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Il Fondamento Costituzionale dei diritti della proprietà industriale : La costituzione italiana non
menziona espressamente la proprietà intellettuale, tutela la proprietà nell'articolo 42 ma non specifica se
si tratta di proprietà tradizionale dei beni materiali o anche della proprietà immateriale delle invenzioni o
del diritto d'autore.
L'articolo 17 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea invece afferma che la proprietà
intellettuale è protetta (non vuol dire in modo rigido). Prudenza da parte del legislatore.
Dubbio sul fondamento (sta nel riconoscimento del lavoro personale o è un premio al contributo dato
allo sviluppo economico)? Alcuni dicono che la tutela sia espressione del lavoro dell’individuo che ha
realizzato queste invenzioni, altri dicono che la tutela debba essere limitata alla sua funzionalità per
realizzare lo sviluppo economico e sociale.
I diritti di proprietà intellettuale devono essere intesi come diritti funzionalizzati quindi non come una
libertà dell'individuo (come può essere libertà di religione, espressione) ma come una libertà di accesso
a queste protezioni giuridiche se e in quanto li esercitano in modo socialmente utile da contribuire al
progresso eco e benessere complessivo.
Funzione sociale delle diverse categorie di diritti di p.i.
Una tutela ampia dei segni distintivi è socialmente utile (tutelare in modo ampio i marchi contribuisca alla
libertà di scelta e orientamento del consumatore. Utilità sociale)
La tutela dei brevetti serve a remunerare gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti ma non
deve eccedere quanto necessario quindi da un lato il brevetto serve a remunerare i grandi costi che
sono richiesti per la ricerca dall’altro lato consente al titolare di questo diritto di fare profitti anche
eccessivi.
Quindi serve un bilanciamento tra tutela dell’innovazione e la tutela dell’utilità sociale ovvero un divieto di
abuso costituisce un punto necessario in questa disciplina quindi DIVIETO DI ABUSO E PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA’.
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3. le intese verticali (tra imprese complementari) es. un produttore di automobili e un
concessionario di vendita di automobili.
Queste diverse categorie di intese sono trattate con maggiore o minore severità, massima per i cartelli,
media per l'intesa orizzontali, minima per l'Intesa verticale.
Il divieto è assoluto solo per i cartelli nel senso che un cartello non è suscettibile di esenzione dal divieto
delle intese e dalle relative sanzioni.
Le altre intese (per esempio una clausola di esclusiva in un rapporto distribuzione) sono esentate dal
divieto se presentano alcune caratteristiche:
1. se contribuiscono a migliorare l'offerta (per esempio un accordo fra più imprese per mettere a
punto un prodotto più efficiente);
2. se accrescono il benessere dei consumatori;
3. se sono indispensabili ai fini del risultato (cioè se la limitazione di concorrenza che creano è un
risultato necessario per poter consentire ai consumatori di fruire in maniera più soddisfacente di
un certo bene);
4. se non bloccano totalmente la concorrenza.
Il divieto di abuso di posizione dominante e il controllo delle concentrazioni
riguarda le condotte unilaterali d’imprese dotate di potere di mercato.
Accanto al grande tema degli accordi fra più imprese indipendenti il mercato può essere distolto dal fatto
che un’impresa, o un gruppo di imprese acquista un tale potere di mercato da poter condizionare la vita
e le attività di imprese minori e di utenti e consumatori dei beni e servizi dei mercati in cui l'impresa
opera (es i giganti del web Google Facebook Amazon che sono cresciuti acquistando una enorme
presenza e un enorme potere nei mercati. Hanno acquisito una leadership).
Il concetto di posizione dominante secondo la giurisprudenza Europea: è un'impresa che può scegliere
le proprie condotte in modo sostanzialmente indipendente dalle reazioni altrui (in quanto alcune imprese
nei mercati in cui operano godono di una libertà di movimento particolarmente ampia esempio possono
modificare i prezzi o i rapporti contrattuali con i fornitori con grande discrezionalità senza essere
condizionati da questi ultimi). Per capire se un'impresa gode veramente di questa posizione dominante
nel mercato si fa ricorso a indici sintomatici, il più importante dei quali è quello della quota di mercato
(esempio google nel suo mercato di riferimento ovvero di ricerca oggi gode di una percentuale di
mercato più del 50%). Ma vi possono essere altri indici che possono modificare il risultato della quota di
mercato per cui è importante anche vedere se la quota di mercato è costante nel tempo o se ha alti e
bassi.
L’abuso di posizione dominante: è l'acquisto di un vantaggio competitivo non fondato sul merito. La
posizione dominante si può acquistare senza incorrere in alcun infrazione di legge (cioè se Google è in
posizione dominante su una serie di mercati non viola per questo alcuna norma di legge) quindi
l'ordinamento non limita e non vincola a tutt'oggi la facoltà delle imprese di crescere sul mercato con
efficienza dei loro prodotti con il successo delle offerte però una volta acquisita una posizione dominante
l'impresa secondo la formula tradizionale del diritto europeo viene investita di una speciale
responsabilità quindi non può comportarsi con la stessa libertà di movimento con cui si comporterebbe
un'impresa priva di potere di mercato. quindi se vuole migliorare ulteriormente la propria posizione nel
mercato deve presentare delle offerte, delle scelte, delle innovazioni che non siano tali da boicottare la
possibilità di concorrenza di altri operatori ugualmente efficienti che passa dalla libera scelta dei
consumatori (concorrenza fondata sul merito che passa dal vaglio del mercato. Alla libera scelta del
consumatore che può sempre rifiutarla).
differenza fra abusi di sfruttamento e abusi di impedimento:
1. abusi di sfruttamento: è costituita da quei comportamenti con cui l'impresa, sfruttando la
posizione di potere di mercato di cui gode, consegue profitti superiori a quelli che potrebbe
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conseguire se non godesse di questa posizione di mercato (es aumenti di prezzi perché ha il
monopolio);
2. Abusi di impedimento: sono caratterizzati dal fatto che l'impresa non mira a trarre guadagni
monopolistici dalla vendita dei propri prodotti ma mira a impedire che dei concorrenti entrano nel
mercato o crescano nel mercato in cui sono già entrati e quindi compie comportamenti di
boicottaggio volti a rendere più difficile attività dei concorrenti (esempio offre prezzi bassi e quindi
i concorrenti non riescono a replicare).
Il controllo delle concentrazioni: riguarda quelle operazioni in cui due o più imprese si fondono in un
sistema organizzativo unitario con una direzione organizzativa unitaria (Va distinta la crescita interna
dalla crescita esterna delle imprese, la crescita interna e quella che un’impresa consegue mediante
investimenti che accrescono le proprie risorse produttive (un'impresa che costruisce un altro
stabilimento), e come tale non è né vietato né condizionato da norme di legge). La crescita esterna è
costituita invece da un fenomeno di crescita della organizzazione produttiva di due o più imprese che
attraverso atti giuridici, contratti ecc. consentono a un determinato centro produttivo di accrescere la
propria presenza nel mercato. La crescita dimensionale interno-esterno è favorita ma vi è il rischio di
concentrazione della concorrenza ovvero le concentrazioni non sono vietate ma sono semplicemente
controllate dalle norme antitrust perché in certi casi possono essere distorsive della concorrenza. In certi
casi le concentrazioni servono a frenare e raffreddare la concorrenza.
Limiti autorizzativi: un'operazione di concentrazione rientra nella competenza autorizzatoria della
commissione europea se il fatturato complessivo supera i 5 miliardi, al di sotto di questa cifra
un'eventuale fusione di più imprese è libera è un contratto per privati non soggetto ad autorizzazione
amministrativa.
Le diverse ipotesi di concentrazione:
1. le fusioni tra più imprese;
2. le operazioni di acquisto del controllo su imprese o parti di imprese: il caso in cui le due
imprese non si fondono in una nuova unità ma un’impresa acquista (esempio pacchetto azionario
oppure acquisto diretto dell’azienda o ramo d’azienda) la possibilità di utilizzare risorse produttive
che già esistevano nel mercato ma prima erano sotto la proprietà e la direzione di altri soggetti;
3. la costituzione di imprese comuni: join venture: è il caso in cui due imprese indipendenti
mettono insieme delle risorse per creare un soggetto nuovo nel mercato a proprietà congiunta e
controllo congiunto.
I criteri di valutazione dell’operazione:
si apre una procedura davanti alle autorità in base alle dimensioni dell’operazione. Ma loro su che criteri
la valutano? Quando lo possono evitare?
Nella stragrande maggioranza dei casi le operazioni di autorizzazione vengono autorizzate sin plicite
perché le autorità non trovano criticità da rilevare però l'ordinamento europeo chiarisce che se le autorità
esaminando il contesto in cui l'operazione di concentrazione è programmata ritengono che la stessa
possa portare una limitazione sostanziale allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato di cui si
tratta possono vietare la concentrazione stessa oppure possono limitarla.
Public e private enforcement, intervento pubblico e aiuti pubblici alle imprese
La competenza è attribuita: alla Commissione Europea e all'autorità antitrust Nazionale (agcm autorità
garante della concorrenza e del mercato).
La distinzione fra questi due livelli di competenza: le norme sostanziali sono le stesse: divieto delle
intese, abuso di posizione dominante (qui la differenza è se l’intesa interferisce con la circolazione delle
merci all’interno o all’esterno del territorio nazionale o negli stati membri), autorizzazione delle
concentrazioni (in base alle soglie di fatturato diverse come detto sopra). La competenza oggi in un
mercato che tende ad essere globalizzato è più spesso che l’autorizzazione sia a livello europeo che
nazionale.
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Principi e regole procedurali: sono quelle di procedimenti amministrativi sanzionatori, l'antitrust europeo
è regolato da norme di diritto amministrativo, ci sono garanzia di diritti di difesa a tutela delle imprese
destinatarie di questi procedimenti che si possono concludere con sanzioni pesanti, ci sono diritti di
accesso dei terzi interessati, ci sono delle fasi dall'avvio del procedimento alla comunicazione delle
risultanze istruttorie fino al provvedimento finale che può essere impugnato davanti al giudice
amministrativo.
Le ammende: procedimenti antitrust si concludono con ammende che possono essere molto pesanti che
possono arrivare fino al 10% del fatturato dell'impresa. Possano concludersi anche con semplici ordini
specifici per esempio ordine di cessazione determinati comportamenti (normalmente però si concludono
con le ammende).
Un'alternativa è costituita dalla chiusura dei procedimenti con impegni: è una sorta di patteggiamento
per cui l'impresa prima che si arrivi all'accertamento dell’infrazione offre di modificare le proprie condotte
del mercato.
Un altro punto del procedimento importante che dobbiamo ricordare sono i programmi di clemenza
costituiti dalla facoltà concessa a un’impresa partecipante a un cartello di confessare l'esistenza del
cartello stesso e di guadagnarsi così una immunità dallo stesso.
Il private enforcement delle norme antitrust: si incentrano soprattutto sul risarcimento del danno
(riguarda la legittimazione attiva e passiva, la legittimazione attiva riguarda qualsiasi soggetto leso
dall'azione delle imprese che hanno violato le norme sulla concorrenza, la legittimazione passiva
riguarda solidalmente tutti i partecipanti al cartello e eventuali altri soggetti che hanno concorso). L’onere
della prova: è facilitato a favore dell'impresa danneggiata. Vi è poi la vincolatività dell'accertamento
compiuto in sede amministrativa dall'autorità antitrust (la parte lesa può rivolgersi semplicemente al
giudice civile).
Sulla quantificazione del danno le norme europee a differenza di quelle americane non ammettono danni
punitivi ma ammetterlo il principio per cui il danno liquidato deve essere esattamente uguale al danno
patrimoniale effettivamente realizzato.
Prescrizione: abbiamo una norma particolarmente favorevole ai danneggiati perché essa comincia a
decorrere soltanto nel momento in cui l'autorità antitrust amministrativa ha concluso il proprio
procedimento con una condanna e riguarda i cinque anni successivi dopo un periodo di grazia
intercorrente.
La nullità di pieno Diritto delle intese anticoncorrenziali dei contratti: in questo caso sono nulli di pieno
diritto.
Sull'operazione di concentrazione non autorizzate vi è una differenza tra il diritto europeo e il diritto
italiano. Quello europeo le dichiara inefficaci quello italiano non contiene una norma altrettanto chiara.
La tutela della concorrenza riguarda anche l'intervento pubblico dei mercati (articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea) impone la parità di trattamento fra imprese pubbliche e private e
limita l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi solo a ragioni di pubblico interesse.
Gli aiuti pubblici alle imprese: si parla di aiuti alle imprese quando attraverso risorse pubbliche viene
attribuito ad una determinata impresa un vantaggio rispetto ai concorrenti. i requisiti di rilevanza Europea
dell'aiuto sono costituiti non solo dal carattere competitivo ma anche dal fatto che l'aiuto incida sul
commercio o sulla circolazione delle merci e dei capitali fra gli stati membri. gli aiuti possono essere
autorizzati o anche esentati con regolamenti di esenzione per categoria. Se un aiuto è irregolare (ovvero
dato da uno stato senza autorizzazione dalla commissione europea) è sanzionata con la nullità e
l’obbligo di recuperare gli aiuti dagli stati membri.
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La contrarietà alla correttezza professionale: Tra le diverse concezioni della correttezza professionale
che si sono succedute nel nostro ordinamento abbiamo la prevalenza della concezione normativa (che
intende la correttezza professionale come rispetto delle regole di buon funzionamento del mercato
sanciti dall'ordinamento). Esempio la pubblicità comparativa era tradizionalmente vietata dagli ordini
professionali ma ora in base alle regole di buon funzionamento del mercato oggi è ammessa se condotta
con termini veritieri.
Le Pubblicità e le pratiche commerciali scorrette ingannevoli quelle che un tempo erano vietate sulla
base delle norme della correttezza professionale oggi sono vietate da norme specifiche (decreto
legislativo speciale 145 del 2007 che vieta la pubblicità ingannevole e un divieto di pratiche commerciali
ingannevoli nel codice del consumo).
Un altro comportamento contrario alla correttezza professionale: è la concorrenza differenziale cioè
quella con cui un soggetto che dispone di segreti commerciali di un altro operatore economico per
esempio chi è stato dirigente di un'impresa o socio di un'impresa e ne esce, non deve utilizzare
nell'interesse proprio e nell'interesse di altre imprese con cui entra in rapporto, i segreti commerciali che
ha acquisito nell'impresa con cui lavorava in precedenza.
Altri esempi di concorrenza sleale:
1. vendita sottocosto: Diventano illecito se realizzate a fini di esplorare il concorrente dal mercato;
2. storno di dipendenti: è ammesso se praticato in modo normale ma non per distruggere l’impresa
altrui (in modo sistematico);
3. atti lesivi della libertà e della dignità del consumatore (per esempio una pubblicità realizzata con
mezzi osceni o appelli a sentimenti religiosi che turbano il consumatore)
4. violazione di norme pubblicistiche (per esempio un operatore che non paga le imposte così
risparmiando sui costi, rispetto al concorrente guadagna un vantaggio competitivo mediante un
comportamento illecito, sul piano amministrativo fiscale o addirittura penale commette anche atto
di concorrenza sleale);
5. violazione di norme in materia di aiuti di Stato.
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b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico
di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.” Oggi la
legislazione stabilisce che: qualsiasi segno può acquisire la qualità ad essere protetto dalla legge purché
possa essere rappresentato nel registro in maniera chiara e precisa per qualsiasi osservatore (ovvero
non deve essere semplicemente descritto ma deve essere registrato in maniera tale che la registrazione
stessa possa essere poi riprodotta da un qualsiasi soggetto interessato). Inoltre sulla base di norme
europee recepite anche dall'ordinamento italiano vi è apertura massima potenziale alla registrabilità di
qualsiasi segno riconoscibile attraverso i sensi umani purché vi siano convenzioni accettate da tutti che
consentono di registrare questo segno in maniera tale che un terzo possa poi riprodurre tramite la
registrazione convenzionale che legge sul registro (anche un profumo).
I segni utilizzabili come marchio
Vi sono segni non destinabili come marchio da parte di alcuno (ovvero segni di uso comune, segni
contrario all'ordine pubblico e al buon costume): norme giuridiche che stabiliscono dei limiti alla
registrabilità di certi segni perché? non perché naturalisticamente questi segni non possono acquisire
l’attitudine a distinguere un'impresa da un'altra, ma perché l'ordinamento non ammette che questi segni
siano appropriati come segni distintivi di carattere esclusivo di un'impresa. l'ordinamento prevede che i
segni di uso comune rimangono a disposizione di tutti come segni di uso comune; per quanto riguarda
invece i segni contrari all’ordine pubblico e al buon costume: l’ordinamento vieta la registrazione perché
tale segno è contrario all'ordine pubblico o al buon costume per esempio usa termini contrari alla morale
corrente o è di intolleranza religiosa/politicamente scorretti come razzisti ecc..
Al di fuori di quei segni vietatati vi sono poi segni suscettibili di libera appropriazione perché utilizzate
con fantasia per esempio pomodoro per disegnare scarpe o la scarpa per disegnare un determinato
prodotto agricolo, possono essere oggetto di appropriazione da parte di chiunque e diventare oggetto di
uso esclusivo come segno distintivo di un determinato prodotto.
Una terza categoria di segni sono quelli destinabili a marchio solo da parte del titolare di un diritto
esclusivo su di essi esempio: i nomi oppure segni che sono già di proprietà di qualcuno (il titolo di un
libro protetto da diritto d'autore). l'ordinamento non vieta in linea generale che sia registrato come
marchio ma ammette che sia registrato come tale soltanto da chi ha già un diritto soggettivo di uso
esclusivo su questo segno in altri versanti dell'ordinamento e può allargare questo esclusivo registrando
questo segno come marchio.
Immagini nomi altrui
1. l'immagine altrui: l'ordinamento è particolarmente rigoroso e tutela il diritto all'immagine come
diritto esclusivo della persona che attraverso l'immagine viene rappresentata (anche se non
famosa). Può vietare di utilizzare per qualsiasi scopo commerciale quindi il diritto sull'immagine è
tutelato in modo assoluto e non può essere registrato il ritratto di una persona altrui da parte di
chi vuole utilizzarlo come marchio se non mediante la previa autorizzazione del titolare del diritto
all'immagine;
2. Nome del titolare problema di registrabilità del proprio nome: in linea di massima ciò è
consentito; però può accadere che si utilizza un determinato nome che sia simile o identico ad un
nome già utilizzato nel mercato e protetto dal diritto di marchio da un’altra impresa, in questo
caso l’ordinamento protegge quello già esistente nel mercato (non posso registrare Ferrero
nell’ambito dolciario perché già presente);
3. Nomi altrui notori e non notori: il nome acquisisce una fisionomia fantastica in quanto viene
disegnato un personaggio tipici di un certo ambiente o di un certo settore e possono essere
registrati legittimamente come marchi purché non siano lesivi della dignità personale della
reputazione del soggetto di cui si tratta e dei soggetti che possono portare occasionalmente
proprio quel preciso nome. Può accadere invece che un determinato nome sia legato a una
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persona che ha acquisito una certa notorietà: in questi casi non è ammessa la registrazione da
altri soggetti se non tramite la previa autorizzazione del titolare.
4. Stemmi e segni di proprietà pubblica seguono la stessa regola e possono essere utilizzati dal
titolare oppure utilizzati da terzi con consenso.
I segni geografici
L’art. 13 c.p.i: disciplina il divieto di registrare marchi che desiderano la provenienza geografica del
prodotto (l'ordinamento avvicina il nome geografico alla disciplina dei segni di uso comune). Però questa
regola non è affermata in modo assoluto perché finirebbe per creare un limite alla stessa efficiente
organizzazione del mercato perché in molti casi avere una designazione di un prodotto mediante un
nome geografico che ne indica la provenienza è un elemento utile per lo stesso consumatore. quindi il
principio di fondo è che vi è un divieto di massima dell’appropriazione di nomi geografici solamente nei
casi in cui tale appropriazione possa comportare l'acquisizione di un privilegio nella presentazione dei
prodotti sul mercato rispetto a possibili concorrenti che operano nella stessa zona.
Vi è poi la possibilità di accostamenti di fantasia ovvero quella di utilizzare un nome geografico come
nome palesemente di fantasia non legato alla zona di origine del prodotto, quindi non utilizzato per
indicare una certa provenienza geografica del prodotto ma utilizzato come nome di mera fantasia.
I marchi di forma
tridimensionale in genere o coincidenti con la forma del prodotto: oggi la forma può essere anche
utilizzata come marchio ma vi sono impedimenti alla registrazione per le forme standardizzate funzionali
o aventi valore sostanziale (l'ordinamento ammette che la forma di un prodotto diventi di uso esclusivo
mediante la sua registrazione come marchio però non vuole che ciò accada a deperimento del possibile
normale sviluppo dei modi di presentazione dei prodotti nel mercato per cui se una forma è già una
forma standardizzata come può essere quella di una bicicletta non è consentito a nessuno di registrarla
come marchio e di appropriarsi di questo segno).
La capacità distintiva
si distinguono:
1. marchi forti: Il marchio di pura fantasia è forte ed è tutelato nella sua interezza.
2. marchi deboli: descrivono il prodotto però se esempio macelleria (privo di segno distintivo e
quindi non registrabile).
Entrambi però sono registrabili e valido ma la protezione ricevuta da parte di terzi che lo utilizzano è
differente. Il marchio parzialmente descrittivo è tutelato solo nella parte originale perciò per certi prodotti
può aversi una pluralità di marchi consimili.
Carattere dinamico della distintività (secondary meaning) sono: fenomeni linguistici di mutamento di
significato di un segno. Le lingue si evolvono e il significato dato da alcune espressioni linguistiche
variano nel tempo quindi inizialmente un certo nome/segno usato prima genericamente, ma però per
l’uso frequente può diventare proprio quindi siamo di fronte al fenomeno secondary meaning. L’acquisto
del carattere distintivo deriva dall'uso che ne è stato fatto e deriva dagli investimenti pubblicitari e quindi
ne necessita la relativa tutela. l’onere della prova è a carico di chi invoca l’applicazione della norma del
s.m.
L’articolo 13 del codice di proprietà industriale al comma 4: “il marchio decade se per il fatto delle attività
o delle attività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o
servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva”. È un fenomeno speculare al s.m. (qui
acquisizione del carattere di nome proprio che originalmente era comune) qui invece abbiamo una cosa
opposta ovvero inizialmente un certo segno veniva usato come marchio ma nell’uso linguistico viene
utilizzato per designare un prodotto (bretelle). Quindi se si presenta questa fattispecie si dice che il
marchio è volgarizzato, cessa di essere tale e diventa un segno generico che ognuno può utilizzare.
vi sono due limiti alla norma: il fenomeno di volgarizzazione del marchio deve essere avvenuto con il
contributo attivo o passivo di tolleranza del titolare originario del marchio (se il titolare originario lo tutela
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in tutti i modi ma siamo di fronte ad un ostacolo giuridico alla volgarizzazione del marchio), se ciò non
accade ed è lo stesso titolare del marchio ad usarlo come segno generico del prodotto aggiungendovi
poi dei nomi propri caratterizzanti o viceversa via questo fenomeno di intolleranza il marchio si
volgarizza e decade.
Una seconda precisazione importante è che la decadenza del marchio per volgarizzazione si ha solo
quando l'uso generalizzato del segno come nome comune sia avvenuto nel commercio dice la legge
quindi non soltanto quando sia avvenuta nella comunicazione fra i consumatori o nell’uso giornalistico
(ad esempio se ci lo mettono nel vocabolario).
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(mettendo davanti agli occhi del consumatore soltanto il marchio nuovo e lasciando poi che il marchio
precedente sia ricordato soltanto a memoria).
TEST DEL CONSUMATORE MEDIO TIPICO DEL PRODOTTO: molta incertezza. il test di confondibilità
può portare a un certo risultato anziché ad un altro a seconda che il consumatore che venga utilizzato
come campione è un soggetto particolarmente attento o viceversa. l'ordinamento ha indicato due criteri
da applicare: il primo criterio è quello del consumatore medio tipico, quindi se il prodotto è un prodotto di
alta complessità tecnica il rischio di confusione derivante dal marchio chiaramente è molto inferiore a
quello che si ha per prodotti di uso comune; la giurisprudenza considera che un consumatore medio
europeo è comunque un soggetto mediamente istruito e quindi riesce a riconoscere ed è attento.
LA TUTELA DEL MARCHIO CELEBRE: la tutela extra merceologica: (cioccolatini chiamati fiat sono in
commercio, ma non sono fatti dalla fiat macchina ma si riteneva che non creasse confusione) quindi è
legittimo che un marchio che non è molto celebre acquisti lo stesso marchio di un marchio celebre
(esempio Ferrari) quindi un soggetto non concorrente diretto attribuisce a questo soggetto che utilizza il
marchio celebre un vantaggio indebito rispetto ai propri concorrenti perché c'è quel surplus quindi i
marchi celebri che non sono iscritte in registri particolari, sono marchi registrati come tutti gli altri, ma che
di fatto hanno acquistato agli occhi dei consumatori questa notorietà particolarmente elevata, godono di
una tutela extra merceologica.
L'articolo 20 del codice dispone dunque: ”Se l'uso del segno anche a fini diversi da quello di
contraddistinguere prodotti e servizi senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi” ecco l'uso in questo caso
è vietato.
Limiti al diritto di esclusiva
vi sono alcuni usi leciti del marchio altrui: ovvero liceità dell'uso del segno altrui in funzione descrittiva:
pur essendovi una tutela molto ampia del marchio, l’ordinamento vuole che comunque questo non
impedisca che nella libera espressione del pensiero della comunicazione e anche nel commercio si
possa utilizzare il marchio altrui quando ciò non crea indebito vantaggio ma sia giustificato da specifiche
ragioni di carattere commerciale, es: destinazione del prodotto, componenti modellini, presentazione di
prodotti nell’e-commerce ecc.
Significa che ci sono vari casi in cui un marchio altrui può essere legittimamente richiamato perché ciò è
necessario per far comprendere al consumatore una determinata destinazione di un prodotto esempio
un pezzo di ricambio. in casi del genere è del tutto legittimo che il produttore di questo oggetto da un lato
utilizzi il suo marchio per non creare confusione ma dall'altro lato dica nella presentazione del prodotto
che il prodotto può essere utilizzato per pezzo di ricambio (finalità di corretta informazione e non per
acquisire un vantaggio indebito).
Cessione e licenza di marchio
Il marchio come bene liberamente trasferibile: Il marchio può essere anche oggetto di licenze esclusive o
non esclusive (attribuzione del diritto di godimento temporaneo del marchio). in questo caso
l'ordinamento consente il fenomeno ma impone al titolare di controllare mediante apposite clausole altri
strumenti di controllo.
Trascrizione: il marchio è una sorta di bene mobile registrato cioè la cessione licenza di marchio devono
essere pubblicizzate ai fini di opponibilità ai terzi in un apposito registro tenuto dagli uffici competenti.
La nozione di “uso effettivo” vi è uno spazio temporale entro il quale il titolare del marchio registrato può
programmare il suo utilizzo del segno però questo tempo non è illimitato. l'uso effettivo può essere un
uso commerciale di vario genere, occorre però che non sia un uso effettivo. Mancata difesa del marchio
e convalidazione di marchi originariamente confondibili: può accadere che il titolare del marchio continua
a usarlo ma non lo difenda in maniera puntuale fenomeno simile a quello della volgarizzazione.
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LEZIONE 6 MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Marchi individuali destinati all'uso plurimo
può accadere che vi siano situazioni di titolarità del marchio da parte di più soggetti oppure può
accadere che un marchio di un determinato soggetto sia destinato a essere utilizzato da una pluralità di
soggetti sotto il controllo del titolare del marchio. il principio generale è quello dell'ammissibilità del
fenomeno ma divieto di uso decettivo: un marchio individuale può essere poi utilizzato da più soggetti
indipendenti purché non si realizzi una situazione di decettività (che non si verifica una situazione di
inganno: franchising in cui il marchio viene utilizzato da più imprese indipendenti che si presentano con il
proprio nome agli occhi del consumatore ma utilizzano il marchio del franchisor. il consumatore abbia
un'informazione corretta sul tipo di prodotti).
Come:
1. marchi individuali di consorzi o cooperative: è un fenomeno analogo a quello della rete di
franchising anche se giuridicamente diverso: tutti gli operatori che appartengono a quel
determinato consorzio o alla cooperativa potranno utilizzare quel marchio a differenza che
potranno affiancare al marchio generale del Consorzio il marchio della loro impresa.
2. Marchi di gruppo: gruppi industriali caratterizzata da una società holding e da diverse società
controllate (i gruppi hanno interesse a crearsi una reputazione complessiva e a creare un
marchio generale). È un fenomeno che dovrà essere governato dal titolare del marchio in
maniera tale che non si creino disinformazioni.
3. Contitolarità del diritto di marchio individuale: difficile da conciliare con il principio di esclusiva. i
soggetti contitolari del marchio devono mettersi d'accordo sul loro utilizzo.
4. Gli accordi di coesistenza soggetti indipendenti, a differenza del Franchising o dei consorzi i
titolari si mettono d’accordo che i rispettivi marchi rimangono ambedue in uso nel mercato. deve
sempre utilizzata con ragionevolezza nel rispetto del principio di corretta informazione del
consumatore (garantiscano che il consumatore non sia ingannato).
DISTINZIONE TRA MARCHI COLLETTIVI E MARCHI DI CERTIFICAZIONE
i marchi collettivi: sono marchi nella titolarità di associazioni di produttori di beni o servizi o
commercianti e servono a distinguere i prodotti degli appartenenti all'associazione da quelli di altri
operatori economici: situazione giuridicamente diversa da di prima perché avevamo un soggetto
titolare unico e più soggetti che utilizzavano il marchio oppure più soggetti indipendenti con accordi
di coesistenza. Qui invece col marchio collettivo: marchio di cui è titolare una associazione di
produttori, imprenditori che potrà essere utilizzato da tutti gli appartenenti all'associazione e in
quanto appartenenti all'associazione.
marchio di certificazione: marchi di certificazione sono marchi nella titolarità di un qualsiasi
soggetto idoneo a verificare e garantire certe qualità dei prodotti così contrassegnati e a tale scopo
concesso in uso a terzi produttori: marchio di cui è titolare un ente (pubblico-privato) il quale si
presenta sul mercato come soggetto certificatore cioè che garantisce mediante propri sistemi di
controllo che i prodotti o i servizi che vengono contrassegnati rispettino determinati standard
produttivi (qualità). (Quindi non più una associazione di produttori ma un marchio di cui è titolare un
unico soggetto che non lo utilizza in proprio)
Altri caratteri differenziali tra i marchi collettivi e di certificazione:
per i collettivi: non è richiesta una garanzia di qualità ma sono il rispetto del principio di verità;
I marchi collettivi e marchi di certificazione nazionali: possono essere costituiti anche da segni
geografici ma ciò non può impedire l'uso dello stesso segno scopo descrittivo da parte di imprese
estranee all'associazione (i marchi ad uso plurimo collettivi o di certificazione che designano una
determinata provenienza geografica sono in grado di attribuire ai soggetti che possono utilizzare
questi marchi un vantaggio competitivo notevole rispetto ad altri soggetti, quindi cautela)
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Viceversa per i marchi di certificazione nazionale italiano che consente anche di certificare la
provenienza geografica dei prodotti ma il marchio di certificazione europeo non da questa chance.
DISCIPLINA COMUNE DEI MARCHI COLLETTIVI E DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE Necessità
di un regolamento d'uso: in ambedue i casi perché il marchio possa essere registrato il soggetto
titolare , associazione o soggetto terzo imparziale che sia, deve corredare la domanda di
registrazione da un regolamento d'uso (nel caso del marchio collettivo dovrà corrispondere con lo
statuto dell'associazione e con le regole di ammissione e con le regole di funzionamento
dell'associazione e per quanto riguarda il marchio di certificazione dovrà indicare qual è la qualità
che viene certificata e deve indicare le modalità mediante le quali si verificherà nel corso della sua
attività che il marchio venga utilizzato in modo conforme al regolamento stesso.
Principio di parità di trattamento della porte aperte: possono attribuire a coloro che utilizzano questi
marchi un vantaggio competitivo significativo nei confronti di altri soggetti che di questo marchio non
possono avvalersi per cui i regolamenti d'uso dovranno rispettare il principio della porta aperta cioè
parità di trattamento per cui qualsiasi nuova impresa che sia in grado di rispettare i regolamenti
disciplinari di produzione e sia in grado quindi di presentare un prodotto equiparabile a quello delle
imprese già presenti e che utilizzano il marchio di uso plurimo di certificazione potrà accedere all'uso del
marchio medesimo.
Sanatoria ex articolo 25 codice proprietà industriale mediante modifica del regolamento: riguarda il
regolamento d'uso, che consente di correggere in itinere il regolamento mantenendo comunque la
validità della domanda presentata.
Marchi collettivi
i soggetti del marchio collettivo possono essere: ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI o PERSONE
GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ovvero la legge prevede che enti pubblici possono registrare
marchi collettivi ma si deve trattare di enti pubblici aventi carattere associativo (esempio un ordine
professionale).
Cause decadenza e nullità del marchio collettivo: ci sono tutte le cause di decadenza generali ovvero:
non uso quinquennale, volgarizzazione, decettività sopravvenuta (ingannevolezza).
Vi sono poi alcune cause di decadenza speciali: quanto e se il titolare non prende misure irragionevoli
per impedire utilizzazione del marchio collettivo non conformi al regolamento (possiamo avere una
decadenza per cattivo uso ovvero quando il titolare del marchio non fa rispettare il regolamento d'uso
esempio siano ammessi nella sua gestione soggetti che non hanno le caratteristiche stabilite dallo
statuto oppure quando il titolare utilizza il marchio in modo da indurre in errore il pubblico oppure per
iscrizione non autorizzata di modifiche al regolamento).
Marchi di certificazione art 83 Regolamento UE/1001/2017
“Sono marchi di certificazione i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del
marchio in relazione al materiale al procedimento di pubblicazione dei prodotti o alla prestazione del
servizio alla qualità alla precisione o ad altre caratteristiche ad eccezione della provenienza geografica
da prodotti e servizi non certificati.” Questa è la definizione europea che esclude che il marchio di
certificazione possa certificare la provenienza geografica mentre consente che possa certificare tutte le
altre qualità dei prodotti oppure qualità del procedimento. Il segno di certificazione garantisce i
consumatori su queste caratteristiche dei prodotti.
Titolarità del marchio di certificazione: titolare può essere qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata purché non svolgono un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Deve essere un soggetto terzo che certifica, non deve entrare in concorrenza (è dunque imposto un
dovere di neutralità del titolare del marchio di certificazione rispetto ai soggetti abilitati. Possono essere
anche soggetti legittimati a registrare marchi collettivi ma anche per esempio associazione di
consumatori).
Decadenza e nullità del marchio di certificazione
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Cause decadenza specifiche: perdita dei requisiti da parte del titolare; insufficiente controllo sul rispetto
del regolamento; utilizzo scorretto del marchio di certificazione; la modifica non autorizzata del
regolamento.
Cause di nullità specifica: l'irregolare registrazione del marchio di certificazione.
Indicazioni geografiche semplici e protette
“Le indicazioni geografiche semplici sono segni di uso collettivo di fatto soggetti al rispetto del principio di
verità”: ciò significa che chiunque può nel presentare i propri prodotti nel mercato indicare liberamente la
fonte di provenienza geografica del prodotto medesimo. se non vi è alcuna dop e IGP denominazione di
origine protetta, l’indicazione geografica semplice è nella libera disponibilità di qualsiasi soggetto purché
non venga utilizzata come marca ma venga utilizzata come indicazione geografica veritiera. Deve
essere aggiunto al segno distintivo es nome proprio del produttore.
“Le indicazioni geografiche protette sono sostanzialmente segni di uso collettivo a gestione
amministrativa pubblica”: ciò significa che in certi casi la particolare qualità che si riconosce una certa
provenienza geografica ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità che questa indicazione
geografica abbia una particolare protezione pubblicistica e quindi diventi un segno di uso esclusivo dei
produttori di una determinata zona soltanto e riconosciuta con provvedimenti amministrativi che passano
dalla regione ma poi anche dal Ministero dell'Agricoltura e poi infine della Commissione Europea.
La giurisprudenza Europea ha affermato la competenza esclusiva dell'Unione Europea in materia e con
divieto di creazione di IGP nazionali: L'Unione Europea ha voluto evitare che queste indicazioni
geografiche protette, che danno una protezione molto forte, fossero utilizzate in maniera autonoma da
ciascuno Stato membro. (competenza esclusiva dell'Unione Europea nell’istituire nuove denominazioni
di origine protette o indicazioni geografiche protette).
La ratio della disciplina delle indicazioni geografiche protette non è solo quella di tutelare l'efficienza
dinamica dei mercati bensì anche quella di proteggere le piccole medie imprese del settore
agroalimentare e di mantenere e incentivare la realizzazione dei prodotti agroalimentari su base
territoriale (in questo caso l'uso descrittivo della denominazione per prodotti che hanno le stesse
caratteristiche ma vengono prodotti al di fuori del territorio a cui si riferisce la denominazione geografica
protetta) (esempio il parmigiano reggiano: un’impresa che segue esattamente il disciplinare e pretenda
di produrre un prodotto aventi le stesse caratteristiche non può utilizzare il termine parmigiano in modo
descrittivo e in maniera da evocare la denominazione di origine protetta). Da qui una tutela rafforzata
delle denominazioni che va oltre il rischio di confusione (divieto di uso evocativo, divieto di uso
descrittivo della denominazione).
Diverse categorie di indicazioni geografiche protette
1. DOP denominazione di origine protetta che indica l'origine geografica delimitata del prodotto in
questione, indica caratteristiche dipendenti dall'origine geografica e le fasi di produzione nella
zona geografica delimitata. fa sì che vi sia un vincolo territoriale particolarmente intenso legato
all'idea che al di fuori di quel determinato territorio non si possa realizzare un prodotto di qualità
equivalente e comparabile a quello che si produce nel territorio medesimo;
2. IGP indicazioni geografiche protette, in questo caso abbiamo le stesse caratteristiche di prima
con una differenza per cui la produzione si svolge per almeno una delle fasi nella zona
geografica delimitata. Rigorosissimo per DOP (dalla materia prima fino al ciclo produttivo) mentre
IGP è meno rigido e quindi è sufficiente che vi sia una parte sostanziale del processo produttivo
che si realizzi in una determinata zona;
3. STG specialità tradizionale garantita in cui si richiede solo che il prodotto corrisponda ad una
pratica tradizionale ovvero pizza napoletana dovrà avere delle particolari caratteristiche
merceologiche.
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LEZIONE 7 - DISEGNI E MODELLI
La funzione della disciplina
La tradizione storica della protezione dei disegni e modelli: dalla distinzione per modelli di utilità e
modelli ornamentali alla tutela unitaria
Il disegno industriale: acquistò nel corso del tempo importanza economica e culturale. Nel passato non
vi era una protezione specifica dei prodotti di disegno industriale e la protezione mediante il diritto
d'autore era considerata inconcepibile (in passato il marchio era considerato come un segno che si
aggiungeva al prodotto). il brevetto per invenzione non era neanche concepibile.
Da qui l'esigenza che si andò affermando di individuare una disciplina speciale e nuova per i prodotti
frutto di creatività intellettuale e di investimenti aziendali cospicui che giustificavano un meccanismo di
premio e incentivo.
In un primo tempo furono individuate due discipline distinte: una per i cosiddetti modelli di utilità o piccole
invenzioni (cioè nuove forme di prodotti già conosciuti che presentassero una qualche comodità o utilità
in più – esempio occhiali con caratteristiche con filo d’acciaio molto confortabile e utilità maggiore),
dall’altro lato vi era una disciplina per i modelli ornamentali che erano caratterizzate da un particolare
pregio estetico.
Da diversi anni queste due discipline sono state fuse in una disciplina unitaria della tutela dei disegni e
modelli (disegni sono quelle forme di carattere bidimensionale come per esempio la decorazione di un
tessuto o di una carta da parati, i modelli possono invece avere carattere tridimensionale e quindi
possono riguardare la forma intera di un certo prodotto e sono da un certo punto di vista le figure più
importanti).
oggi un disegno modello può essere tutelato purché vi siano caratteristiche generali legate alla ratio
della disciplina, ovvero:
1) si ha la protezione di qualsiasi forma esterna di prodotto purché originale e nuova;
2) finalità di incentivo all'innovazione formale del prodotto, (quindi oggi qualsiasi forma originale e nuova
non importa che abbia pregio estetico non importa che abbia una funzionalità, ciò che importa è che la
forma abbia carattere di originalità e di novità). La ratio di questa disciplina è di sostenere gli investimenti
delle imprese nel disegno industriale, nella elaborazione di nuove forme di prodotti per contribuire a
quella evoluzione del gusto) (principio di dinamismo dell'intero sistema economico). Queste forme
possono diventare ad uso comune a scadenza del titolo e contribuire all’innovazione generale.
Gli elementi fondamentali della fattispecie: la percepibilità esteriore (la forma di cui si tratta sia una forma
riconoscibile dall'esterno quindi se per ipotesi fosse inventata una nuova forma di un elemento interno di
un motore per auto questo potrebbe avere una tutela brevetto per invenzione ma mai come disegno e
modello perché non vi è una percepibilità esteriore di questa forma); l'incorporazione applicazione ad un
prodotto: sia parte integrante di un prodotto; carattere industriale o artigianale del prodotto: non deve
essere collegata non una espressione artistica come può essere un pezzo di una scenografia teatrale
destinata a essere utilizzata per un determinato spettacolo ma deve essere un qualche cosa che sia
suscettibile di far parte di un processo industriale o artigianale di produzione avente quindi carattere di
ripetizione nel tempo. esempio: il quadro di un artista può avere altri tipi di tutela (Diritto d'autore) ma
non può avere quelle caratteristiche proprie del disegno o modello industriale.
L'individualità della forma e il requisito della novità
1. Il carattere individuale: Individualità e novità questi due concetti devono essere distinti. Un
prodotto può essere assolutamente nuovo ma privo di requisiti di originalità che lo possono far
distinguere da prodotti appartenenti ad altre serie ad altre categorie (possono esserci prodotti
che pur avendo queste caratteristiche di novità assoluta (esempio tavolo con forma strana) ma
non presentano le caratteristiche individualizzanti proprie di un prodotto destinato a essere
presentato come prodotto seriale sul mercato). Quindi può esserci un prodotto ma visto prima
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che però non si presenta come un prodotto caratterizzato da una forma particolare che consente
di identificarlo nel mercato come un prodotto avente delle caratteristiche sue proprie.
2. Sinteticità del giudizio: l'individualità del prodotto che lo distingue da altri prodotti è un oggetto di
una valutazione che l'osservatore esterno fa (poltrona nuova possiamo dire che questo prodotto
non presenta alcune caratteristiche di originalità non presenta una sua fisionomia individuale)
Ecco questa valutazione inevitabile è frutto di un giudizio sintetico giudizio che l’osservatore fa
osservando il prodotto nel suo insieme non procedendo ad un'analisi dettagliata dei singoli.
3. Standard dell'utilizzatore informato: per quanto riguarda la confondibilità dei marchi e dei segni
distintivi in genere abbiamo detto che lo standard è quello del consumatore medio del prodotto.
Per ciò che riguarda i modelli lo standard è un po' diverso la legge parla dell'utilizzatore informato
del settore (maggiore approfondimento). Questa scelta dell’utilizzatore informato è una scelta che
il legislatore ha compiuto per favorire e non per ostacolare la protezione di nuovi disegni e
modelli.
Requisito della Novità:
Mancanza di divulgazione anteriori: la legge non ammette che siano registrati come disegni e modelli al
fine di ottenere la protezione che tra l’altro può arrivare fino a 25 anni (produzione di 5 anni rinnovabile
per 5 periodo di 5 anni quindi per non termina complessivo di 25 anni) forme che non abbiano carattere
di novità (devono avere sia carattere individualizzante di originalità ma deve essere anche nuovo). Se si
tratta infatti di una forma utilizzata alcuni anni fa poi messa da parte e ora venisse ripresa con una
domanda di brevetto non ci sarebbe una novità. Non deve essere quindi divulgata in precedenza.
Periodo di tolleranza di registrazione di un anno;
la divulgazione in ambienti limitati: nel periodo in cui questa forma rimane segreta ovvero fino a che si
tratta di forme utilizzate in una fase di progettazione esse sono da considerare segreti commerciali e
come tali protetti dalla legge. Non è divulgata al pubblico ma solo a conoscenza di alcuni soggetti che ci
stanno lavorando (clausole di riservatezza).
I prodotti complessi (Tutela di disegni e modelli riguardanti la singola componente di un prodotto): la
disciplina dei disegni e modelli può riguardare il prodotto nel suo insieme però vi sono anche numerosi
prodotti che arrivano sul mercato come risultato dell'assemblaggio di componenti diversi e poi vengono
presentate nel mercato dal produttore del prodotto finale. (esempio auto). il legislatore ha stabilito che la
protezione può riguardare la forma dell'automobile o diciamo del prodotto complesso nel suo insieme,
come può riguardare la formula della singola componente quindi può essere tutelato anche un singolo
segno distintivo del prodotto esempio forma dei fanali.
La registrazione e i diritti dei dipendenti
La registrazione e la legittimazione a registrare: la legge indica che la registrazione appartiene all'autore
del disegno o modello; nella maggior parte dei casi però i disegni e modelli sono realizzati su
commissione (ad un terzo esperto esempio artista): in questo caso la legittimazione apparterrà al
committente in base ad un contratto.
Distinzione tra diritto patrimoniale e diritto morale: il primo è quello di registrare e di utilizzare
patrimonialmente e economicamente il nuovo prodotto, invece il diritto morale cioè il diritto di essere
riconosciuto autore dal punto di vista della creazione intellettuale (diritto della personalità).
disegni e modelli non registrati: vi è una disciplina analoga a quella dei segni distintiva ma un po' diversa
in quanto il disegno modello non registrati sono tutelati solo per un periodo di tempo limitato, a differenza
del marchio per il quale la tutela può essere illimitata nel tempo purché si continui nell'uso, nel caso di
disegni e modelli non registrati vi sono tutele limitate nel tempo a 3 anni anch’esse limitata all’uso
effettivo. finalità di offrire alle imprese industriali che operano in certi settori in cui il rinnovamento
estetico è particolarmente rapido nel tempo un mezzo di tutela limitato, un mezzo di tutela che però
comporta la divulgazione della forma medesima, decorsi tre anni il modello non registrato non può
essere trasformato in un modello registrato (perché mancherebbe il requisito principale di novità).
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Disegni modelli creati da dipendenti: non sempre le aziende si rivolgono a designer esterni; se è svolto
dall’ufficio interno di progettazione in questo caso sulla base della legislazione si ha un’attribuzione ex
legge del diritto patrimoniale all'imprenditore datore di lavoro e non al dipendente il quale è tutelato
soltanto dall’attribuzione del diritto morale.
LEZ 8 I BREVETTI PER INVENZIONE OGGETTO E REQUISITI
Funzione del brevetto
Il dibattito sulla giustificazione dell’esclusiva brevettuale: discussioni varie sull’attribuzione da parte
dell’ordinamento di un diritto di monopolio, sia pure temporaneo, a favore dell'Innovatore che introduce
sul mercato una novità costituita da un'innovazione tecnica. Questo strumento giuridico nacque nella
Europa mercantilistica come frutto di una scelta discrezionale che i monarchi del tempo facevano a
favore dei soggetti che si erano resi meritevoli di particolare innovazione, es: Galileo che inventò il
cannocchiale. Il monopolio era sin dall'inizio però concepito come un monopolio temporaneo; Perché
monopolio temporaneo? Perché in questo mondo l'ordinamento cerca di sposare due finalità: la prima è
quello di incentivare l'innovazione, la seconda è quella di incentivare l'acquisizione di una tecnica
innovativa da parte di tutto un settore produttivo.
Prima che venisse inventato il brevetto per invenzione con il suo monopolio temporaneo, il produttore di
merci che avesse messo appunto una particolare tecnica innovativa e volesse valorizzarne per trarre
motivo di profitto aveva un solo strumento che era quello del segreto del mestiere. Questo però fu
considerato inefficiente e antisociale perché la scomparsa di un determinato produttore di un particolare
pregio facesse sì che costui portasse con se nella tomba i propri segreti (nessuno è in grado di produrre
particolari strumenti). da qui questo monopolio temporaneo si giustifica socialmente perché stimola
l'innovazione ma contemporaneamente impone all'inventore di rendere comuni a tutti i possibili imitatori
legittimi, una volta scaduto il brevetto per invenzione, le innovazioni che ha realizzato, in questo modo si
realizza un risultato socialmente utile che è quello della diffusione dell'Innovazione in tutto un settore
produttivo.
si contrappone una visione opposta secondo cui una innovazione può essere premiata dal mercato già
per il solo fatto di arrivare per prima e non occorre che l'ordinamento aggiunga a ciò una protezione di
tipo monopolistico che attualmente è 20 anni. Ritengono eccessiva la durata.
Dalle invenzioni occasionali all’invenzione incrementale: queste critiche al diritto di brevetto: ora però
nella nostra era l'innovazione non è più costituita dalla eccezionale e occasionale introduzione del
mercato di un prodotto completamente nuovo frutto di un colpo di genio di un particolare soggetto
(esempio cannocchiale di Galileo) ma la gran parte delle innovazioni industriali che diventano brevetti
per invenzione la maggior parte delle innovazioni sono frutto di programmi di ricerca di carattere
continuativo che vengono svolti all'interno di laboratori. Secondo molti critici se ormai il processo
produttivo è caratterizzato da questo è necessario che sia protetto dalla sua capacità tecnica stessa e
quindi il brevetto non è giustificato. Mentre altri dicono che tali innovazioni vanno protette tramite
brevetto. Infatti nel diritto positivo si prosegue su questa ultima strada: il brevetto per invenzione
continua a essere riconosciuto soprattutto nella biotecnologia; l’ordinamento considera anche che il
diritto di brevetto può portare ad una iperprotezione sicché impone poi al titolare del diritto di brevetto
una serie di doveri comportamentali nei confronti di altri soggetti del mercato che portano a prevenire
possibili abusi del diritto di brevetto.
Oggetto di brevetto per invenzione
La definizione classica: l'invenzione come soluzione originale di un problema tecnico: occorre cioè
perché si possa acquisire la protezione che la creazione intellettuale che viene presentata si presenti
come soluzione originale di un problema (frutto di un apporto creativo) e occorre poi ché questa
soluzione consenta di superare un problema tecnico che fino a quel momento limitava la possibilità di
offrire sul mercato determinati prodotti utili.
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L’originalità dell’invenzione: art 48 del Codice della proprietà industriale individua “esperto del ramo” e
“stato della tecnica”: è originale qualsiasi soluzione che per un esperto del ramo non risulti evidente sulla
base della conoscenza (non viene preso il consumatore ma un tecnico del ramo aggiornato). Il concetto
di originalità non va confuso con il concetto di novità dell'invenzione, la novità come tale non implica
originalità, una soluzione originale di un problema tecnico è qualcosa che un tecnico medio, per quanto
bravo, non sia in grado di realizzare e che potrà essere realizzato soltanto quando attraverso uno sforzo
individuale o collettivo si introduca un una tecnica produttiva innovativa non prevista sulla base della
conoscenza.
La novità dell'invenzione è caratterizzata innanzitutto dalla Stato della Tecnica, comprende tutte le
anteriorità opponibili (si riferisce a tutti i brevetti che sono stati chiesti o sono stati pubblicati nel momento
in cui un osservatore si pone esempio se io ho inventato un certo prodotto e voglio andarlo a registrare e
sono convinto che il prodotto sia nuovo posso trovarmi però di fronte ad una domanda antecedente alla
mia e in questo caso purtroppo la mia aspettative saranno deluse, perché lo Stato della Tecnica
comprende non solo tutto ciò che è di fatto conosciuto ma anche tutto ciò che sul piano giuridico è stato
fatto oggetto di domande precedenti).
La predivulgazione: accanto alle domande di brevetto già presenti e inserite nei registri o comunque
acquisite dall'ufficio e opponibili al soggetto che voglio entrare nel mercato con un determinato prodotto
tecnico, un'altra ragione che può far venir meno il requisito della novità del brevetto è costituita da una
cd predivulgazione: cioè dal fatto che l'oggetto del brevetto sia stato comunicato dal creatore o da altri al
pubblico (esempio se ne parla in un convegno pubblico o pubblichi un articolo prima della domanda)
quindi la possibilità di fare la domanda.
Limiti alla brevettabilità
La liceità dell'invenzione:
1. Casi di contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume : l'ordinamento non può proteggere
invenzioni che siano destinati ad attività criminali o ad attività comunque contrarie ai principi
generali dell'ordine pubblico e del buon costume;
2. Invenzioni biotecnologiche escluse (articolo 81 quinquies c.p.i.) : una valutazione simile riguarda il
settore biotecnologico qui la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume era piuttosto
delicata da applicare e il legislatore non ha voluto lasciare agli uffici amministrativi e ai giudici una
discrezionalità nello stabilire ciò che è contrario all'ordine pubblico e ciò che non lo è, e quindi ha
sancito direttamente nella legge dei limiti alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche
(quindi non è brevettabile una caratteristica del corpo umano a scopo genetico, non sono
brevettabili procedimenti di clonazione umana);
3. Creazioni intellettuali non brevettabili: 1. Scoperte e Teorie: la legge per varie ragioni diverse da
quelle di contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume, ma ragione comunque di principio
derivanti dalle scelte fondamentali dell'ordinamento non ammette che siano brevettate che
diventano monopolio di alcuno: le scoperte scientifiche e le teorie (perché? le conoscenze
relative e le teorie relative alla spiegazione dei fenomeni naturali devono far parte della cultura
generale e non possono diventare monopolio con possibilità di sfruttamento economico da parte
di nessuno). 2. Piani e regole: anche queste sono creazioni intellettuali che possono avere una
potenzialità economica notevole. non possono essere oggetto di brevetto per invenzione,
possono essere tutelate mediante il Diritto d'autore (potrebbe brevettare una scacchiera ma non
brevettare le regole del gioco perché una volta inventate sono di dominio pubblico) 3.
Presentazione di informazioni e banche dati; 4. Software: riguarda i programmi per elaboratore e
software; 5. Metodi diagnostici e terapeutici: qui vi è una ragione di carattere etico si ritiene cioè
che una volta messo a punto un metodo diagnostico terapeutico non sarebbe moralmente
accettabile un diritto di monopolio sull'impiego di questo metodo; 6. Le razze animali: un altro
limite di carattere etico.
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4. Diritti di esclusiva speciali sono: 1. le nuove varietà vegetali: requisiti necessari: novità
distintività omogeneità e stabilità. i produttori del settore hanno ottenuto una protezione che non
è chiamata brevetto per invenzione ma ha una struttura concettuale molto simile. La durata è di
20 anni che può essere elevata a 30 per i prodotti a fusto legnoso. La nuova varietà vegetali si
caratterizza per 4 requisiti: si deve trattare di una varietà nuova cioè non tradizionale che viene
semplicemente riesumata perché è stata trascurata o dimenticata, deve avere carattere distintivo
cioè si deve differenziare, che abbia omogeneità cioè i prodotti che vengono fuori dal seme di
una determinata varietà vegetale presentino poi caratteristiche omogenee e non abbiano
discontinuità nella caratteristiche del prodotto e poi che abbia una stabilità cioè passando da una
generazione all'altra attraverso le normali tecniche riproduttive questo prodotto non si alteri e non
si modifichi; 2. Topografie di prodotti a semiconduttori cosiddetti chips che sono utilizzati nel
l'hardware delle macchine elettroniche.
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però il perfezionamento è di piccola portata non c'è protezione perché non comporta un grande
progresso e quindi qui si parla di contraffazione.
L’ambito di protezione territoriale: Il diritto di esclusiva che viene attribuito è un diritto di esclusiva limitato
nel territorio (esempio se è nazionale l'esclusiva è garantita sul territorio italiano).
Il principio di esaurimento del brevetto: l'esclusiva territoriale con la possibilità di contrastare con rimedi
giuridici l’eventuale intrusione non autorizzata di soggetti terzi cessa, si esaurisce nel momento in cui il
prodotto brevettato è stato messo in commercio nel territorio protetto (il titolare del brevetto non può
pretendere di limitare e di controllare le successive vendite del prodotto brevettato nel territorio di cui si
tratta. Se il titolare del brevetto potesse godere di questa sorta di dominio sulla commercializzazione del
prodotto, successiva alla prima immissione in commercio, il suo potere monopolistico ne risulterebbe
eccessivo con possibilità di limitare l’iniziativa commerciale altrui e con la possibilità di raggiungere
guadagni monopolistici ingiustificati. Quindi una volta che il prodotto è stato venduto: le successive
rivendite, i prezzi praticati, gli sconti ecc sono di esclusiva competenza di chi ha acquistato il prodotto
brevettato e lo commercializza come qualsiasi altro prodotto).
Questo principio di esaurimento del brevetto ha un limite comunque al territorio protetto, che nel nel caso
dell'Italia appartenente all'Unione europea. è l'intero territorio dell'Unione Europea quindi in altri termini
se un produttore italiano vende un prodotto brevettato in qualsiasi territorio nazionale di uno Stato
membro dell'Unione Europea non può poi limitare le importazioni in Italia di questo prodotto invocando
un diritto di brevetto Nazionale, il territorio dell'Unione Europea è considerato come un unico grande
mercato. L'esaurimento però non è un esaurimento di carattere mondiale (se lo vende in Cina può
esercitare il proprio diritto di esclusiva nel momento in cui qualche operatore estero volesse reimportare
il prodotto in Italia).
Le limitazioni al diritto di brevetto
Gli usi leciti dell'invenzione altrui: non aventi un carattere commerciale e quindi non meritevoli di essere
vietate e punite come avviene per la contraffazione.
Quali sono?
1. Gli usi privati non commerciali: purché sia fatto a solo scopo amatoriale è consentito a un terzo di
utilizzare il prodotto brevettato in proprio cioè riproducendo per il solo piacere di farlo o
realizzando il prodotto brevettato per autoconsumo personale senza scopi commerciali;
2. Gli atti compiuti a titolo sperimentale: è consentito utilizzare con uno scopo economico di futura
realizzazione attività di sperimentazione e di ricerca che interferiscono con l'esclusiva brevettuale
(la ratio: non tende a creare un monopolio assoluto ma in vista di ulteriori progressi);
3. Gli atti necessari al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci: Può
infatti accadere che un farmaco destinato a scadere fra 2-3 anni, fra 2-3 anni quindi sarà
consentito a un produttore di farmaci generici di introdurre sul mercato un prodotto uguale, però
per poter immettere in commercio questo prodotto, il terzo genericista ha la necessità di svolgere
procedure amministrative piuttosto complesse.se dovesse cominciare a svolgere queste
procedure amministrative solo dopo che il brevetto è scaduto, di fatto la protezione del brevetto
verrebbe a prolungarsi per tutto il periodo in cui il terzo è astrattamente titolato ad introdurre in
commercio il prodotto ma praticamente non lo è fino a quando non ha tenuto il provvedimento
amministrativo. da qui la facoltà che la legge gli concede di iniziare prima queste attività senza
immettere in commercio ma dialogando con l'amministrazione al fine di potere ottenere
autorizzazione per l'immissione in commercio in tempo utile per poterla poi utilizzare una volta
scaduto il diritto di brevetto altrui;
4. eccezione galenica: la produzione del farmaco direttamente su ricetta da parte del medico in una
farmacia da parte del farmacista, quindi in una produzione non industriale ma artigianale legata a
una singola ricetta, una eccezione tradizionale volta a limitare per ragioni etiche l'esclusiva
brevettuale sui farmaci;
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5. L’eccezione a favore delle navi e degli aeromobili in transito: si riferisce all'ipotesi in cui ad
esempio una nave che attracca in un porto per poi ripartire al suo interno abbia dei prodotti
brevettati che non sono stati commercializzati legittimamente in Italia. Quindi non si blocca per
evitare problemi.
Gli abusi del diritto di brevetto
Gli “standard essential patents”.
Accordi e organismi di standardizzazione
premessa: i diritti di proprietà industriale sono concettualmente dei diritti di monopolio economico su
determinate risorse, vengono date dall'ordinamento all'autore della creazione intellettuale come premio
per avere introdotto nell'esperienza comune un trovato utile, frutto del suo ingegno o comunque dei suoi
investimenti ma hanno una durata limitata nel tempo. Quindi un principio generale è quello per cui
l'esercizio del diritto della proprietà industriale deve essere limitato a quanto è necessario e funzionale
alla realizzazione di questo risultato di premio incentivo senza incorrere in abusi del diritto di monopolio.
Gli standard essential patents: che sono brevetti essenziali per accedere a un determinato standard
produttivo necessario per essere presenti in determinati mercati (esempio smartphone: nella loro
struttura complessiva utilizzano migliaia di brevetti, quindi per produrre uno smartphone il produttore
finale si dovrebbe munire di migliaia di licenze di libretto. Inoltre se non ci fossero degli accordi di
standardizzazione, se ognuno potesse seguire delle tecniche produttive differenti l'uno dall'altro, l'intero
mercato ne soffrirebbe perché i possessori di smartphone della marca X non sarebbero in grado di
dialogare con i possessori di smartphone della marca Y. Tutto ciò è frutto di accordi internazionali di
standardizzazione dei prodotti.
chi è titolare di un brevetto avente queste caratteristiche (esempio inventore del touch) potrebbe ad un
certo punto diventare padrone dell'intero mercato vincolando e condizionando qualsiasi altro operatore
mentre gli accordi di standardizzazione anche se stipulati su base volontaria, hanno proprio la funzione
di evitare ciò. È stato posto in essere per mettere insieme il meglio delle innovazioni che si realizzano in
ogni parte del mondo e che vengono conferite allo standard dal soggetto interessato, il quale però si
impegna a concedere le LICENZE FRAND sul proprio brevetto. Frand (fair reasonable and non-
discriminatory) cioè la licenza deve essere data con criteri di correttezza e ragionevolezza e a prezzi non
discriminatori fra i diversi licenziatari quindi il titolare del brevetto che ha interesse che il brevetto migliori
lo standard si impegna a dare licenza a prezzi equi e non discriminatori sul proprio prodotto brevettato a
chiunque voglia utilizzarlo.
I PATENT POOLS: sono uno strumento giuridicamente diverso, sono POOL di brevetti complementari,
sostitutivi o dipendenti: a differenza della standardizzazione che dal punto di vista giuridico non prevede
la messa in comune giuridica dei diritti ma solo tecnica sì che il titolare di ogni diritto e poi esclusivista e
da licenze autonome, nei Patent Pools abbiamo un passaggio ulteriore cioè i brevetti sono conferiti in un
Pool e gestiti da un unico soggetto. Questo accordo di cooperazione fra più operatori è guardato con
cautela da parte dell'ordinamento e si ritiene che sia lecito quando I brevetti conferiti nel pool siano fra di
loro complementari nel senso che contribuiscono, come negli accordi di standardizzazione, alla
realizzazione di un prodotto finale unitario che utilizza questi brevetti.
Esclusiva brevettuale e divieto di abuso di posizione dominante. Possibilità che il brevetto determina una
posizione dominante o di dipendenza economica: il diritto di esclusiva non è connesso necessariamente
che vi sia un monopolio dal punto di vista economico nel senso cioè che il prodotto brevettato può
essere sì un prodotto esclusivo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista economico potrebbe
avere diversi altri prodotti sostitutivi che sono in grado di soddisfare lo stesso bisogno del consumatore;
Ci sono però dei casi in cui il brevetto costituisce un'innovazione così importante da dar luogo ad un
vera e propria esclusiva economica, non solo tecnica e in questo caso il titolare del diritto di brevetto
finisce per dover rispettare le norme generali di Diritto della concorrenza, che vietano l'abuso di
posizione dominante e vietano l’abuso di dipendenza economica. La dottrina delle ESSENTIAL
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FACILITIES ci dice che quando un determinato prodotto diventa una componente essenziale di altri
prodotti che possono essere inseriti nel mercato, il titolare del brevetto non può arbitrariamente rifiutare
ai produttori di prodotti nei mercati a valle una licenza di brevetto, quindi ha l’obbligo di licenza in caso di
essenzialità del brevetto al fine dell'apertura di nuovi mercati a valle.
Le Killing acquisition: sono un altro caso di possibile abuso del diritto di brevetto consistente
nell'acquisizione mediante cessione di un brevetto altrui, non allo scopo di valorizzarlo, ma allo scopo di
non svilupparlo perché questo brevetto altrui potrebbe incidere negativamente sulla utilizzazione
commerciale e sui profitti derivanti da un brevetto di cui l'acquirente ha la titolarità. Fine: di uccidere i
brevetti (vengono acquistati da grandi imprese per farle morire). Abuso.
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queste informazioni abbiano un valore sostanziale, ci possono essere informazioni tenute segrete solo
per una questione di privacy che però non hanno un valore commerciale. Perché si abbia protezione dei
segreti commerciali occorre quindi non solo che mi sia il segreto ma occorre anche che l'informazione di
cui si tratta sia un'informazione idonea ad attribuire all'azienda un vantaggio competitivo.
Know-how: ci sono tre caratteristiche (SEGRETO, SOSTANZIALE e IDENTIFICATO) che sono indicate
nella normativa europea. Nella disciplina Europea recepita poi in Italia, il concetto di know-how proprio,
proteggibile quindi dalla legge e costituito oggetto di diritto di proprietà industriale, viene connotato dalla
presenza di tre requisiti che devono essere verificati nel momento in cui insorge una controversia
davanti al giudice per la protezione di un oggetto di proprietà industriale di questo tipo. È richiesto quindi
che: l'insieme delle informazioni di produttive di cui si tratta, deve essere innanzitutto SEGRETO; deve
essere anche SOSTANZIALE cioè non deve consistere in una serie di banalità ma deve comprendere
informazioni che hanno un reale valore nel processo competitivo; IDENTIFICATO deve quindi essere
documentato su qualche base cartacea o elettronica.
Atti di disposizione di diritti sui segreti essendo i segreti oggetto di diritto di proprietà industriale
possiamo avere atti disposizione consistenti in Cessioni e Licenze, Licenze di Know.how, il
Conferimento in società.
La tutela del Segreto commerciale
I limiti all'esclusiva
La portata dell'esclusiva brevettuale sul Segreto commerciale, essendo un diritto non titolato, non può
che essere limitata alla protezione di fatto che il titolare dell'azienda è riuscito a dare al segreto
medesimo. In quanto alla durata del segreto non abbiamo limiti di tempo (è derivante anch’essa alla
situazione di fatto).
Il ritrovamento autonomo è uno dei limiti al diritto di Segreto, cioè non è protetto dalla legge, se un altro
operatore del mercato autonomamente giunge alla stessa formula, allo stesso insieme di informazioni
(differenza sostanziale tra protezione esclusiva e protezione di fatto).
il Reverse Engineering: un altro limite previsto dalla legge, cioè la possibilità che un concorrente
attraverso l'analisi meccanica, chimica, o mediante altri strumenti di un prodotto coperto da segreto
giunga a capire come il prodotto è stato realizzato. Potrà quindi riproporlo nel mercato per evitare che la
protezione del segreto finisca per essere una protezione eccessiva.
Libertà di espressione diritti e dei Lavoratori: può accadere che nell'ambito di un'azienda ci siano dei
soggetti dipendenti o anche soggetti esterni che vengono ad acquisire conoscenze su informazioni
relative ai processi produttivi dell'azienda, rispetto alle quali si ritengono legittimati ad esercitare una
critica dall'esterno (esempio se si accorge che il processo è particolarmente inquinante rispetto ad altri
che potrebbero essere scelti). delicato problema di bilanciamento tra interessi diversi: il legislatore ritiene
che in linea di massima la libertà di espressione, quando sia giustificata da ragioni di interesse altrui, per
esempio di interesse collettivo quale la tutela della Salute possa prevalere sul segreto industriale e lo
stesso può valere per ciò che riguarda i diritti sindacali dei Lavoratori.
L'acquisizione in buona fede del segreto se un soggetto non ha svolto spionaggio industriale. In questi
casi la tutela proprietaria del segreto portava a dire che vi era una possibilità di opporre al terzo questo
diritto, oggi la soluzione europea sostiene che se il terzo è di buona fede gli può essere attribuita dal
giudice la facoltà di continuare a usare l’informazione segreta pagando un indennizzo.
La rivoluzione digitale e i segreti commerciali: ha portato ad un enorme aumento della quantità di dati e
alla conservazione quasi esclusiva dei dati su supporto digitali.
Estrema mobilità delle banche dati: si modificano in continuazione nei singoli momenti e quindi quella
mobilità dell'oggetto protetto dal diritto di proprietà industriale oggi viene esaltata.
Creazione di nuovi centri di potere nella gestione dei dati: i giganti del web finiscono per avere nel
trattamento dei Big data un potere di mercato così enorme che si pongono dei dubbi e delle
preoccupazioni sull'evoluzione complessiva della nostra economia.
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Fragilità rispetto agli attacchi esterni: i sistemi di protezione diventano più sofisticati ma anche i sistemi di
attacco diventano più sofisticati.
Incontro fra la protezione dei segreti il fenomeno dei Big data: il trattamento dei Big data da parte dei
giganti del web è un trattamento che avviene con formule algoritmi e software complessi e quindi
l'incontro fra il potere di mercato derivante dal possesso e trattamento dei Big data e la disciplina dei
segreti commerciali e oggi un tema all'ordine del giorno.
La tutela dei segreti nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi:
l'accesso limitato consiste nel fatto che quando un segreto è necessario per la trattazione di una causa
in giudizio o di un procedimento amministrativo il giudice o il decisore può stabilire delle modalità limitate
di accesso all'informazione segreta da parte dei soli legali o dei soli tecnici, senza la possibilità di
accesso di altri soggetti.
La tutela contro gli usi illeciti dei segreti altrui: inibitoria e risarcimento secondo le regole generali dei
diritti di proprietà industriale. e poi sanzioni penali che prevedono anche la reclusione in caso di
spionaggio industriale o di uso illecito di segreti altrui.
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chiede alla semplice descrizione. il sequestro giudiziario può essere strumento necessario è
sufficiente per bloccare una probabile contraffazione in atto;
3. l’inibitoria cautelare a differenza del sequestro allarga la tutela preventiva alle attività poste in
essere dal presunto contraffattore, perché il sequestro riguarda singoli beni, qui invece si
possono bloccare una pluralità di atti e ne ordini la cessazione;
4. Astreintes (penalità di mora) consistenti nella erogazione della condanna a pagare una somma di
denaro per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza all'ordine inibitorio o per ogni episodio di
violazione dell'ordine inibitorio che venga a registrarsi in futuro. si tratta di una misura rafforzativa
dell'inibitoria che consente al soggetto destinatario della misura medesima, di ottenere senza
necessità di un nuovo accertamento in giudizio, delle somme di denaro proporzionate alla
eventuale violazione dell'ordine inibitorio che il soggetto abbia posto in essere.
Il risarcimento
Il risarcimento a differenza delle tutele, è un rimedio giuridico che interviene ex post, cioè nel momento
in cui una certa parte della condotta illecita è stata portata a compimento, e quindi il titolare del diritto di
proprietà industriale non è riuscito a bloccarla in anticipo. Tradizionalmente si è osservato che il
risarcimento in questa materia è di solito una misura che lascia insoddisfatto il titolare del diritto di
proprietà industriale leso (ci sono molti danni reali molto gravi nel processo imprenditoriale però è difficile
tradurre in maniera precisa in somme di denaro secondo i criteri tradizionali di valutazione del danno
patrimoniale). Per questo, prima con una direttiva comunitaria Europea, è stato posto in essere un
rafforzamento della tutela risarcitoria per i diritti di proprietà industriale in maniera tale che il titolare del
diritto possa comunque avere un risarcimento più facile rispetto a quello che secondo le regole generali
si potrebbe conseguire per la lesione di un qualsiasi altro bene patrimoniale.
La quantificazione del danno risarcibile: Danno emergente e lucro cessante: il codice di proprietà
industriale e le direttive stabiliscono che le norme generali sul risarcimento del danno extracontrattuale,
in questo caso si applicano, e poi vi sono delle norme di vantaggio ulteriore. Allora le norme generali
portano a dire che il risarcimento deve coprire l'intero danno (il danno emergente dal lucro cessante). Il
danno emergente consiste: da un lato vi possono essere dei costi derivanti dalla necessità di reagire al
processo di contraffazione (agenzie investigative, a tecnici, ad avvocati per la predisposizione delle
difese ovvero tutti questi sono costi aggiuntivi da risarcire); la voce più difficile da quantificare a
differenza del danno emergente, è costituita dal cosiddetto lucro cessante (dal mancato guadagno) però
i guadagni sono sempre aleatori (possono essere altissimi e viceversa possono essere modesti o
addirittura mancare). Quindi molto difficile e quindi affidata ad un consulente tecnico esterno.
La liquidazione equitativa: l'ordinamento in linea generale ammette che in caso di difficoltà nella
quantificazione del danno, il giudice possa ricorrere alle alla liquidazione equitativa. questo ricorso alla
liquidazione equitativa sarà abbastanza frequente perché la certezza del lucro cessante normalmente è
difficile da conseguire, allora il legislatore ha dettato una presunzione legale che di solito viene riassunta
con questa forma “il giusto prezzo del consenso”: per cui il giudice che ricorre al criterio equitativo,
perché non abbiamo certezze sul mancato guadagno derivante dalla contraffazione, deve comunque
liquidare una somma pari a quello che sarebbe stato il canone (royalty) che avrebbe pagato
periodicamente per il godimento in licenza del diritto usurpato il contraffattore.
la retroversione degli utili: al di là del risarcimento del danno, il legislatore ammette anche che il titolare
del diritto leso possa chiedere come di più la retroversione degli utili che il contraffattore ha conseguito
mediante il suo comportamento illecito.
il risarcimento del danno morale: norma peculiare nel campo del diritto patrimoniale, solamente nel
campo della tutela della proprietà industriale è risarcibile anche il danno morale, che consisterà nelle
sofferenze e nei disagi di carattere psicologico e di contatti della vita sociale che il soggetto che ha
subito che ha subito la contraffazione potrà avere sofferto a seguito della vicenda medesima.
Decadenza e nullità
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La legittimazione
Quando il legislatore ritiene che questi diritti patrimoniali non meritino tutela, perché si sono verificati
decadenze o hanno dei vizi originari che ne giustificano una dichiarazione di nullità, debba darsi una
tutela rapida e rafforzata anche ai controinteressati, perché l'interesse complessivo dell'ordinamento
della proprietà industriale sia ben tutelata. Allora abbiamo in questo caso due possibilità di
legittimazione: Nullità assolute e Nullità relative.
in linea generale nel diritto privato le azioni di nullità, sono caratterizzate da una legittimazione di
chiunque ne abbia interesse, quindi si parla di nullità assolute. Questa regola nel campo della proprietà
industriale viene temperata, i casi nullità che nascono da conflitti tra diritti soggettivi, per esempio la
mancanza di novità di un marchio, la legge ha ritenuto opportuno non consentire una legittimazione a
chiunque possa avere interesse; ma di attribuire al titolare del diritto leso di gestire autonomamente la
tutela, quindi in casi del genere si ha una nullità relativa, cioè l'azione di nullità potrà essere esercitata
soltanto dal titolare del diritto e non da qualsiasi altro soggetto interessato.
Procedimenti amministrativi e procedimenti giudiziari: per ciò che riguardano la nullità e la decadenza vi
è una alternativa data nel nostro ordinamento, sempre nella logica di rafforzare le tutele e renderle più
rapide e meno costose, data tra procedimenti giudiziari e procedimenti amministrativi davanti all'ufficio
italiano brevetti e marchi. In questo caso il diritto è stato già concesso, quindi la registrazione del
marchio del brevetto è già venuta ma è consentito in alternativa all'azione davanti al giudice di andare in
via amministrativa e quindi con modalità rapide ottenere un provvedimento di nullità o decadenza.
Il criterio della prevenzione è quello eseguito dal nostro codice nell'evitare che insorgono conflitti fra i
due tipi di tutela (giudiziaria e amministrativa), quindi una volta avviato il procedimento in una sede va
portato a compimento sospendendo il procedimento nella sede alternativa.
Gli effetti della dichiarazione di nullità: principio generale: Efficacia erga omnes (una volta che viene
dichiarato nullo o decaduto, è una regola che ci si può avvalere per tutti i soggetti interessati). i diritti di
proprietà industriale sono destinati ad essere utilizzati nei mercati ampi, quindi se gli effetti del giudicato
fossero soltanto Inter partes i diritti nulli potrebbero essere riutilizzati tranquillamente per una nuova
registrazione, mentre in questo modo il giudicato fa stato per tutte le parti e può essere bloccata
l'utilizzazione dei diritti Nulli da qualsiasi interessato.
la retroattività illimitata: normalmente nel diritto privato le dichiarazioni di nullità hanno effetto retroattivo
e quindi impongono di restituire tutte le prestazioni che siano state effettuate sulla base di un titolo nullo.
Per ragioni di buon senso e di buon funzionamento dei mercati, questa regola è stata derogata in
materia di brevetti dal nostro legislatore e quindi è stabilito che le somme pagate fino alla dichiarazione
di nullità, in esecuzione di contratti di licenza o in esecuzione di sentenze di condanna, queste somme si
considerano acquisite. In altri termini la sentenza di nullità non ha effetto retroattivo nei confronti di
questi pagamenti che sono stati già effettuati.
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diritto di esclusiva sullo sfruttamento economico delle opere), è stato il supporto essenziale perché
sorgesse l'industria culturale, cioè l'industria editoriale, cinematografica, televisiva ecc.
Quindi più che considerare il Diritto d'autore come uno strumento essenziale perché la creatività umana
possa realizzarsi, ciò è storicamente smentito dal fatto che capolavori grandissimi sono nati prima del
Diritto d'autore, dobbiamo riconoscere che il Diritto d'autore (diritto di esclusiva) è stata una innovazione
giuridica fondamentale affinché sorgesse l'industria culturale moderna.
Le giustificazioni tradizionali del diritto esclusivo dell'autore: la più seguita è quella del “diritto naturale di
proprietà sulle proprie creazioni intellettuali”, cioè si dice che il Diritto d'autore protegge una espressione
della personalità individuale quale può essere un testo letterario, una composizione musicale ecc, e
deve essere considerata proprietà del creatore stesso. Una giustificazione alternativa è quella che si
ritrova nel diritto americano che vede il Diritto d'autore come supporto funzionale alla creazione di
un'industria culturale e al progresso delle conoscenze. Da qui la distinzione tra diritto morale
(riconoscimento della paternità dell’opera – inalienabile) e diritto patrimoniale d'autore (sfruttare
economicamente l'opera – può anche decidere di donarla).
Sostegno pubblico alle attività culturali: La produzione culturale ha sempre avuto bisogno di un
contributo di spesa di carattere collettivo (spesa pubblica). Questa costante necessità di sostegno si è
voluta con vari strumenti, dai musei ai teatri pubblici, all'attività di ricerca di ricerca sostenuta dalla spesa
pubblica… Quindi per concludere possiamo dire che il Diritto d'autore è uno strumento essenziale
perché si sviluppi un’industria culturale moderna, ma il problema dello stimolo alle produzioni culturali
non si risolve soltanto con il riconoscimento del Diritto d'autore e con lo sviluppo in termini di mercato (di
scambio di prodotti interessanti, che ha bisogno anche di un intervento pubblico costante).
Il diritto d’autore e la rivoluzione digitale: maggiore possibilità di circolazione delle creazioni intellettuali.
un fenomeno che si è venuto a realizzare poi è il file sharing cioè la possibilità che un documento che
riproduce una produzione culturale (testo scritto, film ecc..) possa essere condivisa tra un numero
enorme di soggetti che possono utilizzare le reti digitali a questo scopo. oggi ovviamente tutto cambiato
e si pone quindi un problema di trattamento di questi fenomeni se cioè considerarli fenomeni liberi o
considerarli come fenomeni che lasciati liberi possono sconvolgere l'attuale assetto economico della
produzione culturale, e portare quindi ad una crisi dello stesso. La rivoluzione digitale ha anche creato
Nuove opere proteggibili: prima non erano previste dalle leggi tradizionali e sulle quali si pone un
problema di attribuzione del Diritto d'autore e di individuazione dei soggetti titolari, da qui critiche alla
sopravvivenza del Diritto d'autore (certi dicono di considerare superato e perfino antisociale il diritto di
esclusiva tradizionalmente riconosciuto sulle opere dell'ingegno). C'è chi dice infatti che le reti
consentono una comunicazione culturale così ampia che sarebbe antisociale oggi privare la collettività
della possibilità di fruire liberamente di prodotti culturali riprodotti in rete e di dover invece pagare somme
di denaro per l'accesso ad un prodotto culturale, quando le tecniche di cui disponiamo oggi
consentirebbero un pieno accesso a tutte le opere vecchie e nuove. Questa idea non corrisponde allo
stato del diritto vigente che ha cercato di difendere la permanenza del Diritto d'autore come diritto di
esclusiva sulla possibilità di utilizzare economicamente le opere dell'ingegno protette, e di contemplarlo
con varie regole. Quindi oggi a livello giuridico il Diritto d'autore continua essere un istituto pienamente
radicato nei nostri ordinamenti è pienamente difeso.
Le opere dell'ingegno tradizionali
La definizione tradizionale di opere protette dal Diritto d'autore è “opere dell'ingegno di carattere
creativo”.
Livello di creatività richiesto: perché un'opera sia protetta da Diritto d'autore non è richiesto un livello di
creatività particolarmente elevato, ciò che conta è che la forma espressiva del prodotto presenti
comunque una sua novità e possa essere qualificata come un'opera creativa. Questa osservazione di
carattere generale non copre però l'intera materia del Diritto d'autore, vi sono opere dell'ingegno protette
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dal Diritto d'autore rispetto alle quali lo standard di creatività richiesto non è quello minimo previsto in
generale per le nuove opere letterarie o musicali ma è uno standard un po' più elevato (es le fotografie).
Le opere dell'ingegno tradizionali sono: Le opere letterarie (opere che consistono in scrittura di
determinate frasi e contenuti organizzati, quindi anche le opere di Carattere Scientifico, tecnico);
Composizioni musicali di qualsiasi genere; opere coreografiche purché siano descritte in un apposito
documento che indichi come si dovrà svolgere la rappresentazione; Opere delle arti figurative; opere
cinematografiche.
Accanto a queste vi sono delle figure speciali tradizionali: le fotografie artistiche si afferma nella legge
vigente che le fotografie sono protette quando hanno carattere artistico, quindi non qualsiasi fotografia;
opere di disegno industriale di valore artistico, lo stesso problema si è posto per le opere del disegno
industriale che sono caratterizzate dalla loro riproducibilità in serie, quindi la carrozzeria di
un'automobile, la legge ammette che le opere del disegno industriale possono essere protette dal Diritto
d'autore quando abbiano particolare creatività, non siano standard, ma abbiano anche valore artistico; le
opere collettive ci possono essere opere di carattere antologico, dizionari enciclopedie ecc.. in questo
caso vi è una protezione della organizzazione complessiva del prodotto culturale distinta dalla
protezione che può attribuirsi al singolo prodotto contenuto nell'opera collettiva; l'elaborazione di opere
protette la legge considera proteggibili autonomamente le elaborazioni di traduzione o trasformazione di
un prodotto letterario in prodotto cinematografico come oggetto di peculiare protezione da parte del
Diritto d'autore. l'elaborazione non è libera da parte di ciascun soggetto ma una volta realizzata il
prodotto frutto dell'elaborazione è a sua volta protetto dal Diritto d'autore.
Le nuove opere Creative
Prima non rientravano nelle definizioni tradizionali come:
1. Software: ha tutela di Diritto d'autore per analogia con le opere letterarie, purché vi sia un livello
di creatività significativo e non puramente formale;
2. Le opere multimediali rielaborazione di numerosi prodotti culturali precedenti, ma sono anch'esse
tutelabili come prodotto nuovo;
3. Le banche dati proteggibile da Diritto d'autore quando abbiano livello creativo elevato, una banca
dati standard può essere anche sempre protetta ma con una protezione minore come durata, ma
quando una banca dati presenta una sua originalità di impostazione è protetta dal Diritto
d'autore.
Tutele speciali situazione di confine: Gli articoli giornalistici; (zona di confine tra le opere sicuramente
protette e quelle non protette) Gli articoli giornalistici hanno una disciplina particolare, poiché si è ritenuto
da parte del legislatore che la diffusione delle informazioni sia di pubblico interesse, è stabilito che gli
articoli giornalistici possono essere riprodotti liberamente a meno che non vi sia da parte dell'editore del
giornale e dell'autore dell'articolo una espressa riserva di riproduzione riservata dell'articolo, cioè di
volontà che l'articolo sia considerata come un'opera letteraria. Questa disciplina tradizionale è stata poi
sconvolta: per la propria diffusione on-line - accedere senza pagamento a tutti gli articoli pubblicati sui
giornali. La scelta del legislatore europeo è stata progressivamente quella di tutelare di più l'editoria
giornalistica, e per le rassegne stampa una licenza a pagamento da parte dell'editore del giornale.
I diritti audiovisivi sportivi (gli spettacoli sportivi) l'idea giuridica è che gli spettacoli sportivi come tali non
abbiano un autore. Perché spontanei e riguarda più soggetti che agiscono autonomamente. in Italia si è
giunti ad una legge speciale del 2008 che riconosce una protezione che non è quella del Diritto d'autore,
ma finisce per riprendere i diritti di esclusiva sul piano dell'utilizzazione economica di produzione e
comunicazione al pubblico che sono proprie della legge del Diritto d'autore, la quale non a caso poi
rinvia a questa legge speciale nell'elenco delle opere protette. oggi ci troviamo di fronte ad una
situazione di confine ma comunque protetta dall'ordinamento.
Eventi luoghi pubblici e manifestazioni del Folklore non ancora chiarita. se abbiamo degli eventi in luogo
pubblico che hanno carattere sportivo la legge protegge l'organizzatore rispetto alle eventuali
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riproduzioni e altre utilizzazioni economiche, quindi per es una maratona o il Giro d'Italia, ma se si tratta
di altri eventi es la festa del santo patrono non vi è ancora una chiara indicazione normativa.
I diritti connessi
il legislatore ha espressamente indicato la modalità di protezione che però è diversa da quella piena del
Diritto d'autore tradizionale.
Produzione di fonogrammi: diritto connesso al Diritto d'autore, è un’attività industriale connessa
soprattutto alla creazione musicale ma non soltanto e gode di una sua protezione particolare;
La riproduzione di opere cinematografiche es la riproduzione per la televisione gode di una sua
protezione limitata per consentire che trascorso un certo periodo di tempo questa riproduzione sia libera;
Emissioni radiofoniche e televisive un programma televisivo di vario genere utilizza la creatività dei
soggetti che ad esso partecipano a vario titolo, però vi è una protezione anche della emittente
radiofonica o televisiva che ha organizzato il programma.
Questi diritti connessi hanno una protezione tramite i diritti di esclusiva che è comunque più limitata nel
tempo rispetto alla protezione generale del Diritto d'autore (diritto d’autore 70 anni dalla prima
pubblicazione mentre questi diritti connessi sopra 50 anni).
Artisti interpreti ed esecutori (attori, musicisti) e via discorrendo godono di un diritto proprio distinto dal
diritto dell'autore. Gode di una tutela 50ennale.
le opere inedite: che possono essere ritrovate nel momento in cui l'autore è morto da tempo e non
possono essere quindi più protette dal Diritto d'autore, in questa fase il ritrovatore e l'editore godono di
una protezione seppur limitata nel tempo a vent'anni.
Fotografie semplici la legge distingue fotografie artistiche da fotografie semplici sulle quali vi è
comunque una protezione limitata nel tempo.
Corrispondenza norma del tutto particolare in quanto le lettere come tali, salvo che siano di carattere
creativo tale da giustificare la protezione del Diritto d'autore, godono di una protezione loro propria come
possibili documenti in quanto costituiscono dei dati personali degli autori per cui è necessaria
l’autorizzazione;
I progetti di ingegneria godono di una protezione limitata in quanto sono riproducibili dietro pagamento
da parte di chi voglia utilizzarli.
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qualsiasi parte del territorio europeo non può essere più controllata, vietata o limitata dal titolare del
diritto di esclusiva.
Noleggio e prestito: sono considerate coperte da diritti esclusivi differenziati.
Dritto di traduzione/diritto di elaborazione
La durata del Diritto d'autore:
La durata standard è di 70 anni dalla morte dell'autore. nelle opere collettive parte dalla morte dell'ultimo
dei contitolari.
Gli atti di disposizione del Diritto d'autore
Contratti di edizione: è un contratto a contenuto complesso in cui l'autore non solo attribuisce a un
determinato imprenditore il compito di pubblicare una certa opera e di realizzare questa pubblicazione
con determinate modalità, ma gli cede anche il diritto di utilizzazione economica sulla distribuzione e
comunicazione al pubblico dell'opera stessa.
Ci sono diversi contratti, con più o meno autonomia.
Il diritto ad una remunerazione adeguata e proporzionata: l'autore sia spesso un soggetto debole nella
contrattazione quindi l'esigenza di salvaguardare gli interessi dell'autore inteso come contraente debole
ha portato il diritto europeo a riconoscere un diritto ad una remunerazione adeguata dell'autore con
facoltà di ottenere una correzione equitativa delle condizioni di scambio contrattuali anche
successivamente alla stipulazione del contratto.
La gestione collettiva dei diritti d'autore
nasce dalla stessa esigenza di proteggere gli autori come soggetti deboli nella contrattazione. possono
anche subire con grande facilità l’usurpazione dei loro diritti cioè l'uso non autorizzato della riproduzione
ciò è accaduto in particolare per ciò che riguarda l'industria musicale, per contrastare questa situazione
si sono formate spontaneamente: le società di gestione collettiva del diritto d’autore cioè delle
organizzazioni associative che acquisiscono il mandato da parte degli autori o da parte degli editori che
sono diventati titolari dei diritti, di controllare su tutto il territorio le eventuali utilizzazioni non consentite
delle opere protette e di tutelare come mandatari i titolari dei diritti esclusivi sulle riproduzioni. La SIAE
(società italiana autori editori) è una di queste società di gestione collettiva che gode di una protezione
legale particolare cioè ha un monopolio legale nello svolgimento di questa funzione, la ratio: esigenza
ritenuta di concentrare per ragioni di efficienza e di economicità di gestione oltre che per garanzia di
imparzialità, in un unico soggetto la gestione collettiva dei diritti d'autore.
Gli enti indipendenti sono delle figure create dal diritto europeo, di operatori privati e di imprenditori
privati che agiscono come mandatari cioè svolgono sostanzialmente le stesse funzioni che
tradizionalmente sono svolte dalle società di gestione collettiva e che però sono dei soggetti privati. La
SIA svolge attività per interesse generale.
Licenze multiterritoriali e licenze collettive con effetto esteso: collegata al principio di territorialità, per cui
il titolare del diritto ha un diritto di esclusiva su un determinato territorio. la SIAE può controllare le
utilizzazioni economiche non autorizzate nell'ambito del territorio italiano. Questa limitazione territoriale è
una limitazione razionale perché vi è un'ampia tendenza alla circolazione internazionale (intrnet). Da qui
l’esigenza di ampliare la possibilità per i titolari del diritto d'autore di ottenere licenze, questa possibilità è
avvenuta in parte con le licenze multiterritoriali per esempio che sono nate dalla collaborazione tra
diverse società nazionali di protezione del Diritto d'autore che si sono date dei mandati reciproci con la
possibilità quindi di una società nazionale di dare in questa prospettiva, delle licenze anche per territorio
nazionale diversi da quelli in cui la società ha sede. Ma per facilitare la circolazione Diritto d'autore, le
norme europee hanno previsto ad un certo punto anche la possibilità per le società collettive che
abbiano una sufficiente rappresentatività di dare delle licenze collettive ad effetto esteso. (funzione ben
chiare che è quella di favorire la circolazione legittima, con pagamento di corrispettivo, di opere protette
dal Diritto d'autore ed evitare la pirateria, la circolazione non autorizzata).
Le utilizzazioni libere
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Figure tradizionali
Prestiti e riproduzione da parte di organismi di ricerca: eccezioni al diritto di esclusiva derivanti dal
riconoscimento di ragioni di pubblico interesse che giustificano l'utilizzazione libera di un'opera protetta
dal Diritto d'autore. La prima figura è quella del prestito della riproduzione mediante fotocopie per
esempio dell'Opera medesima da parte di un organismo di ricerca. Sulle fotocopie in realtà abbiamo una
disciplina particolare che stabilisce un limite alla riproducibilità per fotocopia con diritto dell'editore di
ottenere una remunerazione forfettaria. Per quanto riguarda gli organismi di ricerca il diritto di
riproduzione è stabilito dalla legge in materia più ampia per favorire la circolazione della cultura.
Riassunti e citazioni: necessaria perché lo sviluppo della cultura non sia limitato.
Attività didattiche è consentita.
Critiche e parodia le elaborazioni dell'Opera siano protette Da Diritto d'autore, non possono essere
realizzate se non con l'autorizzazione del titolare. si riconosce che la parodia di una opera con finalità
satirica in senso lato, sia consentita perché è una espressione del pensiero e della creatività individuale
e letteraria.
Gli istituti di tutela del patrimonio culturale: musei ecc hanno poi un diritto di riproduzione nell'ambito
della comunicazione interna e della loro attività culturale delle opere di cui sono detentori
indipendentemente dall'esistenza del Diritto d'autore sulle stesse.
Problemi attuali
la riproduzione privata ad uso personale è un'altra limitazione tradizionale all'esclusiva costituita
dall'autore, quindi la copia personale data ad un amico è consentita.
Il file sharing (distribuzione di copie tramite la rete) invece è un fenomeno diverso, anche se
concettualmente si avvicina alla cessione di un singolo esemplare copiato ad un amico, in realtà può
assumere dimensioni tali da sconvolgere la circolazione delle opere e quindi è stato stabilito che il file
sharing non rientra nella riproduzione privata ad uso personale ma diventa utilizzazione imprenditoriale
che richiede autorizzazione del titolare del diritto.
Rassegna stampa e pubblicazioni giornalistiche on-line anche su queste attività vi è stata un'ampia
discussione con forti contrasti ed interessi e la scelta legislativa è stata nel senso della copertura da
parte del produttore e non della libera utilizzazione.
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L'inibitoria: costituisce il rimedio di elezione in tutto il diritto industriale anche in materia del Diritto
d'autore e consiste nell’ordine da parte del giudice di cessare determinati comportamenti risultanti in
violazione del diritto.
La rimozione e distruzione delle opere illecitamente realizzate e messe in commercio, è un rimedio
specifico connesso e collaterale rispetto all'ordine di cessazione e l'inibitore.
Infine abbiamo il risarcimento che nel campo del Diritto d'autore è un risarcimento rafforzato così come
in genere nel campo della proprietà industriale, che si estende fino al danno morale.
Le azioni a difesa del diritto morale d'autore: (ci sono anche nel campo della proprietà industriale ma
sono molto rari) invece nel campo del Diritto d'autore la difesa del diritto morale distinta dal diritto
patrimoniale si presenta come più frequente.
Il contenuto delle azioni giudiziarie che possono essere esperite a tutela del diritto morale d'autore può
essere duplice:
1. la tutela della paternità dell'Opera: nel caso in cui vi sia un usurpatore che presenti come propria
un'opera altrui, in questo caso il titolare di diritto d’autore ha il diritto ovviamente di farsi
riconoscere giudiziariamente con tutto ciò che ne consegue in termini risarcitori e di
pubblicazione della sentenza e quindi di farsi riconoscere come autore vero ed effettivo;
2. la tutela dell'integrità dell'Opera e della reputazione dell'autore , vi è una diversa possibilità di
lesione del diritto morale d'autore che comporta la possibilità di esperire i rimedi giudiziali nel
caso in cui non sia negata la paternità dell'autore sull'opera ma l'opera stessa viene modificata
da un soggetto che si trova nelle condizioni di fare questa operazione con risultati che all'autore
sembrano lesivi della propria reputazione o della propria identità culturale (esempio un soggetto
che dimezzi un romanzo togliendo capitoli o intere frasi). L’ordinamento consente azioni
giudiziarie volte a ordinare a colui che si trova nella disponibilità dell'opera di cessare
comportamenti che possono portare ad una modificazione dell'Opera sostanziale e non
giustificata da interessi sociali prevalenti che possa ledere la reputazione e anche la stessa
identità culturale dell'autore dell'Opera medesima, e tutte le penali che nel campo del Diritto
d'autore sono molto ampie.
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