32. L’ESAURIMENTO DEL DIRITTO AL MARCHIO.

Trattasi di un principio/istituto giuridico comunitario, in virtù del quale  una volta che il titolare di un diritto
di proprietà industriale (es. marchio), immette i suoi beni nel territorio UE non può più opporsi ad ulteriori e
successive commercializzazioni degli stessi; dunque, il titolare di un marchio non può più fare valere la
propria esclusiva sul segno in questione opponendosi alla circolazione del bene sul quale esso è apposto,
una volta che tale bene sia stato immesso in commercio

nel territorio italiano (ESAURIMENTO INTERNO)

nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (SEE)
(ESAURIMENTO EUROPEO) Tale previsione della Corte di Giustizia è finalizzata ad evitare che il diritto dei
marchi potesse essere utilizzato per bloccare il flusso delle merci fra uno stato ed un altro. La Corte ha
altresì sancito che l’esaurimento non si produce quando il marchio, pur originariamente comune, appartenga
in stati membri ad imprese del tutto indipendenti. Quindi l’esaurimento europeo si produce solo per prodotti
immessi in commercio nell’unione europea con tale marchio dal titolare dello stesso o con il suo consenso.

INTERNAZIONALE

, a seconda dei casi – ad opera del titolare medesimo ovvero con il suo consenso.

33. LA CIRCOLAZIONE

1)Il diritto di marchio è un diritto avente natura patrimoniale e dunque può essere attribuito ad un
altro soggetto che ne diventa titolare. Dunque un soggetto diverso dall’originario titolare utilizza il
marchio. 

Si verifica pertanto il cosiddetto trasferimento del diritto di marchio in virtù del quale la titolarità
del diritto viene attribuita definitivamente ad un altro soggetto attraverso il rilascio della licenza con
cui un soggetto diverso dall’originario titolare acquista il diritto di utilizzarlo per un periodo di
tempo limitato. 
Il trasferimento può essere effettuato attraverso diversi procedimenti quindi attraverso atti diversi
fra loro e così anche la licenza, la quale può aversi a seguito di un contratto, quale ad esempio di
affitto O di usufrutto, ma anche a seguito di contratti di godimento di società. La disciplina
applicabile sarà quella Combinata e coordinata tra le regole di diritto dei marchi e la tipologia di
contratto prescelta e pertanto le relative norme contenute nel codice civile.
2) dunque appurato che il marchio è liberamente trasferibile a terzi la riforma del 92 ha
ulteriormente ampliato i diritti del titolare del marchio il quale può monetizzare il valore
pubblicitario insito nel marchio, difatti a differenza di ciò che accadeva in passato non è più tenuto
al rispetto del vincolo aziendale e non è, in taluni casi, neppure tenuto al rispetto del vincolo di
esclusività che imponeva che l’impresa che avesse acquistato il diritto di marchio fosse l’unica
legittimata ad usare il segno sul mercato. dunque la riforma del 92 Ha affievolito i vincoli previsti
dalla normativa precedente e punto cruciale è divenuto il coordinamento tra la libertà di
circolazione e il divieto di inganno.

34. IL TRASFERIMENTO

È il marchio quindi come già detto può essere liberamente trasferito.elemento

fondamentale è che non derivi inganno e non si ingeneri inganno nel pubblico.dunque
colui il quale acquista il diritto di marchio è libero di adottare tutte quelle misure necessarie
per continuare ad offrire sul mercato beni che abbiano le medesime caratteristiche
qualitative corrispondenti alle aspettative maturate nel pubblico potendo informare il
pubblico stesso della possibilità di un mutamento qualitativo che potrebbe aversi per i beni
oggetto del marchio specifico.i marchi generali , il quale si riferisce a tutta la produzione
del titolare originario del marchio, possono coincidere con il segno distintivo dell’impresa e
dunque con la ditta; nonostante le modifiche legislative la stessa non può essere trasferita
se no unitamente all’intero compendio aziendale.
Colui il quale acquisti il marchio può o assieme adesso acquistare altri sì l’azienda oppure
solo il marchio generale ma in tal caso all’obbligo di informare il pubblico dell’intervenuto
mutamento del soggetto responsabile della produzione di beni contraddistinti dal marchio. 

Il diritto di marchio può essere trasferito sia per la totalità di beni e servizi per cui esso è
registrato e dunque ai quali è riconducibile sia per parte di essi.dunque è possibile ed è
sancito la legittimazione del trasferimento parziale, in cui il licenziante mantiene la titolarità
del marchio e il diritto di controllare che i licenziatari si attengano a regole comuni. tale
principio opera pienamente relativamente al trasferimento parziale di beni non affini( in
questi casi il teasferimento avviene attraverso il contratto di licenza).
Problematica si osservano relativamente ai prodotti affini infatti il marchio registrato per
prodotti affini e il medesimo e dunque il trasferimento parziale non rispetterebbe la
condizione di esclusività necessaria per il trasferimento. Dunque l’atto di disposizione
parziale di prodotti affini risulterebbe essere illegittimo. Per la stessa ragione si ritiene che
il trasferimento del marchio in una zona geografica limitata all’interno dello Stato italiano
sia da considerarsi parimenti legittimo.

35 la licenza in franchising
Il marchio può essere trasferito attraverso il contratto di licenza.in questi casi il marchio
può essere concesso per la totalità dei beni o per parte di essi e la licenza può essere
esclusiva o non esclusiva.
Dunque in caso di licenza non esclusiva il titolare del marchio può continuare ad utilizzarlo
insieme ad un licenziatario per i medesimi beni e può altresì concedere per i medesimi
beni più licenze a licenziatari diversi.
La disciplina della licenza non esclusiva è circondata da specifiche precauzioni difatti la
licenza non esclusiva è ammissibile solo quando i beni offerti dal licenziante e dal
licenziatario siano dello stesso tipo.in tali casi è necessaria una previsione contrattuale in
virtù della quale il licenziatario dunque colui che acquista il marchio si obbliga ad utilizzarlo
per prodotti o servizi che siano uguali a quelli messi in commercio con dal titolare o dagli
altri licenziatari.dunque deve essere garantita la medesima qualità dei prodotti aventi tale
marchio poiché invece se il marchio fosse usato da imprese che presentano dei livelli
qualitativi differenti  si rischierebbe di trarre in inganno il pubblico e pertanto questo
determinerebbe la decadenza perde c’è attività sopravvenuta. Il licenziante infatti durante
il controllo del rispetto di tale standard qualitativo potrebbe procedere anche contro il
licenziatario che non rispetti quanto contrattualmente previsto attraverso l’azione di
contraffazione. 
La legge prevede altresì le licenze esclusive. in questo caso una sola impresa ha la facoltà
di utilizzare il marchio in questione per quel tipo di bene. in alcuni casi la licenza esclusiva
può essere anche totale ovvero quando il titolare del marchio può rinunciare totalmente
alla sua presenza sul mercato affidando il compito corrispondente ad un solo licenziatario.
il titolare però Può affidare la valorizzazione economica del marchio simultaneamente a
più licenziatari esclusivi concedendo ad ognuno di loro il diritto di usare il marchio per
parte di prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.in questo caso la licenza
esclusiva e parziale può concernere beni non affini a quelli offerti sul mercato da altri
licenziatari  ovvero il licenziante può frazionare il marchio in sede di sfruttamento e affidare
ai diversi licenziatari il diritto di utilizzarlo per prodotti affini fra di loro.nelle licenze
esclusive anche per prodotti affini tra loro il licenziante mantiene la titolarità del marchio
registrato difatti le imprese licenziatarie non possono considerarsi indipendenti
dal licenziante.la legge numero 129 Slash 2004 hai introdotto la tipologia contrattuale
conosciuta come franchising ovvero la filiazione commerciale.solitamente di norma
l’affiliante franchisor concede all’affiliato franchisee il diritto di poter utilizzare per tutta la
durata del rapporto commerciale; tale tipologia contrattuale necessita della sussistenza di
elementi ulteriori quali ad esempio il know how fornito dall’affiliante all’affiliato e
l’inserimento di quest’ultimo in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio allo scopo di commercializzare determinati beni e servizi.

36 FORMA E PUBBLICITÀ NELLA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO

Per quanto riguarda la circolazione del marchio analogicamente a quanto previsto dal
nostro codice è il principio di libertà della forma salvo i casi in cui la legge non disponga
altrimenti.l’articolo 138 cod. Dispone la trascrizione di atti che realizzano la circolazione del
marchio presso l’ufficio Italiano brevetti e marchi; tale trascrizione presuppone però la
presenza di un atto scritto Normalmente avente la forma di scrittura privata autenticata;
dunque per il trasferimento è richiesta la forma scritta pena la nullità.nel diritto europeo
invece è la registrazione degli atti finalizzati alla circolazione del marchio svolge un ruolo
più ampio difatti, nel caso di conflitto fra acquirenti ma ad esempio anche in presenza di
contraffattori, la registrazione del marchio consente di dirimere tali questioni rendendo la
trascrizione opponibile ai terzi.

37) IL MARCHIO DI SERVIZIO 

Il marchio ha un ruolo fondamentale soprattutto nel marketing delle imprese che determina
e si impone sull’attenzione del pubblico attraverso la posizione dello stesso su un bene
materiale e tale collegamento tra marche prodotto viene ulteriormente portato alla
conoscenza del pubblico attraverso le forme pubblicitarie e promozionali note alla
comunicazione aziendale in cui il segno viene proposto.
Tuttavia dunque viene il marchio viene attribuito ad un prodotto e questo incontra delle
difficoltà nel caso dell’economia dei servizi in cui la prestazione consiste nell’esecuzione di
una prestazione la quale difficilmente può essere contraddistinta con un segno materiale.
Il marchio di fatto è nato come marchio di fabbrica e di commercio pertanto la sua
disciplina è spirata in modo profondo alla connessione tra prodotto e segno adesso
relativo.dunque nell’adattare l’istituto del marchio al settore dei servizi si incontrano
plurime difficoltà poiché oggetto della prestazione in tali casi non consiste nell’attribuzione
di un prodotto ma nell’esecuzione di una prestazione.
Pertanto la legge 1178/1959 che dichiara che le norme sui marchi di prodotti sono estese
ai marchi di servizio, non è sufficiente; la stessa difatti si riferisce ai marchi di servizio
destinati a contraddistinguere l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità e
costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo e simili. 

In taluni casi si tende ad assimilare il cosiddetto marchio di trattamento al marchio di

servizio; al fine di tutelare 1:00 ragione di politica legislativa che quella di commisurare la
tutela al procedimento di lavorazione e non al genere di prodotti al quale ci si
riferisce.nonostante tale distinzione appaia di carattere esclusivamente terminologico, così
non è difatti sei un’impresa di distribuzione procede alla registrazione di un marchio di
servizio, questo va riferito solo alla attività che ha ad oggetto il servizio di distribuzione del
prodotto e non invece i beni che si trovano sui tuoi scaffali. 
Relativamente a quella che è la disciplina della circolazione del marchio di servizio in cui la
prestazione non è qualcosa di limitato fisicamente come il prodotto, ma momento
dell’attività dell’impresa, diviene difficile comprendere se il segno distintivo sia riferito alla
prestazione in quanto tale o all’attività dell’impresa che effettua invece la prestazione; in
tali casi il confine fra marchio di servizio e ditta può divenire estremamente labile
richiedere l’applicazione di una disciplina più rigorosa. 

38. IL MARCHIO NON REGISTRATO E IL SUO REGIME GIURIDICO. FATTO

COSTITUTIVO, REQUISITI, CIRCOLAZIONE ED ESTINZIONE.
Numerose sono soprattutto nel diritto di marchi nazionale ed europeo le ipotesi di conflitto
tra un marchio registrato ed un anteriore marchio non registrato.il nostro diritto interno
annovera la disciplina del marchio non registrato sia nel codice civile che nel codice di
diritti di proprietà industriale.è proprio tale fonte che qualifica il marchio non registrato
come diritto di proprietà industriale considerandolo tuttavia non titolato poiché difettar
crebbe della registrazione necessaria per l’applicazione della disciplina propria dei marchi
registrati sia sotto il profilo della fattispecie acquisitiva, ma anche del contenuto,
dell’estinzione.il marchio di fatto trova la sua tutela attraverso la disposizione del codice
civile che sancisce il divieto di concorrenza sleale confuso Oria.tale previsione codicistica
è integrata adopera di principi generali in materia di segni distintivi.il fatto costitutivo della
protezione del segno non registrato deve essere individuato nella cosiddetta notorietà
qualificata del segno conseguente al suo uso.

Nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio e invocando di essere titolare di un marchio
di fatto e onerato dal dimostrare tutti i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio e
che il segno di cui egli ritiene essere titolare viene percepito dal pubblico, fin dall’origine o
col passare del tempo, come segno che individua tra tutti beni di quel genere
merceologico una species’caratterizzata dal dato unificante dalla presenza di quel
marchio. Differentemente il titolare del marchio registrato sarà tenuto esclusivamente a
dimostrare la validità della registrazione la quale tuttavia si ritiene presunta

Il marchio di fatto può essere oggetto di circolazione per atto fra vivi o mortis causa così
come avviene per il marchio registrato. 

Qualora il marchio di fatto non sia usato per un lasso di tempo lungo tale da farne perdere
il ricordo del pubblico o qualora quest’ultimo finisca per coincidere con la denominazione
generica del bene o ancora qualora sia divenuto illecito ho detto attivo la protezione del
marchio di fatto può cessare.

39) LA TUTELA DEL MARCHIO NON REGISTRATO

Il marchio di fatto così come quello registrato non può essere tutelato da data antecedente
rispetto all’inizio del suo uso effettivo infatti, fatto costitutivo della protezione e la notorietà
conseguente all’uso.la protezione è commisurata, dal punto di vista merceologico, ai soli
beni per cui il marchio non registrato è effettivamente usato e da quegli affini, non essendo
possibile un’estensione ad ulteriori classi.con l’adozione del codice la tutela prevista per il
marchio non registrato ma anche per quello registrato è diventata molto forte e numerosi
sono i punti di contatto tra le due discipline( restano comunque presenti numerose
differenze), difatti le disposizioni processuali e sanzionatorie si applicano a tutti i diritti di
proprietà industriale  anche qualora non siano titolati parentesi registrati. 

40) MARCHI COLLETTIVI, Marchi di garanzia o certificazione, denominazioni di origine di

provenienza.premessa.
I segni idonei a distinguere i beni delle imprese aderenti al gruppo organizzato titolare del
segno possono essere registrati come segni collettivi.il marchio collettivo presenta una
differenza rispetto al marchio individuale.
Prima del la novella del 1942 tale distinzione era ulteriormente e molto netta nel nostro
ordinamento poiché il marchio individuale svolgeva esclusivamente una funzione distintiva
dell’origine imprenditoriale dei beni e il marchio collettivo all’epoca supponeva che titolare
del marchio fosse un ente avente il fine di garantire l’origine la natura o la qualità di
determinati beni e che fra tale ente titolare del marchio collettivo e le imprese autorizzate
da quest’ultimo a utilizzare il segno intercorresse un rapporto di partecipazione ho un
rapporto associativo. A partire dalla riforma del 92 le distanze tra i marchi collettivi e quelli
individuali sono state accorciate difatti ad oggi la funzione di garanzia qualitativa del segno
trova così protezione diretta anche per i marchi individuali. i marchi collettivi nascono da
un atto di autonomia privata.