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Diritto Industriale e

della Concorrenza
LIUC - Universit Carlo Cattaneo
Prof. Luca Arnaboldi
Lezione n. 1
Anno Accademico 2011/2012
13 aprile 2012
LIUC - Diritto Industriale
Prof. Luca Arnaboldi - Tutti i diritti riservati
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Lezione n. 1
Contenuti
Il marchio
Riferimenti normativi e principali categorie
Acquisto del diritto: soggetti legittimati
Limiti
Tutela del nome
Tutela del ritratto
Tutela dei segni notori
Preuso
Tutela del diritto di esclusiva altrui
Registrazione
Del non avente diritto
In malafede
Procedimento
Effetti
Uso del marchio
Usi vietati
Marchio di fabbrica e di commercio
Diritto di esclusiva
Rischio di confusione / Giudizio di confondibilit
Marchi deboli e forti
La relativit della tutela
La classificazione di prodotti e servizi
I marchi difensivi
Uso del marchio a fini descrittivi
La contraffazione del marchio
Azione di contraffazione
Misure cautelari
Sanzioni
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Lezione n. 1
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Il marchio nazionale
Quadro normativo
Codice Civile
Articoli 2569 2574
D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
Codice della Propriet Industriale che ha abrogato:
R.D. 21 giugno 1942, n. 929
Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati
c.d. Legge Marchi
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480
Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE recante ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi
Modifica profondamente Codice Civile e Legge Marchi
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198
Adeguamento della legislazione interna in materia di propriet
industriale alle prescrizioni obbligatorie dellaccordo internazionale
relativo agli aspetti dei diritti di propriet intellettuale concernenti il
commercio (TRIPs)
D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447
Disposizioni in materia di marchi dimpresa per lapplicazione del
protocollo relativo allintesa di Madrid sulla registrazione internazionale
dei marchi
D.M. 13 gennaio 2010 n. 33
Regolamento di attuazione del Codice della propriet industriale
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Lezione n. 1
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Il marchio
Funzione
Marchio
Segno distintivo di beni o servizi
Segno distintivo tipico
Disciplinato dalla legge
Diritto di esclusiva in capo al titolare
Tutela pubblico contro rischi di confusione
Altri segni distintivi tipici
Ditta
Segno distintivo dellimpresa
Insegna
Segno distintivo esercizi aperti al pubblico in cui viene esercitata
limpresa
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Lezione n. 1
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Il marchio
Funzione
Articolo 2569 Codice Civile
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a
distinguere prodotti e servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i
prodotti o servizi per i quali stato registrato
Articolo 7 Codice della Propriet Industriale
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio dimpresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone , i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalit cromatiche,
perch siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di unimpresa da quelli di altre
imprese
Articolo 13, comma 2, Codice della Propriet Industriale
() possono costituire oggetto di registrazione come marchio dimpresa i segni
che prima della domanda di registrazione, a seguito delluso che ne sia stato
fatto, abbiano acquistato carattere distintivo
Articolo 13, comma 3, Codice della Propriet Industriale
Il marchio non pu essere dichiarato o considerato nullo se prima della
proposizione della domanda o delleccezione di nullit, il segno che ne forma
oggetto, a seguito delluso che ne stato fatto , ha acquistato carattere distintivo
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Lezione n. 1
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Il marchio
Funzione
Indicazione di provenienza
Nel sistema previgente unica funzione giuridicamente tutelata
Divieto trasferimento marchio disgiuntamente azienda (o ramo di
essa)
Nel sistema vigente, oltre a indicazione provenienza, garanzia identit
nel tempo, costanza qualitativa e strutturale o merceologica
Marchio pertinente anche a due o pi imprese completamente
diverse
Licenza concessa anche pluralit di soggetti
Articolo 23, comma 2, Codice della Propriet Industriale
Il marchio pu essere oggetto di licenza anche non
esclusiva per la totalit o per parte dei prodotti o dei servizi
per i quali stato registrato e per la totalit o per parte del
territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza
non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad
usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi
eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati
nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o
da altri licenziatari
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Il marchio
Funzione
Marchio generale
FIAT, Ferrero, Barilla
Messaggio sullorigine del prodotto
Indicazione provenienza e origine
Marchio speciale
Punto, Nutella, Kinder, Mulino Bianco, Abbracci
Specifiche caratteristiche del singolo prodotto
Garanzia identit nel tempo, costanza qualitativa e strutturale o
merceologica
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Il marchio
Funzione
Venir meno connessione inscindibile marchio-impresa
comporta un rischio di inganno per il pubblico
Divieto di uso ingannevole del marchio
Articolo 21, comma 2, Codice della Propriet Industriale
Non consentito usare il marchio in modo contrario alla legge n, in
ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato
con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi
altrui o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa
la natura, qualit o provenienza dei prodotti o servizi a causa del modo
e del contesto in cui viene utilizzato o da ledere un altrui diritto di
autore, di propriet industriale o altro diritto esclusivo di terzi
Tutela contro inganno a seguito licenze o cessioni
Articolo 23, comma 4, Codice della Propriet Industriale
In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve
derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono
essenziali nellapprezzamento del pubblico
Nullit marchio ingannevole
Es.: orologio Armani ingannevole se manca intervento
stilista
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Il marchio
Evoluzione normativa del marchio celebre
Da marchio di prodotto a marchio con funzione attrattiva
(e non distintiva)
Forma di tutela della rinomanza del marchio come bene
autonomo
Tutela del valore del marchio in s
Origine evoluzione normativa marchio celebre
Problemi incompatibilit con principi di specialit e circolazione
vincolata del marchio
Diritto alluso esclusivo del marchio doveva essere limitato al
genere di prodotti per il quale il marchio era stato registrato
C.d. operazioni parassitarie: soggetti terzi traggono indebito vantaggio
dal successo riscosso da un marchio presso il pubblico dei consumatori
Pregiudizi per titolare marchio
Preclusione possibilit sfruttare proprio marchio per settori
merceologici ove il marchio era stato registrato da terzi
Potenziale diminuzione apprezzamento presso il pubblico
Apposizione segno su prodotti scarsamente compatibili con limmagine
commerciale abitualmente collegata dal consumatore al marchio
potrebbe modificare questultima
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Il marchio
Evoluzione normativa del marchio celebre
Riconoscimento carente tutela legislativa
Tentativi giurisprudenziali di tutelare interessi titolare marchio
celebre al di fuori normativa previgente
Articolo 2598, nn. 1 e 3, Codice Civile
Sanzionano uso confusorio dei segni distintivi e comportamenti non
conformi alla correttezza professionale
NB: applicazione subordinata ad esistenza di un rapporto di
concorrenza, ossia produzione/commercio di prodotti uguali,
fungibili o affini
Articolo 2043 Codice Civile
Sanziona genericamente il comportamento illecito
NB: la registrazione del marchio celebre altrui legittima e il titolare
del marchio non subisce danno ingiusto
Giudizio di confondibilit da concreto ad astratto
Rimane principio che marchio tutelato solo se rischio di confusione
per pubblico consumatori
NB: Rischio di confusione valutato in astratto e potenzialmente
inesistente in concreto
Es: borse con marchio prestigioso vendute sottocosto sulle
bancarelle
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Lezione n. 1
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Il marchio
Evoluzione normativa del marchio celebre
Per evitare parassitismo il legislatore attribuisce a determinati
marchi una tutela che prescinde dalla loro funzione distintiva e/o dal
rischio di confondibilit
Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 480/1992 e dal D.Lgs. n. 198/96, poi
recepite dal Codice della Propriet Industriale
Articolo 12, comma 1 Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione () i segni che
alla data del deposito della domanda: () e) siano identici o
simili ad un marchio gi da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto
di priorit o di una valida rivendicazione di preesistenza per
prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore
goda nella Comunit, se comunitario, o nello Stato, di
rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe
pregiudizio agli stessi
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Lezione n. 1
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Il marchio
Evoluzione normativa del marchio celebre
Articolo 20, comma 1 Codice della Propriet Industriale
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare nell'attivit economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dellidentit o somiglianza fra
i segni e dellidentit o affinit fra i prodotti o servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pu
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato
di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi
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Il marchio
Evoluzione normativa del marchio celebre
Marchio normale
Relativit della tutela
Marchio celebre
Noto ad unalta percentuale di consumatori
Es. Armani, Coca Cola
Tutela ampliata
Prodotti e servizi NON affini qualora appropriazione del
marchio celebre determini
Indebito vantaggio per lusurpatore
Pregiudizio per il titolare del marchio
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Lezione n. 1
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Il marchio
Principi generali e requisiti di validit
Principio dellestraneit del marchio al prodotto
Segni suscettibili di costituire valido marchio
Requisiti di validit
Capacit distintiva (cd. originalit)
Novit
Liceit
Non ingannevolezza
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Lezione n. 1
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Il marchio
Il principio dellestraneit del marchio al prodotto
Principio della estraneit del marchio al prodotto
Marchio come entit percettibile connessa al prodotto e capace
di differenziarlo
Estraneit al prodotto stesso e alle sue qualit
Separabilit dal prodotto senza che la natura ne venga alterata
Caratteristica qualitativa del prodotto
Esclusione tutelabilit come marchi delle innovazioni tecniche o
estetiche
Tutela perpetua marchi VS tutela limitata mediante brevettazione
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Lezione n. 1
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Il marchio
Segni suscettibili di costituire valido marchio
Quali sono i segni suscettibili di costituire valido marchio ?
Articolo 7 Codice della Propriet Industriale
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalit cromatiche, purch
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese
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Lezione n. 1
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Il marchio
Segni suscettibili di costituire valido marchio
Entit idonea a trasmettere un messaggio
Parole (anche complessi privi di significato, parole inventate)
Marchi denominativi
Figure e disegni (qualsiasi disegno o composizione grafica o figurativa
astratta)
Marchi figurativi o emblematici
Forma del prodotto o della confezione
Marchi di forma o tridimensionali
Combinazioni e tonalit cromatiche
Colore del prodotto o di una parte di esso
Suoni
Utilizzo in relazione a determinati prodotti nella pubblicit radiotelevisiva
Registrazione concerne espressione del tema nel pentagramma e nelle note
La tutela riguarder lespressione sonora
Marchi misti
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Il marchio
Segni suscettibili di costituire valido marchio
Anche un colore pu costituire un marchio brevettabile, purch
non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto,
ma sia collegato ad esso da un accostamento di pura fantasia
con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo
che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il
dispiego di unattivit creativa; n si pongono in tal caso rischi di
monopolio del nome di un colore che di necessit deve essere
adoperato da chiunque produca il medesimo bene, rischi che
invece si presenterebbero allorch si consentisse di ripetere il
colore del prodotto nel marchio
Nella specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato tale principio,
ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva riconosciuto
legittima la pretesa di protezione del marchio denominativo
Capsula Viola riguardante un vino della casa Antinori
Cass. Civ, Sez. i, 14 marzo 2001, n. 3666
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Il marchio
Segni suscettibili di costituire valido marchio
Problemi compatibilit marchi di forma e tridimensionali
Principio estraneit marchio al prodotto
Disciplina delle innovazioni tecniche
Brevettabili come invenzioni o modelli di utilit
Tutela limitata nel tempo (tutela marchio potenzialmente illimitata)
Esclusione registrabilit come marchi di tutte le forme suscettibili di costituire oggetto di
brevettazione (come invenzione o come modello)
Divieto di registrazione forme funzionali
Arricchiscono prodotto punto di vista tecnico
Articolo 9 Codice della Propriet Industriale Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchi di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma
imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che d un valore sostanziale al
prodotto
Utilit che consente la brevettazione di una forma deve superare una certa soglia
Requisito della novit e requisito della originalit
Esistono forme utili ma non brevettabili in quanto non dotate di sufficiente
originalit
Registrabili come marchi qualora dotate capacit distintiva
Esclusione registrabilit come marchi forme che conferiscono al prodotto un valore sostanziale
Forme ornamentali il cui valore estetico supera certa soglia
Registrabili come modelli o disegni
Attuazione Direttiva 98/71/CE elimina istituto brevetti per disegni e modelli
ornamentali
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Il marchio
Il principio dellestraneit del marchio al prodotto
Principio della estraneit del marchio al prodotto
Marchio come entit percettibile connessa al prodotto e capace
di differenziarlo
Estraneit al prodotto stesso e alle sue qualit
Separabilit dal prodotto senza che la natura ne venga alterata
Caratteristica qualitativa del prodotto
Esclusione tutelabilit come marchi delle innovazioni tecniche o
estetiche
Tutela perpetua marchi VS tutela limitata mediante brevettazione
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Il marchio
Requisiti di validit
Caratteristiche necessarie per tutelabilit come marchi
Loro mancanza determina la nullit del marchio
Corrispondenti alla funzione distintiva
Idoneit ad identificare una species di prodotto e/o servizio nellambito
di un genus (pluralit di prodotti e/o servizi dello stesso tipo)
Capacit distintiva o originalit
Diversit dalla denominazione generica del prodotto o del servizio
NB: indicazioni e denominazioni generiche possono legittimamente entrare
a far parte marchio complesso
Novit
Diversit dai marchi altrui preesistenti
Sostanziale / Formale
Liceit
Non ingannevolezza
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Il marchio
Requisiti di validit - La capacit distintiva
Articolo 7 Codice della Propriet Industriale
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
dimpresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente () purch siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di unimpresa da quelli di altre imprese
Articolo 13, comma 1, Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
dimpresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare ()
b)quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a
disegnare la specie, la qualit, la quantit, la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero lepoca di fabbricazione
del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio
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Il marchio
Requisiti di validit - La capacit distintiva
Capacit distintiva:
Il marchio deve essere idoneo ad identificare, agli occhi del
pubblico, una species di prodotto o servizio nellambito di un
genus
Due impedimenti alla registrazione:
Se il marchio non distingue i prodotti o i servizi di unimpresa da
quelli di altre imprese (Articolo 7 Codice della Propriet
Industriale)
Mancanza di carattere distintivo
Se il marchio costituito esclusivamente dalla denominazioni
generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
(Articolo 13, comma 1, Codice della Propriet Industriale)
Semplice descrittivit
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Il marchio
Requisiti di validit - La capacit distintiva I marchi espressivi
Parole o figura priva di valore semantico
Rolex, Adidas
Parole dotate di un proprio significato senza alcun collegamento col
prodotto o servizio da contraddistinguere
Diesel, Panda, Punto, Arena
Marchi espressivi
Panem, Oransoda, Fluimucil, Benagol, No gas
Descrivono o richiamano prodotto, sue caratteristiche, sua destinazione
Maggiore utilit per produttore
Tutela attenuata - marchi deboli
Problemi di compatibilit Articolo 13, comma 1, Codice della Propriet Industriale
Notevole indulgenza giurisprudenza
Sufficiente modificazione anche modesta, aggiunta prefissi o suffissi, combinazione con altre
parole in modo nuovo
Pomito, Brillo, Amplifon, Bergamon, Dermax, Frutteria
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Il marchio
Requisiti di validit - La capacit distintiva - I nomi geografici
Marchi costituiti da indicazioni sulla provenienza geografica del
prodotto
Prodotti agricoli e loro derivati, prodotti alimentari
Vini del Chianti, prosciutto di Parma, Parmigiano, arance rosse di Sicilia
Prodotti dellindustria estrattiva e acque minerali
Prodotti con tradizioni artigianale o industriale radicata
Vetri di Murano, orologi svizzeri
Problema analogo ai marchi costituiti da indicazioni descrittive
Articolo 13, comma 1, Codice della Propriet Industriale, vieta
registrazione come marchio del nome geografico che abbia portata
descrittiva di cui sopra
Validit registrazione qualora luogo di produzione prodotto non
influenza qualit dello stesso
Fabriano come marchio per carte
Validit registrazione come marchio nome geografico diverso da quello
in cui opera imprenditore
Marchio geografico di fantasia
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Il marchio
Requisiti di validit - La capacit distintiva - La riabilitazione
Capacit distintiva pu variare nel tempo
Sussistenza della capacit distintiva accertata al momento del deposito della
domanda di registrazione del marchio
Articolo 13, comma 2, Codice della Propriet Industriale () possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a
seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo
Riabilitazione marchio originariamente nullo per mancanza carattere distintivo al
momento domanda registrazione
Articolo 13, comma 3, Codice della Propriet Industriale Il marchio non pu
essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda
principale o dell'eccezione di nullit, il segno che ne forma oggetto, a seguito
dell'uso che ne stato fatto, ha acquistato carattere distintivo
Impossibilit pronunciare nullit marchio nullo al momento della domanda di
registrazione per mancanza capacit distintiva
Prima proposizione domanda nullit il segno, a seguito uso fatto, acquista
carattere distintivo
Congrua durata di uso esclusivo segno in connessione con singolo prodotto
Segno da generico a specifico nella percezione pubblico
Fenomeno diffuso per ditte-denominazioni settore bancario ed assicurativo e relativi marchi
generali
Banca Commerciale Italiana, Credito Romagnolo, Assicuratrice Italiana
Fenomeno raro per marchi speciali di prodotto (pi frequente caso inverso - volgarizzazione
Il Giornale, Coca Cola, Borotalco (originariamente descrittivi?)
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Il marchio
Requisiti di validit - La capacit distintiva - Giurisprudenza
Anche una parola di uso comune pu costituire un marchio brevettabile,
purch non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualit del
prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di pura fantasia che
le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, la quale
aveva dichiarato la nullit del marchio Fonder, riguardante materiale ausiliario
chimico-termico per fonderie di ferro e metallo
Cass. Civ., Sez. I, 9 ottobre 1992, n. 11017
La volgarizzazione del marchio consiste nellacquisizione al linguaggio
comune, dei produttori e, soprattutto, dei consumatori, della parola che
costituisce il marchio, in modo che questo, divenuto denominazione
generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realt linguistica
qualsiasi collegamento con lazienda dorigine e si sia, quindi,
spersonalizzato
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito
che avevano ritenuto la decadenza per volgarizzazione del marchio
Premaman, essendosi il vocabolo notoriamente diffuso nel linguaggio comune
col significato di abito o indumento di taglio molto ampio per future mamme,
tanto da essere inserito con questo significato nei dizionari pi accreditati della
lingua italiana
Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 1985, n. 573
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Il marchio
Requisiti di validit - La novit
Diversit del marchio rispetto altri marchi e segni distintivi di altro
tipo
Requisito da valutare con riferimento alla data di deposito della
domanda di registrazione
Articolo 12 Codice della Propriet Industriale
Chiarisce negativamente concetto di novit
Due macro categorie di mancanza della novit
Sostanziale (Articolo 12, lettere b) e c), Codice della Propriet Industriale)
Preesistenza nel linguaggio di mercato di parole, figure o segni noti ai
consumatori
Espressioni comunemente usate per prodotti diversa provenienza
e magari appartenenti a generi diversi
Marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti
stesso genere
Formale (Articolo 12, lettere d) ed e), Codice della Propriet Industriale)
Preesistenza una o pi domande di marchio depositate da altri per
prodotti stesso genere cui abbia fatto seguito valida registrazione
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Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
Articolo 12, lettera a), Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione () i segni che alla
data del deposito della domanda () siano identici o simili ad un segno
gi noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati,
messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dellidentit o somiglianza tra i segni e dellidentit o
affinit fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che pu consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni. Si considera altres noto il marchio che, ai sensi
dellarticolo 6 bis della Convenzione di Parigi (), sia notoriamente
conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notoriet
acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. Luso
precedente del segno, quando non importi notoriet di esso o importi
notoriet puramente locale, non toglie la novit, ma il terzo preutente ha
diritto di continuare nelluso del marchio, anche ai fini della pubblicit,
nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio
stesso. Luso precedente del segno da parte del richiedente o del suo
dante causa non di ostacolo alla registrazione
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Lezione n. 1
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Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
Concetto di confondibilit utilizzato sotto il profilo della novit
Concetto di confondibilit ampio
Copertura anche per prodotti affini
Previene anche rischio di associazione fra i due segni
Notoriet diffusa ed intensa (vedi contrapposizione letterale uso e
notoriet)
Non sufficiente che il marchio confondibile sia preusato, ma deve
essere noto
Notoriet attuale al momento del deposito della domanda del
marchio successivo
Prescinde da un uso attuale dello stesso marchio
Stesso concetto applicabile ai marchi stranieri (di Stati aderenti alla
Convenzione di Parigi) noti ma non usati nel nostro Paese
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Lezione n. 1
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Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
Notoriet puramente locale non inferisce requisito
novit
Principio applicabile a realt oggigiorno venute meno
Intensificarsi mobilit consumatori
Fenomeno pubblicitario
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
Preuso non notorio o a notoriet locale comporta posizione pi debole per il
marchio registrato
Esclusiva non totale - Diritto affievolito
Articolo 2571 Codice Civile Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt
di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui
anteriormente se ne valso
Articolo 12, lettera b) Codice della Propriet Industriale Luso precedente del segno,
quando non importi notoriet di esso o importi notoriet puramente locale, non toglie la
novit. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non
e' di ostacolo alla registrazione
Preutente continua usare segno nei limiti del preuso, sia quantitativamente che
territorialmente
Consentita coesistenza marchi nella zona di preuso (dottrina e
giurisprudenza)
In caso di confusione, onere differenziazione a carico del registrante
Non concerne marchio, ma elementi di contorno da aggiungere allo stesso
Preuso da parte del registrante non potr mai essere dostacolo alla
registrazione
Non esiste rischio di confusione per il pubblico
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33
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del
marchio non registrato ha diritto di continuare luso di esso, anche ai
fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la
successiva registrazione di marchio simile od uguale da parte di
altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione
normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante
() tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla
pi estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata
dallordinamento al marchio registrato () da escludere che, al di
l della espressa previsione del diritto di continuare nelluso del
marchio di fatto, spetti altres al preutente il diritto di vietare al
successivo registrante lutilizzo di esso nella zona di diffusione
locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso
delle disposizioni in materia, una sorta di regime di duopolio atto a
consentire, nellambito locale, la coesistenza del marchio preusato e
di quello successivamente registrato
Cass. Civ., Sez. I, 27 marzo 1998, n. 3236
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34
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
Articolo 12, lettera b) Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione () i segni che
alla data del deposito della domanda () siano identici o simili a
un segno gi noto come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio usato nell'attivit economica, o altro
segno distintivo adottato da altri, se a causa della identit o
somiglianza fra i segni e dell'identit o affinit fra l'attivit
d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che pu consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno,
quando non importi notoriet di esso, o importi notoriet
puramente locale, non toglie la novit. L'uso precedente del
segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di
ostacolo alla registrazione
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35
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Sostanziale
Principio della unitariet dei segni distintivi
Equiparazione preuso altri segni al marchio
Divieto di appropriazione della ditta o dellinsegna altrui
come marchio
Assenza di novit condizionata alla possibilit di confusione
(anche rischio di associazione fra i due segni)
Regime identico a quello del preuso dei marchi
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Formale
Novit marchio esclusa dal deposito anteriore domanda di marchio per lo
stesso segno o per segno confondibile, successivamente sfociata in valida
registrazione
Marchio anteriore identico e depositato per prodotti identici
Articolo 12, lettera d), Codice della Propriet Industriale Non possono costituire oggetto
di registrazione () i segni che alla data del deposito della domanda () siano identici
o simili ad un marchio gi da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorit, o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici o affini
Mancanza assoluta novit, senza valutazione confusione per il pubblico
Presunzione assoluta confondibilit
Marchio anteriore identico o simile e depositato per prodotti identici o affini
Articolo 12, lettera e), Codice della Propriet Industriale Non possono costituire oggetto
di registrazione () i segni che alla data del deposito della domanda () siano identici
o simili ad un marchio gi da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorit o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunit, se
comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi
Mancanza di novit condizionata a rischio di confondibilit
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Formale
In entrambi i casi si prescinde da un uso anteriore del marchio
Qualora domanda anteriore non sfoci nella registrazione, il marchio
depositato per secondo sar dotato del requisito della novit
Articolo 12, comma 3, Codice della Propriet Industriale Ai fini previsti
dal comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai
marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione
Principio non applicabile se seconda registrazione richiesta dal
titolare marchio anteriore
Eccessivo numero di marchi depositati
Maggiori rispetto a quelli realmente utilizzati
Mancato rinnovo alla scadenza
Interruzione definitiva delluso
Articolo 12, comma 2, Codice della Propriet Industriale nei casi di cui
alle lettere d) ed e) non toglie la novit il marchio anteriore che sia
scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o
possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dellarticolo 24 al
momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale
di nullit
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Formale
Requisito novit alla data deposito domanda
registrazione - Eccezione in caso di priorit
Due ipotesi di priorit previste dallArticolo 12, lettere d) ed e),
Codice della Propriet Industriale
Diritto di priorit
Chiunque deposita in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione
dUnione di Parigi una domanda di marchio, gode, per eseguire il
deposito negli altri Paesi, di un diritto di priorit di sei mesi
Situazione identica a deposito marchio in Italia il giorno stesso in
cui avvenuto il deposito nellaltro Paese
Per il sorgere del diritto di priorit occorre che la domanda
depositata nel Paese straniero sfoci in valida registrazione
Articolo 4 Convenzione di Parigi () riconosciuto come idoneo
a far nascere il diritto di priorit qualsiasi deposito avente valore di
deposito nazionale regolare - () per deposito nazionale
regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la
data alla quale la domanda stata depositata nel Paese in
questione, qualunque sia la sorte ulteriore della domanda
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Formale
Seconda ipotesi di priorit
Protezione temporanea
Articolo 18, comma 1, Codice della Propriet Industriale () pu
essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attivit
produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su
prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od
ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno
Stato estero che accordi reciprocit di trattamento
Articolo 18, comma 2, Codice della Propriet Industriale La
protezione temporanea fa risalire la priorit della registrazione a
favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna
del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio
per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di
registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della
consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'apertura
dell'esposizione
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40
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - Il marchio che gode di rinomanza
Casi di mancanza di novit considerati si fondano sul principio di
relativit della tutela del marchio
Novit esclusa quando prodotti o servizi siano eguali o affini
Articolo 12, lettera fe, Codice della Propriet Industriale Non
possono costituire oggetto di registrazione () i segni che alla data
del deposito della domanda () siano identici o simili ad un marchio
gi da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di priorit o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini,
quando il marchio anteriore goda nella Comunit, se comunitario, o
nello Stato, di rinomanza e quando luso di quello successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe
pregiudizio agli stessi
Scavalcamento principio relativit e possibilit confusione
Norma parallela allArticolo 20, lettera c), Codice della Propriet
Industriale che estende tutela marchio che gode di rinomanza
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Il marchio Viagra gode di sicura rinomanza riferendosi ad un
prodotto che divenuto una sorta di fenomeno di costume di massa,
cui connessa una fortissima valenza positiva. Il possibile lancio di
una linea di abbigliamento con il marchio Viagra si aggancia del
tutto parassitamente alla rinomanza acquisita dallomonimo prodotto
Pfizer, il che rende nulla la registrazione del marchio in quel settore
(Trib. Napoli, 31 marzo 2003, Pfizer Inc. c. Vincenzo Cafiero)
E nullo il marchio costituito dalla traduzione in lingua italiana di un
marchio anteriore altrui, quando sussiste possibilit di confusione tra
i due segni (nella specie sono stati ritenuti confondibili un marchio
costituito dalla parola inglese Fame e un marchio costituito
dallespressione italiana Saranno Famosi). E riservata allavente
diritto la registrazione dei segni usati in campo artistico e letterario,
se notori: pertanto il titolo di unopera cinematografica che abbia
acquistato grande notoriet non pu essere registrato come marchio
senza il consenso del titolare del diritto dautore al quale ()
concesso il diritto di impedire che altri approfittino commercialmente
del successo della sua opera e delle emozioni che essa suscita nel
pubblico (Trib. Roma, 24 dicembre 2002, Metro Goldwing Mayer
Studios Inc. c. Maria De Filippi e c. REVIM S.r.l.)
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - La convalidazione
Mancanza di novit che determina la nullit pu essere sanata?
Sanatoria analoga alla riabilitazione in tema di mancanza di capacit
distintiva
Fa venire meno la nullit di un marchio allorigine nullo per mancanza di
novit, precludendo la relativa azione di nullit
Articolo 28 Codice della Propriet Industriale Il titolare di un marchio di impresa
anteriore ai sensi dellarticolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi
notoriet non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi,
tollerato, essendone a conoscenza, luso di un marchio posteriore registrato
uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullit del marchio
posteriore n opporsi alluso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai
quali il detto marchio stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in
malafede. Il titolare del marchio posteriore non pu opporsi alluso di quello
anteriore o alla continuazione del preuso
Si vuole evitare che titolare marchio anteriore si astenga allinizio dallagire
per far dichiarare nullit marchio successivo e lo aggredisca solo in seguito
per eliminarlo dal mercato sostituendovi il proprio e cos lucrando della
notoriet altrui
Scopo ulteriore di consolidare una situazione di fatto facendo corrispondere
una situazione di diritto
Titolare marchio convalidato non pu opporsi alluso del marchio anteriore
Ulteriore deroga alluso contemporaneo di marchi confondibili
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La novit - I segni di uso comune
Articolo 13, lettera a), Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione () i segni ()
che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune
nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
Segni di uso comune nel linguaggio comune
Diverso da denominazioni generiche ed indicazioni descrittive (Articolo
13, comma 1, Codice della Propriet Industriale)
Parole frequentemente usate in relazione a generi di prodotti diversi
per indicarne livelli qualitativi o magnificarli
Standard, extra, super, deluxe, universal
Segni comuni negli usi costanti del commercio
Comprendono anche segni figurativi di uso comune
Stella a cinque punte, schema stemma araldico, corona, aquila
Saetta per prodotti elettrici, croce rossa per prodotti sanitari hanno
valenza descrittiva - tema della capacit distintiva
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La liceit
Articolo 14, comma 1, lettera a), Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
dimpresa () i segni contrari alla legge, allordine pubblico o al
buon costume
Formula mutuata dalla materia negoziale (Articolo 1343 Codice Civile)
Ordine pubblico
Fascio littorio, stella a cinque punte Brigate Rosse
Buon costume
Qualsiasi segno o parola contrastante con il comune senso del pudore (Articolo
529 Codice Penale Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e
gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si
considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo
diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a
persona minore degli anni diciotto)
Legge
Differenti dalla legge speciale
Requisito che deve perdurare per tutta la vigenza del marchio
Articolo 14, comma 2, lettera b), Codice della Propriet Industriale Il
marchio dimpresa decade () se sia divenuto contrario alla legge,
allordine pubblico o al buon costume
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La liceit
Articolo 10, comma 1, Codice della Propriet Industriale Gli stemmi e gli
altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei
casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonch i segni
contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico
non possono costituire oggetto di registrazione come marchio dimpresa, a
meno che lautorit competente non ne abbia autorizzato la registrazione
Rinvia alla Convenzione di Parigi per la Tutela della Propriet Industriale
Articolo 10, comma 2, Codice della Propriet Industriale Trattandosi di
marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di
alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, lUfficio italiano brevetti
e marchi, prima della registrazione, invia lesemplare del marchio e
quantaltro potr occorrere, alle amministrazioni pubbliche interessate, o
competenti, per sentirne lavviso ()
Articolo 10, comma 4, Codice della Propriet Industriale Se
lamministrazione interessata, o competente () esprime avviso contrario
alla registrazione del marchio, lUfficio italiano brevetti e marchi respinge la
domanda
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La liceit - Giurisprudenza
In tema di brevetto per marchio dimpresa, per definire lo specifico
ambito di operativit del divieto sancito dallarticolo 18, numero 4, Regio
Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (oggi Articolo 10, comma 1, Codice
della Propriet Industriale), in relazione allarticolo 6 della Convenzione
di Parigi, non rilevano i principi elaborati per definire i limiti della
concorrenza riguardo alluso dei segni commerciali (quali leventuale
notoriet del segno, la prediffusione ovvero la derivazione di un segno
rispetto allaltro), ma invece rileva il formale accertamento del fatto che
un segno sia, o non sia, emblema o parte dellemblema di un ente
internazionale come tale considerato dalle convenzioni cui il nostro
Paese aderisce
Nella specie, il segno comprendeva la raffigurazione di un serpente
attorcigliato ad un bastone, che distingue lo stemma dellOrganizzazione
mondiale della sanit
Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12738
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit - La non ingannevolezza
Articolo 14, comma 1, lettera b), Codice della Propriet Industriale
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
dimpresa () i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare
sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualit dei prodotti
o dei servizi
Riferibile ai soli marchi capaci di trasmettere un messaggio al
consumatore
Almeno marchio espressivo, non essendo applicabile ai marchi di mera
fantasia
Questione in termini di rapporto fra valore semantico del marchio e
prodotti rivendicati
Decettivit totale
Marchio Granlana registrato solo per filati sintetici
Decettivit parziale
Marchio Iperlanissima registrato per lana e filati sintetici
Parziale nullit per decettivit con riferimento ai soli filati sintetici
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Il marchio debole
Marchio descrittivo
Marchio che descrive il prodotto/servizio e/o le sue qualit e/o le sue funzioni
Es. Carciofo e Derma
Valido se lelemento descrittivo accompagnato da elementi di differenziazione
come aggiunte, suffissi, prefissi, distorsioni della parola
Es. Carcioghiotto, Dermadex
E marchio debole in quanto bastano lievi varianti per escluderne la violazione
Es. leciti sia Carcioghiotto che Carciofotto, sia Dermadex che Dermax
Es. altri marchi deboli: Benagol, Fluimucil, Enervit
Marchio figurativo
Marchio costituito da una figura
Es. la figura di un vitello o delle olive
E marchio debole se associato al prodotto che rappresenta
Es. il vitello per le carni in scatola e le olive per lolio
Valido se particolari stilizzazioni o elaborazioni: solo queste tutelate
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Il marchio forte
Marchio privo di nesso significativo con prodotti o servizi
contraddistinti
Segni di pura fantasia, privi di significato
Es. Rolex, Gucci
Segni con un proprio valore semantico ma non correlati al prodotto/servizio
Es. delle labbra per una marca di indumenti ed una testa di un gatto per una
casa di tessuti
Tutela forte: sono illecite varianti e modificazioni
Es. Guccini rispetto a Gucci e delle labbra per unaltra marca di indumenti
La forza di un marchio pu essere acquistata anche
successivamente
Un marchio debole pu diventare forte per luso e la pubblicit
Es. Vov (uovo), Estat e Lemonsoda
Un marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo pu
essere riabilitato
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Il marchio debole e il marchio forte - Giurisprudenza
Il fenomeno del secondary meaning consente a un marchio nullo, in
quanto generico o privo di capacit distintiva, di divenire nel tempo
valido, e ad un marchio debole, dotato di scarsa capacit distintiva,
di divenire forte, tramite luso, laccreditamento e la notoriet presso
unampia fascia di consumatori, conseguiti per effetto della
propaganda e pubblicit, con una significativa penetrazione nel
mercato del prodotto (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il
marchio Spizzico per servizi di ristorazione, in origine debole,
fosse divenuto un marchio forte per effetto del secondary meaning)
(Trib. Roma, 5 aprile 2004, Autogrill S.p.A. c. Pierluigi Iervese e
Spizzo di Iervese Pierluigi S.n.c.)
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Requisiti di validit
Caratteristiche necessarie per tutelabilit come marchi
Loro mancanza determina la nullit del marchio
Corrispondenti alla funzione distintiva
Idoneit ad identificare una species di prodotto e/o servizio nellambito
di un genus (pluralit di prodotti e/o servizi dello stesso tipo)
Capacit distintiva o originalit
Diversit dalla denominazione generica del prodotto o del servizio
NB: indicazioni e denominazioni generiche possono legittimamente entrare
a far parte marchio complesso
Novit
Diversit dai marchi altrui preesistenti
Sostanziale / Formale
Liceit
Non ingannevolezza
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Acquisto del diritto: soggetti legittimati
Articolo 19 Codice della Propriet Industriale
Pu ottenere una registrazione per marchio
dimpresa
chi lo utilizzi o
si proponga di utilizzarlo
nella fabbricazione o commercio di prodotti o
nella prestazione di servizi
della propria impresa o
di imprese di cui abbia il controllo o
che ne facciano uso con il suo consenso
Chiunque pu registrare validamente un marchio,
anche se non imprenditore
Limite - volont di destinarlo ad essere usato
In caso contrario, decadenza del marchio per non uso
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53
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Limiti: tutela del nome
Articolo 8, comma 2, Codice della Propriet Industriale I nomi di persona
diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati
come marchi, purch il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il
decoro di chi ha diritto di portare tali nomi
Limite: Lesione fama/credito/decoro
Esempi
Nome altrui per designare un prodotto di natura vile, volgare, poco decoroso
In caso di marchio complesso: figurazioni frivole o antiestetiche associate al nome altrui
Contraddizione nome/prodotto
Articolo 8, comma 2, Codice della Propriet Industriale prosegue In ogni
caso, la registrazione non impedir, a chi abbia diritto al nome, di farne uso
nella ditta da lui prescelta
Facolt limitata alluso nel nome nella ditta nel contesto di elementi idonei a
differenziarla dal marchio anteriore, per escludere il rischio di
confusione/associazione tra i due segni
Preclusa azione nullit dopo 5 anni se (i) tolleranza; (ii) malafede
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Limiti: tutela del ritratto
Articolo 8, comma 1, Codice della Propriet Industriale
I ritratti di persone non possono essere registrati come
marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la
loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in
loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli
altri ascendenti, e, in mancanza, o dopo la morte anche
di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso
Ci vuole il consenso perch improbabile che un ritratto di
fantasia coincida con fattezze di una persona reale (Vs. nome di
fantasia)
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Limiti: tutela dei segni notori
Crescente tendenza ad adottare come marchio
Laltrui marchio celebre in altro settore (norme tutela marchio
celebre)
Es: Rolex per dei capi di abbigliamento
Qualsiasi nome o segno comunque celebre (ma non registrato)
Necessit impedire operazioni parassitarie
Articolo 8, comma 3, Codice della Propriet Industriale
"Se notori, possono essere registrati come marchio solo
dall'avente diritto, o
con il consenso di questi o
dei soggetti di cui al comma 1
i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di
manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalit
economiche, nonch gli emblemi caratteristici di questi
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Preuso
Preuso non notorio o a notoriet locale comporta posizione pi debole per il
marchio registrato
Esclusiva non totale - Diritto affievolito
Articolo 2571 Codice Civile Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt
di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui
anteriormente se ne valso
Articolo 12 comma 1 lett. b), Codice della Propriet Industriale () L'uso precedente
del segno, quando non importi notoriet di esso, o importi notoriet puramente locale,
non toglie la novit.L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non di ostacolo alla registrazione
Preutente continua usare segno nei limiti del preuso, sia quantitativamente che
territorialmente
Consentita coesistenza marchi nella zona di preuso (dottrina e
giurisprudenza)
In caso di confusione, onere differenziazione a carico del registrante
Non concerne marchio, ma elementi di contorno da aggiungere allo stesso
Preuso da parte del registrante non potr mai essere dostacolo alla
registrazione
Non esiste rischio di confusione per il pubblico
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
... Preuso
In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del
marchio non registrato ha diritto di continuare luso di esso, anche ai
fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la
successiva registrazione di marchio simile od uguale da parte di
altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione
normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante
() tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla
pi estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata
dallordinamento al marchio registrato () da escludere che, al di
l della espressa previsione del diritto di continuare nelluso del
marchio di fatto, spetti altres al preutente il diritto di vietare al
successivo registrante lutilizzo di esso nella zona di diffusione
locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso
delle disposizioni in materia, una sorta di regime di duopolio atto a
consentire, nellambito locale, la coesistenza del marchio preusato e
di quello successivamente registrato
Cass. Civ., Sez. I, 27 marzo 1998, n. 3236
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Limiti: tutela diritto di esclusiva altrui
Articolo 14, comma 1, lettera c), Codice della Propriet
Industriale Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa () i segni il cui
uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di propriet industriale, o altro diritto esclusivo di terzi
In tal caso: nullit marchio (articolo 25, lettera b), Codice della
Propriet Industriale)
Es: lartista creatore di un marchio figurativo sar lunico a potere
attuare o consentire a terzi la registrazione della sua opera come
marchio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Registrazione del non avente diritto
Aventi diritto alla registrazione del marchio
Nomi e ritratti
Persone che hanno il diritto di portare quei nomi
Persone ritratte
Loro congiunti
Chiunque sia da loro autorizzato
Segni notori
Soggetti ai quali si deve la notoriet
Chiunque sia da questi autorizzato
Segni soggetti ad altrui diritto di esclusiva
Titolari di quei diritti
Terzi autorizzati
Registrazione del non avente diritto
Nullit del marchio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Registrazione del non avente diritto
Articolo 118 Codice della Propriet Industriale Qualora con sentenza
passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al
brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la
domanda, questi pu
se il titolo di propriet industriale non stato ancora rilasciato
ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza
assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione
rivestendo a tutti gli effetti la qualit di richiedente
depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza,
nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si
riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorit della domanda iniziale la quale cessa comunque di
avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la
cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente
identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorit della
domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti
ottenere il rigetto della domanda
Se il brevetto stato rilasciato o la registrazione sia stata effettuata a nome di
persona diversa dall'avente diritto, questi pu in alternativa
ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di
registrazione a far data dal momento del deposito
far valere la nullit del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne
aveva diritto
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61
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Registrazione in malafede
Articolo 19, comma 2, Codice della Propriet
Industriale Non pu ottenere una registrazione
per marchio di impresa chi ne abbia fatto la
domanda in mala fede
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62
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Procedimento di registrazione
Deposito domanda
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ufficio)
Camere di Commercio locali
Provvedono allinoltro presso lUfficio
Contenuto domanda
Esemplare del marchio
Indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio
destinato a contraddistinguere
Classificazione internazionale prodotti/servizi
Accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modifiche
Ogni domanda ha ad oggetto UN SOLO marchio
Altrimenti lUfficio invita il richiedente a modificare la domanda
Pubblicazione della domanda
LUfficio provvede alla pubblicazione della domanda nel
Bollettino Ufficiale del Marchi dImpresa
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Procedimento di registrazione
Esame della domanda
Esame regolarit formale
Esame sostanziale sullesistenza di impedimenti assoluti (in tal caso nullit) ossia
che il segno
Sia suscettibile di essere rappresentato graficamente (articolo 7 Codice della
Propriet Industriale)
Non sia di uso comune (articolo 12 Codice della Propriet Industriale)
Non sia contrario alla legge, allordine pubblico, al buon costume (articolo
14, comma 1, lettera a), Codice della Propriet Industriale)
Non sia descrittivo (articolo 13 e 10 Codice della Propriet Industriale)
Non sia uno stemma o un emblema di interesse pubblico (articolo 10 Codice
della Propriet Industriale)
Non sia idoneo ad ingannare il pubblico (articolo 14, comma 1, lettera b),
Codice della Propriet Industriale)
Non sia un segno notorio (articolo 8, Codice della Propriet Industriale)
Abbia o meno ad oggetto il nome di una persona diversa dal richiedente
Abbia o meno ad oggetto il ritratto di una persona diversa dal richiedente
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64
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Procedimento di registrazione
Osservazioni scritte
Qualunque interessato pu indirizzare allUfficio osservazioni scritte,
specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla
registrazione
Opposizione scritta
Entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda
Motivata e documentata
Impedimenti relativi (nullit relative perch legittimati ad invocarle solo in sede
giudiziale)
I titolari di un marchio anteriore registrato
Chi ha depositato una domanda di registrazione in data anteriore
Il licenziatario alluso esclusivo del marchio anteriore (articolo 12, comma 1, lett d)
Codice della Propriet Industriale e articolo 8 Codice della Propriet Industriale)
Lopposizione comunicata al richiedente (spatium conciliandi 2 mesi dalla
data di comunicazione, prorogabile su istanza delle parti)
Eventuale breve contraddittorio
Procedimento di opposizione
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Procedimento di registrazione
Esito esame
Domanda respinta
Impedimento assoluto / relativo
Possibilit impugnazione entro 30 giorni innanzi Commissione
dei Ricorsi (alti magistrati e professori universitari)
Sentenza
Eventuale ricorso per cassazione
Domanda accolta
Ufficio procede alla registrazione del marchio e allemissione
del relativo attestato
Originali inseriti nella Raccolta dei titoli di propriet
industriale
Notizia nel Bollettino Ufficiale dei marchi dimpresa
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66
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Effetti della registrazione
Marchio registrato privo di un requisito di validit
Chiunque pu chiedere allAutorit Giudiziaria ordinaria la
declaratoria di nullit del marchio
Articolo 117 Codice della Propriet Industriale La registrazione e la
brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la
validit e l'appartenenza dei diritti di propriet industriale
Data di deposito domanda
Produzione effetti
Registrazione del marchio
Diritto di esclusiva
Durata: 10 anni dalla data di deposito della domanda
Possibilit rinnovo registrazione marchio alla scadenza
(ogni volta per ulteriori 10 anni)
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67
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Uso del marchio
Uso
Onere duso da parte del titolare a pena di decadenza (non uso
per 5 anni dalla registrazione o uso sospeso per un periodo
ininterrotto di 5 anni. Se tuttavia il titolare effettua preparativi per
linizio o la ripresa delluso del marchio solo dopo aver saputo
che sta per essere proposta la domanda di decadenza, tale
inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non
effettuati almeno 3 mesi prima della proposizione della domanda
stessa)
Divieto duso per i terzi
Uso del marchio di prodotto
Apposizione del marchio sul prodotto o sulla confezione di esso
Uso del marchio di servizio
Uso nella pubblicit, sugli abiti delle persone che svolgono il
servizio, sulle cose che costituiscono oggetto del servizio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Usi vietati
Usi del marchio vietati
Soggetto terzo non autorizzato dal titolare
Titolare, ai sensi dellarticolo 21 comma 2 Codice della Propriet
Industriale Non consentito usare il marchio in modo contrario alla
legge, n in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o
servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualit o provenienza dei prodotti o servizi, a
causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un
altrui diritto di autore, di propriet industriale, o altro diritto esclusivo di
terzi
Onere di DIFFERENZIAZIONE in caso di uso dello stesso segno da
parte di imprenditori diversi (es. preuso locale e registrazione
successiva)
Negli elementi che contornano il marchio
NON indurre in INGANNO il pubblico
Statuto di non decettivit del marchio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Marchio di fabbrica e di commercio
Marchio di fabbrica
Il titolare del marchio contraddistingue i prodotti che egli stesso
ha fabbricato
Marchio di commercio
Il titolare del marchio contraddistingue i prodotti fabbricati da
terzi
Articolo 20, comma 3, Codice della Propriet Industriale
Il commerciante pu apporre il proprio marchio alle merci che
mette in vendita, ma non pu sopprimere il marchio del
produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o
le merci
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Diritto di esclusiva
Articolo 20 Codice della Propriet Industriale
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono
nella facolt di far uso esclusivo del marchio
Esclusiva in termini negativi
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare
nell'attivit economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso stato registrato
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identit o somiglianza fra i
segni e dell'identit o affinit fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pu
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione
Segno identico al marchio per prodotti o servizi identici
a quelli per cui esso stato registrato
Utilizzo vietato a prescindere da qualsiasi rischio confusione
Segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identit
o somiglianza fra i segni e dell'identit o affinit fra i
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che pu consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni
Marchio tutelato solo nei limiti della possibilit di confusione
Funzione distintiva
Rischio di confusione
Identit o somiglianza fra segni
Identit o affinit fra prodotti contrassegnati
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione
Quando vi un rischio di confusione?
Quando il pubblico pu essere indotto a ritenere che i prodotti
provengono da una medesima impresa
Collegamento con la funzione principale del marchio (indicazione origine
prodotti/servizi)
Come va valutato il rischio di confusione?
Valutazione in astratto
Si prescinde dalluso concreto del segno
Valutazione in concreto legittimerebbe :
Le copiature delle grandi marche fatte da falsari e smerciate per le strade
Ogni ipotesi in cui lacquirente consapevole di non comprare un prodotto
originale
Rischio di confusione pu consistere anche in rischio associazione fra
segni
Funzione distintiva tipica del marchio ampliata e tutela estesa a ipotesi
parassitarie non confusorie
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione
Quando i prodotti/servizi sono affini?
In passato
Prodotti o servizi ricollegabili al prodotto o servizio protetto dal
marchio
per la loro intrinseca natura
per la loro destinazione alla medesima clientela
per la loro destinazione alla soddisfazione dei medesimi bisogni
Oggi
Prodotti o servizi che se portano lo stesso marchio o marchi simili,
possono ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire
dalla medesima impresa
Es: oggi affini tra loro anche prodotti come labbigliamento e i
gioielli in quanto spesso i produttori di moda vi appongono un
unico marchio
NB: per il concetto di affinit NON rileva la classe di prodotti e
servizi in cui registrato il marchio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione - Giudizio di confondibilit
Elementi che devono concorrere per dar luogo a rischio di confusione
Confondibilit tra segni
Implicita in caso di marchi identici
Criteri utilizzati per stabilire se marchio adottato dal terzo simile a quello del titolare
Giurisprudenza
Esame comparativo
Non in via analitica
In via unitaria e sintetica
Apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti
Valutazione condotta avendo riguardo ad attenzione e cultura pubblico
Prodotti di consumo pi corrente e prezzo poco elevato
Confondibilit anche se relativa distanza tra i due prodotti
Prodotti al alto prezzo, destinati a pubblico qualificato
No confondibilit anche se relativa vicinanza
Ratio: lattenzione dellacquirente sar in genere tale da escludere la possibilit che egli si confonda
Giudizio confondibilit a prescindere tipologia di marchi
Denominativi - figurativi - misti
Esempi confondibilit:
Marchio denominativo centauro confondibile con marchio figurativo rappresentato dallimmagine di un
centauro
Marchi complessi: pluralit elementi, denominativi e figurativi
Nucleo caratteristico del marchio
Violazione marchio complesso se altro segno si avvicina al nucleo caratteristico
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75
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione - Giudizio di confondibilit - Giurisprudenza
Sussiste il rischio di confusione, che integra lillecito concorrenziale
di cui allarticolo 20 del Codice della Propriet Industriale, quando
un imprenditore adotta, per il proprio prodotto, un marchio
confondibile con quello adoperato da un concorrente per
contraddistinguere un prodotto affine; ricorre tale ipotesi nel caso in
cui un marchio parzialmente identico a quello gi proprio di un
acqua minerale sia utilizzato per contraddistinguere un fazzoletto
detergente bagnato in acqua, in quanto tale confondibile con chi
produce lacqua
Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2002, n. 6393
Diva International S.r.l. c. San Pellegrino S.p.A.
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione - Giudizio di confondibilit - Giurisprudenza
Al fine dellaccertamento della confondibilit o meno di due marchi,
il Giudice del merito deve procedere allesame comparativo tra i
marchi in conflitto non in via analitica attraverso una
particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni
singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica mediante un
apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti
Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 1984, n. 241
Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta ed adeguatamente
motiva la decisione della Corte dAppello, la quale, attraverso una
comparazione globale, sia sul piano della forma che della funzione aveva
escluso che costituisse contraffazione del marchio a.d.a.m.,
rappresentante la sigla di una ditta produttrice di tessuti, il marchio
byadams trusers usato da altra impresa per contrassegnare pantaloni di
sua produzione, attesa la diversit nellaspetto grafico e visivo, in quello
fonetico ed acustico ed in quello concettuale, tale da impedire nel
consumatore medio possibilit di confusione o richiami e collegamenti
mentali tra i due marchi
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione - Giudizio di confondibilit - Marchi deboli/forti
Intensit tutela marchio varia in funzione del maggior o minor grado
di capacit distintiva
Marchio debole
Bastano lievi varianti per escluderne la violazione
Es: marchio descrittivo
Descrive il prodotto/servizio e/o le sue qualit e/o le sue funzioni
Es. Carciofo e Panem (leciti sia Carcioghiotto che Carciofotto)
Es: marchio figurativo (marchio debole se associato al prodotto che
rappresenta)
Costituito da una figura
Es: figura di un vitello o delle olive (vitello per le carni in scatola - olive per
lolio)
Marchio forte
Maggiore tutela - sono illecite varianti e modificazioni
Es: marchi di pura fantasia, privi di significato
Es: Rolex, Gucci
Es: marchi con un proprio valore semantico ma non correlati al prodotto/servizio
Es: delle labbra per una marca di indumenti ed una testa di un gatto per una casa di
tessuti
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
La relativit della tutela
Relativit o specialit della tutela del marchio
Violazione diritto di marchio solo se
Confondibilit dei segni distintivi e
Identit/affinit prodotti/servizi corrispondenti
Se solo confondibilit dei segni: no violazione del diritto
Limite della tutela
Articolo 2569 Codice Civile: Il titolare del marchio ha diritto di valersene in modo esclusivo
per i prodotti o i sevizi per i quali stato registrato
Articolo 20, comma 1, lettera a), Codice della Propriet Industriale vieta ai terzi luso di un
segno identico per prodotti o servizi identici
Articolo 20, comma 1, lettera b), Codice della Propriet Industriale vieta ai terzi luso di un
segno simile per prodotti o servizi identici o affini
Articolo 15, comma 3, Codice della Propriet Industriale la registrazione esplica effetto
limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi
affini
Eccezione marchio celebre
Articolo 20, lettera c) Codice della Propriet Industriale un segno identico o simile al marchio
registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi
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79
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
La classificazione di prodotti e servizi
Registrazione e Classe
Articolo 156 Codice della Propriet Industriale La domanda di
registrazione di marchio deve contenere
lidentificazione del richiedente ()
leventuale indicazione della priorit ()
la riproduzione del marchio
lelenco dei prodotti o servizi che il marchio destinato a
contraddistinguere
I generi di prodotti e servizi sono divisi in 42 classi
Il marchio pu essere registrato per una o pi classi
Le tasse sono commisurate al numero delle classi
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Rischio di confusione - Giudizio di confondibilit - Marchi difensivi
Marchi difensivi
Deposito marchi simili a quello principale da parte del titolare
Impediscono che produttori concorrenti registrino marchi vicini
altrimenti leciti
Sfuggono al principio della decadenza per non uso (ovvero 5 anni
dalla registrazione per non uso o per sospensione), a condizione
che marchio principale sia utilizzato
Liste protezione
Deposito marchio per pluralit prodotti e/o servizi, compresi in
classi diverse
Ampliamento tutela a fronte pagamento tasse pi elevate
Decadenza parziale in caso di non utilizzo (giurisprudenza concorde
nel mantenere il termine di 5 anni)
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Uso marchio a fini descrittivi
Uso del segno altrui in funzione di marchio: illecito
Uso del segno altrui in funzione descrittiva: lecito
A condizione che tale uso sia conforme ai principi di correttezza
professionale
Es. un terzo pu usare il proprio nome e indirizzo anche se confondibili con
un marchio registrato altrui
Articolo 21 Codice della Propriet Industriale I diritti di marchio d'impresa
registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivit economica,
purch luso sia conforme ai principi della correttezza professionale :
a) del loro nome e indirizzo
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualit, alla quantit, alla destinazione, al
valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio
c) del marchio d'impresa se esso necessario per indicare la destinazione di un
prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Uso marchio a fini descrittivi - Giurisprudenza
In ipotesi di uso da parte del titolare di unattivit
economica del proprio nome personale e del proprio
indirizzo, la norma dellarticolo 21 del Codice della
Propriet Industriale prevede che il titolare di un brevetto
anteriore a tale uso non pu vietarlo, purch esso sia
conforme ai principi della correttezza professionale, e
quindi non in funzione di marchio ma solo descrittiva
Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 1996, n. 10351
Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dellenunciato
principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito la quale si era
limitata ad affermare che, ai sensi dellarticolo 1 bis della Legge
Marchi (oggi art. 21 Codice della Propriet Industriale), da parte di
un titolare di un brevetto per marchio anteriore non pu essere
inibito luso del nome civile della persona nellesercizio di unattivit
commerciale senza svolgere alcun accertamento circa la conformit
di tale uso alla correttezza professionale
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83
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Lazione di contraffazione
Violazione diritto esclusivo sul marchio definita contraffazione
Azione giudiziaria con la quale si procede alla tutela del marchio
definita azione di contraffazione
Oggetto azione
Vietare a terzi luso del marchio contraffattorio, a prescindere dalla messa in
commercio dei prodotti/servizi
Legittimazione attiva
Titolare del marchio
Licenziatario in esclusiva
Licenziatario senza esclusiva e distributore del prodotto possono comunque
intervenire in giudizio ad adiuvandum
Chi ha depositato domanda di registrazione
Domanda di contraffazione pu essere accolta a condizione effettiva registrazione
Legittimazione passiva
Autore comportamento costituente contraffazione
Fabbricante e rivenditore
Eventuale licenziatario marchio contraffattorio
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Lazione di contraffazione
Giurisdizione
Autorit Giudiziaria italiana
Qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti
Competenza
Giudice del domicilio del convenuto
Giudice del domicilio dellattore
Se convenuto no residenza/dimora/domicilio Italia
Autorit Giudiziaria di Roma
Se anche attore no residenza/dimora/domicilio Italia
Giudice del luogo in cui si verificata la contraffazione
Luogo ove prodotti/servizi offerti in vendita o reclamizzati
Competenza diffusa a tutti i fori es. se pubblicit nazionale
Copia atto introduttivo giudizio di contraffazione deve
essere comunicata allUfficio Italiano Brevetti e Marchi
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85
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche
Azione contraffazione pu essere preceduta da 3
misure cautelari tipiche, che possono essere concesse
anche in corso di causa
Descrizione Art. 128 Codice della Propriet Industriale
Sequestro Art. 129 Codice della Propriet Industriale
Inibitoria Art. 131 Codice della Propriet Industriale
Articolo 128 Codice della Propriet Industriale Le
istanze per l'espletamento della consulenza tecnica
preventiva prevista dall' art. 696-bis del codice di
procedura civile, si propongono al Presidente della
sezione specializzata del tribunale competente per il
giudizio di merito, secondo le disposizioni del
medesimo articolo, in quanto compatibili
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86
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche - La descrizione
Scopo
Precostituzione prova dellavvenuta contraffazione
Modalit
Viene eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario (+ periti e mezzi tecnici)
Verbale con descrizione marchio contraffattorio
Eventuali riprese fotografiche
Richiesta
Presidente del Tribunale territorialmente competente per causa merito
Decisione
Con ordinanza o con decreto (se inaudita altera parte)
Descrizione superflua se sufficiente acquistare un esemplare del
prodotto recante il marchio contraffatto
Descrizione necessaria qualora i prodotti non siano ancora in
vendita
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87
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche - Il sequestro
Modalit
Eseguito a mezzo Ufficiale Giudiziario
Sequestro prodotti e mezzi adibiti alla produzione
Richiesta
Presidente del Tribunale territorialmente competente
Nomina Giudice
Decisione con ordinanza o con decreto motivato (se inaudita
altera parte)
Sia per descrizione che per sequestro: entro 30 giorni
da ordinanza o decreto, inizio giudizio di merito
Sia descrizione che sequestro possono essere chiesti
anche nel corso del giudizio di merito
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88
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche - Linibitoria
Scopo
Inibizione al presunto contraffattore dei seguenti comportamenti
Fabbricazione
Commercio
Uso dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio contraffatto
Ogni altro uso marchio stesso
Es: promozionale o pubblicitario
Richiesta
Presidente del Tribunale territorialmente competente
Nomina Giudice
Decisione con ordinanza o con decreto motivato (se inaudita altera parte)
Cauzione
Giudice pu fissare una somma dovuta per ogni violazione dellinibitoria
successivamente contestata o per ogni ritardo nellesecuzione del
provvedimento
Possibile richiesta anche durante giudizio di merito
Pi efficace tra le misure cautelari
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89
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Lacquisizione delle prove
Articolo 121, comma 2 e 2-bis, Codice della Propriet Industriale
Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle
proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa pu ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure
che richieda le informazioni alla controparte. Pu ottenere altres
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono
violazione dei diritti di propriet industriale
In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante
atti di pirateria di cui all'articolo 144, il giudice pu anche
disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della
controparte
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90
Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Le sanzioni - Linibitoria
Principali sanzioni contenute nella sentenza di accertamento della
contraffazione del marchio
Inibitoria e ordine di ritiro definitivo dal commercio
Risarcimento del danno
Inibitoria
Ordine di cessare e di non riprendere lattivit giudicata in violazione dellaltrui
marchio registrato
Previene continuazione dellillecito
Sventa la possibilit di ripetizione di esso
Inibitoria anche quando la contraffazione sia stata interrotta, se pericolo di ripresa
Se ordine non rispettato?
Sanzione penale per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
(articolo 388 Codice Penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
Giudice)
Misura di rafforzamento
Il giudice pu fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento
Articolo 124, comma 2, Codice della Propriet Industriale
Non forma preventiva liquidazione danno
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Le sanzioni - Il risarcimento del danno
La sentenza che accerta contraffazione, ove risulti che
comportamento contraffattore sia stato caratterizzato da dolo o
colpa grave, condanna convenuto al risarcimento del danno
Contraffattore presunzione di colpa (inversione onere prova)
Entit del danno
Se diretta concorrenza prodotti/servizi
Mancato utile del titolare per le vendite non realizzate a causa della
presenza sul mercato del prodotto del contraffattore
Difficile provare le mancate vendite
Utile realizzato dal contraffattore con la vendita dei prodotti recanti il marchio
contraffatto
Scritture contabili del contraffattore
Cifra equivalente a ipotetiche royalty (canone di licenza)
Se non diretta concorrenza prodotti/servizi
Impossibilit liquidazione danno su base mancate vendite
Danno = discredito provocato dai prodotti del contraffattore
Difficile quantificazione
Generalmente liquidazione equitativa
LIUC - Diritto Industriale
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Altre sanzioni
Ulteriori sanzioni conseguenti accertamento contraffazione marchio
Distruzione
Parole, figure, segni con le quali stata commessa la contraffazione
Prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio
Pubblicazione della sentenza
Per intero o in parte
In uno o pi giornali
A spese del convenuto
Indipendentemente condanna risarcimento del danno
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Lezione n. 1
13 aprile 2012
Il marchio
Azione di contraffazione - Giurisprudenza
Con riguardo ad azione di contraffazione di marchio, il Giudice
deve preventivamente procedere alla qualificazione del marchio
come forte o debole, costituendo questa la premessa logica del
giudizio sulla confondibilit del marchio, in quanto tale giudizio deve
essere condotto per i marchi deboli con criteri meno rigorosi che per
i marchi forti, essendo la protezione dei primi limitata alle parti del
segno dotate di originalit mentre per i marchi forti la tutela estesa
a tutti gli elementi che li compongono
Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 1994, n. 1724
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza
impugnata perch questa, nel valutare il marchio Cointreau,
relativo ad una bottiglia di liquore, dopo aver individuato alcuni
elementi caratterizzanti quel marchio, che erano tipici di marchi forti,
aveva senza alcuna specifica motivazione affermato che si trattava
di un marchio debole