Civile Ord. Sez. U Num.

4307 Anno 2024

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Oggetto
Relatore: CARRATO ALDO
RIC. CONTRO
Data pubblicazione: 19/02/2024
DECISIONI

DI GIUDICI SPECIALI

R.G.N. 2778/2023

Cron.
Rep.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ud. 05/12/2023
CC

ORDINANZA
sul ricorso 2778-2023 proposto da:
ESIM S.R.L. - ELETTRICA SOCIETA' IMPIANTI MERIDIONALI, in
persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati ROSA VOLSE e NINO SEBASTIANO MATASSA;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLA
MARCONE, che la rappresenta e difende;
- controricorrente-
e
TESMEC RAIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 12,
presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, che la
rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato Giovanni Frau;
 - altra controricorrente –
nonché contro
MER. MEC. S.P.A., DMA S.R.L. e PLASSER ITALIANA S.R.L., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
- intimate –
avverso la sentenza n. 5114/2022 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 21/06/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
5/12/2023 dal Consigliere ALDO CARRATO;

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lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO
VITIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO
1. L’ESIM s.r.l. (Elettrica Società Impianti Meridionali) – assuntasi
quale titolare di diritti di privativa industriale di determinati sistemi di
diagnostica impresenziata, con ottenimento del diritto di brevetto in
data 29 marzo 2018 - proponeva appello avverso la sentenza del TAR
Lazio n. 2974/2021 riguardante l’impugnazione del bando di gara RFI
(Rete Ferroviaria Italiana DAC) n. 380/2018 per l’avvio della
procedura comparativa avente ad oggetto la “Fornitura e Full
Maintenance Service di n. 15 autocarrelli per la diagnostica
territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni”.
Il citato TAR – previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo sollevata dalla resistente RFI - respingeva
entrambi i motivi proposti dalla ricorrente: - con il primo era stato
vantato un diritto di esclusiva sostenendo che essa ricorrente fosse
l’unica legittimata a procedere alla fornitura oggetto del bando; - con
il secondo era stato contestato che la gara non fosse sufficientemente
aperta anche alle piccole e medie imprese attraverso una suddivisione
in lotti, avendo riguardo al requisito concernente il fatturato specifico
medio negli ultimi tre anni.
Con sentenza n. 5114/2022 (pubblicata il 21 giugno 2022), il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - decidendo sull’appello
formulato dalla ESIM nonché sull’appello incidentale avanzato da RFI,
con il quale veniva riproposta l’eccezione di difetto di giurisdizione del

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G.A., da esaminare in via pregiudiziale (oltre che nella costituzione
della società MER MEC, che aderiva alla prospettazione di RFI) –
accoglieva quest’ultimo, così dichiarando l’inammissibilità del ricorso
di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
(e, in parte, anche per carenza di interesse).
A tal proposito, il Consiglio di Stato osservava che, con la domanda
introduttiva di primo grado, la ESIM aveva inteso ottenere
l’accertamento della pretesa usurpazione del suo brevetto e ciò in via
diretta e principale, impugnando, per il riconoscimento di tale

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violazione, il bando di gara.
In altri termini, ad avviso del Consiglio di Stato, nel caso in questione,
il suddetto accertamento demandato al giudice amministrativo non si
risolveva in un accertamento incidentale afferente ad un presupposto
per la valutazione del corretto esercizio del potere pubblicistico, bensì
involgeva un accertamento principale della menzionata usurpazione,
atteggiandosi lo stesso esercizio di detto potere a violazione della
norma di relazione il cui accertamento doveva intendersi, per contro,
attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario. Né – aggiungeva il
Consiglio di Stato – poteva ritenersi che si vertesse in una ipotesi di
giurisdizione esclusiva del g.a., difettando nella fattispecie l’intimo
collegamento tra diritti soggettivi ed interessi legittimi che costituisce
il “proprium” di siffatta giurisdizione, venendo in rilievo il solo diritto
soggettivo fatto valere dall’ESIM al rispetto dei propri diritti di
privativa industriale, da considerarsi del tutto distinto rispetto
all’interesse legittimo della medesima parte a partecipare ad una
procedura legittima.
2. Contro tale sentenza del Consiglio di Stato ha proposto ricorso,
dinanzi a queste Sezioni unite, sulla base di un solo motivo, ai sensi
degli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a.,
nonché per violazione degli artt. 7, 8 e 133 c.p.a.
Hanno resistito con distinti controricorsi RFI e TESMEC RAIL S.r.l.,
mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il
rigetto del ricorso.

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Il difensore della ricorrente ha depositato memoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente chiede che venga
dichiarata – in ordine alla controversia in esame – la sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente cassazione
della sentenza impugnata.
A sostegno della proposta censura la ricorrente deduce che – in base
al criterio generale del “petitum” sostanziale - la stessa non aveva

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mai richiesto dinanzi al TAR, con il ricorso introduttivo, un
“accertamento principale” sulla lesione dei suoi diritti di proprietà
intellettuale, bensì l’annullamento dei due su richiamati
provvedimenti amministrativi (bando di gara e provvedimento di
aggiudicazione) siccome illegittimi.
A tal proposito la ricorrente evidenzia che, per decidere sulla
fondatezza o meno del prospettato vizio di legittimità, l’adito giudice
amministrativo avrebbe potuto e dovuto valutare – in via meramente
incidentale ed ai sensi dell’art. 8 c.p.a. – la questione pregiudiziale su
se effettivamente sussisteva in capo ad essa ricorrente un diritto
soggettivo (privativa industriale) che avrebbe precluso la fornitura dei
mezzi da parte di terzi e, dunque, avrebbe impedito l’espletamento di
una gara pubblica, e ciò sarebbe dovuto avvenire, per l’appunto,
attraverso un mero accertamento incidentale, come tale inidoneo al
giudicato.
Aggiunge la ricorrente che la mera circostanza che il privato potesse
rivolgersi anche al giudice ordinario (come, peraltro, si era venuto a
verificare nel caso di specie) per ottenere una tutela in via principale
e, quindi, per vedersi garantita la tutela “erga omnes” della privativa
industriale non avrebbe potuto comportare che il giudice ordinario
potesse annullare il provvedimento amministrativo illegittimo o
potesse sostituirsi al giudice amministrativo nella valutazione della
legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. (o da organismi di
diritto pubblico equiparati alla P.A.).
2. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere
rigettato, dovendosi, perciò, confermare – con riferimento alla

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vicenda processuale che viene in rilievo (ed avuto riguardo alla
specifica statuizione in punto giurisdizione) – la sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto dal Consiglio di
Stato con la sentenza qui impugnata.
In effetti, va rilevato che - con il ricorso originario proposto davanti
al TAR – l’odierna società ricorrente, sotto la denuncia formale di
illegittimità del bando (alla cui conseguente procedura – si badi - non
aveva, peraltro, partecipato aveva, in effetti, dedotto che lo stesso
prevedeva un oggetto impossibile e illecito, sul presupposto che le

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prestazioni oggetto della procedura indetta da RFI si sarebbero
dovute considerare sovrapponibili ad una tecnologia (diagnostica
impresenziata) coperta da proprietà intellettuale e da brevetto
industriale da ritenersi riconosciuto in via esclusiva ad essa ricorrente
ESIM, con derivante violazione di detta proprietà assistita da
brevetto, assumendosi, in sostanza, un’asserita usurpazione del
brevetto stesso.
Così impostata la domanda, si osserva che la stessa, in effetti, mirava
a far accertare detta violazione che, tuttavia, non avrebbe potuto
riverberarsi nell’illegittimità del bando e/o dei conseguenti atti della
procedura di gara, risultando, piuttosto, strumentalmente proposta
per far emergere la sua idoneità a produrre i suoi effetti su un diverso
piano, ovvero quello della (eventuale) responsabilità risarcitoria di
natura civilistica, con la conseguente verificazione di tutti i relativi
effetti.
Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non si veniva a porre
un problema di bando nullo in quanto suppostamente illecito (in
relazione alla natura del suo oggetto), ma la domanda della società
ESIM era – sul piano della individuazione del suo reale “petitum
sostanziale” - diretta all’accertamento della sua affermata proprietà
intellettuale sull’oggetto stesso, da considerarsi esclusiva in quanto
brevettata.
Al riguardo è opportuno notare che – nella stessa rubrica del primo
motivo del ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR (come
riportato nel testo del ricorso presentato avanti a queste SS.UU.: cfr.
pag. 7) – l’odierna ricorrente, dopo la prospettazione di una generica

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“violazione dei principi ordinamentali di legalità, buon andamento e
imparzialità”, aveva denunciato un secondo profilo ricondotto alla
“violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della L. n.
633/1941 e dell’art. 1325 c.c.”, violazione tipicamente correlabile
all’accertamento di una responsabilità di carattere civilistico.
E’ altrettanto sintomatico di tale impostazione la circostanza che,
nelle more del giudizio amministrativo, la stessa società ESIM aveva
intentato una causa dinanzi al Tribunale civile di Roma – Sezione
Specializzata per i brevetti diretta all’accertamento del suddetto

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diritto di esclusiva protetto da apposito brevetto, con richiesta di
inibizione a RFI della sua asserita abusiva utilizzazione. Con tale
domanda, quindi, l’ESIM S.r.l. mirava e vedersi riconosciuta la
violazione di un diritto soggettivo da ricondurre alla lamentata
usurpazione del brevetto, reclamando il risarcimento di eventuali
danni ed invocando la predetta inibizione a carico di RFI e, perciò,
implicitamente chiedendo che l’oggetto tutelato dal suo diritto di
esclusiva come proprietaria intellettuale coperta da brevetto non
venisse illecitamente utilizzato dalla medesima RFI (quindi anche per
evitare che venisse indetto un bando avente ad oggetto
l’aggiudicazione delle relative prestazioni riguardanti l’affidamento di
forniture e Full Maintenance Service di veicoli ferroviari per la
diagnostica territoriale), così facendo valere una pretesa civilistica,
essenzialmente sovrapponibile a quella dedotta dinanzi al giudice
amministrativo.
Si prospetta, quindi, chiaramente come l’accertamento dell’asserita
violazione del brevetto e della pretesa all’ottenimento dei conseguenti
danni non rientra tra gli accertamenti di carattere incidentale previsti
dall’art. 8 c.p.a., atteggiandosi come questioni estranee al
procedimento amministrativo che aveva portato RFI all’indizione del
bando di gara contestato dall’ESIM.
In altri termini, nell’ipotesi qui in esame, l’accertamento demandato
al giudice amministrativo non si risolveva in un accertamento
incidentale afferente ad un presupposto per la valutazione del
legittimo esercizio del potere di natura pubblicistica, bensì in un
accertamento principale, atteggiandosi lo stesso esercizio del potere a

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violazione della norma di relazione, la cui cognizione spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Quindi, la controversia introdotta dalla società EFIM con il suo ricorso
deve essere considerata – sul piano del suo contenuto oggettivo
sostanziale - di natura civilistica, estranea al procedimento
amministrativo da cui ebbe a scaturire la pubblicazione del bando di
gara, essendo stata prospettata la lesione di un brevetto che, ove
accertata, avrebbe potuto comportare una responsabilità della P.A. di
natura diretta, con eventuali conseguenze risarcitorie in favore della

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ricorrente quale titolare del diritto soggettivo asseritamente leso.
3. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte,
il ricorso deve essere respinto, avendo il Consiglio di Stato – con la
sentenza impugnata – ravvisato la fondatezza (sul punto) dell’appello
incidentale di RFI, ritenendo correttamente sussistente il difetto di
giurisdizione in relazione al primo motivo del ricorso formulato dinanzi
al TAR (al quale solo inerisce la questione di giurisdizione poi
avanzata con il ricorso dinanzi a queste SS.UU.), con la conseguente
inammissibilità del primo motivo dell’appello principale, vertendo la
questione su fattispecie rimessa alla giurisdizione del giudice
ordinario, che va, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano distintamente, in
favore delle controricorrenti RFI S.p.a. e TESMEC RAIL S.p.a., nella
misura di cui in dispositivo (mentre non vi è luogo a provvedere in
ordine alle spese relative agli altri rapporti processuali tra la
ricorrente e le altre società intimate, non avendo esse svolto attività
difensive in questa sede).
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione

del giudice ordinario.

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Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti
RFI S.p.a. e TESMEC RAIL S.r.l., delle spese del presente giudizio,
liquidate, per ognuna, in complessivi euro 5.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella
misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

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bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 5

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