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Avv.

Deborah De Angelis
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. Alessandro Lodato
Spett.le IM2B
spedita via e-mail a: albertobertuetti@gmail.com

Roma, lì 5 febbraio 2019

Ogg.: Parere pro-veritate sulla proteggibilità giuridica dell’applicazione IM2B

Si è rivolta al mio studio la Start-Up Innovativa IM2B S.r.l., chiedendo un parere in merito
alla brevettabilità di un’applicazione denominata IM2B.
Dopo la consultazione della documentazione inviata e delle intercorse corrispondenza sia
scritta, sia orale, è stato appreso che l’applicazione IM2B consente di distribuire musica legata ad
un brand, mediante il riconoscimento di un codice QR o Bar Code apponibile su diverse tipologie
di prodotti di consumo. Nello specifico, attraverso l’acquisto di un prodotto, l’acquirente può
collezionare la musica associata a quel brand, condividerla ed eseguirla liberamente, a scopo
personale e senza fine di lucro. L’applicativo all’uopo sviluppato ha il nome di DPS- Digital
Physical Sync. Pertanto, da quanto si evince, lo scopo dell’applicazione è quello di offrire un
nuovo modo di pubblicizzare un prodotto commerciale, attraverso la condivisione di musica.
L’applicativo IM2B serve per distribuire musica “brandizzata” cioè scelta d’accordo tra IM2B e il
brand.
Come da Voi riferito, attraverso l’App è possibile scansionare il codice che si trova sul
prodotto e riprodurre la musica sul proprio smartphone, tablet, pc. Inoltre, ogni riproduzione tramite
codice comporterà il pagamento dei diritti di riproduzione meccanica c.d. DRM (9%) ai titolari dei
diritti, oltre che le royalties per gli artisti del 18% sul PPD stabilito con il cliente.
A tal proposito, osserviamo che, essendo concessa la possibilità di fruizione in streaming dei
brani musicali, dovranno essere altresì concessi i diritti di comunicazione al pubblico.

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Dunque, l’applicazione ha creato di fatto un nuovo strumento per il marketing, sulla scia del
fenomeno già conosciuto come sound branding, costituendo una sorta di digitalizzazione del
prodotto commerciale fisico.
A seguito della suddetta creazione, nasce l’esigenza di trovare il giusto rimedio per la sua
tutelabilità assicurando la titolarità dei diritti di utilizzazione, nonché la paternità della stessa.
Per rispondere ai quesiti sottesi al parere richiesto, al fine di trovare la soluzione più adatta
in tema di tutela della creazione predetta e scegliere, dunque, tra la brevettabilità (invenzioni
industriali o modello di utilità) o la tutela secondo le norme del diritto d’autore, è necessario
innanzitutto chiarire brevemente il quadro normativo attuale.
Ai sensi dell’art 45 del Codice della Proprietà Industriale (di seguito per brevità CPI)
(Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30) possono essere oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni
settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e che siano atte ad avere
un'applicazione industriale. Il secondo comma dell’art. 45 elenca anche ciò che non rientra nel
campo delle invenzioni, in particolare alla lettera b), si esclude la brevettabilità per i piani, i principi
ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di
elaboratore (in quest’ultimo caso, a meno che non esista un “effetto tecnico” ulteriore rispetto alla
normale interazione del software con il dispositivo hardware, in questo caso il software potrà essere
brevettato)a.
Inoltre, tra i requisiti per la brevettabilità c’è la novità (art. 46 CPI). L’invenzione, infatti,
non deve essere compresa nello stato della tecnica, non deve dunque essere stata resa accessibile al
pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di
brevetto. Pertanto, qualora l’inventore abbia già presentato l’invenzione pubblicamente, in qualsiasi
forma (per esempio la presentazione ad un convegno, la pubblicazione su qualche rivista o sito web,
ecc), ciò può far venir meno il requisito della novità e rendere vano il proponimento della domanda
di brevetto.
Altro requisito è l’attività inventiva (art. 48 CPI) ovvero la non ovvietà, intesa nel senso
che per una persona esperta nel ramo l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato
della tecnica o comunque una soluzione tecnica ovvia. Ciò che è necessario al contrario è che
l’invenzione risulti come un apporto ulteriore, qualcosa che allo stato della tecnica non esisteva e
neppure può dedursi come conseguenza logica da ciò che già esiste.


a La durata di protezione dell’invenzione è di 20 anni dalla data di domanda brevetto.

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Questo è un punto focale della questione, in quanto proprio la mancanza di inventiva può
costituire uno dei motivi del rifiuto di un brevetto.
Ulteriore requisito ai fini della brevettabilità è l’applicabilità industriale (art. 49 CPI),
intesa come effettiva e concreta capacità dell’oggetto dell’invenzione di essere fabbricato o
utilizzato nel campo dell’industria. Dunque si tratta di applicabilità operativa che prescinde
dall’eventuale risvolto economico, l’invenzione deve essere realizzata tecnicamente.
Si può pertanto affermare che è possibile tutelare un’applicazione nel caso in cui l’idea alla
sua base sia nuova ed abbia un effetto tecnico inatteso, ovvero una soluzione ad un problema
tecnico esistente e che sia lecita, cioè non contraria all’ordine pubblico e alla morale (art. 50 CPI).
Inoltre è richiesta la sufficiente descrizione del brevetto, in modo da consentire ad un esperto medio
di poterla riprodurre.
A seguito di un esame delle caratteristiche dichiarate nella fase attuale di implementazione
dell’applicazione IM2B non è possibile riscontrare la presenza degli elementi essenziali richiesti
dalla legge per la tutela brevettuale, come si dirà meglio nel prosieguo.
Altra indagine da percorrere può essere quella della tutela del software in base alle norme
dettate dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (di seguito per brevità LdA).
In particolare, i programmi per elaboratore sono tutelati ai sensi dell’art.1 LdA come
opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione
intellettuale dell’autore”. L’oggetto della tutela è il programma sia in forma sorgente, sia in forma
oggetto, ma anche “il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso” (art. 2, n.
8, l.d.a.); al contrario, non sono tutelabili le idee che stanno alla base del codice sorgente o oggetto
di programma. Infatti, il diritto d’autore non protegge l’idea in quanto tale ma la sua forma di
espressioneb.
In definitiva, è possibile affermare che le più importanti differenze tra la tutela brevettuale e
quella mediante diritto d’autore riguardano il modo di acquisizione, la durata dei diritti e gli
strumenti di difesa. Inoltre, la tutela brevettuale sorge con la registrazione mentre la tutela secondo
il diritto d’autore nasce al momento della creazione dell’opera.


b La durata di protezione secondo le norme sul diritto d’autore è di 70 anni dalla morte dell’autore
del software.


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Tuttavia, alla luce di quanto sopradetto, si ritiene che entrambe le discipline, quella
brevettuale e quella del diritto d’autore per il software, non siano idonee e compatibili con la
richiesta proteggibilità dell’applicazione oggetto della presente disamina.
Non può ipotizzarsi infatti nel caso di specie la proposizione di una domanda di brevetto, sia
perchè alla base dell’invenzione c’è la creazione di un nuovo strumento pubblicitario, dunque in
contrasto con i requisiti di brevettabilità imposti dalla legge, sia perchè mancherebbe il requisito
della novità, essendo l’applicazione già pubblicizzata attraverso il sito web e l’omonima
applicazione. Ma, a ben vedere, soprattutto poichè non è possibile rinvenire la c.d. attività
inventiva, in quanto il riconoscimento attraverso la scansione di un QR o Bar Code, di un brano
musicale non può costituire un’invenzione nuova in termini tecnici.
A seguito di una ricerca presso l’Ufficio Brevetti, abbiamo appreso dell’esistenza dal 2016
di un brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto un metodo computerizzato per la ricerca,
la selezione, la realizzazione e la personalizzazione di prodotti videografici. In sostanza, il metodo
si compone di diverse fasi, ossia: a) predisposizione di un server web contenente un database; b)
caricamento nel database dei prodotti videografici; c) indicizzazione dei prodotti videografici
mediante parametri di riferimento; d) accesso da parte di un utilizzatore al database; e) selezione da
parte dell’utilizzatore più parametri di ricerca corrispondenti a quelli di riferimento; f) confronto dei
parametri di ricerca con quelli di riferimento per individuare il prodotto videografico più prossimo
alle richieste dell’utilizzatore; g) selezione del prodotto videografico risultante dal confronto; h)
scelta da parte dell’utilizzatore di un piano di personalizzazione; i) scelta di un piano di
distribuzione; j) personalizzazione del prodotto videografico e sua distribuzione; k) monitoraggio
delle visualizzazioni del prodotto videografico.
Seppure il prodotto oggetto della invenzione sono in questo caso i prodotti videografici e
non le opere musicali, si dovrà escludere la possibilità di tutelare attraverso un brevetto per
invenzione industriale un metodo o un sistema computerizzato per la ricerca, la selezione e la
realizzazione e la personalizzazione di un prodotto in quanto l’esclusiva del brevetto suddetto si
estende ed è applicabile al settore tecnico dei metodi computerizzati per la fornitura di prodotti e
servizi in genere.
Per quanto riguarda la tutela del software attraverso in base alla legge sul diritto d’autore, da
un’analisi del codice sorgente si evince che lo stesso non ha i requisiti di originalità frutto della
creazione dell’autore, pertanto non rientra nella tipologia di programmi per elaboratore che possono
usufruire della suddetta tutela.

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Nello scenario di possibili soluzioni si apre una terza via ovvero quella della proteggibilità
in base alle norme sulle banche dati (di seguito per brevità b.d.) stabilite dal diritto d’autore
(modificata dal D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 attuativo della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati).
Le banche di dati sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore, sia come opere dell’ingegno
di carattere creativo frutto del lavoro intellettuale dell’uomo, sia come bene (privo del carattere
della creatività) prodotto grazie ai rilevanti investimenti in termini finanziari, di tempo o di lavoroc.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, n. 9, LDA si considerano opere protette: “Le banche dati di cui al
secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”.
Orbene, la banca dati è proteggibile secondo le norme sul diritto d’autore nel caso in cui sia
una creazione originale. Il diritto d’autore tutela la struttura della banca dati e non i suoi contenuti,
conferisce il diritto esclusivo di riproduzione, adattamento, distribuzione della banca dati o
variazioni della stessa. Pertanto, la proteggibilità è riferita ai criteri alla base del funzionamento
della b.d. (es. modalità di accesso o di ricerca).
Nell’ipotesi invece in cui quest’ultima non sia frutto di una creazione originale, è possibile
proteggere la banca dati mediante un diritto sui generis, provando l’esistenza di notevoli
investimenti volti alla realizzazione della stessa.
In merito alla distinzione tra le due diverse tutele giuridiche, quella del diritto d’autore e
quella del diritto sui generis, la Corte di Giustizia Europea nella causa C-604/10, ha precisato che si
applica la tutela del diritto d’autore “se la scelta o la disposizione del contenuto costituisce una
creazione intellettuale del proprio autore”, rinviando al criterio di originalità proprio di ogni
creazione dell’ingegno proteggibile ex LDA. La Corte ha, inoltre, affermato che “tale criterio è
soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore
esprima la sua capacità creativa con originalità, effettuando scelte libere e creative”.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, “in astratto, un'attività di scelta e
selezione di materiali noti può integrare nella sua concretizzazione in un determinato elenco i


c Mentre per le banche dati originali è riconosciuta la durata di tutela tradizionale di 70 anni dalla morte
dell'autore; la durata della tutela del diritto sui generis scende a 15 (calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo al completamento dell'archivio).

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presupposti di tutelabilità propri del diritto d'autore risultando a tal fine sufficiente che i criteri
utilizzati abbiano una loro originalità e creatività in quanto individuati in base a una scelta
personale dell'autore (nella specie, una raccolta di brani è stata ritenuta proteggibile ai sensi delle
norme sulle banche di dati)” (Tribunale Milano, 22/08/2011).
Alla luce del suddetto quadro normativo, nel caso di specie può ritenersi che per
l’applicazione IM2B sia configurabile e ipotizzabile la tutela come banca dati. In particolare,
qualora la scelta dei brani (volti alla pubblicizzazione di un specifico prodotto commerciale) e
quindi la creazione delle playlist, avvengano attraverso l’utilizzo di specifici criteri originali e
creativi, potrebbe ipotizzarsi la tutela apprestata in questo ambito dal diritto d’autore, ponendo
maggiore attenzione allo sviluppo dei dettagli tecnici, potenziando di creatività, ad esempio, il
metodo per la ricerca, selezione e personalizzazione delle playlist a seconda del prodotto da
reclamare.
Il valore tecnologico alla base dell’attuale applicativo sembra non essere ancora del tutto
sviluppato in questo senso. Una più approfondita dedizione ai dettagli dell’App, potrebbe far
superare il limite della creazione di un prodotto di marketing, dando valore all’attività propria
dell’invenzione in termini di tecnologia, al di là dello scopo della sua creazione (quindi lo scopo
pubblicitario). Come già detto, al fine di trasformare l’idea in una creazione degna di tutelabilità, sia
in termini di diritto industriale e/o di diritto d’autore, è necessario andare oltre ciò che è già
accessibile a tutti. Sul punto si richiama ad esempio la vostra relazione, in cui parlavate del progetto
della Coca-Cola per la campagna Future Legend 2019.
Orbene, se Coca-Cola ha già iniziato a commercializzare prodotti finalizzati alla
fidelizzazione del consumatore attraverso l’associazione di un Brand alla Music Bottle, di fatto ha
messo già in atto quel processo su cui voi vorreste basare il vostro business.
Tuttavia, nonostante ritenete di aver realizzato il “prototipo” prima di Coca-Cola,
quest’ultima è già sul mercato e sta già mettendo in atto questa nuova forma di marketing, sulla
quale attualmente non vi sono i presupposti per rivendicare da parte vostra l’autenticità della prima
creazione.
Inoltre, si evidenzia che non si è avuto modo di approfondire maggiormente dal punto di
vista tecnico l’applicabilità del meccanismo in grado di raccogliere le Royalties, maturate a seguito
della riproduzione dei brani, che poi sarebbero trasmesse direttamente ai titolari dei diritti o ai loro
mandanti, in quanto non abbiamo ricevuto la documentazione al riguardo. Si ritiene, difatti, che la
modalità di riscossione e distribuzione dei compensi sarebbe senza dubbio innovativa, pertanto

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approfondire quest’altro aspetto del progetto potrebbe portare valore in termini di investimento e
creatività.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.
Avv. Deborah De Angelis


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