Diritto Industriale e del Commercio

Internazionale

aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo

I SEGNI DISTINTIVI: IL
MARCHIO
 I SEGNI DISTINTIVI
DELLIMPRENDITORE
Presupposto della possibilit che la concorrenza tra
imprenditori si svolga fruttuosamente il fatto che il
consumatore possa attribuire i meriti e i demeriti dei
prodotti o servizi che gli sono offerti allimprenditore
dal quale questi realmente provengono

Ditta

Insegna

Marchio
 MARCHIO

Segno distintivo del prodotto o

del servizio

Il marchio consente al pubblico dei

consumatori di distinguere i prodotti o servizi
di un imprenditore da quelli (simili) di un altro
imprenditore, collegandoli a caratteristiche
che sono loro proprie
Dopo vari interventi legislativi, oggi il
marchio disciplinato dal CODICE
DELLA PROPRIET INDUSTRIALE (d.
lgs. 30/05)
Quali sono le funzioni del marchio?

Funzione distintiva (funzione essenziale,

giuridicamente tutelata tutela di massima
contro la confondibilit, salva lipotesi dei marchi
notori)

Funzione di (indicazione di) provenienza o di

origine (in particolare nei marchi generali)

Funzione di garanzia qualitativa (marchi

speciali)

Funzione attrattiva o pubblicitaria (?)

 MARCHIO REGISTRATO
art. 7 c.p.i.

Possono costituire oggetto di registrazione

come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o
della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalit cromatiche, purch siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese
 parole (marchi denominativi)

Marchio

figure (marchi figurativi o

emblematici)

N.B.: tendenziale limite della rappresentabilit

grafica ai fini della registrabilit di un segno
come marchio (NO marchi olfattivi)
 Marchi di forma (art. 9 c.p.i.)

non possono costituire oggetto di registrazione

come marchio i segni costituiti esclusivamente
dalla forma imposta dalla natura stessa del
prodotto, dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma
che d un valore sostanziale al prodotto

principio dellestraneit del marchio al prodotto

REQUISITI DI VALIDIT DEL MARCHIO

Novit

Capacit distintiva

Liceit

La loro mancanza determina NULLIT

del marchio
 Novit

Diversit del marchio rispetto ad altri

marchi e/o segni distintivi preesistenti
Lart. 12 c.p.i. contiene un catalogo di ipotesi in cui
il segno non nuovo in talune ipotesi ci si riferisce
al dato sostanziale (preesistenza di fatto di segni noti al
consumatore), in altre ad un elemento formale (presenza di
una o pi domande di registrazione depositate da altri)

ad es.: non nuovo qualora consista esclusivamente in

segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli
usi costanti del commercio; sia identico o simile ad un
segno gi noto come marchio o altro segno distintivo
adoperato da altri per prodotti o servizi identici o affini (se a
causa dell'identit o somiglianza tra i segni e dell'identit o affinit fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico); sia identico ad un marchio gi da altri registrato
nello Stato
 (segue) Preuso e novit

Luso precedente del segno da parte di altri

esclude la novit in presenza di NOTORIET
QUALIFICATA, ossia notoriet cui si
aggiunga la percezione da parte del pubblico
della natura distintiva del segno in questione

..
Luso precedente del segno, quando non
importi notoriet di esso, o importi notoriet
puramente locale, non toglie la novit, ma il
terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della
pubblicit, nei limiti della diffusione locale,
nonostante la registrazione del marchio
stesso

In questo caso il diritto sul marchio

registrato affievolito, dovendo coabitare
con la prosecuzione del preuso
 (segue) Deposito anteriore di altri marchi

il marchio anteriore identico e depositato per

prodotti identici mancanza di novit

il marchio anteriore identico o simile ed

depositato per prodotti identici o affini
mancanza di novit, a condizione che
possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico

N.B.: affinit sussiste tra prodotti che possono far ritenere

al consumatore di provenire dalla medesima impresa
(anche se non merceologicamente affini)
N.B.: non toglie il requisito della novit il
marchio anteriore che sia scaduto da oltre
due anni (ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo) o possa considerarsi decaduto per
non uso al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullit
 (segue) Marchio che gode di rinomanza

Non nuovo il segno identico o simile ad un

marchio gi registrato per prodotti o servizi
non affini, quando il marchio goda di
rinomanza e quando l'uso di quello
successivo senza giusto motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi
(es. marchi celebri)
 ma.
convalidazione

Il titolare di un marchio e il titolare di un diritto di preuso

che importi notoriet non puramente locale, i quali
abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato,
essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore
registrato uguale o simile, non possono domandare la
dichiarazione di nullit del marchio posteriore, n opporsi
all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai
quali il detto marchio stato usato

preclusione allesercizio dellazione di nullit

 Capacit distintiva

il segno deve avere caratteristiche tali da

essere idoneo ad identificare agli occhi del
pubblico una species di prodotto o servizio
nellambito di un genus

non deve essere costituito esclusivamente

dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono (ma validit di marchi in cui la
denominazione generica o lindicazione descrittiva
stata oggetto di una modificazione anche modesta,
stata dotata di prefissi o suffissi, ecc.)
Lesistenza della capacit distintiva va
accertata al momento di deposito della
domanda di registrazione del marchio

tuttavia

riabilitazione del marchio originariamente

nullo, qualora il segno, a seguito delluso che
ne stato fatto, ha acquisito carattere
distintivo
 Liceit
Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio:

a)i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon

costume;
b)i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare
sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
qualit dei prodotti o servizi (decettivit);
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di propriet industriale o altro diritto
esclusivo di terzi
(segue)
inoltre, non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio gli
stemmi, le bandiere e altri emblemi
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE
Pu ottenere una registrazione per marchio
d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di
utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di
prodotti o nella prestazione di servizi della
propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo
consenso

Legittimazione anche di chi non sia imprenditore o non

si proponga di diventarlo, ma abbia la volont di
destinare il segno ad essere usato, anche da terzi,
come marchio
N.B.: Anche le amministrazioni dello
Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni possono ottenere registrazioni di
marchio
 tuttavia

non pu ottenere una registrazione per

marchio di impresa chi abbia fatto la
domanda in mala fede
 Limiti alla registrazione
Ritratti, nomi di persone e segni notori (art. 8
c.p.i.)

I ritratti di persone non possono essere registrati come

marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la
loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in
loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli
altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche
di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso
 I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purch il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facolt
di subordinare la registrazione al consenso della
persona stessa
 ma
se notori, possono essere registrati come
marchio solo dall'avente diritto, o con il
consenso di questi, i nomi di persona, i segni
usati in campo artistico, letterario, scientifico,
politico o sportivo, le denominazioni e sigle di
manifestazioni e quelli di enti ed associazioni
non aventi finalit economiche, nonch gli
emblemi caratteristici di questi

Il legislatore ha voluto impedire operazioni

sostanzialmente parassitarie, a fronte del riconoscimento
del valore suggestivo di determinati segni, della loro
capacit di vendita
Nel caso di inosservanza dellart. 8 c.p.i.
il marchio NULLO
La domanda di registrazione di un marchio si
rivolge allUfficio Italiano Brevetti e Marchi,
indicando lidentit del richiedente,
riproducendo il marchio prescelto e facendo
un elenco dei prodotti o servizi che il marchio
destinato a contraddistinguere

LUfficio Brevetti e Marchi provvede all:

a) esame della regolarit della domanda
b) esame circa lesistenza di impedimenti
assoluti alla registrazione (es. non suscettibilit
del segno di essere rappresentato graficamente,
illiceit, ecc.)
In caso di esito positivo dellesame lUfficio
Brevetti e Marchi provvede alla pubblicit
della domanda ritenuta registrabile nel
Bollettino Ufficiale dei marchi dimpresa

possibilit di opposizione alla registrazione di un

marchio per la presenza di impedimenti relativi;
in caso di rigetto della domanda di registrazione,
possibilit di ricorrere davanti alla Commissione dei
Ricorsi
la registrazione non pregiudica l'esercizio delle
azioni circa la validit e l'appartenenza dei diritti di
propriet industriale
Gli effetti della registrazione decorrono dalla
data di deposito della domanda

La registrazione esplica effetto

limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella
registrazione stessa e ai prodotti o servizi
affini (principio di relativit della tutela del marchio)

La registrazione dura dieci anni a partire

dalla data di deposito della domanda, ma pu
essere rinnovata alla scadenza, anche pi
volte
 DIRITTI CONFERITI DALLA
REGISTRAZIONE

La registrazione conferisce il diritto di

esclusiva sul marchio

Facolt del titolare del marchio

registrato di fare uso esclusivo del
marchio stesso
 LIMITI DEL DIRITTO DI MARCHIO

Non consentito usare il marchio in modo contrario

alla legge, n, in specie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni
conosciuti come distintivi, o da indurre comunque in
inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualit o provenienza dei prodotti o servizi, a causa
del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da
ledere un altrui diritto di autore, di propriet
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi
Marchio di prodotto marchio di servizio

Marchio di fabbrica marchio di commercio

Marchi speciali marchi generali

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare nell'attivit economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici

a quelli per cui esso stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identit o
somiglianza fra i segni e dell'identit o affinit fra i prodotti o
servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico (confondibilit in astratto);
c) un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato
goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi.
1) Quando tra due segni esiste
confondibilit?

si tiene conto dellimpressione di insieme

che il raffronto tra due segni pu suscitare
apprezzamento complessivo che
tenga conto degli elementi salienti
valutazione condotta avendo riguardo
allattenzione e alla cultura del pubblico al
quale i prodotti contraddistinti dal marchio
sono destinati
 Marchi forti marchi deboli
Lintensit della tutela di un marchio varia in
funzione del maggiore o minore grado di
originalit di cui dotato

Differenziazione della tutela a seconda che il marchio

sia forte (ossia carente di qualsiasi nesso significativo con i
prodotti o servizi contraddistinti) o debole (cio descrittivo del
prodotto o servizio contraddistinto, delle sue qualit o funzioni):
una lieve variante in merito a un marchio debole basta
per escluderne la contraffazione, mentre costituisce
contraffazione ladozione di varianti e modificazioni,
anche notevoli, del marchio forte, quando esse lasciano
sussistere lidentit sostanziale del tipo
2) Principio della relativit o specialit della
tutela del marchio

Il marchio registrato per un determinato

prodotto tutelato quando un segno uguale o
simile viene adottato da altri per quel
prodotto, o per prodotti che ad esso possono
ritenersi sostanzialmente affini
ma
eccezione marchio che gode di
rinomanza