Sei sulla pagina 1di 20

Marchi

Giurisprudenza

Marchio tridimensionale

Tribunale di Torino 12 novembre 2019 - Pres. Vitrò - Rel. Rizzi - Ferrero S.p.a. c. Mocca spol. S.r.o.
I. Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio
confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione dev’essere equiparata alla
forma del prodotto ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. e), Dir. CE n. 95 del 2008, corrispondente all’art. 7,
comma 1, lett. e) del Regolamento Marchi Unione Europea.

II. In forza dell’art. 9 cod. prop. ind. la preclusione che riguarda il segno costituito “esclusivamente” dalla
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili
in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di
marchio per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica
con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui
all’art. 9 cod. prop. ind.

III. Non è registrabile come marchio una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale
invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) in quanto si basa sull’esigenza di non
concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se
non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello.

IV. La forma dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da
poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.

V. L’art. 18, n. 3, l.m. anteriore alla riforma del ‘92 ha una ratio identica a quella dell’attuale art. 9 cod. prop. ind., che
risiede nell’esigenza di evitare che sia assicurata una esclusiva perpetua - attraverso la rinnovazione del segno - a
ciò che costituisce l’indissociabile connotato estetico (o funzionale) del prodotto, intimamente connesso alle sue
caratteristiche merceologiche e all’occorrenza proteggibile come modello nei limiti temporali normativamente
previsti (5).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cfr. CGUE 14 settembre 2010, n. 516; CGUE 12 febbraio 2004, n. 88; Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929; Cass. 19 maggio 1999, n. 4841; Trib.
Milano 20 novembre 2012.

Il Tribunale (omissis). confetti di forma ovale allungata), allega che la


convenuta Mocca spol. s.r.o. produce e commercia-
Motivi della decisione lizza, anche in Italia, confetti (con marchio Bliki) che
La s.p.a. Ferrero, fabbricante di prodotti dolciari tra i non solo hanno la medesima forma e dimensione di
quali i confetti denominati Tic Tac, commercializzati quelli della s.p.a. Ferrero, ma che sono anche confe-
in confezioni costituite da un contenitore di plastica zionati in contenitori sostanzialmente identici a
trasparente, con apertura posta sulla parte superiore a quelli oggetto dei marchi Tic Tac e, di conseguenza,
cavallo della quale è posizionata l’etichetta recante il in contraffazione dei medesimi.
marchio Tic Tac, assumendo che tale caratteristica In particolare, le confezioni di confetti della parte
confezione costituisce oggetto di diverse registrazioni convenuta Mocca assumerebbero tutti gli aspetti
di marchi di cui l’attrice è titolare (dotati di ampia caratterizzanti dei marchi dell’attrice e, in partico-
notorietà nazionale ed internazionale nonché di cele- lare: forma, dimensione e meccanismo di apertura
brità e, quindi, di corrispondente intensa tutela), tra della confezione (un rettangolo inglobato nella con-
cui il marchio italiano tridimensionale n. 1564272 fezione con bordo sporgente e di colore bianco);
risalente al 25 settembre 1973 (che mostra la sud- trasparenza della confezione; posizionamento dell’eti-
detta scatola trasparente vuota con l’etichetta priva chetta a cavallo superiore della confezione; forma
del marchio Tic Tac), e corrispondente marchio ovale allungata dei confetti visibili all’interno della
figurativo internazionale n. 405177 del 12 marzo scatolina trasparente.
1974, ed il marchio italiano tridimensionale n. Le caratteristiche delle due confezioni di confetti
1478173 depositato il 20 giugno 2011 (che individua emergono visivamente dal confronto fotografico di
la scatola trasparente priva di etichetta e colma di cui infra.

464 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

avente ad oggetto l’intero scatolino contenente i confetti.


La medesima scatolina oggetto dei brevetti risulta, inoltre,
depositata nel 1973 (come, appunto, allegato nell’atto di
citazione) come marchio di forma tridimensionale, non-
ché fatta oggetto dell’ulteriore deposito del 2011 (quello
comprendente anche i confetti visibili in trasparenza).
Allega parte convenuta che la forma dello scatolino è di
natura funzionale (forma utile) e, come tale, è libera e non
passibile di formare oggetto di registrazione come marchio,
tanto più se il corrispondente brevetto è scaduto. Esauriti i
limiti temporali della tutela brevettuale, del resto, la forma
del prodotto non può divenire, ex se, oggetto di tutela e
neppure il modello suscettibile di tutela brevettuale può
fruire della tutela riguardante il marchio di forma. Se la
forma del prodotto, inoltre, dà valore sostanziale allo stesso
(e costituisce la ragione principale dell’acquisto da parte
del consumatore) la stessa non può costituire valido mar-
chio, irrilevante risultando anche l’eventuale intervenuto
acquisto del cosiddetto secondary meaning.
Parte convenuta nega, inoltre, qualsivoglia confondibilità
delle forme, essendo sufficiente l’uso dei due diversi mar-
chi d’impresa dell’attrice e della convenuta sulla forma
della scatolina non monopolizzabile anche perché la s.p.a.
Ferrero, nel presente giudizio, non aziona il marchio Tic
Tac, ma il marchio di forma offerto dal contenitore e, del
resto, la stessa forma dei confetti, così come quella dello
La condotta di parte convenuta, inoltre, rappresenta una scatolino, risulta largamente standardizzata sul mercato;
fattispecie illecita di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. forma il cui utilizzo originario non risale alla Ferrero, ma
2598 n. 1 c.c. (anche non necessariamente confusoria), alla Saila Menta del gruppo Sperlari.
per imitazione servile; ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c., per Per quanto riguarda i precedenti stranieri, parte conve-
appropriazione di pregi (per il palese richiamo alla confe- nuta allega che in un caso di commercializzazione di
zione dei dolci) e, infine, ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c. prodotti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio,
poiché nello sfruttamento commerciale della confezione la Corte di Cassazione della Repubblica Ceca ha respinto
utilizzata la convenuta si sarebbe avvalsa degli investi- le pretese di tutela di parte attrice contro parte convenuta.
menti e dell’avviamento commerciale della Ferrero s.p.a. Il giudice, con ordinanza data all’udienza del 27 febbraio
La s.p.a. Ferrero allega precedenti della giurisprudenza 2019 respingeva le istanze istruttorie avanzate dalle parti e
francese e tedesca, nonché sentenza della Corte di giusti- rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza
zia, che hanno tutelato il marchio Tic Tac nei confronti di del 22 maggio 2019 ove entrambe le parti chiedevano la
soggetti terzi che avevano commesso contraffazioni assi- discussione orale della causa; istanza ribadita nelle rispet-
milabili a quella oggetto del presente giudizio e propone tive memorie di replica cui seguiva il provvedimento della
relative domande di inibitoria, di risarcimento danni Presidente di sezione di fissazione dell’udienza di
(corrispondenti almeno ai profitti indebitamente realiz- discussione.
zati), di emissione di ordine di distruzione di tutto il In via pregiudiziale dev’essere affrontata la questione
materiale commerciale e pubblicitario, di applicazione relativa alla giurisdizione del giudice italiano a seguito
di penali da ritardo nell’esecuzione del provvedimento, della relativa eccezione sollevata da parte convenuta la
con richiesta di pubblicazione dell’emananda sentenza. quale assume che, avendo la s.r.o. Mocca spol. sede nella
La Moca spol. s.r.o. si costituisce in giudizio eccependo il Repubblica Ceca (ove produce e commercializza i con-
difetto di giurisdizione del giudice italiano (giacché la fetti), al giudice di codesto Stato competerebbe la deci-
produzione dei confetti avviene nella Repubblica Ceca), sione sulla presente vertenza.
chiedendo, subordinatamente, nel merito, la reiezione A tale proposito è, innanzi tutto, necessario sottolineare
delle domande e proponendo domanda riconvenzionale che parte attrice chiede la tutela di due marchi registrati in
di accertamento della nullità dei marchi azionati. Italia e non di marchi comunitari, cosicché nella presente
Allega che nel 1972 il coperchietto dello scatolino oggetto fattispecie concreta non trova applicazione la normativa
del presente giudizio fu oggetto del deposito, da parte di cui al Regolamento CE n. 207/09 e, in particolare, i suoi
dell’impresa terza Pietro Faini, quale modello di utilità art. 96, 97 e 98 (riguardanti la competenza internazionale
italiano che fu l’anno successivo acquistato dalla Ferrero s. in tema di contraffazione e validità dei marchi
p.a. ed esteso a livello internazionale (anche negli U.S.A.) comunitari).
quale brevetto per invenzione industriale. Nel 1976 parte Nel caso oggetto del presente giudizio trova, di conse-
attrice depositò un brevetto italiano per invenzione guenza, applicazione l’art. 120, comma 1, d.lgs. 10 febbraio

Il Diritto industriale 5/2020 465


Marchi
Giurisprudenza

2005 n. 30 (cod. prop. ind.) che statuisce come “le azioni in dell’atto di citazione) i prodotti ritenuti in contraffazione
materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o e dotati del marchio Bliki di cui è titolare parte convenuta
in corso di concessione si propongono avanti l’autorità medesima; né, sia detto per spirito di completezza (con
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il considerazione rilevante nel merito), Mocca allega mini-
domicilio o la residenza delle parti”. mamente che ciò avvenga (anche da parte di terzi pro-
Benché una parte della dottrina nonché della giurispru- duttori-importatori-distributori) a sua insaputa o contro la
denza minoritaria ritengano sussistente la perdurante ope- sua volontà. Del resto, la documentazione fotografica
ratività della riserva generalizzata di giurisdizione prodotta dall’attrice (doc. n. 6), anch’essa in alcun
esclusiva del giudice italiano sulla base del suvvisto art. modo contestata entro i termini di rito, e riferita ad un
120, comma 1, cod. prop. ind. (Trib. Roma, 9 marzo 2000 prodotto commercializzato in Italia, mostra uno scatolino
in AIDA, 00, 723/I) l’opinione maggioritaria reputa che le di confetti a marchio Bliki, di titolarità dell’attrice, con
norme comunitarie (in particolare, ora, l’art. 24, comma 2, scritta in lingua italiana che individua il produttore pro-
n. 4 Regolamento UE n. 1215/12, che individua la giuri- prio nella società Mocca.
sdizione del giudice dello Stato ove la registrazione è stata Da tutto quanto suddetto consegue la giurisdizione del
richiesta, ma solo in materia di registrazione e di validità giudice italiano a decidere la presente controversia, giac-
dei brevetti, marchi o modelli) incidano sulla giurisdizione ché la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto
esclusiva del giudice italiano limitandola alle sole contro- che debba trovare applicazione alla materia della proprietà
versie sulla validità dei diritti, con esclusione delle azioni intellettuale il criterio dettato con riguardo al forum com-
di contraffazione (CGUE 15 novembre 1983, in Racc. 83, missi delicti dall’art. 5, Reg. 2001 n. 44 (ora, come suvvisto,
3663; Cass. 1989 n. 3657; Trib. Roma, 2 marzo 2000, in art. 7 n. 2 Reg. 2012 n. 1215) e, più in particolare, ha
GADI, 00, 778). statuito che relativamente ad un’ipotesi di contraffazione
Né la giurisdizione esclusiva del giudice italiano (sia detto di marchio la normativa de qua dev’essere interpretata
per completezza) potrebbe radicarsi in forza della domanda come volta ad attribuire la competenza ai giudici dello
riconvenzionale di parte convenuta di nullità dei marchi Stato di registrazione del marchio in qualità di giudici del
(in forza, appunto, del suvvisto art. 24, comma 2, n. 2 Reg. luogo dell’evento dannoso (CGUE 19 aprile 2012, n. C
UE n. 1215/12 che prevede la competenza esclusiva del- 523/10).
l’autorità giurisdizionale dello Stato di registrazione), giac- Ora, considerato che i marchi oggetto del presente giu-
ché tale domanda è stata proposta da parte convenuta solo dizio sono registrati in Italia (e solo ivi sono dotati di
subordinatamente al mancato accoglimento dell’ecce- tutela) l’evento dannoso derivante dalla loro commer-
zione di difetto di giurisdizione (pag. 22 della comparsa cializzazione sul territorio nazionale non può che verifi-
di risposta). carsi in Italia ove, di conseguenza, si radica la
Piuttosto, è l’art. 7 n. 2 del Reg. UE n. 1215/12 (che giurisdizione.
riproduce la disposizione del precedente art. 5, REG. CE Nel merito, la domanda di contraffazione proposta dalla s.
2001 n. 44) a prevedere che una persona domiciliata in p.a. Ferrero è fondata e dev’essere accolta, mentre risulta
uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato infondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta
membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, Mocca di declaratoria di nullità dei marchi di forma
davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui oggetto del presente giudizio.
l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Da tale Ai sensi dell’art. 20, comma 1, cod. prop. ind. il titolare di
norma è derivata la cosiddetta teoria dell’ubiquità, in forza un marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi di usare
della quale sussiste la giurisdizione dello Stato membro sia nell’attività economica: “a) un segno identico al marchio
quando in tale Stato è stata tenuta la condotta illecita sia per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
quando ivi si è verificato il danno. registrato; b) un segno identico o simile al marchio regi-
Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia la locu- strato, per prodotti o servizio identici o affini, se a causa
zione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto può dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o
avvenire” comprende, oltre al luogo della condotta ille- affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
cita, anche il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
(CG UE 25 ottobre 2011, C-509/09); identica interpre- anche in un rischio di associazione tra i due segni”.
tazione è stata fatta propria dalla nostra Suprema Corte I marchi di forma registrati ed oggetto della presente
(Cass. Sez. Un. 1998 n. 5145). vertenza (doc. n. 2 e n. 4 di parte attrice) sono rappre-
Né vale eccepire (come fa parte convenuta a pag. 5 della sentati da due scatolini di plastica trasparente a forma di
comparsa di risposta) che Mocca “produce e commercia- parallelepipedo rettangolare con le estremità disegnate ad
lizza i prodotti oggetto di causa solo ed esclusivamente in angolo retto e muniti di meccanismo di apertura (sempre
Repubblica Ceca” giacché, evidentemente, non è questo il rettangolare) di colore bianco inglobato parzialmente
punto. nella confezione di plastica e con bordo sporgente, dei
Il punto è che parte convenuta non contesta in alcun quali il più risalente munito di etichetta cartacea sulla
modo espressamente, com’era, invece, suo preciso onere ai parte superiore posizionata a cavallo della confezione (e
sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., ed entro il termine ex priva di qualunque iscrizione) ed il secondo (privo di
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che in Italia vengano etichetta) contenente i confetti a forma ovale allungata
commercializzati (come assume parte attrice a pag. 2 di colore bianco.

466 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

La scatola riferibile a parte convenuta (doc. n. 6 di parte titolo. A questo proposito l’assenza di novità del marchio
attrice) rappresenta, a sua volta, un (sostanzialmente dev’essere comprovata specificamente mediante la veri-
identico) parallelepipedo rettangolare di plastica traspa- fica dell’utilizzo, antecedente alla registrazione del mar-
rente (contenente identici confetti bianchi ovali allun- chio, di segni ad esso identici o analoghi da parte di
gati) munito di un (altrettanto identico) meccanismo di soggetti diversi dal titolare (Cass. 2008 n. 4531; Trib.
apertura rettangolare di colore bianco e di un’etichetta Torino, 17 marzo 2008, in Giur. it., 09, 662). Per quanto
cartacea sulla parte superiore posizionata a cavallo della attiene alla capacità distintiva di cui all’art. 13 cod. prop.
confezione. La sostanziale identità degli scatolini (e, in ind., inoltre, è la stessa parte convenuta (pag. 4 della II
ogni caso, l’evidente rischio di confusione per il pubblico memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ad assumere, ora, “un
offerto anche dall’identità dei prodotti ivi contenuti) non certo annacquamento dello scatolino...” segno, evidente-
è, del resto, neppure contestata, ex se, da parte convenuta mente (e pacificamente), che una capacità distintiva il
(con le conseguenze che la circostanza dev’essere ritenuta marchio di forma registrato la possiede (né parte conve-
acquisita al giudizio, ex art. 115, comma 1, c.p.c., in forza nuta allega specificamente e tantomeno comprova mini-
della mancata specifica contestazione sul punto) la quale mamente la sua assenza o venuta meno).
(pag. 20 e 21 della comparsa di risposta) si limita ad Venendo, ora, a trattare il nucleo fondamentale delle
evidenziare che “l’assenza di confondibilità” sarebbe assicu- difese della s.r.o. Mocca spol., la medesima assume che
rata “dall’uso di diversi marchi” apposti sugli scatolini (il essendo venuta meno (per decorso del tempo normativa-
marchio “Bliki” per la convenuta ed il marchio “Tic Tac” mente previsto) la tutela tanto del modello industriale che
per l’attrice). del brevetto riguardanti, in sostanza, il medesimo scato-
La circostanza però, che sulle etichette cartacee poste a lino oggetto della registrazione come marchio di forma,
cavallo degli scatolini commercializzati vi siano due mar- trattandosi di una forma funzionale (utile al raggiungi-
chi denominativi diversi (Bliki e Tic Tac) non rileva nel mento di un risultato tecnico) e che, inoltre, dà valore
presente giudizio, il cui oggetto è la tutela di un (del tutto sostanziale al prodotto, il marchio ad essa riferibile non
diverso) marchio di forma tridimensionale (lo scatolino a può essere oggetto di registrazione ai sensi dell’art. 9 cod.
forma di parallelepipedo privo di iscrizioni) che parte prop. ind. che vieta la registrazione dei segni costituiti
convenuta ha riprodotto identicamente ed utilizza nella “esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa
propria attività economica, concretizzandosi, cosi, quel- del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
l’identità o somiglianza con il marchio tutelato che radica ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un
in capo al titolare del medesimo il diritto alla tutela sancito valore sostanziale al prodotto”.
dall’art. 20 cod. prop. ind. (Cass. 1999 n. 4841; Corte È bene premettere che la tesi che ritiene non registrabile
d’Appello Milano, sez. proprietà industriale, 17 settembre come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali
2008, in DeJure; Trib. Roma, 12 giugno 2007, in GADI, di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto
08, 517). quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata
La difesa di parte convenuta, del resto, si focalizza in via del limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non
tutto prevalente sulla domanda di nullità dei marchi di concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da
forma di cui è titolare parte attrice (pag. 7-21 della com- ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei
parsa di costituzione e risposta), con specifico riferimento limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per
ai divieti di registrazione di cui all’art. 9 cod. prop. ind. invenzione o per modello.
Tale domanda è infondata. Innanzi tutto però, è bene chiarire che il (già citato)
La s.r.o. Mocca spol., innanzi tutto, allega genericamente modello di utilità italiano brevettato (appunto, quale
(e, entro i termini perentori di cui all’art. 183, 6° c., c.p.c., modello industriale di utilità) il 20 settembre 1973
solo a pag. 21 della comparsa di risposta) che i confetti (doc. n. 2 di parte convenuta) ed acquistato dalla s.p.a.
contenuti nelle confezioni avrebbero forma “ampliamente Ferrero non riguarda lo scatolino oggetto del marchio di
standardizzata” e sarebbero “posteriori ad altri ben noti forma, ma soltanto il coperchietto e, in particolare, il suo
confetti .... Analogo discorso si estende anche alle relative originale meccanismo di chiusura ermetica. Non vi è, di
confezioni (doc. n. 11)”. conseguenza, alcuna coincidenza tra il modello brevet-
Premesso che la forma dei confetti non è oggetto del tato (la cui protezione è ormai scaduta) ed il marchio di
marchio tutelato nel presente procedimento (lo scatolino forma.
oggetto del marchio registrato nell’anno 2011 mostra i Per quanto riguarda il (parimenti scaduto) brevetto per
confetti solo quale contenuto del medesimo) la contesta- invenzione industriale (doc. n. 5 di parte convenuta), è
zione circa la novità del marchio e la sua capacità distin- ben vero che esso ha ad oggetto “il contenitore per prodotti
tiva si limita ad un rinvio ad un documento (doc. n. 11 di dolciari” (lo scatolino) ma, come si evince chiaramente
parte convenuta) fotografico, privo di data, che riproduce dalla descrizione (irrilevanti, in relazione all’oggetto del
due scatoline di confetti senza la minima allegazione sulla presente giudizio, essendo le rivendicazioni) “lo scopo
loro provenienza, azienda di produzione, tempo e luogo- principale della presente invenzione è quello di realizzare
territorio della loro immissione in commercio. un contenitore provvisto di una chiusura a linguetta del tipo
Ora, ai sensi dell’art. 121, comma 1, cod. prop. ind., l’onere generale sopra specificato atta a realizzare una chiusura
di provare la nullità del marchio incombe su chi impugna il ermetica del contenitore stesso in condizioni di chiusura”.

Il Diritto industriale 5/2020 467


Marchi
Giurisprudenza

Il brevetto, quindi, si appunta (quale soluzione del pro- rettangolare) possono assolvere anche ad altre funzioni,
blema tecnico) sul meccanismo di chiusura del tappo dello vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una
scatolino onde garantirne l’ermeticità. stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitari-
Ora, ad un semplice sguardo del marchio di forma come stica tecnica con quella propria del marchio, se questa è
registrato (doc. n. 2 e n. 4 di parte attrice), emerge prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui
chiaramente che tale meccanismo di chiusura del tappo all’art. 9 cod. prop. ind. (Cass. 2009 n. 22929). Ciò vale a
dello scatolino neppure si vede cosicché non si può in maggior ragione nel caso oggetto del presente giudizio
alcun modo parlare di coincidenza tra il brevetto indu- dove la funzione tecnica (meccanismo di chiusura del
striale (ed il suo trovato) ed il marchio di forma (la cui coperchietto) non è neppure visibile nel marchio regi-
descrizione non entra nei particolari tecnici del meccani- strato e, di conseguenza, non vi è alcuna coincidenza tra la
smo di chiusura riferendosi semplicemente “ad un’aper- forma (del marchio) ed il risultato tecnico (del brevetto).
tura a scatto...”). In pratica, la normativa de qua vieta la registrazione come
Per quanto attiene, più in particolare, alle preclusioni alla marchi delle sole forme di prodotti che si limitano ad
registrazione del marchio derivanti dall’art. 9 cod. prop. incorporare una soluzione tecnica così da compromettere,
ind. (del quale articolo 9, in questa sede, trova applica- quindi, l’uso di detta soluzione da parte di altre imprese
zione la versione anteriore, comunque analoga, a quella (Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, Mega Brands;
introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 20 febbraio 2019 n. Trib. Milano, 20 settembre 2012, Riv. dir. ind., 14, II, 42):
15) e sulle quali insiste parte convenuta, è bene specifi- caso estraneo, in forza di tutto quanto suddetto, all’oggetto
care, in via preliminare, che la normativa in questione del presente giudizio. Neppure può dirsi che la preclusione
(art. 9, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) è applicabile al di cui all’art. 9 cod. prop. ind. derivi dalla circostanza che la
marchio di forma registrato in data 20 giugno 2011, ma forma del parallelepipedo “dà un valore sostanziale al
non a quello registrato in data 25 settembre 1973 giacché, prodotto”.
ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 Ciò perché l’utilità disimpegnata dalla forma dello scato-
(che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 18 L.M. corri- lino o la sua rilevanza estetica non raggiungono un grado
spondente all’art. 9 cod. prop. ind.), i marchi d’impresa tale da doversi ritenere configurata quell’utilità partico-
concessi prima della sua entrata in vigore “sono soggetti, in lare alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina
quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori”. Di dei modelli industriali (Cass. 2004 n. 13159).
tale primo marchio registrato, quindi, ci occuperemo infra In pratica, una forma può essere registrata come marchio
specificando, comunque, sin da ora, che le conclusioni quando svolge (come nel caso oggetto del presente giudi-
saranno le medesime di quelle riguardanti il marchio zio) prevalentemente una funzione distintiva, tipica del
registrato in data 20 giugno 2011. marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del
Alcuna preclusione alla registrazione del marchio di forma modello (Trib. Milano, 7 febbraio 2013, GADI, 13, 899).
deriva, ex art. 9 cod. prop. ind. (premesso che parte La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al
convenuta neppure accenna all’ipotesi della forma “impo- prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico
sta dalla natura stessa del prodotto”), dalla fattispecie di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla
rappresentata “esclusivamente dalla forma del prodotto motivazione d’acquisto del consumatore (Trib. Milano, 20
necessaria per ottenere un risultato tecnico”. novembre 2012, Riv. dir. ind., 14, II, 42). Cosa che non
Come spiega la più autorevole dottrina, le forme idonee a risulta in alcun modo nel caso oggetto del presente giudi-
realizzare un concetto innovativo brevettato (come lo zio, ove da alcun elemento allegato in causa emerge che i
scatolino a forma di parallelepipedo dotato di meccanismo consumatori acquistino i confetti Tic Tac della Ferrero a
di chiusura del tappo), se sostituibili con altre forme in causa della forma del loro contenitore (e per venire in
grado di realizzare il medesimo concetto (nulla vieta in possesso del medesimo).
natura di realizzare scatolini delle più varie forme con tappi Da alcuna preclusione prevista dall’art. 9 cod. prop. ind., di
dotati del medesimo meccanismo di chiusura al fine di conseguenza, è affetta la registrazione del marchio di forma
contenere i confetti), nel momento della scadenza del della s.p.a. Ferrero.
brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma spe- Rafforza questa conclusione anche l’analisi della posizione
cifica registrata (appunto, lo scatolino a forma di paral- assunta dalla Corte di b della UE relativamente alla
lelepipedo rettangolare) con piena libertà per chiunque di fattispecie di cui all’art. 7, l. e), Regolamento CE 26
adottare forme alternative, ma non confondibili (quindi, febbraio 2009 n. 207 (Regolamento sul marchio dell’U-
non lo stesso parallelepipedo) e che utilizzino lo stesso nione Europea) cui corrisponde perfettamente (rappre-
concetto innovativo (come, appunto, il meccanismo del sentandone l’attuazione) l’art. 9 cod. prop. ind. appena
tappo di chiusura dello scatolino). commentato.
La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclu- Il marchio di forma, ex se, ben può essere costituito dalla
sione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del contenitore del prodotto (come, appunto, nel
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato caso oggetto del presente giudizio), ma la Corte di giustizia,
tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via in relazione all’espressione “forma del prodotto” utilizzato
esclusiva ad esigenze tecniche (e, appunto, per contenere i dall’art. 7, l. e), Reg. CE n. 207/09 (come detto, corri-
confetti in un recipiente dotato di chiusura ermetica non è spondente all’art. 9 cod. prop. ind.), distingue tra prodotti
certo necessario adottare una forma a parallelepipedo che già hanno una loro forma intrinseca, “per cui non è

468 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

necessario dare loro una particolare forma per permetterne 18 luglio 1995 n. 2203; Trib. Milano, 28 gennaio 1993 n.
il commercio” (la Corte fa l’esempio dei chiodi, ma la cosa 1007, inedite, confermate da Cass. 1999 n. 5243).
vale anche per i confetti della Ferrero s.p.a.), e “prodotti Anteriormente alla novella del 1992, del resto, la giuri-
privi di forma intrinseca e la cui immissione in commercio sprudenza ammetteva la tutela del marchio tridimensio-
esige una confezione” (come prodotti fabbricati sotto nale di forma (Cass. 1981 n. 3333) e la ratio del suvvisto
forma di granuli, polveri, liquidi, ecc.). Per i primi, divieto di cui all’art. 18 L.M. era individuata, appunto,
secondo la Corte di giustizia, “non sussiste, in linea di nell’esigenza di impedire che fosse assicurata un’esclusiva
principio, un rapporto sufficientemente stretto tra la con- perpetua ad un modello d’utilità la cui protezione è sotto-
fezione ed il prodotto, di modo che la confezione non può posta a limiti temporali. Esigenza, in base a tutto quanto
essere assimilata alla forma del detto prodotto”, mentre suddetto, rispettata, nel caso oggetto del presente giudizio,
solo per i secondi “la confezione va assimilata alla forma dalla registrazione del marchio di parte attrice.
del prodotto” e pertanto “nel caso di marchi tridimensionali Proprio la giurisprudenza che applicava la normativa pre-
costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in cedente, del resto, riteneva concretare un atto di concor-
commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa renza sleale (sotto il profilo dell’imitazione servile e della
del prodotto, la confezione di questo dev’essere equiparata confusione di prodotti) la fabbricazione di beni identici
alla forma del prodotto di modo che tale confezione costi- nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che
tuisce la forma del prodotto ai sensi dell’art. 3, l. e) della non fruisse più per essi della scaduta tutela brevettuale),
Direttiva CE n. 95 del 2008”, corrispondente all’art. 7, allorquando la ripetizione dei connotati formali non si
comma 1 l. e) del Regolamento Marchi Unione Europea, limitasse a quei profili resi necessari dalle stesse caratteri-
(CGUE 12 febbraio 2004, Henkel, GADI, 06, 999). stiche funzionali del prodotto, ma si spingesse (proprio
Considerato che i confetti commercializzati dalla s.p.a. come il comportamento di parte convenuta nel presente
Ferrero hanno già una loro forma intrinseca e (teorica- giudizio) a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali i
mente) potrebbero essere venduti al pubblico sfusi (come, particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione
del resto, ancora si fa in alcuni negozi di dolciumi che funzionale del prodotto (Cass. 1999 n. 5243).
pongono in vendita i confetti sfusi contenuti in appositi La domanda di parte attrice, di conseguenza, risulta fon-
contenitori da quali attingere), gli scatolini che li conten- data anche sotto il profilo della concorrenza sleale ai sensi
gono non potrebbero essere assimilati al concetto di “pro- dell’(immodificato) art. 2598 c.c.
dotto” di cui all’art. 9 cod. prop. ind. e, di conseguenza, le Infondata è, invece, la domanda di parte attrice di risarci-
preclusioni alla registrazione del marchio ivi previste non mento del danno, per difetto di prova.
sarebbero, comunque, applicabili al marchio di forma Ai sensi dell’art. 121, comma 2, cod. prop. ind., chi agisce
registrato dalla s.p.a. Ferrero nell’anno 2011. in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un
Analoghe conclusioni devono prendersi (a prescindere danno ingiusto non essendo il prodursi del danno impli-
dalle ultime considerazioni sull’art. 7 Reg CE n. 207/09) cito nell’accertamento della contraffazione; lo stesso
anche per il marchio Ferrero registrato nell’anno 1973. attore è, inoltre, onerato anche e specificamente della
Come suddetto, la validità di un marchio, quando la prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno
registrazione sia anteriore alla novella del 1992, dev’essere (Cass. 2008 n. 16647), giacché la valutazione equitativa
valutata in base alle disposizioni previgenti (Cass. 1999 n. del danno medesimo può subentrare solo nel caso di
5243). difficoltà relative alla quantificazione del danno (Trib.
Ora, l’art. 18, 3° c., Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929 Torino, 21 aprile 2008, Rep. Giur. it., 08, 1806): difficoltà
(testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti che parte attrice non ha in alcun modo allegato, né ha
per marchi d’impresa) prevede(va) che “non possono provveduto a comprovare né il danno né il suo ammon-
costituire oggetto di brevetto, per l’uso esclusivo come tare. Né risultano ammissibili le istanze istruttorie avan-
marchi: le figure e segni in cui il carattere distintivo è zate da parte attrice in II memoria istruttorie per esibizione
inscindibilmente connesso con quello di utilità e di ex art. 210 c.p.c. e 121 cod. prop. ind. nonché per interro-
forma”. gatorio formale e CTU per gli specifici motivi già speci-
Nonostante la differenza letterale tra la dizione normativa ficati con ordinanza data all’udienza del 27 febbraio 2019
di cui sopra e quella dell’art. 9 cod. prop. ind. la giurispru- al cui contenuto si rinvia integralmente.
denza ha ritenuto, sostanzialmente, equivalenti (almeno In particolar modo risulta opportuno sottolineare che
ai fini che rilevano nel presente giudizio) i due dettati parte attrice neppure allega i fatti costitutivi del preteso
legislativi giacché spiega che la previsione dell’art. 18 n. 3 danno (eventuali cali di fatturato, mancati incrementi di
L.M. anteriore alla riforma ha una ratio che risiede nel- incassi, ecc.), e neppure produce le scritture contabili da
l’esigenza di evitare, proprio, che sia assicurata una esclu- cui desumerli. Né può soccorrere l’ordine di esibizione ai
siva perpetua - attraverso la rinnovazione del segno - a ciò sensi dell’art. 121, comma 2, cod. prop. ind., in assenza “dei
che costituisce l’indissociabile connotato estetico (o fun- seri indizi” del danno mancando l’allegazione di qualsivo-
zionale) del prodotto, intimamente connesso alle sue glia elemento costitutivo del medesimo (parte attrice
caratteristiche merceologiche ed all’occorrenza proteggi- neppure individua i distributori del prodotto in contraffa-
bile come modello nei limiti temporali normativamente zione sul territorio nazionale, la loro diffusione, il loro
previsti ed assume, quindi, che tale ratio sia identica a numero, ecc.), considerata anche l’estrema genericità dei
quella della nuova disciplina (Corte d’Appello di Milano, documenti di cui si chiede l’esibizione nonché delle

Il Diritto industriale 5/2020 469


Marchi
Giurisprudenza

informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Né può Dev’essere ordinata, ex art. 126 cod. prop. ind., quale
soccorrere l’interrogatorio formale (dedotto in assenza di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del
capi di prova) o la CTU (del tutto esplorativa). pubblico la reintegrazione del diritto offeso (Cass. 2014
Dev’essere respinta anche la domanda dell’attore di distru- n. 5722), la pubblicazione del dispositivo della emananda
zione (pag. 15 dell’atto di citazione) “di tutto il materiale sentenza, a caratteri doppi del normale, per una sola volta
commerciale e pubblicitario” di cui nella parte motiva sul Corriere della Sera a cura dell’attrice con diritto di
dell’atto di citazione manca qualsivoglia allegazione rimborso a presentazione della relativa fattura.
anche solo relativamente alla sua esistenza. Le spese legali seguono la sostanziale soccombenza di parte
Dev’essere accolta la domanda di parte attrice di fissazione convenuta (considerato l’accoglimento della domanda di
di una penale, ex art. 124, comma 2, cod. prop. ind., in forza contraffazione e la reiezione della domanda riconvenzio-
della sua specifica funzione deterrente, che dev’essere nale di nullità) secondo gli importi medi delle tabelle
fissata in euro 10,00 per ogni scatola del prodotto di normativamente previste (vista la reiezione della
confetti a marchio Bliki posta illecitamente in commercio domanda di risarcimento danni dell’attore), liquidate
a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della come in dispositivo.
sentenza. (omissis).

La confezione dei “TicTac” come marchio tridimensionale oltre


gli impedimenti della forma tecnicamente necessitata
e del valore sostanziale
di Michele Papa (*)

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la validità e la contraffazione di due marchi di forma (di cui uno
risalente agli anni ‘70) riproducenti la nota scatola trasparente dei confetti “TicTac”. Ciò dopo aver
escluso che tali marchi dovessero essere dichiarati nulli a fronte della sussistenza degli impedimenti
di cui all’art. 9 cod. prop. ind. relativi all’impossibilita di registrare come marchio l’aspetto di un
prodotto che sia esclusivamente costituito da una forma necessaria a ottenere un risultato tecnico o
che conferisca valore sostanziale al prodotto stesso. Secondo i Giudici, infatti, da un lato, l’oggetto
delle privative tecniche anteriori invocate dalla convenuta riguardava solo uno degli elementi (acces-
sori) di cui alla forma della scatola registrata come marchio e, dall’altro, la forma di tale contenitore non
costituiva la ragione decisiva per cui i consumatori decidono di acquistare i confetti “TicTac” rispetto
ad altri confetti concorrenti. Tale decisione è di particolare interesse in quanto costituisce uno dei
pochi precedenti giurisprudenziali nazionali in tema di registrabilità come marchio di una confezione/
packaging avente forma autonoma e diversa da quella del prodotto contenuto.

La controversia etichetta, in entrambi i casi avente un’apertura nella


parte superiore. La convenuta, infatti, commercializ-
La decisione torinese qui in commento ha avuto ad
zava confetti (aventi la stessa forma ovale allungata di
oggetto una disputa riguardante la contraffazione di
quelli di Ferrero) in contenitori asseritamente ripro-
marchi tridimensionali di titolarità della multinazio-
ducenti la forma, la dimensione, il meccanismo di
nale dolciaria Ferrero S.p.a. nonché l’attività con-
apertura, la trasparenza e il posizionamento dell’eti-
correnzialmente sleale a danno di questa ad opera di
chetta propri della confezione dei TicTac oggetto dei
una società ceca concorrente. Nello specifico, Fer-
marchi tridimensionali azionati; commercializza-
rero conveniva in giudizio tale società lamentando la
zione che secondo l’attrice avrebbe anche costituito
contraffazione di due suoi celebri marchi italiani,
atto di concorrenza sleale per imitazione servile,
depositati nel 1973 e nel 2011, corrispondenti alla
appropriazione di pregi e indebito sfruttamento del-
forma della scatola in plastica trasparente contenente
l’altrui avviamento commerciale. Su tale base Ferrero
i noti confetti “TicTac” - rispettivamente vuota con
chiedeva quindi al Tribunale sabaudo, inter alia, di
etichetta (priva di altri segni distintivi) e piena senza
inibire la prosecuzione della commercializzazione dei

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla


valutazione di un referee.

470 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

confetti concorrenti nelle confezioni contestate, grado di influire in modo determinante sulla scelta
oltre che la restituzione degli utili della convenuta del consumatore di procedere all’acquisto dei TicTac
e il risarcimento dei danni derivanti da tale condotta. rispetto ad altri confetti concorrenti: da qui, l’insus-
Quest’ultima, di contro, chiedeva il rigetto delle sistenza degli impedimenti alla registrazione consi-
domande attoree, tra le altre cose, negando ogni stenti nella forma tecnicamente necessitata e di
confondibilità tra la forma registrata della confezione quella conferente valore sostanziale al prodotto.
dei confetti TicTac e quella dei propri prodotti in
quanto l’etichettatura presente su questi ultimi Gli impedimenti assoluti alla registrazione
recava anche un marchio verbale e, dall’altro lato, del marchio di forma ex art. 9 cod. prop. ind.
richiedendo - in subordine - che venisse accertata, in
via riconvenzionale, la nullità dei marchi azionati a Oggetto principale della decisione qui in commento
fronte della sussistenza degli impedimenti alla regi- è, senza dubbio, l’accertamento da parte del Tribu-
strazione di segni costituiti esclusivamente dalla nale sabaudo dell’applicabilità dell’art. 9 cod. prop.
forma di un prodotto necessaria ad ottenere un deter- ind. al caso di specie, essendosi la convenuta sostan-
minato risultato tecnico e in grado di conferire al zialmente limitata a difendersi invocando tale dispo-
prodotto stesso valore sostanziale ai sensi dell’art. 9, sizione, nel tentativo di vedere dichiarati nulli i
comma 1, lett. b) e c), cod. prop. ind.; ciò, dopo aver marchi azionati nei suoi confronti e di impedire
eccepito un (infondato) difetto di giurisdizione dei così l’accertamento della loro contraffazione (evi-
Giudici nazionali stante il fatto che i suoi confetti dentemente sussistente nel caso di specie).
venivano prodotti in Repubblica Ceca (1). Come è noto, infatti, tale norma, nella misura in cui
I Giudici torinesi hanno accolto le domande attoree dispone che “Non possono costituire oggetto di regi-
di contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai strazione come marchio d’impresa i segni costituiti
più diversi titoli sulla base del riconoscimento della esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica,
sostanziale identità tra la forma della confezione dei imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla
confetti della società ceca e quella registrata come forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria
marchio da Ferrero, a nulla rilevando la presenza di per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o
marchi denominativi differenti sulle confezioni dei altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al
confetti concorrenti (posto che Ferrero aveva azio- prodotto”, prevede dei veri e propri impedimenti
nato esclusivamente marchi tridimensionali); il (assoluti) alla registrazione di un segno come marchio
tutto, dopo aver rigettato la domanda riconvenzio- quando questo consista “esclusivamente” in una
nale della convenuta relativa alla nullità dei marchi forma di un prodotto, o altra sua caratteristica, impo-
azionati ex art. 9, comma 1, lett. b) e c), cod. prop. ind. sta dalla natura dello stesso, necessaria per conseguire
Secondo il Tribunale, da un lato, le due privative un risultato tecnico o idonea a conferirgli valore
brevettuali (scadute) invocate dalla concorrente sostanziale; ciò anche quando la forma in questione
ceca come relative ad invenzioni di cui la forma sia dotata di carattere distintivo (2). Lungi dall’essere
della scatola dei TicTac avrebbe prodotto lo stesso dovuto ad una scelta meramente stilistica, l’inseri-
risultato tecnico, in realtà, riguardavano il solo mec- mento dell’avverbio “esclusivamente” all’interno
canismo di apertura di tale scatola e, dall’altro, la della disposizione sopracitata risulta di cruciale
forma di quest’ultima non veniva considerata in importanza per individuarne l’operatività: tale

(1) Tale aspetto della controversia non sarà oggetto di appro- dalla giurisprudenza comunitaria e da quella di legittimità italiana)
fondimento in questa sede, per cui basti sapere che il Tribunale dovesse considerarsi come avvenuto in Italia, con conseguente
adito - del tutto condivisibilmente - ha rigettato l’eccezione in possibilità per l’attrice di convenire la sua concorrente ceca anche
questione, stabilendo che nel caso di specie vi fosse la compe- davanti all’autorità giudiziaria italiana.
tenza giurisdizionale italiana ai sensi dell’art. 7, n. 2, Reg. UE n. (2) Cfr. Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà
1215/2012, che - come è noto - dispone che un soggetto avente intellettuale e concorrenza, Padova, 2019, 172, secondo cui “la
domicilio in uno stato membro possa essere convenuto anche presenza dell’avverbio ‘esclusivamente’ nella norma in com-
davanti all’autorità giudiziaria del diverso Stato membro in cui si sia mento consente di annoverare tra i segni distintivi tutelabili
verificato o potesse verificarsi l’evento dannoso derivante da anche una forma che, pur identificabile come una delle ipotesi
illeciti civili di natura dolosa o colposa (c.d. forum commissi delicti). escluse dalla registrazione, possegga qualche ulteriore significa-
Pertanto, per i Giudici torinesi, indipendentemente dall’ubicazione tivo elemento distintivo in virtù della quale l’impedimento non
dello sede di produzione dei prodotti contraffattori della conve- opera” e Rossi in Codice della proprietà industriale, a cura di
nuta, il fatto che questi fossero incontestatamente commercia- Vanzetti, Milano, 2013, 124, che, conseguentemente, nega
lizzati in Italia, in violazione dei marchi attorei italiani e non anche la “sanabilità” di simili impedimenti attraverso il fenomeno
comunitari, ha comportato necessariamente che l’“evento dan- del c.d. secondary meaning; in giurisprudenza, ex multis, Trib.
noso” indicato dalla norma qui richiamata (per come interpretato Torino 11 giugno 2010, in Giur. ann. dir. ind., 2010, 663.

Il Diritto industriale 5/2020 471


Marchi
Giurisprudenza

avverbio, infatti, limita l’ambito di applicazione della offerta dal marchio è di fatto perpetua, stante la
norma, avendo l’effetto di consentire la registrazione possibilità per il titolare di ottenere un numero illi-
di segni distintivi che, pur riproducendo le forme di mitato di rinnovi del marchio ad ogni sua scadenza
cui alle ipotesi previste dall’art. 9 cod. prop. ind., non decennale. Da qui il carattere assoluto di tali impe-
si riducano solamente a tali forme (3). Non a caso dimenti, tra loro indipendenti (7), la cui sussistenza
anche l’omologa disposizione europea che regola ben può essere contestata da chiunque vi abbia inte-
questa stessa materia, di cui tale disposizione è attua- resse, essendo questi finalizzati ad offrire tutela a
zione - ossia l’art. 7, par. 1, lett. e), Reg. UE n. 2011/ interessi di natura per così dire pubblicistica.
1001 sul marchio dell’UE (sostanzialmente conforme È, quindi, chiaro come l’applicazione di tale norma
allo stesso articolo del precedente Reg. CE n. 207/ sia da interpretare in senso restrittivo sotto questo
2009 sul marchio comunitario) - utilizza proprio lo profilo, in primis, per via del suo ineludibile dettato
stesso avverbio (4). letterale (v. “esclusivamente”), e, in secondo luogo,
Ratio della norma - come riconosciuto in maniera date le significative conseguenze che la sua applica-
costante sia dalla giurisprudenza (ivi inclusa la sen- zione genera rispetto al diritto costituzionalmente
tenza qui in commento) che dalla dottrina (5) - è, garantito della libertà di impresa; conseguenze giu-
infatti, quella di evitare che tale peculiare tipologia di stificabili unicamente a fronte di un bilanciamento
forme - che in un certo senso costituiscono il prodotto tra diritti di pari rango e, dunque, solo per impedire un
in sé, prima di essere distintive e quindi segni - effettivo monopolio su forme-prodotto che devono
finiscano per diventare di monopolio di singoli sog- restare nella disponibilità del pubblico o, comunque,
getti grazie alla registrazione come marchi. La regi- la cui monopolizzazione è ammessa dall’ordinamento
strazione come marchio di una forma simile per un tempo limitato (si pensi, ad esempio, alle
comporterebbe, infatti, una ingiustificabile limita- forme funzionali oggetto di invenzioni brevettate).
zione della libertà d’impresa della collettività, che Dalla ratio sottesa alla norma - come rilevato da
si vedrebbe così negata la possibilità di impiegare attenta dottrina (8) - deriva anche il fatto che tali
quella stessa forma, alias qualunque prodotto che la impedimenti sussistono rispetto ad ogni segno che sia
incorpori: questo in ossequio al principio generale esclusivamente costituito da una caratteristica fisio-
della c.d. estraneità del marchio al prodotto, secondo logica del prodotto, a prescindere dal fatto che tale
il quale - come è noto - per essere tale e non una mera segno sia tri o bidimensionale: così potranno costi-
qualità del prodotto, un segno deve essere scindibile tuire validi marchi solo in caso di insussistenza degli
dal prodotto stesso e al contempo essere distin- impedimenti tipizzati dall’art. 9 cod. prop. ind. anche
tivo (6). Si tratterebbe, per giunta, di un monopolio segni di natura bidimensionale, quali colori (9), mar-
potenzialmente eterno, se si pensa che la tutela chi serialmente riprodotti su una superficie (10),

(3) Così, per tutti Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su alla norma europea già citata corrispondente all’art. 9 cod. prop.
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 172; e nello stesso ind.), cfr., da ultima, Corte di giustizia UE 18 settembre 2014, par.
senso, in giurisprudenza, ex multis, App. Milano 30 novembre 39, C-205/13 (caso Hauck) in cui si stabilisce che “risulta chiara-
2011, in Giur. ann. dir. ind., 2013, 814. mente che i tre impedimenti alla registrazione previsti da detta
(4) Tale norma prevede, infatti, che “Sono esclusi dalla regi- disposizione hanno natura autonoma. Infatti, la loro citazione in
strazione: (...) e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o ordine successivo, nonché l’utilizzo del termine ‘esclusivamente’
altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) comportano che ciascuno di essi debba applicarsi indipendente-
dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per mente dall’altro”.
ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica (8) Così, da ultimi, Rossi, Codice della proprietà industriale, cit.,
che dà un valore sostanziale al prodotto”. 129 e Bogni in Codice commentato della proprietà industriale e
(5) Così Rossi, Codice della proprietà industriale, cit., 122-123, intellettuale, cit., 100, nel senso che l’art. 9 cod. prop. ind. neces-
in cui il tema viene diffusamente trattato e, già in precedenza, sita di essere interpretato estensivamente, in virtù della sua ratio,
Bogni, Codice commentato della proprietà industriale e intellet- con riferimento all’ampiezza da attribuire alla nozione di segno
tuale, a cura di Galli - Gambino, Torino, 2011, 96 ss.; Ghidini, Profili riproducente la forma o altra caratteristica di un prodotto; in
evolutivi del diritto industriale, Milano, 2008, 243 e Ricolfi, I segni giurisprudenza nello stesso senso Cass. civ. 23 novembre
distintivi, Torino, 1999, 63; quanto alla giurisprudenza si vedano, 2001, n. 14864.
nello stesso senso, Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, C-48/ (9) Cfr., ex multis, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di Diritto
09 P (caso Lego), Corte di giustizia UE 8 aprile 2003, C-53/01 e C- Industriale, cit., 169 ss. e Ubertazzi, Commentario breve alle
54/01 (caso Linde), Corte di giustizia UE 18 giugno 2002, C-299/99 leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 172; in giuri-
(caso Philips); Cass. civ. 23 novembre 2011, n. 14863 e Cass. civ. sprudenza, Cass. civ. 16 luglio 2004, n. 13159, relativa alla combi-
18 marzo 2008, n. 7254. nazione cromatica degli ovetti Kinder.
(6) Cfr., per tutti, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto (10) Così già Franceschelli, Sul marchio L. Vuitton. in
industriale, Milano, 2018, 162. Riv. dir. ind., 1980, 113; in giurisprudenza Cass. civ. 23 novembre
(7) Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, 2001, n. 14863, relativa al disegno paisley di Etro e Cass. civ. 28
cfr., ex multis, Cass. civ. 29 ottobre 2009, n. 22929 (citata anche giugno 1980, n. 4090, relativa al monogramma di Louis Vuitton.
nella sentenza qui in commento) e da quella europea (con riguardo

472 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

trame e texture (11) e, secondo alcuni, persino odori e permetterne il commercio” - si pensi, ad esem-
suoni (12), laddove questi segni siano considerabili pio, al caso dei chiodi o di qualunque altro tipo
come componenti intrinsecamente connesse al pro- di prodotto “sfuso” - da quelle che, invece, con-
dotto. Per queste stesse ragioni a parere di chi scrive tenendo prodotti privi di una forma intrinseca,
anche le fattezze di un’opera dell’arte figurativa pos- finiscono inevitabilmente per determinarne la
sono costituire valido marchio - qualora siano dotate forma - come, ad esempio, avviene nel caso
di distintività (acquisita) rispetto a specifici prodotti delle bevande - con la conseguenza che solo
e/o servizi - solo nel caso in cui queste non violino in questa seconda tipologia di confezioni potrebbe
concreto i divieti previsti dalla norma in esame e, in essere “assimilata alla forma del prodotto ai fini
particolare, l’impedimento relativo alla forma confe- dell’esame della domanda di registrazione come
rente valore sostanziale al prodotto/servizio (13). marchio”, con necessità di accertare l’insussi-
Deve, poi, essere evidenziato che tradizional- stenza di uno dei citati impedimenti. Non è
mente la norma in esame trova applicazione dunque un caso che i Giudici torinesi abbiano
anche in relazione alla forma della confezione richiamato tale pronuncia comunitaria e sulla
di un prodotto (14). Ciò sulla base del fatto che base del distinguo da essa operato abbiano sta-
tale (più che ragionevole) conclusione consegue bilito che, avendo i confetti di Ferrero “già una
inevitabilmente dal dettato dell’art. 7 cod. prop. loro forma intrinseca” e potendo, quindi, teori-
ind., che - come è noto - annovera tra i segni camente essere “venduti al pubblico sfusi” (...)
che possono essere registrati come marchi anche “gli scatolini che li contengono non potrebbero
la forma “della confezione di esso” [N.d.R. del essere assimilati al concetto di ‘prodotto’ di cui
prodotto]. Se è quindi vero che, per costituire all’art. 9 cod. prop. ind. e di conseguenza, le
valido marchio, anche la forma della confezione preclusioni alla registrazione del marchio ivi
di un prodotto non deve incorrere in uno degli previste non sarebbero, comunque, applicabili”.
impedimenti di cui all’art. 9 cod. prop. ind., Tuttavia, va rilevato che il Tribunale ha rag-
tuttavia, alla luce dell’unica decisione ad oggi giunto tale conclusione solo dopo aver comun-
adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione que già escluso la sussistenza degli impedimenti
Europa in materia, parrebbe che la norma - di cui all’art. 9 cod. prop. ind. per ragioni di
rectius l’omologo art. 3, par. 1, lett. e), Dir. 89/ merito: circostanza che, a parere di chi scrive, fa
104/CEE, a sua volta corrispondente all’art. 7, trapelare una certa (comprensibile) riluttanza dei
par. 1, lett. e), Reg. UE n. 2011/1001 - debba Giudici a risolvere la questione unicamente sulla
essere applicata solo ad alcuni tipi di confezioni base della classificazione astratta della natura
di prodotto (15). Secondo questa pronuncia, delle confezioni proposta dalla Corte di giustizia
infatti, bisognerebbe distinguere tra confezioni nella decisione richiamata.
contenenti prodotti aventi una propria forma Tale distinzione potrebbe infatti trovare una sua
c.d. intrinseca, ossia autonoma rispetto alla ragione d’essere con riferimento al solo impedimento
loro eventuale confezione, in cui “non sussiste relativo alle forme che conferiscono valore sostan-
(...) un rapporto sufficientemente stretto tra la ziale al prodotto - di cui si dirà meglio infra - poiché
confezione e il prodotto” e “per cui non è neces- sembra altamente probabile che una confezione con-
sario dare (al prodotto) una particolare forma per tenente prodotti aventi una forma da questa diversa,

(11) Cfr., ex multis, Sena, Il diritto dei marchi, Milano, 2007, 80- dunque, l’essenza stessa, dell’opera d’arte finendo così per appro-
81 e Sarti, I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità, priarsi del suo valore sostanziale, sfruttato per rendere appetibili
in AA.VV., Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, presso il pubblico servizi di esposizione artistica, di cui il pubblico
Milano, 2004, 1443-1444; in giurisprudenza Cass. civ. 29 maggio usufruisce principalmente in quanto attratto dall’iconicità delle
1999, n. 5243, relativa al celebre check scozzese adottato opere d’arte in sé, piuttosto che dal carattere distintivo (peraltro
Burberry. debole) delle loro riproduzioni rispetto ai servizi espositivi.
(12) Cfr., ancora, Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su (14) Così, ex multis, Cartella, Marchi di forma o marchi
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 172. “deformi”?, in Riv. dir. ind., 1977, 39; e, in giurisprudenza, Trib.
(13) A tal riguardo si veda Papa, Uso lecito del marchio altrui e Milano 5 febbraio 1976, in Giur. ann. dir. ind., 1976, 806 (relativa-
profili autorali nel settore delle esposizioni d’arte: il caso della mente ad una boccetta di profumo) e Trib. Milano 26 febbraio
personale di Banksy al MUDEC di Milano, in questa Rivista, 1976, in Giur. ann. dir. ind., 1976, 265 (relativamente a un flacone
2019, 289, in cui chi scrive propone, appunto, di applicare l’art. di candeggina).
9 cod. prop. ind. anche al caso di uso di riproduzioni di un’opera (15) Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Giustizia UE 12
d’arte come marchi, arrivando ad ipotizzare la nullità di questi febbraio 2004, punti 32 e 33, C-337/01 (caso Henkel), analitica-
ultimi - in quel caso specifico utilizzati per contraddistinguere mente richiamata anche dalla decisione torinese qui in
non solo prodotti di merchandising, ma anche servizi di organiz- commento.
zazione di mostre d’arte - in quanto riproducenti l’intera forma e,

Il Diritto industriale 5/2020 473


Marchi
Giurisprudenza

per quanto accattivante e gradevole, non potrà costi- novella del 1992 riformulò integralmente la norma,
tuire il decisivo motivo d’acquisto dei prodotti ivi introducendo per la prima volta nel suo dettato l’av-
contenuti, che per definizione costituiscono il princi- verbio “esclusivamente”, con tutte le conseguenze
pale oggetto di interesse dei consumatori (16). A parere interpretative che ne derivano di cui si è detto
di chi scrive, però, non sembra si possa allo stesso modo sopra (21). Ad ogni modo, oggi si ritiene pressoché
ragionevolmente sostenere la non configurabilità tout univocamente che tale norma, sebbene imponesse
court degli altri due impedimenti rispetto a confezioni la limiti più ampi alla registrabilità dei marchi di forma,
cui forma differisca da quella del prodotto confezionato: debba interpretarsi come sostanzialmente in linea con
appare, infatti, preferibile procedere di volta in volta ad l’art. 18, lett. c), l.m. modificato nel 1992 e, poi,
accertare se la confezione, a prescindere dalla sua natura trasposto nell’art. 9 cod. prop. ind. nel 2005, stante
intrinseca o estrinseca al prodotto, sia in grado di l’immutabilità della ratio comune a tutte queste norme,
superare in concreto tali impedimenti (17). che vieta(va) la configurabilità di marchi di forma nei
Va, infine, brevemente esaminato anche il dettato casi in cui questa comporta(va) effetti antimonopoli-
dell’art. 18, comma 1, n. 3, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, stici sul mercato consistenti nell’illecita estensione
c.d. Legge Marchi, ossia l’antenato dell’attuale art. 9 della tutela offerta dal modello ornamentale e dal
cod. prop. ind., come vigente in epoca anteriore al 1992; brevetto aventi ad oggetto forme esteticamente grade-
anno in cui - come è noto - fu integralmente riformata, voli o comprese in specifiche rivendicazioni (22).
in attuazione dell’allora Dir. CEE n. 89/104, la Legge Ed è per questo che il Tribunale, dopo aver ricostruito
Marchi, abrogata solamente nel 2005 a seguito dell’in- la cronologia della norma qui in esame e dopo aver
troduzione del Codice della Proprietà Industriale. Tale fatto proprio l’attuale orientamento giurispruden-
disposizione infatti rileva nel caso di specie per l’accer- ziale (e dottrinario), ha stabilito che le conclusioni
tamento di uno dei due marchi azionati da Ferrero, in raggiunte in merito alla validità del marchio di forma
quanto risalente al 1973 (18). Nello specifico, ai sensi registrato nel 2011 azionato da Ferrero valessero allo
dell’allora art. 18, comma 1, n. 3 l.m., “non (potevano) stesso modo anche rispetto al secondo marchio di
costituire oggetto di brevetto, per l’uso esclusivo come forma registrato negli anni ‘70, nella misura in cui ha
marchi: (...) 3) le figure e segni in cui il carattere affermato che “la ratio del suvvisto divieto di cui
distintivo è inscindibilmente connesso con quello di all’art. 18 l.m. era individuata, appunto, nell’esigenza
utilità e di forma”. L’interpretazione rigorosa che la di impedire che fosse assicurata un’esclusiva perpetua
dottrina e la giurisprudenza maggioritarie offrivano di ad un modello d’utilità la cui protezione è sottoposta a
tale norma andava nel senso di ritenere sì ammissibile la limiti temporali. Esigenza (...) rispettata, nel caso
registrazione come marchio di una forma di prodotto, oggetto del presente giudizio, dalla registrazione del
ma solo qualora questa fosse arbitraria o di fantasia e, in marchio di parte attrice”. Tale conclusione appare
ogni caso, del tutto priva di attitudine funzionale o senz’altro condivisibile se la si considera da un punto
estetica (19); interpretazione da cui derivava un limi- di vista “pratico”, posto che nel caso di cui alla
tatissimo spazio di tutela ai marchi di forma (20). E fu fattispecie era sufficiente che fossero accertate la
così che, proprio per far fronte a tale problema, la validità e la contraffazione da parte della convenuta

(16) Aspetto che del resto anche autorevole dottrina ha da giurisprudenza: Cass. civ. 21 maggio 1981, n. 3333; Cass. civ.,
tempo avuto modo di evidenziare: cfr. Sena, Il diritto dei marchi, Sez. I, 7 aprile 1975, n. 1233.
Milano, 2007, 82 e Sarti, La tutela dell’estetica del prodotto (20) Come, del resto, già negli anni ‘70 rilevava un autorevole
industriale, Milano, 1990, 77. autore: così Cartella, Marchi di forma o marchi “deformi”?, cit., 39,
(17) Dello stesso avviso sembra essere Bogni, in Codice com- il quale evidenziava l’incongruenza nell’ammettere da un lato la
mentato della proprietà industriale e intellettuale, cit., 101, la quale registrabilità dei marchi di forma e, dall’altro, in buona sostanza la
solleva dubbi sulla necessità di escludere indistintamente l’appli- consentiva solo nei casi in cui la forme fossero state “antiesteti-
cazione dell’art. 9 cod. prop. ind. in tutti i casi in cui sia coinvolta la che, brutte o sgradevoli”.
forma di confezioni “estrinseche” al prodotto (secondo la classi- (21) Tale novella fece sì che la norma assunse la seguente
ficazione astratta operata nella decisione della Corte di giustizia UE nuova versione: “Non possono costituire oggetto di registrazione
citata), dal momento che ciò sembra consentire un’ingiustificata come marchio d’impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati
elusione rispetto al principio generale antimonopolistico comune all’art. 16: (...) c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma
anche alla ratio generale sottesa alla norma stessa. imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto
(18) Ciò in ossequio al principio in forza del quale per valutare la necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà
validità di un marchio registrato vanno applicate le norme vigenti al un valore sostanziale al prodotto”.
tempo della sua registrazione; così, ad esempio, Cass. civ. 25 (22) Così, ex multis, Galli, Commento al d.lg. 480/1992, in
maggio 1999, n. 5243. Nuove leggi civ. comm. 1995, 1174 e Vanzetti, Commento alla
(19) Cfr. Brock, I marchi di forma, in Riv. dir. ind., 1942, 38 e Dir. CE 44/1988, in Nuove legge civ. comm., 1989, 1438 e, in
Guglielmetti, Il marchio, oggetto e contenuto, Milano, 1968, 28; in giurisprudenza, Cass. civ. 17 febbraio 1995, n. 484 e Cass. civ. 18
marzo 2008, n. 7254.

474 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

anche solo di uno dei due marchi di forma azionati determinata funzione. Secondo un orientamento
dall’attrice. Tuttavia, forse il fatto che il meccanismo consolidato, infatti, solo le caratteristiche della
di chiusura della confezione dei TicTac - le cui forme forma del prodotto che potrebbero accedere alla
sono indubbiamente incluse nella forma complessiva tutela brevettuale, ove costituiscano da sole il
della scatola dei confetti riprodotta (anche) nel mar- segno, non possono essere registrate come marchio.
chio del ‘73 - sia stato brevettato in passato, avrebbe Sotto questo specifico profilo si è sostenuto che
ben potuto portare ad uno accertamento dell’invali- esistono forme che, seppur funzionali, non sono
dità di questo secondo marchio dovendo necessaria- comunque brevettabili per mancanza di altezza
mente trovare applicazione l’allora art. 18, comma 1, inventiva e che, quindi, se distintive, possono costi-
n. 3, l.m. Se è, infatti, vero che la ratio della norma è tuire marchi (23). Sempre secondo tale orienta-
rimasta invariata nonostante le sue rielaborazioni nel mento, andrebbe poi operata un’ulteriore
tempo, lo è altrettanto il fatto che l’ambito di appli- condivisibile differenziazione tra forme utili c.d.
cazione della disposizione di allora risultava essere derogabili (la cui funzione può essere conseguita
piuttosto diverso: secondo il dettato della sua prima attraverso diverse forme fungibili) e forme utili inde-
versione, infatti - seguendo l’interpretazione restrit- rogabili/infungibili: per le prime residuerebbe un
tiva al tempo maggioritaria - potevano essere regi- certo margine per poterne ammettere la registrazione
strate solo le forme di prodotto del tutto prive di come marchi, dal momento che le forme derogabili,
attitudini funzionali, non valendo il divieto di regi- sebbene utili, non possono essere considerate come
strazione per le sole ipotesi in cui il segno consista indispensabili e, quindi, “necessarie” per conseguire
“esclusivamente” in una forma dettata da ragioni un risultato tecnico, come invece vuole la norma. Ciò
tecniche, come, invece, richiesto dal 1992 in poi. discenderebbe dall’assunto secondo cui sarebbe vie-
tata la registrazione come marchio solo della forma
(segue ...) La forma funzionalmente espressiva di un’innovazione tecnica tutelata come
necessitata tale, non altrimenti realizzabile se non attraverso un
prodotto avente quella specifica forma (24). Circa
Il primo dei due impedimenti considerato (ed quest’ultima distinzione, alcuni autorevoli autori
escluso) dal Tribunale attiene alla non registrabilità hanno, peraltro, precisato - del tutto ragionevol-
di un segno costituito unicamente dalla forma c.d. mente a parere di chi scrive - che la registrabilità
funzionalmente necessitata del prodotto. Sempre in come marchio di una forma derogabile è ammissibile
un’ottica antimonopolistica, tale impedimento mira solo quando questa sia declinabile in varianti ten-
ad escludere in radice il rischio che elementi formali denzialmente infinite, tutte idonee ad ottenere lo
tecnico-funzionali di un prodotto - proteggibili per stesso risultato tecnico: solo in questa ipotesi, infatti,
un tempo limitato ove siano incluse nelle rivendica- non si verrebbe in alcun modo ad intaccare la libera
zioni di un brevetto per invenzione o costituiscano disponibilità del risultato tecnico che deve restare di
oggetto di un modello d’utilità - finiscano per essere pubblico dominio (25).
monopolizzati in ragione della loro distintività anche Queste tesi sembrano, in buona sostanza, riconoscere
oltre i termini di validità di tali privative, in maniera implicitamente uno spazio di convivenza tra marchi
potenzialmente perpetua. relativi a forme di prodotto utili derogabili e privative
Al riguardo va rilevato che tale impedimento non brevettuali (estinte) rivendicanti la forma del mede-
opera indistintamente per qualunque forma c.d. utile, simo prodotto (26). Il riconoscimento di tale possi-
ossia quella forma di prodotto atta a svolgere una bile convivenza appare del tutto condivisibile, a

(23) Così, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, innovativo, fra di loro fungibili sotto il profilo della utilità conferita
cit., 164, per cui “esistono forme (...) utili, ma non brevettabili in al prodotto, non saranno più suscettibili di brevettazione come
quanto non dotate appunto di sufficiente originalità (...) in ordine modello, ma lo saranno, invece, di registrazione come marchio
(alle quali) per quanto utili, un problema di conflitto con la legisla- appunto di forma” e, nello stesso senso, Sarti, Studi in onore di
zione brevettuale non si pone, e che quindi, se dotate di capacità Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 433 mentre, in giurisprudenza,
distintiva, (...) possono ritenersi registrabili come marchi” e, in Trib. Padova, ord., 9 maggio 2001, in Giur. ann. dir. ind., 2001, 847
giurisprudenza, Cass. civ. 16 luglio 2004, n. 13159. (e Cass. civ. 31 luglio 2008, n. 20884 ma in quest’ultimo caso solo
(24) Così, sempre, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto nell’ambito di un caso di imitazione servile).
industriale, cit., 165, che afferma che è “esclusa dalla registrabilità (25) Cfr. Bogni, Codice commentato della proprietà industriale
come marchio (...) solo quella forma che rappresenti un nuovo e intellettuale, cit., 5 e Galli, Segni distintivi e industria culturale, in
concetto innovativo”, per cui “se un determinato concetto inno- Annali italiani del diritto d’autore, 2002, 328-329.
vativo è di pubblico dominio, sia perché già realizzato in una certa (26) Con riferimento all’impossibilità di una coesistenza tra
forma non brevettata, sia perché oggetto di un brevetto ormai brevetti e marchi si veda, invece, ex multis, Ricolfi, Trattato dei
scaduto, le diverse forme di realizzazione di quel concetto marchi: Diritto europeo e nazionale, Torino, 2015, 325.

Il Diritto industriale 5/2020 475


Marchi
Giurisprudenza

maggior ragione se si considera che una recentissima innegabile che molti oggetti presenti sul mercato
sentenza della Corte di giustizia, proprio nel contesto contemporaneo, sempre più frequentemente, pos-
dell’interpretazione degli impedimenti previsti dal- sano essere considerati al tempo stesso invenzioni,
l’art. 3, par. 1, lett. e), Dir. 89/104/CEE, omologo simboli della loro origine commerciale e prodotti dal
dell’art. 9 cod. prop. ind., ha avuto modo di stabilire design particolarmente raffinato: si pensi ad esempio
come non esista alcuna incompatibilità assoluta tra i all’iconica “Vespa” di Piaggio.
diversi diritti di proprietà intellettuale (nella specie Tuttavia, se si guarda alla giurisprudenza europea in
tra disegni e marchi), posto che la configurabilità di materia - che, in vero, non conosce il modello di
tali diversi diritti dipende esclusivamente dalla sussi- utilità - sembrerebbe non esserci alcun margine per
stenza o meno dei rispettivi elementi costitutivi (27). gli approfondimenti (decisivi) svolti a livello nazio-
A parere di chi scrive, il fatto che i casi di intersezione nale circa la natura derogabile o meno di una forma
tra le diverse privative siano rari - proprio dovendo utile, e, dunque, circa l’estensione da attribuire alla
avere sempre riguardo della fondamentale necessità nozione di necessità del risultato tecnico conseguito
di prevenire monopoli e il fenomeno del c.d. ever- grazie alla forma utile. La Corte di giustizia ha, infatti,
greening - non può far escludere a priori l’esistenza di stabilito che il fatto che il risultato tecnico conse-
casi di sovrapposizione, almeno parziale, tra tali guito dalla forma utile di un prodotto (che costituisca
diversi diritti. Sovrapposizione ravvisabile non solo di per sé un segno distintivo in via esclusiva) possa
tra marchi e disegni (come riconosciuto dalla stessa essere ottenuto anche grazie ad altre forme dello
sentenza sopra richiamata) (28), ma anche tra marchi stesso prodotto, non consente comunque di superare
e diritto d’autore (29), disegni e diritto d’autore (basti l’impedimento e, quindi, di poter validamente regi-
pensare alla protezione autorale delle opere del dise- strare come marchio tale forma funzionale (32). Tale
gno industriale), diritto d’autore e brevetti/modelli di posizione, tuttavia, sembra essere eccessivamente
utilità (30), disegni e brevetti/modelli di utilità (31), tranchant nella misura in cui non considera l’effettiva
ma anche, per l’appunto, tra marchi di forma (dero- assenza di rischi monopolistici che segni costituiti
gabile) e brevetti/modelli di utilità, quanto meno esclusivamente da forme utili derogabili compor-
estinti. Questo, beninteso, unicamente qualora i tano; unici rischi che - si è detto - tale impedimento,
requisiti di validità dei diversi titoli siano allo stesso e più in generale l’art. 9 cod. prop. ind., mira a
tempo soddisfatti da una stessa forma. Del resto è prevenire.

(27) Così Corte di giustizia UE 23 aprile 2020, punti 50 e 53, C- d’autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata
237/19. Così Corte di giustizia UE 20 aprile 2020, punti 50 e 53, C- determinata da considerazioni tecniche, purché una simile deter-
641/18 (caso Gömböc), in cui si è stabilito che “la circostanza che minazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua perso-
l’apparenza di un prodotto sia protetta in quanto disegno o modello nalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative”, con la
non esclude che un segno costituto dalla forma ditale prodotto conseguenza che “quanto all’esistenza di un brevetto anteriore,
goda di una tutela in applicazione del diritto dei marchi, purché́ le oggi scaduto (...), nonché all’efficacia della forma per pervenire al
condizioni di registrazione di detto segno in quanto marchio siano medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei
soddisfatte”. Sulla sentenza v. S. Bernardini, La tutela degli limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni
oggetti decorativi nell’Unione Europea. Il caso Gömböc e i marchi effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi”, non
di forma, in questa Rivista, 2020, 384. essendo quindi tale precedente privativa di per sé determinante
(28) E come parrebbe, in vero, anche solo dalla lettura dell’art. nell’escludere la configurabilità del diritto d’autore.
16, Dir. CE 98/71 (oltre che dall’art. 96, par. 2, Reg. CE 6/2002), che (31) Vedasi, ancora, il dettato dell’art. 16, Dir. CE 98/71 già
prevede che il disegno comunitario lascia “impregiudicate le richiamato sopra e, per quanto riguarda i modelli d’utilità, l’art. 40
disposizioni (dell’Unione) e nazionali applicabili ai disegni e modelli cod. prop. ind., che ammette espressamente la cumulabilità tra
non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai disegni e modelli di utilità.
brevetti per invenzione, ai modelli d’utilità”. (32) Così, Corte di giustizia CE 18 giugno 2002, punti 78 ss., C-
(29) Cfr. Corte di giustizia UE 18 settembre 2014, C-548/13 299/19 (caso Philips), confermata sotto questo profilo, anche da
(caso Hauck), in cui si è invocata la tutela della sedia “Tripp Trapp” Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, C-48/09-P (caso Lego), in
sia in quanto opera dell’ingegno sia in forza del marchio relativo alle cui si è stabilito che “circa la questione se la dimostrazione
sue forme e il paper “Trademarks and their relation with literary dell’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso
and artistic works”, redatto dallo Standing Committee on the Law risultato tecnico autorizzi a disattendere l’impedimento alla regi-
of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications strazione o il motivo di nullità di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo
relation with literary and artistic works della WIPO del 2006 - trattino” corrispondente al nostro art. 9 cod. prop. ind. “va rilevato
reperibile al seguente indirizzo web www.wipo.int/edocs/ che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione
mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_5.doc - in cui si già si ammetteva autorizza una conclusione siffatta”, con la conseguenza che,
la possibilità di un cumulo tra diritto di autore e marchio. E a livello “allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un
nazionale Cass. civ. 30 aprile 2020, n. 8433 e App. Torino 16 aprile prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico,
2019, n. 677, in DeJure. detta (disposizione) esclude la registrazione di un segno costituito
(30) Cfr. Corte di giustizia UE 11 giugno 2020, C-833/18 (caso da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa
Brompton), punti 26 e 36, che “un oggetto che soddisfa il requisito essere conseguito tramite altre forme”.
di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto

476 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

Al di là di quanto sin ora evidenziato circa la nozione del principio per cui la forma che costituisce in via
della necessità della forma nel conseguimento di un esclusiva il segno non può essere registrata come
risultato tecnico rimane il fatto che l’art. 9, comma 1, marchio quando questa, seppur funzionale, possiede
lett. b), cod. prop. ind. - si è detto - trova applicazione una componente capricciosa o di fantasia o, comun-
solo nel caso in cui il segno sia costituito esclusiva- que, non funzionale avente un ruolo significativo,
mente da una forma funzionalmente necessitata. E posto che in tal caso va esclusa per l’appunto la natura
ciò è cosa ben diversa dall’affermare che può costi- meramente tecnico-funzionale della forma stessa.
tuire valido marchio una forma di prodotto non Del resto, la giurisprudenza europea ha evidenziato
esclusivamente funzionale: equivoco in cui spesso si che in questa eventualità qualunque concorrente
rischia di cadere e in cui pare essere (parzialmente) potrebbe agevolmente impiegare una forma alterna-
incappata anche la decisione qui in commento, nella tiva a quella registrata come marchio potendo
misura in cui ha, ad esempio, stabilito che “una forma comunque garantire la stessa funzionalità del pro-
può essere registrata come marchio quando svolge dotto, con conseguente assenza di rischi antimono-
(come nel caso oggetto del presente giudizio) preva- polistici sulle caratteristiche funzionali di un
lentemente una funzione distintiva, tipica del mar- prodotto (34): principio del tutto condivisibile. Se,
chio, piuttosto che estetica o funzionale”, laddove, quindi, il focus deve essere posto - giustamente -
invece, poco prima ha sottolineato che “la normativa sull’effettiva libera disponibilità presso la collettività
de qua vieta la registrazione come marchi delle sole della forma utile, allora ci si chiede perché questo
forme di prodotti che si limitano ad incorporare una stesso principio non debba essere considerato anche
soluzione tecnica”. A prima vista sembrerebbe trat- rispetto a quelle che la dottrina nazionale ha indivi-
tarsi di una precisazione speciosa; tuttavia, ad un duato come forme derogabili suscettibili di varianti
esame più attento, appare evidente che ammettere pressoché infinite tutte in grado di generare il mede-
la registrazione della forma del prodotto per via della simo effetto tecnico-funzionale.
secondarietà della sua componente tecnico-funzio- Alla luce di queste doverose premesse, si può notare
nale rispetto ad altre sue componenti prive di tale come nella sentenza in commento i Giudici sembrino
attitudine, piuttosto che in forza del fatto che il aver escluso in un primo momento la sussistenza
relativo segno è esclusivamente dato da una forma dell’impedimento qui in esame rifacendosi al sopra-
utile necessitata (e inderogabile) comporta inevita- citato orientamento nazionale per cui è vietata la
bilmente effetti differenti circa l’ambito di tutela da registrazione come marchio delle sole forme di pro-
riconoscere alla forme utili registrate come marchi: in dotto brevettabili, a patto che non esistano altre
tale ipotesi, infatti, troverebbero tutela solo le com- forme in grado di raggiungere lo stesso risultato tec-
ponenti non tecniche della forma, cosa che appare nico - e, quindi, derogabili/fungibili, per voler utiliz-
non condivisibile, posto che un segno non dettato zare la qualificazione adottata dalla dottrina. Nell’iter
esclusivamente da una forma funzionalmente neces- argomentativo della decisione, infatti, si legge che “le
sitata, in ragione della sua distintività, in quanto forme idonee a realizzare un concetto innovativo
segno deve poter trovare tutela nella sua globa- brevettato (come lo scatolino a forma di parallelepi-
lità (33). Questo fraintendimento viene con ogni pedo dotato di meccanismo di chiusura del mappo),
probabilità alimentato da un’errata interpretazione se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il

(33) In altre parole, sposare la tesi per cui una forma funzionale concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che
sarebbe registrabile quando questa sia al contempo composta da presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un
elementi non funzionali prevalenti, implicherebbe inevitabilmente rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In
la tutelabilità come marchio della sola componente non funzionale tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incor-
di tale forma, quando invece sarebbe opportuno “individuare uno porare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto
spazio per la protezione della (mera) forma funzionale, commisu- non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone
rando tale protezione all’esigenza antimonopolistica di non pre- la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né
cludere al mercato l’impiego di una certa soluzione di un problema identiche né simili a tale forma”. Nello stesso senso, a livello
tecnico”, così, Bogni, Il design: registrazione e tutela di fatto dei nazionale Cass. civ. 29 ottobre 2009, n. 22929, secondo cui “le
diversi valori delle forme, in questa Rivista, 2011, 40. forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche
(34) In questo senso: Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di
C-48/09-P (caso Lego), decisione in cui la dottrina italiana maggio- marchio, per cui nei casi in cui una stessa forma vede la coesi-
ritaria ha riscontrato una certa apertura rispetto al tema della stenza di una funzione utilitaristica, tecnica con quella del marchio,
registrabilità delle forme conferenti un risultato tecnico altrimenti se questa è prevalente nell’uso, non è applicabile il divieto di cui
realizzabile, nella misura in cui questa stessa pronuncia, ai punti 56 all’art. 9 cod. prop. ind.”. Tale aspetto era peraltro già sostanzial-
ss., ha stabilito che “In tale caso [N.d.R. ossia nel caso in cui una mente stato sottolineato anche da alcuni autori nazionali come ad
forma avente una funzione tecnica possiede, al contempo, ele- esempio Sena, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2008, 81-82.
menti non funzionali aventi un ruolo significativo] le imprese

Il Diritto industriale 5/2020 477


Marchi
Giurisprudenza

medesimo concetto (nulla vieta in natura di realiz- per sé considerarsi funzionalmente necessitata per via
zare scatolini delle più varie forme con tappi dotati del fatto che questa presenta un’unica caratteristica
del medesimo meccanismo di chiusura al fine di accessoria brevettabile (ossia il meccanismo di aper-
contenere i confetti), nel momento della scadenza tura della scatola nella parte superiore) unitamente
del brevetto godranno di una tutela ristretta alla ad elementi non funzionali significativi; elementi
forma specifica registrata (appunto lo scatolino a che comportano l’esclusione della sua natura funzio-
forma di parallelepipedo) con piena libertà per nalmente necessitata, ancor prima che si renda
chiunque di adottare forme alternative, ma non con- necessario valutarne la natura derogabile o meno.
fondibili (quindi, non lo stesso parallelepipedo) e che Va infine rilevato come anche l’affermazione del
utilizzino lo stesso concetto innovativo (come, Tribunale secondo cui “non si può in alcun modo
appunto, il meccanismo del tappo di chiusura dello parlare di coincidenza tra il brevetto industriale (ed il
scatolino)”. suo trovato) ed il marchio di forma” non sia del tutto
Ad una lettura più approfondita della sentenza, tut- condivisibile, nella misura in cui questa sembra sot-
tavia, il Tribunale non pare aver escluso la sussistenza tintendere il fatto che, in caso vi fosse invece stata
dell’impedimento in virtù di tali (del tutto condivi- coincidenza, non ci sarebbe stata tout court la possi-
sibili) considerazioni, quanto, piuttosto, sulla base bilità di procedere alla registrazione della forma come
dalla mera constatazione per cui sia il brevetto che il marchio, nonostante gli stessi Giudici all’inizio del
modello di utilità (le cui rivendicazioni, secondo la loro iter argomentativo avessero ritenuto la forma del
convenuta, avrebbero avuto ad oggetto la forma della contenitore dei confetti Ferrero derogabile e - quindi
scatola dei TicTac) in realtà avessero ad oggetto solo - a rigore, registrabile come marchio.
il singolare meccanismo di chiusura ermetica pre-
sente nel coperchio della scatola: da qui, l’irrilevanza (segue ...) Il valore sostanziale della forma
dell’esistenza di tali privative brevettuali. Così - dopo
aver richiamato la stessa giurisprudenza nazionale ed Come si è accennato, i Giudici torinesi hanno allo
europea sopra citata - i Giudici sabaudi hanno stabi- stesso modo escluso anche la sussistenza del terzo
lito che “le forme non riconducibili in via esclusiva ad impedimento tipizzato dall’art 9 cod. prop. ind. e,
esigenze tecniche (e, appunto, per contenere i con- cioè, quello relativo all’ipotesi in cui il marchio sia
fetti in un recipiente dotato di chiusura ermetica non esclusivamente dato dalla forma del prodotto confe-
è certo necessario adottare una forma a parallelepi- rente valore sostanziale allo stesso.
pedo rettangolare) possono assolvere anche ad altre La nozione di “valore sostanziale” può apparire
funzioni, vale a dire quella di marchio (...) se questa è alquanto astratta e in un certo senso enigmatica, a
prevalente nell’uso”, con conseguente loro registra- maggior ragione se consideriamo che la legge non
bilità come marchi, a maggior ragione nel caso prevede una sua definizione precisa. Ad ogni modo,
oggetto di specie in cui “la funzione tecnica (mecca- grazie all’interpretazione che di tale nozione la dot-
nismo di chiusura del coperchietto) non è neppure trina e la giurisprudenza hanno offerto nel tempo,
visibile nel marchio registrato”, né la descrizione di oggi l’ambito di applicabilità del relativo impedi-
uno dei brevetti in questione “entra nei particolari mento viene delineato in modo univoco.
tecnici del meccanismo di chiusura riferendosi sem- In particolare, secondo la dottrina prevalente in
plicemente ‘ad un’apertura a scatto’”. Ebbene tali vigenza delle norme riguardanti gli abrogati modelli
argomentazioni sembrano ancora una volta essere ornamentali (sostituiti dai disegni dal D.Lgs. 2 feb-
state frutto del fraintendimento secondo cui possono braio 2001, n. 95) il concetto di “valore sostanziale”
essere registrate come marchi forme non esclusiva- corrispondeva in buona sostanza al requisito minimo
mente tecnico-funzionali, quando la norma invece di brevettabilità dei modelli ornamentali consistente
prevede come vietata la registrazione di segni costi- nello “speciale ornamento” (35): requisito che finiva
tuiti esclusivamente da forme funzionalmente neces- così per diventare il discrimen sulla cui base poter
sitate. Quel che semmai rileva - ancor prima della distinguere tra le diverse discipline dell’allora
natura derogabile o meno della forma utile costi- modello ornamentale e del marchio, per lo più rite-
tuente in via esclusiva un segno - è il fatto che la nute impermeabili (36). Tale impostazione - già in
forma della scatola dei TicTac registrata non possa di tempi risalenti non condivisa da alcuni eminenti

(35) Consistente nel particolare gradiente estetico proprio della (36) Così, Vanzetti, I diversi livelli di tutela delle forme orna-
forma tale da renderla meritevole di tutela attraverso la registra- mentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, 319 e Ricolfi, I segni
zione del modello ornamentale. distintivi dell’impresa, cit., 87.

478 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

autori (37) - oggi è da considerare superata, dal prodotto” con l’aspetto esteriore del prodotto dotato
momento che (al di là dell’accennata introduzione di un appeal tale da essere in grado di far conseguire un
dei disegni e modelli per la cui registrazione è neces- vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso; van-
sario non più lo speciale ornamento, bensì il diverso taggio consistente nel fatto che la scelta del consu-
requisito del c.d. “carattere individuale” (38)) attual- matore medio è influenzata e determinata
mente il potenziale cumulo tra le diverse tutele nell’acquisto di quel prodotto rispetto a quelli omo-
offerte dai disegni e dal marchio è pacificamente loghi concorrenti presenti sul mercato per via della
ammessa, come visto (39). sua forma, piuttosto che dal messaggio relativo all’o-
Nonostante ciò, uno dei significati nel tempo attri- rigine commerciale che questa comunica (41).
buito al vecchio concetto di “speciale ornamento” Del resto, è stato anche evidenziato che nel caso di
per eliminare l’arbitrarietà insista nel giudizio circa il determinati prodotti (come, ad esempio, quelli pret-
grado estetico della forma - ossia quello per cui tale tamente funzionali) l’aspetto esteriore è comune-
requisito dovesse essere essenzialmente indentificato mente percepito dai consumatori come irrilevante
con il valore dato dal mercato alla forma ornamentale o comunque secondario ed è, quindi, di per sé inido-
- è in qualche modo sopravvissuta fino ai nostri neo a determinare le scelte di acquisto, mentre per
giorni. Deve, infatti, essere evidenziato come la altri questo è spesso decisivo (si pensi, ai capi e agli
ratio del relativo impedimento viene oggi individuata accessori di moda). Ciononostante, attenta dottrina -
- ancora una volta - nella necessità di impedire del tutto condivisibilmente - ritiene che la natura di
ingiustificati monopoli perpetui grazie alla registra- tali beni non possa in astratto comportare la sussi-
zione come marchio di forme considerate dal pub- stenza o meno del valore sostanziale delle relative
blico, piuttosto che per la loro valenza distintiva, per forme, dovendosi procedere ad un esame dell’attitu-
via del loro pregio estetico sostanziale, costituente il dine concreta della forma di prodotto, di volta in
motivo principale di apprezzamento del prodotto sul volta, pur tenendo naturalmente conto della diversa
mercato (se non addirittura l’unico): in altre parole, natura merceologica cui appartengono i prodotti: ne
una forma è registrabile solo quando la sua attrattività consegue che non tutte le forme di accessori di moda
sul mercato sia dettata dalla carica identitaria distin- saranno in quanto tali escluse dalla registrazione
tiva dall’origine del prodotto che questa esprime, ma come marchi e, viceversa, che non ogni forma rela-
non anche quando tale sua attrattività sia dovuta al tiva, ad esempio, a dispositivi elettronici sarà per
suo pregio estetico e/o all’iconicità della forma in definizione registrabile, fermo restando che la stella
sé (40). polare da seguire nell’accertamento della sussistenza
Ad ogni modo, l’orientamento oggi del tutto prele- del valore sostanziale dev’essere sempre la percezione
vante individua la “forma che dà valore sostanziale al che di tale forme abbia il pubblico di riferimento (42).

(37) Cfr., ad esempio, Sena, Il nuovo diritto dei marchi: marchio giurisprudenza, Trib. UE 6 ottobre 2011, punto 75, T-508/08 (caso
nazionale e marchio comunitario, Milano, 1994, 30 ss. Bang&Olufsen) in cui, ad esempio, si afferma, da un lato, che, la
(38) Requisito che, notoriamente, prescinde dalla dimensione forma “presenta un design tutto particolare” conferente “forza
estetica della forma, ma riguarda la sua idoneità a differenziarsi agli attrattiva (al) prodotto in questione, vale a dire il suo valore” e,
occhi dell’utilizzatore informato rispetto alle forme dei prodotti dall’altro, che “risulta (...) dagli estratti di siti Internet di distributori,
dello stesso genere già note sul mercato. di vendita all’asta oppure di vendita di prodotti usati, che le carat-
(39) Cfr., Floridia, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietà intel- teristiche estetiche di tale forma sono poste particolarmente in
lettuale e concorrenza, Torino, 2016, 290 e Vanzetti - Galli, La risalto e che una forma del genere è considerata una specie di
nuova legge marchi, Milano, 2001, 142 e 143; contra Ghidini, scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica,
Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2015, 50; in giuri- il che la rende un elemento sostanziale quale argomento di pro-
sprudenza vedi, ancora, Corte di giustizia UE 20 aprile 2020, C- mozione della vendita” e Cass. civ. 18 maggio 2008, n. 7254; Trib.
641/18 (caso Gömböc) ed, ex multis, Cass. civ. 30 aprile 2020, n. Milano, ord., 2 febbraio 2015, in Giur. ann. dir. ind., 2015, 758; Trib.
8433 e Trib. Milano, ord., 17 gennaio 2008, in Giur. ann. dir. ind., Venezia, ord., 10 aprile 2006, in Giur. ann. dir. ind., 2006, 742, per
2008, 648. cui conferisce valore sostanziale la forma “il cui pregio modifichi
(40) Cfr., ad esempio, Rossi, Codice della proprietà industriale, l’identità di un prodotto in quanto tale perché ne aumenta il valore
cit., 151; Galli, Protezione del marchio ed interessi del mercato, in merceologico, senza però mutarne la funzione ontologica”.
AA.VV., Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 666 e 667 (42) Cfr., Sarti, I marchi di forma fra secondary meaning e
e Galli, Il marchio come segno e la capacità distintiva nella pro- funzionalità, cit., 1429 e Bogni, Codice commentato della pro-
spettiva del diritto comunitario, in questa Rivista, 2008, 425 ss. e, prietà industriale e intellettuale, cit., 110 e 111 e, in giurispru-
per tutti, in giurisprudenza, Corte di giustizia UE 18 settembre denza, Corte di giustizia UE 20 aprile 2020, C-641/18 (caso
2014, punto 32, C-539/13 (caso Hauck). Gömböc), in cui si afferma che “L’impedimento alla registrazione
(41) Cfr., Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., contenuto in tale disposizione può trovare applicazione se risulta
72 e 166; Sena, Il diritto dei marchi, cit., 82; Bosshard, Divieto di da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di
imitazione servile confusoria, marchio di forma e ‘‘nuova’’ priva- acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da
tiva sul design, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, questa caratteristica”.
268 e Sena, Il diritto dei marchi, cit., 82. Nello stesso senso, in

Il Diritto industriale 5/2020 479


Marchi
Giurisprudenza

Per queste stesse ragioni, a parere di chi scrive, non la gradevolezza estetica di una forma non può di per sé
sembra ragionevole affermare che opere del disegno essere sufficiente per poter ritenere che questa confe-
industriale proteggibili dal diritto d’autore - di per sé risca valore sostanziale al prodotto, anche perché, se
pacificamente tutelabili anche come disegni, sussi- così fosse, si incorrerebbe inevitabilmente nel para-
stendone i presupposti - non siano ontologicamente dosso per cui potrebbero essere registrate come marchi
in grado di superare l’impedimento in esame di cui solo forme sgradevoli (47).
all’art. 9 cod. prop. ind. e, dunque, costituire marchi Anche sotto questo ulteriore profilo ecco allora che
oltre che opere creative: ciò, pur riconoscendo come non si può non constatare che la decisione torinese
si tratti di una convivenza tra diritti piuttosto rara nel qui in commento si pone, almeno da un punto di vista
caso concreto (43). Questo sembra valere a maggior sostanziale, in linea con i consolidati orientamenti
ragione se si considera il recente deciso ridimensio- espressi in materia di valore sostanziale sia dalla
namento, ad opera della giurisprudenza europea, del dottrina che dalla giurisprudenza qui citate. Tuttavia,
requisito del “valore artistico” richiesto per la tutela si segnala come la motivazione dei Giudici sul punto
autorale delle opere del disegno industriale: ci si sia meno approfondita rispetto a quella svolta con
riferisce in particolare alla sentenza della Corte di riferimento alla questione della possibile funzionalità
giustizia UE 12 settembre 2019, C-683/17 adottata esclusiva della forma della scatola dei TicTac, posto
nel caso Cofemel, che - come è noto - ha stabilito che che la sentenza in questione si limita sostanzialmente
l’unico requisito necessario ai fini della tutela auto- a richiamare alcuni principi espressi in alcuni prece-
rale, anche nel caso di simili opere, consiste nel fatto denti giurisprudenziali - invero, parzialmente supe-
che l’opera sia dotata di creatività. rati - per poi farne diretta applicazione anche al caso
Va poi segnalato che, in realtà, la forma conferente di specie. Ciò è dovuto, con ogni probabilità, al
valore sostanziale non deriva necessariamente dall’at- (fondato) convincimento del Tribunale circa il
trattività dettata dalla sua gradevolezza estetica, seb- fatto che questo secondo possibile impedimento
bene nella maggior parte dei casi sia proprio questo suo nel caso di specie fosse stato invocato sulla base di
aspetto ad influenzare le scelte d’acquisto dei consu- allegazioni deboli.
matori. Ci sono, infatti, casi in cui la forma del pro- Se, da una parte, infatti, i Giudici torinesi sembrano
dotto, pur non particolarmente pregevole, è evidenziare del tutto correttamente che “la forma (...)
comunque in sé determinante per l’acquisto dello dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il
stesso, in quanto stravagante o portatrice di messaggi prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da
che, ad esempio, possono essere legati, di volta in poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione
volta, a dimensioni ideali, di costume o socio-culturali d’acquisto del consumatore (Trib. Milano 20 novem-
tali da rendere la forma del prodotto un simbolo o, bre 2012, Riv. dir. ind., 14, II, 42)” e, pertanto, che tale
persino, un’icona di questi stessi valori (44); messaggi situazione “non risulta(sse) in alcun modo nel caso
che possono quindi variare nel tempo (45) e che non oggetto del (...) giudizio, ove da alcun elemento alle-
sono distintivi, in quanto richiamano solo residual- gato in causa emerge(va) che i consumatori acquist
mente o non richiamando per nulla la fonte di prove- (assero) i confetti Tic Tac della Ferrero a causa della
nienza del prodotto stesso (46). Da qui il divieto di forma del loro contenitore (e per venire in possesso del
registrazione di simili forme di prodotto come marchi. medesimo)”, dall’altra, gli stessi Giudici richiamano
E proprio in ragione di tali condivisibili considerazioni principi ad oggi non più condivisibili, nella misura in

(43) In senso conforme si vedano, ex multis, App. Torino 16 eventualmente rare e preziose. che contengono, e ancora l’iden-
aprile 2019, n. 677 e Trib. Milano 1° dicembre 2015, n. 13487, tità del loro creatore”; Cass. civ. 29 maggio 1999, n. 5243 ed, ex
entrambe disponibili in DeJure; in senso contrario, invece, Rossi, multis, Trib. Bologna 6 dicembre 2016, in Giur. ann. dir. ind., 2016,
Codice della proprietà industriale, cit., 152. 1386; Trib. Milano, ord., 12 marzo 2008, in Giur. ann. dir. ind.,
(44) Cfr., Sandri, La forma che dà valore sostanziale al prodotto, 2008, 5281.
in questa Rivista, 2009, 33 ss.; Bogni, Codice commentato della (45) Nello stesso senso, ancora, Bogni, Codice commentato
proprietà industriale e intellettuale, cit., 112, secondo la quale è della proprietà industriale e intellettuale, cit., 114 e 115 e Corte di
necessario procedere ad “una valutazione unitaria della forma e Giustizia CE 20 settembre 2007, C-371/06 (caso Benotton Goup).
dei suoi diversi valori, ai fini di determinare se il suo potere di (46) Ipotesi differente è, invece, quella in cui la forma del
vendita, il plus concorrenziale dalla stessa derivante, si annidi nella prodotto - come spesso accade nei settori della moda e dell’arredo
forma in quanto marchio ovvero nella forma in quanto qualità di design di alta gamma - sia rappresentativa di un determinato
obiettiva del prodotto”; in giurisprudenza, Corte di giustizia UE stile riconoscibile legato alla provenienza del prodotto. In tal caso,
20 aprile 2020, punto 60, C-641/18 (caso Gömböc), per cui “non è data la sua prevalente capacità distintiva, la forma ben potrà
affatto escluso che il valere sostanziale di questo tipo di articoli essere registrata. Così Galli, Comunicazione d’impresa e segni
possa risultare da elementi diversi dalla forma, come, segnata- distintivi: le linee evolutive, in questa Rivista, 2011, 119.
mente, la storia della loro concezione, il loro modo di fabbrica- (47) Come già rilevava Cartella, Marchi di forma o marchi
zione, a seconda che essa sia industriale e artigianale, le materie, “deformi”, cit., 39 ss.

480 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

cui affermano che “l’utilità disimpegnata dalla forma una forma di un prodotto, distintiva, sia stata in
dello scatolino o la sua rilevanza estetica non raggiun- passato anche oggetto di rivendicazioni brevettuali,
gono un grado tale da doversi ritenere configurata questa non possa di per sé essere idonea a costituire
quell’utilità particolare alla cui tutela il legislatore valido marchio. Infatti, nonostante l’attitudine tec-
ha predisposto la disciplina dei modelli industriali nico-funzionale, tutte quelle forme o caratteristiche
(Cass. civ. 2004 n. 13159)”, quando oggi invece si funzionali di prodotto, distintive, che siano deroga-
può ritenere, del tutto ragionevolmente, che non bili/declinabili in varianti pressoché infinite, tutte in
sussista più alcun divieto di cumulo tra la tutela offerta grado di raggiungere un medesimo risultato tecnico,
dal modello industriale, rectius dal disegno, e quella devono essere considerate idonee a costituire validi
offerta dal marchio, ben potendo convivere in un’u- marchi, poiché in una simile ipotesi evidentemente
nica forma di prodotto sia una valenza distintiva che non viene in alcun modo minata la possibilità per i
un suo carattere individuale: da qui la non decisività terzi di realizzare la stessa funzione attraverso altre
del fatto che una forma di prodotto sia protetta anche forme/caratteristiche dello sesso prodotto. Per
come disegno al fine di ravvisare la sussistenza del- ragioni analoghe, volendo considerare il diverso
l’impedimento del valore sostanziale della forma (48). impedimento relativo al valore sostanziale della
forma di un prodotto, il fatto che quest’ultima sia
(segue ...) Considerazioni finali stata tutelata anche come disegno - o persino tutelata
sull’applicabilità dell’art. 9 cod. prop. ind. come opera creativa - non comporta necessariamente
l’impossibilità che questa stessa forma, qualora sia
Alla luce di quanto sopra esaminato, a parere di chi (diventata) al contempo distintiva, possa costituire
scrive la sussistenza degli impedimenti di cui all’art. 9 anche un valido marchio, dal momento che quest’ul-
cod. prop. ind. e, in particolare, di quello relativo alla tima ben potrebbe non costituire il motivo decisivo
forma funzionalmente necessitata, dovrebbe essere d’acquisto del prodotto cui si riferisce, nonostante la
sempre accertata tenendo conto, in concreto, del forma in questione sia dotata di una sua originalità o
prodotto specifico la cui forma o altra caratteristica gradevolezza estetica/stravaganza. Allo stesso modo,
costituisce un segno in ragione della sua distintività, non appare condivisibile nemmeno l’esclusione tout
senza incorrere nell’errore di fare un’applicazione court del fatto che la forma distintiva di una confe-
della norma dogmatica o addirittura aprioristica rifa- zione c.d. estrinseca di un prodotto ovvero la parti-
cendosi unicamente a categorie preconfezionate. colare natura di quest’ultimo possa violare uno degli
Infatti, sia la migliore dottrina che la giurisprudenza - impedimenti di cui all’art. 9 cod. prop. ind.
come visto - del tutto condivisibilmente ammettono
ormai la possibilità di sovrapposizioni tra le diverse
Possibili tutele contro il fenomeno
privative nel (raro) caso in cui sussistano contempo-
del c.d. look alike
raneamente i rispettivi elementi costitutivi. Ne con-
segue necessariamente che tali impedimenti non Da ultimo, dato il peculiare oggetto della controver-
possono essere letti come volti a prevedere compar- sia risolta dalla sentenza qui in commento, pare
timenti stagni tra le protezioni offerte dai diversi opportuno prendere brevemente in rassegna i diversi
diritti di proprietà industriale rispetto ad un’unica diritti attraverso cui è possibile, almeno in astratto,
determinata forma o caratteristica di prodotto, ma, proteggere la confezione di un prodotto, per contra-
piuttosto, come finalizzati a scongiurare rischi di stare il fenomeno del c.d. look alike. Con tale espres-
monopoli effettivi (e non solo potenziali) che si sione si intende indicare il fenomeno per cui società
determinerebbero in caso tale determinata forma e/ concorrenti sono solite adottare il packaging ripren-
o caratteristica sia validamente registrata come mar- dente in maniera più o meno velata le fattezze di
chio: unica finalità che l’art. 9 cod. prop. ind. mira quello di prodotti già affermati, o addirittura leader sul
pacificamente a realizzare. mercato, evitando di sostenere così i costi necessari
Così, ad esempio, l’impedimento legato alla forma per lo sviluppo e la promozione di nuovi packaging
funzionalmente necessitata non può (più) essere altrettanto accattivanti. Tale fattispecie - di elabo-
ragionevolmente interpretato nel senso che quando razione anglo-americana - ricorre con particolare

(48) Non a caso, già da tempo, molte altre pronunce ricono- divenuta incontestabile - come si diceva - alla luce della più recente
scono tale potenziale cumulabilità di tutele (ex multis, vedasi Trib. giurisprudenza europea (come la già richiamata sentenza della
Milano 17 gennaio 2008, op.cit.; Trib. Torino 14 marzo 2008, in Corte di giustizia UE nel caso Gömböc) e nazionale (Cass. civ. 30
Giur. ann. dir. ind., 2008, 834), che oggi sembrerebbe essere aprile 2020, n. 8433).

Il Diritto industriale 5/2020 481


Marchi
Giurisprudenza

frequenza nell’ambito dei prodotti di largo consumo, previste a tutela della leale concorrenza e, quindi, in
comunemente commercializzati dalla grande distri- particolare, dall’art. 2598, comma 1, nn. 1, 2 e 3 c.c.,
buzione (spesso ravvisabile nel confezionamento di la cui operatività, non a caso, è stata riconosciuta
prodotti in private label). Proprio negli Stati Uniti si è, anche nella decisione qui in commento, sebbene
infatti, per prima avvertita l’esigenza di tutelare spe- questo profilo non sia stato qui oggetto di approfon-
cificamente il c.d. trade dress, ossia l’aspetto esteriore dimento specifico in questa sede. Come è noto,
di una confezione, consistente, in particolare, nel- infatti, tale norma, inter alia, dispone che commetta
l’insieme delle caratteristiche che rendono attrattivo atti concorrenzialmente sleale chi “usa nomi o segni
un determinato packaging agli occhi del consumatore, distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
quali forma, colore, dimensione, posizione, etichet- segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
tatura e layout grafico (49). Nel nostro ordinamento servilmente i prodotti di un concorrente, o compie
non è invece prevista una disciplina specifica di tale con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confu-
fenomeno, ben potendo essere contrastato grazie alla sione con i prodotti o con l’attività di un concor-
tutela offerta da istituiti già esistenti. rente”, “si appropria di pregi dei prodotti o
In primo luogo, l’aspetto della confezione può, infatti, dell’impresa di un concorrente” e/o “si vale diretta-
essere tutelato quale marchio di forma, laddove la mente o indirettamente di ogni altro mezzo non
confezione possieda un proprio carattere distintivo conforme ai principi della correttezza professionale
intrinseco ovvero qualora lo acquisisca a seguito e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Tutte con-
dell’uso fattone sul mercato - specialmente grazie a dotte queste, che con ogni evidenza, ben posso essere
pervasive campagne pubblicitarie e strategie di mar- integrate da ipotesi di look alike, anche simultanea-
keting - secondo il fenomeno del c.d. secondary mea- mente, come accaduto nella fattispecie esaminata
ning. Nondimeno - come del resto si è visto sopra - la dalla sentenza in commento. Ad ogni modo, l’ipotesi
possibilità di tutelare come marchio (registrato o di atto concorrenzialmente sleale che più sembra
meno) la componente distintiva esteriore di una ricorrere nel caso di look alike è l’imitazione servile,
confezione è subordinata al fatto che questa, in con- per il cui accertamento - come è noto - è indispensa-
creto, non incorra in uno degli impedimenti alla bile ricorra un rischio di confondibilità o, quanto
registrazione previsti dall’art. 9 cod. prop. ind. e/o meno, di associazione tra i prodotti/packaging oggetto
dalle omologhe regole presenti a livello europeo. di confronto agli occhi del consumatore mediamente
Come nel caso della scatola trasparente contenente informato, dovendosi considerare che quest’ultimo
i confetti TicTac, l’aspetto di una confezione potrà non necessariamente si trova davanti al prodotto/
quindi costituire un valido marchio quando questo packaging in questione, spesso operando le proprie
non sia composto esclusivamente da una forma atta a scelte d’acquisto sulla base di ricordi (50).
conseguire un risultato tecnico o a rappresentare il Ancora, è ipotizzabile proteggere un determinato
motivo decisivo per l’acquisto del prodotto. E nep- packaging attraverso la sua registrazione come dise-
pure da forme dettate dalla natura stessa del tipo di gno. Come è noto, infatti, l’art. 31, comma 1, cod.
confezione in questione. Residua poi la possibilità di prop. ind. consente la registrazione come disegno del
tutelare le singole caratteristiche (grafiche) di una “l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte”
confezione anche mediante la loro registrazione ovvero di un imballaggio “quale risulta in particolare
come marchi figurativi, fermo restando che per dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
quanto sopra evidenziato anche in tali casi sembra colori, della forma, della struttura superficiale e/o
doversi applicare l’art. 9 cod. prop. ind. dei materiali del prodotto stesso e/o del suo orna-
In alternativa - o per meglio dire in via cumulativa - il mento”. Tale ulteriore strumento di tutela sarà, tut-
packaging ben potrà essere tutelato anche dalle norme tavia, configurabile solo nel caso in cui il packaging

(49) Cfr. Lanham Act statunitense, (ossia 15 USC 1125) per cui, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or
“Any person who, on or in connection with any goods or services, she is or is likely to be damaged by such act”.
or any container for goods, uses in commerce any word, term, (50) Vedasi, ex multis, Trib. Napoli, ord., 11 luglio 2000, in Giur.
name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false ann. dir. ind, 2000, 4169 ss., che, tra le prime ad esprimersi in tale
designation of origin, false or misleading description of fact, or materia, stabilì che “costituis(s)e atto di concorrenza sleale l’imi-
false or misleading representation of fact, which (A) is likely to tazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione
cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the dell’altrui prodotto, allorché il pubblico dei consumatori possa
affiliation, connection, or association of such person with another essere indotto ad attribuire, alla confezione dell’imitatore, le qua-
person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her lità di cui è portatore l’altrui prodotto (c.d. look alike), ciò in forza del
goods, services, or commercial activities by another person (...) rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra
errore o confusione quanto alle fonti di produzione”.

482 Il Diritto industriale 5/2020


Marchi
Giurisprudenza

possa essere considerato “nuovo” (ossia non ancora Infine, il packaging di un prodotto, qualora dotato di
divulgato presso il pubblico) e dotato di “carattere particolare originalità, potrebbe persino trovare
individuale” (ossia quando l’impressione generale da tutela grazie alle norme previste in materia di diritto
questo generata nell’utilizzatore informato differisca d’autore. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 2, n.
in modo significativo da quella suscitata in tale uti- 10, l. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto
lizzatore da qualsiasi disegno che sia già stato divul- d’autore), anche le opere del disegno industriale,
gato). Così, come nel caso dell’impedimento previsto purché dotate sia di “carattere creativo” che di
per i marchi dall’art. 9, comma 1, lett. b), cod. prop. “valore artistico”, sono proteggibili dal diritto d’au-
ind., potranno costituire validi disegni solo packaging tore (52). Anche in questo caso si tratta, tuttavia, di
le cui forme non “sono determinate unicamente dalla una tutela in genere non molto appetibile, stante
funzione tecnica dello (...) stesso” ai sensi dell’art. 36, l’aleatorietà insita nell’accertamento, da un lato, dei
comma 1, cod. prop. ind. (51). Chiaramente la tutela requisiti costituitivi del diritto d’autore in questi
offerta dal disegno è generalmente meno ambita, casi specifici e, dall’altro, di cosa s’intenda in con-
avendo una durata e un ambito di protezione limitato creto per riproduzione/elaborazione non autorizzata
rispetto a quelle offerte dal marchio di forma e dalle del packaging, una volta che questo sia stato dichia-
norme sulla concorrenza. rato proteggibile.

(51) A titolo meramente esemplificativo, si veda, il disegno (52) Si veda, a tal riguardo, Corte d’Appello di Parigi 8 aprile
(comunitario) n. 000323795-0003 relativo alla scatola di pasta 2005, disponibile su https://www.legalis.net/, che ha riconosciuto
Barilla. la tutelabilità del flacone del celebre profumo J’Adore di Dior, in
applicazione delle norme (francesi) in materia di diritto d’autore.

Il Diritto industriale 5/2020 483