Marchi

Giurisprudenza

Marchio tridimensionale

Tribunale di Torino 12 novembre 2019 - Pres. Vitrò - Rel. Rizzi - Ferrero S.p.a. c. Mocca spol. S.r.o.
I. Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio
confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione dev’essere equiparata alla
forma del prodotto ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. e), Dir. CE n. 95 del 2008, corrispondente all’art. 7,
comma 1, lett. e) del Regolamento Marchi Unione Europea.

II. In forza dell’art. 9 cod. prop. ind. la preclusione che riguarda il segno costituito “esclusivamente” dalla
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili
in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di
marchio per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica
con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui
all’art. 9 cod. prop. ind.

III. Non è registrabile come marchio una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale
invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) in quanto si basa sull’esigenza di non
concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se
non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello.

IV. La forma dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da
poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.

V. L’art. 18, n. 3, l.m. anteriore alla riforma del ‘92 ha una ratio identica a quella dell’attuale art. 9 cod. prop. ind., che
risiede nell’esigenza di evitare che sia assicurata una esclusiva perpetua - attraverso la rinnovazione del segno - a
ciò che costituisce l’indissociabile connotato estetico (o funzionale) del prodotto, intimamente connesso alle sue
caratteristiche merceologiche e all’occorrenza proteggibile come modello nei limiti temporali normativamente
previsti (5).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cfr. CGUE 14 settembre 2010, n. 516; CGUE 12 febbraio 2004, n. 88; Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929; Cass. 19 maggio 1999, n. 4841; Trib.
Milano 20 novembre 2012.

Il Tribunale (omissis). confetti di forma ovale allungata), allega che la

Motivi della decisione
La s.p.a. Ferrero, fabbricante di prodotti dolciari tra i
quali i confetti denominati Tic Tac, commercializzati
in confezioni costituite da un contenitore di plastica
trasparente, con apertura posta sulla parte superiore a
cavallo della quale è posizionata l’etichetta recante il
marchio Tic Tac, assumendo che tale caratteristica
confezione costituisce oggetto di diverse registrazioni
di marchi di cui l’attrice è titolare (dotati di ampia
notorietà nazionale ed internazionale nonché di cele-
brità e, quindi, di corrispondente intensa tutela), tra
cui il marchio italiano tridimensionale n. 1564272
risalente al 25 settembre 1973 (che mostra la sud-
detta scatola trasparente vuota con l’etichetta priva
del marchio Tic Tac), e corrispondente marchio
figurativo internazionale n. 405177 del 12 marzo
1974, ed il marchio italiano tridimensionale n.
1478173 depositato il 20 giugno 2011 (che individua
la scatola trasparente priva di etichetta e colma di
convenuta Mocca spol. s.r.o. produce e commercia-
lizza, anche in Italia, confetti (con marchio Bliki) che
non solo hanno la medesima forma e dimensione di
quelli della s.p.a. Ferrero, ma che sono anche confe-
zionati in contenitori sostanzialmente identici a
quelli oggetto dei marchi Tic Tac e, di conseguenza,
in contraffazione dei medesimi.
In particolare, le confezioni di confetti della parte
convenuta Mocca assumerebbero tutti gli aspetti
caratterizzanti dei marchi dell’attrice e, in partico-
lare: forma, dimensione e meccanismo di apertura
della confezione (un rettangolo inglobato nella con-
fezione con bordo sporgente e di colore bianco);
trasparenza della confezione; posizionamento dell’eti-
chetta a cavallo superiore della confezione; forma
ovale allungata dei confetti visibili all’interno della
scatolina trasparente.
Le caratteristiche delle due confezioni di confetti
emergono visivamente dal confronto fotografico di
cui infra.

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La condotta di parte convenuta, inoltre, rappresenta una
fattispecie illecita di concorrenza sleale, ai sensi dell’art.
2598 n. 1 c.c. (anche non necessariamente confusoria),
per imitazione servile; ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c., per
appropriazione di pregi (per il palese richiamo alla confe-
zione dei dolci) e, infine, ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c.
poiché nello sfruttamento commerciale della confezione
utilizzata la convenuta si sarebbe avvalsa degli investi-
menti e dell’avviamento commerciale della Ferrero s.p.a.
La s.p.a. Ferrero allega precedenti della giurisprudenza
francese e tedesca, nonché sentenza della Corte di giusti-
zia, che hanno tutelato il marchio Tic Tac nei confronti di
soggetti terzi che avevano commesso contraffazioni assi-
milabili a quella oggetto del presente giudizio e propone
relative domande di inibitoria, di risarcimento danni
(corrispondenti almeno ai profitti indebitamente realiz-
zati), di emissione di ordine di distruzione di tutto il
materiale commerciale e pubblicitario, di applicazione
di penali da ritardo nell’esecuzione del provvedimento,
con richiesta di pubblicazione dell’emananda sentenza.
La Moca spol. s.r.o. si costituisce in giudizio eccependo il
difetto di giurisdizione del giudice italiano (giacché la
produzione dei confetti avviene nella Repubblica Ceca),
chiedendo, subordinatamente, nel merito, la reiezione
delle domande e proponendo domanda riconvenzionale
di accertamento della nullità dei marchi azionati.
Allega che nel 1972 il coperchietto dello scatolino oggetto
del presente giudizio fu oggetto del deposito, da parte
dell’impresa terza Pietro Faini, quale modello di utilità
italiano che fu l’anno successivo acquistato dalla Ferrero s.
p.a. ed esteso a livello internazionale (anche negli U.S.A.)
quale brevetto per invenzione industriale. Nel 1976 parte
attrice depositò un brevetto italiano per invenzione
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avente ad oggetto l’intero scatolino contenente i confetti.
La medesima scatolina oggetto dei brevetti risulta, inoltre,
depositata nel 1973 (come, appunto, allegato nell’atto di
citazione) come marchio di forma tridimensionale, non-
ché fatta oggetto dell’ulteriore deposito del 2011 (quello
comprendente anche i confetti visibili in trasparenza).
Allega parte convenuta che la forma dello scatolino è di
natura funzionale (forma utile) e, come tale, è libera e non
passibile di formare oggetto di registrazione come marchio,
tanto più se il corrispondente brevetto è scaduto. Esauriti i
limiti temporali della tutela brevettuale, del resto, la forma
del prodotto non può divenire, ex se, oggetto di tutela e
neppure il modello suscettibile di tutela brevettuale può
fruire della tutela riguardante il marchio di forma. Se la
forma del prodotto, inoltre, dà valore sostanziale allo stesso
(e costituisce la ragione principale dell’acquisto da parte
del consumatore) la stessa non può costituire valido mar-
chio, irrilevante risultando anche l’eventuale intervenuto
acquisto del cosiddetto secondary meaning.
Parte convenuta nega, inoltre, qualsivoglia confondibilità
delle forme, essendo sufficiente l’uso dei due diversi mar-
chi d’impresa dell’attrice e della convenuta sulla forma
della scatolina non monopolizzabile anche perché la s.p.a.
Ferrero, nel presente giudizio, non aziona il marchio Tic
Tac, ma il marchio di forma offerto dal contenitore e, del
resto, la stessa forma dei confetti, così come quella dello
scatolino, risulta largamente standardizzata sul mercato;
forma il cui utilizzo originario non risale alla Ferrero, ma
alla Saila Menta del gruppo Sperlari.
Per quanto riguarda i precedenti stranieri, parte conve-
nuta allega che in un caso di commercializzazione di
prodotti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio,
la Corte di Cassazione della Repubblica Ceca ha respinto
le pretese di tutela di parte attrice contro parte convenuta.
Il giudice, con ordinanza data all’udienza del 27 febbraio
2019 respingeva le istanze istruttorie avanzate dalle parti e
rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza
del 22 maggio 2019 ove entrambe le parti chiedevano la
discussione orale della causa; istanza ribadita nelle rispet-
tive memorie di replica cui seguiva il provvedimento della
Presidente di sezione di fissazione dell’udienza di
discussione.
In via pregiudiziale dev’essere affrontata la questione
relativa alla giurisdizione del giudice italiano a seguito
della relativa eccezione sollevata da parte convenuta la
quale assume che, avendo la s.r.o. Mocca spol. sede nella
Repubblica Ceca (ove produce e commercializza i con-
fetti), al giudice di codesto Stato competerebbe la deci-
sione sulla presente vertenza.
A tale proposito è, innanzi tutto, necessario sottolineare
che parte attrice chiede la tutela di due marchi registrati in
Italia e non di marchi comunitari, cosicché nella presente
fattispecie concreta non trova applicazione la normativa
di cui al Regolamento CE n. 207/09 e, in particolare, i suoi
art. 96, 97 e 98 (riguardanti la competenza internazionale
in tema di contraffazione e validità dei marchi
comunitari).
Nel caso oggetto del presente giudizio trova, di conse-
guenza, applicazione l’art. 120, comma 1, d.lgs. 10 febbraio
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2005 n. 30 (cod. prop. ind.) che statuisce come “le azioni in
materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o
in corso di concessione si propongono avanti l’autorità
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il
domicilio o la residenza delle parti”.
Benché una parte della dottrina nonché della giurispru-
denza minoritaria ritengano sussistente la perdurante ope-
ratività della riserva generalizzata di giurisdizione
esclusiva del giudice italiano sulla base del suvvisto art.
120, comma 1, cod. prop. ind. (Trib. Roma, 9 marzo 2000
in AIDA, 00, 723/I) l’opinione maggioritaria reputa che le
norme comunitarie (in particolare, ora, l’art. 24, comma 2,
n. 4 Regolamento UE n. 1215/12, che individua la giuri-
sdizione del giudice dello Stato ove la registrazione è stata
richiesta, ma solo in materia di registrazione e di validità
dei brevetti, marchi o modelli) incidano sulla giurisdizione
esclusiva del giudice italiano limitandola alle sole contro-
versie sulla validità dei diritti, con esclusione delle azioni
di contraffazione (CGUE 15 novembre 1983, in Racc. 83,
3663; Cass. 1989 n. 3657; Trib. Roma, 2 marzo 2000, in
GADI, 00, 778).
Né la giurisdizione esclusiva del giudice italiano (sia detto
per completezza) potrebbe radicarsi in forza della domanda
riconvenzionale di parte convenuta di nullità dei marchi
(in forza, appunto, del suvvisto art. 24, comma 2, n. 2 Reg.
UE n. 1215/12 che prevede la competenza esclusiva del-
l’autorità giurisdizionale dello Stato di registrazione), giac-
ché tale domanda è stata proposta da parte convenuta solo
subordinatamente al mancato accoglimento dell’ecce-
zione di difetto di giurisdizione (pag. 22 della comparsa
di risposta).
Piuttosto, è l’art. 7 n. 2 del Reg. UE n. 1215/12 (che
riproduce la disposizione del precedente art. 5, REG. CE
2001 n. 44) a prevedere che una persona domiciliata in
uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato
membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi,
davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Da tale
norma è derivata la cosiddetta teoria dell’ubiquità, in forza
della quale sussiste la giurisdizione dello Stato membro sia
quando in tale Stato è stata tenuta la condotta illecita sia
quando ivi si è verificato il danno.
Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia la locu-
zione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto può
avvenire” comprende, oltre al luogo della condotta ille-
cita, anche il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso
(CG UE 25 ottobre 2011, C-509/09); identica interpre-
tazione è stata fatta propria dalla nostra Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 1998 n. 5145).
Né vale eccepire (come fa parte convenuta a pag. 5 della
comparsa di risposta) che Mocca “produce e commercia-
lizza i prodotti oggetto di causa solo ed esclusivamente in
Repubblica Ceca” giacché, evidentemente, non è questo il
punto.
Il punto è che parte convenuta non contesta in alcun
modo espressamente, com’era, invece, suo preciso onere ai
sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., ed entro il termine ex
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che in Italia vengano
commercializzati (come assume parte attrice a pag. 2
466
dell’atto di citazione) i prodotti ritenuti in contraffazione
e dotati del marchio Bliki di cui è titolare parte convenuta
medesima; né, sia detto per spirito di completezza (con
considerazione rilevante nel merito), Mocca allega mini-
mamente che ciò avvenga (anche da parte di terzi pro-
duttori-importatori-distributori) a sua insaputa o contro la
sua volontà. Del resto, la documentazione fotografica
prodotta dall’attrice (doc. n. 6), anch’essa in alcun
modo contestata entro i termini di rito, e riferita ad un
prodotto commercializzato in Italia, mostra uno scatolino
di confetti a marchio Bliki, di titolarità dell’attrice, con
scritta in lingua italiana che individua il produttore pro-
prio nella società Mocca.
Da tutto quanto suddetto consegue la giurisdizione del
giudice italiano a decidere la presente controversia, giac-
ché la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto
che debba trovare applicazione alla materia della proprietà
intellettuale il criterio dettato con riguardo al forum com-
missi delicti dall’art. 5, Reg. 2001 n. 44 (ora, come suvvisto,
art. 7 n. 2 Reg. 2012 n. 1215) e, più in particolare, ha
statuito che relativamente ad un’ipotesi di contraffazione
di marchio la normativa de qua dev’essere interpretata
come volta ad attribuire la competenza ai giudici dello
Stato di registrazione del marchio in qualità di giudici del
luogo dell’evento dannoso (CGUE 19 aprile 2012, n. C
523/10).
Ora, considerato che i marchi oggetto del presente giu-
dizio sono registrati in Italia (e solo ivi sono dotati di
tutela) l’evento dannoso derivante dalla loro commer-
cializzazione sul territorio nazionale non può che verifi-
carsi in Italia ove, di conseguenza, si radica la
giurisdizione.
Nel merito, la domanda di contraffazione proposta dalla s.
p.a. Ferrero è fondata e dev’essere accolta, mentre risulta
infondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta
Mocca di declaratoria di nullità dei marchi di forma
oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, cod. prop. ind. il titolare di
un marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi di usare
nell’attività economica: “a) un segno identico al marchio
per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato; b) un segno identico o simile al marchio regi-
strato, per prodotti o servizio identici o affini, se a causa
dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o
affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione tra i due segni”.
I marchi di forma registrati ed oggetto della presente
vertenza (doc. n. 2 e n. 4 di parte attrice) sono rappre-
sentati da due scatolini di plastica trasparente a forma di
parallelepipedo rettangolare con le estremità disegnate ad
angolo retto e muniti di meccanismo di apertura (sempre
rettangolare) di colore bianco inglobato parzialmente
nella confezione di plastica e con bordo sporgente, dei
quali il più risalente munito di etichetta cartacea sulla
parte superiore posizionata a cavallo della confezione (e
priva di qualunque iscrizione) ed il secondo (privo di
etichetta) contenente i confetti a forma ovale allungata
di colore bianco.
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La scatola riferibile a parte convenuta (doc. n. 6 di parte
attrice) rappresenta, a sua volta, un (sostanzialmente
identico) parallelepipedo rettangolare di plastica traspa-
rente (contenente identici confetti bianchi ovali allun-
gati) munito di un (altrettanto identico) meccanismo di
apertura rettangolare di colore bianco e di un’etichetta
cartacea sulla parte superiore posizionata a cavallo della
confezione. La sostanziale identità degli scatolini (e, in
ogni caso, l’evidente rischio di confusione per il pubblico
offerto anche dall’identità dei prodotti ivi contenuti) non
è, del resto, neppure contestata, ex se, da parte convenuta
(con le conseguenze che la circostanza dev’essere ritenuta
acquisita al giudizio, ex art. 115, comma 1, c.p.c., in forza
della mancata specifica contestazione sul punto) la quale
(pag. 20 e 21 della comparsa di risposta) si limita ad
evidenziare che “l’assenza di confondibilità” sarebbe assicu-
rata “dall’uso di diversi marchi” apposti sugli scatolini (il
marchio “Bliki” per la convenuta ed il marchio “Tic Tac”
per l’attrice).
La circostanza però, che sulle etichette cartacee poste a
cavallo degli scatolini commercializzati vi siano due mar-
chi denominativi diversi (Bliki e Tic Tac) non rileva nel
presente giudizio, il cui oggetto è la tutela di un (del tutto
diverso) marchio di forma tridimensionale (lo scatolino a
forma di parallelepipedo privo di iscrizioni) che parte
convenuta ha riprodotto identicamente ed utilizza nella
propria attività economica, concretizzandosi, cosi, quel-
l’identità o somiglianza con il marchio tutelato che radica
in capo al titolare del medesimo il diritto alla tutela sancito
dall’art. 20 cod. prop. ind. (Cass. 1999 n. 4841; Corte
d’Appello Milano, sez. proprietà industriale, 17 settembre
2008, in DeJure; Trib. Roma, 12 giugno 2007, in GADI,
08, 517).
La difesa di parte convenuta, del resto, si focalizza in via del
tutto prevalente sulla domanda di nullità dei marchi di
forma di cui è titolare parte attrice (pag. 7-21 della com-
parsa di costituzione e risposta), con specifico riferimento
ai divieti di registrazione di cui all’art. 9 cod. prop. ind.
Tale domanda è infondata.
La s.r.o. Mocca spol., innanzi tutto, allega genericamente
(e, entro i termini perentori di cui all’art. 183, 6° c., c.p.c.,
solo a pag. 21 della comparsa di risposta) che i confetti
contenuti nelle confezioni avrebbero forma “ampliamente
standardizzata” e sarebbero “posteriori ad altri ben noti
confetti .... Analogo discorso si estende anche alle relative
confezioni (doc. n. 11)”.
Premesso che la forma dei confetti non è oggetto del
marchio tutelato nel presente procedimento (lo scatolino
oggetto del marchio registrato nell’anno 2011 mostra i
confetti solo quale contenuto del medesimo) la contesta-
zione circa la novità del marchio e la sua capacità distin-
tiva si limita ad un rinvio ad un documento (doc. n. 11 di
parte convenuta) fotografico, privo di data, che riproduce
due scatoline di confetti senza la minima allegazione sulla
loro provenienza, azienda di produzione, tempo e luogo-
territorio della loro immissione in commercio.
Ora, ai sensi dell’art. 121, comma 1, cod. prop. ind., l’onere
di provare la nullità del marchio incombe su chi impugna il
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titolo. A questo proposito l’assenza di novità del marchio
dev’essere comprovata specificamente mediante la veri-
fica dell’utilizzo, antecedente alla registrazione del mar-
chio, di segni ad esso identici o analoghi da parte di
soggetti diversi dal titolare (Cass. 2008 n. 4531; Trib.
Torino, 17 marzo 2008, in Giur. it., 09, 662). Per quanto
attiene alla capacità distintiva di cui all’art. 13 cod. prop.
ind., inoltre, è la stessa parte convenuta (pag. 4 della II
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ad assumere, ora, “un
certo annacquamento dello scatolino...” segno, evidente-
mente (e pacificamente), che una capacità distintiva il
marchio di forma registrato la possiede (né parte conve-
nuta allega specificamente e tantomeno comprova mini-
mamente la sua assenza o venuta meno).
Venendo, ora, a trattare il nucleo fondamentale delle
difese della s.r.o. Mocca spol., la medesima assume che
essendo venuta meno (per decorso del tempo normativa-
mente previsto) la tutela tanto del modello industriale che
del brevetto riguardanti, in sostanza, il medesimo scato-
lino oggetto della registrazione come marchio di forma,
trattandosi di una forma funzionale (utile al raggiungi-
mento di un risultato tecnico) e che, inoltre, dà valore
sostanziale al prodotto, il marchio ad essa riferibile non
può essere oggetto di registrazione ai sensi dell’art. 9 cod.
prop. ind. che vieta la registrazione dei segni costituiti
“esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa
del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un
valore sostanziale al prodotto”.
È bene premettere che la tesi che ritiene non registrabile
come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali
di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto
quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata
limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non
concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da
ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei
limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per
invenzione o per modello.
Innanzi tutto però, è bene chiarire che il (già citato)
modello di utilità italiano brevettato (appunto, quale
modello industriale di utilità) il 20 settembre 1973
(doc. n. 2 di parte convenuta) ed acquistato dalla s.p.a.
Ferrero non riguarda lo scatolino oggetto del marchio di
forma, ma soltanto il coperchietto e, in particolare, il suo
originale meccanismo di chiusura ermetica. Non vi è, di
conseguenza, alcuna coincidenza tra il modello brevet-
tato (la cui protezione è ormai scaduta) ed il marchio di
forma.
Per quanto riguarda il (parimenti scaduto) brevetto per
invenzione industriale (doc. n. 5 di parte convenuta), è
ben vero che esso ha ad oggetto “il contenitore per prodotti
dolciari” (lo scatolino) ma, come si evince chiaramente
dalla descrizione (irrilevanti, in relazione all’oggetto del
presente giudizio, essendo le rivendicazioni) “lo scopo
principale della presente invenzione è quello di realizzare
un contenitore provvisto di una chiusura a linguetta del tipo
generale sopra specificato atta a realizzare una chiusura
ermetica del contenitore stesso in condizioni di chiusura”.
467
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Giurisprudenza
Il brevetto, quindi, si appunta (quale soluzione del pro-
blema tecnico) sul meccanismo di chiusura del tappo dello
scatolino onde garantirne l’ermeticità.
Ora, ad un semplice sguardo del marchio di forma come
registrato (doc. n. 2 e n. 4 di parte attrice), emerge
chiaramente che tale meccanismo di chiusura del tappo
dello scatolino neppure si vede cosicché non si può in
alcun modo parlare di coincidenza tra il brevetto indu-
striale (ed il suo trovato) ed il marchio di forma (la cui
descrizione non entra nei particolari tecnici del meccani-
smo di chiusura riferendosi semplicemente “ad un’aper-
tura a scatto...”).
Per quanto attiene, più in particolare, alle preclusioni alla
registrazione del marchio derivanti dall’art. 9 cod. prop.
ind. (del quale articolo 9, in questa sede, trova applica-
zione la versione anteriore, comunque analoga, a quella
introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 20 febbraio 2019 n.
15) e sulle quali insiste parte convenuta, è bene specifi-
care, in via preliminare, che la normativa in questione
(art. 9, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) è applicabile al
marchio di forma registrato in data 20 giugno 2011, ma
non a quello registrato in data 25 settembre 1973 giacché,
ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480
(che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 18 L.M. corri-
spondente all’art. 9 cod. prop. ind.), i marchi d’impresa
concessi prima della sua entrata in vigore “sono soggetti, in
quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori”. Di
tale primo marchio registrato, quindi, ci occuperemo infra
specificando, comunque, sin da ora, che le conclusioni
saranno le medesime di quelle riguardanti il marchio
registrato in data 20 giugno 2011.
Alcuna preclusione alla registrazione del marchio di forma
deriva, ex art. 9 cod. prop. ind. (premesso che parte
convenuta neppure accenna all’ipotesi della forma “impo-
sta dalla natura stessa del prodotto”), dalla fattispecie
rappresentata “esclusivamente dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico”.
Come spiega la più autorevole dottrina, le forme idonee a
realizzare un concetto innovativo brevettato (come lo
scatolino a forma di parallelepipedo dotato di meccanismo
di chiusura del tappo), se sostituibili con altre forme in
grado di realizzare il medesimo concetto (nulla vieta in
natura di realizzare scatolini delle più varie forme con tappi
dotati del medesimo meccanismo di chiusura al fine di
contenere i confetti), nel momento della scadenza del
brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma spe-
cifica registrata (appunto, lo scatolino a forma di paral-
lelepipedo rettangolare) con piena libertà per chiunque di
adottare forme alternative, ma non confondibili (quindi,
non lo stesso parallelepipedo) e che utilizzino lo stesso
concetto innovativo (come, appunto, il meccanismo del
tappo di chiusura dello scatolino).
La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclu-
sione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato
tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via
esclusiva ad esigenze tecniche (e, appunto, per contenere i
confetti in un recipiente dotato di chiusura ermetica non è
certo necessario adottare una forma a parallelepipedo
468
rettangolare) possono assolvere anche ad altre funzioni,
vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una
stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitari-
stica tecnica con quella propria del marchio, se questa è
prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui
all’art. 9 cod. prop. ind. (Cass. 2009 n. 22929). Ciò vale a
maggior ragione nel caso oggetto del presente giudizio
dove la funzione tecnica (meccanismo di chiusura del
coperchietto) non è neppure visibile nel marchio regi-
strato e, di conseguenza, non vi è alcuna coincidenza tra la
forma (del marchio) ed il risultato tecnico (del brevetto).
In pratica, la normativa de qua vieta la registrazione come
marchi delle sole forme di prodotti che si limitano ad
incorporare una soluzione tecnica così da compromettere,
quindi, l’uso di detta soluzione da parte di altre imprese
(Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, Mega Brands;
Trib. Milano, 20 settembre 2012, Riv. dir. ind., 14, II, 42):
caso estraneo, in forza di tutto quanto suddetto, all’oggetto
del presente giudizio. Neppure può dirsi che la preclusione
di cui all’art. 9 cod. prop. ind. derivi dalla circostanza che la
forma del parallelepipedo “dà un valore sostanziale al
prodotto”.
Ciò perché l’utilità disimpegnata dalla forma dello scato-
lino o la sua rilevanza estetica non raggiungono un grado
tale da doversi ritenere configurata quell’utilità partico-
lare alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina
dei modelli industriali (Cass. 2004 n. 13159).
In pratica, una forma può essere registrata come marchio
quando svolge (come nel caso oggetto del presente giudi-
zio) prevalentemente una funzione distintiva, tipica del
marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del
modello (Trib. Milano, 7 febbraio 2013, GADI, 13, 899).
La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al
prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico
di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla
motivazione d’acquisto del consumatore (Trib. Milano, 20
novembre 2012, Riv. dir. ind., 14, II, 42). Cosa che non
risulta in alcun modo nel caso oggetto del presente giudi-
zio, ove da alcun elemento allegato in causa emerge che i
consumatori acquistino i confetti Tic Tac della Ferrero a
causa della forma del loro contenitore (e per venire in
possesso del medesimo).
Da alcuna preclusione prevista dall’art. 9 cod. prop. ind., di
conseguenza, è affetta la registrazione del marchio di forma
della s.p.a. Ferrero.
Rafforza questa conclusione anche l’analisi della posizione
assunta dalla Corte di b della UE relativamente alla
fattispecie di cui all’art. 7, l. e), Regolamento CE 26
febbraio 2009 n. 207 (Regolamento sul marchio dell’U-
nione Europea) cui corrisponde perfettamente (rappre-
sentandone l’attuazione) l’art. 9 cod. prop. ind. appena
commentato.
Il marchio di forma, ex se, ben può essere costituito dalla
forma del contenitore del prodotto (come, appunto, nel
caso oggetto del presente giudizio), ma la Corte di giustizia,
in relazione all’espressione “forma del prodotto” utilizzato
dall’art. 7, l. e), Reg. CE n. 207/09 (come detto, corri-
spondente all’art. 9 cod. prop. ind.), distingue tra prodotti
che già hanno una loro forma intrinseca, “per cui non è
Il Diritto industriale 5/2020

necessario dare loro una particolare forma per permetterne
il commercio” (la Corte fa l’esempio dei chiodi, ma la cosa
vale anche per i confetti della Ferrero s.p.a.), e “prodotti
privi di forma intrinseca e la cui immissione in commercio
esige una confezione” (come prodotti fabbricati sotto
forma di granuli, polveri, liquidi, ecc.). Per i primi,
secondo la Corte di giustizia, “non sussiste, in linea di
principio, un rapporto sufficientemente stretto tra la con-
fezione ed il prodotto, di modo che la confezione non può
essere assimilata alla forma del detto prodotto”, mentre
solo per i secondi “la confezione va assimilata alla forma
del prodotto” e pertanto “nel caso di marchi tridimensionali
costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in
commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa
del prodotto, la confezione di questo dev’essere equiparata
alla forma del prodotto di modo che tale confezione costi-
tuisce la forma del prodotto ai sensi dell’art. 3, l. e) della
Direttiva CE n. 95 del 2008”, corrispondente all’art. 7,
comma 1 l. e) del Regolamento Marchi Unione Europea,
(CGUE 12 febbraio 2004, Henkel, GADI, 06, 999).
Considerato che i confetti commercializzati dalla s.p.a.
Ferrero hanno già una loro forma intrinseca e (teorica-
mente) potrebbero essere venduti al pubblico sfusi (come,
del resto, ancora si fa in alcuni negozi di dolciumi che
pongono in vendita i confetti sfusi contenuti in appositi
contenitori da quali attingere), gli scatolini che li conten-
gono non potrebbero essere assimilati al concetto di “pro-
dotto” di cui all’art. 9 cod. prop. ind. e, di conseguenza, le
preclusioni alla registrazione del marchio ivi previste non
sarebbero, comunque, applicabili al marchio di forma
registrato dalla s.p.a. Ferrero nell’anno 2011.
Analoghe conclusioni devono prendersi (a prescindere
dalle ultime considerazioni sull’art. 7 Reg CE n. 207/09)
anche per il marchio Ferrero registrato nell’anno 1973.
Come suddetto, la validità di un marchio, quando la
registrazione sia anteriore alla novella del 1992, dev’essere
valutata in base alle disposizioni previgenti (Cass. 1999 n.
5243).
Ora, l’art. 18, 3° c., Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929
(testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per marchi d’impresa) prevede(va) che “non possono
costituire oggetto di brevetto, per l’uso esclusivo come
marchi: le figure e segni in cui il carattere distintivo è
inscindibilmente connesso con quello di utilità e di
forma”.
Nonostante la differenza letterale tra la dizione normativa
di cui sopra e quella dell’art. 9 cod. prop. ind. la giurispru-
denza ha ritenuto, sostanzialmente, equivalenti (almeno
ai fini che rilevano nel presente giudizio) i due dettati
legislativi giacché spiega che la previsione dell’art. 18 n. 3
L.M. anteriore alla riforma ha una ratio che risiede nel-
l’esigenza di evitare, proprio, che sia assicurata una esclu-
siva perpetua - attraverso la rinnovazione del segno - a ciò
che costituisce l’indissociabile connotato estetico (o fun-
zionale) del prodotto, intimamente connesso alle sue
caratteristiche merceologiche ed all’occorrenza proteggi-
bile come modello nei limiti temporali normativamente
previsti ed assume, quindi, che tale ratio sia identica a
quella della nuova disciplina (Corte d’Appello di Milano,
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
18 luglio 1995 n. 2203; Trib. Milano, 28 gennaio 1993 n.
1007, inedite, confermate da Cass. 1999 n. 5243).
Anteriormente alla novella del 1992, del resto, la giuri-
sprudenza ammetteva la tutela del marchio tridimensio-
nale di forma (Cass. 1981 n. 3333) e la ratio del suvvisto
divieto di cui all’art. 18 L.M. era individuata, appunto,
nell’esigenza di impedire che fosse assicurata un’esclusiva
perpetua ad un modello d’utilità la cui protezione è sotto-
posta a limiti temporali. Esigenza, in base a tutto quanto
suddetto, rispettata, nel caso oggetto del presente giudizio,
dalla registrazione del marchio di parte attrice.
Proprio la giurisprudenza che applicava la normativa pre-
cedente, del resto, riteneva concretare un atto di concor-
renza sleale (sotto il profilo dell’imitazione servile e della
confusione di prodotti) la fabbricazione di beni identici
nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che
non fruisse più per essi della scaduta tutela brevettuale),
allorquando la ripetizione dei connotati formali non si
limitasse a quei profili resi necessari dalle stesse caratteri-
stiche funzionali del prodotto, ma si spingesse (proprio
come il comportamento di parte convenuta nel presente
giudizio) a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali i
particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione
funzionale del prodotto (Cass. 1999 n. 5243).
La domanda di parte attrice, di conseguenza, risulta fon-
data anche sotto il profilo della concorrenza sleale ai sensi
dell’(immodificato) art. 2598 c.c.
Infondata è, invece, la domanda di parte attrice di risarci-
mento del danno, per difetto di prova.
Ai sensi dell’art. 121, comma 2, cod. prop. ind., chi agisce
in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un
danno ingiusto non essendo il prodursi del danno impli-
cito nell’accertamento della contraffazione; lo stesso
attore è, inoltre, onerato anche e specificamente della
prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno
(Cass. 2008 n. 16647), giacché la valutazione equitativa
del danno medesimo può subentrare solo nel caso di
difficoltà relative alla quantificazione del danno (Trib.
Torino, 21 aprile 2008, Rep. Giur. it., 08, 1806): difficoltà
che parte attrice non ha in alcun modo allegato, né ha
provveduto a comprovare né il danno né il suo ammon-
tare. Né risultano ammissibili le istanze istruttorie avan-
zate da parte attrice in II memoria istruttorie per esibizione
ex art. 210 c.p.c. e 121 cod. prop. ind. nonché per interro-
gatorio formale e CTU per gli specifici motivi già speci-
ficati con ordinanza data all’udienza del 27 febbraio 2019
al cui contenuto si rinvia integralmente.
In particolar modo risulta opportuno sottolineare che
parte attrice neppure allega i fatti costitutivi del preteso
danno (eventuali cali di fatturato, mancati incrementi di
incassi, ecc.), e neppure produce le scritture contabili da
cui desumerli. Né può soccorrere l’ordine di esibizione ai
sensi dell’art. 121, comma 2, cod. prop. ind., in assenza “dei
seri indizi” del danno mancando l’allegazione di qualsivo-
glia elemento costitutivo del medesimo (parte attrice
neppure individua i distributori del prodotto in contraffa-
zione sul territorio nazionale, la loro diffusione, il loro
numero, ecc.), considerata anche l’estrema genericità dei
documenti di cui si chiede l’esibizione nonché delle
469
Marchi
Giurisprudenza

informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Né può
soccorrere l’interrogatorio formale (dedotto in assenza di
capi di prova) o la CTU (del tutto esplorativa).
Dev’essere respinta anche la domanda dell’attore di distru-
zione (pag. 15 dell’atto di citazione) “di tutto il materiale
commerciale e pubblicitario” di cui nella parte motiva
dell’atto di citazione manca qualsivoglia allegazione
anche solo relativamente alla sua esistenza.
Dev’essere accolta la domanda di parte attrice di fissazione
di una penale, ex art. 124, comma 2, cod. prop. ind., in forza
della sua specifica funzione deterrente, che dev’essere
fissata in euro 10,00 per ogni scatola del prodotto di
confetti a marchio Bliki posta illecitamente in commercio
a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza.
Dev’essere ordinata, ex art. 126 cod. prop. ind., quale
sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del
pubblico la reintegrazione del diritto offeso (Cass. 2014
n. 5722), la pubblicazione del dispositivo della emananda
sentenza, a caratteri doppi del normale, per una sola volta
sul Corriere della Sera a cura dell’attrice con diritto di
rimborso a presentazione della relativa fattura.
Le spese legali seguono la sostanziale soccombenza di parte
convenuta (considerato l’accoglimento della domanda di
contraffazione e la reiezione della domanda riconvenzio-
nale di nullità) secondo gli importi medi delle tabelle
normativamente previste (vista la reiezione della
domanda di risarcimento danni dell’attore), liquidate
come in dispositivo.
(omissis).

La confezione dei “TicTac” come marchio tridimensionale oltre

gli impedimenti della forma tecnicamente necessitata
e del valore sostanziale
di Michele Papa (*)

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la validità e la contraffazione di due marchi di forma (di cui uno
risalente agli anni ‘70) riproducenti la nota scatola trasparente dei confetti “TicTac”. Ciò dopo aver
escluso che tali marchi dovessero essere dichiarati nulli a fronte della sussistenza degli impedimenti
di cui all’art. 9 cod. prop. ind. relativi all’impossibilita di registrare come marchio l’aspetto di un
prodotto che sia esclusivamente costituito da una forma necessaria a ottenere un risultato tecnico o
che conferisca valore sostanziale al prodotto stesso. Secondo i Giudici, infatti, da un lato, l’oggetto
delle privative tecniche anteriori invocate dalla convenuta riguardava solo uno degli elementi (acces-
sori) di cui alla forma della scatola registrata come marchio e, dall’altro, la forma di tale contenitore non
costituiva la ragione decisiva per cui i consumatori decidono di acquistare i confetti “TicTac” rispetto
ad altri confetti concorrenti. Tale decisione è di particolare interesse in quanto costituisce uno dei
pochi precedenti giurisprudenziali nazionali in tema di registrabilità come marchio di una confezione/
packaging avente forma autonoma e diversa da quella del prodotto contenuto.

La controversia etichetta, in entrambi i casi avente un’apertura nella

parte superiore. La convenuta, infatti, commercializ-
La decisione torinese qui in commento ha avuto ad
zava confetti (aventi la stessa forma ovale allungata di
oggetto una disputa riguardante la contraffazione di
quelli di Ferrero) in contenitori asseritamente ripro-
marchi tridimensionali di titolarità della multinazio-
ducenti la forma, la dimensione, il meccanismo di
nale dolciaria Ferrero S.p.a. nonché l’attività con-
apertura, la trasparenza e il posizionamento dell’eti-
correnzialmente sleale a danno di questa ad opera di
chetta propri della confezione dei TicTac oggetto dei
una società ceca concorrente. Nello specifico, Fer-
marchi tridimensionali azionati; commercializza-
rero conveniva in giudizio tale società lamentando la
zione che secondo l’attrice avrebbe anche costituito
contraffazione di due suoi celebri marchi italiani,
atto di concorrenza sleale per imitazione servile,
depositati nel 1973 e nel 2011, corrispondenti alla
appropriazione di pregi e indebito sfruttamento del-
forma della scatola in plastica trasparente contenente
l’altrui avviamento commerciale. Su tale base Ferrero
i noti confetti “TicTac” - rispettivamente vuota con
chiedeva quindi al Tribunale sabaudo, inter alia, di
etichetta (priva di altri segni distintivi) e piena senza
inibire la prosecuzione della commercializzazione dei

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla

valutazione di un referee.

470 Il Diritto industriale 5/2020


confetti concorrenti nelle confezioni contestate,
oltre che la restituzione degli utili della convenuta
e il risarcimento dei danni derivanti da tale condotta.
Quest’ultima, di contro, chiedeva il rigetto delle
domande attoree, tra le altre cose, negando ogni
confondibilità tra la forma registrata della confezione
dei confetti TicTac e quella dei propri prodotti in
quanto l’etichettatura presente su questi ultimi
recava anche un marchio verbale e, dall’altro lato,
richiedendo - in subordine - che venisse accertata, in
via riconvenzionale, la nullità dei marchi azionati a
fronte della sussistenza degli impedimenti alla regi-
strazione di segni costituiti esclusivamente dalla
forma di un prodotto necessaria ad ottenere un deter-
minato risultato tecnico e in grado di conferire al
prodotto stesso valore sostanziale ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. b) e c), cod. prop. ind.; ciò, dopo aver
eccepito un (infondato) difetto di giurisdizione dei
Giudici nazionali stante il fatto che i suoi confetti
venivano prodotti in Repubblica Ceca (1).
I Giudici torinesi hanno accolto le domande attoree
di contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai
più diversi titoli sulla base del riconoscimento della
sostanziale identità tra la forma della confezione dei
confetti della società ceca e quella registrata come
marchio da Ferrero, a nulla rilevando la presenza di
marchi denominativi differenti sulle confezioni dei
confetti concorrenti (posto che Ferrero aveva azio-
nato esclusivamente marchi tridimensionali); il
tutto, dopo aver rigettato la domanda riconvenzio-
nale della convenuta relativa alla nullità dei marchi
azionati ex art. 9, comma 1, lett. b) e c), cod. prop. ind.
Secondo il Tribunale, da un lato, le due privative
brevettuali (scadute) invocate dalla concorrente
ceca come relative ad invenzioni di cui la forma
della scatola dei TicTac avrebbe prodotto lo stesso
risultato tecnico, in realtà, riguardavano il solo mec-
canismo di apertura di tale scatola e, dall’altro, la
forma di quest’ultima non veniva considerata in
(1) Tale aspetto della controversia non sarà oggetto di appro-
fondimento in questa sede, per cui basti sapere che il Tribunale
adito - del tutto condivisibilmente - ha rigettato l’eccezione in
questione, stabilendo che nel caso di specie vi fosse la compe-
tenza giurisdizionale italiana ai sensi dell’art. 7, n. 2, Reg. UE n.
1215/2012, che - come è noto - dispone che un soggetto avente
domicilio in uno stato membro possa essere convenuto anche
davanti all’autorità giudiziaria del diverso Stato membro in cui si sia
verificato o potesse verificarsi l’evento dannoso derivante da
illeciti civili di natura dolosa o colposa (c.d. forum commissi delicti).
Pertanto, per i Giudici torinesi, indipendentemente dall’ubicazione
dello sede di produzione dei prodotti contraffattori della conve-
nuta, il fatto che questi fossero incontestatamente commercia-
lizzati in Italia, in violazione dei marchi attorei italiani e non
comunitari, ha comportato necessariamente che l’“evento dan-
noso” indicato dalla norma qui richiamata (per come interpretato
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
grado di influire in modo determinante sulla scelta
del consumatore di procedere all’acquisto dei TicTac
rispetto ad altri confetti concorrenti: da qui, l’insus-
sistenza degli impedimenti alla registrazione consi-
stenti nella forma tecnicamente necessitata e di
quella conferente valore sostanziale al prodotto.
Gli impedimenti assoluti alla registrazione
del marchio di forma ex art. 9 cod. prop. ind.
Oggetto principale della decisione qui in commento
è, senza dubbio, l’accertamento da parte del Tribu-
nale sabaudo dell’applicabilità dell’art. 9 cod. prop.
ind. al caso di specie, essendosi la convenuta sostan-
zialmente limitata a difendersi invocando tale dispo-
sizione, nel tentativo di vedere dichiarati nulli i
marchi azionati nei suoi confronti e di impedire
così l’accertamento della loro contraffazione (evi-
dentemente sussistente nel caso di specie).
Come è noto, infatti, tale norma, nella misura in cui
dispone che “Non possono costituire oggetto di regi-
strazione come marchio d’impresa i segni costituiti
esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica,
imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla
forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o
altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al
prodotto”, prevede dei veri e propri impedimenti
(assoluti) alla registrazione di un segno come marchio
quando questo consista “esclusivamente” in una
forma di un prodotto, o altra sua caratteristica, impo-
sta dalla natura dello stesso, necessaria per conseguire
un risultato tecnico o idonea a conferirgli valore
sostanziale; ciò anche quando la forma in questione
sia dotata di carattere distintivo (2). Lungi dall’essere
dovuto ad una scelta meramente stilistica, l’inseri-
mento dell’avverbio “esclusivamente” all’interno
della disposizione sopracitata risulta di cruciale
importanza per individuarne l’operatività: tale
dalla giurisprudenza comunitaria e da quella di legittimità italiana)
dovesse considerarsi come avvenuto in Italia, con conseguente
possibilità per l’attrice di convenire la sua concorrente ceca anche
davanti all’autorità giudiziaria italiana.
(2) Cfr. Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, Padova, 2019, 172, secondo cui “la
presenza dell’avverbio ‘esclusivamente’ nella norma in com-
mento consente di annoverare tra i segni distintivi tutelabili
anche una forma che, pur identificabile come una delle ipotesi
escluse dalla registrazione, possegga qualche ulteriore significa-
tivo elemento distintivo in virtù della quale l’impedimento non
opera” e Rossi in Codice della proprietà industriale, a cura di
Vanzetti, Milano, 2013, 124, che, conseguentemente, nega
anche la “sanabilità” di simili impedimenti attraverso il fenomeno
del c.d. secondary meaning; in giurisprudenza, ex multis, Trib.
Torino 11 giugno 2010, in Giur. ann. dir. ind., 2010, 663.
471
Marchi
Giurisprudenza
avverbio, infatti, limita l’ambito di applicazione della
norma, avendo l’effetto di consentire la registrazione
di segni distintivi che, pur riproducendo le forme di
cui alle ipotesi previste dall’art. 9 cod. prop. ind., non
si riducano solamente a tali forme (3). Non a caso
anche l’omologa disposizione europea che regola
questa stessa materia, di cui tale disposizione è attua-
zione - ossia l’art. 7, par. 1, lett. e), Reg. UE n. 2011/
1001 sul marchio dell’UE (sostanzialmente conforme
allo stesso articolo del precedente Reg. CE n. 207/
2009 sul marchio comunitario) - utilizza proprio lo
stesso avverbio (4).
Ratio della norma - come riconosciuto in maniera
costante sia dalla giurisprudenza (ivi inclusa la sen-
tenza qui in commento) che dalla dottrina (5) - è,
infatti, quella di evitare che tale peculiare tipologia di
forme - che in un certo senso costituiscono il prodotto
in sé, prima di essere distintive e quindi segni -
finiscano per diventare di monopolio di singoli sog-
getti grazie alla registrazione come marchi. La regi-
strazione come marchio di una forma simile
comporterebbe, infatti, una ingiustificabile limita-
zione della libertà d’impresa della collettività, che
si vedrebbe così negata la possibilità di impiegare
quella stessa forma, alias qualunque prodotto che la
incorpori: questo in ossequio al principio generale
della c.d. estraneità del marchio al prodotto, secondo
il quale - come è noto - per essere tale e non una mera
qualità del prodotto, un segno deve essere scindibile
dal prodotto stesso e al contempo essere distin-
tivo (6). Si tratterebbe, per giunta, di un monopolio
potenzialmente eterno, se si pensa che la tutela
(3) Così, per tutti Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 172; e nello stesso
senso, in giurisprudenza, ex multis, App. Milano 30 novembre
2011, in Giur. ann. dir. ind., 2013, 814.
(4) Tale norma prevede, infatti, che “Sono esclusi dalla regi-
strazione: (...) e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o
altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii)
dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica
che dà un valore sostanziale al prodotto”.
(5) Così Rossi, Codice della proprietà industriale, cit., 122-123,
in cui il tema viene diffusamente trattato e, già in precedenza,
Bogni, Codice commentato della proprietà industriale e intellet-
tuale, a cura di Galli - Gambino, Torino, 2011, 96 ss.; Ghidini, Profili
evolutivi del diritto industriale, Milano, 2008, 243 e Ricolfi, I segni
distintivi, Torino, 1999, 63; quanto alla giurisprudenza si vedano,
nello stesso senso, Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, C-48/
09 P (caso Lego), Corte di giustizia UE 8 aprile 2003, C-53/01 e C-
54/01 (caso Linde), Corte di giustizia UE 18 giugno 2002, C-299/99
(caso Philips); Cass. civ. 23 novembre 2011, n. 14863 e Cass. civ.
18 marzo 2008, n. 7254.
(6) Cfr., per tutti, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto
industriale, Milano, 2018, 162.
(7) Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
cfr., ex multis, Cass. civ. 29 ottobre 2009, n. 22929 (citata anche
nella sentenza qui in commento) e da quella europea (con riguardo
472
offerta dal marchio è di fatto perpetua, stante la
possibilità per il titolare di ottenere un numero illi-
mitato di rinnovi del marchio ad ogni sua scadenza
decennale. Da qui il carattere assoluto di tali impe-
dimenti, tra loro indipendenti (7), la cui sussistenza
ben può essere contestata da chiunque vi abbia inte-
resse, essendo questi finalizzati ad offrire tutela a
interessi di natura per così dire pubblicistica.
È, quindi, chiaro come l’applicazione di tale norma
sia da interpretare in senso restrittivo sotto questo
profilo, in primis, per via del suo ineludibile dettato
letterale (v. “esclusivamente”), e, in secondo luogo,
date le significative conseguenze che la sua applica-
zione genera rispetto al diritto costituzionalmente
garantito della libertà di impresa; conseguenze giu-
stificabili unicamente a fronte di un bilanciamento
tra diritti di pari rango e, dunque, solo per impedire un
effettivo monopolio su forme-prodotto che devono
restare nella disponibilità del pubblico o, comunque,
la cui monopolizzazione è ammessa dall’ordinamento
per un tempo limitato (si pensi, ad esempio, alle
forme funzionali oggetto di invenzioni brevettate).
Dalla ratio sottesa alla norma - come rilevato da
attenta dottrina (8) - deriva anche il fatto che tali
impedimenti sussistono rispetto ad ogni segno che sia
esclusivamente costituito da una caratteristica fisio-
logica del prodotto, a prescindere dal fatto che tale
segno sia tri o bidimensionale: così potranno costi-
tuire validi marchi solo in caso di insussistenza degli
impedimenti tipizzati dall’art. 9 cod. prop. ind. anche
segni di natura bidimensionale, quali colori (9), mar-
chi serialmente riprodotti su una superficie (10),
alla norma europea già citata corrispondente all’art. 9 cod. prop.
ind.), cfr., da ultima, Corte di giustizia UE 18 settembre 2014, par.
39, C-205/13 (caso Hauck) in cui si stabilisce che “risulta chiara-
mente che i tre impedimenti alla registrazione previsti da detta
disposizione hanno natura autonoma. Infatti, la loro citazione in
ordine successivo, nonché l’utilizzo del termine ‘esclusivamente’
comportano che ciascuno di essi debba applicarsi indipendente-
mente dall’altro”.
(8) Così, da ultimi, Rossi, Codice della proprietà industriale, cit.,
129 e Bogni in Codice commentato della proprietà industriale e
intellettuale, cit., 100, nel senso che l’art. 9 cod. prop. ind. neces-
sita di essere interpretato estensivamente, in virtù della sua ratio,
con riferimento all’ampiezza da attribuire alla nozione di segno
riproducente la forma o altra caratteristica di un prodotto; in
giurisprudenza nello stesso senso Cass. civ. 23 novembre
2001, n. 14864.
(9) Cfr., ex multis, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di Diritto
Industriale, cit., 169 ss. e Ubertazzi, Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 172; in giuri-
sprudenza, Cass. civ. 16 luglio 2004, n. 13159, relativa alla combi-
nazione cromatica degli ovetti Kinder.
(10) Così già Franceschelli, Sul marchio L. Vuitton. in
Riv. dir. ind., 1980, 113; in giurisprudenza Cass. civ. 23 novembre
2001, n. 14863, relativa al disegno paisley di Etro e Cass. civ. 28
giugno 1980, n. 4090, relativa al monogramma di Louis Vuitton.
Il Diritto industriale 5/2020

trame e texture (11) e, secondo alcuni, persino odori e
suoni (12), laddove questi segni siano considerabili
come componenti intrinsecamente connesse al pro-
dotto. Per queste stesse ragioni a parere di chi scrive
anche le fattezze di un’opera dell’arte figurativa pos-
sono costituire valido marchio - qualora siano dotate
di distintività (acquisita) rispetto a specifici prodotti
e/o servizi - solo nel caso in cui queste non violino in
concreto i divieti previsti dalla norma in esame e, in
particolare, l’impedimento relativo alla forma confe-
rente valore sostanziale al prodotto/servizio (13).
Deve, poi, essere evidenziato che tradizional-
mente la norma in esame trova applicazione
anche in relazione alla forma della confezione
di un prodotto (14). Ciò sulla base del fatto che
tale (più che ragionevole) conclusione consegue
inevitabilmente dal dettato dell’art. 7 cod. prop.
ind., che - come è noto - annovera tra i segni
che possono essere registrati come marchi anche
la forma “della confezione di esso” [N.d.R. del
prodotto]. Se è quindi vero che, per costituire
valido marchio, anche la forma della confezione
di un prodotto non deve incorrere in uno degli
impedimenti di cui all’art. 9 cod. prop. ind.,
tuttavia, alla luce dell’unica decisione ad oggi
adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione
Europa in materia, parrebbe che la norma -
rectius l’omologo art. 3, par. 1, lett. e), Dir. 89/
104/CEE, a sua volta corrispondente all’art. 7,
par. 1, lett. e), Reg. UE n. 2011/1001 - debba
essere applicata solo ad alcuni tipi di confezioni
di prodotto (15). Secondo questa pronuncia,
infatti, bisognerebbe distinguere tra confezioni
contenenti prodotti aventi una propria forma
c.d. intrinseca, ossia autonoma rispetto alla
loro eventuale confezione, in cui “non sussiste
(...) un rapporto sufficientemente stretto tra la
confezione e il prodotto” e “per cui non è neces-
sario dare (al prodotto) una particolare forma per
(11) Cfr., ex multis, Sena, Il diritto dei marchi, Milano, 2007, 80-
81 e Sarti, I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità,
in AA.VV., Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti,
Milano, 2004, 1443-1444; in giurisprudenza Cass. civ. 29 maggio
1999, n. 5243, relativa al celebre check scozzese adottato
Burberry.
(12) Cfr., ancora, Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 172.
(13) A tal riguardo si veda Papa, Uso lecito del marchio altrui e
profili autorali nel settore delle esposizioni d’arte: il caso della
personale di Banksy al MUDEC di Milano, in questa Rivista,
2019, 289, in cui chi scrive propone, appunto, di applicare l’art.
9 cod. prop. ind. anche al caso di uso di riproduzioni di un’opera
d’arte come marchi, arrivando ad ipotizzare la nullità di questi
ultimi - in quel caso specifico utilizzati per contraddistinguere
non solo prodotti di merchandising, ma anche servizi di organiz-
zazione di mostre d’arte - in quanto riproducenti l’intera forma e,
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
permetterne il commercio” - si pensi, ad esem-
pio, al caso dei chiodi o di qualunque altro tipo
di prodotto “sfuso” - da quelle che, invece, con-
tenendo prodotti privi di una forma intrinseca,
finiscono inevitabilmente per determinarne la
forma - come, ad esempio, avviene nel caso
delle bevande - con la conseguenza che solo
questa seconda tipologia di confezioni potrebbe
essere “assimilata alla forma del prodotto ai fini
dell’esame della domanda di registrazione come
marchio”, con necessità di accertare l’insussi-
stenza di uno dei citati impedimenti. Non è
dunque un caso che i Giudici torinesi abbiano
richiamato tale pronuncia comunitaria e sulla
base del distinguo da essa operato abbiano sta-
bilito che, avendo i confetti di Ferrero “già una
loro forma intrinseca” e potendo, quindi, teori-
camente essere “venduti al pubblico sfusi” (...)
“gli scatolini che li contengono non potrebbero
essere assimilati al concetto di ‘prodotto’ di cui
all’art. 9 cod. prop. ind. e di conseguenza, le
preclusioni alla registrazione del marchio ivi
previste non sarebbero, comunque, applicabili”.
Tuttavia, va rilevato che il Tribunale ha rag-
giunto tale conclusione solo dopo aver comun-
que già escluso la sussistenza degli impedimenti
di cui all’art. 9 cod. prop. ind. per ragioni di
merito: circostanza che, a parere di chi scrive, fa
trapelare una certa (comprensibile) riluttanza dei
Giudici a risolvere la questione unicamente sulla
base della classificazione astratta della natura
delle confezioni proposta dalla Corte di giustizia
nella decisione richiamata.
Tale distinzione potrebbe infatti trovare una sua
ragione d’essere con riferimento al solo impedimento
relativo alle forme che conferiscono valore sostan-
ziale al prodotto - di cui si dirà meglio infra - poiché
sembra altamente probabile che una confezione con-
tenente prodotti aventi una forma da questa diversa,
dunque, l’essenza stessa, dell’opera d’arte finendo così per appro-
priarsi del suo valore sostanziale, sfruttato per rendere appetibili
presso il pubblico servizi di esposizione artistica, di cui il pubblico
usufruisce principalmente in quanto attratto dall’iconicità delle
opere d’arte in sé, piuttosto che dal carattere distintivo (peraltro
debole) delle loro riproduzioni rispetto ai servizi espositivi.
(14) Così, ex multis, Cartella, Marchi di forma o marchi
“deformi”?, in Riv. dir. ind., 1977, 39; e, in giurisprudenza, Trib.
Milano 5 febbraio 1976, in Giur. ann. dir. ind., 1976, 806 (relativa-
mente ad una boccetta di profumo) e Trib. Milano 26 febbraio
1976, in Giur. ann. dir. ind., 1976, 265 (relativamente a un flacone
di candeggina).
(15) Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Giustizia UE 12
febbraio 2004, punti 32 e 33, C-337/01 (caso Henkel), analitica-
mente richiamata anche dalla decisione torinese qui in
commento.
473
Marchi
Giurisprudenza
per quanto accattivante e gradevole, non potrà costi-
tuire il decisivo motivo d’acquisto dei prodotti ivi
contenuti, che per definizione costituiscono il princi-
pale oggetto di interesse dei consumatori (16). A parere
di chi scrive, però, non sembra si possa allo stesso modo
ragionevolmente sostenere la non configurabilità tout
court degli altri due impedimenti rispetto a confezioni la
cui forma differisca da quella del prodotto confezionato:
appare, infatti, preferibile procedere di volta in volta ad
accertare se la confezione, a prescindere dalla sua natura
intrinseca o estrinseca al prodotto, sia in grado di
superare in concreto tali impedimenti (17).
Va, infine, brevemente esaminato anche il dettato
dell’art. 18, comma 1, n. 3, R.D. 21 giugno 1942, n. 929,
c.d. Legge Marchi, ossia l’antenato dell’attuale art. 9
cod. prop. ind., come vigente in epoca anteriore al 1992;
anno in cui - come è noto - fu integralmente riformata,
in attuazione dell’allora Dir. CEE n. 89/104, la Legge
Marchi, abrogata solamente nel 2005 a seguito dell’in-
troduzione del Codice della Proprietà Industriale. Tale
disposizione infatti rileva nel caso di specie per l’accer-
tamento di uno dei due marchi azionati da Ferrero, in
quanto risalente al 1973 (18). Nello specifico, ai sensi
dell’allora art. 18, comma 1, n. 3 l.m., “non (potevano)
costituire oggetto di brevetto, per l’uso esclusivo come
marchi: (...) 3) le figure e segni in cui il carattere
distintivo è inscindibilmente connesso con quello di
utilità e di forma”. L’interpretazione rigorosa che la
dottrina e la giurisprudenza maggioritarie offrivano di
tale norma andava nel senso di ritenere sì ammissibile la
registrazione come marchio di una forma di prodotto,
ma solo qualora questa fosse arbitraria o di fantasia e, in
ogni caso, del tutto priva di attitudine funzionale o
estetica (19); interpretazione da cui derivava un limi-
tatissimo spazio di tutela ai marchi di forma (20). E fu
così che, proprio per far fronte a tale problema, la
(16) Aspetto che del resto anche autorevole dottrina ha da
tempo avuto modo di evidenziare: cfr. Sena, Il diritto dei marchi,
Milano, 2007, 82 e Sarti, La tutela dell’estetica del prodotto
industriale, Milano, 1990, 77.
(17) Dello stesso avviso sembra essere Bogni, in Codice com-
mentato della proprietà industriale e intellettuale, cit., 101, la quale
solleva dubbi sulla necessità di escludere indistintamente l’appli-
cazione dell’art. 9 cod. prop. ind. in tutti i casi in cui sia coinvolta la
forma di confezioni “estrinseche” al prodotto (secondo la classi-
ficazione astratta operata nella decisione della Corte di giustizia UE
citata), dal momento che ciò sembra consentire un’ingiustificata
elusione rispetto al principio generale antimonopolistico comune
anche alla ratio generale sottesa alla norma stessa.
(18) Ciò in ossequio al principio in forza del quale per valutare la
validità di un marchio registrato vanno applicate le norme vigenti al
tempo della sua registrazione; così, ad esempio, Cass. civ. 25
maggio 1999, n. 5243.
(19) Cfr. Brock, I marchi di forma, in Riv. dir. ind., 1942, 38 e
Guglielmetti, Il marchio, oggetto e contenuto, Milano, 1968, 28; in
474
novella del 1992 riformulò integralmente la norma,
introducendo per la prima volta nel suo dettato l’av-
verbio “esclusivamente”, con tutte le conseguenze
interpretative che ne derivano di cui si è detto
sopra (21). Ad ogni modo, oggi si ritiene pressoché
univocamente che tale norma, sebbene imponesse
limiti più ampi alla registrabilità dei marchi di forma,
debba interpretarsi come sostanzialmente in linea con
l’art. 18, lett. c), l.m. modificato nel 1992 e, poi,
trasposto nell’art. 9 cod. prop. ind. nel 2005, stante
l’immutabilità della ratio comune a tutte queste norme,
che vieta(va) la configurabilità di marchi di forma nei
casi in cui questa comporta(va) effetti antimonopoli-
stici sul mercato consistenti nell’illecita estensione
della tutela offerta dal modello ornamentale e dal
brevetto aventi ad oggetto forme esteticamente grade-
voli o comprese in specifiche rivendicazioni (22).
Ed è per questo che il Tribunale, dopo aver ricostruito
la cronologia della norma qui in esame e dopo aver
fatto proprio l’attuale orientamento giurispruden-
ziale (e dottrinario), ha stabilito che le conclusioni
raggiunte in merito alla validità del marchio di forma
registrato nel 2011 azionato da Ferrero valessero allo
stesso modo anche rispetto al secondo marchio di
forma registrato negli anni ‘70, nella misura in cui ha
affermato che “la ratio del suvvisto divieto di cui
all’art. 18 l.m. era individuata, appunto, nell’esigenza
di impedire che fosse assicurata un’esclusiva perpetua
ad un modello d’utilità la cui protezione è sottoposta a
limiti temporali. Esigenza (...) rispettata, nel caso
oggetto del presente giudizio, dalla registrazione del
marchio di parte attrice”. Tale conclusione appare
senz’altro condivisibile se la si considera da un punto
di vista “pratico”, posto che nel caso di cui alla
fattispecie era sufficiente che fossero accertate la
validità e la contraffazione da parte della convenuta
giurisprudenza: Cass. civ. 21 maggio 1981, n. 3333; Cass. civ.,
Sez. I, 7 aprile 1975, n. 1233.
(20) Come, del resto, già negli anni ‘70 rilevava un autorevole
autore: così Cartella, Marchi di forma o marchi “deformi”?, cit., 39,
il quale evidenziava l’incongruenza nell’ammettere da un lato la
registrabilità dei marchi di forma e, dall’altro, in buona sostanza la
consentiva solo nei casi in cui la forme fossero state “antiesteti-
che, brutte o sgradevoli”.
(21) Tale novella fece sì che la norma assunse la seguente
nuova versione: “Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d’impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati
all’art. 16: (...) c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma
imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà
un valore sostanziale al prodotto”.
(22) Così, ex multis, Galli, Commento al d.lg. 480/1992, in
Nuove leggi civ. comm. 1995, 1174 e Vanzetti, Commento alla
Dir. CE 44/1988, in Nuove legge civ. comm., 1989, 1438 e, in
giurisprudenza, Cass. civ. 17 febbraio 1995, n. 484 e Cass. civ. 18
marzo 2008, n. 7254.
Il Diritto industriale 5/2020

anche solo di uno dei due marchi di forma azionati
dall’attrice. Tuttavia, forse il fatto che il meccanismo
di chiusura della confezione dei TicTac - le cui forme
sono indubbiamente incluse nella forma complessiva
della scatola dei confetti riprodotta (anche) nel mar-
chio del ‘73 - sia stato brevettato in passato, avrebbe
ben potuto portare ad uno accertamento dell’invali-
dità di questo secondo marchio dovendo necessaria-
mente trovare applicazione l’allora art. 18, comma 1,
n. 3, l.m. Se è, infatti, vero che la ratio della norma è
rimasta invariata nonostante le sue rielaborazioni nel
tempo, lo è altrettanto il fatto che l’ambito di appli-
cazione della disposizione di allora risultava essere
piuttosto diverso: secondo il dettato della sua prima
versione, infatti - seguendo l’interpretazione restrit-
tiva al tempo maggioritaria - potevano essere regi-
strate solo le forme di prodotto del tutto prive di
attitudini funzionali, non valendo il divieto di regi-
strazione per le sole ipotesi in cui il segno consista
“esclusivamente” in una forma dettata da ragioni
tecniche, come, invece, richiesto dal 1992 in poi.
(segue ...) La forma funzionalmente
necessitata
Il primo dei due impedimenti considerato (ed
escluso) dal Tribunale attiene alla non registrabilità
di un segno costituito unicamente dalla forma c.d.
funzionalmente necessitata del prodotto. Sempre in
un’ottica antimonopolistica, tale impedimento mira
ad escludere in radice il rischio che elementi formali
tecnico-funzionali di un prodotto - proteggibili per
un tempo limitato ove siano incluse nelle rivendica-
zioni di un brevetto per invenzione o costituiscano
oggetto di un modello d’utilità - finiscano per essere
monopolizzati in ragione della loro distintività anche
oltre i termini di validità di tali privative, in maniera
potenzialmente perpetua.
Al riguardo va rilevato che tale impedimento non
opera indistintamente per qualunque forma c.d. utile,
ossia quella forma di prodotto atta a svolgere una
(23) Così, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,
cit., 164, per cui “esistono forme (...) utili, ma non brevettabili in
quanto non dotate appunto di sufficiente originalità (...) in ordine
(alle quali) per quanto utili, un problema di conflitto con la legisla-
zione brevettuale non si pone, e che quindi, se dotate di capacità
distintiva, (...) possono ritenersi registrabili come marchi” e, in
giurisprudenza, Cass. civ. 16 luglio 2004, n. 13159.
(24) Così, sempre, Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto
industriale, cit., 165, che afferma che è “esclusa dalla registrabilità
come marchio (...) solo quella forma che rappresenti un nuovo
concetto innovativo”, per cui “se un determinato concetto inno-
vativo è di pubblico dominio, sia perché già realizzato in una certa
forma non brevettata, sia perché oggetto di un brevetto ormai
scaduto, le diverse forme di realizzazione di quel concetto
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
determinata funzione. Secondo un orientamento
consolidato, infatti, solo le caratteristiche della
forma del prodotto che potrebbero accedere alla
tutela brevettuale, ove costituiscano da sole il
segno, non possono essere registrate come marchio.
Sotto questo specifico profilo si è sostenuto che
esistono forme che, seppur funzionali, non sono
comunque brevettabili per mancanza di altezza
inventiva e che, quindi, se distintive, possono costi-
tuire marchi (23). Sempre secondo tale orienta-
mento, andrebbe poi operata un’ulteriore
condivisibile differenziazione tra forme utili c.d.
derogabili (la cui funzione può essere conseguita
attraverso diverse forme fungibili) e forme utili inde-
rogabili/infungibili: per le prime residuerebbe un
certo margine per poterne ammettere la registrazione
come marchi, dal momento che le forme derogabili,
sebbene utili, non possono essere considerate come
indispensabili e, quindi, “necessarie” per conseguire
un risultato tecnico, come invece vuole la norma. Ciò
discenderebbe dall’assunto secondo cui sarebbe vie-
tata la registrazione come marchio solo della forma
espressiva di un’innovazione tecnica tutelata come
tale, non altrimenti realizzabile se non attraverso un
prodotto avente quella specifica forma (24). Circa
quest’ultima distinzione, alcuni autorevoli autori
hanno, peraltro, precisato - del tutto ragionevol-
mente a parere di chi scrive - che la registrabilità
come marchio di una forma derogabile è ammissibile
solo quando questa sia declinabile in varianti ten-
denzialmente infinite, tutte idonee ad ottenere lo
stesso risultato tecnico: solo in questa ipotesi, infatti,
non si verrebbe in alcun modo ad intaccare la libera
disponibilità del risultato tecnico che deve restare di
pubblico dominio (25).
Queste tesi sembrano, in buona sostanza, riconoscere
implicitamente uno spazio di convivenza tra marchi
relativi a forme di prodotto utili derogabili e privative
brevettuali (estinte) rivendicanti la forma del mede-
simo prodotto (26). Il riconoscimento di tale possi-
bile convivenza appare del tutto condivisibile, a
innovativo, fra di loro fungibili sotto il profilo della utilità conferita
al prodotto, non saranno più suscettibili di brevettazione come
modello, ma lo saranno, invece, di registrazione come marchio
appunto di forma” e, nello stesso senso, Sarti, Studi in onore di
Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 433 mentre, in giurisprudenza,
Trib. Padova, ord., 9 maggio 2001, in Giur. ann. dir. ind., 2001, 847
(e Cass. civ. 31 luglio 2008, n. 20884 ma in quest’ultimo caso solo
nell’ambito di un caso di imitazione servile).
(25) Cfr. Bogni, Codice commentato della proprietà industriale
e intellettuale, cit., 5 e Galli, Segni distintivi e industria culturale, in
Annali italiani del diritto d’autore, 2002, 328-329.
(26) Con riferimento all’impossibilità di una coesistenza tra
brevetti e marchi si veda, invece, ex multis, Ricolfi, Trattato dei
marchi: Diritto europeo e nazionale, Torino, 2015, 325.
475
Marchi
Giurisprudenza
maggior ragione se si considera che una recentissima
sentenza della Corte di giustizia, proprio nel contesto
dell’interpretazione degli impedimenti previsti dal-
l’art. 3, par. 1, lett. e), Dir. 89/104/CEE, omologo
dell’art. 9 cod. prop. ind., ha avuto modo di stabilire
come non esista alcuna incompatibilità assoluta tra i
diversi diritti di proprietà intellettuale (nella specie
tra disegni e marchi), posto che la configurabilità di
tali diversi diritti dipende esclusivamente dalla sussi-
stenza o meno dei rispettivi elementi costitutivi (27).
A parere di chi scrive, il fatto che i casi di intersezione
tra le diverse privative siano rari - proprio dovendo
avere sempre riguardo della fondamentale necessità
di prevenire monopoli e il fenomeno del c.d. ever-
greening - non può far escludere a priori l’esistenza di
casi di sovrapposizione, almeno parziale, tra tali
diversi diritti. Sovrapposizione ravvisabile non solo
tra marchi e disegni (come riconosciuto dalla stessa
sentenza sopra richiamata) (28), ma anche tra marchi
e diritto d’autore (29), disegni e diritto d’autore (basti
pensare alla protezione autorale delle opere del dise-
gno industriale), diritto d’autore e brevetti/modelli di
utilità (30), disegni e brevetti/modelli di utilità (31),
ma anche, per l’appunto, tra marchi di forma (dero-
gabile) e brevetti/modelli di utilità, quanto meno
estinti. Questo, beninteso, unicamente qualora i
requisiti di validità dei diversi titoli siano allo stesso
tempo soddisfatti da una stessa forma. Del resto è
(27) Così Corte di giustizia UE 23 aprile 2020, punti 50 e 53, C-
237/19. Così Corte di giustizia UE 20 aprile 2020, punti 50 e 53, C-
641/18 (caso Gömböc), in cui si è stabilito che “la circostanza che
l’apparenza di un prodotto sia protetta in quanto disegno o modello
non esclude che un segno costituto dalla forma ditale prodotto
goda di una tutela in applicazione del diritto dei marchi, purché́ le
condizioni di registrazione di detto segno in quanto marchio siano
soddisfatte”. Sulla sentenza v. S. Bernardini, La tutela degli
oggetti decorativi nell’Unione Europea. Il caso Gömböc e i marchi
di forma, in questa Rivista, 2020, 384.
(28) E come parrebbe, in vero, anche solo dalla lettura dell’art.
16, Dir. CE 98/71 (oltre che dall’art. 96, par. 2, Reg. CE 6/2002), che
prevede che il disegno comunitario lascia “impregiudicate le
disposizioni (dell’Unione) e nazionali applicabili ai disegni e modelli
non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai
brevetti per invenzione, ai modelli d’utilità”.
(29) Cfr. Corte di giustizia UE 18 settembre 2014, C-548/13
(caso Hauck), in cui si è invocata la tutela della sedia “Tripp Trapp”
sia in quanto opera dell’ingegno sia in forza del marchio relativo alle
sue forme e il paper “Trademarks and their relation with literary
and artistic works”, redatto dallo Standing Committee on the Law
of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
relation with literary and artistic works della WIPO del 2006 -
reperibile al seguente indirizzo web www.wipo.int/edocs/
mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_5.doc - in cui si già si ammetteva
la possibilità di un cumulo tra diritto di autore e marchio. E a livello
nazionale Cass. civ. 30 aprile 2020, n. 8433 e App. Torino 16 aprile
2019, n. 677, in DeJure.
(30) Cfr. Corte di giustizia UE 11 giugno 2020, C-833/18 (caso
Brompton), punti 26 e 36, che “un oggetto che soddisfa il requisito
di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto
476
innegabile che molti oggetti presenti sul mercato
contemporaneo, sempre più frequentemente, pos-
sano essere considerati al tempo stesso invenzioni,
simboli della loro origine commerciale e prodotti dal
design particolarmente raffinato: si pensi ad esempio
all’iconica “Vespa” di Piaggio.
Tuttavia, se si guarda alla giurisprudenza europea in
materia - che, in vero, non conosce il modello di
utilità - sembrerebbe non esserci alcun margine per
gli approfondimenti (decisivi) svolti a livello nazio-
nale circa la natura derogabile o meno di una forma
utile, e, dunque, circa l’estensione da attribuire alla
nozione di necessità del risultato tecnico conseguito
grazie alla forma utile. La Corte di giustizia ha, infatti,
stabilito che il fatto che il risultato tecnico conse-
guito dalla forma utile di un prodotto (che costituisca
di per sé un segno distintivo in via esclusiva) possa
essere ottenuto anche grazie ad altre forme dello
stesso prodotto, non consente comunque di superare
l’impedimento e, quindi, di poter validamente regi-
strare come marchio tale forma funzionale (32). Tale
posizione, tuttavia, sembra essere eccessivamente
tranchant nella misura in cui non considera l’effettiva
assenza di rischi monopolistici che segni costituiti
esclusivamente da forme utili derogabili compor-
tano; unici rischi che - si è detto - tale impedimento,
e più in generale l’art. 9 cod. prop. ind., mira a
prevenire.
d’autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata
determinata da considerazioni tecniche, purché una simile deter-
minazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua perso-
nalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative”, con la
conseguenza che “quanto all’esistenza di un brevetto anteriore,
oggi scaduto (...), nonché all’efficacia della forma per pervenire al
medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei
limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni
effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi”, non
essendo quindi tale precedente privativa di per sé determinante
nell’escludere la configurabilità del diritto d’autore.
(31) Vedasi, ancora, il dettato dell’art. 16, Dir. CE 98/71 già
richiamato sopra e, per quanto riguarda i modelli d’utilità, l’art. 40
cod. prop. ind., che ammette espressamente la cumulabilità tra
disegni e modelli di utilità.
(32) Così, Corte di giustizia CE 18 giugno 2002, punti 78 ss., C-
299/19 (caso Philips), confermata sotto questo profilo, anche da
Corte di giustizia UE 14 settembre 2010, C-48/09-P (caso Lego), in
cui si è stabilito che “circa la questione se la dimostrazione
dell’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso
risultato tecnico autorizzi a disattendere l’impedimento alla regi-
strazione o il motivo di nullità di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo
trattino” corrispondente al nostro art. 9 cod. prop. ind. “va rilevato
che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione
autorizza una conclusione siffatta”, con la conseguenza che,
“allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un
prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico,
detta (disposizione) esclude la registrazione di un segno costituito
da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa
essere conseguito tramite altre forme”.
Il Diritto industriale 5/2020

Al di là di quanto sin ora evidenziato circa la nozione
della necessità della forma nel conseguimento di un
risultato tecnico rimane il fatto che l’art. 9, comma 1,
lett. b), cod. prop. ind. - si è detto - trova applicazione
solo nel caso in cui il segno sia costituito esclusiva-
mente da una forma funzionalmente necessitata. E
ciò è cosa ben diversa dall’affermare che può costi-
tuire valido marchio una forma di prodotto non
esclusivamente funzionale: equivoco in cui spesso si
rischia di cadere e in cui pare essere (parzialmente)
incappata anche la decisione qui in commento, nella
misura in cui ha, ad esempio, stabilito che “una forma
può essere registrata come marchio quando svolge
(come nel caso oggetto del presente giudizio) preva-
lentemente una funzione distintiva, tipica del mar-
chio, piuttosto che estetica o funzionale”, laddove,
invece, poco prima ha sottolineato che “la normativa
de qua vieta la registrazione come marchi delle sole
forme di prodotti che si limitano ad incorporare una
soluzione tecnica”. A prima vista sembrerebbe trat-
tarsi di una precisazione speciosa; tuttavia, ad un
esame più attento, appare evidente che ammettere
la registrazione della forma del prodotto per via della
secondarietà della sua componente tecnico-funzio-
nale rispetto ad altre sue componenti prive di tale
attitudine, piuttosto che in forza del fatto che il
relativo segno è esclusivamente dato da una forma
utile necessitata (e inderogabile) comporta inevita-
bilmente effetti differenti circa l’ambito di tutela da
riconoscere alla forme utili registrate come marchi: in
tale ipotesi, infatti, troverebbero tutela solo le com-
ponenti non tecniche della forma, cosa che appare
non condivisibile, posto che un segno non dettato
esclusivamente da una forma funzionalmente neces-
sitata, in ragione della sua distintività, in quanto
segno deve poter trovare tutela nella sua globa-
lità (33). Questo fraintendimento viene con ogni
probabilità alimentato da un’errata interpretazione
(33) In altre parole, sposare la tesi per cui una forma funzionale
sarebbe registrabile quando questa sia al contempo composta da
elementi non funzionali prevalenti, implicherebbe inevitabilmente
la tutelabilità come marchio della sola componente non funzionale
di tale forma, quando invece sarebbe opportuno “individuare uno
spazio per la protezione della (mera) forma funzionale, commisu-
rando tale protezione all’esigenza antimonopolistica di non pre-
cludere al mercato l’impiego di una certa soluzione di un problema
tecnico”, così, Bogni, Il design: registrazione e tutela di fatto dei
diversi valori delle forme, in questa Rivista, 2011, 40.
(34) In questo senso: Corte di giustizia UE 14 settembre 2010,
C-48/09-P (caso Lego), decisione in cui la dottrina italiana maggio-
ritaria ha riscontrato una certa apertura rispetto al tema della
registrabilità delle forme conferenti un risultato tecnico altrimenti
realizzabile, nella misura in cui questa stessa pronuncia, ai punti 56
ss., ha stabilito che “In tale caso [N.d.R. ossia nel caso in cui una
forma avente una funzione tecnica possiede, al contempo, ele-
menti non funzionali aventi un ruolo significativo] le imprese
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
del principio per cui la forma che costituisce in via
esclusiva il segno non può essere registrata come
marchio quando questa, seppur funzionale, possiede
una componente capricciosa o di fantasia o, comun-
que, non funzionale avente un ruolo significativo,
posto che in tal caso va esclusa per l’appunto la natura
meramente tecnico-funzionale della forma stessa.
Del resto, la giurisprudenza europea ha evidenziato
che in questa eventualità qualunque concorrente
potrebbe agevolmente impiegare una forma alterna-
tiva a quella registrata come marchio potendo
comunque garantire la stessa funzionalità del pro-
dotto, con conseguente assenza di rischi antimono-
polistici sulle caratteristiche funzionali di un
prodotto (34): principio del tutto condivisibile. Se,
quindi, il focus deve essere posto - giustamente -
sull’effettiva libera disponibilità presso la collettività
della forma utile, allora ci si chiede perché questo
stesso principio non debba essere considerato anche
rispetto a quelle che la dottrina nazionale ha indivi-
duato come forme derogabili suscettibili di varianti
pressoché infinite tutte in grado di generare il mede-
simo effetto tecnico-funzionale.
Alla luce di queste doverose premesse, si può notare
come nella sentenza in commento i Giudici sembrino
aver escluso in un primo momento la sussistenza
dell’impedimento qui in esame rifacendosi al sopra-
citato orientamento nazionale per cui è vietata la
registrazione come marchio delle sole forme di pro-
dotto brevettabili, a patto che non esistano altre
forme in grado di raggiungere lo stesso risultato tec-
nico - e, quindi, derogabili/fungibili, per voler utiliz-
zare la qualificazione adottata dalla dottrina. Nell’iter
argomentativo della decisione, infatti, si legge che “le
forme idonee a realizzare un concetto innovativo
brevettato (come lo scatolino a forma di parallelepi-
pedo dotato di meccanismo di chiusura del mappo),
se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il
concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che
presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un
rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In
tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incor-
porare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto
non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone
la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né
identiche né simili a tale forma”. Nello stesso senso, a livello
nazionale Cass. civ. 29 ottobre 2009, n. 22929, secondo cui “le
forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche
possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di
marchio, per cui nei casi in cui una stessa forma vede la coesi-
stenza di una funzione utilitaristica, tecnica con quella del marchio,
se questa è prevalente nell’uso, non è applicabile il divieto di cui
all’art. 9 cod. prop. ind.”. Tale aspetto era peraltro già sostanzial-
mente stato sottolineato anche da alcuni autori nazionali come ad
esempio Sena, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2008, 81-82.
477
Marchi
Giurisprudenza
medesimo concetto (nulla vieta in natura di realiz-
zare scatolini delle più varie forme con tappi dotati
del medesimo meccanismo di chiusura al fine di
contenere i confetti), nel momento della scadenza
del brevetto godranno di una tutela ristretta alla
forma specifica registrata (appunto lo scatolino a
forma di parallelepipedo) con piena libertà per
chiunque di adottare forme alternative, ma non con-
fondibili (quindi, non lo stesso parallelepipedo) e che
utilizzino lo stesso concetto innovativo (come,
appunto, il meccanismo del tappo di chiusura dello
scatolino)”.
Ad una lettura più approfondita della sentenza, tut-
tavia, il Tribunale non pare aver escluso la sussistenza
dell’impedimento in virtù di tali (del tutto condivi-
sibili) considerazioni, quanto, piuttosto, sulla base
dalla mera constatazione per cui sia il brevetto che il
modello di utilità (le cui rivendicazioni, secondo la
convenuta, avrebbero avuto ad oggetto la forma della
scatola dei TicTac) in realtà avessero ad oggetto solo
il singolare meccanismo di chiusura ermetica pre-
sente nel coperchio della scatola: da qui, l’irrilevanza
dell’esistenza di tali privative brevettuali. Così - dopo
aver richiamato la stessa giurisprudenza nazionale ed
europea sopra citata - i Giudici sabaudi hanno stabi-
lito che “le forme non riconducibili in via esclusiva ad
esigenze tecniche (e, appunto, per contenere i con-
fetti in un recipiente dotato di chiusura ermetica non
è certo necessario adottare una forma a parallelepi-
pedo rettangolare) possono assolvere anche ad altre
funzioni, vale a dire quella di marchio (...) se questa è
prevalente nell’uso”, con conseguente loro registra-
bilità come marchi, a maggior ragione nel caso
oggetto di specie in cui “la funzione tecnica (mecca-
nismo di chiusura del coperchietto) non è neppure
visibile nel marchio registrato”, né la descrizione di
uno dei brevetti in questione “entra nei particolari
tecnici del meccanismo di chiusura riferendosi sem-
plicemente ‘ad un’apertura a scatto’”. Ebbene tali
argomentazioni sembrano ancora una volta essere
state frutto del fraintendimento secondo cui possono
essere registrate come marchi forme non esclusiva-
mente tecnico-funzionali, quando la norma invece
prevede come vietata la registrazione di segni costi-
tuiti esclusivamente da forme funzionalmente neces-
sitate. Quel che semmai rileva - ancor prima della
natura derogabile o meno della forma utile costi-
tuente in via esclusiva un segno - è il fatto che la
forma della scatola dei TicTac registrata non possa di
(35) Consistente nel particolare gradiente estetico proprio della
forma tale da renderla meritevole di tutela attraverso la registra-
zione del modello ornamentale.
478
per sé considerarsi funzionalmente necessitata per via
del fatto che questa presenta un’unica caratteristica
accessoria brevettabile (ossia il meccanismo di aper-
tura della scatola nella parte superiore) unitamente
ad elementi non funzionali significativi; elementi
che comportano l’esclusione della sua natura funzio-
nalmente necessitata, ancor prima che si renda
necessario valutarne la natura derogabile o meno.
Va infine rilevato come anche l’affermazione del
Tribunale secondo cui “non si può in alcun modo
parlare di coincidenza tra il brevetto industriale (ed il
suo trovato) ed il marchio di forma” non sia del tutto
condivisibile, nella misura in cui questa sembra sot-
tintendere il fatto che, in caso vi fosse invece stata
coincidenza, non ci sarebbe stata tout court la possi-
bilità di procedere alla registrazione della forma come
marchio, nonostante gli stessi Giudici all’inizio del
loro iter argomentativo avessero ritenuto la forma del
contenitore dei confetti Ferrero derogabile e - quindi
- a rigore, registrabile come marchio.
(segue ...) Il valore sostanziale della forma
Come si è accennato, i Giudici torinesi hanno allo
stesso modo escluso anche la sussistenza del terzo
impedimento tipizzato dall’art 9 cod. prop. ind. e,
cioè, quello relativo all’ipotesi in cui il marchio sia
esclusivamente dato dalla forma del prodotto confe-
rente valore sostanziale allo stesso.
La nozione di “valore sostanziale” può apparire
alquanto astratta e in un certo senso enigmatica, a
maggior ragione se consideriamo che la legge non
prevede una sua definizione precisa. Ad ogni modo,
grazie all’interpretazione che di tale nozione la dot-
trina e la giurisprudenza hanno offerto nel tempo,
oggi l’ambito di applicabilità del relativo impedi-
mento viene delineato in modo univoco.
In particolare, secondo la dottrina prevalente in
vigenza delle norme riguardanti gli abrogati modelli
ornamentali (sostituiti dai disegni dal D.Lgs. 2 feb-
braio 2001, n. 95) il concetto di “valore sostanziale”
corrispondeva in buona sostanza al requisito minimo
di brevettabilità dei modelli ornamentali consistente
nello “speciale ornamento” (35): requisito che finiva
così per diventare il discrimen sulla cui base poter
distinguere tra le diverse discipline dell’allora
modello ornamentale e del marchio, per lo più rite-
nute impermeabili (36). Tale impostazione - già in
tempi risalenti non condivisa da alcuni eminenti
(36) Così, Vanzetti, I diversi livelli di tutela delle forme orna-
mentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, 319 e Ricolfi, I segni
distintivi dell’impresa, cit., 87.
Il Diritto industriale 5/2020

autori (37) - oggi è da considerare superata, dal
momento che (al di là dell’accennata introduzione
dei disegni e modelli per la cui registrazione è neces-
sario non più lo speciale ornamento, bensì il diverso
requisito del c.d. “carattere individuale” (38)) attual-
mente il potenziale cumulo tra le diverse tutele
offerte dai disegni e dal marchio è pacificamente
ammessa, come visto (39).
Nonostante ciò, uno dei significati nel tempo attri-
buito al vecchio concetto di “speciale ornamento”
per eliminare l’arbitrarietà insista nel giudizio circa il
grado estetico della forma - ossia quello per cui tale
requisito dovesse essere essenzialmente indentificato
con il valore dato dal mercato alla forma ornamentale
- è in qualche modo sopravvissuta fino ai nostri
giorni. Deve, infatti, essere evidenziato come la
ratio del relativo impedimento viene oggi individuata
- ancora una volta - nella necessità di impedire
ingiustificati monopoli perpetui grazie alla registra-
zione come marchio di forme considerate dal pub-
blico, piuttosto che per la loro valenza distintiva, per
via del loro pregio estetico sostanziale, costituente il
motivo principale di apprezzamento del prodotto sul
mercato (se non addirittura l’unico): in altre parole,
una forma è registrabile solo quando la sua attrattività
sul mercato sia dettata dalla carica identitaria distin-
tiva dall’origine del prodotto che questa esprime, ma
non anche quando tale sua attrattività sia dovuta al
suo pregio estetico e/o all’iconicità della forma in
sé (40).
Ad ogni modo, l’orientamento oggi del tutto prele-
vante individua la “forma che dà valore sostanziale al
(37) Cfr., ad esempio, Sena, Il nuovo diritto dei marchi: marchio
nazionale e marchio comunitario, Milano, 1994, 30 ss.
(38) Requisito che, notoriamente, prescinde dalla dimensione
estetica della forma, ma riguarda la sua idoneità a differenziarsi agli
occhi dell’utilizzatore informato rispetto alle forme dei prodotti
dello stesso genere già note sul mercato.
(39) Cfr., Floridia, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietà intel-
lettuale e concorrenza, Torino, 2016, 290 e Vanzetti - Galli, La
nuova legge marchi, Milano, 2001, 142 e 143; contra Ghidini,
Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2015, 50; in giuri-
sprudenza vedi, ancora, Corte di giustizia UE 20 aprile 2020, C-
641/18 (caso Gömböc) ed, ex multis, Cass. civ. 30 aprile 2020, n.
8433 e Trib. Milano, ord., 17 gennaio 2008, in Giur. ann. dir. ind.,
2008, 648.
(40) Cfr., ad esempio, Rossi, Codice della proprietà industriale,
cit., 151; Galli, Protezione del marchio ed interessi del mercato, in
AA.VV., Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 666 e 667
e Galli, Il marchio come segno e la capacità distintiva nella pro-
spettiva del diritto comunitario, in questa Rivista, 2008, 425 ss. e,
per tutti, in giurisprudenza, Corte di giustizia UE 18 settembre
2014, punto 32, C-539/13 (caso Hauck).
(41) Cfr., Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit.,
72 e 166; Sena, Il diritto dei marchi, cit., 82; Bosshard, Divieto di
imitazione servile confusoria, marchio di forma e ‘‘nuova’’ priva-
tiva sul design, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004,
268 e Sena, Il diritto dei marchi, cit., 82. Nello stesso senso, in
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
prodotto” con l’aspetto esteriore del prodotto dotato
di un appeal tale da essere in grado di far conseguire un
vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso; van-
taggio consistente nel fatto che la scelta del consu-
matore medio è influenzata e determinata
nell’acquisto di quel prodotto rispetto a quelli omo-
loghi concorrenti presenti sul mercato per via della
sua forma, piuttosto che dal messaggio relativo all’o-
rigine commerciale che questa comunica (41).
Del resto, è stato anche evidenziato che nel caso di
determinati prodotti (come, ad esempio, quelli pret-
tamente funzionali) l’aspetto esteriore è comune-
mente percepito dai consumatori come irrilevante
o comunque secondario ed è, quindi, di per sé inido-
neo a determinare le scelte di acquisto, mentre per
altri questo è spesso decisivo (si pensi, ai capi e agli
accessori di moda). Ciononostante, attenta dottrina -
del tutto condivisibilmente - ritiene che la natura di
tali beni non possa in astratto comportare la sussi-
stenza o meno del valore sostanziale delle relative
forme, dovendosi procedere ad un esame dell’attitu-
dine concreta della forma di prodotto, di volta in
volta, pur tenendo naturalmente conto della diversa
natura merceologica cui appartengono i prodotti: ne
consegue che non tutte le forme di accessori di moda
saranno in quanto tali escluse dalla registrazione
come marchi e, viceversa, che non ogni forma rela-
tiva, ad esempio, a dispositivi elettronici sarà per
definizione registrabile, fermo restando che la stella
polare da seguire nell’accertamento della sussistenza
del valore sostanziale dev’essere sempre la percezione
che di tale forme abbia il pubblico di riferimento (42).
giurisprudenza, Trib. UE 6 ottobre 2011, punto 75, T-508/08 (caso
Bang&Olufsen) in cui, ad esempio, si afferma, da un lato, che, la
forma “presenta un design tutto particolare” conferente “forza
attrattiva (al) prodotto in questione, vale a dire il suo valore” e,
dall’altro, che “risulta (...) dagli estratti di siti Internet di distributori,
di vendita all’asta oppure di vendita di prodotti usati, che le carat-
teristiche estetiche di tale forma sono poste particolarmente in
risalto e che una forma del genere è considerata una specie di
scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica,
il che la rende un elemento sostanziale quale argomento di pro-
mozione della vendita” e Cass. civ. 18 maggio 2008, n. 7254; Trib.
Milano, ord., 2 febbraio 2015, in Giur. ann. dir. ind., 2015, 758; Trib.
Venezia, ord., 10 aprile 2006, in Giur. ann. dir. ind., 2006, 742, per
cui conferisce valore sostanziale la forma “il cui pregio modifichi
l’identità di un prodotto in quanto tale perché ne aumenta il valore
merceologico, senza però mutarne la funzione ontologica”.
(42) Cfr., Sarti, I marchi di forma fra secondary meaning e
funzionalità, cit., 1429 e Bogni, Codice commentato della pro-
prietà industriale e intellettuale, cit., 110 e 111 e, in giurispru-
denza, Corte di giustizia UE 20 aprile 2020, C-641/18 (caso
Gömböc), in cui si afferma che “L’impedimento alla registrazione
contenuto in tale disposizione può trovare applicazione se risulta
da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di
acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da
questa caratteristica”.
479
Marchi
Giurisprudenza
Per queste stesse ragioni, a parere di chi scrive, non
sembra ragionevole affermare che opere del disegno
industriale proteggibili dal diritto d’autore - di per sé
pacificamente tutelabili anche come disegni, sussi-
stendone i presupposti - non siano ontologicamente
in grado di superare l’impedimento in esame di cui
all’art. 9 cod. prop. ind. e, dunque, costituire marchi
oltre che opere creative: ciò, pur riconoscendo come
si tratti di una convivenza tra diritti piuttosto rara nel
caso concreto (43). Questo sembra valere a maggior
ragione se si considera il recente deciso ridimensio-
namento, ad opera della giurisprudenza europea, del
requisito del “valore artistico” richiesto per la tutela
autorale delle opere del disegno industriale: ci si
riferisce in particolare alla sentenza della Corte di
giustizia UE 12 settembre 2019, C-683/17 adottata
nel caso Cofemel, che - come è noto - ha stabilito che
l’unico requisito necessario ai fini della tutela auto-
rale, anche nel caso di simili opere, consiste nel fatto
che l’opera sia dotata di creatività.
Va poi segnalato che, in realtà, la forma conferente
valore sostanziale non deriva necessariamente dall’at-
trattività dettata dalla sua gradevolezza estetica, seb-
bene nella maggior parte dei casi sia proprio questo suo
aspetto ad influenzare le scelte d’acquisto dei consu-
matori. Ci sono, infatti, casi in cui la forma del pro-
dotto, pur non particolarmente pregevole, è
comunque in sé determinante per l’acquisto dello
stesso, in quanto stravagante o portatrice di messaggi
che, ad esempio, possono essere legati, di volta in
volta, a dimensioni ideali, di costume o socio-culturali
tali da rendere la forma del prodotto un simbolo o,
persino, un’icona di questi stessi valori (44); messaggi
che possono quindi variare nel tempo (45) e che non
sono distintivi, in quanto richiamano solo residual-
mente o non richiamando per nulla la fonte di prove-
nienza del prodotto stesso (46). Da qui il divieto di
registrazione di simili forme di prodotto come marchi.
E proprio in ragione di tali condivisibili considerazioni
(43) In senso conforme si vedano, ex multis, App. Torino 16
aprile 2019, n. 677 e Trib. Milano 1° dicembre 2015, n. 13487,
entrambe disponibili in DeJure; in senso contrario, invece, Rossi,
Codice della proprietà industriale, cit., 152.
(44) Cfr., Sandri, La forma che dà valore sostanziale al prodotto,
in questa Rivista, 2009, 33 ss.; Bogni, Codice commentato della
proprietà industriale e intellettuale, cit., 112, secondo la quale è
necessario procedere ad “una valutazione unitaria della forma e
dei suoi diversi valori, ai fini di determinare se il suo potere di
vendita, il plus concorrenziale dalla stessa derivante, si annidi nella
forma in quanto marchio ovvero nella forma in quanto qualità
obiettiva del prodotto”; in giurisprudenza, Corte di giustizia UE
20 aprile 2020, punto 60, C-641/18 (caso Gömböc), per cui “non è
affatto escluso che il valere sostanziale di questo tipo di articoli
possa risultare da elementi diversi dalla forma, come, segnata-
mente, la storia della loro concezione, il loro modo di fabbrica-
zione, a seconda che essa sia industriale e artigianale, le materie,
480
la gradevolezza estetica di una forma non può di per sé
essere sufficiente per poter ritenere che questa confe-
risca valore sostanziale al prodotto, anche perché, se
così fosse, si incorrerebbe inevitabilmente nel para-
dosso per cui potrebbero essere registrate come marchi
solo forme sgradevoli (47).
Anche sotto questo ulteriore profilo ecco allora che
non si può non constatare che la decisione torinese
qui in commento si pone, almeno da un punto di vista
sostanziale, in linea con i consolidati orientamenti
espressi in materia di valore sostanziale sia dalla
dottrina che dalla giurisprudenza qui citate. Tuttavia,
si segnala come la motivazione dei Giudici sul punto
sia meno approfondita rispetto a quella svolta con
riferimento alla questione della possibile funzionalità
esclusiva della forma della scatola dei TicTac, posto
che la sentenza in questione si limita sostanzialmente
a richiamare alcuni principi espressi in alcuni prece-
denti giurisprudenziali - invero, parzialmente supe-
rati - per poi farne diretta applicazione anche al caso
di specie. Ciò è dovuto, con ogni probabilità, al
(fondato) convincimento del Tribunale circa il
fatto che questo secondo possibile impedimento
nel caso di specie fosse stato invocato sulla base di
allegazioni deboli.
Se, da una parte, infatti, i Giudici torinesi sembrano
evidenziare del tutto correttamente che “la forma (...)
dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il
prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da
poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione
d’acquisto del consumatore (Trib. Milano 20 novem-
bre 2012, Riv. dir. ind., 14, II, 42)” e, pertanto, che tale
situazione “non risulta(sse) in alcun modo nel caso
oggetto del (...) giudizio, ove da alcun elemento alle-
gato in causa emerge(va) che i consumatori acquist
(assero) i confetti Tic Tac della Ferrero a causa della
forma del loro contenitore (e per venire in possesso del
medesimo)”, dall’altra, gli stessi Giudici richiamano
principi ad oggi non più condivisibili, nella misura in
eventualmente rare e preziose. che contengono, e ancora l’iden-
tità del loro creatore”; Cass. civ. 29 maggio 1999, n. 5243 ed, ex
multis, Trib. Bologna 6 dicembre 2016, in Giur. ann. dir. ind., 2016,
1386; Trib. Milano, ord., 12 marzo 2008, in Giur. ann. dir. ind.,
2008, 5281.
(45) Nello stesso senso, ancora, Bogni, Codice commentato
della proprietà industriale e intellettuale, cit., 114 e 115 e Corte di
Giustizia CE 20 settembre 2007, C-371/06 (caso Benotton Goup).
(46) Ipotesi differente è, invece, quella in cui la forma del
prodotto - come spesso accade nei settori della moda e dell’arredo
di design di alta gamma - sia rappresentativa di un determinato
stile riconoscibile legato alla provenienza del prodotto. In tal caso,
data la sua prevalente capacità distintiva, la forma ben potrà
essere registrata. Così Galli, Comunicazione d’impresa e segni
distintivi: le linee evolutive, in questa Rivista, 2011, 119.
(47) Come già rilevava Cartella, Marchi di forma o marchi
“deformi”, cit., 39 ss.
Il Diritto industriale 5/2020

cui affermano che “l’utilità disimpegnata dalla forma
dello scatolino o la sua rilevanza estetica non raggiun-
gono un grado tale da doversi ritenere configurata
quell’utilità particolare alla cui tutela il legislatore
ha predisposto la disciplina dei modelli industriali
(Cass. civ. 2004 n. 13159)”, quando oggi invece si
può ritenere, del tutto ragionevolmente, che non
sussista più alcun divieto di cumulo tra la tutela offerta
dal modello industriale, rectius dal disegno, e quella
offerta dal marchio, ben potendo convivere in un’u-
nica forma di prodotto sia una valenza distintiva che
un suo carattere individuale: da qui la non decisività
del fatto che una forma di prodotto sia protetta anche
come disegno al fine di ravvisare la sussistenza del-
l’impedimento del valore sostanziale della forma (48).
(segue ...) Considerazioni finali
sull’applicabilità dell’art. 9 cod. prop. ind.
Alla luce di quanto sopra esaminato, a parere di chi
scrive la sussistenza degli impedimenti di cui all’art. 9
cod. prop. ind. e, in particolare, di quello relativo alla
forma funzionalmente necessitata, dovrebbe essere
sempre accertata tenendo conto, in concreto, del
prodotto specifico la cui forma o altra caratteristica
costituisce un segno in ragione della sua distintività,
senza incorrere nell’errore di fare un’applicazione
della norma dogmatica o addirittura aprioristica rifa-
cendosi unicamente a categorie preconfezionate.
Infatti, sia la migliore dottrina che la giurisprudenza -
come visto - del tutto condivisibilmente ammettono
ormai la possibilità di sovrapposizioni tra le diverse
privative nel (raro) caso in cui sussistano contempo-
raneamente i rispettivi elementi costitutivi. Ne con-
segue necessariamente che tali impedimenti non
possono essere letti come volti a prevedere compar-
timenti stagni tra le protezioni offerte dai diversi
diritti di proprietà industriale rispetto ad un’unica
determinata forma o caratteristica di prodotto, ma,
piuttosto, come finalizzati a scongiurare rischi di
monopoli effettivi (e non solo potenziali) che si
determinerebbero in caso tale determinata forma e/
o caratteristica sia validamente registrata come mar-
chio: unica finalità che l’art. 9 cod. prop. ind. mira
pacificamente a realizzare.
Così, ad esempio, l’impedimento legato alla forma
funzionalmente necessitata non può (più) essere
ragionevolmente interpretato nel senso che quando
(48) Non a caso, già da tempo, molte altre pronunce ricono-
scono tale potenziale cumulabilità di tutele (ex multis, vedasi Trib.
Milano 17 gennaio 2008, op.cit.; Trib. Torino 14 marzo 2008, in
Giur. ann. dir. ind., 2008, 834), che oggi sembrerebbe essere
Il Diritto industriale 5/2020
Marchi
Giurisprudenza
una forma di un prodotto, distintiva, sia stata in
passato anche oggetto di rivendicazioni brevettuali,
questa non possa di per sé essere idonea a costituire
valido marchio. Infatti, nonostante l’attitudine tec-
nico-funzionale, tutte quelle forme o caratteristiche
funzionali di prodotto, distintive, che siano deroga-
bili/declinabili in varianti pressoché infinite, tutte in
grado di raggiungere un medesimo risultato tecnico,
devono essere considerate idonee a costituire validi
marchi, poiché in una simile ipotesi evidentemente
non viene in alcun modo minata la possibilità per i
terzi di realizzare la stessa funzione attraverso altre
forme/caratteristiche dello sesso prodotto. Per
ragioni analoghe, volendo considerare il diverso
impedimento relativo al valore sostanziale della
forma di un prodotto, il fatto che quest’ultima sia
stata tutelata anche come disegno - o persino tutelata
come opera creativa - non comporta necessariamente
l’impossibilità che questa stessa forma, qualora sia
(diventata) al contempo distintiva, possa costituire
anche un valido marchio, dal momento che quest’ul-
tima ben potrebbe non costituire il motivo decisivo
d’acquisto del prodotto cui si riferisce, nonostante la
forma in questione sia dotata di una sua originalità o
gradevolezza estetica/stravaganza. Allo stesso modo,
non appare condivisibile nemmeno l’esclusione tout
court del fatto che la forma distintiva di una confe-
zione c.d. estrinseca di un prodotto ovvero la parti-
colare natura di quest’ultimo possa violare uno degli
impedimenti di cui all’art. 9 cod. prop. ind.
Possibili tutele contro il fenomeno
del c.d. look alike
Da ultimo, dato il peculiare oggetto della controver-
sia risolta dalla sentenza qui in commento, pare
opportuno prendere brevemente in rassegna i diversi
diritti attraverso cui è possibile, almeno in astratto,
proteggere la confezione di un prodotto, per contra-
stare il fenomeno del c.d. look alike. Con tale espres-
sione si intende indicare il fenomeno per cui società
concorrenti sono solite adottare il packaging ripren-
dente in maniera più o meno velata le fattezze di
quello di prodotti già affermati, o addirittura leader sul
mercato, evitando di sostenere così i costi necessari
per lo sviluppo e la promozione di nuovi packaging
altrettanto accattivanti. Tale fattispecie - di elabo-
razione anglo-americana - ricorre con particolare
divenuta incontestabile - come si diceva - alla luce della più recente
giurisprudenza europea (come la già richiamata sentenza della
Corte di giustizia UE nel caso Gömböc) e nazionale (Cass. civ. 30
aprile 2020, n. 8433).
481
Marchi
Giurisprudenza
frequenza nell’ambito dei prodotti di largo consumo,
comunemente commercializzati dalla grande distri-
buzione (spesso ravvisabile nel confezionamento di
prodotti in private label). Proprio negli Stati Uniti si è,
infatti, per prima avvertita l’esigenza di tutelare spe-
cificamente il c.d. trade dress, ossia l’aspetto esteriore
di una confezione, consistente, in particolare, nel-
l’insieme delle caratteristiche che rendono attrattivo
un determinato packaging agli occhi del consumatore,
quali forma, colore, dimensione, posizione, etichet-
tatura e layout grafico (49). Nel nostro ordinamento
non è invece prevista una disciplina specifica di tale
fenomeno, ben potendo essere contrastato grazie alla
tutela offerta da istituiti già esistenti.
In primo luogo, l’aspetto della confezione può, infatti,
essere tutelato quale marchio di forma, laddove la
confezione possieda un proprio carattere distintivo
intrinseco ovvero qualora lo acquisisca a seguito
dell’uso fattone sul mercato - specialmente grazie a
pervasive campagne pubblicitarie e strategie di mar-
keting - secondo il fenomeno del c.d. secondary mea-
ning. Nondimeno - come del resto si è visto sopra - la
possibilità di tutelare come marchio (registrato o
meno) la componente distintiva esteriore di una
confezione è subordinata al fatto che questa, in con-
creto, non incorra in uno degli impedimenti alla
registrazione previsti dall’art. 9 cod. prop. ind. e/o
dalle omologhe regole presenti a livello europeo.
Come nel caso della scatola trasparente contenente
i confetti TicTac, l’aspetto di una confezione potrà
quindi costituire un valido marchio quando questo
non sia composto esclusivamente da una forma atta a
conseguire un risultato tecnico o a rappresentare il
motivo decisivo per l’acquisto del prodotto. E nep-
pure da forme dettate dalla natura stessa del tipo di
confezione in questione. Residua poi la possibilità di
tutelare le singole caratteristiche (grafiche) di una
confezione anche mediante la loro registrazione
come marchi figurativi, fermo restando che per
quanto sopra evidenziato anche in tali casi sembra
doversi applicare l’art. 9 cod. prop. ind.
In alternativa - o per meglio dire in via cumulativa - il
packaging ben potrà essere tutelato anche dalle norme
(49) Cfr. Lanham Act statunitense, (ossia 15 USC 1125) per cui,
“Any person who, on or in connection with any goods or services,
or any container for goods, uses in commerce any word, term,
name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false
designation of origin, false or misleading description of fact, or
false or misleading representation of fact, which (A) is likely to
cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the
affiliation, connection, or association of such person with another
person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her
goods, services, or commercial activities by another person (...)
482
previste a tutela della leale concorrenza e, quindi, in
particolare, dall’art. 2598, comma 1, nn. 1, 2 e 3 c.c.,
la cui operatività, non a caso, è stata riconosciuta
anche nella decisione qui in commento, sebbene
questo profilo non sia stato qui oggetto di approfon-
dimento specifico in questa sede. Come è noto,
infatti, tale norma, inter alia, dispone che commetta
atti concorrenzialmente sleale chi “usa nomi o segni
distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie
con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confu-
sione con i prodotti o con l’attività di un concor-
rente”, “si appropria di pregi dei prodotti o
dell’impresa di un concorrente” e/o “si vale diretta-
mente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale
e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Tutte con-
dotte queste, che con ogni evidenza, ben posso essere
integrate da ipotesi di look alike, anche simultanea-
mente, come accaduto nella fattispecie esaminata
dalla sentenza in commento. Ad ogni modo, l’ipotesi
di atto concorrenzialmente sleale che più sembra
ricorrere nel caso di look alike è l’imitazione servile,
per il cui accertamento - come è noto - è indispensa-
bile ricorra un rischio di confondibilità o, quanto
meno, di associazione tra i prodotti/packaging oggetto
di confronto agli occhi del consumatore mediamente
informato, dovendosi considerare che quest’ultimo
non necessariamente si trova davanti al prodotto/
packaging in questione, spesso operando le proprie
scelte d’acquisto sulla base di ricordi (50).
Ancora, è ipotizzabile proteggere un determinato
packaging attraverso la sua registrazione come dise-
gno. Come è noto, infatti, l’art. 31, comma 1, cod.
prop. ind. consente la registrazione come disegno del
“l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte”
ovvero di un imballaggio “quale risulta in particolare
dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale e/o
dei materiali del prodotto stesso e/o del suo orna-
mento”. Tale ulteriore strumento di tutela sarà, tut-
tavia, configurabile solo nel caso in cui il packaging
shall be liable in a civil action by any person who believes that he or
she is or is likely to be damaged by such act”.
(50) Vedasi, ex multis, Trib. Napoli, ord., 11 luglio 2000, in Giur.
ann. dir. ind, 2000, 4169 ss., che, tra le prime ad esprimersi in tale
materia, stabilì che “costituis(s)e atto di concorrenza sleale l’imi-
tazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione
dell’altrui prodotto, allorché il pubblico dei consumatori possa
essere indotto ad attribuire, alla confezione dell’imitatore, le qua-
lità di cui è portatore l’altrui prodotto (c.d. look alike), ciò in forza del
rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra
errore o confusione quanto alle fonti di produzione”.
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possa essere considerato “nuovo” (ossia non ancora
divulgato presso il pubblico) e dotato di “carattere
individuale” (ossia quando l’impressione generale da
questo generata nell’utilizzatore informato differisca
in modo significativo da quella suscitata in tale uti-
lizzatore da qualsiasi disegno che sia già stato divul-
gato). Così, come nel caso dell’impedimento previsto
per i marchi dall’art. 9, comma 1, lett. b), cod. prop.
ind., potranno costituire validi disegni solo packaging
le cui forme non “sono determinate unicamente dalla
funzione tecnica dello (...) stesso” ai sensi dell’art. 36,
comma 1, cod. prop. ind. (51). Chiaramente la tutela
offerta dal disegno è generalmente meno ambita,
avendo una durata e un ambito di protezione limitato
rispetto a quelle offerte dal marchio di forma e dalle
norme sulla concorrenza.
(51) A titolo meramente esemplificativo, si veda, il disegno
(comunitario) n. 000323795-0003 relativo alla scatola di pasta
Barilla.
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Marchi
Giurisprudenza
Infine, il packaging di un prodotto, qualora dotato di
particolare originalità, potrebbe persino trovare
tutela grazie alle norme previste in materia di diritto
d’autore. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 2, n.
10, l. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto
d’autore), anche le opere del disegno industriale,
purché dotate sia di “carattere creativo” che di
“valore artistico”, sono proteggibili dal diritto d’au-
tore (52). Anche in questo caso si tratta, tuttavia, di
una tutela in genere non molto appetibile, stante
l’aleatorietà insita nell’accertamento, da un lato, dei
requisiti costituitivi del diritto d’autore in questi
casi specifici e, dall’altro, di cosa s’intenda in con-
creto per riproduzione/elaborazione non autorizzata
del packaging, una volta che questo sia stato dichia-
rato proteggibile.
(52) Si veda, a tal riguardo, Corte d’Appello di Parigi 8 aprile
2005, disponibile su https://www.legalis.net/, che ha riconosciuto
la tutelabilità del flacone del celebre profumo J’Adore di Dior, in
applicazione delle norme (francesi) in materia di diritto d’autore.
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