Appunti Di Diritto Industriale Anno Accademico 2010 2011 PDF

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Appunti di Diritto Industriale

Anno Accademico 2010 2011
Avv. Gualtiero Dragotti
gualtiero.dragotti@unimi.it
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Note introduttive
Gli appunti che seguono, organizzati in forma di lezioni, riassumono gli argomenti
trattati nel corso
Ciascuna lezione termina con alcuni riferimenti bibliografici, necessari per approfondire
i temi di volta in volta trattati, e con leventuale indicazione di materiali didattici
distribuiti a lezione ovvero reperibili da parte degli studenti.
Per il superamento dellesame sufficiente la frequenza del corso e lo studio delle
dispense e dei materiali che verranno illustrati a lezione.
Gli studenti che non potessero frequentare le lezioni dovranno completare la
preparazione consultando un manuale istituzionale.
In proposito si segnalano i seguenti testi:
-VANZETTI DI CATALDO, Manuale di diritto Industriale, Ed. Giuffr, Milano 2009,
con particolare riferimento al capitolo sulle invenzioni industriali.
-FLORIDIA, Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in, AA. VV., Diritto
Industriale, Propriet intellettuale e concorrenza, Ed. Giappichelli Torino 2009.
E inoltre richiesta la consultazione del Codice della Propriet Industriale (D. Lgs. 10
febbraio 2005 n. 30, in G.U. Suppl. Ord. n. 52 del 4 marzo 2005) cos come modificato
dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 e dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131, nonch delle altre
norme in materia di propriet industriale.
Informazioni sul diritto di autore
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Nota Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza,
che va comunicata con chiarezza.
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Programma del Corso
Introduzione al diritto industriale
Nozione ed oggetto del diritto industriale
I fondamenti giuridici ed economici del sistema delle privative
Cenni alle diverse privative: brevetti, modelli, marchi
Brevetto e sfruttamento dellinvenzione in regime di segreto
Invenzioni di prodotto, di procedimento e duso
Invenzioni e scoperte
Riferimenti normativi
Legislazione nazionale
Il codice della Propriet Industriale e le norme successive
Legislazione internazionale
Legislazione Europea e Comunitaria
Rapporti tra i diversi sistemi normativi
La natura sovranazionale del diritto dei brevetti
I requisiti di validit del brevetto
le invenzioni non brevettabili
scoperte
software
metodi commerciali
novit vegetali e razze animali
metodi terapeutici
Industrialit
Liceit
Novit
Altezza inventiva
Procedura di deposito nazionale
Differenza tra sistema con esame e senza esame
Gli allegati alla domanda di brevetto
titolo
riassunto
descrizione
disegni
rivendicazioni
Il procedimento di brevettazione
Deposito
Ricerca
Esame
Modifiche della domanda
Concessione
Procedura di ricorso
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Procedura di deposito CBE
La struttura dellUfficio Europeo dei Brevetti
Il problema linguistico
Il procedimento di brevettazione
Efficacia del brevetto europeo in Italia
Cenni alla procedura PCT
Nullit e decadenza del brevetto
Tassativit delle cause di nullit
carenza dei requisiti
insufficienza della descrizione
estensione oltre il contenuto della domanda iniziale
brevettazione del non avente diritto
Conversione del brevetto nullo
La decadenza
Onere di attuazione e licenza obbligatoria
Lazione di nullit e decadenza
Profili soggettivi
La brevettazione del non avente diritto
rimedi
Le invenzioni del dipendente
invenzione di servizio
invenzione dazienda
invenzione occasionale
le invenzioni in ambito universitario
Determinazione dellequo premio
Lambito dell'esclusiva
Descrizione e rivendicazioni
Brevetto di prodotto e brevetto di procedimento
Gli usi leciti dell'invenzione brevettata
uso personale
uso sperimentale
eccezione galenica
L'esaurimento del brevetto
La circolazione del brevetto
Cessione
Licenza
Licenza negoziale e licenza obbligatoria
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La difesa del brevetto
La contraffazione
letterale
parziale
indiretta
per equivalenti
La domanda di contraffazione
presunzioni
competenza (forum shopping)
rimedi
Il risarcimento del danno
La tutela cautelare del brevetto
procedimento
descrizione
sequestro
inibitoria
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Appunti di Diritto Industriale 2010/2011
LEZIONE I
Diritto Industriale - Nozione
Tradizionalmente con il termine diritto industriale si rinvia alla disciplina che ha per
oggetto lo studio del diritto dei brevetti (per invenzione e per modello), dei marchi e
della concorrenza, fino alla normativa antitrust.
Detti istituti sono ricompresi nellalveo del pi generale diritto della propriet
intellettuale (o immateriale), che comprende anche lo studio del diritto dautore.
La classificazione che precede ha evidentemente natura accademica ed i termini
propriet industriale e propriet intellettuale possono essere considerati per certi versi
equivalenti.
Non tuttavia privo di interesse soffermarsi sulla linea che separa i due settori, per
quanto labile, giacch i recenti sviluppi della materia impongono di ripensare il confine
tra diritto industriale (che la tradizione vuole collegato alla regolamentazione di beni
immateriali utilizzati nella produzione industriale) e diritto della propriet intellettuale,
sino a qualche tempo fa distante, per sua natura, da tale mondo e, almeno
nellesperienza giuridica dei paesi di civil law, maggiormente orientato verso la tutela di
diritti su beni immateriali non immediatamente rilevanti per il sistema produttivo
industriale.
Tra i fattori che hanno portato ad una pi pronunciata sovrapposizione tra i due campi
ora ricordati possibile citare, senza pretese di completezza:
a) La tutela del software, creazione questa senzaltro rilevante sotto il profilo
industriale (il software viene infatti incluso tra le cd. creazioni utili) ma
ricondotta, quanto meno in prima approssimazione, alla categoria del diritto
dautore;
b) Le nuove regole in materia di tutela delle creazioni ornamentali e del design,
sino a qualche tempo fa ricondotte alla tipologia della tutela brevettuale ed oggi
pi vicine a modalit di tutela tipiche del diritto dautore (tra cui lassenza di
formalit di registrazione per accedere ad un minimum di protezione), per altro
ritenuto applicabile anche alle creazioni di questo tipo.
c) La tutela delle invenzioni biotecnologiche, per le quali si riconosce
implicitamente la possibilit di brevettare quelle che a tutti gli effetti sono
strutture informative, con la conseguente necessit di ripensare i requisiti di
brevettabilit delle invenzioni, e forse la loro stessa definizione.
La nascita dei diritti di privativa
Da sempre la funzione del diritto industriale, ed in particolare del diritto dei brevetti,
viene avvicinata al progresso tecnico, quale fattore propulsivo del medesimo.
Il progresso tecnico opera verosimilmente da tempo immemorabile; non cos il diritto
industriale, la cui nascita pi recente e pu situarsi nel momento in cui la produzione
cessa di essere affidata alle arti e mestieri e si avvicina alla scienza.
Non un caso che i primi scienziati (Leonardo da Vinci, Galileo Galilei) fossero anche
inventori, la cui opera trovava un riconoscimento nel cd. sistema dei privilegi, che
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lautorit sovrana concedeva a coloro che avessero messo a punto trovati ritenuti
meritevoli di ricompensa.
Diversa tuttavia la struttura del privilegio rispetto a quella del brevetto; il primo viene
concesso dal sovrano e di regola ha per oggetto lo svolgimento, in regime di esclusiva,
di una certa attivit industriale e/o commerciale. Manca un collegamento stretto tra
oggetto del privilegio e invenzione realizzata, cos come non sussiste un diritto
dellinventore al privilegio, soggetto al beneplacito del sovrano.
Il passaggio dal sistema dei privilegi a quello dei brevetti viene di regola situato nel
1474, con lemanazione della c.d. parte veneziana, considerata la prima legge
generale in materia di invenzioni industriali.
Promulgata dalla Repubblica Veneta il 19 marzo 1474, la parte prevede che
chadaun che fara in questa cita algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto
perauanti nel dominio nostro, reducto chel sara a perfection, sicch il se possi
usar et exercitar, sia tegnido a darlo in nota al officio di nostri Prouededori de
Comun. Siano prohibido a chadaun altro in alguna terra et luogo nostro, far
alcun altro artificio, ad Immagine et similitudine di quello, senza consentimento
et licentia del auctor, fino ad anni X.
La norma sopra citata contiene in nuce elementi del diritto brevettuale giunti sino a noi:
a) La concessione del diritto non dipende dallarbitrio del sovrano ma discende, in
via generale, dalla creazione intellettuale;
b) Sono previste formalit per la concessione del diritto, che comportano la
comunicazione al pubblico dellinvenzione;
c) Perch il diritto possa sorgere linvenzione deve essere ridotta a perfezione,
ossia compiuta ed utilizzabile.
d) Linventore ottiene un diritto esclusivo sulla sua creazione, di durata limitata nel
tempo.
I diritti esclusivi previsti dalla parte veneziana, e altrove da successive previsioni
legislative, non hanno comportato, ovviamente, la soppressione del sistema dei
privilegi, che per qualche tempo si sono affiancati alle privative concesse da leggi
generali.
Lassetto del mercato cos conformato, che prevedeva come regola lesistenza di
monopoli e regimi di concessione ed autorizzazione, non sopravvissuto alla
introduzione del libero mercato.
Quando nel 1623 nel Regno Unito stato introdotto lo statute of monopolies, legge
che ha eliminato gran parte dei privilegi monopolistici previsti da normative precedenti,
la previsione di esclusive brevettuali stata mantenuta, riconoscendo loro la funzione di
stimolo del progresso tecnico.
A conferma di ci la Costituzione degli Stati Uniti dAmerica (1789) prevede
esplicitamente la sussistenza di un sistema di diritti esclusivi: to promote the progress
of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the
exclusive rights to their respective writings and discoveries.
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La norma trova attuazione nel successivo Patent Act del 1790, che rientra gi tra le leggi
brevettuali moderne, cos come la legge brevetti francese del 1791.
Per lItalia il primo testo brevettuale la Legge Sarda del 12 marzo 1855 n. 782, estesa
al Regno dItalia (L. 30 ottobre 1859 n. 3731), in vigore sino allemanazione del R.D.
29 giugno 1939 n. 1127 che, con svariate modifiche, ha regolato la materia sino al 2005.
Quell'anno, e segnatamente il 19 marzo 2005, entrato in vigore il Codice della
Propriet Industriale, emanato con il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che ha sostituito la
legislazione previgente accorpandola in un testo coordinato che disciplina tutti gli
istituti della propriet industriale (escluso il diritto di autore).
I fondamenti economici del sistema delle privative
Sin dallorigine, al sistema delle privative brevettuali stata riconosciuta la funzione di
promuovere il progresso tecnico.
Ci ha consentito la sopravvivenza dei diritti esclusivi previsti dalle varie normative in
materia di propriet industriale per certi versi assimilabili a diritti di monopolio anche
dopo laffermazione del libero mercato quale paradigma economico oramai vincente.
Un esempio significativo di ci si ritrova nel Trattato CE, la cui adozione aveva proprio
lo scopo di creare un libero mercato tra i Paesi oggi parte dellUnione Europea,
favorendo la libera circolazione di prodotti e servizi, capitali e persone.
Loriginario articolo 36 del Trattato (ora divenuto art. 30) prevede la possibilit di
mantenere divieti allimportazione, allesportazione e al transito di beni e servizi
quando siano giustificati, tra laltro, da motivi di tutela della propriet industriale e
commerciale.
Il motivo dellesenzione in parola deve essere ricercato proprio nella funzione pro-
sviluppo, ed in definitiva pro-concorrenziale, delle privative industrialistiche.
Occorre dire che ben pochi sono stati i tentativi di verificare sul campo se i diritti di
propriet industriale svolgano davvero tale funzione; alcune ricerche effettuate negli
Stati Uniti a cavallo dei primi anni 60 hanno concluso in maniera dubitativa: i dati
empirici non consentono di affermare che lintroduzione di un sistema di privative
consentirebbe di accrescere il progresso tecnico. Gli stessi dati, tuttavia, non consentono
di affermare che labolizione delle privative comporterebbe un qualche beneficio in
questo senso.
Dal momento che regimi brevettuali sono previsti in quasi tutti i Paesi industrializzati
ed ormai anche nei Paesi in via di sviluppo non vi ragione per sollecitarne
labolizione.
Elementi interessanti sulla ricaduta delle esclusive brevettuali su di un settore
industriale possono trarsi dallesperienza italiana. Nel nostro Paese, sino al 1978, vigeva
il divieto di brevettazione dei medicinali e dei procedimenti per la loro produzione,
giustificato in base a motivi di salute pubblica. Con la sentenza n. 20 del 20 marzo 1978
la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimit di tale divieto, aprendo la strada alla
brevettazione dei prodotti farmaceutici.
Vigente il divieto di brevettazione, lindustria farmaceutica italiana ha per gran parte
trascurato la ricerca, proponendosi invece come produttrice di principi attivi e prodotti
sviluppati da terzi allestero. Venuto meno il divieto di brevettazione, tuttavia, gli
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investimenti nella ricerca, e soprattutto nella ricerca applicata, non hanno compiuto
incrementi di grande rilievo. Si assistito, anzi, al progressivo venir meno di molte
realt produttive il che, unito alle dinamiche di mercato agenti su scala mondiale, che
hanno favorito la fusione degli operatori del settore, ha comportato la sostanziale
scomparsa della ricerca farmaceutica in Italia.
Resta, ma sussisteva anche prima del 1978, la ricerca di base, effettuata molto spesso
allinterno di strutture non direttamente presenti sul mercato (universit, centri di
ricerca, etc.), il cui contributo al progresso tecnico molto spesso prescinde dalla
possibilit di ottenere una tutela brevettuale.
Brevettazione e segreto industriale
In linea di principio la tutela brevettuale non lunico mezzo per attuare una invenzione
in regime di esclusiva.
Esiste infatti la possibilit di operare in regime di segreto: sino a quando il segreto
rimane tale, i concorrenti sono impossibilitati ad attuare linvenzione.
Tra i vantaggi che il segreto presenta vi sono:
a) lassenza di formalit costitutive, e dei costi connessi;
b) la durata potenzialmente perpetua dellesclusiva.
A fronte di ci, tuttavia, esso presenta anche rilevanti svantaggi:
a) una volta che il segreto sia stato violato, non importa se legittimamente, la
tutela viene meno;
b) il segreto incompatibile con molte tipologie di invenzioni; si pensi ai
prodotti meccanici: con lintroduzione sul mercato del primo esemplare i
concorrenti sono in grado di comprenderne la struttura ed il funzionamento,
e quindi di riprodurre linvenzione.
Inoltre il segreto presenta un rilevante svantaggio per la comunit: qualora esso venga
preservato in maniera efficace, possibile che il contributo tecnico si perda con la
scomparsa di colui che lo ha messo a punto.
Ecco quindi che lesclusiva brevettuale pu essere vista anche come un contratto tra
lordinamento e linventore: questultimo acconsente a divulgare linvenzione (questo,
come si vedr, uno dei fini del documento brevettuale), che entra cos stabilmente a
far parte del patrimonio tecnico, a fronte della concessione di una esclusiva, limitata nel
tempo.
Il nostro sistema privilegia dunque il brevetto, rispetto al segreto, per la tutela
dellinnovazione tecnologica.
Il segreto viene comunque protetto, sia dalla disciplina della concorrenza sleale (
considerato illecito appropriarsi dei segreti industriali e commerciali dei concorrenti) sia
tramite una disciplina ad hoc ora prevista dalla sezione VII del Codice della Propriet
Industriale, dedicata appunto alla tutela delle informazioni segrete.
I presupposti della tutela sono
a) la segretezza delle informazioni: esse non devono essere generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
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b) il valore economico delle informazioni (in quanto segrete);
c) ladozione di ragionevoli misure atte ad evitare la divulgazione delle
informazioni.
Le informazioni riservate che soddisfano tali requisiti sono oggi protette nel senso che
ne vietata sia la rivelazione ai terzi, sia l'utilizzo nell'attivit d'impresa da parte dei
soggetti non autorizzati.
La privativa brevettuale
Alla luce di quanto sin qui esposto possibile formulare una prima definizione di
diritto di privativa, utile per mettere in luce i principi generali alla base del sistema
brevettuale.
Il diritto di privativa, cos come si sviluppato nel tempo, pu essere definito come
segue: diritto esclusivo di durata limitata nel tempo a favore dellinventore avente per
oggetto una determinata invenzione, che deve essere descritta e resa disponibile ai
consociati.
La definizione che precede, che vuole essere una ipotesi di lavoro e non una definizione
compiuta, consente di sottolineare i seguenti aspetti:
! Linventore ottiene un diritto di esclusiva, vale a dire uno jus excludendi alios,
ossia il diritto di impedire ai terzi di tenere una certa condotta (attuare
linvenzione). Il diritto di esclusiva non n vuole essere equivalente al diritto
di attuare linvenzione, diritto questo che pu dipendere da molteplici altri
fattori che nulla hanno a che vedere con il diritto dei brevetti. Un soggetto che
ottenga un brevetto su una nuova arma non per questo consegue il diritto di
produrla e venderla.
La distinzione tra diritto di esclusiva e diritto di attuare linvenzione trova una
importante conferma (se mai fosse necessaria) nel considerando 14 della
direttiva sulle biotecnologie, che cos recita: un brevetto di invenzione non
autorizza il titolare ad attuare linvenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di
vietare ai terzi di sfruttarla ai fini industriali e commerciali ().
! Il diritto di esclusiva ha una durata limitata nel tempo; diversamente
lordinamento non ricaverebbe alcun beneficio dalla concessione del diritto e gli
effetti anti-concorrenziali e monopolistici dellesclusiva non sarebbero
giustificati.
! Il diritto spetta, in linea di principio, allinventore. Tale previsione, che affonda
le sue radici nella concezione giusnaturalistica per cui linvenzione darebbe
luogo ad un diritto esclusivo per il fatto stesso della sua creazione, e
lordinamento altro non farebbe che riconoscere tale diritto, merita di essere
ripensato, alla luce delle modalit con le quali viene oggi condotta la ricerca
scientifica. E sempre pi raro il caso dellinventore isolato, che realizza
linvenzione esclusivamente con mezzi propri. Al contrario, oggigiorno la regola
prevede che la ricerca venga svolta da equipes di soggetti, organizzati alluopo
da imprenditori commerciali, che sopportano i rischi della ricerca e sono
intenzionati ad ottenerne il frutto. Il regime di attribuzione dei diritti esclusivi
deve essere conformato in maniera tale da tenere in considerazione il fatto che
linvenzione viene comunque realizzata da persone fisiche, singole o in gruppo,
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ma anche del fatto che il rischio della ricerca pu essere e spesso viene
sopportato da soggetti diversi.
! Il diritto ha per oggetto una determinata invenzione. Vi deve essere una
corrispondenza tra larricchimento del patrimonio tecnico connesso
allinvenzione e lambito dei diritti esclusivi riconosciuti dal brevetto. Queste
considerazioni conducono a sottolineare limportanza delle rivendicazioni, che
hanno la funzione di delimitare loggetto dellesclusiva, e della loro relazione
con la descrizione, che ha la funzione di descrivere linvenzione, che deve essere
resa disponibile ai consociati.
La definizione di invenzione
Nonostante la centralit della nozione di invenzione ai fini del diritto dei brevetti, non
esiste una definizione normativa di invenzione.
Lart. 2585 c.c., che disciplina l oggetto del brevetto, usa il termine invenzione
senza offrirne una definizione. Ci non significa, tuttavia, che la definizione debba
essere ricercata nel dato pregiuridico, ovvero nella concezione comune del termine.
La ricostruzione della definizione di invenzione affidata pertanto alla dottrina, per cui
linvenzione la creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema
tecnico (SENA) ovvero la soluzione originale di un problema tecnico (VANZETTI
DI CATALDO) o ancora lidea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di
applicazione industriale (FLORIDIA). Ciascuna definizione sottolinea diversi aspetti
dellinvenzione brevettabile ed ha una funzione pi che altro classificatoria ed astratta.
Pi utile appare ricostruire la nozione di invenzione partendo dal sistema normativo nel
suo complesso, che insegna a distinguere (45.2 CPI) tra invenzioni e invenzioni
brevettabili. Non ogni invenzione invenzione brevettabile.
Tra le invenzioni non brevettabili vi sono le scoperte scientifiche, ossia,
indicativamente, le creazioni intellettuali non immediatamente suscettibili di
applicazione industriale; la distinzione tra scoperta ed invenzione ha assunto
ultimamente una nuova importanza, sia nel settore delle invenzioni biotecnologiche
ove il nesso tra scoperta e sua successiva applicazione industriale appare
particolarmente immediato e diretto sia per quel che riguarda le invenzioni chimiche di
formula generale, spesso frutto della ricerca di base, contrapposta alla ricerca cd.
applicata.
Prima ancora la distinzione tra invenzioni brevettabili e non era stata messa alla prova
dal divieto di brevettazione dei programmi per elaboratori, che pure si legge nellart.
45.2 CPI, poi ammessa per i programmi che diano luogo ad un effetto tecnico.
La definizione di invenzione brevettabile pertanto un concetto aperto, da ricostruire
sulla base della interpretazione delle norme, cos come risultante dalle sollecitazioni che
il progresso tecnico pone alla realt industriale e commerciale prima ed allinterprete
poi.
Le diverse tipologie di invenzioni
Tradizionalmente la dottrina distingue tre tipi di invenzioni:
a) le invenzioni di prodotto
b) le invenzioni di metodo o processo
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c) le invenzioni duso
Le prime hanno per oggetto un nuovo dispositivo od una nuova sostanza, in precedenza
non esistente o comunque non disponibile per usi industriali o di rilievo economico in
senso lato.
Le seconde hanno per oggetto metodi o procedimenti per la produzione di un manufatto
o di una sostanza, che possono essere nuovi (ed autonomamente brevettabili,
ricorrendone i presupposti) oppure noti.
Le invenzioni duso hanno invece per oggetto usi nuovi ed originali di prodotti e/o
sostanze note.
La classificazione che precede stata criticata da parte della dottrina italiana
(VANZETTI DI CATALDO), che ne ha rilevato linconsistenza quanto meno con
riferimento ai brevetti chimici e in generale ai nuovi settori della tecnica, segnalando
che anche linvenzione di prodotto in definitiva correlata ad un uso specifico del
prodotto stesso, sicch sarebbe pi corretto tracciare solo una bipartizione tra invenzioni
di prodotto ed invenzioni di procedimento.
Questa lettura ha riflessi importanti sui rapporti tra i brevetti di prodotto ed i brevetti
conseguiti sui successivi usi di prodotti noti.
Quale che sia la classificazione che si voglia adottare, importante sottolineare che le
tre (o due) categorie di invenzioni debbono avere comunque per oggetto un quid
materiale, in mancanza del quale non potr darsi invenzione brevettabile per carenza del
requisito della industrialit o materialit, su cui si torner in seguito.
Come stato efficacemente segnalato (SENA), le categorie che precedono debbono
intendersi come diverse angolazioni da cui considerare linvenzione piuttosto che come
categorie separate ed esclusive luna dellaltra.
Ponendo invece lattenzione ai rapporti tra le diverse invenzioni, la dottrina ha
individuato la categoria delle invenzioni derivate, che comprende le invenzioni di
perfezionamento (linvenzione consiste nel perfezionamento di uninvenzione
precedente), le invenzioni di combinazione (linvenzione consiste nella combinazione
nuova ed originale di insegnamenti noti, che portano ad un risultato non ovvio), le
invenzioni di selezione (tipologia di invenzioni che trova spazio nella chimica;
linvenzione consiste nella individuazione, in una classe di composti molto ampia, del
composto che presenta le propriet ricercate) e le invenzioni di traslazione (linvenzione
consiste nella applicazione di soluzioni note in un determinato settore ad un diverso
settore della tecnica).
A seconda dellapproccio prescelto, tali invenzioni rientrano o non rientrano tra le
invenzioni dipendenti, vale a dire le invenzioni per la cui attuazione necessario il
consenso del titolare dei diritti sullinvenzione principale (art. 68.2 CPI), salva la
possibilit, per il titolare dellinvenzione dipendente, di ottenere una licenza
obbligatoria (art. 71 CPI).
Il meccanismo della licenza obbligatoria ha il compito di evitare che lesclusiva
brevettuale possa trasformarsi in un ostacolo al progresso tecnico o comunque produca
effetti negativi sulleconomia del Paese; le spinte verso una applicazione restrittiva di
tale meccanismo comportano la necessit di confrontare il diritto dei brevetti con il
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diritto antitrust, come avviene negli Stati Uniti, ove non prevista alcuna licenza
obbligatoria ma stato sviluppato il concesso di abuso di brevetto o patent misuse.
Riferimenti bibliografici
DRAGOTTI, Brevetti di prodotto, di procedimento e invenzioni duso dopo i Gatt-Trips,
in Riv. dir. ind., 1997, I, 99
DRAGOTTI, Brevetto chimico: invenzioni di prodotto, invenzioni duso e licenza
obbligatoria - Una riflessione sulle esperienze statunitensi, in Riv. dir. ind., 1995, I, 156
DRAGOTTI, Osservazioni sulle invenzioni di traslazione e attivit inventiva e sulla
colpa nella responsabilit ex art. 82 l. inv., in Riv. dir. ind., 1995, II, 378
DRAGOTTI, voce Informazioni segrete, in Il Diritto - Enciclopedia Giuridica de Il
Sole 24 Ore, Milano 2007-2008
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LEZIONE II
Diritto industriale e armonizzazione internazionale
Se si ripercorrono le modifiche via via apportate alla normativa nazionale in materia di
brevetti non difficile scorgere una parallela evoluzione dei sistemi normativi stranieri
e del diritto internazionale.
Il diritto dei brevetti (e il diritto della propriet industriale in genere), infatti, mal si
presta ad una regolamentazione elaborata solo su base nazionale. Colui che realizza una
invenzione raramente sar interessato a conseguire un diritto esclusivo limitato al
territorio italiano. Tanto pi oggi, che i mercati hanno assunto dimensioni
sovranazionali e gli scambi avvengono ormai a livello globale.
Di qui la natura intrinsecamente sovranazionale del diritto industriale, che si riflette in
una pronunciata armonizzazione delle normative vigenti nei diversi Paesi, cos come
nellintroduzione di strumenti di tutela sovranazionali.
Evoluzione normativa internazionale
Lopera di armonizzazione del diritto industriale iniziata tempo addietro; il punto di
partenza pu essere individuato nella Convenzione di Unione di Parigi (CUP), firmata a
Parigi nel 1883 e pi volte riveduta, che riunisce un numero assai rilevante di Stati.
Tra le principali innovazioni introdotte dalla CUP possibile ricordare:
a) il principio di assimilazione, che impone a ciascuno Stato Membro di applicare
ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento previsto per i cittadini
dello Stato Membro;
b) il diritto di priorit, introdotto allo scopo di facilitare la tutela sovranazionale
delle invenzioni (e degli altri diritti di propriet industriale).
Colui che ha depositato una domanda di brevetto in una Paese membro della
CUP pu depositare una domanda per un brevetto corrispondente negli altri
paesi invocando la priorit del deposito nazionale di base; la domanda cos
depositata verr valutata, quanto alla sussistenza dei requisiti della novit e
dellaltezza inventiva, facendo riferimento alla data di priorit e non alla data
delleffettivo deposito.
Per i brevetti per invenzione e per modello il termine di priorit di 12 mesi; per
i marchi ed i disegni e modelli di sei mesi.
c) Altra importante modifica apportata alla legge italiana in seguito alla revisione
della CUP effettuata nel 1958 labolizione della decadenza per mancata
attuazione del brevetto, sostituita in prima istanza dalla previsione di una licenza
obbligatoria (la decadenza rimane qualora il brevetto non venga attuato neppure
dopo la concessione della licenza obbligatoria).
La CUP non regola direttamente le modalit con le quali ciascuno Stato Membro
protegge i diritti di propriet industriale.
La CUP una convenzione generale, che non si occupa solo di brevetti per invenzione, i
quali sono oggetto di due specifiche convenzioni, la Convenzione di Strasburgo del
1963, che prevede lunificazione di alcuni principi delle legislazioni sui brevetti
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dinvenzione, e la Convenzione di Monaco del 1973 (CBE), che introduce e disciplina il
Brevetto Europeo. Entrambe queste convenzioni sono state sottoscritte dagli Stati
facenti parte dellEuropa in senso geografico, ma non sono strumenti di diritto
comunitario (si rammenti che la Svizzera parte della CBE ma non dellUnione
Europea).
Un altro strumento previsto dal diritto internazionale il Trattato di Cooperazione in
matteria di Brevetti (PCT), che istituisce una procedura di deposito centralizzata per le
domande di brevetto (il cd. brevetto internazionale).
Da ultimo occorre citare laccordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nellambito dei negoziati GATT.
Cos come la CUP, laccordo TRIPs un accordo generale, sottoscritto da un numero
molto elevato di Stati Membri. Diversamente dalla CUP, lAccordo TRIPs prevede
limiti minimi di tutela sostanziale dei diritti di propriet intellettuale, preoccupandosi
della concreta efficacia di tale tutela. Prevede altres un apposito sistema per la
risoluzione delle controversie tra gli Stati membri.
Il Brevetto Europeo: problemi e prospettive
Sia la CUP che i TRIPs hanno inciso profondamente sul diritto dei brevetti nazionale;
ancor pi importante, in questo senso, stata lintroduzione del Brevetto Europeo, che
consente ai cittadini degli stati membri della CBE di ottenere una protezione estesa a
tutti gli Stati Membri con il deposito di una singola domanda di brevetto.
Tale protezione non viene conferita, tuttavia, da un titolo unitario, bens da un fascio di
brevetti, formalmente regolati dalla legge di ciascuno Stato designato nella domanda di
brevetto europeo.
A fronte degli ultimi sviluppi dellUnione Europea, che ormai costituisce un mercato
unico, il sistema del brevetto europeo mostra alcuni svantaggi:
a) pur coinvolgendo gli Stati parte dellUnione Europea, il Brevetto Europeo non
uno strumento comunitario;
b) non esiste un titolo unico valido in tutto il territorio dellUnione Europea;
c) attualmente il costo del brevetto europeo molto elevato, anche a causa della
necessit di depositare presso i singoli uffici brevetti nazionali la traduzione del
brevetto;
d) la valutazione della validit (e della contraffazione) di ciascuna porzione
nazionale di un brevetto europeo rimessa ai Tribunali di ciascuno stato
membro; ci si ripercuote negativamente sulla uniformit delle decisioni e sul
costo delle controversie.
Nel tempo la giurisprudenza ha tentato di rispondere ad alcuni degli inconvenienti sopra
elencati; in particolare, la giurisprudenza olandese ha introdotto negli anni '90 le cd.
cross-border injunctions, che consentono al titolare di un brevetto (europeo) di
estendere gli effetti di una decisione anche oltre i confini dello Stato che ha emesso la
decisione.
Lefficacia delle cross border injuntions stata tuttavia ridimensionata dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunit Europee, e tale rimarr,
- 10 -
verosimilmente, sino a quando non esister un unico titolo, valido in tutto il territorio
dellUnione, ed un sistema giudiziario integrato.
Il tema dell'integrazione giudiziaria, ossia della messa a punto di un sistema
armonizzato e quanto pi possibile centralizzato per le controversie che coinvolgono i
brevetti europei stato affrontato anche dai governi di (alcuni) dei Paesi aderenti alla
CBE, che hanno recentemente messo a punto una bozza di accordo ad hoc, denominato
EPLA European Patent Litigation Agreement.
Tale accordo prevede attualmente l'istituzione di una Corte Europea dei brevetti, cui
affidare in esclusiva le controversie relative a validit e contraffazione dei brevetti
europei, articolato in primo grado in tribunali nazionali e regionali. Le controversie in
grado di appello verrebbero invece affidate ad una corte centralizzata.
La delicatezza della materia, che coinvolge interessi nazionali di assoluto rilievo e si
interseca con le iniziative dell'Unione Europea volte ad istituire un vero e proprio
brevetto comunitario, di cui si dir a breve, ha procrastinato l'approvazione dell'accordo
EPLA, tuttora in discussione.
Il 1 maggio 2008 invece entrato in vigore il London Agreement, un protocollo
addizionale alla Convenzione sul Brevetto Europeo in base al quale gli Stati membri
rinunciano a subordinare l'efficacia del brevetto europeo sul loro territorio al depsoito
della traduzione del brevetto nella loro lingua nazionale. La traduzione resta tuttavia
necessaria qualora il titolare del brevetto intenda azionarlo nel Paese.
Ad oggi l'Italia non ha (ancora) aderito a tale accordo, n sembra che lo far a breve.
Evoluzione normativa comunitaria
Sin dagli anni 70 il legislatore comunitario ha messo a punto una proposta di
Convenzione volta ad istituire un Brevetto Comunitario (CBC).
La prima proposta, risalente al 1975, stata modificata nel 1989, al fine di superare le
obiezioni di alcuni degli Stati Membri. Anche la proposta modificata, tuttavia, ha
incontrato seri ostacoli e non entrata in vigore.
Tra gli ostacoli allentrata in vigore della CBC vi la questione della lingua (gli Stati
Membri si sono dimostrati restii a rinunciare alla traduzione del titolo in ciascuna lingua
nazionale) e quella della giurisdizione (anche in questo caso, gli Stati Membri sono
restii ad affidare ad autorit sovranazionali i giudizi di validit e contraffazione dei
brevetti).
Vista la situazione di impasse, nel 2000 il Consiglio UE ha messo a punto una Proposta
di regolamento relativa al brevetto comunitario.
La proposta prevedeva che Brevetto Comunitario, valido in tutti i Paesi dellUnione,
fosse concesso dallUfficio Brevetti Europeo, le cui lingue di lavoro sono inglese,
francese e tedesco (il che consente di superare il problema delle traduzioni).
Prevedeva inoltre listituzione di una giurisdizione centralizzata, la cui struttura stata
oggetto di accesa discussione.
Le difficolt sopra evidenziate hanno procrastinato lapprovazione della proposta di
regolamento e non possibile prevedere se tale approvazione avr luogo; di recente,
tuttavia, la Commissione ha messo mano con rinnovato vigore alla questione.
- 11 -
Altrettanto travagliata la storia della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 febbraio 2002, relativa alla brevettabilit delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici. La proposta, che era stata oggetto di discussione
anche sulla stampa non specializzata, stata rigettata dal Parlamento Europeo nel luglio
2005.
Diversa sorte ha avuto, in sede UE, la Direttiva 98/44/CE del 6 luglio1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che fissa i criteri ed i requisiti di
protezione per tale tipologia di invenzioni.
La Direttiva avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati Membri entro il 30 luglio 2000;
lItalia ha provveduto solo nel 2006, dopo aver subito una condanna da parte della Corte
di Giustizia delle Comunit Europee per linadempimento agli obblighi comunitari
(sentenza 16 giugno 2005, Causa C-456/03).
Ancor prima il legislatore comunitario aveva emanato il Regolamento n. 1768/92/CE
sulla istituzione di un certificato protettivo complementare (CPC) per i medicinali, che
ha sostituito il certificato complementare di protezione (CCP) introdotto in Italia dalla
legge 19.10.1991 n. 349.
Nel 2004 il legislatore comunitario ha altres emanato la Direttiva 2004/48/CE del
parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di propriet
intellettuale (pubblicata sulla G.U.C.E. L 157 del 30 aprile 2004). L'Italia tra i Paesi
che per primi hanno attuato tale direttiva.
Evoluzione normativa nazionale
I brevetti per invenzione industriale sono stati regolati in Italia, sino al marzo del 2005,
dal R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, la cd. legge invenzioni.
Nonostante si trattasse di un testo normativo risalente nel tempo, esso si dimostrato
adeguato allo sviluppo tecnologico ed economico ed stato capace di recepire le
modifiche via via apportate, che ne hanno mantenuto, almeno sino ad oggi, l'impianto e
la struttura originaria.
Tra le modifiche di maggior rilievo che si sono succedute conviene menzionare quelle
apportate dal D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, che ha adeguato il nostro Sistema
all'introduzione del brevetto europeo ed ha recepito le indicazioni della Corte
Costituzionale in merito al divieto di brevettazione dei farmaci, abrogato; sul tema dei
medicamenti il legislatore intervenuto nuovamente con la L. 19 ottobre 1991 n. 349,
che ha introdotto nel nostro ordinamento i Certificati Complementari di Protezione (la
cui durata stata successivamente modificata con il D.L. 15.4.2002 n. 63).
Negli ultimi 15 anni le modifiche alla legge invenzioni si sono succedute con maggiore
frequenza: con il D. Lgs. 19 marzo 1998 n. 196 l'Italia ha adeguato le proprie norme
agli accordi TRIPs; con la L. 18 ottobre 2001 n. 383 stata introdotta una nuova
disciplina in merito alle invenzioni effettuate in ambito universitario; con il D. Lgs. 27
giugno 2003 n. 168 sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di propriet
industriale ed intellettuale.
Nello stesso tempo anche altri settori del diritto industriale hanno conosciuto modifiche
di rilievo, tra cui l'emanazione di norme ad hoc per la tutela del software e delle banche
dati e la revisione radicale della disciplina dei prodotti dell'industrial design.
- 12 -
Pi che opportuna, a questo punto, una revisione sistematica della normativa, cui il
legislatore ha messo mano con la legge delega 12 dicembre 2002 n. 273 che ha
demandato al governo il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di propriet
industriale.
La delega sfociata nel Codice della Propriet Industriale (CPI), approvato con il D.
Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, pubblicato in Suppl. Ord. G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, in
vigore dal 19 marzo 2005, che oggi costituisce il testo unico in materia di propriet
industriale.
Il Codice diviso in otto parti (capi); tra di esse assumono particolare rilievo la prima,
che espone i principi fondamentali; la seconda, che si occupa di regolare in dettaglio i
diversi diritti esclusivi (relativi a marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilit, informazioni segrete, nuove variet vegetali); la terza che
disciplina la tutela giurisdizionale e la quarta che si occupa delle procedure per
lacquisto dei diritti.
Nonostante il Codice nasca dallesigenza di sistematizzare e coordinare norme
preesistenti, esso contiene alcune novit, in particolare per quel che concerne la tutela
concreta dei diritti di propriet industriale; presto per valutare limpatto, in positivo o
in negativo, di tali innovazioni. Il Codice testimonia comunque lestrema attenzione
riservata dal legislatore per la tutela dei diritti di propriet industriale.
Tale attenzione non venuta meno dopo l'emanazione del Codice: nel 2006 il legislatore
ha infatti provveduto ad attuare in Italia la Direttiva 98/44/CE del 6 luglio1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; le relative norme, dapprima
contenute nel D. L. 10 gennaio 2006, n. 3 (in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2006), e nella
successiva legge di conversione 22 febbraio 2006, n. 78, sono oggi confluite negli artt.
81-bis e seguenti del Codice della Propriet Industriale..
Nel marzo 2006 stata poi attuata, tramite il D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 (pubblicato
in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006) la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di
propriet intellettuale; l'attuazione di tale direttiva ha rafforzato gli strumenti di tutela
dei diritti di propriet intellettuale, introducendo nel nostro ordinamento specifici
strumenti per la protezione delle esclusive.
Con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33 stato poi emanato il Regolamento
di Attuazione del Codice, che contiene le norme di dettaglio necessarie per il concreto
funzionamento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e per il conseguimento e la
gestione dei diritti di propriet industriale.
Con il D. Lgs. 13 agosto 2010 n 131 il legislatore ha infine provveduto ad una revisione
generale -e razionalizzazione- del Codice.
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Riferimenti normativi
Legislazione nazionale
R.D. 29.6.1939 n. 1127 (l. inv.) (Regolamento: R.D. 5.2.1940 n. 244)
D.P.R. 22.6.1979 n. 338 (Adeguamento CBE)
L. 19.10.1991 n. 349 (CCP)
D. Lgs 19 marzo 1996 n. 198 (Adeguamento TRIPs)
D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (Sezioni Specializzate)
Codice Propriet Industriale (D. Lgs. 30/2005)
D. L. 10 gennaio 2006, n. 3 (Attuazione Direttiva Biotecnologie)
D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 (Attuazione Direttiva Enforcement)
D.M 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione CPI)
D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 133 (Revisione CPI)
Legislazione internazionale
La convenzione di Unione di Parigi
La convenzione di Strasburgo (1963)
La convenzione di Monaco (CBE) (1973)
Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) (1970)
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei
microrganismi (1977)
TRIPs (1994)
EPLA
London Agreement
Legislazione Comunitaria
Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 - 1989
Regolamento 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (fitosanitari)
Direttiva 98/44/CE (Biotecnologie)
Proposta di Regolamento sul brevetto comunitario (2000-2007)
Proposta di Direttiva sul brevettabilit delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici
Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale
(Enforcement)
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DRAGOTTI, Alcune osservazioni sulla proposta di regolamento del consiglio relativa
al brevetto comunitario, in Riv. dir. ind., 2001, I, 28
DRAGOTTI, Cross-border injunctions: verso una tutela sovranazionale dei brevetti
(europei)?, in Riv. dir. ind., 1995, I, 256
DRAGOTTI, L'attuazione della direttiva 'Enforcement', in Riv. Dir. Ind. 2006, III, 21
Materiali
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (in G.U.C.E. n. L 213 del
30/07/1998 pag. 0013 0021)
D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 ( in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006)
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LEZIONE III
La tutela delle variet vegetali
A fianco del sistema di protezione delle invenzioni industriali (che si articola, come
visto, a livello di normativa nazionale, internazionale e comunitaria) si sviluppato un
parallelo sistema di protezione delle variet vegetali.
A livello internazionale la normativa di riferimento la Convenzione per la Protezione
delle novit vegetali (UPOV), firmata a Parigi nel 1961 e profondamente modificata nel
1991.
In Italia la tutela delle novit vegetali stata introdotta con il D.P.R. 12 agosto 1975 n.
974, poi integrato dal D. Lgs. 3 novembre 1998 n. 455, che ha adeguato la normativa
interna alla revisione della Convenzione UPOV del 1991. La normativa ora confluita
negli artt. 100 e ss. del Codice della Propriet Industriale.
Anche lUnione Europea ha adottato una normativa per la protezione delle variet
vegetali, il Regolamento 2100/94/CE, recependo anchessa le indicazioni provenienti
dalla Convenzione UPOV.
La previsione di un sistema ad hoc per la tutela delle variet vegetali discende da quella
che a suo tempo era apparsa come una intrinseca diversit tra le invenzioni industriali e
le variet vegetali.
Queste ultime hanno infatti per oggetto organismi viventi ed auto-riproducenti, frutto di
ricerca attuata su base non specificamente industriale (tipicamente le nuove variet
vegetali venivano messe a punto attraverso incrocio e/o selezione e solo pi di recente
attraverso mezzi chimico-biologici, come lirraggiamento).
Con lo sviluppo della biotecnologia e, in generale, della cd. agroindustria, tuttavia, il
confine tra loggetto della tutela brevettuale e loggetto della tutela varietale divenuto
pi labile, tanto che non sono isolate le voci che ne chiedono il superamento.
Lordinamento brevettuale gi conosce ed ammette la brevettazione del vivente, da
tempo per quanto concerne i microrganismi (cfr. art. 45.5 CPI e art. 53(b) CBE) e pi di
recente, con la Direttiva sulle biotecnologie, per i macro-organismi. Alla luce di ci, la
previsione di due diversi sistemi di tutela non appare giustificata, tanto pi se i due
sistemi si presentano come mutualmente esclusivi.
Lart. 53(b) CBE vieta infatti la brevettazione delle variet vegetali (plant varieties) e
delle razze animali, ammettendo solo la possibilit di brevettare i procedimenti
microbiologici e i prodotti ottenuti tramite tali procedimenti. Nello stesso senso, in
Italia, l'attuale formulazione dei commi 4 e 5 dell'art. 45 CPI.
A fronte della spinta verso la brevettazione di variet vegetali (principalmente ottenute
tramite procedimenti biotecnologici), la giurisprudenza dellUfficio Brevetti Europeo ha
proposto una interpretazione restrittiva del divieto di cui allart. 53(b) CBE, per cui
sarebbe ammessa la brevettabilit di piante o animali se leseguibilit tecnica
dellinvenzione non limitata ad una determinata variet vegetale o razza animale.
Questo approccio, denominato pi di una variet, si fonda sulla distinzione
tassonomica tra genere, specie, e variet ed stato dapprima elaborato dalla
giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi dellUfficio Brevetti Europeo (si veda sul
- 17 -
punto la fondamentale decisione della Camera dei Ricorsi ampliata dellUfficio Brevetti
Europeo G 1/98).
La direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ha recepito questi insegnamenti (v. in
particolare i considerando 9, 29, 30, 31 e 32 nonch gli artt. 2 e 4) come anche il
Regolamento di esecuzione della CBE (Capitolo VI, Regola 23c), modificato proprio in
seguito allemanazione della direttiva.
Quanto ai procedimenti, la brevettabilit esclusa solo per i procedimenti
essenzialmente biologici, ossia consistenti integralmente in fenomeni naturali quali
lincrocio e la selezione (art. 2.2 Direttiva).
Definizione normativa di variet vegetale
I complessi rapporti tra privative varietali e brevetti per invenzione contribuiscono a
comprendere le ragioni per cui la definizione di variet vegetale prevista dalla
convenzione UPOV 1991 e recepita nellordinamento italiano appare complessa.
A mente dellart. 100 CPI, infatti,si intende per variet un insieme vegetale di un taxon
botanico del grado pi basso conosciuto che, conformandosi o meno alle condizioni
previste per il conferimento del diritto del costitutore, pu essere: (a) definito in base ai
caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; (b)
distinto da ogni altro insieme vegetale in base allespressione di almeno uno dei
suddetti caratteri; (c) considerato come unentit rispetto alla sua idoneit a essere
riprodotto in modo conforme.
Analoga definizione si legge nel Regolamento 2100/94/CE, cui la Direttiva rinvia per la
nozione di variet vegetale (art. 2.3 Direttiva).
Requisiti per la protezione
Colui che ottiene una variet vegetale viene detto costitutore; i diritti del costitutore
sono subordinati alla verifica, da parte dellautorit amministrativa (lUIBM e il
Ministero per le politiche agricole), della sussistenza dei seguenti requisiti (art. 102
CPI):
a) novit. A differenza di quanto previsto per i brevetti, la divulgazione da parte del
costitutore effettuata prima della data di deposito della domanda non sempre
compromette la novit (v. art. 103 CPI);
b) distinzione. La variet si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente
da ogni altra variet la cui esistenza, alla data del deposito della domanda,
notoriamente conosciuta (v. art. 104 CPI);
c) omogeneit. La variet si reputa omogenea quando sufficientemente uniforme
nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione (v. art. 105 CPI);
d) stabilit. La variet si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai
fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni
o moltiplicazioni (v. art. 106 CPI).
La protezione concessa dalla privativa varietale (termine questo che sostituisce il
termine brevetto utilizzato in precedenza) dura 20 anni dalla data di concessione; per
gli alberi e le viti la durata estesa a 30 anni (art. 109 CPI).
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Microrganismi e materiale biologico
Per le invenzioni che hanno per oggetto microrganismi, ovvero procedimenti che
utilizzano microrganismi, pu sorgere la necessit di depositare, unitamente alla
descrizione dellinvenzione, il microrganismo.
Il deposito internazionale dei microrganismi regolato dal Trattato di Budapest del
1977, sul riconoscimento del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in
materia di brevetti.
Il trattato descrive in dettaglio le procedure di deposito e si occupa di regolamentare
laccesso ai microrganismi depositatati sia per la durata del brevetto che
successivamente alla sua scadenza.
La direttiva sulle biotecnologie prevede la possibilit del deposito del materiale
biologico in senso lato, vale a dire del materiale contenente informazioni genetiche,
autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico (art. 2 Direttiva),
rinviando alle procedure per il deposito dei microrganismi.
Protezione complementare dei medicamenti
Per alcune categorie di prodotti, tra cui i medicamenti, il titolare del brevetto
difficilmente riesce a fruire dellintera durata dellesclusiva, dal momento che linizio
della commercializzazione subordinato a procedure amministrative di durata
considerevole.
Uno dei settori in cui tale problema si poneva in maniera particolarmente grave, anche a
causa degli alti costi della ricerca, quello delle invenzioni farmaceutiche.
La commercializzazione dei prodotti farmaceutici subordinata, infatti, allottenimento
dellAutorizzazione allImmissione in Commercio (AIC), rilasciata
dallamministrazione in seguito a procedure lunghe e costose.
Al fine di reintegrare la posizione dei titolari di brevetti per invenzione aventi ad
oggetto nuovi medicinali, che si trovavano a fruire concretamente di una esclusiva
insufficiente ad ammortizzare i costi della ricerca, stata introdotta, dapprima in Italia e
poi a livello UE, una protezione complementare, tramite il sostanziale prolungamento
della durata del brevetto per un tempo in linea di principio corrispondente al periodo
intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e lottenimento della prima
AIC.
In Italia i Certificati Complementari di Protezione (CCP) sono stati introdotti con la L.
19 ottobre 1991 n. 349, che prevedeva una estensione della protezione, in termini
temporali, pari al tempo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e
lottenimento della prima AIC, fino ad un massimo di 18 anni.
Dal momento che in Italia i brevetti per invenzione durano 20 anni, con la protezione
complementare si arriva ad una durata massima di 38 anni.
La legge nazionale stata successivamente superata dalla normativa europea che, con il
Regolamento 1768/92/CE, in vigore dal gennaio 1993, ha istituito il Certificato
Protettivo Complementare (CPC), la cui durata diversa ed inferiore rispetto al CCP.
Lart. 13 del Regolamento prevede infatti che la durata del CPC sia pari al tempo
intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e lottenimento della prima
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AIC, diminuito di cinque anni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata complessiva
dellesclusiva non potr pertanto mai essere superiore a 25 anni.
Loggetto del CPC indicato nellart. 4 del Regolamento, che prevede che la
protezione conferita dal certificato riguarda solo il prodotto oggetto dellautorizzazione
allimmissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del
prodotto in quanto medicinale.
Successivamente al rilascio dei primi CPC (e CCP) si posto il problema dellambito
dellesclusiva conferita dal certificato, che non si limita a prolungare semplicemente la
durata del brevetto cui si riferisce.
Un elemento importante per risolvere tale problema si ricava dal considerando 13 del
Regolamento 1610/96/CE, che istituisce un certificato protettivo complementare per i
prodotti fitosanitari; il considerando in questione afferma che il certificato conferisce
gli stessi diritti del brevetto di base; quando il brevetto copre una sostanza attiva ed i
suoi differenti derivati (sali ed esteri), il certificato conferisce la stessa protezione. Il
successivo considerando 17 estende questa norma interpretativa al Regolamento
1768/92/CE.
Se la questione dellambito di protezione conferita dal CPC ha rilevanza comunitaria,
tanto che su di essa si pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea, a livello
nazionale si posto il problema derivante dalla diversa durata dei CCP rilasciati
secondo la L. 349/91 rispetto ai CPC rilasciati secondo il Regolamento CE che, oltre a
dare luogo ad ostacoli alla libera circolazione delle merci allinterno del mercato
comune, pu non essere giustificata alla luce del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Il legislatore italiano ha pertanto emanato il D.L. 15.04.2002, n. 63, convertito con L.
15.6.2002, n.112, con il quale ha abbreviato la durata dei CCP, tramite un meccanismo
graduale, al fine di armonizzarla con quella dei CPC.
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LEZIONE IV
Le invenzioni non brevettabili
Lart. 45 CPI, dopo aver riassunto i requisiti per la valida brevettazione delle invenzioni,
su cui si torner infra, esclude che possano essere considerate invenzioni: (a) le
scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; (b) i piani, i principi ed i metodi
per attivit intellettuali, per gioco o per attivit commerciali e i programmi di
elaboratori; (c) le presentazioni di informazioni.
Il comma 3 chiarisce che tale esclusione vale solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi
considerati in quanto tali.
La dottrina suole ricollegare il divieto di brevettazione che precede alla carenza del
requisito della materialit: una teoria scientifica potr essere fondamentale per la
realizzazione di un determinato dispositivo ma, in quanto tale, non una invenzione;
potr esserlo il dispositivo.
Lo stesso sembra potersi affermare per la scoperta: rilevare lesistenza di un determinato
composto non arricchisce direttamente il patrimonio tecnologico; se invece alla scoperta
segue lindividuazione di una applicazione industriale della scoperta stessa ecco che
linvenzione diviene brevettabile.
Lart. 45 CPI svolge pertanto la funzione di escludere dalla brevettazione tutti quegli
sforzi creativi e/o cognitivi che non si siano (ancora) tradotti in un arricchimento del
patrimonio tecnologico.
I divieti previsti alla lettera (b) rispondono ad esigenze dello stesso segno, oltre che alla
tradizionale ritrosia del sistema brevettuale ad interferire con attivit delluomo o della
mente umana. Le regole di un gioco, in quanto tali, si prestano ad essere utilizzate senza
il coinvolgimento di elementi materiali, cos come i metodi commerciali. I mezzi per
attuare tali attivit, in presenza dei requisiti di legge, potranno essere oggetto di valida
brevettazione.
Anche il divieto di brevettazione delle presentazione di informazioni pu essere letto
alla luce dei medesimi principi, oltre che della volont di evitare sovrapposizioni tra la
tutela brevettuale e la tutela dautore, preposta alla attribuzione di diritti esclusivi sulla
forma esteriore delle opere dellingegno.
Le recenti innovazioni tecnologiche hanno tuttavia comportato la necessit di rivedere
linterpretazione dei divieti previsti dallart. 45 CPI.
La brevettazione del software
Ci avvenuto, ad esempio, con riferimento al divieto di brevettazione dei programmi
per elaboratore, la cui importanza, sotto il profilo industriale, cresciuta in maniera
inaspettata.
Se nel campo delle macchine utensili sino a qualche decennio addietro le innovazioni
tecnologiche avvenivano implementando accorgimenti meccanici, elettro-meccanici o
elettronici, dagli anni 80 in poi -e forse anche prima- il progresso si snodato
attraverso il controllo numerico dei dispositivi, con una loro informatizzazione sempre
pi spinta.
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Di qui lesigenza di tutelare questi trovati (anche) tramite lo strumento brevettuale.
Sulla scia delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza straniera, in particolare
degli Stati Uniti dAmerica, lUfficio Brevetti Europeo ha pertanto accolto una
interpretazione restrittiva del divieto di brevettazione del software (lart. 52 CBE
corrisponde nella sostanza allart. 45 CPI), valorizzando la portata della clausola in
quanto tale e ritenendo brevettabili i programmi per elaboratore se e nella misura in cui
essi abbiano un effetto tecnico ed implichino la soluzione di un problema tecnico.
Lo stesso processo pu ravvisarsi in relazione al divieto di brevettazione dei metodi
commerciali o business methods, ammessi alla brevettazione negli USA nella misura in
cui essi non si esauriscono in una serie di istruzioni destinate a regolare una condotta
delluomo (p. es.: la vendita porta a porta, ovvero la vendita a rate, e simili) bens
siano destinate ad essere implementate tramite dispositivi (tipicamente: elaboratori
elettronici). LUfficio Brevetti Europeo non ha ancora sviluppato una giurisprudenza
univoca sul punto.
Di recente la spinta verso la brevettabilit delle invenzioni connesse agli elaboratori
elettronici nel territorio dell'Unione Europea ha subito una battuta di arresto, con la
bocciatura, da parte del parlamento dell'UE, della direttiva sulle computer implemented
inventions. In sede comunitaria ha infatti prevalso il timore che la brevettazione dei
programmi per elaboratore, se ammessa con troppa ampiezza, potesse dare luogo a
monopoli ingiustificati, con conseguenti ostacoli per lo sviluppo del settore, con
particolare riferimento al modello del software open-source.
La sorte della direttiva induce a rimeditare la correttezza delle scelte a suo tempo
effettuate in merito alla tutela dei programmi per elaboratore, cui verosimilmente mal si
addicono sia il modello del copyright che il modello brevettuale.
Invenzioni e scoperte
Anche il divieto di brevettazione delle scoperte deve essere letto alla luce delle modalit
con le quali avviene la ricerca e non deve tradursi in un immotivato privilegio per i
soggetti che conducono la cd. ricerca applicata, contrapposta alla cd. ricerca di base.
La questione si posta con particolare chiarezza nel settore delle invenzioni chimiche,
ove la ricerca di base ha realizzato e realizza invenzioni cd. di formula generale,
individuando classi anche molto vaste di composti, tra cui la ricerca applicata ha il
compito di selezionare quelli maggiormente adatti agli impieghi di volta in volta
prescelti.
Qualificare come "scoperte" i risultati della ricerca di base -negando loro l'accesso alla
brevettazione- equivale a privilegiare gli interessi della ricerca applicata. Appare
preferibile riconoscere la tutela ad entrambe le tipologie di trovati, regolando il rapporto
tra le esclusive secondo i criteri previsti dall'art 71 CPI (brevetti dipendenti).
La distinzione tra invenzione e scoperta assume rilievo anche in relazione alle
invenzioni biotecnologiche. Il legislatore comunitario, dopo aver premesso
(considerando 34) che la direttiva "non incide sulle nozioni di invenzione e di scoperta
definite dal diritto dei brevetti", qualifica come invenzioni brevettabili anche i materiali
biologici preesistenti allo stato naturale, sempre che tali materiali vengano isolati o
prodotti tramite un procedimento tecnico (art. 3). Viene altres prevista la brevettabilit
delle sequenze o sequenze parziali di geni, anche se la loro struttura identica a quella
di un elemento naturale, purch venga concretamente indicata la loro applicazione
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industriale (art. 5).
La dottrina ha segnalato che la possibilit di brevettare materiali biologici preesistenti in
natura, nonch sequenze e sequenze parziali di geni, impone di ripensare il divieto di
brevettazione delle scoperte, dal momento che tali trovati sono appunto, in prima
approssimazione, qualificabili come scoperte.
Tanto pi che in campo biotecnologico tra la scoperta ad esempio, la individuazione di
una sequenza di geni che caratterizza un determinato virus- e la sua applicazione
industriale ad esempio, la realizzazione di un kit diagnostico che consente di rilevare la
presenza del virus nell'organismo- il passo breve e non comporta di regola la soluzione
di alcun ulteriore problema tecnico.
Alcuni autori italiani hanno pertanto dubitato della brevettabilit dei kit diagnostici
sviluppati grazie a insegnamenti provenienti dalla ricerca biotecnologica, segnalando
che la individuazione della sequenza altro non sarebbe che una scoperta, mentre la
successiva applicazione industriale difetterebbe dei requisiti di brevettabilit. La
direttiva smentisce tuttavia tale tesi, che non ha trovato riscontro neppure nella
giurisprudenza.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano nel caso Sorin, una delle prime
decisioni italiane in materia di invenzioni biotecnologiche, la brevettabilit di una
scoperta in funzione delle sue applicazioni industriali non implica che tali applicazioni
comportino unattivit inventiva autonoma rispetto alla scoperta in questione, con la
conseguenza che lindagine di novit ed originalit va condotta in relazione alla
scoperta stessa.
Altri trovati esclusi dalla brevettazione
Il quarto comma dell'art. 45 CPI nega poi l'accesso al brevetto ai metodi per il
trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed ai relativi metodi
diagnostici. Il divieto non vale per i prodotti impiegati per l'attuazione di tali metodi,
che possono invece essere brevettati1.
Tale esclusione ha evidentemente una matrice diversa rispetto a quelle sin qui
esaminate, e suole ricondursi all'esigenza di evitare che le esclusive brevettuali possano
interferire con la tutela della salute, o, meglio, con l'attivit degli operatori sanitari.
Tale ultima precisazione assume rilievo per interpretare correttamente la conformazione
del divieto in parola in ordine alla brevettabilit di metodi di dosaggio di farmaci, verso
cui ultimamente si rivolta una porzione crescente della ricerca farmaceutica.
La norma prevede poi il divieto di brevettazione delle variet vegetali e delle razze
animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per il loro ottenimento. Tale divieto
non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi
procedimenti.
La ratio della norma deve verosimilmente essere ascritta alla ritrosia del sistema
brevettuale ad interferire con la materia vivente, come anche alla estraneit dei metodi
tradizionali per la creazione di razze animali, un tempo ottenute pressoch
esclusivamente tramite incroci e selezioni, dai processi industriali.
L'una e l'altra obiezione alla brevettabilit delle razze animali hanno oggi perso di
significato.
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La brevettazione del vivente ormai un dato acquisito, soprattutto dopo la approvazione
della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche, le quali per altro consentono di
intervenire sul genoma animale tramite metodiche di natura industriale.
Non sussistono pertanto validi motivi per mantenere un divieto privo ormai di una
condivisibile ragion d'essere. Ci soprattutto quando ormai appare incongrua anche la
distinzione tra micro-organismi e macro-organismi, ed il differente regime di accesso
alla tutela previsto per gli uni e per gli altri.
Non a caso l'Ufficio Brevetto Europeo ha interpretato il divieto in maniera restrittiva,
vietando l'accesso alla brevettazione delle sole razze animali in quanto tali, ed
ammettendo invece la brevettabilit di trovati che possono coinvolgere intere specie o
generi, come anche trovati che, agendo a livello dei singoli geni, non danno origine ad
una specifica nuova razza animale.
I medesimi principi trovano applicazione, come si visto, anche per le nuove variet
vegetali.
I requisiti di brevettabilit
Perch una invenzione sia brevettabile, essa deve possedere i requisiti previsti dagli artt.
46-50 CPI, ossia la liceit (art. 50 CPI), la novit (artt. 46 e 47 CPI), l'originalit o
attivit inventiva (art. 48 CPI) e l'industrialit (art. 49 CPI)
Conviene analizzare in primo luogo quest'ultimo requisito, la cui definizione non
agevole.
L'industrialit
A mente dell'art. 49 CPI, "una invenzione considerata atta ad avere una applicazione
industriale se il suo oggetto pu essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di
industria, compresa quella agricola".
Tale definizione ha il pregio di chiarire che anche le invenzioni destinate a trovare
applicazione nell'ambito dell'agricoltura sono validamente brevettabili; poco
contribuisce, tuttavia, alla comprensione del concetto.
In primo luogo, il requisito dell'industrialit utile ad escludere la brevettabilit delle
invenzioni tecnicamente non realizzabili (ad esempio le invenzioni relative al moto
perpetuo o contrarie a conoscenze scientifiche consolidate).
In secondo luogo, l'industrialit pu essere intesa come un rinvio al requisito della
materialit: secondo alcune ricostruzioni, le ipotesi previste dall'art. 45 CPI (scoperte,
principi scientifici, etc...) difetterebbero infatti del requisito della industrialit.
Nell'esperienza giurisprudenziale italiana il requisito dell'industrialit ha assunto rilievo
nel settore delle invenzioni chimiche in relazione al problema della tutela
dell'intermedio, inteso come la sostanza che rappresenta un passaggio obbligato nel
procedimento di sintesi, ma che non fruibile per il soddisfacimento di un bisogno
diverso da quello connesso all'attuazione del procedimento stesso (questa la definizione
proposta dalla Corte di Cassazione).
Nonostante alcune corti di merito (tra cui la Corte d'Appello di Milano e il Tribunale di
Torino) avessero concluso per la brevettabilit dell'intermedio, essa stata negata dalla
Corte di Cassazione proprio in considerazione della affermata carenza del requisito
dell'industrialit. Questa posizione tuttavia discutibile.
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La liceit
Lart. 50 CPI vieta la brevettazione delle invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria
all'ordine pubblico o al buon costume, specificando che l'attuazione di una invenzione
non pu essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo
fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Dal momento che la contrariet allordine pubblico ed al buon costume deve essere
interpretata restrittivamente, come impone anche la lettera della disposizione in oggetto,
il divieto in questione non ha trovato frequente applicazione.
Con la direttiva sulle biotecnologie stata assegnata una nuova importanza alla
dimensione etica del brevetto; lart. 6 della Direttiva esemplifica alcune ipotesi di
invenzioni non brevettabili in quanto contrarie allordine pubblico o al buon costume,
tali essendo (a) i procedimenti di clonazione di esseri umani; (b) i procedimenti di
modificazione dell'identit genetica germinale dell'essere umano; (c) le utilizzazioni di
embrioni umani a fini industriali o commerciali; (d) i procedimenti di modificazione
dell'identit genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilit
medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonch gli animali risultanti da tali
procedimenti.
In sede di attuazione della direttiva, il legislatore nazionale ha ampliato le ipotesi di
illiceit, escludendo dalla brevettabilit (art. 81-quinquies CPI) anche le invenzioni il
cui sfruttamento sia contrario alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle
persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversit ed alla
prevenzione di gravi danni ambientali (...) nonch ogni invenzione che utilizzi cellule
embrionali umane.
L'ampiezza dei divieti cos introdotti frutto di esigenze che ben poco hanno a che fare
con la materia brevettuale e corrispondono invece ad istanze di natura etica e politica in
senso lato. Resta da vedere in quale misura tali divieti troveranno applicazione concreta.
La novit
La definizione di novit si ritrova nellart. 46 CPI: un'invenzione considerata nuova se
non compresa nello stato della tecnica.
Il giudizio di novit presuppone un confronto tra loggetto dellinvenzione ed un
termine di paragone, che il legislatore individua nello stato della tecnica, costituito da
tutto ci che stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione
scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (art. 46.2 CPI).
Il nostro ordinamento accoglie pertanto la nozione di novit assoluta: lo stato della
tecnica comprende tutte le conoscenze, ovunque esse siano state rese accessibili al
pubblico, con qualunque mezzo.
Il requisito della novit ha lo scopo di non consentire la brevettazione di ci che gi
noto: il brevetto deve compensare un apporto al patrimonio tecnologico; in mancanza di
tale apporto non vi spazio per una valida brevettazione.
Ai fini del giudizio di novit si considera la data del deposito della domanda del
brevetto, ovvero la data di priorit, se rivendicata. Lo stato della tecnica comprende
anche le domande di brevetto ancora segrete alla data di deposito della domanda o alla
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data di priorit, purch esse siano destinate ad avere effetto in Italia (art. 46.3 CPI); la
norma ha lo scopo di evitare che sulla stessa invenzione vengano concesse due
privative.
Comprende altres le divulgazioni effettuate dallinventore, che abbia comunicato ai
terzi linvenzione prima del deposito della domanda, tranne quelle che derivano da un
abuso evidente ai suoi danni (art. 47.1 CPI): la divulgazione abusiva non infatti
opponibile allinventore.
La seconda ipotesi di divulgazione non opponibile (che tuttavia riveste un limitato
rilievo pratico) quella prevista dal successivo art. 47.2 CPI, e consiste nella
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre
1928, e successive modificazioni.
Loriginalit o altezza inventiva
Se la novit mira ad escludere la valida brevettazione di tutto ci che gi compreso
nello stato della tecnica, il requisito delloriginalit ha la funzione di escludere la valida
brevettazione di tutto ci che, pur essendo nuovo, altro non che una estrinsecazione
del normale progresso tecnico. Non ogni nuovo accorgimento merita il riconoscimento
dellesclusiva brevettuale.
Lart. 48 CPI, che definisce il requisito delloriginalit o altezza inventiva, riassume
quanto precede ricorrendo al parametro della non evidenza: un'invenzione considerata
come implicante una attivit inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non
risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
Lo stato della tecnica, ai fini dellesame del requisito dellaltezza inventiva, non
comprende le domande di brevetto ancora segrete (il che comprensibile, posto che il
requisito ha la funzione di misurare lo sforzo inventivo connesso allinvenzione).
Sulla base del dato normativo sopra riportato, nonch dellesame della giurisprudenza
italiana e straniera, la dottrina propone diverse definizioni del requisito in parola, tra cui
quelle che seguono:
Lapporto creativo, il contributo al progresso tecnico in cui consiste lattivit
inventiva o novit intrinseca od originalit o, se si preferisce, il quantum di novit
richiesto dallinvenzione deve distinguere questultima da ci che unovvia
implicazione del notorio, ma non deve necessariamente essere eccezionale, geniale
sorprendente o comunque notevole (SENA).
Loriginalit segna il confine tra ci che appartiene al divenire normale di ciascun
settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore del settore, e quindi non
merita il brevetto, e ci che frutto di una idea che supera le normali prospettive di
evoluzione del settore, che non alla portata dei tanti che in esso operano, e quindi
merita lattribuzione del diritto esclusivo (VANZETTI-DI CATALDO).
Come si comprende anche dalle definizioni sopra trascritte, il requisito dellaltezza
inventiva rinvia comunque ad una valutazione soggettiva, come tale complessa.
Concorrono a rendere pi agevole lanalisi alcuni criteri, elaborati dalla giurisprudenza
anche alla luce della prassi adottata dallUfficio Brevetti Europeo.
In primo luogo, occorre ricostruire la figura dello esperto del ramo assegnandogli
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tutte le competenze tecniche comuni nel settore di riferimento, combinandole
alloccorrenza (ci avviene, ad esempio, quando le invenzioni siano state messe a punto
in settori in cui operano equipes di ricercatori, ciascuno dotato di sue specifiche
competenze).
In secondo luogo, la giurisprudenza invita a non adottare criteri troppo restrittivi; in
particolare, non bisogna cadere nel facile inganno di valutare laltezza inventiva di un
trovato a posteriori o ex post; le soluzioni, una volta descritte, possono sembrare
scontate, mentre spesso lo sforzo inventivo risiede anche nella corretta posizione di un
problema. Nello stesso senso occorre leggere linvito a non confondere la non evidenza
con la genialit.
In terzo luogo, vi sono alcuni indizi concreti che possono contribuire alla valutazione
della altezza inventiva di un trovato.
Tra gli indizi di non-evidenza la giurisprudenza, soprattutto straniera, ha identificato il
considerevole progresso tecnico (linvenzione ha consentito uno sviluppo di
considerevole importanza nel settore di riferimento); la mano felice (linvenzione ha
comportato una scelta tra innumerevoli opzioni); lesistenza di precedenti tentativi di
risolvere, senza successo, il medesimo problema tecnico; il fatto che linvenzione
risponde ad un bisogno avvertito da tempo; il superamento di un pregiudizio tecnico (le
precedenti soluzioni ritenevano che la strada percorsa dallinventore non consentisse di
risolvere il problema tecnico), il fatto che il brevetto sia stato rispettato dai concorrenti
per lungo tempo.
Alcuni tendono a ravvisare un indizio di non evidenza anche nel successo commerciale
dellinvenzione; le moderne teorie economiche tendono tuttavia a ricollegare il successo
commerciale di un prodotto a fattori che nulla hanno a che vedere con lo sforzo
inventivo connesso alla sua realizzazione.
Accanto agli indizi di non-evidenza, la giurisprudenza ha elaborato anche degli indizi di
evidenza, in presenza dei quali probabile che il trovato non sia dotato di altezza
inventiva: cos quando invenzioni simili siano state effettuate da pi soggetti nello
stesso spazio temporale, ovvero quando vi siano molti episodi di contraffazione non
contrastate da iniziative a difesa del brevetto.
DRAGOTTI, Software, brevetti e copyright: le recenti esperienze statunitensi, in Riv.
dir. ind., 1994, I, 539
DRAGOTTI, I regimi di dosaggio alla prova del divieto di brevettazione dei metodi
terapeutici, chirurgici e diagnostici, in Riv. dir. ind. 2009, I, 214.
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LEZIONE V
Diritti di brevetto e diritti al brevetto
Colui che realizza uninvenzione acquista il diritto al brevetto (da non confondere con il
diritto di brevetto, che sorge solo con la concessione dellesclusiva da parte
dellAmministrazione).
Il diritto al brevetto corrisponde al diritto di depositare validamente una domanda di
brevetto e spetta allinventore o agli inventori, per il caso in cui linvenzione sia stata
messa a punto da uno o pi soggetti (v. art. 6 CPI).
Qualora la ricerca venga effettuata nellambito di un rapporto di lavoro dipendente i
diritti al brevetto possono competere ad un soggetto diverso dall'inventore, vale a dire al
suo datore di lavoro. Lipotesi viene configurata come eccezione rispetto alla regola
generale; tuttavia le modalit concrete con le quali viene oggi condotta la ricerca (non
pi affidata allinventore singolo ma ad equipes di ricercatori che operano nellambito
di strutture imprenditoriali) inducono a riflettere sulla opportunit di rivedere il
principio generale, tanto pi se si valorizza lapporto del soggetto che sopporta il rischio
dellattivit di ricerca -limprenditore-, predisponendo i mezzi per la sua realizzazione.
In questottica pu essere appropriato un sistema che attribuisca i diritti patrimoniali
derivanti dallinvenzione a questultimo soggetto, quale ricompensa per l'investimento
ed il rischio connesso alla ricerca.
Tanto pi che linventore conserva comunque il diritto morale ad essere riconosciuto
autore dellinvenzione. Si tratta di un diritto non cedibile, a differenza dei diritti
patrimoniali, liberamente cedibili ai terzi (cfr. art. 62 CPI).
Sia il diritto morale ad essere riconosciuto autore dellinvenzione brevettata, sia i diritti
patrimoniali sorgono con la concessione della privativa: la sola realizzazione
dellinvenzione, non seguita dal deposito della domanda di brevetto e dalla concessione,
non attribuisce allinventore un diritto esclusivo sull'invenzione.
Colui che abbia realizzato uninvenzione ma non abbia provveduto a brevettarla potr al
pi, in caso di successiva brevettazione da parte di un diverso soggetto, invocare il cd.
preuso, che consiste nella facolt di continuare ad impiegare linvenzione brevettata
allinterno dellimpresa preutente che abbia realizzato autonomamente linvenzione,
senza divulgarla, nei 12 mesi precedenti la data di deposito o la data di priorit (art. 68.3
CPI).
La legge attribuisce efficacia retroattiva alla tutela derivante dalla concessione,
consentendo anche a colui che sia titolare di una domanda di brevetto di agire a tutela
dei suoi diritti esclusivi, sempre che la domanda sia stata resa accessibile al pubblico
(art. 53.2 CPI), il che di regola avviene trascorsi 18 mesi dalla data di deposito della
domanda ovvero dalla data di priorit (art. 53 CPI), salvo che il richiedente abbia
chiesto la pubblicazione immediata della domanda (nel qual caso il termine di 90
giorni) ovvero abbia provveduto a notificarla al soggetto nei cui confronti intende farla
valere (art. 53.4 CPI).
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La domanda di brevetto nazionale
La legge prevede che chiunque possa depositare una domanda di brevetto, senza
avvalersi di intermediari.
La redazione di una domanda di brevetto tuttavia operazione delicata, dal momento
che lambito dei diritti esclusivi derivanti dal brevetto dipende dalla domanda e dai suoi
allegati; pertanto consigliabile, e diffuso, affidarsi a consulenti brevettuali, iscritti in
un apposito albo (oggi regolato dagli artt. 202 e ss. CPI).
La domanda di brevetto, che pu essere depositata direttamente allUfficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM) ovvero agli uffici predisposti presso ciascuna Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato, si compone della domanda vera e propria e degli
allegati, che sono il titolo, il riassunto, la descrizione, eventualmente integrata dai
disegni, e le rivendicazioni.
Il titolo
Come prescritto dallart. 51 CPI, il titolo deve corrispondere alloggetto dellinvenzione
ed ha la funzione di consentire ai terzi di reperire il brevetto.
Il riassunto
Lart. 52 CPI prescrive che la descrizione sia accompagnata da un riassunto, che ha solo
fini di informazione tecnica; esso consente ai terzi di comprendere sommariamente
loggetto dellinvenzione.
La descrizione
Lart. 51 CPI prescrive di allegare alla domanda di brevetto la descrizione ed i disegni
necessari alla sua intelligenza; la norma prosegue specificando che la descrizione deve
essere sufficientemente chiara e completa perch ogni persona esperta del ramo possa
attuarla.
La insufficienza o carenza della descrizione comporta la nullit (totale o parziale) del
brevetto; la sanzione conferma il ruolo essenziale che la descrizione riveste nel Sistema
brevettuale.
Tramite la descrizione, infatti, linventore rende disponibile linvenzione per la
collettivit, arricchendone il patrimonio tecnico; al termine del periodo dellesclusiva, i
terzi potranno sfruttare linvenzione seguendo gli insegnamenti contenuti nella
descrizione.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il requisito della sufficienza della
descrizione si intende soddisfatto quando lesperto del ramo in condizione di attuare
linvenzione seguendo gli insegnamenti ivi contenuti senza effettuare attivit di ricerca
particolarmente complesse od onerose.
La scelta se corredare o meno la descrizione con i disegni lasciata al richiedente; nel
settore delle invenzioni meccaniche essi sono quasi sempre presenti.
Le rivendicazioni
Le rivendicazioni hanno la funzione di indicare, specificamente, ci che si intende
debba formare oggetto del brevetto (art. 52 CPI). Le rivendicazioni hanno pertanto la
funzione di individuare e definire loggetto dellesclusiva.
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Tra descrizione e rivendicazioni esiste un rapporto strettissimo: perch lesclusiva sia
valida infatti necessario che le caratteristiche dellinvenzione siano sia descritte che
rivendicate.
Caratteristiche rivendicate ma non descritte sono estranee allambito dellesclusiva per
carenza di descrizione; caratteristiche descritte ma non rivendicate sono egualmente
estranee allambito dellesclusiva, in quanto il titolare del brevetto ha omesso di
manifestare la volont di rivendicarle, cio di riservarle a s in esclusiva.
Il rapporto strettissimo sopra riassunto consente altres una limitata possibilit di
interpretare le rivendicazioni alla luce delle indicazioni presenti nella descrizione; negli
ultimi anni la giurisprudenza, soprattutto quella sviluppata dalla Corte di Appello di
Milano, ha posto seri limiti alla facolt di riformulare o comunque modificare le
rivendicazioni in sede giudiziaria, ferma restando la possibilit di interpretarle alla luce
della descrizione e dei disegni, secondo l'impostazione oggi confluita nei commi 2 e 3
dell'art. 52 CPI.
La prima norma prescrive che I limiti della protezione sono determinati dalle
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni; la seconda precisa che tale regola deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza
giuridica ai terzi.
Tali disposizioni sono allineate alle indicazioni in merito al rapporto tra descrizione e
disegni provenienti dalla normativa e dalla prassi internazionale.
Lart. 8 della Convenzione di Strasburgo chiarisce infatti che i limiti della protezione
conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la
descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
Lart. 84 CBE, analogamente, dispone che Le rivendicazioni definiscono loggetto
della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla
descrizione.
Lesperienza del brevetto europeo ha avuto leffetto di armonizzare la prassi nazionale
con quella dellUfficio Brevetti Europeo, anche per quel che concerne le modalit di
redazione delle rivendicazioni, che di regola si compongono di una parte
precaratterizzante, che descrive brevemente la tecnica nota, ad una successiva parte
caratterizzante, che specifica invece le caratteristiche nuove ed originali.
Le rivendicazioni possono essere distinte in indipendenti e dipendenti, queste ultime
rinviando al contenuto di precedenti rivendicazioni, venendo a comporre una struttura
ramificata o ad albero, che ha -tra l'altro- la funzione di evitare che la nullit di una o
pi rivendicazioni abbia per effetto la nullit dell'intero titolo.
Il procedimento di brevettazione nazionale
LUfficio Italiano Brevetti e Marchi, a differenza, ad esempio, dellUfficio Brevetti
Europeo e di altri Uffici nazionali, non effettua un esame di merito della sussistenza dei
requisiti di validit dellinvenzione, limitandosi di fatto a verificare la sussistenza dei
requisiti formali di validit della domanda.
Lart. 170 CPI esclude infatti che lesame dellUfficio possa riguardare la sussistenza
dei requisiti di validit dell'invenzione, almeno sino a quando non sia stata istituita una
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apposita procedura di esame. Sino ad allora, prosegue la norma, l'Ufficio potr (e dovr)
limitarsi a rigettare le domande di brevetto palesemente nulle. Tale facolt, che
corrisponde alla prassi sino ad ora adottata, lascia tuttavia un margine di discrezionalit
forse troppo ampio all'Amministrazione, ad oggi attrezzata solo per lo svolgimento di
un esame formale della regolarit della domanda.
Un primo passo l'istituzione di una vera propria procedura di esame stato effettuato
nel luglio 2008, con l'entrata in vigore di un accordo tra l'UIBM e l'Ufficio Brevetti
Europeo, demandato a svolgere, per conto del primo, una ricerca di anteriorit volta ad
individuare lo stato della tecnica relativo a ciascuna domanda di brevetto depositata in
Italia.
Il rapporto di ricerca, che termina con una prognosi relativa alla sussistenza dei requisiti
di brevettabilit della domanda, ha valore puramente informativo; esso viene tuttavia
trasmesso al richiedente e reso disponibile al pubblico al momento della pubblicazione
della domanda di brevetto.
La procedura appena descritta dovrebbe consentire di conseguire un duplice risultato: da
un lato porre il richiedente in condizione di modificare la domanda alla luce dei risultati
della ricerca, o addirittura di abbandonarla quando l'invenzione appaia palesemente
priva di novit o di altezza inventiva; dall'altro lato porre i terzi in condizione di
valutare, senza sopportare i costi di una ricerca effettuata ad hoc, la validit del
brevetto.
Come si vede, il ruolo dell'Ufficio resta defilato, anche se apparentemente l'art. 170 CPI
assegna all'UIBM il dovere di verificare la conformit della domanda a quanto previsto
dagli artt. 45 e 50 del Codice.
Il richiamo allesame della conformit ai requisiti previsti dallart. 45 CPI non deve
essere interpretato come un rinvio ad un esame dei requisiti sostanziali di validit della
domanda; lascia altres perplessi la scelta del legislatore del Codice di demandare
all'Ufficio l'esame del requisito della liceit, disciplinato dall'art. 50 CPI.
Lufficio verifica altres che ogni domanda abbia per oggetto una sola invenzione (art.
161 CPI), disponendo, in caso contrario, la limitazione della domanda ad una sola
invenzione, con la facolt per il richiedente di depositare altre domande per le rimanenti
invenzioni.
La previsione riflette il requisito dellunit dellinvenzione, giustificato in primo luogo
sotto il profilo amministrativo (si vuole evitare che il richiedente riunisca pi invenzioni
in una sola domanda, violando le disposizioni amministrative e fiscali in materia).
Qualche tempo fa, la giurisprudenza ha avuto occasione di interpretare estensivamente il
requisito in parola, arrivando ad affermare limpossibilit di tutelare, con un solo
brevetto, invenzioni di prodotto e di procedimento e comminando, in tale caso, la nullit
parziale del brevetto, limitato vuoi allinvenzione pi importante ovvero a quella che
il richiedente avrebbe preferito se fosse stato al corrente dellinvalidit.
Questa giurisprudenza, eccessivamente formalistica, contraddetta dalla prassi, ormai
consolidata a livello europeo, di tutelare con un singolo brevetto diversi profili della
medesima invenzione (p. es., nel caso di una invenzione avente ad oggetto un nuovo
composto, possibile e frequente rivendicare sia il prodotto che il procedimento per
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ottenerlo). La giurisprudenza pi recente, sulla scorta dei rilievi critici appena esposti,
ha oggi corretto linterpretazione formalistica adottata in precedenza.
Avverso le decisioni dellUfficio possibile interporre ricorso avanti alla Commissione
di Ricorso; il termine per il ricorso di 60 giorni dalla comunicazione della decisione
(art. 135 CPI).
Nel corso dellesame il richiedente ha la possibilit di modificare la domanda; non
tuttavia consentito estendere loggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda
iniziale (art. 76 lettera (c) CPI.).
La legge invenzioni prevede che alla concessione del brevetto faccia seguito la sua
pubblicazione, a cura dellUfficio; attualmente essa non avviene.
Successivamente alla concessione il titolare del brevetto ha lonere di corrispondere
allUfficio le tasse annuali di mantenimento in vita (cd. annualit), il cui importo cresce
con il trascorrere degli anni (si suppone che una invenzione che riveste ancora valore
economico trascorsi diversi anni dalla concessione frutti al titolare introiti elevati, che
giustificano limposizione di una tassa di mantenimento progressivamente crescente).
La mancanza di un esame di merito dellinvenzione snellisce grandemente la procedura
di concessione dei brevetti nazionali. Nonostante in passato la mancata previsione di un
esame sia stata criticata, la scelta originaria del legislatore italiano verosimilmente
dovuta alla mancanza di mezzi e di una struttura capace di affrontare compiti complessi
quali quelli connessi allesame della sussistenza dei requisiti sostanziali di validit delle
domande di brevetto- pu rivelarsi oculata, a fronte della possibilit, per linventore che
voglia accedere ad una protezione pi forte, di ricorrere allo strumento del brevetto
europeo oggi- e del brevetto comunitario, quando esso entrer in vigore.
In tale contesto lesistenza di una procedura nazionale semplificata, come tale rapida e
meno costosa, appare giustificata.
Il procedimento di brevettazione europeo
Le norme che regolano il procedimento di brevettazione europeo sono raccolte nella
Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e nel relativo Regolamento.
Il procedimento di brevettazione, che ha luogo avanti allUfficio Brevetti Europeo, noto
anche con il suo acronimo inglese EPO (European Patent Office) prevede, a differenza
di quanto avviene nel procedimento italiano, lesame di merito della domanda, ossia
lesame della sussistenza dei requisiti di validit sostanziale del brevetto, segnatamente
novit ed altezza inventiva (inventive step nella terminologia della CBE).
Prevede altres la possibilit di proporre opposizione avverso la concessione di un
brevetto, possibilit questa oggi non concretamente disponibile per i brevetti italiani.
Alla maggiore complessit dei compiti cui adempie lEPO corrisponde una
corrispondente maggiore articolazione della struttura, che ha la sua sede centrale a
Monaco di Baviera e si articola in diverse divisioni, tra cui la divisione di deposito, la
divisione di ricerca, la divisione di esame e la divisione di opposizione. Le decisioni
dellUfficio possono essere impugnate avanti alla commissione di ricorso (board of
appeal), che pu decidere anche in composizione allargata (enlarged board of appeal).
Il procedimento di brevettazione che si conclude positivamente sfocia nella concessione
di un titolo unitario, il brevetto europeo, pubblicato in una delle tre lingue di lavoro
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dellufficio (inglese, francese, tedesco); le rivendicazioni vengono tradotte in tutte e tre
le lingue di lavoro.
Lefficacia del brevetto europeo nei singoli Paesi designati tuttavia subordinata
alladempimento di talune formalit, che possono comprendere il deposito di una
traduzione presso lUfficio Brevetti di ciascun Paese in cui il titolare intende ottenere
lesclusiva (art. 65 CBE). Recentemente taluni stati (quelli che hanno aderito al cd.
London Agreement) hanno rinunciato a subordinare la validit del brevetto europeo al
deposito della sua integrale traduzione presso l'Ufficio Brevetti nazionale.
Formalmente, dunque, il brevetto europeo d luogo ad un fascio di brevetti nazionali, di
identico contenuto ma il cui regime, anche e soprattutto per quanto concerne la validit
e la contraffazione, regolato da ciascun diritto nazionale.
La procedura di brevettazione inizia con il deposito della domanda, che avviene
direttamente allEPO ovvero tramite i singoli uffici brevetti nazionali. In Italia la legge
(cfr. art. 198 CPI), per motivi connessi alla sicurezza nazionale, vieta il deposito
allestero di domande di brevetto che non siano state prima depositate in Italia, salva la
possibilit di ottenere un nullaosta dalle autorit preposte.
Gli allegati alla domanda di brevetto europeo sono il titolo, lestratto (corrispondente in
sostanza al riassunto previsto dalla legge nazionale), la descrizione, con gli eventuali
disegni, e le rivendicazioni.
Ricevuta la domanda, lUfficio ne verifica la regolarit formale; successivamente viene
effettuata una ricerca di anteriorit, atta a ricostruire lo stato della tecnica rilevante ai
fini dellesame della novit e dellaltezza inventiva del trovato.
La ricerca ha anche lo scopo di consentire al richiedente di effettuare una prognosi
quanto alle concrete possibilit di ottenere la concessione del brevetto.
Sia la domanda che il rapporto di ricerca vengono pubblicati; entro 6 mesi dalla
pubblicazione del rapporto di ricerca il richiedente ha lonere richiedere lesame, nel
corso del quale possibile modificare la domanda, senza tuttavia ampliarla.
Lesame verifica sia la novit che laltezza inventiva del trovato e si svolge in
contraddittorio con lesaminatore.
Lesame termina con la concessione del brevetto ovvero con il rigetto della domanda.
Come si detto, le decisioni dellUfficio possono essere impugnate avanti alla
commissione di ricorso.
Dopo la concessione il brevetto viene pubblicato ed il titolare ha lonere di procedere
alla conferma della sua validit presso i singoli uffici brevetti nazionali (cfr. art. 65
CBE).
In Italia lart. 56 CPI prescrive a questo fine la necessit del deposito presso lUfficio
Italiano Brevetti e Marchi di una traduzione del brevetto in lingua italiana, oltre al
pagamento delle tasse, entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione del brevetto
europeo.
La procedura di opposizione, regolata dagli artt. 99 e ss. CBE, consente ai terzi di
opporsi alla concessione del brevetto; in mancanza di opposizione, o qualora essa venga
respinta, la contestazione della validit del brevetto potr avvenire solo avanti alle
singole autorit nazionali.
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I motivi di opposizione sono indicati nellart. 100 CBE (la carenza dei requisiti di
brevettabilit, linsufficienza delle descrizione e lestensione del brevetto oltre il
contenuto delle domanda iniziale).
La procedura di opposizione si svolge avanti alla divisione di opposizione e termina con
la revoca del brevetto ovvero con il suo mantenimento, eventualmente in forma
modificata.
Il brevetto internazionale (PCT).
Il Patent Cooperation Treaty o PCT ha istituito un sistema di deposito centralizzato delle
domande di brevetto che, tuttavia, non istituisce un ufficio ad hoc, bens si affida agli
uffici brevetti nazionali o regionali gi esistenti.
Laspetto qualificante della procedura PCT consiste nello svolgimento, dopo il deposito,
di una ricerca internazionale, che ha lo scopo di individuare lo stato della tecnica
pertinente allinvenzione. Lesito della ricerca fornir al richiedente ed ai successivi
uffici cui sar demandato lesame della domanda utili elementi per la valutazione della
sussistenza dei requisiti di validit dellinvenzione.
Il richiedente ha altres la facolt di chiedere un esame preliminare internazionale, volto
a determinare la sussistenza dei requisiti di validit dellinvenzione.
La procedura prevista dal PCT confluisce poi nelle procedure nazionali o regionali
corrispondenti agli stati o alle unioni regionali designate al momento del deposito.
Materiali
! Fascicolo di un brevetto europeo (da reperirsi a cura degli studenti sul database
ESPACENET, consultabile a partire dal sito dellUfficio Brevetti Europeo
www.european-patent-office.org).
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LEZIONE VI
La nullit
Le cause di nullit dei brevetti sono elencate nellart. 76 CPI.
Tale elenco ha carattere tassativo; limpossibilit di introdurre ulteriori cause di nullit
deriva anche dagli obblighi derivanti dai trattati internazionali e segnatamente dallart.
138 CBE, che vieta agli Stati membri di introdurre ulteriori cause di nullit oltre a
quelle ivi previste.
La prima causa di nullit, indicata alla lettera (a) dellart. 76 CPI, la carenza di uno dei
requisiti di validit previsti dagli artt. 45-50 CPI.
La seconda causa di nullit, indicata alla lettera (b) dellart. 76 CPI, connessa alla
insufficienza o carenza della descrizione, che deve essere sufficientemente chiara e
completa da consentire allesperto del ramo di attuare linvenzione senza effettuare una
indebita attivit di ricerca e sperimentazione.
La terza causa di nullit, indicata alla lettera (c) dellart. 76 CPI, connessa alla
possibilit, per il richiedente di apportare modifiche alla domanda nel corso della
procedura di brevettazione. Tali modifiche non debbono tuttavia comportare una
estensione delloggetto del brevetto rispetto al contenuto della domanda iniziale.
Diversamente il richiedente avrebbe buon giuoco nellintrodurre nel brevetto nuovi
apporti messi a punto successivamente al deposito della domanda, pregiudicando cos il
corretto funzionamento del sistema.
La quarta causa di nullit, indicata alla lettera (d) dellart. 76 CPI, non attiene al
contenuto del brevetto bens alla sua titolarit ed ha lo scopo di sanzionare la condotta
di coloro che conseguono un brevetto senza avere il diritto di ottenerlo, ad esempio
perch hanno usurpato linvenzione al legittimo titolare. La sanzione della nullit viene
prevista solo qualora linventore non si sia avvalso dei rimedi previsti dallart. 118 CPI,
che gli consentono, se tempestivamente esercitati, di rivendicare lesclusiva sottraendola
allusurpatore.
La nullit pu essere totale o parziale; di regola linvalidit parziale viene dichiarata con
riferimento alle rivendicazioni: la loro struttura ad albero facilita in questo senso
lopera dellAutorit Giudiziaria. Nella loro stesura opportuno tenere conto di ci,
redigendole in maniera tale che sia pi agevole la sopravvivenza di parte del brevetto
nel caso in cui una o pi di esse si rivelino invalide.
La dichiarazione della nullit del brevetto opera ex tunc, ha cio effetto retroattivo: i
diritti esclusivi derivanti dal brevetto non sono mai validamente sorti e gli effetti
derivanti dallesistenza del brevetto nullo debbono essere, per quanto possibile, rimossi.
Questo principio, confermato dallart. 77 CPI, sconta tuttavia la necessit di evitare che
la declaratoria della nullit di un brevetto travolga rapporti e situazioni soggettive gi
esaurite: per questo motivo la norma appena richiamata prevede che la nullit non
pregiudica (a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato
gi compiuti, e (b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullit nella misura in cui
siano gi stati eseguiti.
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E altres prevista la possibilit, per il giudice, di accordare un equo rimborso alla parte
che abbia gi versato importi in esecuzione di contratti aventi ad oggetto il brevetto
dichiarato nullo.
La conversione del brevetto nullo
La carenza dei requisiti di validit di un brevetto per invenzione non esclude che il
trovato possegga quelli di un diverso brevetto. E possibile, in altre parole, che
linvalidit del brevetto derivi da una errata decisione del titolare al momento della
scelta della privativa (accanto ai brevetti per invenzione il nostro sistema attualmente
conosce infatti i modelli di utilit, i modelli e disegni industriali, le topografie dei
prodotti a semiconduttori e le variet vegetali).
Le possibilit di errore possono in concreto verificarsi con maggiore facilit tra brevetti
per invenzione industriale e brevetti per modello di utilit, che hanno per oggetto i
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodit di applicazione, o di
impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti duso in genere,
quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti (art. 82 CPI).
La distinzione tra invenzioni e modelli focalizzata sul requisito delloriginalit: mentre
per le invenzioni richiesta laltezza inventiva, per i modelli sufficiente la particolare
efficacia, o comodit di applicazione, o di impiego.
La giurisprudenza tradizionalmente avverte che la distinzione tra brevetti e modelli ha
natura qualitativa e non quantitativa: i modelli non sarebbero, come pure da alcuni si era
suggerito, invenzioni dotate di minore altezza inventiva.
Tale approccio, indubbiamente raffinato ed anche condivisibile in via teorica (altro
risolvere un problema tecnico, altro migliorare lefficacia o lutilit di un prodotto gi
esistente), si rivela tuttavia di non agevole applicazione.
Non raro che trovati dotati di insufficiente altezza inventiva possano essere
validamente protetti tramite modelli di utilit, tanto che si prevede la possibilit per il
richiedente di modificare la natura della privativa successivamente al deposito, su invito
dellUfficio. Sennonch noto che lUIBM non effettua un esame di merito delle
domande di brevetto: tale possibilit difficilmente trova pertanto applicazione nella
pratica.
Per evitare che un errore nella qualificazione del trovato (invenzione piuttosto che
modello di utilit, ma non solo) travolga irrimediabilmente la validit della privativa,
stata introdotta la possibilit di pronunciare la conversione del brevetto nullo.
Il terzo comma dellart. 76 CPI dispone infatti che Il brevetto nullo pu produrre gli
effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validit e che sarebbe
stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullit.
La conversione viene disposta dal giudice su istanza di parte; per porre fine ad alcune
incertezze giurisprudenziali che si erano verificate prima dellemanazione del Codice, il
legislatore chiarisce che La domanda di conversione pu essere proposta in ogni stato
e grado del giudizio.
Al fine di evitare che la conversione, che pu comportare un prolungamento della durata
del brevetto, possa pregiudicare i diritti dei terzi, il successivo comma 4 dello stesso
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articolo prevede, a favore dei licenziatari e di coloro che in vista della prossima
scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del
brevetto, la possibilit di ottenere una licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il
periodo di maggiore durata della privativa.
La decadenza
Diversamente dalla nullit, la decadenza interviene quando una privativa, inizialmente
dotata dei requisiti di validit, perde efficacia in seguito ad eventi successivi.
La decadenza opera pertanto ex nunc, non ha cio effetto retroattivo.
Una prima causa di decadenza consiste nel mancato pagamento delle tasse annuali di
mantenimento in vita del brevetto (art. 75 CPI), che il titolare ha lobbligo di
corrispondere allAmministrazione.
Gli importi delle tasse annuali di mantenimento in vita sono progressivamente crescenti,
al fine di disincentivare la permanenza di esclusive il cui interesse industriale o
commerciale sia venuto meno.
Una seconda causa di decadenza pu intervenire in caso di mancata od insufficiente
attuazione dellinvenzione brevettata.
Il sistema brevettuale, oltre a costituire un incentivo per il progresso tecnico e
scientifico del Paese, ha anche la funzione di stimolare il sistema produttivo nel suo
complesso, che beneficia della concreta attuazione nel Paese delle invenzioni brevettate.
In forza di tali considerazioni, connesse a ragioni di politica economica, industriale ed
occupazionale, nonch di benessere dei cittadini in senso lato, il legislatore italiano
aveva in origine sanzionato la mancata attuazione delle invenzioni brevettate con la
decadenza della privativa. Tale disposizione era tuttavia in contrasto con lart. 5 della
Convenzione di Unione di Parigi, che non prevedeva tale sanzione per il caso di
mancata attuazione dellinvenzione, bens quella della licenza obbligatoria.
Nel 1968 il legislatore italiano ha provveduto a rendere la disciplina interna conforme al
diritto internazionale introducendo, appunto, la sanzione della licenza obbligatoria per il
caso di mancata od insufficiente attuazione dellinvenzione. La decadenza rimane
tuttavia come sanzione residuale, qualora, trascorsi due anni dalla concessione della
licenza obbligatoria, lonere di attuazione non venga adempiuto dal titolare del brevetto
o da colui o coloro che hanno ottenuto la licenza (art. 70 CPI).
Una terza causa di decadenza deriva dalla rinuncia del titolare (art. 78 CPI).
Onere di attuazione e licenza obbligatoria
Come accennato nel paragrafo precedente, il titolare del brevetto ha lonere di attuare
linvenzione nel territorio dello stato in misura tale da non risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese (art. 69 CPI).
Lattuazione deve avvenire entro tre anni dalla data della concessione del brevetto
ovvero entro quattro anni dalla data di deposito della domanda, se questo termine scade
successivamente al precedente. Inoltre lattuazione non deve essere sospesa o ridotta in
maniera tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, per un periodo
superiore a tre anni (art. 70 CPI)
Qualora linvenzione non sia attuata, o lo sia in maniera insufficiente rispetto ai bisogni
del paese (valutazione questa delicata e da compiersi sulla base di considerazioni che
- 39 -
non attengono solo profili brevettuali), i concorrenti interessati allo sfruttamento
dellinvenzione hanno diritto di ottenere una licenza obbligatoria per luso non
esclusivo dellinvenzione.
La concessione della licenza, che avviene secondo la procedura prevista dallart. 72
CPI, subordinata alla prova della indisponibilit del titolare del brevetto a concedere
una licenza negoziale a condizioni eque.
La previsione dellonere di attuazione rinvia evidentemente a ragioni di natura
nazionalistica, tant che inizialmente la norma faceva riferimento alla attuazione nel
territorio dello Stato. Tale impostazione tuttavia inconciliabile con la progressiva
creazione del mercato comune europeo e con la conseguente integrazione e
liberalizzazione del mercato, anche a livello di Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC o WTO). Ci vero soprattutto se lonere di attuazione viene inteso
come onere di produrre quanto oggetto di brevetto allinterno dei confini nazionali.
Per questi motivi lart. 70 CPI parifica ora la produzione negli Stati membri dellUnione
Europea o dellOrganizzazione Mondiale del Commercio alla produzione allinterno
dello Stato.
Lonere di attuazione ha la funzione di evitare che lesclusiva brevettuale, abusivamente
esercitata, si concreti in un ostacolo allo sviluppo economico del Paese. Qualora la
mancata attuazione del brevetto sia dovuta a cause indipendenti dalla volont del
titolare la sanzione della licenza obbligatoria non interviene.
Tra le cause di giustificazione individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza vi sono,
ad esempio, i tempi necessari per la costruzione di stabilimenti od impianti e i tempi
connessi allottenimento di autorizzazioni amministrative. Non costituiscono invece
cause di giustificazione la mancanza di mezzi finanziari e la mancanza di domanda sul
mercato nazionale.
Lazione di nullit o decadenza del brevetto
Colui che abbia interesse (art. 100 c.p.c.) ad ottenere la declaratoria della nullit o
decadenza di un brevetto per invenzione industriale deve proporre la corrispondente
azione di fronte allAutorit Giudiziaria italiana. E infatti escluso che un giudice
straniero possa dichiarare nullo o decaduto un titolo di propriet industriale concesso
dallo Stato italiano.
Il D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, in vigore dal 12 luglio 2003, ha istituito le Sezioni
Specializzate in Materia di Propriet Industriale presso i Tribunali e le Corti dAppello
di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia.
A tali sezioni stata assegnata la competenza esclusiva per le azioni in materia di
controversie riguardanti: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti
d'invenzione e per nuove variet vegetali, modelli di utilit, disegni e modelli e diritto
d'autore, nonch di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della
propriet industriale ed intellettuale (art. 3 D. Lgs. 168/2003).
Il Codice della Propriet Industriale ha in una certa misura ampliato i limiti di tale
competenza, assegnando alle sezioni specializzate la competenza per le controversie
sopra indicate nonch per tutte quelle in materia di propriet industriale e di
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concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure
indirettamente con lesercizio dei diritti di propriet industriale (art. 134.1 CPI).
Per la determinazione della competenza territoriale, ossia lindividuazione del tribunale
geograficamente competente a trattare una specifica causa, lart. 120 CPI prevede tre
criteri generali ed un criterio speciale.
I criteri generali prescrivono che lazione debba essere proposta avanti al tribunale della
residenza, domicilio o dimora del convenuto (cd. foro del convenuto); qualora il
convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato, lazione deve essere
proposta nel foro dellattore; qualora neppure lattore abbia residenza, dimora o
domicilio in Italia, lazione deve essere proposta avanti alla Sezione Specializzata del
tribunale di Roma.
I criteri ora visti debbono essere coordinati con il criterio speciale previsto dallart.
120.3 CPI, che parifica lindicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti, che
il richiedente sovente effettua al momento del deposito della domanda, allelezione di
domicilio ai fini della determinazione della competenza.
La competenza derivante dallelezione di domicilio esclusiva ed inderogabile, il che
comporta che la pi parte delle cause in materia brevettuale si concentrano nei tribunali
nelle cui circoscrizioni hanno sede la maggior parte degli uffici di consulenza in
propriet industriale.
Tale circostanza comporta a sua volta una maggior dimestichezza dei giudici che
compongono tali tribunali con le controversie in materia brevettuale, s che spesso tali
fori vengono preferiti ad altri. Ci almeno sino a quando la preparazione dei giudici che
compongono le altre sezioni specializzate non si consolider.
Qualora lazione si concluda con la dichiarazione della nullit o della decadenza del
brevetto, la sentenza avr affetto nei confronti di tutti e non solo delle parti in causa e
dovr essere annotata nel registro dei brevetti a cura dell'UIBM (art. 122.5 CPI).
Si noti che tale effetto allargato (cd. erga omnes) delle sentenze di nullit o decadenza
non trova applicazione per le sentenze che abbiano confermato la validit ed efficacia di
un brevetto, respingendo una domanda di nullit o decadenza. La migliore dottrina ha
evidenziato che tali sentenze non dichiarano la validit del brevetto ma si limitano a
respingere la domanda di nullit o decadenza. Non pertanto possibile -n
giuridicamente corretto- parlare di sentenze di validit od efficacia.
Egualmente non avr effetto erga omnes la sentenza che accolga una eccezione di
nullit o decadenza di un brevetto per invenzione: tale effetto infatti limitato alle
domande, siano essere proposte in via principale o riconvenzionale.
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Glossario
Attore: colui che propone una azione o domanda giudiziale.
Convenuto: colui nei cui confronti viene proposta una azione o domanda giudiziale.
Domanda principale: Richiesta rivolta allAutorit Giudiziaria nei confronti di una
altro soggetto volta ad ottenere la tutela di un diritto. La proposizione della
domanda equivale allesercizio di una azione giudiziaria.
Domanda riconvenzionale: Domanda proposta dal convenuto in risposta ad una
domanda proposta dallattore.
Eccezione: Difesa volta a paralizzare una domanda della controparte, che tuttavia non
mira ad ottenere una statuizione definitiva dellAutorit Giudiziaria.
Dimora: luogo in cui la persona concretamente si trova, anche per breve tempo.
Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.).
Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi (art. 43 c.c.). E possibile eleggere un domicilio speciale per
determinati atti o affari (art. 47 c.c.).
Foro: locuzione utilizzata per indicare un determinato ufficio giudiziario. p.es.: foro
dellattore = ufficio giudiziario nel cui territorio lattore ha la residenza, la
dimora o il domicilio.
Giurisdizione: Potere dellautorit giudiziaria dello stato nel suo complesso di
pronunciarsi in merito ad una determinata domanda. Le regole generali sulla
giurisdizione italiana sono contenute nella L. 31 maggio 1995, n. 218.
Competenza: Potere di un determinato ufficio giudiziario di pronunciarsi su una
determinata domanda. Le regole generali sulla competenza sono contenute nel
Codice di Procedura Civile. La competenza risolve le questioni connesse
allattribuzione delle diverse cause tra uffici giudiziari di livello diverso
(Giudice di Pace, Tribunale, Corte dAppello: competenza verticale) e tra uffici
dello stesso livello (competenza per territorio o competenza orizzontale).
Materiali
D. Lgs. 27 giugno 2003 N. 168
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LEZIONE VII
La brevettazione del non avente diritto
Qualora una domanda di brevetto sia stata depositata da un soggetto diverso
dallinventore o comunque da colui che titolare del diritto al brevetto, lart. 76 CPI
lettera (d) prevede la possibilit che chiunque possa chiedere la nullit della privativa.
Tale sanzione, tuttavia, non idonea a tutelare gli interessi dellinventore: la nullit del
brevetto non gli riconsegna infatti il diritto esclusivo che gli stato usurpato.
In vista di tali considerazioni la legge prevede la possibilit, per colui che abbia subito
lusurpazione del brevetto, di rivendicarne la titolarit, purch la relativa azione sia
promossa entro tre mesi dalla sentenza che riconosca definitivamente lintervenuta
usurpazione (art. 118 CPI).
La norma distingue lipotesi in cui il brevetto sia ancora allo stato di domanda da quella
in cui esso sia gi stato concesso.
Nel primo caso (art. 118.2 CPI), linventore pu (a) assumere a proprio nome la
domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualit di richiedente; (b) depositare
una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa
non ecceda quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorit della
domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; (c) ottenere il rigetto della
domanda.
Lopzione di cui alla lettera (b) ha lo scopo di consentire allinventore di riformulare la
domanda qualora quella depositata dallusurpatore presenti a suo avviso dei difetti.
Qualora il brevetto sia gi stato concesso (art. 118.3 CPI), linventore ha la facolt di (a)
ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del
brevetto, oppure (b) far valere la nullit del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.
Non prevista la possibilit di riformulare il contenuto del brevetto.
Qualora linventore non si avvalga delle facolt previste dallart. 118 CPI entro due anni
dalla concessione del brevetto, chiunque pu chiedere che esso sia dichiarato nullo (art.
118.4 CPI e art. 76 lettera (d) CPI). Tale sanzione ha lo scopo di evitare il mantenimento
in vita di un diritto esclusivo ottenuto abusivamente, interesse questo che sussiste anche
qualora linventore che ha subito lusurpazione decida di non attivarsi.
Le invenzioni del dipendente
Se lusurpazione dellinvenzione costituisce una ipotesi patologica di difformit tra
inventore e titolare del brevetto, cui lordinamento risponde predisponendo i rimedi
appena visti, vi sono anche ipotesi in cui tale difformit lecita e per cos dire
fisiologica.
Lesclusiva brevettuale ha lo scopo e la funzione di incentivare la ricerca ed il progresso
tecnico; come tale ragionevole che essa sia attribuita al soggetto che sopporta i rischi
connessi allattivit inventiva, finanziandola e predisponendo i mezzi per la sua
effettuazione.
Di regola oggi tale soggetto non linventore singolo persona fisica bens limpresa,
che organizza e finanzia la ricerca avvalendosi di equipes di ricercatori, con la
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prospettiva di conseguire i benefici connessi a tale attivit, primi tra tutti le esclusive
brevettuali.
Qualora tra limpresa ed i ricercatori vi sia un rapporto di lavoro autonomo,
lattribuzione dei diritti derivanti dalla (eventuale) attivit inventiva lasciata alla libera
contrattazione tra le parti.
Qualora invece vi sia un rapporto di lavoro subordinato, lattribuzione dei diritti
esclusivi regolata dallart. 64 CPI, che prevede tre diverse ipotesi, che la dottrina
denomina tradizionalmente come invenzione di servizio, invenzione di azienda ed
invenzione occasionale.
Si ha una invenzione di servizio quando lattivit inventiva prestata dal lavoratore
dipendente sia prevista come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro ed
espressamente retribuita (art. 64.1 CPI). La giurisprudenza si soffermata pi volte su
tale ultimo requisito: non sufficiente che il dipendente sia genericamente addetto al
reparto ricerca e sviluppo, in quanto lattivit inventiva non necessariamente il frutto
dellattivit di ricerca e costituisce invece un risultato solo eventuale ed ulteriore
rispetto alla prestazione dovuta dal lavoratore dipendente.
Qualora ricorrano i presupposti dellinvenzione di servizio, i diritti sullinvenzione
appartengono al datore di lavoro: il dipendente inventore mantiene solo il diritto morale
di essere riconosciuto autore dellinvenzione.
Qualora non sia prevista alcuna retribuzione per lattivit inventiva ricorre lipotesi
della invenzione di azienda, regolata dallart. 64.2 CPI: anche in questo caso i diritti
sullinvenzione appartengono al datore di lavoro, dal momento che questi ha comunque
apportato i mezzi necessari per la realizzazione dellinvenzione, sopportando i costi ed i
rischi della ricerca sfociata in una invenzione effettuata utilizzando le strutture
dellimpresa; tuttavia il dipendente inventore, oltre al diritto morale ad essere
riconosciuto autore dellinvenzione, ha diritto ad un equo premio.
Il calcolo dellequo premio, in caso di controversia, rimesso ad un collegio di
arbitratori (art. 64.4 CPI); gli arbitratori dovrebbero, nellintenzione del legislatore,
avere maggiore dimestichezza con calcoli necessariamente complessi, quali quelli
relativi alla determinazione dellequo premio.
La giurisprudenza straniera, soprattutto quella tedesca, riassume i criteri per il calcolo
dellequo premio nella cd. formula tedesca, per la quale lammontare del premio
corrisponde ad una percentuale sul valore dellinvenzione calcolata tenendo conto
dellautonomia del dipendente nella individuazione del problema tecnico risolto
dallinvenzione, del contributo dellazienda e delle mansioni del dipendente medesimo.
Criteri analoghi trovano ora riscontro nellart. 64.2 CPI, secondo il quale per la
determinazione dellequo premio si terr conto dell'importanza della protezione
conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione
percepita dall'inventore, nonch del contributo che questi ha ricevuto
dall'organizzazione del datore di lavoro.
Quali che siano i risultati cui pu condurre lapplicazione di siffatti criteri, comunque
temperata da un giudizio di equit, opportuno sottolineare che lammontare del premio
tiene conto del valore dellinvenzione ma non corrisponde ad esso: di regola, esso sar
inferiore (se si applica la formula tedesca secondo i parametri sviluppati da quella
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giurisprudenza, il valore massimo dellequo premio pari al 30% del valore
dellinvenzione).
Qualora linvenzione sia stata realizzata dal dipendente al di fuori delle sue mansioni e
senza utilizzare le strutture ed i mezzi dellazienda, e tuttavia linvenzione rientri nel
campo di attivit dellazienda, trova applicazione lart. 64.3 CPI, che regola la cd.
invenzione occasionale.
I diritti di brevetto spettano in questo caso al dipendente, che tuttavia obbligato a
cederli, a richiesta, al datore di lavoro, che dovr corrispondere al dipendente inventore
un corrispettivo pari al valore dellinvenzione, detratte le somme corrispondenti agli
eventuali aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per
pervenire all'invenzione.
Se nel caso dellinvenzione di servizio e dellinvenzione dazienda la ratio
dellattribuzione dei diritti sullinvenzione al datore di lavoro risponde allesigenza di
compensare il soggetto che sopporta il rischio ed i costi della ricerca e dellattivit
inventiva, nel caso dellinvenzione occasionale la ratio da ricercarsi piuttosto
nellobbligo di fedelt e nel divieto di concorrenza, entrambi connaturati al rapporto di
lavoro subordinato.
Lo sfruttamento in proprio, da parte dellinventore, ovvero la concessione di licenze o la
cessione del brevetto a concorrenti del datore di lavoro sarebbe infatti incompatibile con
la corretta prosecuzione del rapporto di lavoro.
Al fine di evitare che le disposizioni qui riassunte possano essere facilmente aggirate
lart. 64.6 CPI prescrive che si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del
rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il
brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica, nel cui campo di attivit l'invenzione rientra.
Le invenzioni del ricercatore universitario
Il sistema disegnato dallart. 64 CPI (che riproduce la normativa precedente lentrata in
vigore del Codice), pur perfettibile, ha una sua coerenza e risponde ad esigenze
condivisibili; nella sua formulazione originale esso si applicava sia alle invenzioni
realizzate da dipendenti di imprese private che a quelle realizzate da dipendenti pubblici
(in astratto, la ricerca di base dovrebbe essere svolta in larga misura da strutture
pubbliche o da strutture finanziate dallo Stato, cos come avviene in molti paesi
industrializzati).
Nel 2001 il legislatore ha avvertito la necessit di regolamentare in maniera diversa i
diritti sulle invenzioni realizzate da ricercatori che abbiano un rapporto di lavoro
subordinato con le universit o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi
istituzionali finalit di ricerca.
Con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, in vigore dal 25 ottobre dello stesso anno, stata
introdotta una nuova norma, la cui formulazione non spicca per linearit ed stata
criticata quasi unanimemente dalla dottrina, e il cui contenuto stato ora
sostanzialmente trasfuso nellart. 65 CPI.
La norma dapprima assegna al ricercatore i diritti sulle invenzioni (art.65.1 CPI), salvo
prevedere una significativa ingerenza del datore di lavoro (universit od ente pubblico
di ricerca) nella gestione del brevetto (art 65.2 e 65.3 CPI).
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La norma non si applica, poi, alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti
privati o comunque diversi dalla struttura in cui opera il ricercatore (art. 65.5 CPI).
Le previsioni dei diversi commi della norma appaiono difficilmente conciliabili; un
autore ha proposto, a questo fine, la distinzione tra ricerca libera, i cui frutti
spetterebbero in toto al dipendente inventore, e ricerca vincolata, i cui frutti
spetterebbero invece allente pubblico, che sarebbe tuttavia tenuto al rispetto delle
restrizioni previste dalla norma. Tale proposta interpretativa, pur suggestiva, non trova
un agevole riscontro testuale nella lettera della norma, di cui si auspicata la
riformulazione.
Le difficolt interpretative che essa pone rischiano infatti di ostacolare la ricerca
effettuata da universit ed enti pubblici, settore questo in cui lItalia gi sconta un
considerevole ritardo rispetto agli altri Paesi industrializzati.
La formula tedesca (schema)
La determinazione dellequo premio secondo la formula tedesca
I = V x P
I = Indennit (equo premio)
V = Valore dellinvenzione
Costo che lazienda dovrebbe sopportare per ottenere lo sfruttamento dellinvenzione
P = Indice che misura il contributo inventivo del dipendente, cos ricavato:
P= P1+P2+P3 (espresso in termini percentuali)
P1= Autonomia del dipendente nella posizione del problema
P2= Contributo dellazienda
P3= Mansioni del dipendente
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LEZIONE VIII
Lestensione del diritto di esclusiva
Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di sfruttare linvenzione e di
trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66.1 CPI). La contraffazione del brevetto
consiste nella violazione di tale diritto esclusivo.
La legge specifica le diverse facolt in cui si articola tale diritto di sfruttamento
esclusivo, distinguendo i brevetti di prodotto dai brevetti di procedimento (art. 61.2
CPI).
Per i primi, il diritto di brevetto consiste nel diritto esclusivo di vietare ai terzi di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto oggetto del
brevetto. Si ritiene che anche lesportazione del prodotto brevettato, nella misura in cui
essa si concreti nello sfruttamento dellinvenzione, interferisca con i diritti esclusivi del
titolare del brevetto e ne costituisca contraffazione.
Per i brevetti di procedimento, i diritti esclusivi conferiti al titolare consistono nel diritto
di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonch di usare, mettere in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.
Secondo le regole generali in materia di prova nel processo civile, il titolare del brevetto
ha lonere di provare la contraffazione (cfr. art. 121 CPI): tale prova senzaltro pi
agevole per i brevetti di prodotto, in quanto di regola sar sufficiente acquisire un
esemplare del prodotto.
Per i brevetti di procedimento, diversamente, la prova della contraffazione pu
implicare laccesso nella sfera del preteso contraffattore; anche quando tale accesso
avvenga, ad esempio tramite una descrizione (cfr. art 129 CPI), non detto che sia
possibile acquisire la prova della contraffazione.
Consapevole della situazione deteriore in cui si trova il titolare di un brevetto di
procedimento, il legislatore ha ritenuto di introdurre alcune presunzioni volte a facilitare
la prova della contraffazione, stabilendo che (art. 67 CPI) ogni prodotto identico al
prodotto oggetto del procedimento brevettato si considera ottenuto tramite il
procedimento brevettato se:
(a) il prodotto nuovo; oppure
(b) vi sia la sostanziale probabilit che il prodotto contestato sia stato ottenuto
tramite il procedimento brevettato e il titolare del brevetto non abbia potuto
determinare quale sia il procedimento adottato dal preteso contraffattore
nonostante abbia compiuto ragionevoli sforzi a tale scopo.
Lipotesi prevista dalla lettera (b) stata introdotta con il D. Lgs. 198/1996 e riflette
esperienze proprie dei sistemi di common law; come tale si concilia con difficolt con il
nostro ordinamento.
I diritti esclusivi del titolare del brevetto non si estendono alluso privato e non
commerciale dellinvenzione, n alla sua attuazione a fini sperimentali (art. 68 CPI).
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La prima eccezione (uso privato e non commerciale) deriva dalla natura stessa delle
privative industrialistiche, che operano nei rapporti tra imprenditori o comunque
attengono agli atti di produzione e/o commercio e non agli atti compiuti dal singolo
nella sua sfera privata.
La seconda eccezione (uso sperimentale) si ricollega alla necessit che i diritti di
privativa non si risolvano in un ostacolo alla sperimentazione ed alla ricerca, che il
diritto industriale ha lo scopo di favorire e non di ostacolare.
La giurisprudenza, non solo nazionale, ha avuto modo di interrogarsi sulla liceit
dellattivit di sperimentazione volta allottenimento dellAutorizzazione alla
Immissione in Commercio (AIC). Le prove ed i test necessari per lottenimento di una
AIC hanno una durata considerevole: di qui linteresse dei terzi intenzionati a porre in
commercio un prodotto immediatamente dopo la scadenza del brevetto ad effettuare tali
attivit prima della scadenza stessa.
Da un lato, tale attivit, sia pur sperimentale in senso lato, ha sicuramente un risvolto
commerciale, sicch la sua liceit durante la vigenza del brevetto appare opinabile. Da
un altro lato, vietarne lo svolgimento sino alla scadenza del brevetto equivale ad
attribuire al titolare un indebito prolungamento di fatto dellesclusiva, che appare
particolarmente ingiustificato dopo lintroduzione dei certificati di protezione
complementare.
Appare pertanto condivisibile quella giurisprudenza che, dopo lintroduzione della
protezione complementare, ha ritenuto la liceit dellattivit di sperimentazione volta
allottenimento di una AIC.
Il Codice della Propriet Industriale ha recepito questimpostazione chiarendo (art. 68.1
lettera (b) CPI) che non costituisce contraffazione di un brevetto lattivit consistente in
studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a ci strettamente necessarie.
Il comma 1-bis dell'art. 68, introdotto con il D.Lgs. 133/2010, precisa tuttavia che le
procedure amministrative volte all'ottenimento di una AIC possono essere avviate, al
pi presto, un anno prima della scadenza della protezione.
Lart. 68.1 lettera (c) CPI prevede una ulteriore eccezione ai diritti esclusivi del titolare
del brevetto, specificando che essi non si estendono alla preparazione estemporanea, e
per unit di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cos preparati.
Tale eccezione, nota come eccezione galenica, volta a consentire ai farmacisti la
preparazione, nel loro laboratorio, su scala non industriale e solo dietro presentazione di
una ricetta medica, di qualunque medicamento e risponde a considerazioni di salute
pubblica.
Le modalit con le quali oggigiorno vengono prodotti i principi attivi ed i medicamenti,
incompatibili con la loro preparazione artigianale da parte del farmacista, rende
difficile trovare uno spazio di applicazione concreta di tale eccezione, che la dottrina
considera un residuo del passato e che la giurisprudenza applica in maniera assai
restrittiva.
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La disapplicazione concreta delleccezione galenica risponde senzaltro agli interessi
dei titolari dei brevetti e pu essere giustificata da considerazioni di politica brevettuale
ed economica in senso lato: meno corretto considerare tale eccezione un residuo del
passato, posto che essa stata introdotta nel 1979, in occasione dellabolizione del
divieto di brevettazione dei farmaci.
Per evitare che leccezione galenica, interpretata in maniera estensiva, vanificasse la
tutela delle privative brevettuali il legislatore, in occasione dellemanazione del Codice,
ha chiarito che detta eccezione si applica purch non si utilizzino principi attivi
realizzati industrialmente il che impedisce, oggi, che vi sia un concreto spazio di
applicazione della norma.
Lesaurimento del diritto
Il diritto esclusivo di commercializzare il prodotto oggetto di un brevetto non si estende,
evidentemente, agli atti di commercio effettuati da colui che abbia acquistato il prodotto
dal titolare del brevetto o comunque con il suo consenso.
Il titolare del brevetto non ha, in altre parole, il diritto di controllare la circolazione dei
prodotti brevettati una volta che essi siano usciti lecitamente dalla sua sfera.
Ci risponde a criteri di ragionevolezza secondo il comune sentire nonch ad esigenze
di natura pratica: la circolazione dei beni incontrerebbe ostacoli quasi insormontabili
qualora per ogni transazione fosse necessario accertare se un determinato prodotto
protetto da un diritto esclusivo. Inoltre la possibilit di esercitare il diritto
successivamente al primo atto di sfruttamento dellesclusiva consentirebbe al titolare
facili abusi, ingiustificati in un sistema di libero mercato.
Meno agevole spiegare in termini giuridici i motivi per cui gli atti di sfruttamento
dellinvenzione successivi al primo non sono pi soggetti al consenso del titolare del
brevetto. A tal fine stato elaborato il concetto di esaurimento del diritto: una volta
sfruttato il brevetto, tramite la messa in commercio del prodotto, la concessione di una
licenza o altro, il diritto di esclusiva si esaurisce ed il titolare del brevetto non pu
esercitarlo ulteriormente.
Tale impostazione trova ora riscontro nellart. 5 CPI, che prevede appunto che i diritti di
esclusivi si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di propriet
industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunit europea o
dello Spazio economico europeo.
Lesaurimento del diritto ha la funzione di conciliare il sistema delle esclusive con il
principio della libera circolazione delle merci allinterno del mercato, che ora non pi
limitato a quello interno bens (almeno) al mercato comunitario, allargato al cd. Spazio
Economico Europeo. Diversamente il titolare di un brevetto esteso in pi paesi
dellUnione potrebbe utilizzare ciascuna privativa nazionale per impedire la
circolazione delle merci tra gli stati membri, comportamento questo che integra un
abuso del diritto esclusivo, vietato dallart. 30 (in precedenza 36) del Trattato di Roma.
La nozione di esaurimento comunitario del diritto esclusivo stata oggetto di diverse
decisioni della Corte di Giustizia della Comunit Europea, che ha avuto modo di
affrontare la questione soprattutto con riferimento allesaurimento dei diritti di marchio
ed alle cd. importazioni parallele.
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In proposito la Corte ha puntualizzato non solo la necessit dellesaurimento
comunitario del diritto, ma anche la inopportunit dellintroduzione, da parte di uno o
pi degli stati membri, dellesaurimento internazionale del diritto, che pure potrebbe
essere giustificato, quanto meno tra i paesi membri dellOrganizzazione Mondiale del
Commercio.
Come la Corte ha rilevato, lintroduzione dellesaurimento internazionale dei diritti
esclusivi deve derivare da una consapevole scelta di politica economica, che dovr
tuttavia essere affrontata nel momento in cui i Paesi membri dellOMC daranno luogo
ad un vero e proprio mercato comune.
La circolazione del diritto
Il brevetto, come si visto, conferisce al titolare un diritto esclusivo, che si traduce, in
termini economici, in un vantaggio nei confronti dei concorrenti; tale vantaggio pu
essere sfruttato direttamente, attuando la tecnologia brevettata, ovvero indirettamente,
concedendo ai terzi, di regola dietro corrispettivo, la facolt di attuare linvenzione.
A seconda delle finalit di volta in volta perseguite detta concessione potr assumere
diverse forme.
Una prima ipotesi quella della cessione del brevetto, in cui il titolare (cedente) si
spoglia dellesclusiva a favore di un diverso soggetto (cessionario) che subentra nella
posizione del primo.
Di regola la cessione avviene a titolo oneroso e consente al cedente di realizzare un
guadagno immediato ed indipendente dalle sorti economiche dellinvenzione; se la
cessione avviene poco dopo la brevettazione i costi per lestensione dellesclusiva ed il
mantenimento in vita della privativa -che possono essere anche ingenti- gravano sul
cessionario, che ha tuttavia il vantaggio di acquistare il completo controllo
dellinvenzione e del suo sfruttamento.
Una seconda ipotesi quella della licenza, in cui il titolare del brevetto (licenziante)
mantiene la titolarit dellesclusiva ma concede ad un diverso soggetto (licenziatario) la
facolt di attuare linvenzione, a determinate condizioni (durata, ambito territoriale,
etc.).
Anche la licenza -di norma- viene concessa a titolo oneroso e consente al licenziante di
godere dei frutti dellattuazione dellinvenzione, ripartendo tuttavia tra s ed il
licenziatario i rischi ed i costi ad essa connessi. A tal fine usuale prevedere che il
licenziatario corrisponda al licenziante il corrispettivo (anche) in forma di royalties, il
cui importo dipende dai ricavi o dagli utili connessi allo sfruttamento del trovato.
Il ricorso alle licenze, in un sistema industriale moderno, eventualmente in un quadro di
licenze reciproche o incrociate, corrisponde alle modalit fisiologiche dello sfruttamento
delle privative industriali e consente una allocazione ottimale dei costi e dei proventi
della ricerca. In tale ottica limpiego in giudizio delle esclusive nei confronti dei
contraffattori pu invece essere letto come un evento patologico.
La configurazione dei singoli contratti di licenza lasciata allautonomia privata, che
nel tempo ha messo a punto diversi schemi tipici differenziati quanto alla durata della
licenza, al numero dei licenziatari (la licenza pu essere esclusiva o non esclusiva) o ai
mercati ad essi riservati (la licenza pu prevedere che lattuazione sia limitata ad uno
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specifico settore o mercato, sia sotto il profilo territoriale che sotto quello tecnico o
merceologico).
La piena libert dei privati nel determinare i contenuti delle licenze temperata dalla
normativa antitrust, che mira ad impedire che i diritti di privativa o, pi precisamente, il
loro abuso, ostacolino in maniera non giustificata la libera circolazione delle merci ed il
gioco della concorrenza in generale.
Il Codice contiene invece disposizioni volte ad impedire che le privative si traducano in
un ostacolo al progresso tecnico e, pi in generale, al benessere dei consociati. A tal fine
la legge prevede due ipotesi di licenze, cd. licenze obbligatorie in quanto prescindono
dalla volont del titolare dellesclusiva.
Una prima ipotesi quella della licenza che spetta al titolare di un brevetto su
un'invenzione dipendente (art. 71 CPI.) che costituisca un importante progresso tecnico
di considerevole rilevanza economica rispetto allinvenzione principale. La norma
prevede comunque che il titolare del brevetto principale abbia a sua volta diritto ad una
licenza sullinvenzione dipendente.
Una seconda ipotesi quella, accennata in precedenza, della licenza obbligatoria in caso
di mancata od insufficiente attuazione dellinvenzione brevettata.
DRAGOTTI, Brevetti di prodotto, di procedimento e invenzioni duso dopo i Gatt-Trips,
in Riv. dir. ind., 1997, I, 99
DRAGOTTI, Esaurimento, importazioni parallele e rischio di confusione, in Riv. Dir.
Ind. 1999, II, 394.
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LEZIONE IX
La contraffazione del brevetto
La contraffazione del brevetto consiste nella violazione del diritto esclusivo, ossia nella
attuazione dellinvenzione al fine di trarne profitto senza il consenso del titolare del
brevetto (art. 66 CPI).
Seguendo lindicazione analitica proposta dal legislatore, la contraffazione pu
consistere sia nella produzione del prodotto oggetto del brevetto (ovvero nellattuazione
del procedimento brevettato), sia nella sua commercializzazione, come anche nella
importazione o esportazione dello stesso.
La valutazione della contraffazione comporta quindi il raffronto tra quanto oggetto del
brevetto e la condotta del preteso contraffattore; per i brevetti di prodotto, il confronto
dovr avvenire tra loggetto del brevetto ed il prodotto fabbricato o commercializzato
dal contraffattore. Loggetto del brevetto viene determinato, come si visto,
principalmente sulla base delle rivendicazioni.
Se il prodotto contestato riproduce tutte le caratteristiche presenti nelle rivendicazioni si
avr la contraffazione letterale del brevetto. Nella pratica la contraffazione letterale si
riscontra abbastanza di rado: nel caso di contraffazione consapevole, il contraffattore di
regola ha cura di introdurre varianti costruttive formali, mentre in caso di contraffazione
inconsapevole le probabilit che tutte le caratteristiche rivendicate vengano riprodotte
sono minime.
Pi frequente il caso della contraffazione per equivalenti, in cui una o pi delle
caratteristiche rivendicate vengono realizzate tramite accorgimenti formalmente diversi
da quelli indicati nel brevetto e che svolgono la stessa funzione, con gli stessi mezzi,
ottenendo il medesimo risultato, ovvero sostituiscono delle varianti ovvie rispetto alle
caratteristiche brevettate.
Recentemente la Corte di Cassazione ha proposto una definizione della contraffazione
per equivalenti imperniata sul concetto di ovviet: sono equivalenti -e non valgono ad
escludere la contraffazione del brevetto- tutte quelle varianti che siano ovvie per il
tecnico del ramo. Tale approccio ha il vantaggio di proporre all'interprete un criterio di
valutazione (l'ovviet) che non si discosta da quello impiegato per valutare l'altezza
inventiva del trovato. L'applicazione di tale criterio deve essere tuttavia effettuata in
maniera oculata, se non si vuole svuotare di significato la categoria delle invenzioni
dipendenti (cfr. art. 71 CPI), che hanno per oggetto trovati non ovvi rispetto alla tecnica
nota e che al contempo interferiscono con l'ambito di esclusiva derivante da un brevetto
anteriore. La chiave di volta per risolvere la questione risiede probabilmente in una
attenta ricostruzione del problema tecnico che i due trovati si propongono di risolvere:
se entrambi affrontano lo stesso problema tecnico ed il secondo propone una soluzione
non ovvia rispetto al primo, l'equivalenza non sussiste. Se invece la modifica apportata
al secondo trovato, pure originale, ha per oggetto un diverso problema tecnico,
l'attuazione della seconda invenzione costituisce contraffazione per equivalenti del
primo brevetto.
Oltre alla contraffazione letterale e per equivalenti, giurisprudenza e dottrina hanno
individuato la contraffazione parziale (che non coinvolge tutti gli aspetti
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dellinvenzione brevettata, ma solo alcuni di essi, che debbono tuttavia essere
qualificanti), e la contraffazione peggiorativa (linvenzione viene realizzata adottando
accorgimenti volti allottenimento dello stesso risultato, sia pur in maniera meno
efficace).
La contraffazione evolutiva consiste nella realizzazione di un perfezionamento
dellinvenzione brevettata; qualora tale perfezionamento sia a sua volta dotato di novit
ed altezza inventiva, esso potr dare luogo ad un valido brevetto, che sar tuttavia un
brevetto dipendente, ossia non potr essere attuato senza il consenso del titolare del
brevetto principale (art. 68.2 CPI). Come gi detto, qualora linvenzione protetta dal
brevetto dipendente costituisca un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica rispetto allinvenzione principale (art. 71 CPI), il titolare del
brevetto dipendente avr diritto ad una licenza obbligatoria.
La contraffazione indiretta, nota anche come contributory infringement, consiste
invece nella realizzazione di mezzi univocamente destinati ad attuare linvenzione,
come ad esempio la produzione di un prodotto univocamente destinato ad essere
impiegato in un procedimento brevettato. Si tratta di una categoria sviluppata dalla
giurisprudenza straniera (soprattutto anglosassone) al fine di consentire al titolare del
brevetto di impedire il facile aggiramento dei suoi diritti esclusivi.
Lazione di contraffazione
La competenza per lazione di contraffazione segue le medesime regole viste per
lazione di nullit (art. 120 CPI): lazione si propone nel foro del domicilio del
convenuto; qualora questi non abbia la residenza, la dimora o il domicilio in Italia
lazione si propone nel foro dellattore; qualora neppure lattore abbia residenza, dimora
o domicilio in Italia, lazione si propone avanti al Tribunale di Roma.
I predetti criteri sono tuttavia integrati dalla previsione del sesto comma della norma in
parola, che consente allattore di proporre lazione anche avanti alla Sezione
Specializzata del tribunale del luogo in cui sono stati commessi i fatti che si assumono
lesivi dei suoi diritti (cd. forum commissi delicti).
Tale ulteriore criterio facoltativo assume nella pratica un rilievo tuttaltro che marginale,
in quanto esso consente allattore la scelta tra diversi tribunali quando la contraffazione
avvenga a livello nazionale (pratica questa che nel diritto anglosassone nota con il
nome di forum shopping).
Anche le azioni di contraffazione, come quelle di decadenza e nullit sono ora di
competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di propriet industriale ed
intellettuale, istituite come si detto con il D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168.
Un ulteriore elemento che consente allattore un certo controllo sulla scelta del foro
deriva dal fatto che sia la fabbricazione dei prodotti contraffatti (ovvero lattuazione del
procedimento brevettato), sia la commercializzazione dei prodotti cos ottenuti
costituisce contraffazione del brevetto. Il titolare del diritto pu convenire nello stesso
giudizio sia il produttore sia il rivenditore, proponendo la relativa azione nel foro ove
uno di essi ha la residenza, in base alle norme generali sulla connessione delle cause
contenute nel codice di procedura civile.
Lazione pu essere proposta anche quando il brevetto non sia ancora stato concesso,
purch la domanda sia stata resa accessibile al pubblico (art. 53.2 CPI). Dal momento
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che lUfficio Italiano Brevetti e Marchi non compie un vero e proprio esame di merito
delle domande di brevetto, sarebbe ingiustificato subordinare la possibilit di tutelare i
diritti esclusivi derivanti dal brevetto alla concessione della domanda, atto di natura
formale che spesso interviene dopo un lasso di tempo non breve. La concessione del
brevetto deve comunque intervenire prima della decisione della causa.
Il titolare del brevetto, con la domanda di accertamento della violazione del suo diritto
esclusivo, propone di regola la domanda di condanna del contraffattore al risarcimento
del danno. La condanna del contraffattore comporta altres lordine di astenersi, per il
futuro, dal comportamento illecito (cd. inibitoria), eventualmente assistita da una penale
per il caso in cui lordine di inibitoria non venga rispettato (art. 124 CPI).
La legge prevede altres alcune misure accessorie, tra cui la pubblicazione del
provvedimento (art. 126 CPI), lassegnazione in propriet dei prodotti contraffatti e dei
mezzi specifici utilizzati per la loro fabbricazione (art. 124.4 CPI) o il loro sequestro
(art. art. 124.5 CPI).
Il risarcimento del danno
Lammontare della somma che il contraffattore deve corrispondere al titolare del
brevetto a titolo di risarcimento del danno viene determinata dal giudice, eventualmente
anche in via equitativa (art. 125.2 CPI).
In linea di principio, il danno corrisponde alla diminuzione patrimoniale diretta subita
dal titolare del brevetto a causa della contraffazione (cd. danno emergente), nonch al
mancato guadagno (cd. lucro cessante).
La determinazione del mancato guadagno (di solito la voce di danno pi rilevante, se
non lunica) non agevole, dal momento che tale somma corrisponde allutile che il
titolare della privativa avrebbe ipoteticamente conseguito se la contraffazione non vi
fosse stata.
Si tratta, evidentemente, di una somma ipotetica, per la cui determinazione la
giurisprudenza ha evidenziato lutilit dei seguenti indici:
(a) numero dei prodotti contraffatti commercializzati;
(b) margine di profitto unitario del titolare della privativa;
(c) margine di profitto unitario del contraffattore;
(d) royalty media del settore.
Questi indici vengono utilizzati, anche combinati tra loro, secondo i seguenti criteri di
calcolo:
i. Secondo un primo criterio, il danno corrisponde al mancato utile unitario del
titolare della privativa moltiplicato per il numero dei prodotti commercializzati
dal contraffattore.
Si tratta del criterio che maggiormente corrisponde alla definizione di lucro
cessante; esso tuttavia ha lo svantaggio di essere inapplicabile qualora i modelli
di business del titolare del brevetto e del contraffattore siano molto lontani tra
loro, ovvero quando tra il prezzo del prodotto originale e quello del prodotto
contraffatto vi sia una enorme sproporzione. Inoltre non detto che la
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contraffazione non si risolva comunque in una operazione commercialmente
vantaggiosa per il contraffattore.
ii. Seguendo un secondo criterio, il danno corrisponde allutile realizzato dal
contraffattore (che si ottiene moltiplicando lutile unitario del contraffattore per
il numero dei prodotti commercializzati).
Questo criterio rischia di avvantaggiare il titolare di un brevetto che abbia la
fortuna di vedere il suo diritto esclusivo violato da un concorrente molto abile
dal punto di vista commerciale, ovvero dotato di una estesa rete distributiva, etc.
Esso ben si presta ad integrare il criterio sub (1).
iii. Un terzo criterio prevede di calcolare il danno moltiplicando il numero dei
prodotti contraffatti alla percentuale di royalty comune nel settore di riferimento.
Questo criterio, che ha il vantaggio di semplificare grandemente i calcoli, rischia
tuttavia di equiparare il contraffattore a coloro che hanno ottenuto una licenza
negoziale per lo sfruttamento del brevetto.
Anche se la giurisprudenza non privilegia univocamente luno o laltro dei criteri qui
riassunti, appare ragionevole assegnare una funzione centrale a quello sub (i),
utilizzando quello sub (ii) come soglia minima e quello sub (iii) come criterio
integrativo o di controllo della congruit degli importi cos determinati.
Con l'attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di propriet
intellettuale, il legislatore ha riformulato l'art. 125 CPI, adottando un approccio
dissuasivo quando non punitivo nei confronti del contraffattore.
Il danno deve infatti essere determinato, in primo luogo, tenendo conto di tutti gli
aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione. In ogni caso il danno non pu essere
inferiore ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora
avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Detti criteri mirano a rendere
svantaggiosa, sotto il profilo economico, la violazione di una esclusiva altrui, giacch i
profitti eventualmente conseguiti debbono comunque essere restituiti al titolare della
privativa (art. 125.3 CPI).
La norma, cos come riformulata, ha il pregio di scoraggiare seriamente la
contraffazione, anche se si discosta dagli usuali criteri per il calcolo del risarcimento del
danno, tradizionalmente incentrati sulla diminuzione patrimoniale concretamente
sofferta dal danneggiato pi che sugli eventuali profitti conseguiti dal danneggiante.
I provvedimenti cautelari
Le difficolt connesse alla determinazione del danno risarcibile, cos come i tempi della
giustizia civile, inducono ad assegnare una importanza non secondaria ai provvedimenti
cautelari, che hanno la funzione di anticipare la tutela, facendo cessare l'illecito, ad un
momento precedente la definizione del giudizio.
A questo fine il nostro ordinamento prevede le misure del sequestro e dellinibitoria
cautelare.
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Il sequestro consiste nella sottrazione alla disponibilit del contraffattore dei prodotti
che violano il brevetto, nonch dei mezzi adibiti alla produzione dei prodotti contraffatti
(art. 129 CPI).
Linibitoria cautelare consiste nellordine del giudice, rivolto al contraffattore, di non
proseguire lattivit illecita (art. 131 CPI.) sino a quando non verr decisa la causa di
merito; per accrescere lefficacia di tale ordine esso pu essere assistito da una penale,
ossia da una somma predeterminata che il contraffattore dovr pagare nel caso in cui
prosegua la contraffazione.
Sia il sequestro che linibitoria possono essere richiesti, con un procedura snella la cui
durata di regola si misura in termini di pochi mesi, prima della causa o nel corso di essa.
Al fine della loro pronuncia necessario dimostrare la probabilit della sussistenza del
diritto (di regola a questo scopo non sufficiente lesistenza di un brevetto italiano,
concesso senza un esauriente esame di merito) e della sua violazione, nonch dimostrare
che la prosecuzione dellillecito cagiona al titolare del diritto un danno irreparabile. Le
difficolt connesse alla determinazione del danno inducono la giurisprudenza ad
affermare che, nel caso di violazione di privative brevettuali, il danno sia sempre o quasi
sempre irreparabile.
Il titolare di un brevetto pu chiedere al giudice, con una procedura analoga a quella
prevista per il sequestro e linibitoria, la descrizione dei prodotti contraffatti e/o del
procedimento utilizzato per la loro produzione (art. 129 CPI).
Si tratta di una misura molto efficace che ha lo scopo di acquisire la prova della
contraffazione, molto spesso di difficile reperimento. Quando vi sia il fondato timore
che il soggetto nei cui confronti viene richiesta possa, se informato, sottrarre od
occultare i prodotti o comunque pregiudicare la fruttuosa attuazione della descrizione,
essa pu essere concessa inaudita altera parte, vale a dire senza informare
preventivamente la controparte.
Tale possibilit prevista anche per linibitoria ed il sequestro, che tuttavia vengono di
regola concessi solo dopo aver sentito la difesa del soggetto interessato.
Nel disporre la descrizione o il sequestro, il giudice deve tenere conto anche delle
esigenze di riservatezza della parte che subisce tali misure. Purch tali esigenze vengano
tutelate, il titolare del diritto ha accesso a tutti gli elementi utili a valutare la portata e gli
effetti della contraffazione, anche sotto laspetto economico, tra cui i documenti,
elementi od informazioni atti a confermare la contraffazione e ad individuare i soggetti
in essa coinvolti (art. 121.2 CPI).
Con l'attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di propriet
intellettuale, il legislatore ha ampliato gli strumenti a disposizione del titolare del
brevetto per acquisire le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei
prodotti contraffatti, istituendo un vero e proprio diritto di informazione (art. 121-bis
CPI) in base al quale i soggetti coinvolti nella contraffazione sono tenuti a comunicare
al titolare del diritto, tra l'altro, il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi,
nonch dei grossisti e dei dettaglianti, nonch informazioni sulle quantit prodotte,
fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonch sul prezzo dei prodotti o servizi in
questione. Il tutto sia al fine di contrastare efficacemente la contraffazione, sia di
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acquisire gli elementi necessari per pervenire alla determinazione del danno, secondo i
criteri prima indicati.
PELLEGRINO DRAGOTTI, Il principio di equivalenza , in Riv. Dir. Ind. 2005, II, 70.
DRAGOTTI, L'attuazione della direttiva 'Enforcement', in Riv. Dir. Ind. 2006, III, 21
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Indice dei materiali di approfondimento
! DRAGOTTI, Software, brevetti e copyright: le recenti esperienze statunitensi, in
Riv. dir. ind., 1994, I, 539
! DRAGOTTI, Brevetto chimico: invenzioni di prodotto, invenzioni duso e
licenza obbligatoria - Una riflessione sulle esperienze statunitensi, in Riv. dir.
ind., 1995, I, 156
! DRAGOTTI, Cross-border injunctions: verso una tutela sovranazionale dei
brevetti (europei)?, in Riv. dir. ind., 1995, I, 256
! DRAGOTTI, Osservazioni sulle invenzioni di traslazione e attivit inventiva e
sulla colpa nella responsabilit ex art. 82 l. inv., in Riv. dir. ind., 1995, II, 378
! DRAGOTTI, Brevetti di prodotto, di procedimento e invenzioni duso dopo i
Gatt-Trips, in Riv. dir. ind., 1997, I, 99
! DRAGOTTI, Esaurimento, importazioni parallele e rischio di confusione, in
Riv. Dir. Ind. 1999, II, 394.
! DRAGOTTI, Alcune osservazioni sulla proposta di regolamento del consiglio
relativa al brevetto comunitario, in Riv. dir. ind., 2001, I, 28
! PELLEGRINO DRAGOTTI, Il principio di equivalenza , in Riv. Dir. Ind.
2005, II, 70
! DRAGOTTI, L'attuazione della direttiva 'Enforcement', in Riv. Dir. Ind. 2006,
III, 21
! DRAGOTTI, voce Informazioni segrete, in Il Diritto - Enciclopedia Giuridica
de Il Sole 24 Ore, Milano 2007-2008
! DRAGOTTI, I regimi di dosaggio alla prova del divieto di brevettazione dei
metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici, in Riv. dir. ind. 2009, I, 214.
- 59 -
- 60 -
Indice Sommario
Note introduttive................................................................................................................ii
Programma del Corso.......................................................................................................iii
LEZIONE I........................................................................................................................1
Diritto Industriale - Nozione..............................................................................................1
La nascita dei diritti di privativa........................................................................................1
I fondamenti economici del sistema delle privative..........................................................3
Brevettazione e segreto industriale....................................................................................4
La privativa brevettuale.....................................................................................................5
La definizione di invenzione.............................................................................................6
Le diverse tipologie di invenzioni.....................................................................................6
Riferimenti bibliografici............................................................................................8
LEZIONE II.......................................................................................................................9
Diritto industriale e armonizzazione internazionale..........................................................9
Evoluzione normativa internazionale................................................................................9
Il Brevetto Europeo: problemi e prospettive...................................................................10
Evoluzione normativa comunitaria..................................................................................11
Evoluzione normativa nazionale.....................................................................................12
Riferimenti normativi..............................................................................................14
Riferimenti bibliografici..........................................................................................15
LEZIONE III...................................................................................................................17
La tutela delle variet vegetali.........................................................................................17
Definizione normativa di variet vegetale.......................................................................18
Requisiti per la protezione...............................................................................................18
Microrganismi e materiale biologico...............................................................................19
Protezione complementare dei medicamenti...................................................................19
LEZIONE IV...................................................................................................................21
Le invenzioni non brevettabili.........................................................................................21
La brevettazione del software..........................................................................................21
Invenzioni e scoperte.......................................................................................................22
Altri trovati esclusi dalla brevettazione...........................................................................23
I requisiti di brevettabilit................................................................................................24
L'industrialit...............................................................................................................24
- 61 -
La liceit......................................................................................................................25
La novit......................................................................................................................25
Loriginalit o altezza inventiva..................................................................................26
LEZIONE V....................................................................................................................29
Diritti di brevetto e diritti al brevetto...............................................................................29
La domanda di brevetto nazionale...................................................................................30
Il titolo.........................................................................................................................30
Il riassunto...................................................................................................................30
La descrizione..............................................................................................................30
Le rivendicazioni.........................................................................................................30
Il procedimento di brevettazione nazionale.....................................................................31
Il procedimento di brevettazione europeo.......................................................................33
Il brevetto internazionale (PCT)......................................................................................35
Materiali...................................................................................................................35
LEZIONE VI...................................................................................................................37
La nullit..........................................................................................................................37
La conversione del brevetto nullo...................................................................................38
La decadenza...................................................................................................................39
Onere di attuazione e licenza obbligatoria.......................................................................39
Lazione di nullit o decadenza del brevetto...................................................................40
Glossario..................................................................................................................42
Materiali...................................................................................................................42
LEZIONE VII..................................................................................................................43
La brevettazione del non avente diritto...........................................................................43
Le invenzioni del dipendente...........................................................................................43
Le invenzioni del ricercatore universitario......................................................................45
La formula tedesca (schema)...................................................................................46
LEZIONE VIII................................................................................................................47
Lestensione del diritto di esclusiva.................................................................................47
Lesaurimento del diritto..................................................................................................49
La circolazione del diritto................................................................................................50
LEZIONE IX...................................................................................................................53
- 62 -
La contraffazione del brevetto.........................................................................................53
Lazione di contraffazione...............................................................................................54
Il risarcimento del danno.................................................................................................55
I provvedimenti cautelari.................................................................................................56
Indice dei materiali di approfondimento.........................................................................59
Indice Sommario..............................................................................................................61
- 63 -

Appunti Di Diritto Industriale Anno Accademico 2010 2011 PDF

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