CASO VIAGRA

“La Patente de Segundo Uso”

 Introducción
El tema de nuestro grupo es un tema que hemos
considerado de vital importancia social debido a las
implicancias que este producto ha tenido no solo en
nuestra sociedad, sino también a nivel mundial y que ha
cambiado la vida de muchos hombres a raíz de su difusión,
pues si bien no es una droga necesaria para la salud,
permite una mejor forma de vida.
La patente otorgada al Viagra se consideró como una de
segundo uso, ya que el compuesto químico que conforma
esta pastilla es el “citrato de sildenafil”, el cual era usado
para el tratamiento de desórdenes cardiovasculares como
la Angina, por lo cual este “uso” era un descubrimiento y no
una invención, tal como lo señala la legistación regional a
la cual nos sometemos en virtud de tratados.
 Conceptos previos

Propiedad Industrial:
Conjunto de creaciones intelectuales mercantiles,
provenientes de una idea preconcebida, las cuales están
revestidas de conocimiento, sapiencia, experimentación y
respeto a las leyes naturales y principios técnicos, cuya
aplicación se da en la práctica y/o el campo industrial;
creaciones que dan origen a derechos tales como: Patentes
de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales,
Secretos de Producción, Denominaciones de Origen, Signos
Distintivos (marcas, lemas y nombres comerciales).
Patente:

Es el título mediante el cual el Estado concede el

derecho exclusivo de explotación o uso al titular de una
invención. Asimismo, se constituye como un derecho
constitutivo de carácter económico, dada su particular
naturaleza.

Patente de Nuevo Uso o de Segundo Uso:

Es aquella patente a un producto ya patentado, pero del

cual se hace un uso nuevo o distinto del originalmente
comprendido por la patente inicial.
Visión Jurídica Nacional

Decreto Legislativo 823.

 Art. 4.- Indecopi es competente para conocer patentes
de invención.
 Art. 22.- patente (nuevo, nivel inventivo y aplicación
industrial)
 Art. 23.- Determinación de la novedad.
 Art. 24.- Determinación de la Patentabilidad.
 Art. 25.- Nivel inventivo.
 Art. 26.- Aplicación industrial.
 Art. 27.- No se consideran invenciones.
Visión internacional

Decisión de la Comunidad Andina 311

Decisión de la Comunidad Andina 386
Decisión de la Comunidad Andina 406
Decisión de la Comunidad Andina 344 (artículos
1, 6, 7,16)
Acuerdo ADPIC
 Decisión de la Comunidad
Andina 344

Artículo 1.- Países miembros otorgarán patentes

para las invenciones, sean productos o
procedimientos en todos los campos de la
tecnología, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación
industrial
 Artículo 6.- no se consideran invenciones:

A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los

métodos matemáticos;
B) Los que tengan por objeto materias que ya existan en
la naturaleza o una replica de las mismas
C) Las obras literarias o cualquier otra creación estética,
así como las obras científicas
D) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, para juegos o para actividades
económico-comerciales, así como los programas de
ordenadores.
 E) Las formas de presentar información
F) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el
tratamiento humano o animal, así como los métodos de
diagnóstico

 Artículo 7.- no serán patentables:

A) Las invenciones contrarias al orden publico, a la

moral o las buenas costumbres;
B) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a
la salud o a la vida de las personas o de los animales; a
la preservación de los vegetales o, a la preservación del
medio ambiente.
C) Las especies y razas y procedimientos
esencialmente biológicos para su obtención
D) Las invenciones sobre las materias que
comprenden al cuerpo humano y sobre la
identidad genética del mismo.
E) Las invenciones relativas a productos
farmacéuticos que configuren en la lista de
medicamentos esenciales de la organización
mundial de la salud
Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya
patentados, comprendidos en el estado de la
técnica, no serán objeto de nueva patente, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente inicial.
 RÉGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La Comunidad Andina es una organización

subregional con personería jurídica internacional
constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela y compuesta por los órganos e
instituciones del Sistema Andino de Integración
(SAI).
 LA C.A.N. Y LAS PATENTES DE
SEGUNDO USO

 La Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la cual

pertenece Perú, definió que no aceptaba la patente de
segundo uso, porque este tipo de patentes son una
aberración total, ya que “los usos son descubrimientos
y no invenciones”.
 El caso Viagra puso énfasis en este tema luego de
querer patentarse como segundo uso.
 Son otorgadas y permitidas mayormente en las culturas
anglosajonas. Ej.: La Comunidad Europea.
 CUADRO SINÓPTICO DE LOS
HECHOS

1º Informe
Otorgó

Solicitud RESOLUCIÓN
(PFIZER) Indecopi
2º informe DE INDECOPI
Observó (OTORGÓ)

Apelación
(Pfizer)
Hechos
 Con fecha 03 de noviembre de 1999, la Secretaría
General recibió un escrito de la Asociación de
Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital
Nacionales (ADIFAN), por medio del cual se informó
que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (en
adelante INDECOPI) del Perú, mediante Resolución
000050 del 29 de enero de 1999, otorgó "patente de
invención al producto denominado
PIRAZOLOPIRIMIDINONA para el tratamiento de la
impotencia" a favor de la sociedad PFIZER.
Solicitud
La solicitud de patente respecto de la invención
"Pirazolopirimidona para el Tratamiento de la
Impotencia" consiste en "la utilización del Sildenafil
Citrato en la fabricación de un medicamento
identificado con la marca Viagra, el mismo que es
utilizado para el tratamiento curativo o profiláctico de
la disfunción eréctil, segunda aplicación de los
compuestos objeto de la invención que ya eran
utilizados para el tratamiento de la angina
(desórdenes cardiovasculares).
Resolución de Indecopi
 INDECOPI otorgó la patente en cuestión debido a que
estimó que "se trataba de un nuevo uso, distinto del
comprendido en el estado de la técnica, que cumplía con
los tres requisitos de patentabilidad. INDECOPI, a efectos
de evaluar la solicitud de patente que se cuestiona, ha
tomado en consideración todos los requisitos de
patentabilidad previstos en la legislación nacional,
habiendo incluso en virtud de dicha evaluación rechazado
aquellas reivindicaciones que no se ajustaban a ley, y
concediendo por otra parte aquellas referidas a un uso
posterior de un procedimiento ya patentado, puesto que
éste cumplía plenamente con los requisitos de novedad,
nivel inventivo y aplicación industrial, tal como lo establece
el artículo 1º de la Decisión 344"
 Demanda de la Secretaría
General de la C.A.N.

 Con fecha 12 de octubre de 2000, en virtud del artículo 29 del

Tratado de creación del Tribunal de la C.A.N. que le asigna “la
facultad al mismo de interpretar por vía prejudicial las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de la C.A.N., con el fin
de asegurar su aplicación en el territorio de los Países
Miembros”, la Secretaría General de la Comunidad Andina
interpone ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO (proceso 89-AI-
2000) contra la República del Perú por haber concedido patente
de segundo uso al producto “Pirazolopirimidinonas para el
tratamiento de la impotencia”, cuando la normativa comunitaria,
de manera expresa, prohíbe el patentamiento de segundos
usos o usos distintos.
Alegato de la Demandante
La Secretaría General de la Comunidad Andina
alega que pese a que “el artículo 16 (de la Decisión
344) contiene una prohibición expresa de
patentamiento de segundos usos (…) el Perú,
contrario a dicha regla, otorgó este tipo de patente,
la que, por lo demás se confirmó con base en una
norma nacional (Decreto Supremo 010-97-ITINCI)
que no solo modifica la disposición andina, sino que
se le encuentra cuestionada en cuanto a su
legalidad con relación al Derecho Andino,
constituyéndose así un incumplimiento flagrante y
objetivo”
Alegato de la demandada
Interpretación sistémica de las normas de Propiedad
Industrial
Derecho Comparado
Que dentro de la necesidad nacional de contar con
herramientas legales para la adecuada aplicación y
administración de la Propiedad Industrial, dictó el 6
de junio de 1997 el Decreto Supremo 010-97-
INTINCI, que “pretende únicamente facilitar la
adecuada implementación de algunos aspectos
concretos de la Decisión 344”.
Que se cumplieron los requisitos señalados por la
norma andina, rechazando incluso aquellas
reivindicaciones que no se ajustaban a la misma.
Conclusión de la controversia:

 Tras varias presiones por los mecanismos de

cumplimiento de las normas andinas y a raíz de esta
Acción por Incumplimiento de Tratado, el Gobierno
Peruano a través de su organismo competente,
INDECOPI, la invención de segundo uso denominada
“Parazolopirimidinonas para el tratamiento de la
impotencia”, inscrita a favor de Pfizer Research and
Development Company N.V./S.A., por mérito de la
Resolución 000955-2002/ONI-INDECOPI expedida el
27/08/02, fue declarada NULA por no cumplir con los
requisitos de la Decisión 344.
A modo de conclusión:

INCUMPLIMIENTO: El Gobierno Peruano incurrió en

Incumplimiento al no aplicar el dispositivo de la
Decisión 344 que decía que los usos son
descubrimientos y no invenciones. Asimismo,
incumpliendo el artículo 16 que a la letra dice: “Los
productos o procedimientos ya patentados
comprendidos en el estado de la técnica (…) no
serán objeto de nueva patente por el simple hecho
de atribuirse un uso distinto del originalmente
comprendido por la patente inicial”.
JERARQUÍA NORMATIVA: Como hemos visto, del
caso se desprende que el Perú (INDECOPI) otorgó
una patente sobre la base de una norma nacional
(Decreto Supremo 010-97-ITINCI), desconociendo
así sus compromisos adquiridos para con la
Comunidad Andina al ser parte suscriptora de un
Tratado. No se tuvo en cuenta que respecto del
rango normativo, éstos –los Tratados- se encuentran
solo por debajo de nuestra Constitución, no
estándolo por debajo de otras leyes.
Pirámide de Kelsen
 Patente de segundo uso

Propiedad Industrial vs. Interés colectivo

Las medicinas y su monopolio

Las patentes
¿Y, tú, qué opinas?
El Presente trabajo lo realizaron los
siguientes alumnos:

 V. Giancarlo Peralta Miranda

 Alberto Rojas Cortegana
 Gonzalo Huallullo Torres - Caro
 Rodrigo Bazán Seminario
 Luis Miguel Pongo Mendoza
¡MUCHAS GRACIAS!