SUNDARAM CLYATON LIMITED

VS
SUBRAMANIAM KRISHNARAJ

TVS
26º JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD
EN TEMAS DE MERCADO -ANTECEDENTES

 El 11/08/2011, SUBRAMANIAM KRISHNARAJ, interpone demanda contenciosa administrativa

en la vía del procedimiento especial, y la dirige con el INDECOPI, a fin de que se declare la
nulidad total de la Res. 916-2011-TPI-INDECOPI, con al finalidad de que se declare INFUNDADA
la acción de nulidad planteada en su contra y se ordene a la demandada mantener vigente el
registro de su marca «TVS», Certificado 99480, en clase 12.
 El demandante alega que el la demandada declaro la nulidad de su marca, dejando sin efecto
su registro por mala fe, basándose en indicios y no en pruebas reales para concluir ello, en la
resolución cuestionada se concluye que habría existido una intención de perjudicar, argumento
falaz, toda vez que la intención no basta para declarar nulo un acto administrativo y un registro
de marca obtenido por ley.
 No se realizo una correcta valoración de pruebas, toda vez que la impugnante (SUNDARAM
CLAYTON LIMITED) , nunca habría utilizado la marca, solo realizo actividad comercial, pero ello
no evidencia un uso real de la marca en el mercado.
 Resulta cuestionable la actuación de la demandada, toda vez que en varias acciones de
infracción marcaria interpuesta por nosotros, la demandada ratifico nuestra titularidad ,
reconociendo y defendiendo nuestra marca, asimismo se declaro la nulidad de nuestra marca
pese a que nunca existió oposición al registro alguna.
26º JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD EN TEMAS
DE MERCADO -ANTECEDENTES

 Según el demandante, la demandada resolvió partiendo de una apreciación subjetiva en

las pruebas, al calificar de mala fe su actuación en el mercado, lo cual constituye
vulneración al debido procedimiento y convierte en nula la resolución impugnada.
 La demandada (INDECOPI), señalo que la acción de nulidad es absolutamente
independiente de los recursos que puedan plantearse, ello no significa que no se pueda
plantear una acción de nulidad y esta se demuestre, conforme al Art.172 de la Decisión
486.
 En relación a la valoración de los medios probatorios concerniente a la nulidad resuelta,
ello ha quedado demostrado, ya que dentro de ello se acredito a través de un correo
electrónico que la actora se comunico con la representante de la marca en la India, lo
que genera indicios de su conocimiento, y que trato de llegar a algún acuerdo con el
legitimo titular, además ambos se desempeñan en el mismo rubro de la empresa
denunciante. (Indecopi tuvo en cuenta dentro de los medios probatorios , un correo
dirigido por la empresa COBRA PERU hacia la embajada de la India, firmado por el
demandante, en donde se advierte que ha venido importando la marca TVS desde el año
2006, y que han llegado a un acuerdo con el socio en Perú de las motocicletas TVS
hechas en la India.
26º JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD
EN TEMAS DE MERCADO -ANTECEDENTES

 La 1º Fiscalía Provincial Civil de Lima, opino declarar INFUNDADA la demanda, por

considerar que la identidad entre los signos en conflicto no puede atribuirse a la
causalidad o coincidencia, siendo inferible que la demandante tuvo la intención de
sustraer la clientela habitual obtenida por terceros para obtener un beneficio
económico con dicho comportamiento desleal.
 En el presente proceso, se encontraba en vigencia la Decision Nº 486, asi como el
Decreto Legislativo Nº823.
 Se enfoca la precisión de articulo 172º de la Decision Nº 486, en donde se
contempla la acción de nulidad por la «mala fe» , al respecto el TCAN señala «la
buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las
actuaciones en el ambito comunitario de manera que el Juez Nacional al analizar el
caso bajo estudio debe determinar si la actuacion se surtio de buena fe o mala fe y
en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario. Asimismo, conforme a
lo señalado en su Obra «Derecho de Marcas» por Jorge Otamendi, «LA BUENA FE que
debe regular las relaciones del comercio interno e internacional, exhorbita las
fronteras; para ella no hay territorialidad».
26º JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD
EN TEMAS DE MERCADO -ANTECEDENTES

 Respecto, a los argumentos de la demandante de los fallos a favor en vía

administrativa por infracción marcaria hacia el demandante por la
demandada, la protección que se otorga a todo registro marcario le es
inherente, hasta que no se determine su nulidad.
 El autoridad en primera instancia, considera que los fundamentos
esgrimidos en la resolución cuestionada, se advierte que dicho organo ha
valorado debidamente las pruebas aportadas al procedimientos,
determinando la existencia de mala fe del demandante.
 La autoridad en primera instancia, FALLA declarando INFUNDADA la
demanda.
5º SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO.

 KRISHNARAJ SUBRAMANIAM, formula

apelación, en la que reitera los puntos
controvertidos alegados en primera instancia,
agregando a ella que la solicitante de la
nulidad, nunca ha utilizado su marca, no tiene
marca inscrita en el país y no ha llevado
actividades reales de comercio.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 67-IP-2015
 En relación a la interpretación emitida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se extrae que:
 A) o es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a
confusión a los consumidores , sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusión para que configure la prohibición de registro.
 B) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paises
extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. No
obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el
principio de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la
transparencia en el mercado y lealtad comercial.
 C) Para determinar si una persona obro con mala fe es necesario que su
actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una
disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.
5º SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO.

 En tal medida, al margen de la notoriedad ( que no ha sido alegada por la

denunciante en la vía administrativa) resulta suficiente lo dicho en el correo
electrónico, para tener indicios razonables del conocimiento previo de la
existencia de la marca TVS de India por parte del demandante la cual
comprende la clase 12 que distingue la marca inscrita en el Perú,
impidiendo el ingreso de TVS de India al mercado peruano con su marca, a
fin de que estos sean comercializados en el Perú a través del demandante.

 Finalmente, la Sala CONFIRMA la sentencia contenida en al Res. Nº 20

emitida por al primera instancia, que declaro en su momento INFUNDADA l
demanda.