Universidad de San Martn de Porres

Facultad de Derecho
Curso: Contratos Atpicos - Especialidad Corporativo

El Contrato de Know How

Jaime Tejada Gurmendi

El Contrato de Know How

1.- Introduccin:
El Know How nace en el sistema jurdico
del common law, especificamente en el
derecho angloamericano, sin embargo un
sector de la doctrina, entre ellos, Chuli
Vicent y Max Arias Schreiber, indica que el
Know How surge despus de la Segunda
Guerra Mundial.

jtejada

El Contrato de Know How

1.- Introduccin:
Se trata de un contrato de gran importancia desde el
punto de vista econmico y en especial desde el
aspecto del desarrollo industrial que constituye un
valioso
mecanismo
de
transmisin
de
conocimientos y de innovaciones que facilitan el
proceso productivo.
La expresin Know How, procede del ingles.
Traducido literalmente al castellano viene a
significar saber como, es decir tener
conocimiento acerca de la manera de hacer algo.
jtejada

El Contrato de Know How

2.- Definiciones:
Otorgar un conjunto de conocimientos,
experiencias y secretos sobre el desarrollo de
un determinado negocio en el mbito
industrial o comercial.
Todo conocimiento tcnico, ms o menos
secreto, susceptible de una valor econmico
y posible de ser objeto de contratacin

jtejada

El Contrato de Know How

2.- Definiciones:
El know how incluye todos los conocimientos
y experiencias de orden tcnico, comercial y de
economa de empresa, cuya utilizacin le
permite, o llegado el caso, le hace posible al
beneficiario no slo la produccin y venta de
objetos, sino tambin otras actividades
empresariales tales como organizacin y
administracin.

STUMPF, Herbert (1984) El contrato de know how. Traducido por

Tomas A. Banzhaf, Themis, Bogot. p. 5.

jtejada

El Contrato de Know How

3.- Definicin Jurdica:
Negocio jurdico en virtud del cual una de las
partes
(transferente
o
licenciante)
se
compromete a poner a disposicin de la otra
(adquiriente, receptor o licenciatario) los
conocimientos tcnicos constitutivos del know
how de modo temporal o definitivo
desprendindose de ellos en todo o parte, o bien,
a
comunicar
dichos
conocimientos,
posibilitando su explotacin por un tiempo
determinado, a cambio de una contraprestacin.

jtejada

El Contrato de Know How

3.- Definicin Jurdica:
El know how es aquel negocio jurdico celebrado entre personas, fsicas o
jurdicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciarte), titular de un know
how (el know how licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o
receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin se
obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el
licenciatario o receptor se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en
dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero
calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos o
servicios realizados con empleo del know how licenciado.
MASSAGUER FUENTES, Jos. Citado por Arias-Schereiber Pezet, Max (1996) Contratos
modernos II, Gaceta Jurdica. Lima, p. 108.

jtejada

Cmo se transmite el saber hacer?

1. Manuales o Biblia

2. Formacin

- Estructura de organizacin.

- Previa a la apertura.

- Tcnicas de merchandising.

- Durante la actividad.

- Planes financieros y contables.

3. Asistencia tcnica
- Bsqueda del local.
- Estudio del mercado previo.
- Diseo y decoracin del local.
- Estudio financiero.
- Ayuda en gestin contable.
- Publicidad.

jtejada

El Contrato de Know How

Pago de regalas y derechos por la explotacin de
los conocimientos transmitidos.

El Licenciante
(Transmitente de
los conocimientos
desarrollados).

CONTRATO DE KNOW HOW

El Licenciatario
(Beneficiario de los
conocimientos
transmitidos).

Entrega de la informacin sobre el desarrollo de un

negocio o empresa, incluyendo capacitacin para su
adaptacin.

jtejada

El Contrato de Know How

4.- Objeto del Contrato:
En el Know How caben prestaciones de hacer y no hacer:

La doctrina estima que se trata de la transmisin de

conocimientos con posible aplicacin industrial y
comercial. La informacin debe seirse para fabricar un
producto o intervenir en el proceso productivo haciendolo
ms eficaz o solucionando algun problema que en l pueda
presentarse.

jtejada

El Contrato de Know How

5.- Caractersticas Elementales:
Objeto o Bien Con Valor Agregado:
Una de las caractersticas principales de este
conocimiento es que nos brinda un plus o valor
agregado al momento de su aplicacin, que lo
hace valioso para quien lo posee, requiriendo de
ciertos cuidados para que esa informacin no pase
a conocimiento de terceros sin el consentimiento
de su poseedor legtimo

jtejada

El Contrato de Know How

5.- Caractersticas Elementales:
El Carcter Secreto de la Informacin:
El secreto ser un cierto saber, un cierto conocimiento que se
asla, poniendo obstculos para que no llegue a ser conocido por
otras personas. Esta informacin relevante debe estar en dominio
de un nmero muy reducido de personas, sino slo de una.
Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de
mantener aquella informacin oculta; sabe que tiene entre sus
manos un elemento que lo puede hacer ms competitivo en el
mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los
resultados de sus actividades industriales o comerciales.

jtejada

El Contrato de Know How

5.- Caractersticas Elementales:
Tiene entonces, el deseo de que la informacin
que posee no sea de conocimiento de terceros
(sin su autorizacin o consentimiento) y no
deseara que un competidor tenga acceso a la
misma.
En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo
una serie de acciones para asegurar la
confidencialidad del conocimiento que se quiere
resguardar.

jtejada

El Contrato de Know How

5.- Caractersticas Elementales:
Ventas Competitivas:
Este conocimiento debe poder ser usado en la
industria o el comercio y este uso o aplicacin nos
debe poner eventualmente un paso delante de los
competidores.
La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de
las tcnicas innovadoras y de los conocimientos
tcnicos y comerciales aplicados.
La informacin reservada debe tener carcter
competitivo al conferir una ventaja econmica en el
mercado.
jtejada

El Contrato de Know How

5.- Caractersticas Elementales:
Valor Comercial o Econmico:
El Know How tendr valor econmico en el
mercado slo s aporta un mejoramiento
para el desarrollo de la actividad comercial
o industrial, ya que de otro modo no tendra
ningn atractivo para su obtencin por parte
de los agentes econmicos.

jtejada

El Contrato de Know How

6.- Naturaleza Jurdica:
No existe una analisis profundo sobre dicho tema
pero existen coincidencias en la doctrina cuando se
seala que es un contrato mixto y complejo, y que
por tanto su regimen jurdico ser el que se
desprenda de lo pactado por las partes.
Se seala que por su contenido puede asumir
formas muy diversas, con elementos jurdicos
como los de la compraventa, locacin de
servicios, arrendamiento, locacin de obra, sin
que se encasille el contrato en un tipo determinado.

jtejada

El Contrato de Know How

7.- Contrato o Licencia?
Segn algunos autores lo consideran licencia porque slo se
concede el derecho de explotacin
a cambio de una
contraprestacin.
Esta posicin ha sido descartada mayoritariamente por la doctrina
al considerar que el objeto del Know How puede ser considerado
como derechos o como un bien y al tener esa naturaleza puede ser
materia de contratos de cesin o transmisin.

jtejada

El Contrato de Know How

8.- Elementos Estructurales :

Las Partes: Los sujetos intervinientes en este contrato son el

licenciante o transmitente, y el licenciatario o adquiriente que
solicita el know how. Puede tratarse de personas naturales o
jurdicas, nacionales o extranjeras.

El objeto de la prestacin: Es la cesin o adquisicin de

conocimientos para su uso comercial o industrial, descartando
las invenciones patentadas.

jtejada

El Contrato de Know How

8.- Elementos Estructurales :

Clusula de Reserva sobre los conocimientos brindados: La

reserva en este contrato es vital y puede significar que en el caso
que se revele el secreto materia de Know how desaparesca la
obligacin de entregar la contraprestacin.
Esta clasula deber extenderse ms all de la vigencia del
contrato como un deber del licenciado para evitar un abuso de su
parte de los conocimientos que le fueron brindados por el
desarrollo del negocio.

jtejada

El Contrato de Know How

8.- Elementos Estructurales :

Asistencia Tcnica: El contrato no slo implicar proporcionar

informacin reservada sino ademas asesoria tcnica para el
desarrollo de la informacin que se brinda.

Plazo de Duracin: Su duracin por lo general es indeterminada,

puede resindirse o resolverse de acuerdo a las causas que lo
generen.

Clusula de Retorno: Como garantia del transmisor cuando el

contrato expiro. Devolucin de elementos documentales y
materiales que contengan el secreto

jtejada

El Contrato de Know How

8.- Elementos Estructurales :

Clusula de Exclusividad o no Exclusividad: Y que tambien

puede ser territorial.

Clusula sobre las Mejoras: El empleo del Know How puede

dar como resultado la presencia de mejoras al mismo, segn lo
pactado por las partes se pueden reconocer derechos sobre esas
mejoras.

jtejada

El Contrato de Know How

8.- Elementos Estructurales :

Clusula de suministro del Know How

Clusula Territorial

Clusula sobre Sub-Concesiones del Know How

Obligacin del receptor de no utilizar el Know How cedido para

crear nuevas instalaciones destinadas a terceros.

Clusula de solucin de conflictos o litigios.

jtejada

El Contrato de Know How

9.- Etapa Previa al Contrato de Know How:
Es una etapa de precaucin en las
negociones del contrato, por el cual se
quiere evitar que el licenciante o
transmitente, producto de las primeras
conversaciones
revele
informacin
reservada con la seguridad de ser protegido
por un contrato. Asimismo el beneficiario
sometera a debido examen el know how
que se le ofrece.

jtejada

El Contrato de Know How

10.- Conocimientos Tcnicos Comprendidos

Objetos: Piezas de prueba, modelos no registrados, maquinas, aparatos,

piezas singulares, herramientas, instalciones de mecanizacin, inventos no
patentados, etc.

Datos y Antecedentes tcnicos: Formulas, calculos, planos, dibujos, etc.

Instrucciones: apuntes para la construccin, manuales operativos,

produccin o explotacin del producto o en su caso, para la aplicacin del
procedimiento de fabricacin.

Ademas, expericienas de explotacin o consejos practicos en su ejecucin,

recetas tcnicas, indicaciones sobre la economa de la empresa, etc.

jtejada

El Contrato de Know How

11.- Derechos y Obligaciones
Licenciante:
Derechos

Obligaciones

1. Recibir pago.

1. Suministrar el know how.

2. Exigir reserva sobre

conocimientos.

2. Prestacin de asistencia tcnica.

3. Exigir informe sobre avances.

3. Responsable sobre
conocimientos obsoletos.

4. Imponer nivel de calidad.

4. Pactos de exclusividad.

5. Recibir informacin sobre

mejoras.

El Contrato de Know How

11.- Derechos y Obligaciones:
Licenciatario:
Derechos
1. Recabar y recibir informacin
necesaria.
2. Proteger la exclusividad de
conocimientos transmitidos.

Obligaciones
1. Pago puntual de regalas.
2. Mantener el secreto de conocimientos
transferidos.
3. Explotar la tcnica transmitida (pacto de
regalas).
4. Cumplir con exigencias de calidad.
5. Informe de avances.

6. Finalizado el contrato, abstenerse de

utilizar el know how.

El Contrato de Know How

12.- Comparacin con otras figuras
contractuales:

Con el Contrato de Licencia: Este contrato sta centrado en

la transferencia de los derechos de uso en forma temporal
sobre patentes, diseos industriales, que se encuentran
protegidos por un registro (cuya existencia no es un secreto),
que en nuestro caso ser el registro de marca y patentes del
Indecopi, a diferencia del Know how en donde el secreto es
fundamental y en la mayor parte de veces no se llega a
patentar.

jtejada

El Contrato de Know How

12.- Comparacin con otras figuras
contractuales:

Con el Contrato de Informacin Tcnica: La informacin

tcnica tiene por objeto la entrega de planos, clculos,
diseos, especificaciones, reseas, experimentos y
comprobaciones, folletos o manuales para su utilizacin por
la otra parte. El Know How va ms all, no se limita a esta
informacin, sino que implica impartir consejos, directivas
en forma continua a fin de colocar a quien lo recibe en el
dominio y control de una tcnica o proceso.

jtejada

El Contrato de Know How

12.- Comparacin con otras figuras
contractuales:

Con el Contrato de Asistencia Tcnica: La asistencia tcnica

normalmente es un elemento del contrato de know how, pero no
toda asistencia tcnica implica una cesin de know how,
sumndose a este ltimo la cesin de conocimientos con carcter
reservado.
...

jtejada