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Risoluzione delle controversie e tutela legale dei diritti

di proprietà intellettuale. Contenzioso nella proprietà


intellettuale software

Relatore Fabio Londero


Agenda

 Il concetto di proprietà intellettuale


 Il diritto d’autore: i diritti morali e di utilizzazione economica
 Profili giuridici del software: Diritti e limiti inderogabili
 La tutela giuridica dei marchi
 La tutela giuridica dei brevetti per invenzione
 La tutela delle informazioni aziendali riservate

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Il concetto di proprietà intellettuale

 La proprietà intellettuale è sostanzialmente la branca del diritto che si


occupa della protezione e della valorizzazione delle “innovazioni” nel
senso più ampio del termine
 In altre termini si può definire la proprietà intellettuale come il diritto
delle persone e delle imprese a vedersi riconosciuta la paternità e la
possibilità di sfruttamento di una propria creazione sia essa, per
esempio, un’invenzione industriale o, diversamente, un’opera dell’ingegno
di carattere creativo.

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Il concetto di proprietà intellettuale

 Le innovazioni protette dalla proprietà intellettuale non sono


solamente quelle propriamente tecniche ma possono essere anche
creative, estetiche funzionali ecc.

 E’ infatti per esempio considerabile come innovazione:


• la realizzazione di un’opera dell’ingegno di carattere creativo (opera
letteraria, cinematografica ecc.)
• la realizzazione di nuove soluzioni a problemi tecnici
• la creazione di nuove forme estetiche di pregio (modelli di design)
• la creazione di un nuovo segno distintivo

 Nel corso degli anni nel concetto di proprietà intellettuale sono confluiti
nuovi elementi quali la tutela del Know how e la disciplina della
concorrenza sleale

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Il concetto di proprietà intellettuale

 L’effetto della tutela della proprietà intellettuale prima dell’approvazione del


Codice della proprietà industriale era garantito nell’ordinamento italiano da
numerose norme contenute in leggi differenti e spesso poco coordinate tra
loro

 Ora è invece possibile nel settore della proprietà intellettuale fare


riferimento a solo due normative fondamentali:
• La legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n° 633) che protegge le
opere dell’ingegno di carattere creativo
• Il Codice della Proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005
n°30) che invece è posto a protezione delle altre tipologie di innovazioni prima
accennate

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Il concetto di proprietà intellettuale

 Le opere protette dal diritto d’autore (1)


• Sono protetti in base all’articolo 2 della legge 633/1941:
− le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
− le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-
musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
− le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto
o altrimenti;
− le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle
arti figurative similari, compresa la scenografia;
− i disegni e le opere dell'architettura;
− le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;

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Il concetto di proprietà intellettuale

 Le opere protette dal diritto d’autore (2)


• Sono protetti in base all’articolo 2 della legge 633/1941:
− le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia;
− i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore (Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce);
− le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo (la tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto);
− le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico

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Il concetto di proprietà intellettuale

 Le opere protette dal codice della proprietà industriale


• In base all’articolo 1 del Codice il concetto di proprietà industriale comprende
invece:
− i marchi e gli altri segni distintivi
− le indicazioni geografiche
− le denominazioni di origine
− i disegni e modelli
− le invenzioni
− i modelli di utilità
− topografie dei prodotti a semiconduttori
− informazioni aziendali riservate
− nuove varietà vegetali

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Il concetto di proprietà intellettuale

 Differenza fondamentale tra diritto d’autore e diritto della proprietà


industriale:
• il diritto d’autore sorge per effetto della creazione dell’opera oggetto di
protezione (p.e. sviluppo del software)
• i diritti di proprietà industriale nascono invece in seguito ad un riconoscimento
statuale riconducibile sostanzialmente al brevetto ed alla registrazione. Ai
sensi dell’art. 2 del codice della proprietà industriale:
− Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà
vegetali.
− Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei
prodotti a seminconduttori
− Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal
marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e
le denominazioni di origine

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Il diritto d’autore: diritti morali e patrimoniali

 All’autore di opere dell’ingegno di carattere creativo protette dalla legge


sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) sono riconosciuti due
ordini di diritti:
• I diritti morali (inalienabili ed inestinguibili)
• I diritti patrimoniali (alienabili e di durata limitata nel tempo)

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Il diritto d’autore: diritti morali e patrimoniali

 I diritti morali:
• Diritto alla paternità dell’opera
− Il diritto dell’autore di essere pubblicamente indicato come autore
• Diritto di inedito
− Il diritto dell’autore di decidere se e quando rendere pubblica la sua opera
• Diritto all’integrità dell’opera
− Il diritto dell’autore ad opporsi a qualsiasi deformazione dell’opera creata
• Diritto di ripensamento
− Il diritto dell’autore di ritirare l’opera dal commercio nel caso concorrano gravi ragioni morali

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Il diritto d’autore: diritti morali e patrimoniali

 I diritti patrimoniali
• L’articolo 12 l.d.a. prevede che l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei
limiti fissati dalla l. 633/1941 ed in particolare con l’esercizio dei diritti
esclusivi dalla stessa indicati.
• I diritti esclusivi di utilizzazione economica sono tra di loro indipendenti
e l’esercizio degli stessi può avvenire in maniera disgiunta (art 19 l.d.a.).
• La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art.
110 l.d.a.).
• I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e
sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.).

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Il diritto d’autore: diritti morali e patrimoniali

 I principali diritti esclusivi di utilizzazione economica conferiti dalla legge


sul diritto d’autore agli autori di un’opera dell’ingegno (artt. 13 – 18 bis
l.d.a.) sono:
• Il diritto di riproduzione (art. 13)
− Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque
modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione
• Diritto di trascrizione (art. 14)
− Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare
l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo
precedente.

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Il diritto d’autore: diritti morali e patrimoniali

 I principali diritti esclusivi di utilizzazione economica conferiti dalla legge


sul diritto d’autore agli autori di un’opera dell’ingegno (artt. 13 – 18 bis
l.d.a.) sono:
• il diritto di esecuzione (art. 15)
− Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto,
la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia
gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica,
dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e
dell'opera orale.
• il Diritto di comunicazione al pubblico (art. 16)
− Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha
per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella
codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

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Il diritto d’autore: diritti morali e patrimoniali

 I principali diritti esclusivi di utilizzazione economica conferiti dalla legge


sul diritto d’autore agli autori di un’opera dell’ingegno (artt. 13 – 18 bis
l.d.a.) sono:
• Il diritto di distribuzione (art. 17)
− Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in
circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità
europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
− Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di
trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o
con il suo consenso

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 Il software può essere definito come l’insieme delle informazioni impartite


ad un elaboratore affinché compia determinate operazioni.
Ormai da diciassette anni il software è protetto, a livello legislativo, dalla
legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) dopo che nel 1992 il decreto
legislativo n. 518, dopo ampie discussioni ed alterne vicende in
giurisprudenza, ha parificato i programmi per elaboratore alle opere
letterarie.
 In particolare, la protezione viene concessa ai programmi per elaboratore,
in qualsiasi forma espressi (quindi sia in forma sorgente che binaria), purché
originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
 Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore le idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce.
 Ai sensi dell’art. 12 bis l. 633/1941: “Salvo patto contrario, il datore di lavoro
è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di lavoro”.
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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 I diritti patrimoniali
• I diritti esclusivi di utilizzazione economica conferiti dalla legge sul diritto d’autore
a chi crea un software (articolo 64 bis l.d.a.) si sostanziano nel diritto di effettuare
o autorizzare:
a. la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono
soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b. la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il
programma;
c. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima
vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del
diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello
stesso.
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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili
 I diritti patrimoniali (libere utilizzazioni sul software)
• Ai sensi dell’art. 64 ter l.d.a.:
Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente,
inclusa la correzione degli errori ;
Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva
del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso ;
Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può,
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di
determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le
clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma
2 sono nulle
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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili
 I diritti patrimoniali (la decompilazione lecita)
• Occorre considerare che nel diritto d’autore la circolazione delle idee
sottostanti ad un’opera dell’ingegno di solito consegue direttamente alla
sua pubblicazione.
• Ciò è parzialmente diverso in relazione al software posto che nella
maggior parte dei casi i software proprietari vengono messi a
disposizione del pubblico in formato oggetto, ovvero in un linguaggio
comprensibile direttamente solo agli elaboratori elettronici.
• Non vi è in questi casi una piena diffusione delle idee sottostanti.
• Per questa ragione la legge sul diritto d’autore ha introdotto delle norme
che hanno la funzione di correggere parzialmente questa anomalia.

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili
 I diritti patrimoniali (la decompilazione lecita)
• l’art. 64 quater ld.a prevede infatti che:
− L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al
fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per
ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
• le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
conto, da chi è autorizzato a tal fine;
• le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
• le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 I diritti patrimoniali (la decompilazione lecita)


• l’art. 64 quater ld.a prevede inoltre che:
1. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute
in virtù della loro applicazione:
a. siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del
programma creato autonomamente;
b. siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c. siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di
un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
− Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
− Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in
modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto
con il normale sfruttamento del programma.
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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 I diritti patrimoniali (la decompilazione lecita)


• La ratio delle norma è da individuarsi nel fatto che i software sono offerti
sul mercato come prodotti modulari autonomi, destinati ad essere
combinati tra loro dagli utenti sulla base delle loro specifiche necessità.
• Ciò fa nascere l’esigenza di realizzare prodotti software “compatibili” in
modo tale da garantire la loro interconnessione con altri sistemi.
• Per raggiungere questo obiettivo è necessario poter accedere alle parti di
software concorrenti deputate ad assicurare la loro interconnessione con
altri sistemi.
• Il più delle volte suddette informazioni sono ricavabili attraverso una
complessa attività di decomplilazione che mira a ricostruire parti del codice
sorgente del software oggetto di analisi a partire dal codice oggetto.
• L’art. 64 quater l.d.a consente quindi questa attività di decompilazione
esclusivamente per ottenere l’interoperabilità con altri programmi di un
software creato autonomamente.

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• In circostanze specifiche il software può avere anche una tutela brevettuale
anche se le norme vigenti, in prima lettura, sembrerebbero escludere
questa possibilità
• L’articolo 52 della Convenzione Europea su Brevetti (EPC - European
Parent Convention del 1973) nell’attuale formulazione prevede infatti che:
• I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo
tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività
inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.
• Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in
particolare:
• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
• le creazioni estetiche;
• i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per
attività commerciali, come pure i programmi informatici;
• le presentazioni di informazioni.
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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• In Italia l’art. 45 d.lgs 30/2005 (codice della proprietà industriale) riproduce
il divieto generale della brevettabilità del software
• Secondo l’interpretazione prevalente i programmi per elaboratore
sarebbero esclusi dalla brevettabilità per la loro natura astratta e per
l’assenza di carattere tecnico.
• La questione è stata molto dibattuta in sede comunitaria in seguito alla
presentazione al Parlamento Europeo di alcune proposte tese a prevedere
la possibilità di ottenere brevetti sul software.
• La questione si è definitivamente chiusa in seguito alla bocciatura da parte
del Parlamento Europeo (luglio 2005) della proposta di direttiva sulla
brevettabilità del software formulata dal Consiglio.

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• L’Organizzazione europea dei brevetti (European Patent Organization), è l’organo
previsto dall’EPC per il rilascio dei brevetti europei (attraverso una singola
procedura è possibile richiedere una serie di brevetti nazionali).
• In base alla propria giurisprudenza l’EPO ritiene che un ulteriore requisito ricavabile
dal concetto di invenzione ed ulteriore rispetto a quelli stabiliti dall’art 52 dell’EPC
sia il “carattere tecnico”.
• Seguendo questa interpretazione i programmi per elaboratore sarebbero esclusi
dalla brevettabilità in quanto tali e non nei casi in cui arrechino un contributo tecnico
in un settore non escluso dalla brevettazione ai sensi dell’art. 52 EPC.
• A titolo esemplificativo tale contributo tecnico potrebbe essere rilevato:
• nei mezzi impiegati;
• nel carattere tecnico del problema risolto dal programma;
• nell’effetto tecnico prodotto.

(fonte “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza” a cura del prof. L.C. Ubertazzi)

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• Ai fini della brevettabilità di un invenzione che sia attuata attraverso un
software è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi che la
compongono e nel loro insieme, senza invece isolare le componenti
tecniche da quelle che non lo sono (per verificare dove risieda il nucleo
dell’attività inventiva).
• Si consideri inoltre che:
− le alterazioni fisiche prodotte nell’elaboratore durante l’esecuzione del
programma non costituiscono un effetto rilevante ai fini della
brevettazione;
− è invece necessario che il software produca un effetto tecnico ulteriore o
all’interno della macchina programmata (provocando per esempio una
nuova o più efficiente organizzazione dei mezzi di cui si compone) o
all’esterno di essa (controllando, per esempio, un processo industriale).

(fonte “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza” a cura del prof. L.C. Ubertazzi)

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• In considerazione degli effetti tecnici prodotti sull’elaboratore sono stati per
esempio ritenuti brevettabili:
− un sistema di coordinamento e di controllo della comunicazione interna tra
programmi e dati collocati in diverse unità di una rete (CR 6.10.19988);
− un metodo per formare e rappresentare automaticamente sul monitor del
computer messaggi su particolari eventi suscettibili di verificarsi nei dispositivi di
ingresso e di uscita di un sistema di trattamento testi (CR 5.09.1988).
• In considerazione degli effetti tecnici prodotti all’esterno dell’elaboratore sono
stati per esempio ritenuti brevettabili :
− un programma che impiegava un algoritmo matematico per filtrare i dati e
rielaborare in modo automatico le immagini digitali (CR 15.7.1986);
− un programma che controllando un’apparecchiatura radiologica ottimizzava
l’esposizione dei pazienti ai raggi (CR 21.5.1987).

(fonte “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza” a cura del prof. L.C. Ubertazzi)

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• Attraverso recenti pronunce, l’EPO ha manifestato maggiore apertura
rispetto alla brevettabilità dei software che operano in settori esclusi
dalla tutela ai sensi dell’art. 52 EPC (ed in particolare i metodi per
attività commerciali).
• In particolari si considerino le seguenti decisioni che hanno ritenuto
brevettabili:
− un invenzione informatica per eseguire operazioni di carico e di scarico merci
in un porto (CR 27.11.2004);
− un invenzione informatica per la gestione di un’asta on line (CR 21.4.2004)

(fonte “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza” a cura del prof. L.C. Ubertazzi)

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Profili giuridici del software. Diritti e limiti inderogabili

 La tutela brevettuale del software


• Nelle ultime decisioni richiamate l’EPO ha evidenziato che:
− le invenzioni di software hanno sempre carattere tecnico;
− le invenzioni di software arrecano sempre un contributo tecnico allo stato
dell’arte e dunque sono astrattamente sempre brevettabili;
− il giudizio sulla brevettabilità di un software non si gioca tanto sul piano
del requisito del carattere tecnico ma su quelli di novità e non evidenza.
tali elementi possono per esempio essere rintracciati:
• nei mezzi materiali impiegati;
• nel carattere tecnico del problema risolto dal programma;
• negli effetti tecnici prodotti
− in sintesi soluzione nuova e non evidente ad un problema tecnico
può anche essere costituita dall’ideazione di un algoritmo
informatico che esegua un metodo commerciale in modo
automatico.

(fonte “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza” a cura del prof. L.C. Ubertazzi)

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La tutela giuridica dei marchi

 Il concetto di marchio (art.7 CPI)


• Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
• In particolare:
− le parole, compresi i nomi di persone
− i disegni
− le lettere
− le cifre
− i suoni
− la forma del prodotto o della confezione di esso
− le combinazioni o le tonalità cromatiche

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La tutela giuridica dei marchi

 Il concetto di marchio (art.7 CPI)


• Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
• In particolare:
− le parole, compresi i nomi di persone
− i disegni
− le lettere
− le cifre
− i suoni
− la forma del prodotto o della confezione di esso
− le combinazioni o le tonalità cromatiche

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La tutela giuridica dei marchi

 Limitazioni alla registrazione (art. 8 CPI):


• I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il
consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del
coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli
altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei
parenti fino al quarto grado incluso

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La tutela giuridica dei marchi

 Limitazioni alla registrazione (art. 8 CPI):


• I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere
registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o
il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi
• L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la
registrazione al consenso degli aventi diritto (o dopo la loro morte coniuge e figli ed
in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in
mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso)
• In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso
nella ditta da lui prescelta

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La tutela giuridica dei marchi

 Limitazioni alla registrazione (art. 8 CPI):


• Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il
consenso di questi, o dopo la sua morte con il consenso del coniuge e dei figli o in
loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in
mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso :
• i nomi di persona
• i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo
• e denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi
finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

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La tutela giuridica dei marchi

 Limitazioni alla registrazione (art. 8 CPI):


• Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà
un valore sostanziale al prodotto (art. 9)
• Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i
segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico
non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno
che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (art. 10)

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La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio:


• Il Codice della Proprietà industriale prevede tre requisiti fondamentali necessari per
la registrazione di un marchio:
− la novità
− la capacità distintiva
− la liceità

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La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la novità (art.12 CPI)


• Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
− consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
negli usi costanti del commercio
• La norma fa riferimento per esempio:
− a tutte le parole comunemente utilizzate nel linguaggio corrente e nel commercio quali
“extra” “super”, ecc.
− a forme comuni quali lettere dell’alfabeto, la medaglia, la coccarda, la corona d’alloro,
ecc.
− Se tali segni sono però utilizzati in maniera fantasiosa ed individualizzante possono
comunque essere registrate come marchio

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La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la novità (art.12 CPI)


• Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
− siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o
servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti
o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni
• L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi
notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di
continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso
• L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di
ostacolo alla registrazione

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La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la novità (art.12 CPI)


• Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
− siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o
somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata
ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due se:
• L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà
puramente locale, non toglie la novità
• L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di
ostacolo alla registrazione

39
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la novità (art.12 CPI)


• Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
− siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza
di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi
identici
− siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o
dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni

40
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la novità (art.12 CPI)


• Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
− siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o
dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
− siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per
prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se
comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

41
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la novità (art.12 CPI)


• Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
− siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-
bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o
servizi anche non affini
• Convenzione di Unione di Parigi (articolo 6-bis)
− “I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione
del paese lo consente – sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di
un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la
traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del paese
della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come
marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per
prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio
costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a
creare confusione con esso”.

42
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la capacità distintiva (art.13 CPI)


• Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi
si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica
ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio
− La registrazione di marchi privi di capacità di distintiva avrebbe come conseguenza:
• impossibilità per il pubblico di riconoscere il segno utilizzato come marchio
d’impresa
• limitazione per le imprese concorrenti di attuare efficaci strategie
comunicative

43
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la capacità distintiva (art.13 CPI)


• Solitamente le imprese per garantire la capacità distintiva ai propri marchi scelgono
− segni privi di significato (es. Dash, ecc.)
− segni con significato non immediatamente ricollegabile con il prodotto sul quale è apposto
(es. Lancia)

• Vengono tuttavia utilizzati anche segni cosiddetti “espressivi” ossia che contengono
elementi descrittivi non sufficienti tuttavia a far venir meno la capacità descrittiva

44
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la capacità distintiva (art.13 CPI)


• Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
abbiano acquistato carattere distintivo
• Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma
oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo
• Si parla in questi casi di “riabilitazione” del marchio originariamente nullo per carenza
del requisito della capacità distintiva
• Tipico esempio è il marchio della testata giornalistica “Il Giornale” (potenzialmente privo
di capacità distintiva) divenuto con l’uso indicazione di uno specifico prodotto

45
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la capacità distintiva (art.13 CPI)


• Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia
divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio
o abbia perduto la sua capacità distintiva
− Si parla in questi casi di “volgarizzazione” del marchio originariamente avente capacità
distintiva (es. Borotalco, Jeep, Rimmel ecc.)
− Non è sufficiente la successiva genericità della denominazione ma è altresì necessaria
l’inattività del titolare del marchio che, per esempio, non si è opposto all’utilizzo da parte
di terzi

46
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la liceità (art.14 CPI)


• Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
• segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
• i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale o altro diritto esclusivo di terzi

47
La tutela giuridica dei marchi

 I requisiti necessari del marchio: la liceità (art.14 CPI)


• Il marchio d'impresa decade:
• se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato
• se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
• per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari
sull'uso del marchio collettivo

48
La tutela giuridica dei marchi

 Il diritto alla registrazione (art 19 CPI)


•Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di
utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della
propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo
consenso
•Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in
mala fede
•Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono
ottenere registrazioni di marchio

49
La tutela giuridica dei marchi

 I diritti conferiti dalla registrazione (art . 20 CPI)


•I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso
esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di
usare nell'attività economica:
• un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato
• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni
• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se
il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi

50
La tutela giuridica dei marchi

 I diritti conferiti dalla registrazione (art . 20 CPI)


•il titolare del marchio può in particolare
− vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni
− di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o
fornire i servizi contraddistinti dal segno
− di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso
− di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità
• Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non
può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci

51
La tutela giuridica dei marchi

 Limitazione del diritto di marchio (art . 21 CPI)


•I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso
nell'attività economica:
• del loro nome e indirizzo
• di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore,
alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio
• del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o
servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai
principi della correttezza professionale

52
La tutela giuridica dei marchi

 Limitazione del diritto di marchio (art . 21 CPI)


•Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da
ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di
imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e
del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi
• È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione
è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio

53
La tutela giuridica dei marchi

 Effetti della registrazione (art . 15 CPI)


•Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.
Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della
registrazione precedente
• Salvo il caso di marchi celebri la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o
servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
• La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il
caso di rinuncia del titolare
• La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di
essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale

54
La tutela giuridica dei marchi

 La rinnovazione (art . 15 CPI)


•La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo
stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e
dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato
con legge 27 aprile 1982, n. 243
•La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni
•La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per
una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari
•Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi
registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra

55
La tutela giuridica dei marchi

 Il conflitto tra nomi a dominio e marchi registrati


• Gli indirizzi Internet sono identificati da una sequenza di numeri (indirizzo IP) a cui
è normalmente associata una stringa alfanumerica, di solito un nome o una sigla
(domain name o nome a dominio)
• Fino all’emanazione del “Codice della proprietà industriale”, che ha
ufficialmente equiparato i nomi a dominio ai segni distintivi d’impresa, non
esisteva nell’ordinamento italiano nessuna norma di legge che li
contemplasse direttamente
• In Italia la Registration Authority è l'organismo incaricato dell'assegnazione degli
indirizzi Ip con i relativi domain names mentre all’interno dell’Unione Europea (con
riferimento ai nomi a dominio con estensione .eu) l’organismo di riferimento è
l’EURID
• Il principio che guida l’assegnazione dei nomi a dominio è quello del first
came, first served; in pratica chiunque voglia registrare un dominio, ne ottiene il
diritto di utilizzo esclusivo, a patto che non appartenga già a qualcun altro (per i
nomi a dominio .eu è stato previsto un “sunrise period” iniziale riservato ai titolari
di marchi registrati).
• La Authority, inoltre, in base ai diversi regolamenti adottati, non sono tenute ad
effettuare alcun tipo di controllo preventivo sui nomi a dominio
56
La tutela giuridica dei marchi

 Il conflitto tra nomi a dominio e marchi registrati


• Il rapido crescere degli utenti di Internet ed il contestuale svilupparsi su larga
scala dei servizi offerti attraverso la rete, hanno posto numerose
problematiche, rilevanti sul piano giuridico, riguardo l'utilizzo dei domain
names. Il principale di questi è sicuramente il possibile conflitto tra i nomi a
dominio e marchi registrati
• In una fase iniziale, contraddistinta da una grande confusione dovuta
all'assoluta novità della materia e dalla contestuale inesistenza di regole
specifiche, si sono verificati numerosi abusi, spesso avvalorati da una
giurisprudenza incerta
• Tipica era (ma esiste ancora oggi) la pratica del cybersquatting consistente nel
registrare indirizzi con nomi a dominio uguali o simili a marchi registrati ed allo
scopo di rivenderli ai legittimi titolari per trarne profitto

57
La tutela giuridica dei marchi

 Il conflitto tra nomi a dominio e marchi registrati


• I primi orientamenti giurisprudenziali, considerando i nomi a dominio dei
semplici numeri telefonici o indirizzi telematici e non sancendo un diritto
assoluto del titolare del marchio a registrare il dominio corrispondente
hanno favorito il diffondersi del Cybersquatting
• Successivamente si è affermato l'orientamento giurisprudenziale volto a
considerare i nomi a dominio non alla stregua di semplici indirizzi telematici, ma
come segni distintivi, con la possibilità di applicare in via analogica la relativa
disciplina
• Un’ordinanza del Tribunale di Milano, emessa il 16 maggio 2003, aveva
stabilito che i nomi a dominio fossero indubbiamente segni distintivi
d’impresa, avendo la funzione di attrarre l’attenzione di clienti e fornitori a
visitare il sito ed a mettersi in contatto con l’imprenditore

58
La tutela giuridica dei marchi

• Il conflitto tra nomi a dominio e marchi registrati


• In seguito la celebre sentenza del Tribunale di Bergamo (0634/2003), ha
inibito ad un imprenditore (Luca Armani) di utilizzare come dominio la
parola “Armani”, nel sito che pubblicizza i prodotti della sua impresa, se non
accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio della famosa
casa di moda
• La motivazione è che una piccola impresa, poco conosciuta sul mercato,
avrebbe potuto trarre un indebito vantaggio dall’utilizzare il nome di un
marchio celebre, peraltro meritevole della tutela allargata di cui si è parlato
precedentemente
• Con il codice della Proprietà industriale è stato definitivamente risolto
a livello normativo il contrasto tra nomi a dominio e segni distintivi di
impresa

59
La tutela giuridica dei marchi

• Nomi a dominio e Codice delle Proprietà industriale - Unitarietà


dei segni distintivi (art. 21 CPI)
– È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna
e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio
se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di
quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni
– Il divieto di cui al punto precedente si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di
un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi

60
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Oggetto del brevetto (art . 45 CPI)


•Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

61
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Oggetto del brevetto: limitazioni (art . 45 CPI)


•Non sono considerate come invenzioni:
− le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
− i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i
programmi di elaboratore
− le presentazioni di informazioni

• Le disposizioni precedenti escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo


nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani,
principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali

62
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Oggetto del brevetto: limitazioni (art . 45 CPI)


•Non sono considerati come invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico
del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
− Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele
di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati
• Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse
− Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante
questi procedimenti

63
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I requisiti del brevetto: la novità (art . 46 CPI)


•Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica
− Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel
territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto,
mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo
− È anche considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di
brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi
effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore a quella di cui al punto precedente e che siano state pubblicate o rese
accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi

64
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I requisiti del brevetto: l’attività inventiva (art . 48 CPI)


•Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica

65
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I requisiti del brevetto: l’industrialità (art . 49 CPI)


•Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo
oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa
quella agricola

66
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I requisiti del brevetto: la liceità (art . 50 CPI)


•Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria
all'ordine pubblico o al buon costume.
•L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al
buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o
amministrativa.

67
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Effetti della brevettazione (art . 53 CPI)


•I diritti esclusivi considerati da Codice della proprietà industriale sono conferiti con la
concessione del brevetto
•Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e
gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico
•Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data
di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il
richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente
accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico
la domanda con gli allegati
•Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni
è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale
decorrono dalla data di tale notifica

68
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Durata del brevetto (art . 60 CPI)


•Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito
della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata

69
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I diritti garantiti dal brevetto: il diritto morale (art . 62 CPI)


•Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere
dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado;
in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza,
o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso

70
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I diritti garantiti dal brevetto: i diritti patrimoniali (art . 63 CPI)


•I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto
autore, sono alienabili e trasmissibili
• Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi
aventi causa

71
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I diritti garantiti dal brevetto: le invenzioni di lavoratori dipendenti (art . 64


CPI)
•Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto
o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto
autore
•Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e
l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di
lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di
lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto
dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha
ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro

72
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I diritti garantiti dal brevetto: le invenzioni di lavoratori dipendenti (art . 64


CPI)
•Qualora non ricorrano le precedenti condizione e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per
l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto,
nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione,
brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque
ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio
dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il
corrispettivo dovuto
•si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego
l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando
l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo
di attività l'invenzione rientra

73
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 I diritti garantiti dal brevetto (art . 66 CPI)


•I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni
previste dal presente codice
•In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi
− se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del
titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodotto in questione
− se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del
titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione

74
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Il brevetto di procedimento (art . 67 CPI)


•Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il
procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale
procedimento, alternativamente:
− se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo
− se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato
mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli
sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato
• Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in
contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali
•Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo
industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto
del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o
processo, purché non esistano patti contrari

75
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Limitazioni al diritto di brevetto (art . 68 CPI)


•La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto
dell'invenzione:
− agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale
ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò
strettamente necessarie
− alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta
medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati
industrialmente

76
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Limitazioni al diritto di brevetto (art . 68 CPI)


•Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette
da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato,
né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi
• Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di
brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può
continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme
all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è
a carico del preutente

77
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Onere di attuazione del’invenzione (art . 69 CPI)


•L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel
territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i
bisogni del Paese
•Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione
ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate
da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati
esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il
periodo di essa
•L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da
quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli
membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione

78
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Licenza obbligatoria per mancata attuazione (art . 70 CPI)


•Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito
della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il
titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più
licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello
Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i
bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo
dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta

79
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Licenza obbligatoria per mancata attuazione (art . 70 CPI)


•La licenza obbligatoria può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione
dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese
•La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione
è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente
causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del
prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato
•La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il
suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora
l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della
prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese

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La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Il brevetto europeo
•Con un’unica procedura è possibile tutelare un’invenzione in più paesi europei che
abbiano aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo
• La domanda di brevetto europeo può essere presentata o presso l’ufficio nazionale di un
paese membro o presso l’Ufficio Brevetti Europeo con sede centrale a Monaco di Baviera
e deve contenere l’elenco degli stati in cui si richiede la tutela
• Può essere anche richiesta l’estensione di una domanda anteriore di brevetto italiano a
condizione che sia rispettato il termine di dodici mesi dalla presentazione della stessa

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La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Il brevetto europeo
•I requisiti per l’ottenimento del brevetto europeo sono gli stessi previsti per quello italiano
(novità, originalità, industrialità e liceità)
• Prima della concessione del brevetto l’oggetto della richiesta brevettuale subisce un
accurato esame volto all’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari
•Ottenuto il brevetto, il richiedente deve depositare negli stati interessati la traduzione del
testo del brevetto dal momento che il brevetto è tutelato in base alle norme vigenti nei vari
stati

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La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Il brevetto europeo: effetti della domanda (art. 54 CPI)


•La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo (ai sensi dell'articolo 67,
paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260), decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa
accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua
italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore
• Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la
domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia
stata ritirata

83
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 Il brevetto europeo: diritti conferiti (art. 56 CPI)


•La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo (ai sensi dell'articolo 67,
paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260), decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa
accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua
italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore
− Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo
stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino
europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto
− Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia

84
La tutela giuridica dei brevetti per invenzione

 La prevalenza de brevetto europeo (art. 59 CPI)


•Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in
Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima
data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa
invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia
stata fatta opposizione
b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto
europeo
c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b)

• Le disposizioni precedenti rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto


europeo venga annullato o decada

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La tutela delle informazioni aziendali riservate

 Le informazioni aziendali riservate (art. 98 CPI)


•Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali
informazioni:
− siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed
agli operatori del settore;
− abbiano valore economico in quanto segrete;
− siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure
da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete
− Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui
elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia
subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
− disposizioni precedenti rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo
venga annullato o decada

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La tutela delle informazioni aziendali riservate

 La tutela delle informazioni aziendali riservate (art. 99 CPI)


•Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od
utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali riservate.

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