"Se aproxima una avalancha de marcas"

El abogado experto en el tema, Fernando Triana-Soto, explica que ni el Estado ni las pymes estn listos para lo que se viene con la adhesin de Colombia al Protocolo de Madrid.
Por: Mara Antonia Pardo

Fernado Triana-Soto, socio de la firma de abogados Triana, Uribe & Michelsen, particip en la redaccin del documento que, sobre el Protocolo de Madrid, present ASIPI al Gobierno durante la negociacin del TLC con Estados Unidos. El resultado final no le gust. Colombia termin incluyendo al Protocolo como parte de dicho acuerdo bilateral, a pesar de las recomendaciones en contra de varias entidades expertas en el tema. Pases como Per y Chile no incluyeron el Protocolo de Madrid dentro de sus respectivos tratados de libre comercio con Estados Unidos. Por qu no est de acuerdo con la inclusin del Protocolo de Madrid en el TLC con Estados Unidos? Porque el Estado colombiano comprometi a los empresarios de todos los sectores y se comprometi a s mismo con una serie de normas que no tuvieron el debate que mereca un cambio tan radical, ms an cuando la adopcin de este tipo de tratados debera haber tenido un tratamiento independiente, pues encuentro objetable que un acuerdo bilateral de libre comercio como es el TLC con Estados Unidos obligue a Colombia a suscribir tratados de carcter multilateral como es el Protocolo de Madrid. Esta situacin pudo haber obedecido al afn poltico del gobierno colombiano para cerrar el Tratado antes de las elecciones presidenciales de mayo; sin embargo, la adopcin del Protocolo es ya una realidad y por eso me parece necesario hacer un anlisis pragmtico de las consecuencias que tendr para Colombia. La inclusin del Protocolo de Madrid lo tom por sorpresa? S, porque fue una decisin ms poltica que tcnica. Me sorprendi que los negociadores no tuvieran en cuenta las recomendaciones dadas por la Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) ni por el Subcomit Colombiano en Materias de Propiedad Intelectual de la Cmara de Comercio Internacional sobre la inconveniencia de adoptar un tratado de ese estilo, en una economa como la colombiana. Me parece que el Gobierno utiliz la propiedad industrial como moneda de cambio para obtener beneficios en otros campos, pero como el tema de marcas no tiene dolientes en el pas, no se escucharon voces de protesta como s sucedi con las quejas por la importacin de los cuartos traseros del pollo o de carne de res vieja. Sin embargo, presumo que el Gobierno Nacional actu de forma responsable y por lo tanto tuvo conciencia de las posibles inconstitucionalidades, ilegalidades e inconveniencias que podra representar para Colombia la adopcin de este instrumento de registro internacional de marcas. Cules son las posibles inconstitucionalidades, ilegalidades e inconveniencias a las que usted se refiere? Prefiero no hablar de inconstitucionalidad, porque eso le corresponde a la Corte Constitucional, entidad que tiene la obligacin de estudiar y analizar el Protocolo antes de que

entre en rigor en tres aos. Tampoco voy a hablar de las eventuales ilegalidades cuando se compara con el rgimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), porque supongo que el Estado tendr que reformar el rgimen comn para que no ria con varias de sus normas, como tambin tendr que revisar el rgimen legal interno para evitar que el Protocolo choque con varias de las normas consagradas en nuestros cdigos sobre propiedad industrial. Y sobre las ventajas o desventajas que implica para el pas ser miembro de este Protocolo? Ventajas no veo muchas. La forma como le venden este instrumento a los Estados es que, como a travs de l se adopta la denominada marca internacional, en teora se disminuyen los costos en los registros de marcas y las alteraciones de las mismas como las cesiones o traspasos. Es posible que para ciertos trmites y ciertas industrias suceda as, pero lo cierto es que nosotros como abogados no podemos recomendarle a nuestros clientes que soliciten el registro de sus marcas a travs del Protocolo de Madrid. Uno de los principales inconvenientes se derivan del Central Attack, pues es un mecanismo que hace parte del Protocolo y que produce incertidumbre en cuanto al derecho marcario: si a usted le atacan la marca principal dentro del sistema de Madrid, se caen como un castillo de naipes todas las dems marcas que usted haya registrado en todos los pases que hacen parte de ese Protocolo. Para un cliente que dependa mucho de su marca en un mercado determinado, es preferible recomendarle que se vaya por el registro de marca nacional y no por el internacional, pues slo de esa forma tendr ms certidumbre en su derecho y en la forma de cmo protegerlo en el mercado que le interesa. Segn la OMPI, el registro internacional es ms sencillo y menos oneroso. Por qu usted no est de acuerdo con su adopcin? A mi juicio, el Protocolo puede resultar ms costoso para los empresarios colombianos que el registro nacional. Si bien es cierto que los costos son menores en la fase inicial de solicitud de registro, tambin es cierto que los costos pueden incrementarse en las fases posteriores a niveles alarmantes. Por ejemplo, si su objetivo es registrar una marca en 10 pases, es posible que ahorre costos si realiza el trmite en Ginebra, pero despus, cuando se inicien las fases nacionales en cada uno de los pases integrantes del Protocolo, es posible que titulares de marcas de uno o varios de esos pases en los cuales usted quiere registrar su marca se opongan, y por lo tanto, en situaciones como esas los costos se incrementaran sustancialmente. Obliga el TLC a los colombianos a registrar sus marcas exclusivamente en Ginebra? No. Los colombianos tendrn la opcin de registrar sus marcas en el pas o travs del Protocolo, pero a lo que s se est obligando el Gobierno colombiano, y que a mi juicio, no est preparado, es a tramitar un mayor nmero de solicitudes de registro, porque el protocolo traer una avalancha de las mismas y el pas no cuenta, ni con la infraestructura, ni con los funcionarios para suplir ese aumento. Los funcionarios deben por ejemplo, deben ser por lo menos bilinges, ya que los idiomas oficiales del Protocolo son Francs, Ingls y Espaol y las solicitudes pueden llegar en cualquiera de esos idiomas. En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio recibe mensualmente la solicitud de registro de 1.500 marcas aproximadamente. Segn las proyecciones, es posible que con el Protocolo las solicitudes se dupliquen y lleguen hasta 3.000 Hoy da la Superintendencia tiene represadas 3.500 oposiciones sin resolver y un sin nmero de cancelaciones por no uso que no ha podido despachar. Cmo ser la situacin cuando se dupliquen las solicitudes?

Qu tiene que hacer entonces el Gobierno para hacerle frente a la avalancha de marcas que se avecina? Debe dotar a la Superintendencia de mayores recursos, que a mi juicio, el Gobierno no dispone de ellos. Aunque las tasas que deben pagar los titulares de las marcas para registrarlas son bastante altas, estos dineros se van a la Tesorera General de la Nacin y no al presupuesto de la Superintendencia. De ah que exista un documento CONPES que est propugnando por la creacin de un Instituto Colombiano de la Propiedad Industrial con presupuesto autnomo, que le quite esta funcin a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero como estn las cosas hoy da, lo cierto es que para poder cumplir con la avalancha de solicitudes, el Gobierno tendr que duplicar la planta fsica y la nmina de la Superintendencia, si no quiere que se presenten toda serie de traumatismos en el proceso de registro marcario. Por qu es perjudicial este instrumento internacional para los titulares de marcas nacionales? Es perjudicial porque la economa colombiana est conformada en un 70% por pequeas y medianas empresas (pymes). Con el Protocolo y la avalancha de solicitudes que llegarn cuando entre en vigencia, pymes con un promedio de 10 20 marcas en su portafolio, tendrn que apropiar recursos anuales del orden de 20 millones, para proteger sus marcas de los ataques de intereses internacionales que se duplicarn, como indican las estadsticas sobre estos temas. Actualmente las pymes enfrentan mximo 10 oposiciones al ao con las 1500 solicitudes que se presentan en el registro nacional anualmente. Si se dobla esa cifra, tendrn que gastar el doble, para protegerse de marcas internacionales hechas a travs de ese protocolo de titulares de marcas extranjeras que tal vez no las usen nunca en Colombia, pero no pueden correr el riesgo de que se usen o no en el pas marcas similares o que puedan confundirse con las propias. Por qu el aumento del nmero de oposiciones perjudicar al Consejo de Estado? Porque normalmente los titulares de los derechos marcarios que no fueron debidamente protegidos por la Superintendencia se dirigen al Consejo de Estado para dirimir los conflictos por la va judicial en esta entidad. El proceso de oposicin marcaria es meramente administrativo va gubernativa y se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero como esa institucin no cuenta con el personal ni la logstica suficiente para practicar pruebas distintas a las documentales en un proceso de esta naturaleza, en muchas ocasiones los titulares de las marcas no encuentran una adecuada justicia en esa primera instancia. Por esta razn muchos de ellos prefieren llevar esas contiendas ante el Consejo de Estado. En esa entidad se inicia nuevamente un trmite de nulidad de esos registros de marca practicando pruebas de otra ndole como peritajes, cartas rogatorias, exhortos a las oficinas del exterior, que actualmente la Superintendencia no practica. El Consejo de Estado tiene 560 procesos sin resolver lo cual conlleva en la actualidad, que se tardan tres aos aproximadamente por las instancias y la cantidad de trabajo que tiene represado. Si las oposiciones se duplican y ms casos llegan al Consejo de Estado, los procesos no slo seran ms costosos, sino que tambin tardaran ms tiempo en resolverse. Cmo puede el Gobierno evitar estos traumatismos? Desde ya el Estado debe reformar la ley para que ese trmite de oposicin no se practique por va gubernativa, sino que sea judicial desde el principio, o de lo contrario, otorgarle a la Superintendencia la facultad para que tramite las oposiciones va judicial y as descongestionar no solamente a la Superintendencia de las oposiciones represadas sino

tambin al Consejo de Estado de las acciones de nulidad que tiene pendientes por resolver. Cul es la posicin de Latinoamrica frente a este Protocolo? En marzo de este ao se realiz en Sao Paulo el II Seminario Interamericano ASIPI sobre Registro Internacional de Marcas en donde se escucharon las crticas de varios ponentes latinoamericanos. Lo que sorprende realmente es que Colombia, conociendo todos esos argumentos en contra, haya aceptado la inclusin del Protocolo en el TLC. Pero el TLC entre Chile y Estados Unidos y el CAFTA entre ste ltimo y Centroamrica lo dejaron por fuera. Per tampoco lo incluy. Colombia ha podido hacer lo mismo pero, como dije con anterioridad, sta fue ms una decisin poltica que tcnica. Para los defensores del Protocolo la molestia de los abogados se debe al hecho que tendrn menos trabajo. Qu opinin le merece este punto de vista? No estoy de acuerdo, porque considero que el Protocolo perjudicar a las pymes y no a sus abogados. De hecho, los abogados litigantes tendrn ms trabajo teniendo en cuenta que se duplicarn las solicitudes de registro y por ende, el nmero de oposiciones. Creo que el gobierno debe ser ms claro con los empresarios y explicarles con total honestidad a qu se enfrentarn una vez entre en vigencia el Protocolo de Madrid. Personalmente no me opongo al concepto de marca mundial, es ms, soy partidario de la homologacin de las normas en el campo internacional, pero creo que este Protocolo es obsoleto, del siglo pasado y no le permite a los titulares de marca defender en forma adecuada sus derechos, especialmente en economas pequeas como la colombiana. Tomado de: http://www.dinero.com/negocios/articulo/se-aproxima-avalancha-marcas/36792