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INTRODUZIONE
Il diritto industriale quella branca del diritto che si occupa dei rapporti giuridici inerenti allattivit industriale. Lesatta definizione delloggetto di tale settore del diritto tuttora piuttosto dibattuta in dottrina anche in considerazione dei rapporti con il diritto commerciale. Per quanto riguarda le fonti del diritto industriale, oltre alle norme del codice civile e alle convenzioni internazionali, le pi importanti leggi interne sono le seguenti: R.D. 1127/39 sulle invenzioni1; R.D. 1141/40 sui modelli di utilit e modelli e disegni ornamentali; L. 633/41 e L. comunitaria 52/96 sui diritti dautore e diritti connessi; R.D. 929/42 e L. 1178/59 sui marchi; L. 287/90 sulla concorrenza; D.Lgs. 198/96 sui c.d. accordi Trips.

LAZIENDA
Ai sensi dellart. 2555 c.c., lazienda il complesso dei beni organizzati dallimpren-ditore per lesercizio dellimpresa. Limprenditore non deve essere necessariamente proprietario dei beni aziendali: infatti sufficiente che egli disponga di un diritto reale o personale che gli permetta di utilizzarli. Da questa considerazione si evince che la titolarit dellazienda non deve essere intesa nel senso di una propriet sul complesso bens nel senso di una titolarit di diritti.

Gli elementi costitutivi e il concetto di avviamento


Per quanto attiene agli elementi costitutivi dellazienda la dottrina divisa: per alcuni possono ritenersi tali solo le cose in senso proprio di cui limpren-ditore si avvale per lesercizio dellimpresa; per altri sono riconducibili ad essi tutti i rapporti contrattuali stipulati per lesercizio dellimpresa e pure i crediti verso i clienti e i debiti verso i fornitori. Il fatto che lazienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo ci induce a considerare che tali beni cos intesi abbiano un valore maggiore rispetto agli stessi individualmente considerati. Tale maggior valore che i beni aziendali acquistano a causa della organizzazione, prende il nome di avviamento dellazienda2. Il nostro ordinamento giuridico appresta allavviamento una tutela: diretta: si pensi, ad esempio, alla tutela riconosciuta dagli artt. 34 e 35 della L. 392/78 a favore dellimprenditore locatario nei confronti del locatore dellimmobile destinato allimpresa; indiretta: si pensi alla repressione della concorrenza sleale, alla tutela dei segni distintivi ecc.
Poi modificato con DPR 849/68 sulla licenza obbligatoria, con DPR 540/72 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti e con DPR 338/79 di adeguamento alle convenzioni internazionali. 2 Diversa dallavviamento la clientela: essa pu essere definita come linsieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti dallimprenditore oppure sotto unottica pi economica come flusso costante della domanda dei beni o servizi che fanno capo allazienda. La clientela dunque un rapporto di fatto tra consumatori ed impresa e non deve confondersi con lavviamento.
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Trasferimento dellazienda e successione nellimpresa


Il trasferimento dellazienda da un imprenditore ad un altro un fenomeno assai frequente. Questo pu attuarsi mediante un atto inter vivos - come la vendita, la concessione in usufrutto o laffitto3 - oppure mortis causa. La disciplina che regola la circolazione dellazienda talvolta mediante norme inderogabili ha il fine di mantenere la potenzialit produttiva di essa e di assicurare la tutela dei creditori e dei contraenti dellalienante, in ordine ai rapporti contratti nellesercizio o per lesercizio dellazienda. Daltro canto limprenditore libero di cedere singoli beni aziendali e in tal caso come logico non si applicher la disciplina specifica. Per le ipotesi di trasferimento mortis causa il codice non prevede disposizioni particolari, dovendosi applicare le regole generali sulle successioni. In generale, se lerede continua lesercizio dellimpresa, tutti i precedenti rapporti passano in capo ad esso; se al contrario non vuole continuare lesercizio dellimpresa e la aliena a terzi, si applicano le norme relative ai trasferimenti per atto inter vivos. Il succedere di pi coeredi ad un unico imprenditore defunto d luogo ad una comunione incidentale di azienda per successione ereditaria (con il possibile costituirsi di una societ).

Negozi di trasferimento e divieto di concorrenza


Lazienda non ha peculiari modalit di trasferimento ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono: cedere o affittare lazienda, cio, equivale a cedere o locare una serie di beni4. Nellatto di cessione non necessario indicare tutti i beni dellazienda che si trasferiscono, mentre occorre necessariamente indicare i beni che non vengono trasferiti5. Nellipotesi di alienazione di una azienda commerciale, lalienante deve astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento dalliniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dallazienda ceduta. Lobbligo in oggetto soltanto un effetto naturale del negozio di trasferimento: le parti possono escluderlo, limitarlo o anche stabilire un divieto pi ampio6. La durata del divieto non potr comunque eccedere i cinque anni ed a tale periodo di tempo si riduce la eventuale maggiore durata pattuita.

Successione nei contratti dellazienda ceduta


In seguito al trasferimento dellazienda, se non pattuito diversamente, lacquirente subentra nei contratti stipulati per lesercizio dellazienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.)7. La successione si verifica a differenza del principio generale sancito dallart. 1406 c.c., indipendentemente dal consenso del contraente ceduto: questi ha solo la facolt, in presenza di una giusta causa, di
Queste sono le ipotesi espressamente previste dal codice. Tuttavia lazienda pu essere ceduta anche per donazione, permuta e conferimento in societ. 4 Per le sole imprese soggette a registrazione poi prevista la necessit della forma scritta ai fini della prova (ad probationem). 5 Si ricordi che la ditta non pu essere trasferita separatamente allazienda e che essa non passa allacquirente senza il consenso dellalienante. 6 Purch in questultimo caso non ne resti impedita ogni attivit professionale per lalienante. 7 I contratti in cui succede il cessionario sono quelli stipulati per lesercizio dellazienda stessa (es. contratti di locazione dellimmobile in cui opera lazienda, contratti di somministrazione ecc.). Sono invece esclusi quelli che abbiano carattere personale, cio quei contratti che, pur se stipulati per lazienda, si fondano sostanzialmente ed esclusivamente sulla fiducia fra le parti.
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3 recedere dal contratto con effetto ex nunc entro tre mesi dalla notizia del trasferimento (art. 2558 II c.c.).

Successione nei rapporti di lavoro


In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con lacquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Alienante e acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti inerenti a rapporto di lavoro vantati dal lavoratore al tempo del trasferimento. Il trasferimento di azienda non costituisce di per se motivo di licenziamento, ma resta ferma la facolt dellalienante di esercitare il diritto di recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti.

Crediti e debiti dellazienda ceduta


Gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano la successione nei crediti e nei debiti dellazienda ceduta, cio in quelle posizioni giuridiche costituite dal solo lato attivo o passivo di un rapporto obbligatorio e non facenti parte di un rapporto sinallagmatico in atto comprendente anche la controprestazione. Regola generale quella che i crediti ed i debiti relativi allazienda ceduta passano, in linea di principio, allacquirente. Per quanto riguarda i rapporti tra alienante e acquirente dellazienda, mentre da un lato la dottrina ritiene necessaria una pattuizione espressa, la giurisprudenza orientata nel senso della successione automatica.

Usufrutto e affitto dellazienda


Lazienda pu essere costituita in usufrutto o concessa in affitto. Lusufruttuario e laffittuario hanno lobbligo: di esercitare lazienda sotto la ditta che la contraddistingue; di gestirla senza modificarne la destinazione; di ricostituire le normali dotazioni di scorte e sostituire gli impianti deteriorati dalluso. Il divieto di concorrenza nei confronti del concedente o del nudo proprietario limitato alla durata dellaffitto o dellusufrutto.

LILLECITO CONCORRENZIALE
LA
DISCIPLINA CONCORRENZIALE

Fino allentrata in vigore del codice civile del 1942, lunica norma in materia era costituita dallart. 10bis introdotto con una revisione del 1925 alla Convenzione Internazionale per la tutela della produzione industriale stipulata a Parigi nel 1883. Con lintroduzione del codice del 42 sono invece gli artt. 2598 e ss. ad occuparsi della materia. La disciplina della concorrenza sleale si applica solo quando ricorrano i presupposti soggettivi che riguardano il rapporto in cui devono trovarsi il soggetto attivo e quello passivo e la qualit professionale di entrambi i soggetti. Quanto al rapporto fra i due soggetti, questo deve essere di concorrenza (anche potenziale); la qualit professionale quella di imprenditore8.
Sono ricompresi nella disciplina anche la P.A., le attivit non professionali ma occasionali e gli esercizi di impresa senza licenza.
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4 Inoltre, limprenditore responsabile anche degli atti posti in essere dai suoi collaboratori autonomi ed ausiliari, nonch, ovviamente, dai dipendenti nellesercizio delle loro mansioni9.

ILLECITO

E DANNO CONCORRENZIALE

Gli atti di concorrenza sleale previsti dallart. 2598 si distinguono in tre categorie: atti di confusione, di cui al n. 1 della norma; atti di appropriazione di pregi e di denigrazione, di cui al n. 2; altri atti contrari alla correttezza professionale, di cui al n. 3, caratterizzati oltre che dalla contrariet ai principi della correttezza professionale10, dallidoneit a danneggiare laltrui azienda11. Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per integrare gli estremi dellillecito concorrenziale, non necessario che il danno si sia effettivamente realizzato, ma sufficiente che esso sia potenziale.

LE

SINGOLE FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE

Gli atti di confusione


Le fattispecie in esame sono disciplinate dal n. 1 dellart. 2598 ed hanno in comune lidoneit a produrre confusione con i prodotti e con lattivit di un concorrente, ossia lidoneit a convincere i consumatori che un prodotto o unattivit provengono da un certo imprenditore mentre in realt sono da ricondurre ad un imprenditore diverso. Tale confondibilit intesa come la riproduzione pi o meno puntuale di uno o pi elementi12 atti ad individuare un prodotto o una attivit. Non esistendo, per i segni distintivi in esame, un sistema di registrazione e quindi una presunzione di validit del segno, lonere di provare la presenza in esso dei requisiti di tutelabilit graver, secondo i principi generali, su colui che ne invoca la tutela. La sola dimostrazione della preesistenza di segni confondibili graver sulla parte che nega la tutelabilit. Infine la presenza della capacit distintiva non oggetto di prova ma piuttosto di una valutazione del giudice sulla base del notorio, venendo qui in rilievo fatti appartenenti alla comune esperienza. Analizzando pi da vicino lart. 2598, troviamo al n. 1 la fattispecie di chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri. Ci si chiede se tale norma riguardi oltre ai segni atipici cui specificatamente si rivolge anche quelli tipici, cio gi tutelati altrove dalla legge come la ditta, linsegna e il marchio registrato. la stessa norma a rispondere positivamente (ferme le disposizioni ()) ma resta il problema della cumulabilit delle due tutele: la giurisprudenza opta per la soluzione negativa, mentre la

Si ritiene tuttavia che eccetto il caso del dipendente il terzo sia responsabile in solido con limprenditore. 10 Secondo la dottrina pi recente, per giudizio di correttezza professionale dobbiamo intendere un giudizio di natura morale ma non professionale, bens di morale pubblica corrente quale espressa dalla collettivit dei consociati di cui il giudice interprete. 11 Lidoneit dannosa deve essere qualificata, deve cio essere maggiore a quella normale di un atto dello stesso tipo non scorretto. 12 Segni denominativi, emblematici, figurativi. Inoltre il segno distintivo imitato deve essere dotato di capacit distintiva (originalit), di novit e deve essere concretamente utilizzato nel mercato.
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5 dottrina le ritiene applicabili entrambe13. Quanto ai segni atipici della ditta irregolare e del marchio di fatto, la norma dellart. 2598 n. 1 ne costituisce la forma esclusiva di tutela. Lart. 2598 n. 1 contempla, come seconda delle tre fattispecie, la c.d. imitazione servile. Tale norma ha subito nel tempo progressive limitazioni applicative: un primo limite riguarda le parti del prodotto la cui imitazione pu definirsi illecita: tale imitazione deve infatti riguardare le parti appariscenti, esterne, del prodotto; un secondo limite deriva dallesigenza di coordinare il divieto di imitazione con la disciplina brevettuale14: per risolvere la questione si giunti ad una interpretazione restrittiva dellart. 2598 n. 1 sostenendo che le forme suscettibili di costituire oggetto di brevettazione come modello ornamentale o come modello di utilit sono liberamente imitabili ove non siano brevettate o non lo siano pi per la scadenza del relativo brevetto. Quanto alle forme utili o funzionali si sostiene che queste quando sarebbero potute essere brevettate come modelli di utilit ma non lo siano state non siano tutelabili contro limitazione servile e siano quindi liberamente imitabili. Per quanto riguarda invece le forme ornamentali, si sostiene che soltanto le forme dotate di un ornamento speciale e cio superiore ad un certo livello estetico siano brevettabili come modello ornamentale, mentre le forme (distintive) che presentino un ornamento non speciale non lo siano e possano, perci, ricevere la tutela contro limitazione servile. Infine, la terza fattispecie dellart. 2598 n. 1 reprimendo gli altri mezzi con cui si compiano atti confusori rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore intende escludere la liceit di qualsiasi atto confusorio15.

Denigrazione e appropriazione di pregi


Il n. 2 dellart. 2598 disciplina due diverse ipotesi di concorrenza sleale: la denigrazione, che consiste nella diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sullattivit di un concorrente, idonei a determinarne il discredito e a procurare, cos, un danno concorrenziale16;

In particolare, per quanto riguarda il marchio registrato, non si potr agire in concorrenza sleale quando il marchio non sia stato usato o quando il suo uso sia territorialmente limitato in modo da non creare una sovrapposizione. 14 I brevetti che qui interessa considerare sono quelli per modello ornamentale e quelli per modello di utilit in quanto riguardano essenzialmente la forma del prodotto e cio proprio loggetto della tutela contro limitazione servile. Naturalmente il divieto di imitazione decade allo scadere della validit del brevetto (15 anni per il modello ornamentale e 10 anni per il modello di utilit). Questa considerazione per crea un conflitto applicativo con la norma dellart. 2598 n. 1 in quanto questultima prevede una tutela potenzialmente perpetua contro limitazione servile. 15 Poich per per compiersi gli atti confusori richiedono luso di segni distintivi confondibili, lapplicazione della norma in esame risulta estremamente rara e concerne di solito ipotesi di appropriazione di segni distintivi inusuali, quali ad esempio luso di furgoni dello stesso colori del concorrente, luso di fotografie di prodotti altrui nel proprio materiale pubblicitario o la copiatura di cataloghi. 16 Tale diffusione di notizie non deve essere necessariamente indirizzata ad una pluralit di soggetti ma anche ad una cerchia ristretta o ad un singolo soggetto. Fa eccezione lipotesi in cui la comunicazione sia fatta non su iniziativa del concorrente ma ad esempio su richiesta del cliente; oppure che la comunicazione sia fatto al solo concorrente interessato.
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6 lappropriazione di pregi, dove per pregi si intendono non delle entit materiali appartenenti allimpresa aggredita, ma delle qualit dellimpresa stessa o dei suoi prodotti; pi precisamente costituisce pregio qualsiasi caratteristica dellimpresa o dei suoi prodotti considerata tale dal mercato17. I casi pi frequenti di denigrazione si legano al fenomeno della pubblicit comparativa intesa come quella pubblicit basata sul raffronto fra il prodotto di un soggetto e quello di un suo concorrente. La L. 25/99 (legge comunitaria per il 1998) delega il Governo ad emanare entro un anno dalla sua approvazione un decreto legislativo che regolamenti nel nostro paese la pubblicit comparativa. Prima della riforma la comparazione pubblicitaria era inclusa, pur senza alcun riferimento esplicito, nelle ipotesi di denigrazione del prodotto altrui. La direttiva 97/55, invertendo lorientamento interno, include la pubblicit comparativa fra i sistemi di comunicazione commerciale ammessi nellambito dellUnione Europea (naturalmente a precise condizioni). Anche per la concorrenza sleale, configurata come aspetto dellillecito aquiliano, si parla di legittima difesa e cio si sostiene che lilliceit del comportamento vietato pu essere esclusa se esso sia stato posto in essere per reagire al comportamento illecito del concorrente18. Quanto alla legittimazione ad agire per concorrenza sleale, questa riguarda il solo imprenditore che risulti obiettivamente identificabile come soggetto passivo della denigrazione. Nel caso in cui questultima riguardi un intero genere di prodotti facenti capo a pi imprenditori, la legittimazione sar estesa a tutti gli imprenditori della categoria, nonch alle associazioni di categoria, ai sensi dellart. 2601. Nellambito invece dellappropriazione di pregi, si parla di agganciamento alla notoriet altrui, quando chi si propone al pubblico lo fa equiparandosi in modo esplicito ad un concorrente noto o ai suoi prodotti, approfittando, cos, del frutto dellaltrui lavoro o investimento.

Atti contrari alla correttezza professionale


Il n. 3 dellart. 2598 in considerazione della rarit di fattispecie inedite da classificare funge da contenitore di fattispecie tipizzate, gi individuate prima dellentrata in vigore del codice, che vengono ricondotte alla norma in esame per trovare una loro collocazione. Fra le fattispecie di concorrenza sleale qui riconducibili, il mendacio concorrenziale (messaggi ingannevoli) senza dubbio una delle pi importanti. Oltre allipotesi della pubblicit menzognera, lilliceit si estende a qualsiasi comunicazione rivolta ai potenziali consumatori o fruitori di determinati prodotti o servizi, che non corrisponda a verit e che sia idonea ad ingannare i suoi destinatari provocando, cos, un danno concorrenziale. Altra fattispecie rilevante quella che riguarda le manovre sui prezzi. In generale non si potrebbe negare la liceit dei ribassi di prezzo senza negare il concetto stesso di libera concorrenza. Tuttavia certe vendite sottocosto possono essere considerate illecite quando vengano poste in essere con fini monopolistici e con continuit temporale.
Per esempio nel caso di chi si dichiari falsamente concessionario di una celebre marca. Lagire in legittima difesa subordinato a due condizioni: le notizie diffuse devono essere vere; la difesa deve essere proporzionata allesigenza di dare notizia dellaggressione subita ai soggetti interessati (in genere alla clientela). La difesa deve essere obiettiva, non tendenziosa e moderata.
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7 La violazione di certe norme di diritto pubblico attinenti al mondo dellimpresa possono integrare varie fattispecie di concorrenza sleale. Ad esempio la violazione di norme che impongono limiti allesercizio dellattivit, di norme che impongono costi (se si collegano ad un atto di concorrenza), di norme che impongono oneri o addirittura di quelle norme legate alla corruzione e reati analoghi. Lo storno dei dipendenti, consistente nel sottrarre i dipendenti ad un concorrente istigandoli a dimettersi per poi assumerli, considerato illecito se attuato con lintento di disgregare o disorganizzare lazienda del concorrente, se attuato, cio con animus nocendi. A questa ipotesi anche spesso legata quella relativa alla sottrazione di segreti aziendali. Altre fattispecie riguardano infine la concorrenza dellex dipendente, la concorrenza parassitaria, linduzione allinadempimento, il boicottaggio19 e la concorrenza via internet.

Tutela cautelare e sanzioni


La lunga durata del giudizio di concorrenza sleale e la gravit dei danni, che nel frattempo limprenditore pu subire, legittimano il ricorso alle misure cautelari di cui allart. 700 c.p.c.. In forza di tale norma, il richiedente pu ottenere: linibitoria provvisoria del comportamento scorretto altrui; il sequestro dei beni prodotti o commercializzati in modo illecito. Per ottenere la tutela cautelare occorre fornire una prova sommaria della bont della pretesa e del pericolo che deriverebbe dalla non concessione della misura. Con la sentenza che accerta il compimento di uno o pi atti di concorrenza sleale, il giudice pu applicare, su richiesta di parte, le sanzioni previste dagli artt. 2599 e 2600 che sono: linibitoria, che consiste nel divieto di continuare lattivit o di ripetere latto dichiarato illecito; lemanazione di opportuni provvedimenti per la rimozione degli effetti dellillecito, come, ad esempio, lordine di ritiro dal commercio dei beni realizzati con lattivit illecita; la pubblicazione della sentenza; il risarcimento del danno, sempre che ricorrano il dolo o la colpa del convenuto e la prova del danno effettivamente sofferto.

Per boicottaggio si intende il comportamento di chi, attraverso il rifiuto proprio o di altri soggetti di stipulare ed intrattenere rapporti con un determinato terzo, impedisca a questultimo di accedere o di permanere sul mercato. Si distingue fra: boicottaggio primario, quando uno o pi soggetti decidono di non contrattare con il terzo: con lentrata in vigore della legge antitrust italiana, tale comportamento illecito se lo sotto il profilo antitrust; boicottaggio secondario, quando uno o pi soggetti (promotori), esercitando pressioni economiche o di altro tipo, obbligano altri soggetti (esecutori) a non intrattenere rapporti con un concorrente dei primi (boicottato).
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LE INVENZIONI INDUSTRIALI
LE
INVENZIONI INDUSTRIALI E IL BREVETTO

Le creazioni intellettuali e le opere dellingegno


Le creazioni intellettuali sono idee creative nel campo della cultura e della tecnica, tutelate nel nostro ordinamento come espressione originale della personalit umana. Non essendo cose corporali, sono definite dalla dottrina come beni immateriali. Le creazioni intellettuali si distinguono in due grandi categorie: opere dellingegno: sono quelle idee di carattere creativo che appartengono al campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dellarchitettura, del teatro e del cinema (art. 2575). Il diritto dautore (sia morale che patrimoniale) nasce per il fatto stesso della creazione dellopera, a prescindere dal suo valore intrinseco, dalla sua utilit pratica e dalla sua novit, purch ne sia originale la forma rappresentativa; invenzioni industriali: definibili come soluzioni concrete, nel campo della produzione economica, di un problema tecnico, per effetto di una creazione della mente umana, eccedente le normali conoscenze, in applicazione della tecnica contemporanea20. Sullinvenzione industriale, intesa quale bene immateriale, sono riconosciuti al suo autore: diritti morali: il c.d. diritto di paternit che consiste nel diritto ad essere riconosciuto autore dellinvenzione per il solo fatto di averla creata. E un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, intrasmissibile; diritti patrimoniali: consistenti nel diritto al brevetto ovvero il diritto di pretendere dallautorit il rilascio del brevetto qualora ne ricorrano i presupposti e il diritto di brevetto ossia il diritto esclusivo allutilizzazione economica delloggetto brevettato nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.

IL

BREVETTO

Il brevetto pu essere definito come lattestato amministrativo con il quale si attribuisce allinventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova invenzione. In alternativa si pu definire il brevetto come una sorta di contratto fra linventore e la collettivit: linventore fornisce un insegnamento che la collettivit non possiede ed in cambio riceve lattribuzione di un diritto esclusivo di uso, limitato nel tempo. Oggetto del brevetto sono soltanto le invenzioni tecnologiche; restano scoperte perci le innovazioni di tipo commerciale. Il sistema brevettuale italiano regolato dal codice civile agli artt. 2584-2594 e dalla legge speciale R.D. 1127/39 e successive modifiche21. Quanto alla natura giuridica del brevetto la dottrina non unanime: alcuni ravvisano in esso un diritto di propriet su un bene immateriale;
Al concetto di invenzione industriale, la legge riconduce anche i c.d. modelli di utilit e modelli e disegni ornamentali. 21 Una riforma sostanziale di tale legge stata effettuata con D.P.R. 338/79 di adeguamento alle importanti convenzioni internazionali degli anni 70. Recentemente intervenuto il D.Lgs. 198/96 per adeguare la normativa italiana agli accordi internazionali di Marrakech (denominati Trips).
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9 per altri configurerebbe un obbligo di non fare, posto a carico di terzi e, pi precisamente, come un divieto di concorrenza ai danni dellinventore. Al sistema brevettuale si riconosce la funzione fondamentale di incentivo al progresso tecnico e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche. A ben vedere, infatti, alla base del brevetto c una logica di rivelazione, di trasparenza della struttura dellinvenzione: la descrizione dettagliata dellinvenzione, allegata alla domanda di rilascio del brevetto, consente, alla scadenza del termine fissato dalla legge, la sua acquisizione stabile al patrimonio collettivo.

LE

INVENZIONI BREVETTABILI E I LORO REQUISITI

La definizione tradizionale di invenzione brevettabile quella di soluzione originale di un problema tecnico: linvenzione si colloca quindi nel mondo della tecnica, visto in contrapposizione a quello della scienza22. I requisiti di brevettabilit dellinvenzione sono tradizionalmente quattro: lindustrialit, cio lattitudine dellinvenzione ad avere unapplicazione industriale; la novit (o novit estrinseca), che ricorre quando linvenzione non compresa nello stato della tecnica; loriginalit (o novit intrinseca), che ha la funzione di selezionale, tra tutto ci che nuovo, ci che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica; la liceit, non potendo essere brevettata linvenzione contraria allordine pubblico e al buon costume. Quanto alle varie tipologie di invenzioni possiamo distinguere fra: invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento; invenzioni derivate da altre precedenti invenzioni: o invenzioni di perfezionamento; o invenzioni di combinazione; o invenzioni di traslazione23.

Il procedimento di brevettazione
Il diritto esclusivo di utilizzare linvenzione nasce con il rilascio del brevetto che latto di accertamento costitutivo della P.A. con cui si conclude una procedura che si articola in varie fasi: 1. il deposito della domanda di brevetto presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi o presso lUPICA; 2. lesame della domanda24; 3. la decisione da parte dellautorit.

Non sono infatti brevettabili, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi per attivit intellettuali. 23 Le invenzioni di traslazione sono quelle che si applicano ad un settore diverso rispetto ad invenzioni note in altro settore, traendone un risultato nuovo ed originale. 24 Tuttavia lautorit deve soltanto accertare la regolarit formale della domanda, la ricorrenza del requisito della industrialit e della liceit. Il controllo degli altri requisiti dunque devoluto, come fatto puramente eventuale e successivo al rilascio del brevetto, alla cognizione del giudice ordinario.
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Il giudizio di nullit
La concessione del brevetto non pregiudica lesercizio delle azioni giudiziarie circa la validit del brevetto; essa serve solo a spostare lonere della prova della mancanza dei requisiti per la brevettabilit dellinvenzione a carico di chi intende impugnarne la validit25. Ai sensi dellart. 59 della legge sul brevetto, questultimo nullo: se linvenzione manca del carattere della novit o industrialit; se la descrizione allegata alla domanda non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica linvenzione; se loggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda; se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e linventore non abbia fatto valere i suoi diritti. La sentenza che accerta la nullit del brevetto oggetto di pubblicit ed ha efficacia retroattiva fermi restando gli atti gi compiuti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato e i contratti gi eseguiti aventi ad oggetto linvenzione (salvo eventuale rimborso stabilito dal giudice).

LA

TITOLARIT DEI DIRITTI NASCENTI DALLINVENZIONE

Il diritto di rilascio del brevetto spetta a chiunque abbia posto in essere lattivit inventiva che ha dato luogo alla nuova invenzione. Le eventuali controversie circa la titolarit del diritto sono di competenza dellautorit giudiziaria ordinaria. In particolare, nel caso in cui con sentenza passata in giudicato, si accerti che il diritto al brevetto spetti ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, lart. 27bis L.brev. prevede due ipotesi: quella in cui la procedura di brevettazione si sia gi conclusa con il rilascio del brevetto a favore del non avente diritto. In tal caso il vero titolare potr: o far valere la nullit del brevetto rilasciato al non avente diritto; o rivendicare il brevetto; quella in cui la procedura di brevettazione sia ancora pendente. Il vero titolare ha tre mesi di tempo per: o assumere a proprio nome la procedura di brevetto; o ottenere il rigetto della domanda di brevetto; o depositare a proprio nome una nuova domanda di brevetto, il cui contenuto non ecceda quello della prima domanda, con decorrenza dalla data di deposito della domanda iniziale, che cessa cos di avere effetto.

Linvenzione di gruppo
Si parla di invenzione di gruppo quando linvenzione realizzata da pi autori che lavorano insieme, sulla base di un progetto unitario. La disciplina di tale ipotesi segue, salvo patto contrario, quella della comunione. Nel caso in esame, la legittimazione alla domanda di brevetto spetta alla decisione della maggioranza cos come la successiva gestione.
La possibilit di transigere sulla questione di nullit o di rimettere la cognizione ad un giudice arbitrale oggetto di dibattito: per alcuni ci non sarebbe ammissibile in quanto loggetto di diritto pubblico; per la dottrina prevalente e per la giurisprudenza tale possibilit invece ammissibile e trova giustificazione nel fatto della conoscibilit della questione di nullit da parte del giudice anche per via incidentale.
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Linvenzione del prestatore di lavoro


Il linea generale, la disciplina che riguarda tale ipotesi (artt. 2590 c.c. e 23 L.brev.) stabilisce che mentre il diritto morale alla paternit dellopera resta allinventore, il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto e alla sua utilizzazione spetta al datore di lavoro. La logica sottesa a tale disciplina, infatti, che linvenzione spetti non a chi lha realizzata ma a colui che ha promosso, organizzato e finanziato lattivit della ricerca. Tuttavia possono presentarsi tre diverse fattispecie con altrettante diverse soluzioni (artt. 23 e 24 L.brev.): invenzione di servizio, quando lattivit inventiva loggetto della prestazione lavorativa per la quale prevista una precisa remunerazione: in tal caso il diritto al rilascio del brevetto spetta originariamente ed automaticamente al datore di lavoro; invenzione dazienda, quando realizzata nellambito di un rapporto di lavoro dove tuttavia non prevista un compenso per lattivit inventiva n questultima rientra nelloggetto della prestazione lavorativa: il brevetto spetta sempre al datore di lavoro ma linventore ha diritto ad un equo premio; invenzione occasionale, quando linvenzione, pur rientrando nel campo dellattivit dellazienda, non ha alcun nesso oggettivo con le mansioni del dipendente: in questo caso il diritto al brevetto spetta al dipendente ma il datore di lavoro ha un diritto di prelazione per lacquisto del brevetto.

I contratti di ricerca
I contratti di ricerca sono contratti mediante i quali un soggetto (committente) affida, dietro compenso, lo svolgimento dellattivit inventiva a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori26. Si distinguono: contratti di ricerca a committente privato: in tali contratti il diritto al rilascio del brevetto , in linea di massima, attribuito al committente; contratti di ricerca a committente pubblico: anche in tale ipotesi il diritto al brevetto spetta al committente. Tuttavia da notare che quando il soggetto pubblico opera come puro finanziatore le invenzioni risultano spesso sottoutilizzate.

IL

CONTENUTO DEL BREVETTO ED I SUOI LIMITI

Il diritto di esclusiva sullinvenzione attributo dal brevetto ha una durata limitata a venti anni (salvi i termini diversi previsti dalle normative brevettali speciali) a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto. Quanto al limite spaziale ha efficacia solo nellambito dello Stato che lo ha rilasciato. Lart. 4 L.brev. prevede che linventore possa utilizzare linvenzione, e quindi lanciare il prodotto sul mercato, gi a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto27.
Sebbene il legislatore abbia iniziato a dettare per essi alcune norme, sono tuttora contratti atipici. Questo non possibile per i brevetti farmaceutici. La legge infatti richiede un periodo di accertamenti e sperimentazioni del farmaco prima della messa in commercio. Per evitare che la durata della protezione brevettuale risulti in tal modo erosa, la L. 349/91 ha previsto un certificato complementare che prolunga la protezione brevettuale oltre la sua scadenza naturale per una durata pari al periodo intercorso fra la data di deposito della domanda e la data del decreto di autorizzazione allimmissione in commercio del farmaco.
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12 Lesclusivit attribuita dal brevetto al suo titolare, cos come risulta dallart. 1bis della L.brev. concerne: la realizzazione del prodotto o del procedimento; la sua utilizzazione; la sua commerciabilit28; il divieto di importare lo stesso prodotto o il prodotto frutto del procedimento brevettato. Lambito dellesclusiva, cos definito, incontra tuttavia qualche limitazione. In particolare sono leciti: gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; gli atti compiuti in via sperimentale; la preparazione estemporanea e per unit, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica;

La contraffazione del brevetto


Salve le ipotesi sopra analizzate, ogni uso dellinvenzione altrui, non autorizzato dal titolare del brevetto, costituisce contraffazione. Si distinguono vari casi di contraffazione: contraffazione integrale, quando linvenzione altrui interamente imitata; contraffazione non integrale, quando limitazione non integrale ma tocca comunque lambito coperto dalla privativa altrui29; contraffazione per equivalenti, quando pur non essendo identici neanche gli elementi essenziali delle due realizzazioni, tuttavia lidea inventiva, che alla base dellinvenzione brevettata, presente anche nella realizzazione altrui; contraffazione evolutiva, quando la soluzione adottata dal terzo, pur presentando la stessa idea inventiva di una precedente soluzione brevettata, la modifichi, migliorandola, adattandola, perfezionandola; contraffazione indiretta, che si sostanzia principalmente in due ipotesi: o produzioni e messa in vendita di parti staccate o di pezzi di ricambio; o invenzioni di nuovo uso di un prodotto nuovo. Quanto allestensione del brevetto, occorre distinguere tra il brevetto di prodotto che ha estensione limitata alluso descritto e rivendicato e agli usi ad esso equivalenti30 - e il brevetto di procedimento che conferisce al titolare una posizione di esclusivit in ordine a quel determinato metodo o processo oggetto di brevetto.

IL

GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE

Il titolare del brevetto31 legittimato ad agire in giudizio contro il terzo che senza autorizzazione fa uso dellinvenzione brevettata, mediante lazione di contraffazione. Il giudizio di contraffazione affidato allautorit giudiziaria ordinaria e si

Lesclusiva del commercio trova un limite nel principio dellesaurimento, in base al quale il diritto del titolare si esaurisce una volta che il prodotto sia stato posto in vendita. 29 Lestensione del brevetto determinata dalle rivendicazioni, ma le rivendicazioni sono, a loro volta, interpretate alla luce dellintero fascicolo brevettuale. 30 Non risulta infatti accettabile per varie incompatibilit la teoria dellestensione assoluta. 31 Sono legittimati allazione anche il licenziatario e lusufruttuario.
28

13 svolge davanti al giudice territorialmente competente ai sensi degli artt. 75 e 76 L.brev.32. Lonere di provare la contraffazione incombe sul titolare del brevetto. Per evitare che la possibile lunghezza del giudizio di contraffazione torni a danno del titolare del brevetto, gli artt. 81, 82 e 83 L.brev. prevedono a favore di questi prima ancora dellinstaurazione del giudizio alcune misure cautelari33: la descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione; il sequestro, che ha la funzione di evitare la circolazione del prodotto contraffatto, affidandone la custodia ad un soggetto che non pu disporne senza ordine del giudice; linibitoria, che lordine con cui il giudice proibisce al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dellattivit di fabbricazione, di commercializzazione e di uso dei prodotti coperti dal brevetto altrui. Descrizione e sequestro perdono efficacia qualora non siano seguiti dallinstaurazione del giudizio di merito entro trenta giorni. Quanto allinibitoria, pu essere concessa sia ante causam, con domanda da proporre al giudice competente a conoscere la causa nel merito, sia in corso di causa, con competenza del giudice istruttore. Con la sentenza che accerta la contraffazione, il giudice pu disporre a carico del soccombente le seguenti sanzioni: linibitoria, consiste nellordine al contraffattore di cessare e non riprendere lattivit illecita; la rimozione, distruzione o assegnazione in propriet dei prodotti brevettati o dei mezzi usati per la contraffazione34; il risarcimento del danno35; la pubblicazione della sentenza; la condanna in futuro, che consiste nella liquidazione di una somma che il contraffattore dovr versare nellipotesi di mancata cessazione o successiva ripresa dellattivit illecita.

LA

TRASFERIBILIT E LESTINZIONE DEL BREVETTO

Come abbiamo gi avuto modo di vedere, i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni industriali sono trasferibili. In particolare, per quanto concerne i diritti di brevetto, gli atti traslativi inter vivos sono riconducibili ai modelli della: cessione, quando il titolare del brevetto si spoglia della titolarit dellattestato a favore di un altro soggetto mediante un qualsiasi contratto capace di produrre effetti traslativi (vendita, permuta, donazione ecc.);
Lart. 76, in particolare, prevede la c.d. moltiplicazione dei fori alternativi: consente allattore di scegliere il foro del luogo in cui sono stati compiuti i fatti lesivi della sua privativa. 33 Tali misure sono oggi fruibili anche da parte del titolare della domanda di brevetto grazie al D.P.R. 338/79. 34 Anche tali sanzioni prescindono dallesistenza del dolo o della colpa del contraffattore. 35 Per ottenere la condanna del soccombente al risarcimento del danno necessaria la ricorrenza dei presupposti di cui allart. 2043 c.c.: la colpa dellautore dellillecito e il danno. Per quanto riguarda la colpa, la giurisprudenza ritiene che la pubblicit legale del sistema brevettuale crei una presunzione di colpa in capo al contraffattore. Per quanto riguarda il danno, in linea di principio il danno risarcibile coincide con il mancato utile netto che il titolare del brevetto ha subito per la contraffazione.
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14 licenza, che il contratto con il quale il titolare del brevetto (licenziante), pur conservando tale titolarit, concede ad un terzo (licenziatario), dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare linvenzione brevettata; La licenza in assenza di prescrizioni legislative un contratto atipico il cui contenuto quindi rimesso allautonomia delle parti36. A carico del licenziatario, il contratto prevede lobbligo di pagare il corrispettivo che pu essere fissato in una somma a forfait oppure in pagamenti periodici (royalties). La durata della licenza fissata dalle parti e coincide solitamente con la durata del brevetto. Infine, poich i contratti di licenza possono costituire intese restrittive della libert di concorrenza, devono essere valutati alla luce della normativa antitrust37.

La licenza obbligatoria e altri casi di circolazione coattiva


La legge contempla le ipotesi di licenza obbligatoria38 nei casi di: mancanza o insufficiente attuazione dellinvenzione: lart. 54 L.brev. legittima il rilascio della licenza obbligatoria qualora, per cause dipendenti dalla volont del titolare del brevetto, lattuazione dellinvenzione, per oltre un triennio, manchi o risulti insufficiente ai bisogni del paese39; invenzioni dipendenti: il diritto ad ottenere la licenza obbligatoria sussiste, per, solo quando la seconda invenzione costituisce, rispetto alla precedente, un importante progresso tecnico di rilevanza economica. La legge prevede inoltre una generale possibilit di espropriazione del brevetto nellinteresse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilit.

Lestinzione del diritto di brevetto


I diritti patrimoniali nascenti dallinvenzione si estinguono: con la scadenza del termine stabilito dalla legge per le singole categorie di invenzioni; con la dichiarazione di nullit del brevetto; con la rinuncia del titolare; con il verificarsi di determinate cause di decadenza: o la mancata o insufficiente attuazione dellinvenzione protratta per un biennio oltre la concessione della licenza obbligatoria; o il mancato pagamento della tassa annuale di brevetto;

Una delle clausole pi rilevanti in esso contenute, la clausola di esclusiva con la quale il licenziante si priva del potere di attuare egli stesso linvenzione e di concedere altre licenze a terzi. 37 Una nota a parte merita la c.d. licenza di pieno diritto. Lart. 50 L.brev. concede infatti al richiedente o al titolare del brevetto la possibilit di offrire al pubblico con dichiarazione resa nella stessa domanda oppure con comunicazione successiva allufficio dei brevetti una licenza per luso non esclusivo dellinvenzione. Tale offerta, che si perfeziona con la notifica al titolare dellaccettazione di eventuali interessati, comporta la riduzione alla met delle tasse annuali di brevetto. 38 Con la licenza obbligatoria lordinamento impone al titolare del brevetto il rilascio della licenza a terzi. La procedura amministrativa di rilascio si svolge quasi interamente presso lUfficio Italiano Brevetti e si conclude con un decreto del Ministero dellindustria, il commercio e lartigianato. La licenza obbligatoria pu essere concessa soltanto dietro corresponsione da parte del licenziatario, a favore del titolare del brevetto, di equo compenso. Ha una durata massima pari alla durata del brevetto e sempre non esclusiva e a titolo oneroso. 39 E considerata attuazione dellinvenzione anche lintroduzione o la vendita di oggetti prodotti in paesi membri della C.E. o della O.M.C.
36

15 o lo scavalcamento per priorit previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi40.

BREVETTI SPECIALI

Il nostro ordinamento prevede alcuni brevetti speciali la cui disciplina si discosta in modo pi o meno evidente a secondo della natura delloggetto della tutela.

Il brevetto chimico
Le invenzioni farmaceutiche sono brevettabili come qualsiasi altra invenzione sulla base della normativa comune. Un primo problema attiene alla validit della domanda di brevetto per formule generali (con cui il richiedente vorrebbe precostituirsi una riserva su tutti i composti riconducibili alla formula generale) e ai suoi rapporti con le invenzioni di selezione (cio di quelle invenzioni che hanno per oggetto un composto nuovo seppur riconducibile ad una molecola nota). La soluzione del problema sembra essere lindividuazione dellattivit inventiva di selezione nellambito della formula generale: in caso di invenzione, lautore della selezione ha diritto ad un brevetto nuovo ed autonomo dal precedente; in caso contrario, il composto sar ricompreso nellambito di estensione del brevetto per la formula generale. Per quanto attiene ai requisiti di brevettabilit del farmaco, occorre rilevare che quello delloriginalit non va riferito alla struttura del composto ma alla funzione di esso che linvenzione ha individuato. In altre parole, ci che deve apparire come non evidente al tecnico medio del settore la funzione del prodotto e non la sua struttura. Infine da notare come a differenza della meccanica la traslazione sia un fenomeno piuttosto comune nella chimica. Quindi, la presunzione di equivalenza del nuovo uso del prodotto agli usi gi noti dello stesso ritenuta dalla giurisprudenza nellambito della meccanica, in chimica non ha ragion dessere: sar perci il titolare del primo brevetto sul prodotto a dover dimostrare lassenza di originalit del brevetto sul nuovo uso.

Il brevetto nel campo delle biotecnologie


Nonostante sia palese che il settore delle biotecnologie richieda una autonoma disciplina brevettuale, il nostro ordinamento ad eccezione delle nuove variet vegetali privo di norme ad hoc: ci comporta, quanto meno, lesigenza di alcuni ritocchi alla disciplina comune. In particolare, limpossibilit tecnica di pervenire ad una descrizione dellinvenzione avente ad oggetto nuove entit microbiologiche ha portato alla creazione di sistemi di culture del microrganismo presso centri di raccolta specializzata, attribuendo al deposito un effetto equivalente alla descrizione.

Il brevetto per le nuove variet vegetali


A seguito delladesione dellItalia alla Convenzione di Parigi del 1961, stato emanato il D.P.R. 974/75 contenente norme per la protezione delle nuove variet vegetali. Tale normativa prevede una protezione limitata unicamente ai nuovi proSecondo tale regola, il brevetto perde i suoi effetti a seguito del deposito in Italia di una domanda di brevetto, per la stessa invenzione, da parte di chi ha depositato, nellanno precedente, una domanda di brevetto (per la stessa invenzione) in un altro Stato aderente alla Convenzione di Unione.
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16 dotti e non anche ai procedimenti per la loro produzione (che perci restano affidati alla disciplina generale). Per essere brevettabile, la nuova variet vegetale deve presentare i seguenti requisiti: la novit; loriginalit, che ricorre quando la nuova variet si distingue per uno o pi caratteri importanti da ogni altra variet nota; lomogeneit e la stabilit che richiedono, rispettivamente, che i caratteri essenziali della nuova variet siano sufficientemente simili in un unico ciclo produttivo e rimangano tali nei secoli successivi. La durata del brevetto su una nuova variet vegetale di quindici anni ma si estende a trenta nel caso di piante a fusto legnoso.

La registrazione delle topografie di semiconduttori


In ottemperanza alla direttiva C.E.E. 54/87, lItalia ha varato la L. 70/89 la quale dispone una disciplina di protezione per le topografie di semiconduttori. Sebbene la legge parli di registrazione, si tratta di una disciplina brevettuale. Il diritto di esclusiva comprende il diritto di riproduzione ed il diritto di sfruttamento dellopera. Esso ha durata decennale ed il suo riconoscimento sembra subordinato allesame preventivo del trovato. Quanto ai requisiti per la brevettabilit, non distruttiva della novit la predivulgazione avvenuta nei due anni precedenti il deposito della domanda.

LINVENZIONE

NON BREVETTATA E LA SUA TUTELA

Nellordinamento italiano, linvenzione non brevettata protetta mediante le regole di tutela del segreto industriale. Il segreto delinea una protezione di mero fatto e di tipo obbligatorio. Precisamente, la protezione dellinvenzione non brevettata si sostanzia nella previsione di un obbligo legale di segretezza a carico dei collaboratori dellinventore41, e nel riconoscimento della validit dei contratti di knowhow42, accompagnati dallobbligo di segretezza posto a carico dellacquirente.

Il diritto di preuso
Lart. 6 L.brev. crea a favore di chi abbia utilizzato uninvenzione non brevettata nel corso dellanno anteriore al deposito di unaltrui domanda di brevetto il diritto di prosecuzione di tale utilizzazione (diritto di preuso). Deve comunque trattarsi di effettiva attuazione e tale diritto di preuso non comunque opponibile a terzi. Il preutente, infatti, non vanta un diritto di esclusiva nei confronti del successivo registrante, n pu agire con lazione di contraffazione, ma semplicemente immune dallazione di contraffazione del titolare del brevetto.

Tale obbligo deriva dal generale obbligo di fedelt posto dallart. 2105 c.c. a carico dei collaboratori subordinati. La regola comunque applicabile, per analogia, anche ai collaboratori autonomi. La sanzione di tipo risarcitorio. 42 Tale contratto, atipico, definito dalla dottrina come il contratto con cui un imprenditore (concedente), dietro compenso, mette in condizione un altro imprenditore (concessionario) di conoscere ed utilizzare, nel processo produttivo o distributivo, le proprie tecniche o i propri ritrovati non brevettati (o non brevettabili) ma coperti da segreto.
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LA

TUTELA INTERNAZIONALE DEL BREVETTO

Le normative brevettuali nazionali sono tutte incentrate sul principio della territorialit. Di conseguenza, linventore che voglia sfruttare linvenzione un mercato plurinazionale dovr chiedere ed ottenere il brevetto in pi Stati (brevetti paralleli) e ciascun brevetto sar soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione crea consistenti costi e problemi di gestione per risolvere i quali si sono succedute nel tempo varie convenzioni internazionali.

La convenzione di unione di Parigi


Alla convenzione di unione di Parigi, firmata il 20 marzo 1883 aderiscono 107 Stati tra cui lItalia. Il testo della convenzione fissa una serie di principi per agevolare i depositi plurimi di domande di brevetto: il principio del trattamento nazionale, secondo il quale ogni Stato accorda ai cittadini degli altri stati convenzionati la stessa tutela che garantisce per i propri; il principio dellassimilazione, che assimila ai cittadini dei paesi convenzionati anche quelli che non lo sono ma che siano domiciliati o siano titolari di unazienda in uno degli stati unionisti; il principio della propriet unionista, per il quale un cittadino pu presentare pi domande in pi Stati per la stessa invenzione entro un anno e goderne gli effetti dalla data della prima domanda.

La convenzione di Monaco sul brevetto europeo


Alla convenzione sul brevetto europeo, sottoscritta a Monaco nel 1973, aderiscono 18 Stati tra cui lItalia. Obiettivo ed effetto della convenzione quello di risolvere il problema dei depositi plurimi mediante ladozione di ununica procedura di rilascio del brevetto: infatti, dalla presentazione di ununica domanda presso lUfficio Nazionale Brevetti, che provveder a trasmetterla allUfficio Europeo dei Brevetti, ovvero direttamente presso questultimo ufficio, nelle sedi di LAja o di Monaco, pu scaturire la concessione di un attestato corrispondente a tanti brevetti nazionali per quanti sono gli Stati contraenti designati nella domanda. Una volta ottenuto il brevetto europeo residua in capo al richiedente lonere della traduzione nella lingua madre di ogni Paese in cui si chiesto lefficacia del brevetto.

Trattato di cooperazione in materia di brevetti


Il trattato di cooperazione in materia di brevetti, stipulato a Washington nel 1970, impegna 89 Stati fra cui lItalia. Si pone come obiettivo principale quello di agevolare sia i c.d. depositi plurimi, sia lesame preventivo dei vari Uffici nazionali. In forza di questo accordo, infatti, facolt del cittadino presentare ununica domanda internazionale che avr leffetto di tante domande nazionali per quanti sono gli Stati designati nella domanda stessa.

IL

BREVETTO NEL DIRITTO COMUNITARIO

Il principio di territorialit, proprio di ogni sistema brevettuale nazionale, si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, contrario ad ogni frontiera che ostacoli la libera circolazione di beni e servizi. I redattori del trattato di Roma hanno affidato la soluzione di tale conflitto all'articolo 30. In un primo tempo, l'articolo 30

18 stato interpretato affermando l'esistenza di una sorta di intangibilit, da parte dell'ordinamento comunitario, dei diritti nazionali di propriet industriale. Successivamente, per, emersa la linea opposta. Si affermato, infatti, che la comunit, pur dovendo rispettare i contenuti dei diritti nazionali, deve, per, controllarne le modalit di esercizio. In questa prospettiva, vengono in rilievo il principio di esaurimento comunitario del diritto di brevetto, il problema delle licenze di brevetto e di know-how, e la convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

Il principio di esaurimento comunitario del diritto di brevetti


Secondo tale principio, il titolare del brevetto non pu avvalersi del suo diritto esclusivo per opporsi alla circolazione interna comunitaria del prodotto brevettato qualora questo sia stato messo in commercio, in altro stato membro dellU.E., dallo stesso titolare o, con il suo consenso, da soggetti a lui legati da rapporti giuridici o economici.

Le licenze di brevetto in diritto comunitario


La Commissione e la Corte di Giustizia della Comunit Europea hanno avuto pi volte loccasione di sindacare la liceit delle clausole restrittive della concorrenza spesso contenute nei contratti di licenza. Con il regolamento 2349/84, sono consentite, fra le altre: la clausola di esclusiva; il divieto di sub-licenza; l'obbligo di rispettare norme di qualit minima; lobbligo di comunicare a licenziati le esperienze acquisite; Tra le clausole vietate vanno segnalate: la clausola di non contestazione della validit del brevetto; la clausola che fissa la durata del contratto per un periodo superiore alla durata del brevetto; la clausola di non concorrenza; la clausola che impone limiti quantitativi alla produzione;

I contratti di Know-how in diritto comunitario


Anche i contratti di know-how possono dar vita ad intese restrittive della concorrenza o a veri e propri abusi monopolistici. stato quindi approvato recentemente il regolamento numero 556/89 relativo all'applicazione dell'articolo 81 del trattato CEE a categorie di accordo di licenza di know-how. Tale regolamento contempla una lista di clausole consentite ed una lista di clausole vietate. Sono consentite, tra le altre: la clausola di segretezza; il divieto di sub licenza; il divieto di uso del know-how dopo la scadenza dell'accordo. Sono invece vietati: la clausola di non contestazione della segretezza del know-how; la clausola di non concorrenza; la clausola di fissazione di prezzi e sconti.

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La convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario


La convenzione sul brevetto comunitario stata sottoscritta a Lussemburgo nel 1975 e ratificata in Italia con la legge 302/93. Si tratta di un accordo, riservato ai paesi membri dell'U.E., diretto ad introdurre un unitario ed autonomo brevetto, valido per l'intero territorio comunitario. Esso fa leva sull'esistenza della procedura unificata di rilascio, gi creata dalla convenzione sul brevetto europeo, con la differenza che al termine dell'esame - e quindi all'atto che concedere il brevetto - questo, invece di essere frazionato in fasce di brevetti nazionali, rimane unico e valido per tutti i paesi dell'unione. La conseguenza principale costituita dal fatto che il brevetto comunitario sottratto cos alla giurisdizione nazionale. Il testo originale della convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva del giudice comunitario alla dichiarazione della nullit del brevetto disponendo la creazione, a tal fine, di appositi organi giurisdizionali presso gli stati aderenti. Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che, tuttavia, va sospeso se pende la procedura di ampliamento del brevetto presso il giudice comunitario competente. Ci spiega la riluttanza dei paesi contraenti a dare il via a questo strumento di politica Industriale.

LA

CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE

La circolazione delle tecnologie sostituisce in molti casi la circolazione dei prodotti. Pu accadere, infatti, che barriere doganali o costi di produzione rendano antieconomica limportazione di un certo prodotto in un certo mercato. In tal caso, il mercato pu essere penetrato dall'interno, creando in esso una societ che proceda alla realizzazione in loco del prodotto, utilizzando le necessarie tecnologie che saranno fornite, dietro corrispettivo, dalla societ madre. Particolari problemi si pongono per gli scambi internazionali di tecnologie per paesi di diverso regime politico o di diverso livello industriale: nei rapporti internazionali, esistono complesse normative di controllo, sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, riguardanti l'esportazione di tecnologie considerate di interesse strategico; i Paesi in via di sviluppo da tempo lamentano gli effetti negativi dei contratti di trasferimento delle tecnologie conclusi con i paesi industrializzati. Tali contratti, infatti, prevedendo spesso cessioni di tecnologie obsolete, corrispettivi squilibrati, clausole restrittive della facolt dell'acquirente, non solo non favoriscono lo sviluppo dello stato importatore ma finiscono addirittura per avere un effetto frenante.

BREVETTI PER I MODELLI

Accanto ai brevetti per invenzione, il nostro ordinamento prevede i brevetti per modelli industriali, espressione questultima che comprende due diversi gruppi di creazioni: i modelli di utilit che proteggono una innovazione tecnologica, e vengono perci accostati ai brevetti per invenzione; i modelli e disegni ornamentali che proteggono, invece, uninnovazione puramente estetica, avvicinandosi, cos, al diritto dautore.

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Il modello di utilit
Il modello di utilit la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodit di applicazione o di impiego. Non facile distinguere nettamente il modello di utilit dallinvenzione: dottrina e giurisprudenza oscillano tra un criterio quantitativo, che vede il modello come una invenzione minore, e un criterio qualitativo, per il quale nel modello manca la soluzione nuova di un problema tecnico, agendo qui linnovazione solo su aspetti marginali ed esecutivi di ci che gi noto43. Complessi sono i rapporti tra modello di utilit, marchio di forma e divieto di imitazione servile. Il problema che si pone se le forme utili possano anche essere registrate come marchio o protette ex. art. 2598, n. 1 c.c.: se ci fosse possibile, le forme utili riceverebbero una tutela potenzialmente perpetua ed il limite temporale del brevetto per modello risulterebbe cos vanificato. E quindi preferibile ritenere che le forme utili non possano accedere al brevetto per marchio o alla tutela ex art. 2598 n. 1 neanche se dotate di valore distintivo, qualora esprimano un nuovo concetto innovativo e siano, perci, brevettabili come modello.

Il modello ornamentale
Il modello ornamentale il trovato che conferisce ad un oggetto noto uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee e di colori. Il brevetto per modello ornamentale ha efficacia per quindici anni. Il modello ornamentale va distinto dallopera darte applicata allindustria. Rilevano, a tal proposito, il criterio della scindibilit tra valore artistico e carattere industriale44 e il criterio della sufficienza del valore artistico della forma.

IL MARCHIO
I
SEGNI DISTINTIVI ED IL MARCHIO

Limpresa deve poter essere facilmente individuata e localizzata. Tale obiettivo riguarda tre diversi aspetti: lindividuazione della impresa come tale; i prodotti della stessa; i locali nei quali si esplica lattivit produttiva. Sussiste, pertanto, un sistema di segni distintivi quali la ditta, il marchio, linsegna che la legge tutela, riconoscendo allimprenditore lesclusivit delluso45.

Il marchio e i suoi requisiti


Il pi importante segno distintivo senza dubbio il marchio inteso come il segno che si appone sul prodotto e ne costituisce la marca. Le funzioni da esso svolte sono essenzialmente tre: la funzione distintiva;
Lart. 4 della L.mod. consente, peraltro, il c.d. deposito di domande alternative: chi deposita una domanda di brevetto per invenzione pu depositare anche una domanda di brevetto per modelli di utilit che varr solo nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. 44 Si ha scindibilit quando lopera pu essere apprezzata esteticamente indipendentemente dallutilit del prodotto. 45 Si tratta per di una esclusivit in senso merceologico, limitata cio a quei prodotti o servizi in ordine ai quali il titolare del segno opera: solo in tale ambito, infatti, pu crearsi rischio di confusione.
43

21 la funzione di indicazione di provenienza; la funzione attrattiva. Come segno distintivo, il marchio deve consistere in unentit esterna al prodotto o al suo involucro, che si aggiunge al prodotto per indicare la provenienza, ma da esso separabile senza snaturarlo. I marchi, che in quanto strumenti di comunicazione devono essere rappresentabili graficamente46, possono essere: denominativi, se costituiti solo da parole; figurativi o emblematici, se costituiti solo da figure; misti.

Il marchio di forma
Il marchio pu essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso ad esclusione delle forme: necessarie, quelle cio imposte dalla natura stessa del prodotto: sono liberamente utilizzabili. funzionali, necessarie per ottenere un risultato tecnico: sono tutelabili mediante il brevetto per invenzioni. ornamentali, che danno un valore sostanziali al prodotto: sono tutelabili mediante il brevetto per modelli. La registrazione delle forme funzionali e ornamentali come marchio permetterebbe di godere di un diritto di esclusiva praticamente perpetuo (in considerazione della sua rinnovabilit). Pertanto, per assicurare uno spazio reale ai marchi di forma, necessario restringere lambito di operativit delle forme suscettibili di brevettazione come modello.

REQUISITI DI VALIDIT DEL MARCHIO

Per poter costituire oggetto di tutela, il marchio deve presentare determinati requisiti di validit. In particolare: la capacit distintiva, che consiste nellidoneit a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato47; la novit, che ricorre quando il marchio non risultava gi noto al mercato48;
Il limite della rappresentabilit grafica va per interpretato in modo elastico potendo costituire marchio anche le combinazioni o tonalit cromatiche, i suoni, le forme del prodotto o della sua confezione. 47 Non possono fungere da marchio: le denominazioni generiche; le indicazioni descrittive. Tuttavia frequente che limprenditore, per far presa sul pubblico, adotti come marchio una parola che, pur non rientrando nelle categorie vietate, abbiano per la capacit di richiamare in qualche modo il prodotto stesso o le sue capacit. La giurisprudenza, con notevole indulgenza, ha ammesso la validit di questo tipo di marchio (c.d. marchio espressivo), purch, per, lelemento descrittivo in esso contenuto sia accompagnato da elementi di differenziazione costituiti da aggiunte di suffissi o prefissi, distorsioni della parola, particolari combinazioni. Dal punto di vista della tutela, il marchio espressivo un marchio debole, in quanto lievi varianti saranno sufficienti a escluderne la confondibilit. 48 Lart. 16 della legge sul marchio accenna a tale requisito allorch dice che possono costituire oggetto di registrazione come marchio dimpresa tutti i nuovi segni ma il successivo art. 17 che chiarisce in negativo cosa debba intendersi per nuovo. In particolare non sono nuovi: i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
46

22 la liceit, cio il non essere contrario alla legge, allordine pubblico o al buon costume, come il non essere gi utilizzato o protetto da organismi sovranazionali o nazionali; la verit, che definibile in negativo, consiste nel non dover essere idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualit dei prodotti. Lassenza del requisito della novit del marchio suscettibile di una sanatoria definita convalida del marchio prevista dallart. 48 L.ma. Tale norma prevede lincontestabilit del marchio da parte del titolare del diritto anteriore ove questi, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato, essendone a conoscenza, luso di un marchio posteriore registrato uguale o simile. La convalida comunque preclusa ove si provi che il marchio posteriore sia stato domandato in malafede49. Resta da aggiungere che la convalida non consente al titolare del marchio convalidato di opporsi alluso del marchio anteriore50.

ACQUISTO

DEL DIRITTO

In seguito alle modifiche apportate allart. 22 L.ma. dal L.Lgs 480/92, qualunque soggetto, anche non imprenditore, pu ottenere una registrazione per marchio dimpresa. Naturalmente, tale libert incontra alcuni limiti. In particolare, per quanto concerne luso come marchio: del ritratto altrui, subordinato al consenso del ritrattato e, dopo la sua morte, al consenso dei congiunti fino al quarto grado; del nome altrui, consentito purch luso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro dellinteressato51; di segni notori, registrabili solo dallavente diritto o dietro il consenso di questi52; di segni il cui uso violerebbe laltrui diritto di esclusiva, quali ad esempio il diritto dautore o di propriet industriale. Nel caso in cui la registrazione sia richiesta ed eventualmente ottenuta da un soggetto non avente diritto in base alla normativa appena esaminata, lart. 25 L.ma. detta unarticolata disciplina a seconda che il richiedente non legittimato abbia gi ottenuto la registrazione oppure sia in attesa perch la domanda risulti ancora pendente. Nel primo caso (registrazione effettuata), lavente diritto pu:
i segni identici o simili a quelli gi usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico che pu anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni; i segni identici o simili ad un segno gi noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, adottato da altri nellambito di attivit imprenditoriali identiche o affini; i segni identici o simili ad un marchio gi da altri registrato in Italia; i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggano dalla notoriet del marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio. 49 Non invece di ostacolo la malafede sopravvenuta. 50 E questo un caso ulteriore in cui lordinamento consente luso contemporaneo di marchi confondibili da parte di imprenditori diversi. 51 Inoltre lUfficio Italiano Brevetti e Marchi pu, anche in questo caso, subordinare la registrazione al consenso dellinteressato. 52 In questo caso il legislatore tiene conto del valore di suggestione, traducibile in capacit di vendita, che ritiene quindi degno di tutela.

23 ottenere, con sentenza ad efficacia retroattiva, il trasferimento a proprio nome della registrazione; far valere la nullit della registrazione. Nel secondo caso (registrazione non ancora effettuata) pu invece: assumere a proprio nome la domanda di registrazione depositata dal non avente diritto; ottenere il rigetto della domanda stessa; depositare una nuova domanda con effetti risalenti alla data della domanda del non avente diritto.

Il procedimento di registrazione
Il procedimento di registrazione, volto allottenimento dellattestato di registrazione emesso dallUfficio Italiano Brevetti e Marchi, si articola nelle seguenti fasi: deposito della domanda, che deve avere ad oggetto un solo marchio (di cui un esemplare deve esserne allegato) e menzionare i prodotti o servizi che il marchio destinato a contraddistinguere; esame della domanda da parte dellUfficio, limitata alla forma e al requisito della validit. Il controllo della novit solo eventuale ed affidato alla cognizione del giudice ordinario; fase della decisione, che pu sfociare in un accoglimento o in un rigetto ricorribile entro 30 giorni alla Commissione dei Ricorsi; Gli effetti della decisione consistono nel diritto di esclusiva sul marchio per un periodo di dieci anni rinnovabili alla scadenza anche pi volte. Quanto infine allambito territoriale, la registrazione si estende a tutto il territorio nazionale.

LA

TUTELA DEL DIRITTO

Il diritto duso esclusivo del marchio si sostanzia nella possibilit, riconosciuta al titolare, di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, determinati comportamenti. Il diritto di esclusiva ha natura reale, sicch la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo allabuso. Il rischio di confusione con lassociazione richiede, oltre alla confondibilit tra i segni, anche lidentit o laffinit tra i prodotti o i servizi contrassegnati53. Pur in presenza di segni identici, infatti, tale rischio non pu verificarsi quando i prodotti ai quali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. questo il principio della relativit o specialit della tutela del marchio54.

Sono considerati affini quei prodotti che possono ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa. Quindi la tutela non limitata alle ipotesi di confondibilit tra prodotti ma estesa anche al caso in cui, pur essendo i prodotti contrassegnati distinguibili tra loro sotto il profilo merceologico, la situazione concreta tale da indurre il pubblico a ritenerli provenienti da ununica fonte. 54 Tale principio non si applica ai marchi che godono di rinomanza. I titolari di tali marchi possono vietare ai terzi di usare un marchio identico o simile al proprio, anche per prodotti o servizi non affini, quando luso del segno senza giustificato motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.
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Lidentit o somiglianza tra segni


Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre valutare se tra essi vi sia confondibilit sulla base di varie considerazioni: occorre anzitutto considerare il tipo di consumatore destinatario; si deve poi considerare il fatto che il confronto spesso fra un marchio e il ricordo dellaltro marchio non essendo necessariamente entrambi disponibili uno accanto allaltro al momento dellacquisto; terzo momento dellindagine, poi, il confronto tra i due marchi nel loro aspetto grafico, fonetico, ideologico. Il confronto dei due marchi, secondo la giurisprudenza, deve avvenire non in via analitica, ma sintetica ed unitaria. Di diverso avviso la dottrina, secondo la quale non si pu prescindere da una attenta analisi preventiva in cui il giudice esamina ogni elemento dei due marchi55.

Il contenuto del diritto di esclusiva


Il diritto di esclusiva derivante dalla registrazione del marchio, riguarda: limmissione dei prodotti recanti il marchio; lofferta in commercio o la detenzione a fini commerciali dei prodotti contraddistinti dal segno; limportazione o lesportazione dei prodotti stessi; lutilizzazione del segno nella pubblicit. Da ci si deduce che il legislatore vieta soltanto luso del marchio altrui in funzione distintiva. Fra gli usi atipici pi frequenti abbiamo quello della funzione descrittiva cos denominando le ipotesi previste dallart. 1bis della L.ma.56.

Lazione di contraffazione
Legittimato attivo nellazione di contraffazione , ovviamente, colui che vede leso da terzi il proprio diritto di esclusiva allutilizzo di un marchio57. Lonere di provare la contraffazione incombe sul titolare del marchio con le agevolazioni dellart. 58bis della L.ma.. Lazione di contraffazione pu essere preceduta dalle misure cautelari tipiche: della descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione;
Lambito di tutela di un marchio contro la confondibilit pu essere ampliato mediante i c.d. marchi protettivi che sono marchi simili a quello principale registratati proprio al fine di proteggersi nei confronti di marchi che si presume potrebbero essere introdotti senza formalmente andare incontro ai divieti sopra visti. Inoltre un marchio pu essere depositato, pagando correlativamnte pi tasse, non solo per il prodotto servizio in relazione al quale si intende effettivamente usarlo, ma anche per prodotti o servizi diversi. In analogia ai marchi protettivi, si parla, a tal proposito, di liste di difesa o di protezione, in quanto si viene cos ad ampliare la sfera di protezione del marchio stesso. 56 In particolare lecito che un terzo, nelle proprie attivit economiche, usi, anche a rischio di ingenerare confusione: il proprio nome e indirizzo; le indicazioni descrittive concernenti il prodotto; il marchio dimpresa altrui, se ci reso necessario per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio. 57 Lazione di contraffazione pu essere promossa anche in pendenza della sola domanda di registrazione. Tuttavia la registrazione deve intervenire prima della sentenza perch la domanda di contraffazione possa venire accolta.
55

25 del sequestro, che ha la funzione di impedire la circolazione dei prodotti che costituiscono violazione del diritto del marchio; dellinibitoria, con la quale si intima al contraffattore la continuazione delle attivit illecite. Con la sentenza che accerta la contraffazione, il giudice pu disporre a carico del soccombente le sanzioni dellinibitoria, del risarcimento del danno, della distruzione dei segni e della pubblicazione della sentenza.

LA

CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO

La cessione del marchio


Si ha cessione del marchio quando il titolare del marchio si spoglia definitivamente di tale titolarit a favore di un altro soggetto. Mutando radicalmente la vecchia normativa, il D.Lgs. 480/92 ha affermato il principio della libera cedibilit del marchio non pi connessa quindi ad altri elementi aziendali e riconosciuto la legittimit della cessione parziale ovvero la cessione del marchio solo per una parte dei prodotti per i quali registrato58.

La licenza di marchio
Il marchio, oltre che ceduto, pu essere concesso in licenza. Il contratto di licenza quello mediante il quale il titolare del marchio (licenziante), pur conservando tale titolarit, ne attribuisce luso e il godimento a terzi (licenziatari)59.

Il divieto di inganno al pubblico


Dalla cessione o dalla licenza di marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nellapprezzamento del pubblico. La continuit qualitativa imposta da tale norma non esige necessariamente che il prodotto fornito dal licenziatario o dal cessionario sia della stessa identica qualit di quello gi contrassegnato, con il medesimo marchio, dal loro dante causa. Lobiettivo del legislatore di evitare linganno del pubblico: ci che la norma vieta, dunque, sono solo quei deterioramenti rilevanti del prodotto di cui il pubblico non venga avvertito.

I contratti di merchandising
Sono denominati contratti di merchandising quei contratti con i quali il titolare di un marchio notorio concede a terzi la facolt di usare il marchio per prodotti notevolmente diversi dai propri.

La cessione parziale del marchio ammissibile anche quando sussista una affinit tra i prodotti per i quali il diritto al marchio rimanga al cedente e quelli per i quali passi al cessionario. 59 La licenza pu essere: con o senza esclusiva (nel secondo caso abbiamo lipotesi in cui due o pi soggetti mettono sul mercato prodotti con lo stesso marchio; i prodotti devono pertanto essere uguali); totale o parziale (relativa cio a tutti o solo ad una parte dei prodotti per i quali il marchio stato registrato); riferita allintero territorio dello Stato o soltanto a parte di esso.
58

26

La trascrizione
Lart. 49 L.ma. sottopone le vicende attinenti al marchio registrato ad un regime di trascrizione simile a quello che la legge prevede per i beni mobili registrati. La trascrizione, che si effettua presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi, condiziona non la validit dellatto ma la sua opponibilit a terzi; costituisce, inoltre, un criterio di preferenza tra due aventi causa del medesimo dante causa.

LESTINZIONE

DEL MARCHIO

Lestinzione del marchio si realizza con: la scadenza del termina decennale di efficacia della registrazione; la rinuncia del titolare; la dichiarazione di nullit del marchio60; il verificarsi di determinate cause di decadenza.

La nullit del marchio


Il marchio registrato pu essere dichiarato nullo dal giudice ordinario qualora manchi dei suoi presupposti e dei requisiti di validit. In particolare il marchio nullo qualora: non corrisponda al tipo di segno indicato dallart. 16 L.ma. (denominativo, figurativo, misto); non sia nuovo ai sensi dellart. 17 L.ma.; sia in contrasto con lart. 18 L.ma. (contrariet allordine pubblico, denominazione generica); sia stato domandato in malafede; sia in contrasto con lart. 21 L.ma. (ritratti di persona, nomi di persona, segni notori); sia stato registrato a nome di chi non ne aveva diritto. Va ricordato, infine, che la riforma del 1992 ha espressamente previsto, allart. 47ter, la nullit parziale del marchio, che ricorre quando il motivo di nullit colpisce solo una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio stato registrato.

La decadenza del marchio


La decadenza la cessazione anticipata del diritto di marchio rispetto al termine di scadenza previsto dalla legge. Ne sono ipotesi: la decadenza per non uso: il marchio decade ove non venga utilizzato61 entro cinque anni dalla registrazione ovvero se luso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, senza una giustificazione legittima; la volgarizzazione, prevista quando il marchio sia divenuto nel commercio per fatto dellattivit o inattivit del titolare denominazione generica del prodotto o del servizio; la decadenza per recettivit, qualora il marchio diventi idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualit o provenienza dei prodotti o sevizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali registrato;
In realt, pi che lestinzione del diritto, la dichiarazione di nullit laccertamento del suo non essere mai sorto. 61 Lutilizzo deve essere effettivo e non sporadico al solo fine di impedire la decadenza.
60

27 sopravvenuto contrasto con la legge, lordine pubblico o il buon costume.

Le azioni di nullit e di decadenza


Legittimato attivo a tali azioni chiunque vi abbia interesse62, legittimato passivo il titolare del marchio, litisconsorti necessari sono coloro che hanno diritto al marchio cos come risulta dallattestato di registrazione. Autorit competente il giudice ordinario; la competenza per territorio funzionale e inderogabile. Lonere della prova incombe su chi impugna la validit del marchio registrato63. Le sentenze che pronunciano la nullit o la decadenza di un marchio, una volta passate in giudicato, hanno efficacia erga omnes e sono retroattive, le prime alla data della registrazione, le seconde alla data del fatto che ha provocato la decadenza. Linvalidit del marchio, di regola, si traduce nellimpossibilit per il titolare di pretenderne luso esclusivo. Quando per la causa di nullit comporti lilliceit delluso del marchio, lart. 10 L.ma. vieta a chiunque di farne uso.

MARCHI COLLETTIVI

I marchi collettivi sono destinati ad essere utilizzati da una pluralit di imprenditori diversi dal titolare e non da questultimo, il quale si limita a concedere in uso il marchio in questione a produttori che si impegnino allosservanza di determinati regolamenti. Tali regolamenti riguardano particolari aspetti della produzione come limpiego di certi materiali o la provenienza geografica del prodotto. Devono essere allegati alla domanda di registrazione del marchio collettivo. I titolari dei marchi collettivi devono anche, pena la decadenza stessa del marchio, monitorare lattivit dei produttori per verificarne il rispetto dei regolamenti. I marchi collettivi non devono essere confusi con le Denominazioni di Origine Controllata che sono utilizzate per contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche qualitative sono legate ad una determinata zona geografica per linflusso di fattori ambientali o per la presenza di particolari tecniche produttive.

La denominazione di origine e lindicazione geografica


Il regolamento CEE n. 2081/92 ha introdotto altre due forme di tutela, valevoli in ambito comunitario, riguardanti, in particolare, la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari: la denominazione di origine protetta consiste nel nome di una regione che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione le cui qualit siano legate a fattori ambientali e produttivi esclusivi di tale stessa regione; lindicazione geografica consiste nel nome di una regione che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione di cui una determinata qualit possa essere attribuita allorigine geografica delimitata.
Lart. 59 L.ma. legittima anche il P.M. La prova del non uso pu essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni semplici. La ratio di tale temperamento va ravvisata nellimpossibilit per il terzo di dare piena prova del fatto che il marchio da lui impugnato non sia mai stato usato in nessun tempo e in nessun luogo, e per contro nella facilit per il titolare di dar prova dellavvenuto uso.
62 63

28

LA

DISCIPLINA INTERNAZIONALE E

COMUNITARIA DEL MARCHIO

Cos come abbiamo visto per i brevetti, anche per i marchi vige il principio di territorialit. Di conseguenza, chi voglia operare con lo stesso marchio in un mercato internazionale dovr chiedere ed ottenere la registrazione del marchio in pi Stati e ciascun marchio sar soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione crea consistenti costi e problemi di gestione per risolvere i quali sono stati raggiunti due importanti accordi internazionali: la Convenzione di Unione di Parigi: particolarmente rilevante la norma che prevede la possibilit di registrare entro sei mesi lo stesso marchio in pi Paesi cosicch le registrazioni successive alla prima retroagiscano a questultima; lArrangement di Madrid: prevede una disciplina agevolata per la registrazione unificata del marchio in pi Paesi aderenti allaccordo.

Il marchio e la normativa comunitaria


Le regole dei marchi nazionali sono potenzialmente in contrasto con il Trattato CEE e il mercato comune. Per superare tale situazione, nel corso degli anni, venuto formandosi un vero e proprio diritto comunitario dei marchi dimpresa. Particolarmente rilevanti, in tali ambito sono: il principio di esaurimento comunitario del diritto di marchio, secondo il quale il titolare di un marchio in un paese della comunit non ha il diritto di opporsi allimportazione di un prodotto contrassegnato con lo stesso marchio, qualora esso provenga da unaltra nazione della Comunit nella quale sia stato messo in commercio dallo stesso titolare o con il suo consenso64; il marchio comunitario, entrato in funzione nel 1996 in seguito al regolamento 40/94, basato sui principi di: o unitariet, in base al quale il marchio comunitario attribuisce al titolare unesclusiva la cui efficacia unica per lintero territorio della Comunit; o autonomia, con il quale si indica che il marchio comunitario viene disciplinato esclusivamente dal Regolamento, mentre le norme nazionali in materia di marchi si applicano solo in quanto richiamate espressamente dallo stesso regolamento65; La registrazione del marchio comunitario si effettua presso lUfficio per lArmonizzazione del Mercato Interno. La tutela assoluta quando ci si trovi davanti a segni identici a quelli per cui il marchio stato registrato; inTale regola stata estesa anche al caso in cui i diversi diritti nazionali sullo stesso marchio appartengano, nei diversi Stati membri, a titolari diversi, purch abbiano unorigine comune (es. titolare originario che abbia ceduto parte del diritto sul marchio). Recentemente la Corte di Giustizia tuttavia pervenuta ad una conclusione diversa stabilendo che anche in tali casi il titolare di un marchio pu opporsi allimportazione dei prodotti legittimamente marcati in altro Paese comunitario, quando il marchio impresso confondibile con il proprio. 65 La disciplina del marchio comunitario corrisponde in gran parte a quella del nostro sistema marchi. Una differenza si ha riguardo ai requisiti del marchio che nella normativa comunitaria sono considerati impedimenti alla registrazione e possono essere assoluti o relativi. I primi (che corrispondono a quelli del nostro art. 18 L.ma.) possono essere fatti valere da chiunque; i secondi (corrispondenti a quelli del nostro art. 17 L.ma.) possono essere fatti valere solo dai titolari dei segni anteriori.
64

29 vece subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione nel caso di segni identici o simili per prodotti uguali o analoghi oppure anche diversi se in considerazione della notoriet acquisita dal marchio anteriore.

IL

MARCHIO DI FATTO

A norma dellart. 2571 c.c., chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne avvalso. Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi: una notoriet generalizzata del marchio: in tal caso il preutente potr ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novit, un marchio confondibile successivamente registrato66; una notoriet soltanto locale (o addirittura nessuna notoriet): in tal caso il preutente non potr impedire che un concorrente registri validamente lo stesso marchio e potr solo continuare ad usare il proprio soltanto nei limiti in cui se ne avvalso anteriormente; Quanto agli aspetti processuali, il titolare di un marchio di fatto non assistito dalla presunzione di validit prevista dallart. 58 L.ma. per il marchio registrato; al contrario dovr provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

GLI

ALTRI SEGNI DISTINTIVI

La ditta
La ditta il segno che contraddistingue limpresa nel suo complesso ed necessario nel senso che, in mancanza di diversa scelta, esso coincide con il nome civile dellimprenditore. Le funzioni della ditta sono lidentificazione del titolare e lindividuazione dellimpresa. Oggi, tuttavia, la ditta tende a confondersi con il marchio specialmente per le imprese di medie e grandi dimensioni. La ditta pu essere liberamente formata dallimprenditore purch rispetti: il principio della verit, secondo il quale la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dellimprenditore (salva lipotesi della ditta derivata); il principio della novit, secondo il quale la ditta non deve essere uguale ad altra gi usata da imprenditore concorrente; i principi di liceit e della capacit distintiva seppure siano previsti dalla legge solo per i marchi. Il titolare della ditta ha il diritto alluso esclusivo del segno e acquista tale diritto in virt delluso stesso. Tuttavia, perch si abbia contraffazione di ditta non basta lidentit o la confondibilit tra i segni; occorre anche che i due imprenditori siano in rapporto di concorrenza fra di loro per loggetto dellimpresa o per il luogo in cui questa esercitata. Lart. 2564 prevede a carico di chi violi laltrui diritto alla ditta, un obbligo di integrazione o modificazione della propria ditta con indicazioni idonee a differenziarla dalla ditta del concorrente. Infine, lart. 2565 consente il trasferimento della ditta purch avvenga congiuntamente a quello dellazienda. Tale norma comunque da considerarsi implicitaLa relativa azione dovr essere esercitata entro cinque anni per evitare la convalida del marchio successivamente registrato.
66

30 mente abrogata in seguito allintroduzione della regola di libera cedibilit del marchio.

Ragione e denominazione sociale


Ragione sociale e denominazione sociale sono per le societ ci che il nome civile per la persona fisica. Il codice civile chiama ragione sociale il nome delle societ di persone; chiama invece denominazione sociale il nome delle societ di capitali. Queste, per poter essere regolarmente formate devono: rispettare, nel contenuto, i vincoli posti dal legislatore per ciascun tipo di societ; contenere indicazioni non contrarie alla legge, allordine pubblico e al buon costume, n ingannevoli; presentare il requisito della novit. Il nome della societ oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Si ritiene, tuttavia, che il diritto venga acquisito con luso e che la registrazione valga solo a rendere il diritto opponibile ai terzi, risolvendo cos il conflitto tra pi societ che abbiano lo stesso nome.

Linsegna
Linsegna un segno distintivo facoltativo. Secondo alcuni contraddistingue i locali in cui si svolge lattivit dimpresa; secondo altri contraddistingue lintero complesso aziendale. Lunico requisito espressamente richiesto quello della novit; la dottrina ritiene comunque che non si possa prescindere anche dagli altri requisiti della liceit, verit e capacit distintiva. Anche per linsegna vale oggi la nuova regola di libera cedibilit.

I segni distintivi atipici


Nellesperienza giurisprudenziale, si individuano come segni atipici: lemblema, che indica un segno puramente figurativo, usato in funzione di ditta; lo slogan; le particolari divise indossate dal personale di certe imprese.

IL DIRITTO ANTITRUST
LA
LEGISLAZIONE ANTITRUST

Il diritto antitrust ha il preciso obiettivo di correggere eventuali squilibri del mercato che tende sempre ad allontanarsi dal modello ideale di concorrenza perfetta. Per fare ci occorre sorvegliare costantemente sia il mercato in modo da poter intervenire prontamente sulle evoluzioni delle strutture e dei comportamenti sia landamento della normativa antitrust degli altri paesi. Le norme antitrust sono solitamente divise in due categorie: per se rules: per le quali lilliceit di un comportamento determinato dalla sua conformit o meno a quello astratto determinato dalla norma; rules of reason: per le quali lorgano di controllo che stabilisce se un comportamento pur conforme alla fattispecie astratta o meno contrario agli interessi che la normativa vuole tutelare.

31 La normativa antitrust trova un grave limite nella difficolt dellimporre una sanzione realmente efficace ad un comportamento ritenuto illecito. E quindi preferibile tentare di prevenire i comportamenti illeciti piuttosto che reprimerli.

LANTITRUST

NELLA

COMUNIT EUROPEA

L'articolo 3 lettera g) del trattato istitutivo della comunit europea indica tra i fini della comunit la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Nasce cos l'esigenza di eliminare qualsiasi impedimento e ostacolo alla concorrenza. I principi fondamentali della disciplina della concorrenza, posti dal trattato di Roma, possono cos sintetizzarsi: divieto di intese pregiudiziali al commercio tra gli stati membri e restrittive della concorrenza all'interno del mercato comune; divieto, alle imprese che hanno una posizione dominante nel mercato comune, di farne un esercizio abusivo; disciplina delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonch delle imprese alle quali gli Stati affidano la gestione di servizi nell'interesse generale; regolamentazione degli interventi degli Stati membri nell'economia, per impedire che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni e modifiche al libero esplicarsi della concorrenza. L'articolo 81, in particolare, dichiara che: "sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune". La stessa norma, con elencazione non tassativa, specifica che sono vietate le intese consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazioni; limitare o controllare la produzione, di sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cos da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Il sistema previsto obbliga le imprese a dichiarare preventivamente gli accordi che possono rientrare nel campo delle regole di concorrenza per ottenere il placet degli organi comunitari. In questo settore la Commissione che prende le decisioni sulla base del regolamento n. 17 emanato dal Consiglio nel 1962. Essa in particolare pu: vietare l'intesa, che in questo caso nulla; concedere un esenzione dal divieto a favore delle intese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico; constatare che non vi sia motivo di intervenire.

32 Le intese non dichiarate possono essere oggetto di inchiesta da parte della commissione che, allorch constati una violazione delle regole di concorrenza, pu con apposita decisione infliggere ammenda e penalit di mora. L'articolo 82 del trattato CE dispone che: incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o pi imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tale norma non vieta la posizione dominante in s, ma l'abuso di essa da parte di una o pi imprese67. A differenza di quanto previsto per le intese dallart. 81 (ex 85), in caso di abuso di posizione dominante non sussiste alcuna possibilit di esenzione dal rispetto della disposizione dellart. 82. Quanto alle norme di applicazione vale, anche per lart. 82 il regolamento n. 17, con la precisazione che, trattandosi in tale ipotesi di vietare dei comportamenti e non degli accordi formali, non prevista la sanzione giuridica della nullit. Sono invece applicabili, da parte della Commissione, le sanzioni pecuniarie per le violazioni e le penalit di mora per i ritardi. Con il passare degli anni sono stati emanati numerosi regolamenti che hanno introdotto discipline dettagliate di varie ipotesi di intese. In genere essi distinguono due liste di clausole contrattuali: la c.d. lista bianca elenca clausole considerate non restrittive della concorrenza e la cui presenza non ostacola lesenzione dal divieto; la c.d. lista nera elenca le clausole restrittive considerate non esentabili e che quindi fanno qualificare unintesa come illecita. Nel trattato CE mancano, invece, esplicite previsioni normative volte a disciplinare le concentrazioni fra imprese, ma la Corte di Giustizia ha riconosciuto che le concentrazioni cui partecipano imprese aventi una posizione dominante possono, in taluni casi, essere considerate sfruttamento abusivo di una posizione dominante e quindi essere vietate68. Si ha dunque concentrazione quando due o pi imprese si fondono o quando una o pi persone, gi controllanti almeno unimpresa, acquisiscono direttamente o indirettamente il controllo dellinsieme o di parti di imprese, sia acquistando partecipazioni nel capitale sociale sia con qualsiasi altro mezzo. Tutte le operazioni di concentrazione devono essere notificate alla Commissione, la quale dovr dichiarare (con una decisione) laccertata compatibilit delle stesse con il mercato comune, ovvero ordinare in ipotesi di incompatibilit la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo
Il 2 comma dellart. 82 individua quattro fattispecie tipiche di abuso di posizione dominante, che consistono: nellimporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque; nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; nell applicare ai rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cos per questi ultimi uno svantaggio; nel subordinare la conclusione di contratti allaccettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con loggetto dei contratti stessi. 68 Questa interpretazione giurisprudenziale ha improntato la formazione del Regolamento sul controllo della concentrazione, entrato in vigore il 10 ottobre 1990 dopo una discussione durata 17 anni. Il Regolamento si reso necessario perch la soppressione delle frontiere interne porter a numerose ristrutturazioni, soprattutto per concentrazioni, delle imprese nella Comunit. Questo processo non deve per pregiudicare la concorrenza e la CE ha deciso di dotarsi di una disciplina pi precisa e pi moderna di quella prevista dal Trattato.
67

33 comune, nonch ogni altra misura idonea a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva. Lincompatibilit, in particolare, riguarda quelle operazioni che creano o rafforzano una posizione dominante, si da ostacolare in modo significativo il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo69. A norma dellart. 86 (ex 90) CE, le regole di concorrenza comunitarie devono trovare applicazione anche nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi. Lesistenza di una posizione dominante pu essere accertata solo dopo aver individuato i confini geografici ed economici del mercato su cui tale impresa domina. In primo luogo il mercato deve essere delimitato in senso geografico: esso non altro che la zona, piccola o grande che sia, interna al mercato comune, in cui opera, insieme ad altri operatori, limpresa dominante. ovvio che unimpresa sicuramente in posizione dominante quando incide in tutto il mercato CE; quando invece si parla di parte sostanziale del mercato non si guarda all ampiezza territoriale dellarea in cui si svolge lattivit esaminata quanto piuttosto al volume di tale attivit. Cos anche il territorio di un solo Stato membro della CE e anche solo una sua parte possono essere parti sostanziali del mercato comune. Per quanto riguarda invece il mercato dei prodotti, il problema molto pi complesso in quanto consiste nel dover stabilire quali prodotti fanno parte del mercato: si pu dire che lestensione del mercato rilevante corrisponde a quella mappa di commercializzazione dei prodotti che in base alle loro specifiche caratteristiche (aspetto, prezzo, qualit, adattabilit ed utilizzazione), unitamente alle scelte ed ai gusti dei consumatori, consentano un sufficiente livello di sostituibilit fra di loro in una determinata area geografica. La Commissione, cio lesecutivo del sistema CE, si occupa dellapplicazione delle regole di concorrenza. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate davanti ai Tribunale di primo grado delle Comunit Europee (in passato le decisioni della Commissione si impugnavano davanti alla Corte di Giustizia delle Comunit Europee, che decideva in unico grado). Il procedimento davanti alla Commissione pu essere diviso in due parti: una fase informale ed una vera e propria procedura. Questa prevede una necessaria fase scritta ed uneventuale fase orale. In caso di intese e comportamenti illeciti, a carico dei loro autori previsto un generale obbligo di rimozione degli effetti, nonch il pagamento di ammende.

LANTITRUST

IN

ITALIA

Il nostro Paese si dotato di una normativa antitrust con notevole ritardo rispetto agli altri Stati della Comunit Europea. La legislazione nazionale si era infatti limitata a fornire una minuziosa disciplina del contratto di consorzio, senza affrontare il problema di sancire la liceit dei multiformi accordi che perseguono in fine diretto o indiretto della restrizione della concorrenza. Con la L. 287/90 tale situazioLa procedura prevista dal suddetto regolamento stata innovata dallaccordo raggiunto il 24 aprile 1997 dal Consiglio dei ministri dellIndustria dellUnione Europea. La nuova soluzione ha ampliato la competenza della Commissione, finora limitata ai casi pi rilevanti, abbassando la soglia del fatturato necessario per lesame delle operazioni di fusione e concentrazione da parte del Commissario europeo. Sono inoltre stati aboliti la notifica ed il relativo esame da parte di ogni singola autorit nazionale previsti dal vecchio regime: in questo modo la procedura risulter semplificata e saranno ridotti quelle impasse burocratiche che impedivano spesso lesame di importanti operazioni di rilevanza comunitaria.
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34 ne mutata e largamente ispirata alla normativa comunitaria stata introdotta anche nel nostro paese unampia disciplina antitrust affiancata dallistituzione dellAutorit garante della concorrenza e del mercato. Ai sensi dellart. 1 della L. 287/90, le disposizioni introdotte dalla stessa si applicano soltanto alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni di imprese che non ricadano nellambito di applicazione degli artt. 65 e 66 del trattato CECA e degli artt. 86 e 86 del Trattato CEE, nonch dei regolamenti dei della CEE e di atti comunitari con efficacia normativa equiparata. Lapplicabilit sussiste quindi allorch non ci sia pregiudizio per gli Stati comunitari: in questultimo caso trover infatti applicazione il diritto comunitario. Da un punto di vista soggettivo, la normativa antitrust si applica: alle imprese, intese qui in senso assai pi ampio rispetto allart. 2082 c.c.; alle imprese pubbliche e a partecipazione statale70. Sono invece escluse le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale e le imprese che operano in regime di monopolio sul mercato. Regimi speciali sono previsti infine per le imprese operanti nei settori della radiodiffusione e delleditoria, le aziende ed istituti di credito e le imprese assicurative.

Il divieto delle intese


Lart. 2 della L. 287/90 vieta, a pena di nullit, gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonch le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili che abbiano il fine di: impedire, in maniera consistente, la concorrenza allinterno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, nel senso di vietare del tutto lesercizio di una determinata attivit o proibire la vendita di un determinato prodotto; restringerla, nel senso di sottoporre lesercizio a determinate condizioni; falsarla, ad esempio con atti di concorrenza sleale. Oltre a tale clausola generale, vi sono cinque categorie di intese tipizzate che ricalcano quelle previste dallart. 81 del Trattato CE (v. pag. 32).

Labuso di posizione dominante


Si ha posizione dominante quando una o pi imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indipendente, sottraendosi cos ad una concorrenza effettiva. La nostra legge antitrust vieta in stretta analogia allart. 82 del Trattato CE labuso di posizione dominante (v. nota n. 67).

La concentrazione di imprese
Secondo la nostra legge antitrust, loperazione di concentrazione si realizza: quando due o pi imprese procedono a fusione; quando uno o pi soggetti in posizione di controllo di almeno una impresa ovvero una o pi imprese acquisiscono, direttamente o indirettamente, il controllo dellinsieme o di parti di una o pi imprese;
Deve considerarsi pubblica ogni impresa sottoposta direttamente o indirettamente allinfluenza preponderante dello Stato, di uno dei suoi organismi, o di unaltra entit di diritto pubblico, quale che sia la forma giuridica di detta impresa.
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35 quando due o pi imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societ, alla costituzione di unimpresa comune. In ogni caso per aversi concentrazione deve prodursi una modificazione della struttura interna delle imprese interessate. Le operazioni di concentrazione appena specificate non sono vietate in assoluto, ma solo se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Autorit garante della concorrenza e del mercato


LAutorit garante della concorrenza e del mercato, con sede in Roma, un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata dintesa dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente deve essere scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilit e rilievo. LAutorit ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa antitrust, con ampi poteri di istruttoria e decisionali per il mantenimento ed il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva.

Attiva zi o n e dell' Au to rit n el s e tto re de lla con co rren za

I modi per attivare lAutorit possono essere diversi. Ad esempio un intervento pu cominciare il suo corso quando un soggetto denuncia un comportamento che ritiene vietato dalla normativa a tutela della concorrenza. Il denunciante pu essere un'impresa che pensi di venire danneggiata dal comportamento contestato, oppure una pubblica amministrazione; anche un singolo cittadino pu ricorrere direttamente all'Autorit, presentando per iscritto una denuncia (non per anonima): ricever comunque una risposta. L'Autorit pu in ogni caso avviare un'indagine, indipendentemente dall'esistenza o meno di una denuncia, se sospetta che un certo comportamento sia lesivo della concorrenza. In taluni casi ci avvenuto sulla base di notizie pubblicate da organi di stampa. Nel caso delle concentrazioni, la stessa impresa che vuole realizzare l'operazione a presentare una comunicazione preventiva all'Autorit. In caso di omissione sono previste sanzioni amministrative. Spetta in seguito all'Autorit stessa stabilire se opportuno, nel caso specifico, avviare un'indagine pi approfondita. Per la notifica delle concentrazioni, da un lato, e per la comunicazione volontaria delle intese e la richiesta di autorizzazione in deroga, dall'altro, sono stati predisposti appositi formulari, che contengono le informazioni ritenute necessarie per una valutazione del caso da parte dell'Autorit71.

Le is tru tto ri e s u in tes e, ab us i e co n ce n tra zi on i

Ogni volta che l'Autorit riceve una denuncia o raccoglie informazioni riguardo a possibili pregiudizi alla concorrenza, il caso viene assegnato alla Direzione competente per materia. La Direzione svolge un'indagine preliminare e propone all'Autorit di aprire o meno un'istruttoria. Nel caso che l'Autorit decida di avviare l'istruttoria, vengono avvertiti i soggetti direttamente interessati. Le parti hanno il diritto di essere sentite e di prendere visione dei documenti non riservati che riguardano l'istruttoria. Alla fine dell'indagine esse devono essere convocate per l'audizione conclusiva, cio un confronto con la Direzione che ha curato l'istruttoria, nel quale vengono discusse le risultanze dell'indagine stessa di fronte all'AutoEntrambi i formulari possono essere richiesti alla Direzione Documentazione e Sistema Informativo o trasferiti dal sito Internet dell'Autorit.
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36 rit. Le parti ricevono prima della audizione conclusiva la cosiddetta comunicazione delle risultanze istruttorie, che indica i comportamenti ritenuti in violazione della normativa della concorrenza; le parti possono presentare memorie scritte durante tutto il corso dell'indagine ed anche, per un breve lasso di tempo, successivamente all'audizione finale. Nel corso dell'istruttoria vengono raccolte le informazioni necessarie per una valutazione adeguata del caso. Ci pu avvenire con il concorso delle parti stesse e anche ricorrendo a esperti del settore nominati dall'Autorit o richiedendo informazioni a pubbliche amministrazioni. In alcuni casi pu essere ritenuto opportuno effettuare delle ispezioni presso le imprese indagate per prendere visione diretta e ritirare una copia dei documenti aziendali, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza che, a seguito dell'approvazione della legge comunitaria per il 1994, pu utilizzare i poteri previsti dalle norme tributarie. Sulle informazioni cos raccolte vige il vincolo del segreto d'ufficio. L'obbligo di riservatezza riguarda del resto tutte le attivit di indagine e istruttorie. Nel caso delle concentrazioni il termine, fissato per legge, per decidere se aprire un'istruttoria di 30 giorni e quello per concluderla di 45 giorni. Per le intese e per gli abusi di posizione dominante l'Autorit decide i termini di volta in volta: di regola dall'avvio dell'istruttoria viene fissato un termine di 180 giorni per la conclusione della stessa72. In materia di pubblicit ingannevole, il termine di conclusione di un procedimento fissato in 75 giorni dalla data di ricevimento della richiesta73.

La d e cis io n e dell' Auto rit e le s an zio n i che pu im porre

Per ogni caso o segnalazione, il Presidente nomina un relatore tra i componenti dell'Autorit. Sulla base degli elementi raccolti dalle Direzioni che svolgono l'attivit istruttoria e sentite le parti nell'audizione conclusiva, l'organo collegiale dell'Autorit prende la decisione finale in una successiva e separata riunione, introdotta dal relatore. Tale decisione pu essere adottata anche a maggioranza. Nel caso di abusi e intese restrittive della concorrenza pu essere inflitta una sanzione pecuniaria che, a seconda della gravit della violazione, varia in base al fatturato delle imprese coinvolte. Se in seguito all'accertamento di un comportamento in violazione della legge questo non venisse interrotto nonostante la decisione in tal senso dell'Autorit, possono essere comminate delle ulteriori sanzioni pecuniarie e in casi di ripetuto rifiuto pu essere disposta la sospensione dell'attivit dell'impresa fino a 30 giorni. Altre sanzioni di carattere pecuniario sono previste quando le informazioni richieste non risultano corrispondenti a verit oppure quando sono negate. Sono altres previste sanzioni pecuniarie per quelle imprese che omettono di comunicare preventivamente la concentrazione e per quelle che, nonostante il divieto di concentrazione, effettuano comunque l'operazione. Nel caso di concentrazioni gi avvenute che l'Autorit, in seguito a un'istruttoria, ha ritenuto restrittive della concorrenza, pu essere deciso il ripristino delle condizioni iniziali. Nella legislazione italiana non sono previste sanzioni di natura penale per violazioni della normativa sulla concorrenza.
In materia di concorrenza, le procedure istruttorie sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217, in attuazione dell'articolo 10, comma 5 della legge n. 287 del 1990. 73 In materia di pubblicit ingannevole, le procedure istruttorie sono fissate nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 627.
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Di ffe re n ze ne i casi di p u b blici t in g an n e v o le

In questi casi l'Autorit non pu intervenire d'ufficio. Occorre una denuncia di parte per avviare un'istruttoria per pubblicit ingannevole. L'iniziativa pu partire da concorrenti, da consumatori, dalle loro associazioni ed organizzazioni, dal Ministero dell'Industria e da ogni altra pubblica amministrazione. La segnalazione deve contenere tutte le informazioni previste dall'art. 2 del regolamento emanato con d.P.R. n. 627/90 (vedi anche schema tipo di segnalazione di un messaggio pubblicitario). Se le decisioni finali non vengono rispettate, le sanzioni possono essere sia di natura amministrativa che penale. Se viene accertata l'ingannevolezza del messaggio, l'operatore deve interromperne la diffusione ed in taluni casi deve rendere pubblica, a sue spese, la decisione dell'Autorit a mezzo stampa oppure attraverso la radio o la televisione.

Pub blici t d ell e deci si o ni dell Autorit

Esistono diversi momenti in cui l'attivit dell'Autorit resa pubblica. Innanzitutto viene pubblicato un Bollettino settimanale che riporta le decisioni adottate riguardanti intese, abusi di posizione dominante, concentrazioni, indagini conoscitive su settori, segnalazioni e decisioni in materia di pubblicit ingannevole. Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, l'Autorit presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri (che la trasmette al Parlamento) la Relazione annuale sull'attivit svolta nell'anno precedente. Generalmente intorno alla met di maggio ha luogo la presentazione al pubblico della Relazione. In questa occasione il Presidente illustra gli orientamenti seguiti dall'Autorit nelle proprie decisioni. L'Autorit presente con un suo sito nella rete Internet. Nelle pagine web predisposte su un server WWW (indirizzo:http://www.agcm.it), disponibile il testo integrale di tutte le decisioni adottate dall'Autorit fin dalla sua istituzione, opportunamente classificate (per fattispecie giuridica, data, mercato rilevante, ecc.). Inoltre, il sito stato dotato di un motore di ricerca, che consente l'interrogazione a testo libero di tutti i documenti ivi contenuti. Gli archivi vengono aggiornati settimanalmente, contestualmente alla pubblicazione delle decisioni sul Bollettino dell'Autorit e all'aggiornamento della base informativa interna dell'Autorit (limitatamente alla sua parte pubblica); lo stesso Bollettino reso disponibile nel sito. Attualmente possibile rivolgersi all'Autorit per acquisire documenti relativi all'attivit conclusa (provvedimenti, rapporti, relazioni annuali, ecc.) nonch informazioni di interesse generale (normativa rilevante, comunicati stampa, ecc.). Non possono invece essere oggetto di divulgazione notizie sui procedimenti in corso, nonch quanto altro coperto dal segreto d'ufficio a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/98.

Ricors o c o n tro un a de cis ion e de ll'Autorit

possibile ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sia per le decisioni che riguardano l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza sia per le decisioni in materia di pubblicit ingannevole. Per entrambe, il giudizio di secondo grado pu essere proposto al Consiglio di Stato.

Rap p or ti co n altri organis mi di co nt roll o nazio nali

A livello nazionale sono tre le istituzioni che esercitano forme di vigilanza e controllo con le quali l'Autorit ha regolari rapporti di collaborazione: la Banca d'Italia, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo

38 (ISVAP) e l'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni. La Banca d'Italia investita dalla legge istitutiva dell'Autorit del compito di applicare la normativa a tutela della concorrenza in materia di intese, abusi e concentrazioni riguardanti le banche. Essa ha l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorit sui casi esaminati, parere che comunque non vincolante per la sua decisione finale. Per i casi di pubblicit ingannevole l'Autorit, nel caso di pubblicit diffusa a mezzo stampa o radiotelevisione, deve richiedere un parere (non vincolante) all'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni. L'applicazione della legge sulla concorrenza nel settore assicurativo riservata all'Autorit, che deve richiedere il parere, sia pure non vincolante, dell'ISVAP.

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SOMMARIO
INTRODUZIONE................................................................................................................ 1 LAZIENDA.............................................................................................................................1 Gli elementi costitutivi e il concetto di avviamento...................................................1 Trasferimento dellazienda e successione nellimpresa................................................ 2 Negozi di trasferimento e divieto di concorrenza.......................................................... 2 Successione nei contratti dellazienda ceduta............................................................... 2 Successione nei rapporti di lavoro................................................................................ 3 Crediti e debiti dellazienda ceduta............................................................................... 3 Usufrutto e affitto dellazienda...................................................................................... 3 LILLECITO CONCORRENZIALE................................................................................ 3 LA DISCIPLINA CONCORRENZIALE................................................................................................3 ILLECITO E DANNO CONCORRENZIALE.......................................................................................... 4 LE SINGOLE FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE........................................................................4 Gli atti di confusione......................................................................................................4 Denigrazione e appropriazione di pregi........................................................................5 Atti contrari alla correttezza professionale................................................................... 6 Tutela cautelare e sanzioni............................................................................................ 7 LE INVENZIONI INDUSTRIALI..................................................................................... 8 LE INVENZIONI INDUSTRIALI E IL BREVETTO..................................................................................8 Le creazioni intellettuali e le opere dellingegno.......................................................... 8 IL BREVETTO..........................................................................................................................8 LE INVENZIONI BREVETTABILI E I LORO REQUISITI.......................................................................... 9 Il procedimento di brevettazione....................................................................................9 Il giudizio di nullit......................................................................................................10 LA TITOLARIT DEI DIRITTI NASCENTI DALLINVENZIONE...............................................................10 Linvenzione di gruppo................................................................................................ 10 Linvenzione del prestatore di lavoro.......................................................................... 11 I contratti di ricerca.....................................................................................................11 IL CONTENUTO DEL BREVETTO ED I SUOI LIMITI........................................................................... 11 La contraffazione del brevetto..................................................................................... 12 IL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE.............................................................................................. 12 LA TRASFERIBILIT E LESTINZIONE DEL BREVETTO......................................................................13 La licenza obbligatoria e altri casi di circolazione coattiva....................................... 14 Lestinzione del diritto di brevetto............................................................................... 14 I BREVETTI SPECIALI...............................................................................................................15 Il brevetto chimico....................................................................................................... 15 Il brevetto nel campo delle biotecnologie.................................................................... 15 Il brevetto per le nuove variet vegetali...................................................................... 15 La registrazione delle topografie di semiconduttori....................................................16 LINVENZIONE NON BREVETTATA E LA SUA TUTELA..................................................................... 16 Il diritto di preuso........................................................................................................ 16 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL BREVETTO.............................................................................. 17 La convenzione di unione di Parigi............................................................................. 17 La convenzione di Monaco sul brevetto europeo.........................................................17 Trattato di cooperazione in materia di brevetti........................................................... 17 IL BREVETTO NEL DIRITTO COMUNITARIO................................................................................... 17 Il principio di esaurimento comunitario del diritto di brevetti....................................18 Le licenze di brevetto in diritto comunitario................................................................18

40 I contratti di Know-how in diritto comunitario........................................................... 18 La convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario..........................................19 LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE............................................................... 19 I BREVETTI PER I MODELLI.......................................................................................................19 Il modello di utilit.......................................................................................................20 Il modello ornamentale................................................................................................ 20 IL MARCHIO.....................................................................................................................20 I SEGNI DISTINTIVI ED IL MARCHIO............................................................................................ 20 Il marchio e i suoi requisiti..........................................................................................20 Il marchio di forma...................................................................................................... 21 I REQUISITI DI VALIDIT DEL MARCHIO.......................................................................................21 ACQUISTO DEL DIRITTO.......................................................................................................... 22 Il procedimento di registrazione.................................................................................. 23 LA TUTELA DEL DIRITTO......................................................................................................... 23 Lidentit o somiglianza tra segni............................................................................... 24 Il contenuto del diritto di esclusiva..............................................................................24 Lazione di contraffazione........................................................................................... 24 LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO.............................................................................................. 25 La cessione del marchio...............................................................................................25 La licenza di marchio...................................................................................................25 Il divieto di inganno al pubblico..................................................................................25 I contratti di merchandising.........................................................................................25 La trascrizione............................................................................................................. 26 LESTINZIONE DEL MARCHIO....................................................................................................26 La nullit del marchio..................................................................................................26 La decadenza del marchio........................................................................................... 26 Le azioni di nullit e di decadenza.............................................................................. 27 I MARCHI COLLETTIVI............................................................................................................. 27 La denominazione di origine e lindicazione geografica............................................ 27 LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA DEL MARCHIO.................................................................................................... 28 Il marchio e la normativa comunitaria........................................................................ 28 IL MARCHIO DI FATTO.............................................................................................................29 GLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI..................................................................................................... 29 La ditta......................................................................................................................... 29 Ragione e denominazione sociale................................................................................ 30 Linsegna......................................................................................................................30 I segni distintivi atipici.................................................................................................30 IL DIRITTO ANTITRUST............................................................................................... 30 LA LEGISLAZIONE ANTITRUST...................................................................................................30 LANTITRUST NELLA COMUNIT EUROPEA................................................................................ 31 LANTITRUST IN ITALIA.......................................................................................................... 33 Il divieto delle intese.................................................................................................... 34 Labuso di posizione dominante.................................................................................. 34 La concentrazione di imprese...................................................................................... 34 Autorit garante della concorrenza e del mercato...................................................... 35