A especialidade das marcas [...] Especialidade e concorrncia O campo da especialidade definido pelo espao da concorrncia.

. No caso das marcas registradas, por efeito do princpio da especialidade, a anlise da concorrncia sempre e em todos casos indispensvel. A confundibilidade das marcas como smbolo s pertinente na proporo em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que do titular, ou pelo menos induzido pela memria genrica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca elemento central do direito exclusivo. Abandonada a idia de que a marca registrada se exerce numa classe a definio do direito passa assim pela anlise da efetiva concorrncia, em especial pela noo de substituibilidade de produtos e de servios. Verdade que a questo das marcas no se reduz a esse fator singular; a projeo de outros elementos da concorrncia material no mercado pertinente tambm so relevantes na proteo da marca: por exemplo, o fato de que outros concorrentes ainda que no o titular - tm padres de comercializao que compreendem os produtos A, B, e C, mesmo se o titular s o tenha em A, pode causar que a especialidade da marca abranja os segmentos B e C. Assim, so os parmetros da concorrncia objetiva e no s da competio envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que so relevantes para a especialidade. A identidade objetiva pressupe uma anlise de utilidade do bem econmico: haver competio mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporo pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clssicos, a manteiga e a margarina, o caf e a chicria, o lcool e a gasolina. necessrio que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante . Tambm na anlise antitruste, a perspectiva do consumidor primordial para definio da substituibilidade: Assim, a delimitao do mercado relevante predominante leva em considerao critrios de consumo, uma vez que as preferncias dos consumidores so determinantes da substituibilidade dos produtos entre si. Note-se que a anlise da concorrncia no se faz exclusivamente no tocante satisfao da utilidade em tese; produtos que tem a mesma aplicao prtica simplesmente no colidem, por se destinarem a nveis diferentes de consumo. Vse do teor do acrdo do caso Herms (JSTF - Volume 176 - Pgina 220). Recurso Extraordinrio N 115.820-4 RJ. Primeira Turma (DJ, 19.02.1993)): Especialidade e novidade O princpio da especialidade implica basicamente numa limitao da regra da novidade relativa a um mercado especfico onde se d a efetiva competio. Disse Gama Cerqueira:

"nada impede tambm que a marca seja idntica ou semelhante outra j usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gnero de comrcio ou indstria. neste caso que o princpio da especialidade da marca tem sua maior aplicao, abrandando a regra relativa novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indstrias diversas, no importa que ela seja idntica ou semelhante a outra em uso. Especialidade e produtos afins O conflito entre a realidade do mercado relevante dctil, mutvel e complexo e a diviso administrativa das atividades em classes, destinadas a facilitar a simples anlise de colidncia e anterioridade pela administrao, fica especialmente evidenciada pela questo da afinidade. Afinidade vem a ser a eficcia da marca fora da classe qual designada, principalmente pela existncia de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geogrfico pertinente, fora das classes de registro. Dizia Gama Cerqueira, falando do Regulamento de 1923 (Dec.-lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6-7), que circunscrevia a coliso entre produtos ou artigos da mesma classe: de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idnticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes mesma classe. Esse sistema, porm, no resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificao para no se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confuso por parte do consumidor no fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas . Sendo limitado o nmero de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundveis ou pertencentes a gneros de comrcio ou indstria diferentes, os quais, entretanto, no poderiam ser assinalados com marcas idnticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador Como se ver, a afinidade surge com vigor no CPI/96, alm de qualquer classificao administrativa, como critrio de colidncia ou anterioridade. Dinmica da especialidade De outro lado, no se imagine que a especialidade um fenmeno esttico ou genrico; ao contrrio, o que pode ser colidente num mercado europeu, com mtodos de distribuio prprio, pode no ser no americano. O que pode ser colidente hoje, no era h dez anos. Mais ainda, pelo alargamento da linha de produtos ou servios, efetuada como padro de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por associao: A noo de confuso derivada da natureza do produto ou servio tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenmeno: a vinculao de marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplicao dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informtica e pelas telecomunicaes, no

derrubou apenas fronteiras fsicas, como tambm afrouxou as linhas divisrias entre os diversos segmentos. No que tenha deixado de haver segmentao e que o velho princpio da especialidade das marcas tenha perdido a sua ratio essendi. que, por convenincia mercadolgica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princpio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das ltimas dcadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade projet-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou servios voltados para um crculo especfico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hiptese de marcas de produtos de consumo . O autor acima citado, precisa em sua anlise, engana-se no entanto na nomenclatura. A especialidade, como limitao da exclusividade ao mercado relevante, est mais viva do que nunca pois radicada na economia de mercado. O que se dilui violentamente a eficcia da classificao. Uma histria da procedncia e da atividade na proteo marcria A questo do tratamento da especialidade sofreu significativa alterao na histria do nosso Direito. Narra Newton Silveira: Waldemar Ferreira (Tratado de Direito Comercial, Saraiva, 1962, v. 6) refere-se amplamente questo da imitao de marcas, a qual s se coloca em relao a produtos concorrentes (mesmos produtos ou artigos semelhantes ou gnero de comrcio e indstria idntico ou afim). Faz o autor meno ao Dec. 2.682, de 23.10.1875, que reconhecia o direito de qualquer fabricante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comrcio com sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedncia, comentando que ateve-se mais ao estabelecimento de fabrico ou de venda que qualidade dos produtos (ob. cit., p. 311). No que toca ao Dec. 3.346, de 14.10.1887, destacou o gnero de indstria ou de comrcio, no dispondo diversamente o Dec. 1.236, de 24.9.1904, nem o seu regulamento (Dec. 5.424, de 10.1.1905). Acrescenta Waldemar Ferreira que foi o Dec. 16.264, de 19.12.23, o primeiro a exigir, no art. 89, 1, que declarasse o requerente de registro de marca a classe ou classes de produtos ou artigos a que se destinava. Cada classe uma marca; ou a mesma marca para vrias classes determinadas, concluindo que o CPI de 1945, apesar de referir em seu art. 95, n. 17, os produtos ou artigos semelhantes e os pertencentes a gnero de comrcio e indstria idntico ou afim, manteve tudo como dantes, por ter imposto ao requerente, no art. 126, 1, indicar uma nica marca correspondendo a produtos ou artigos de uma s classe. O DL n 7.903/45, sucedendo ao texto criticado por Gama Cerqueira, dispunha: Art. 89 - As marcas registradas, de acordo com este Cdigo, tero garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idnticos ou semelhantes, de procedncia diversa. No juzo da lei de ento, havia a figura do comerciante ou industrial, e havia os objetos materiais de seu ofcio: produtos e mercadorias. Produtos, os bens materiais fabricados ou produzidos pelo industrial; mercadorias, os bens materiais comprados pelo comerciante, para revenda a terceiros. A marca indicava a procedncia, ou seja, a origem empresarial do bem assimilado:

Antonius Stradivarius Cremonensis Fexit, Anno X, assim era a marca do Luthier, que indicava a excelncia de sua artesania; Confeitaria Colombo indicava a boa escolha o artigo de fonte produtora de primeira, a qual se chancelava com o sinal do bom gosto do revendedor. A partir do Cdigo de 1969, sob a inspirao da Reviso de Lisboa da Conveno de Paris, introduziu-se no direito nacional a figura da marca de servio. Ora, tal marca no pode assinalar coisas, que o prestador de servios vende, mas atividades. O banco, que at ento registrava sua insgnia, ou ttulo do estabelecimento, ou o nome comercial, passa a anunciar e assinalar, sob a proteo da propriedade industrial, os seus servios. O corretor, o advogado, o agente, que no dispunha de insgnia, para quem o estabelecimento irrelevante, a quem o nome comercial raramente aproveita (embora o beneficie o prprio nome), ganham entrada na propriedade industrial. Mas no em ateno a estes profissionais autnomos que se cria a marca de servio, ao menos em sentido mundial. Assinala-se o servio porque a noo de bens corpreos vinculados a uma origem diminui de importncia, e porque, econmica e juridicamente, ressalta a uniformidade conceitual do papel do industrial, do comerciante do prestador de servios. Todos agentes de uma atividade empresarial com fins idnticos. Dizia o Cdigo de 1971, vigente at maio de 1997: Art. 59 - ser garantida no territrio nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo quele que obtiver o registro de acordo com o presente Cdigo, para distinguir seus produtos, mercadorias ou servios, de outros idnticos ou semelhantes, na classe correspondente sua atividade. Assim no se distinguia mais o produto X, do produtor X, do produto Y, do produtor Y, mas sim o artigo X, tout court, do artigo Y. Ou, em outras palavras, a atividade empresarial X (do titular X, ou do titular Y), que consiste na comercializao de um bem material ou servio, da atividade Y (do mesmo titular X, ou de um titular Z). Desapareceu, do texto legal, a referncia procedncia, mas se introduziu a meno atividade. Mudou o disposto no Cdigo, pois mudou o prprio Sistema do Direito Comercial como um todo, como se expressa no conceito de sinal distintivo. A Lei 9.279/96 retoma a noo substantiva de produto ou servio, vinculado a uma origem, mas elimina a noo de atividade: Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou servio: aquela usada para distinguir produto ou servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem diversa; A noo de atividade s restou nos art. 125 e 126, ao se falar de marcas notrias (inclusive do que, comicamente, a Lei chama de marca de alto renome, como se pudessem proteger, como tal, marcas infames). [...] A especialidade das marcas. [S.l.: s.n.]. Fonte