EUTM in a Nutshell

Modulo 5

Modulo V - Come registrare un marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la

proprietà intellettuale (EUIPO)

1. Procedura di registrazione di un marchio presso l’EUIPO

Attualmente l’EUIPO accetta domande presentate tramite deposito elettronico (e-filing),

posta, corriere o fax (per le sole domande pervenute prima del 01 gennaio 2018. Affinché
sia attribuita una data di deposito, la domanda deve contenere una rappresentazione del
marchio, un elenco di prodotti e servizi e informazioni per identificare il richiedente. Inoltre,
il richiedente deve versare entro un mese la tassa di base per la domanda. A partire dal 1
gennaio 2018, il fax non sarà più accettato per le domande o i rinnovi di MUE, eccezion
fatta per il caso in cui debba fungere da sistema di riserva qualora malfunzionamenti tecnici
impediscano il deposito elettronico come stabilito dalla decisione n. EX-17-4 del Direttore
Esecutivo (Allegato).

Procedura di esame:

una volta assegnata una data di deposito, vengono controllate le formalità della domanda,
unitamente alla classificazione dei prodotti e servizi. Il segno stesso viene esaminato per
verificare se può essere accettato come marchio rispetto agli impedimenti assoluti.

Perché è importante la data di deposito?

La data di deposito determina il punto di partenza della protezione ed è importante

dimostrare che il richiedente è il primo ad effettuare la registrazione, anche se ha utilizzato il
marchio prima di registrarlo. Questo aspetto può essere determinante per stabilire la parte
vittoriosa in esito a un procedimento giudiziario.

Una volta accettate le formalità, la classificazione e gli impedimenti assoluti, l’elenco di

prodotti e servizi è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Il marchio viene quindi pubblicato nel Bollettino dei marchi dell’Unione Europea (Bollettino
MUE). In questo modo chiunque ha la possibilità di opporsi alla domanda (cfr. Modulo 6 sulla
procedura di opposizione).

2. Che cos’è un prodotto e che cos’è un servizio?

Ai sensi di legge, un prodotto è qualsiasi tipo di articolo che può essere oggetto di scambio
commerciale. Un servizio è la prestazione di attività che rispondono a necessità umane.

3. A cosa serve la classificazione di prodotti e servizi?

Poiché il marchio serve a identificare l’origine dei prodotti o dei servizi e a differenziarli da
quelli dei loro concorrenti, la scelta dell’elenco di prodotti e servizi da includere in una
domanda determina l’estensione della protezione.

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Modulo 5

L’elenco di prodotti e servizi deve essere formulato in modo da indicare chiaramente e con
precisione la natura dei prodotti e dei servizi e da consentire che ogni elemento sia
classificato in una delle quarantacinque classi della classificazione di Nizza (prodotti nelle
classi da 1 a 34 e servizi nelle classi da 35 a 45). Ogni classe presenta un titolo contenente
informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati. Ad esempio, il
titolo della classe 25 è Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria e quello della classe 15
è Strumenti musicali.

4. La procedura di domanda

In che lingua può essere depositata una domanda?

Le domande possono essere depositate in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. È necessario

scegliere una seconda lingua, diversa dalla prima, fra le seguenti opzioni: inglese, francese,
spagnolo, tedesco o italiano.

Quali sono i tempi per registrare un marchio?

Il tempo che intercorre tra la domanda e la registrazione varia per ogni marchio e dipende
dagli ostacoli incontrati durante la procedura di registrazione. Attualmente l’obiettivo è quello
di registrare le domande semplici, per le quali non sono state depositate opposizioni, entro
26 settimane.

Che cosa può essere registrato come marchio?

Qualsiasi segno che possa essere rappresentato in modo chiaro, preciso, facilmente
accessibile e obiettivo può essere registrato, in particolare:

• parole, lettere e numeri

• elementi figurativi, immagini, modelli e forme, con o senza colore,
• la specifica posizione di un marchio su un prodotto o confezionamento,
• colori o combinazioni di colori
• musica, motivi musicali e suoni
• movimenti o animazioni
• ologrammi.
• o una combinazione di questi elementi

Che cosa non può essere registrato come marchio?

I principali tipi di marchi che non possono essere registrati sono indicati di seguito.

• I segni privi di qualsiasi carattere distintivo

Il segno deve servire per identificare i prodotti e/o i servizi per cui è chiesta la
registrazione come provenienti da un’impresa determinata; serve quindi a distinguere
tale prodotto da quelli di altre imprese.

Esempi:
*Solitamente, i singoli colori sono privi di qualsiasi carattere distintivo

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*Gli slogan possono essere privi di qualsiasi carattere distintivo; ad esempio “Salva
la nostra terra adesso”; “Bevi acqua, non zucchero”

• Segni che consistono di un nome o della descrizione del prodotto

Il marchio non deve semplicemente descrivere i prodotti o i servizi a parole o
graficamente.

Esempi:
*Una parola come “vino” per quanto riguarda il vino è descrittiva e priva di qualsiasi
carattere distintivo

• Un marchio che indica solo il tipo, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,

l’origine geografica o i tempi di produzione dei prodotti o di prestazione dei servizi
non può essere registrato

Esempi:
*“premium” o “convenientissimo”

• Segni contrari all’ordine pubblico e/o al buon costume

Parole o immagini che sono offensive, ad esempio parolacce o immagini dispregiative
nei confronti di una razza o immagini che sono blasfeme non sono accettabili.

• Segni che sono ingannevoli

Un marchio ingannevole è un marchio che induce in inganno i consumatori in quanto
alla natura, alla qualità o alla provenienza dei prodotti e servizi. I marchi sono
considerati ingannevoli se l’elenco dei prodotti e servizi è formulato in modo tale che
sia impossibile un uso non ingannevole del marchio.

Esempi:
*Il marchio figurativo distintivo contiene le parole “pura lana” e viene richiesto nella
classe 25: abbigliamento in fibre artificiali. Non sarebbe possibile utilizzare il segno in
modo non ingannevole e i consumatori sarebbero indotti in errore circa la natura e la
qualità dei prodotti, che si aspetterebbero essere fabbricati in lana.

Se una domanda di MUE viene respinta perché consiste di un segno che non può essere
registrato come marchio, questa decisione può essere oggetto di ricorso da parte del
richiedente. In merito al ricorso deliberano le Commissioni di ricorso dell’EUIPO. Un ulteriore
ricorso può essere presentato dinanzi al Tribunale e, infine, dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione Europea, entrambi con sede in Lussemburgo (per ulteriori informazioni sui ricorsi,
cfr. il Modulo 8).

5. Sintesi del Modulo 5

Una domanda deve contenere una rappresentazione del marchio, un elenco di prodotti e
servizi e informazioni per identificare il richiedente. Inoltre, il richiedente deve pagare la tassa
di base per il deposito della domanda entro un mese. Una domanda sarà registrata quando
l’esame del marchio non avrà sollevato obiezioni o le obiezioni sollevate saranno state
superate; e quando non è stata presentata opposizione o eventuali opposizioni presentate
sono state respinte.

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Modulo 5

Qualsiasi segno che possa essere rappresentato in modo chiaro, preciso, facilmente
accessibile e oggettivo può, in linea di principio, essere registrato. Tuttavia, al fine di essere
accettato per la pubblicazione, il segno deve essere accettabile rispetto agli impedimenti
assoluti. Ad esempio, un segno deve essere distintivo, non può consistere esclusivamente
del nome o della descrizione del prodotto; non deve essere contrario all’ordine pubblico e/o
al buon costume; e non deve ingannare i consumatori circa la natura dei suoi prodotti e/o
servizi.

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