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Modulo 4

Modulo IV - Come possiamo proteggere un marchio nell’Unione Europea?

1. Diversi livelli di registrazione

È possibile effettuare la registrazione a tre diversi livelli: a livello di uno o più Stati membri, a
livello internazionale o a livello di Unione Europea.

1.1. Registrazione a livello nazionale

Il marchio può essere registrato anche a livello nazionale, presso uno o più uffici nazionali
di PI degli Stati membri. La protezione del marchio è quindi limitata al paese in cui il
marchio è stato registrato.

1.2. Registrazione a livello di Unione Europea

Il marchio può essere registrato a livello di Unione Europea presso l’Ufficio dell’Unione
Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) al fine di ottenere un marchio dell’Unione
Europea. In tal caso, la protezione del marchio è estesa a tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea.

1.3. Registrazione a livello internazionale

Istituito nel 1891, il Sistema di Madrid per la registrazione internazionale di marchi (il
Sistema di Madrid) funziona nel quadro del protocollo di Madrid. È amministrato
dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
(OMPI), che ha sede in Svizzera, a Ginevra.

Grazie al meccanismo procedurale internazionale, il Sistema di Madrid offre ai titolari di


marchi la possibilità di far proteggere il loro marchio in diversi paesi mediante il semplice
deposito di una domanda direttamente presso il proprio ufficio del marchio nazionale o
regionale. Un marchio internazionale così registrato equivale a una domanda o a una
registrazione dello stesso marchio effettuata direttamente in ciascuno dei paesi
designati dal richiedente. Se l’ufficio dei marchi di un paese designato non rifiuta la
protezione entro un determinato lasso di tempo, la protezione del marchio è la stessa
che se il marchio fosse stato registrato da detto ufficio. Il Sistema di Madrid semplifica
notevolmente anche la successiva gestione del marchio, dal momento che è possibile
registrare le modifiche successive o rinnovare la registrazione seguendo un
procedimento in un unico passaggio. Altri paesi possono essere designati
successivamente. Dal 1° ottobre 2017, la rappresentazione grafica non è più una
condizione necessaria per un MUE, benché continui a costituire un requisito obbligatorio
nel sistema di Madrid. Di conseguenza, non è possibile estendere taluni tipi di MUE a
livello internazionale (per es. quelli rappresentati da un file audio, video o multimediale).

L’Unione Europea (UE), come pure tutti i suoi 28 Stati membri, è parte del sistema di
Madrid. L’EUIPO è il punto di contatto per l’OMPI in relazione a tutte le procedure di
domanda internazionale basata su un marchio dell’Unione Europea (MUE) o che designa
l’UE. L’EUIPO può operare o in qualità di ufficio di origine se una domanda
internazionale si fonda su un MUE oppure in qualità di ufficio designato se l’Unione

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Europea è stata designata in una domanda internazionale la cui origine è altrove.


Designando l’Unione Europea in una domanda internazionale è possibile ottenere una
protezione equiparabile, per quanto riguarda l’efficacia, a quella offerta da una domanda
diretta di marchio UE.

2. Coesistenza del sistema dei marchi dell’Unione Europea con i sistemi dei marchi
nazionali

Il sistema del marchio dell’Unione Europea coesiste con il diritto nazionale e gli uffici
nazionali della proprietà intellettuale degli Stati membri dell’Unione Europea. I sistemi dei
marchi nazionali continuano ad esistere parallelamente al sistema del MUE, il che significa
che il diritto dell’Unione Europea in materia di marchi non sostituisce le leggi degli Stati
membri in questo settore. Ciò richiede norme giuridiche sulla coesistenza del MUE con i
marchi nazionali. Ad esempio, un MUE o una domanda di MUE respinta può essere
trasformata in una domanda di marchio nazionale, tranne nello Stato membro in cui il MUE
non poteva essere accettato. Inoltre, i giudici dei marchi dell’Unione Europea, che sono
competenti in caso di violazione, sono giudici nazionali che gli Stati membri devono
designare.

3. La protezione di un marchio mediante registrazione presso l’EUIPO

Quali sono i vantaggi di registrare un marchio presso l’EUIPO?

Il sistema del MUE è stato creato per far sì che per le imprese sia più semplice e più
economico proteggere i propri marchi in tutta l’Unione Europea:

• è sufficiente depositare una domanda presso un unico ufficio


• è sufficiente utilizzare una lingua quando si presenta una domanda
• è sufficiente pagare una sola serie di tasse in un’unica moneta
• Una volta registrato, il MUE sarà valido in tutta l’Unione Europea

4. Che cos’è l’EUIPO?

L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è l’ufficio dell’Unione


Europea per i marchi, i disegni e i modelli. È un’Agenzia Europea senza scopo di lucro con
circa 700 addetti e un reddito annuo di oltre 190 milioni di EUR. In quanto Agenzia Europea,
l’EUIPO opera sotto la supervisione dalla Commissione Europea ma gode di autonomia
giuridica, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio dei ministri delibera in merito alla nomina
del Direttore esecutivo, del Vicedirettore esecutivo, del presidente delle Commissioni di
ricorso e dei singoli presidenti delle Commissioni di ricorso. Il Direttore esecutivo è
responsabile della gestione dell’Ufficio, nel quale vi sono anche un Consiglio di
amministrazione e un Comitato del bilancio, ognuno composto da un rappresentante per
ciascuno Stato membro, due rappresentanti per la Commissione Europea e uno per il
Parlamento europeo.

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La missione principale dell’Ufficio consiste nel gestire i sistemi di registrazione dei marchi
dell’Unione Europea e dei disegni e modelli comunitari. Nel perseguire la propria missione,
l’Ufficio esegue procedure d’esame, di registrazione, di opposizione e di annullamento.

L’Ufficio si impegna nelle attività di cooperazione e armonizzazione con gli uffici nazionali
dell’UE nonché con gli uffici per la proprietà intellettuale al di fuori dell’UE, fra cui l’OMPI.
Inoltre mantiene stretti contatti con le più importanti organizzazioni di utenti, molte delle quali
hanno status di osservatore presso gli organi di amministrazione dell’Ufficio.

5. I principali strumenti giuridici dell’Unione Europea per la protezione dei marchi

Il sistema del MUE si fonda su un «regolamento di base» del Consiglio dell’Unione


Europea (RMUE), più volte modificato, e sul diritto derivato, nello specifico sotto forma di
due regolamenti della Commissione - un atto delegato (RDMUE) e un regolamento di
esecuzione (REMUE) - entrambi entrati in vigore il 1° ottobre 2017.

Il sistema dei marchi nazionali si fonda sul diritto nazionale. All’interno dell’UE, ciascuno
Stato membro ha recepito la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, tanto che adesso la legge è più o meno la stessa in ogni Stato membro
e l’obiettivo finale è l’armonizzazione del diritto sui marchi all’interno dell’Unione Europea.
Nel 2015 è stata approvata una nuova direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio che porterà a una maggiore armonizzazione nei prossimi tre anni.

Che cosa distingue una direttiva UE da un regolamento UE?

Una direttiva è un atto legislativo dell’Unione Europea che impone agli Stati membri di
raggiungere un determinato risultato senza dettare i mezzi per farlo. Si distingue da un
regolamento in quanto quest’ultimo è direttamente applicabile senza richiedere misure di
esecuzione.

6. La protezione di marchi non registrati

Il diritto di alcuni Stati membri dell’Unione Europea riconosce una protezione ai marchi anche
se questi non sono stati registrati.

Tuttavia, la limitazione principale di un marchio non registrato è che la prova della sua
esistenza è più complessa e la protezione, anche quando è disponibile, varia da uno Stato
membro all’altro. Nella maggior parte degli Stati membri in cui si riconosce tale protezione
esclusivamente in base all’uso, essa deve essere riconosciuta e dichiarata dai rispettivi
tribunali.

In genere, la registrazione è l’opzione migliore per proteggere un marchio in quanto dà un


diritto automatico di intervento per impedire l’uso di un marchio simile che può creare
confusione; se si possiede un marchio registrato non è necessario dimostrare la propria
reputazione o buona fama nel marchio per fare richiesta di intervento.

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7. Sintesi del Modulo 4

Generalmente la registrazione è l’opzione migliore per proteggere un marchio nell’Unione


Europea e nei suoi Stati membri. I marchi non registrati possono essere protetti in alcuni
Stati membri su base nazionale. Un marchio può essere registrato a livello nazionale
presso l’ufficio nazionale competente, a livello internazionale presso l’Ufficio internazionale
dell’OMPI o a livello di Unione Europea presso l’EUIPO. Registrazione a livello nazionale
significa che il marchio è tutelato solo nello Stato membro in cui viene registrato.
Registrazione a livello di UE significa protezione del marchio in tutta l’Unione Europea.

Poiché il sistema del MUE e il sistema di Madrid sono tra loro collegati, fin dall’adesione
dell’Unione Europea al protocollo di Madrid è possibile depositare una domanda
internazionale fondata su un MUE dotato di rappresentazione grafica oppure designare
l’Unione Europea nella domanda internazionale. Il sistema del MUE si fonda su un
«regolamento di base», il regolamento (UE) n. 2017/1001 del Consiglio, modificato dal
regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre il sistema
del marchio nazionale si fonda su leggi nazionali di recepimento della direttiva 2008/95/CE.
La nuova direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa è entrata
in vigore il 12 gennaio 2016.

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