Modulo IV - Come possiamo proteggere un marchio nell’Unione Europea?
1. Diversi livelli di registrazione
È possibile effettuare la registrazione a tre diversi livelli: a livello di uno o più Stati membri, a livello internazionale o a livello di Unione Europea.
1.1. Registrazione a livello nazionale
Il marchio può essere registrato anche a livello nazionale, presso uno o più uffici nazionali di PI degli Stati membri. La protezione del marchio è quindi limitata al paese in cui il marchio è stato registrato.
1.2. Registrazione a livello di Unione Europea
Il marchio può essere registrato a livello di Unione Europea presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) al fine di ottenere un marchio dell’Unione Europea. In tal caso, la protezione del marchio è estesa a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
1.3. Registrazione a livello internazionale
Istituito nel 1891, il Sistema di Madrid per la registrazione internazionale di marchi (il Sistema di Madrid) funziona nel quadro del protocollo di Madrid. È amministrato dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che ha sede in Svizzera, a Ginevra.
Grazie al meccanismo procedurale internazionale, il Sistema di Madrid offre ai titolari di
marchi la possibilità di far proteggere il loro marchio in diversi paesi mediante il semplice deposito di una domanda direttamente presso il proprio ufficio del marchio nazionale o regionale. Un marchio internazionale così registrato equivale a una domanda o a una registrazione dello stesso marchio effettuata direttamente in ciascuno dei paesi designati dal richiedente. Se l’ufficio dei marchi di un paese designato non rifiuta la protezione entro un determinato lasso di tempo, la protezione del marchio è la stessa che se il marchio fosse stato registrato da detto ufficio. Il Sistema di Madrid semplifica notevolmente anche la successiva gestione del marchio, dal momento che è possibile registrare le modifiche successive o rinnovare la registrazione seguendo un procedimento in un unico passaggio. Altri paesi possono essere designati successivamente. Dal 1° ottobre 2017, la rappresentazione grafica non è più una condizione necessaria per un MUE, benché continui a costituire un requisito obbligatorio nel sistema di Madrid. Di conseguenza, non è possibile estendere taluni tipi di MUE a livello internazionale (per es. quelli rappresentati da un file audio, video o multimediale).
L’Unione Europea (UE), come pure tutti i suoi 28 Stati membri, è parte del sistema di Madrid. L’EUIPO è il punto di contatto per l’OMPI in relazione a tutte le procedure di domanda internazionale basata su un marchio dell’Unione Europea (MUE) o che designa l’UE. L’EUIPO può operare o in qualità di ufficio di origine se una domanda internazionale si fonda su un MUE oppure in qualità di ufficio designato se l’Unione
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Europea è stata designata in una domanda internazionale la cui origine è altrove.
Designando l’Unione Europea in una domanda internazionale è possibile ottenere una protezione equiparabile, per quanto riguarda l’efficacia, a quella offerta da una domanda diretta di marchio UE.
2. Coesistenza del sistema dei marchi dell’Unione Europea con i sistemi dei marchi nazionali
Il sistema del marchio dell’Unione Europea coesiste con il diritto nazionale e gli uffici nazionali della proprietà intellettuale degli Stati membri dell’Unione Europea. I sistemi dei marchi nazionali continuano ad esistere parallelamente al sistema del MUE, il che significa che il diritto dell’Unione Europea in materia di marchi non sostituisce le leggi degli Stati membri in questo settore. Ciò richiede norme giuridiche sulla coesistenza del MUE con i marchi nazionali. Ad esempio, un MUE o una domanda di MUE respinta può essere trasformata in una domanda di marchio nazionale, tranne nello Stato membro in cui il MUE non poteva essere accettato. Inoltre, i giudici dei marchi dell’Unione Europea, che sono competenti in caso di violazione, sono giudici nazionali che gli Stati membri devono designare.
3. La protezione di un marchio mediante registrazione presso l’EUIPO
Quali sono i vantaggi di registrare un marchio presso l’EUIPO?
Il sistema del MUE è stato creato per far sì che per le imprese sia più semplice e più economico proteggere i propri marchi in tutta l’Unione Europea:
• è sufficiente depositare una domanda presso un unico ufficio
• è sufficiente utilizzare una lingua quando si presenta una domanda • è sufficiente pagare una sola serie di tasse in un’unica moneta • Una volta registrato, il MUE sarà valido in tutta l’Unione Europea
4. Che cos’è l’EUIPO?
L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è l’ufficio dell’Unione
Europea per i marchi, i disegni e i modelli. È un’Agenzia Europea senza scopo di lucro con circa 700 addetti e un reddito annuo di oltre 190 milioni di EUR. In quanto Agenzia Europea, l’EUIPO opera sotto la supervisione dalla Commissione Europea ma gode di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio dei ministri delibera in merito alla nomina del Direttore esecutivo, del Vicedirettore esecutivo, del presidente delle Commissioni di ricorso e dei singoli presidenti delle Commissioni di ricorso. Il Direttore esecutivo è responsabile della gestione dell’Ufficio, nel quale vi sono anche un Consiglio di amministrazione e un Comitato del bilancio, ognuno composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, due rappresentanti per la Commissione Europea e uno per il Parlamento europeo.
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La missione principale dell’Ufficio consiste nel gestire i sistemi di registrazione dei marchi dell’Unione Europea e dei disegni e modelli comunitari. Nel perseguire la propria missione, l’Ufficio esegue procedure d’esame, di registrazione, di opposizione e di annullamento.
L’Ufficio si impegna nelle attività di cooperazione e armonizzazione con gli uffici nazionali dell’UE nonché con gli uffici per la proprietà intellettuale al di fuori dell’UE, fra cui l’OMPI. Inoltre mantiene stretti contatti con le più importanti organizzazioni di utenti, molte delle quali hanno status di osservatore presso gli organi di amministrazione dell’Ufficio.
5. I principali strumenti giuridici dell’Unione Europea per la protezione dei marchi
Il sistema del MUE si fonda su un «regolamento di base» del Consiglio dell’Unione
Europea (RMUE), più volte modificato, e sul diritto derivato, nello specifico sotto forma di due regolamenti della Commissione - un atto delegato (RDMUE) e un regolamento di esecuzione (REMUE) - entrambi entrati in vigore il 1° ottobre 2017.
Il sistema dei marchi nazionali si fonda sul diritto nazionale. All’interno dell’UE, ciascuno Stato membro ha recepito la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, tanto che adesso la legge è più o meno la stessa in ogni Stato membro e l’obiettivo finale è l’armonizzazione del diritto sui marchi all’interno dell’Unione Europea. Nel 2015 è stata approvata una nuova direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio che porterà a una maggiore armonizzazione nei prossimi tre anni.
Che cosa distingue una direttiva UE da un regolamento UE?
Una direttiva è un atto legislativo dell’Unione Europea che impone agli Stati membri di raggiungere un determinato risultato senza dettare i mezzi per farlo. Si distingue da un regolamento in quanto quest’ultimo è direttamente applicabile senza richiedere misure di esecuzione.
6. La protezione di marchi non registrati
Il diritto di alcuni Stati membri dell’Unione Europea riconosce una protezione ai marchi anche se questi non sono stati registrati.
Tuttavia, la limitazione principale di un marchio non registrato è che la prova della sua esistenza è più complessa e la protezione, anche quando è disponibile, varia da uno Stato membro all’altro. Nella maggior parte degli Stati membri in cui si riconosce tale protezione esclusivamente in base all’uso, essa deve essere riconosciuta e dichiarata dai rispettivi tribunali.
In genere, la registrazione è l’opzione migliore per proteggere un marchio in quanto dà un
diritto automatico di intervento per impedire l’uso di un marchio simile che può creare confusione; se si possiede un marchio registrato non è necessario dimostrare la propria reputazione o buona fama nel marchio per fare richiesta di intervento.
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7. Sintesi del Modulo 4
Generalmente la registrazione è l’opzione migliore per proteggere un marchio nell’Unione
Europea e nei suoi Stati membri. I marchi non registrati possono essere protetti in alcuni Stati membri su base nazionale. Un marchio può essere registrato a livello nazionale presso l’ufficio nazionale competente, a livello internazionale presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI o a livello di Unione Europea presso l’EUIPO. Registrazione a livello nazionale significa che il marchio è tutelato solo nello Stato membro in cui viene registrato. Registrazione a livello di UE significa protezione del marchio in tutta l’Unione Europea.
Poiché il sistema del MUE e il sistema di Madrid sono tra loro collegati, fin dall’adesione dell’Unione Europea al protocollo di Madrid è possibile depositare una domanda internazionale fondata su un MUE dotato di rappresentazione grafica oppure designare l’Unione Europea nella domanda internazionale. Il sistema del MUE si fonda su un «regolamento di base», il regolamento (UE) n. 2017/1001 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre il sistema del marchio nazionale si fonda su leggi nazionali di recepimento della direttiva 2008/95/CE. La nuova direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa è entrata in vigore il 12 gennaio 2016.
