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Roj: Id Cendoj: rgano: Sede: Seccin: N de Recurso: N de Resolucin: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolucin: Resumen: PROPIEDAD INDUSTRIAL. Violacin de marcas registradas. Uso de denominacin social como marca que produce confundibilidad con las registradas. Prevalencia de marca registrada sobre nombre comercial no registrado usado con anterioridad al registro de las marcas. Falta de oposicin al registro de las marcas, y de ejercicio de accin de nulidad con base en los arts. 9.1,d) y 52.1 de la LM 17/2001 STS 3635/2011 28079110012011100362 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Madrid 1 464/2008 363/2011 Casacin JESUS CORBAL FERNANDEZ Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil once. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casacin interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelacin por la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Nmero Dos de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad VETAGRI ALIMENTAR, S.A., representada por el Procurador D. Ramn Rodrguez Nogueira; siendo parte recurrida, la entidad VETAGRI, S.A., representada por el Procurador D. Rosa Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Carlos Arcas Hernndez, en nombre y representacin de la entidad Vetagri, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Nmero Dos de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Vetagri Alimentar, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia "estimando ntegramente esta demanda y, en consecuencia: a) Declarar que la actuacin de la demandada constituye una violacin de los derechos que sobre la marca internacional nm. 806.257, denominada "VETAGRI" y sobre la marca espaola nm. 2.543.016, consistente en el signo "VETAGRI diettique animale" (mixta) aplicada a los productos para la alimentacin y el cuidado de los animales antes indicados, asisten a la entidad demandante, VETAGRI, S.A. b) Ordenar la cesacin de la actuacin de la demandada (ya que tal actuacin, que constituye la violacin de los derechos que la actora antes mencionados, contina actualmente) incluyendo la prohibicin de utilizar el signo "VETAGRI" en redes de comunicacin telemticas y como nombre de dominio en internet. c) Ordenar el resarcimiento de los daos y perjuicios producidos al demandante por la actuacin de la demandada, cuyo importe deber fijarse una vez efectuadas las comprobaciones, teniendo en cuenta que esta parte opta por la alternativa prevista en el punto 5 del antes transcrito artculo 42 de la Ley de Marcas . d) Ordenar la publicacin de la sentencia que al efecto habr de dictarse, a costa de la demandada, mediante anuncios en un peridico de amplia difusin en la provincia de Barcelona y otro de difusin nacional, as como en la revista a la que previamente se ha hecho referencia, "AVANCES EN TECNOLOGA PORCINA". e) Condenar finalmente a la demandada al pago de las costas procesales derivadas de las presentes actuaciones, cuya incoacin por mi principal ha sido necesaria habida cuenta la nula respuesta satisfactoria a sus reiterados requerimientos para la solucin extrajudicial del conflicto.". 2.- La Procurador D. Helena Vila Gonzlez, en nombre y representacin de la entidad Vetagri Alimentar, S.A., contest a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim

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aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia por la que se desestime la demanda ntegramente con imposicin de costas a la parte actora. 3.- Recibido el pleito a prueba, se practic la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trmite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera de lo Mercantil Nmero Dos de Barcelona, dict Sentencia con fecha 18 de julio de 2.006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Carles Arcas Hernndez Procurador de los Tribunales y de Vetagri, S.A. contra Vetagri Alimentar S.A. debo acordar y acuerdo: 1) Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la entidad demandante. 2) Condenar a la demandada al cese en el uso del signo VETAGRI como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla. 3) Desestimar el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora. 4) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelacin contra la anterior resolucin por la representacin de la entidad Vetagri Alimentar S.A.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Decimoquinta, dict Sentencia con fecha 12 de diciembre de 2.007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelacin interpuesto por la representacin de Vetagri Alimentar S.A. contra la sentencia dictada con fecha 18 de julio de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil n 2 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolucin, CONFIRMAMOS ntegramente la sentencia mencionada, e imponemos a la apelante al pago de las costas de la alzada.". TERCERO.- El Procurador D. Helena Vil Gonzlez, en nombre y representacin de la entidad Vetagri Alimentar, S.A., interpuso recurso de casacin ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelacin de fecha 12 de diciembre de 2.007 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infraccin del art. 37 de la Ley de Marcas 17/2001. SEGUNDO .- Se alega infraccin del art. 8 del Convenio de la Unin de Pars. CUARTO.- Por Providencia de fecha 25 de febrero de 2.008, se tuvo por interpuesto el recurso de casacin anterior y se acord remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes en el plazo de treinta das. QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad VETAGRI ALIMENTAR, S.A., representada por el Procurador D. Ramn Rodrguez Nogueira; siendo parte recurrida, la entidad VETAGRI, S.A., representada por el Procurador D. Rosa Sorribes Calle. SEXTO.- Por esta Sala se dict Auto de fecha 15 de septiembre de 2.009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIN interpuesto por la representacin de la entidad "VETAGRI ALIMENTAR, S.A.", contra la Sentencia dictada, con fecha 12 de diciembre de 2007, por la Audiencia Provincial de Barcelona -Seccin 15-, en el rollo de apelacin n 42/2007 dimanante de los autos de juicio ordinario n 574/2005 del Juzgado de lo Mercantil n 2 de Barcelona.". SEPTIMO.- Dado traslado, la Procurador D. Rosa Sorribes Calle, en nombre y representacin de la entidad VETAGRI, S.A., present escrito de oposicin al recurso formulado de contrario. OCTAVO.- No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal para votacin y fallo el da 11 de mayo de 2.011, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto del proceso se desenvuelve exclusivamente en el mbito del derecho marcario. La entidad titular de la denominacin o razn social invoca que el uso de la misma como nombre comercial, que se confunde con el signo distintivo de una marca registrada, tiene preferencia sobre sta, aunque dicho nombre comercial no est registrado, con base en que el uso es anterior al registro de la marca, sin que obste que no se haya opuesto a este registro. No se plantea como accin, ni como excepcin, nulidad de la marca. La entidad mercantil francesa VETAGRIS, S.A. dedujo demanda ejercitando diversas acciones derivadas de violacin del derecho de marca contra la entidad mercantil portuguesa VETAGRI ALIMENTAR, S.A. Se solicita la declaracin de violacin de las marcas registradas "VETAGRI" (marca internacional nm. 806257, registrada el 2 de junio de 2003 y concedida en Espaa por la OEPM con fecha 13 de mayo de

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2004) y "VETAGRI, ditetique animale" (marca mixta espaola nmero 2543016, concedida el 15 de octubre de 2003), destinadas a designar productos de alimentacin y cuidado animal, se ordene el cese en la utilizacin en el trfico econmico del signo VETAGRI, incluyendo redes telemticas y como nombre de dominio e internet, y se condene a la demandada al pago de la indemnizacin de daos y perjuicios sufridos y la publicacin de la sentencia a costa de la infractora. La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nmero 2 de Barcelona el 18 de julio de 2006 , en los autos de procedimiento ordinario nmero 547 de 2005, estim parcialmente la demanda y acuerda: 1. Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la entidad demandante; 2. Condenar a la demandada al cese en el uso del signo VETAGRI como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla; y, 3. Desestimar el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora. La Sentencia dictada por la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona el 12 de diciembre de 2007, en el Rollo nmero 42 de 2007 , desestima el recurso de apelacin de la entidad demandada y confirma la resolucin recurrida. Por la entidad mercantil VETAGRI ALIMENTAR, S.A. se interpuso recurso de casacin , articulado en dos motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala de 15 de septiembre de 2009 . SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se denuncia infraccin del art. 37 de la Ley de Marcas 17/2001 , en el que se establece que "el derecho conferido por la marca no permitir a su titular prohibir a terceros el uso en el trfico econmico, siempre que ese uso se haga conforme a las prcticas leales en materia industrial y comercial: a) de su nombre y de su direccin". En el cuerpo del motivo se alega que la entidad recurrente ha actuado siempre de buena fe, no ha usado su denominacin social para designar productos que comercializa o fabrica para lo cual utiliza sus propias marcas y que, tanto como nombre comercial como por denominacin social, la recurrente se encuentra protegida en cuanto al uso en Espaa de su denominacin social, Vetagri Alimentar S.A., nunca utilizada como marca, siempre de buena fe, y de conformidad con lo que se corresponde con una prctica leal y legtima en materia industrial y comercial que viene a identificar una clara limitacin de los derechos conferidos por los registros del contrario (art. 37 LM ). El motivo debe desestimarse por las razones siguientes. La sentencia recurrida no veda a la demandada el uso de su denominacin social como tal, por lo que devienen irrelevantes las consideraciones al respecto. La afirmacin del motivo de que no usa la denominacin social como marca, es decir, como signo distintivo de los productos que comercializa o fabrica, contradice la apreciacin fctica de la sentencia recurrida, en la que se dice (fundamento segundo) "que los documentos aportados ... muestran bien a las claras que cuando VETAGRI ALIMENTAR S.A. emplea el trmino VETAGRI no lo hace estrictamente como indicador de su denominacin social, sino con el propsito de diferenciar sus productos por su origen empresarial, siendo sta precisamente la principal funcin de la marca; y lo hace adems compatibilizando este uso distintivo con la propias marcas de la demandada (MINERVET, MINERMIX, VITAMIX, VETALAC, MILVET, DENELAC, INTERFOC O PURELITE), mediante el artificio de destacar de forma clara y prevalente el trmino VETAGRI sobre el resto de su denominacin". La alegacin en contrario de dicha argumentacin incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestin. Y, aparte de lo anterior, en cualquier caso, la parte recurrente reconoce que utiliza la denominacin social como nombre comercial por lo que igualmente le sera de aplicacin la doctrina sobre prctica desleal que veda, conforme al art. 37 LM , el uso del nombre ( S. 16 de noviembre de 2010 ). Por todo ello, el motivo decae. TERCERO.- En el enunciado del motivo segundo se alega vulneracin del artculo 8 del Convenio de la Unin de Pars, aadindose en el cuerpo del motivo la denuncia de una inadecuada interpretacin del art. 9.1, d) de la Ley de Marcas . El motivo se desestima. En primer lugar debe sealarse que no se ha planteado en el proceso cuestin alguna ajena al

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Derecho marcario, y dentro de ste tampoco se ha invocado la proteccin que pudiera otorgar el art. 9.1., letra d (en relacin con el 52.1 de la L.M .). En segundo lugar, el Convenio de la Unin de Pars no otorga, ni permite otorgar, una proteccin en Espaa al nombre comercial extranjero superior a la que se otorga al nombre comercial espaol, y as lo viene entendiendo la doctrina jurisprudencial mas reciente y la LM 17/2001. En tercer lugar, la excepcin consistente en que el uso de la denominacin social como nombre comercial no registrado es anterior al registro de la marca confundible no enerva la proteccin que a la marca registrada le otorga la L.M. (arts. 34 y 41. 1 , ap. a), "sin que -como dice la sentencia recurridaquepa esgrimir una prohibicin de registro que nunca ha sido ejercitada ni hecha valer (la demandada incluso retir su solicitud de registro de marca ante el requirimiento de la actora), como medio para enervar una accin de violacin debidamente sustentada, como es el caso". Por todo ello, el motivo decae. CUARTO.- La desestimacin de los motivos conlleva la del recurso de casacin y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas (arts. 398.1 y 394.1 de la LEC). Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaol.

FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de casacin interpuesto por la representacin procesal de la entidad mercantil VETAGRI ALIMENTAR S.A. contra la Sentencia dictada por la Seccin Dcimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 12 de diciembre de 2.007, en el Rollo de apelacin nmero 42 de 2.007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Publquese esta resolucin conforme a derecho y devulvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelacin remitidos, con testimonio de esta resolucin a los efectos procedentes. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rubricados. PUBLICACIN.Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.