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PARTE SUL BREVETTO

Abbiamo detto che la famiglia delle creazioni intellettuali si articola in Opere dell’ingegno (idee
creative nel campo culturale) e Invenzioni (idee creative nel campo della tecnica). Nel primo
ambito rientra la disciplina del diritto d’autore/copyright, nella seconda rientrano:
- Brevetto per invenzioni industriali
- Brevetto per modelli di utilità
- Registrazione per disegni e modelli (artt. 2584-2594 c.c.; c.p.i.)
Quello che l’uomo è in grado di creare come creazione dell’intelletto può quindi ricadere in
questi due ambiti. Tutelano ambiti diversi con discipline diverse. Testi di riferimento per quanto
riguarda la normativa nazionale in materia di brevetto sono alcune norme del Codice civile. Più
articolata e completa è la disciplina che troviamo sul c.p.i. Accanto a queste due forme di tutela
ne troviamo un’altra: quella del segreto commerciale. Se le idee creative nell’ambito tecnico sono
tutelabili tramite brevetto, questa tutela soggiace ad una disciplina e una procedura molto
complessa perché scegliere di brevettare è complesso e richiede assistenza e tempo (può
richiedere anche anni) e denaro (in base anche all’estensione della tutela → quanto vogliamo
tutelare la nostra idea).
Sullo sfondo di queste tutele, in alternativa alla strategia brevettuale c’è quella che ci porta verso
il segreto commerciale. La differenza sta nel fatto che, rispetto al brevetto, il segreto
commerciale si basa su una tutela de facto, che consiste nel mantenere segreta la nostra idea.
Questa è una tutela debole e limitata, uno dei rischi viene associato al fatto che un competitor
potrebbe, in modo indipendente da noi, riuscire a realizzare la stessa idea, e questo chiaramente
distrugge il segreto e il vantaggio economico che ricaviamo da quel segreto. Un secondo rischio
è legato al fatto che il segreto commerciale si espone al rischio che qualcuno lo comunichi,
soprattutto quando operiamo in ambito aziendale è difficile che solo un soggetto sia a
conoscenza di quella informazione. Potrebbe dunque verificarsi una fuga di notizie. Finché
abbiamo il segreto abbiamo il vantaggio connesso all’esclusività dell’informazione.
Una tutela fattuale come quella del segreto non presenta limiti solo sul fronte imprenditoriale,
ma anche a livello collettivo. Questo perché, ad un certo punto, c’è l’esigenza da parte della
società di conoscere e avere libero accesso a quelle idee o informazioni che si vengono a
realizzare in ambito tecnico. Nell’ambito del progresso tecnico scientifico lo stimolo proviene
proprio dalle idee degli altri. Il patrimonio conoscitivo noto, lo stato dell’arte delle idee altrui
diventa anche modo affinché gli altri possano realizzare qualcosa e l’idea nuova rientra nel
patrimonio conoscitivo collettivo per stimolare il progresso tecnico e scientifico.
SVILUPPO CULTURALE E TECNOLOGICO
Compresi i limiti della tutela fattuale, possiamo comprendere perché sia sorta e si sia consolidata
l’esigenza di una tutela più pervasiva e sicura per l’imprenditore e per la collettività: il brevetto.
L’istituto brevettuale ha la funzione di tutelare da un lato l’inventore e garantire lui una serie di
diritti di natura morale, personale e patrimoniale e in particolare un diritto (sempre patrimoniale)
di utilizzo e sfruttamento esclusivo dell’invenzione per un certo periodo di tempo, una sorta di
monopolio legale. A differenza del segreto, col brevetto sono sicuro che per un certo periodo di
tempo posso essere totalmente protetto dal rischio di perdere l’esclusività su quella idea nuova e
sarò l’unico a poter attuare e sfruttare quella idea nuova senza il rischio che qualcun altro possa
realizzare o copiare la stessa mia idea.
Sul fronte della collettività la correzione che fa l’istituto brevettuale è che assicura che, ad un
certo punto (quando cade l’esclusiva sull’invenzione, quando l’inventore non può più vantare un
diritto di esclusiva sull’idea), l’invenzione cada in pubblico dominio. Al termine del periodo
fissato dalla legge quella idea entra nel patrimonio collettivo e viene a far parte del patrimonio
conoscitivo collettivo. Il brevetto è una sorta di patto che si viene a creare tra inventore e
collettività che prevede che l’inventore comunichi alla collettività l’invenzione attraverso il
deposito della domanda di brevetto, in cambio la collettività riconosce all’inventore un diritto di
utilizzo esclusivo di quell’idea per un certo periodo di tempo che, per le invenzioni industriali, è
di 20 anni non prorogabili. Decorsi i 20 anni non c’è rischio che venga meno la conoscenza
perché questa è già stata comunicata al patrimonio collettivo, però cade il diritto di esclusiva.
Perché serve fare questa forma di contratto tra inventore e collettività? Basti pensare ad alcuni
settori della tecnica in cui, per realizzare un composto, servono numerose sperimentazioni e
risorse investite, quindi occorre dare uno stimolo a chi ha la capacità di inventare e sorreggere la
sua capacità inventiva riconoscendogli un vantaggio a fronte di questi sacrifici.
Il sistema brevettuale rimanda sempre all’esigenza di contemperamento di interessi contrapposti
(questo è un principio fondatore anche della disciplina del diritto d’autore). È evidente che
l’interesse dell’imprenditore sia opposto a quello della collettività. Nel contemperare le esigenze
contrapposte la disciplina brevettuale, da un lato, garantisce l’interesse dell’innovatore, che
costituisce proprio lo stimolo dell’attività inventiva, dall’altro l’interesse sociale di poter avere
accesso libero all’idea si fonda proprio sulla durata del diritto di esclusiva e il fatto che questo sia
limitato a 20 anni non prorogabili, al termine dei quali l’idea rientra nella disponibilità e nel
patrimonio conoscitivo collettivo. L’interesse della collettività viene soddisfatto, per 20 anni la
collettività già conosce l’idea ma non la può utilizzare. Si ha una conoscenza con un vincolo per
20 anni, al termine dei quali oltre alla conoscenza la collettività può anche utilizzarla.
Il Legislatore pone dei vincoli rispetto a ciò che può essere tutelato. Non tutte le invenzioni
possono essere tutelate tramite brevetto. Nell’art. 45 c.p.i. vengono introdotti i limiti e i divieti
alla brevettabilità.
ART. 45 C.P.I – OGGETTO DEL BREVETTO
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le ((invenzioni, di ogni settore della
tecnica, che sono nuove e)) che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed
i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo
nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto ((concerne)) scoperte, teorie, piani,
principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di
produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali
l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se
detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti
ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze
o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.))
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui
all'articolo 81-quinquies.))
(Risposte ad alcune domande fatte in aula: Nella domanda di brevetto l’invenzione dovrà essere
adeguatamente descritta. Il diritto di esclusiva riguarda sia la produzione, sia la
commercializzazione, anche se ci sono dei limiti per non bloccare il progresso.)
Ci sono dei vincoli a ciò che può essere brevettato, per ragioni diverse. Il Legislatore ritiene che
determinate idee nuove non siano brevettabili. Ci sono anche delle eccezioni. La logica è analoga
anche nel diritto d’autore. Nel 2019 c’è stata una direttiva che ha introdotto nuove eccezioni,
come quelle sul copyright per finalità di ricerca o di conservazione culturale, ad esempio. Per
ragioni sociali e collettive, ad esempio, può verificarsi una compressione del diritto di esclusiva
dell’innovatore proprio per soddisfare l’interesse collettivo.
Quindi, il brevetto è l’istituto giuridico attraverso cui l’ordinamento assicura all’inventore il
diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per un certo periodo di tempo. Il brevetto
assicura alla collettività l’acquisizione stabile dell’invenzione al patrimonio collettivo. Alla base
del brevetto c’è una logica di rivelazione dell’invenzione (disclosure): l’inventore mette a
disposizione della collettività una descrizione adeguata dell’invenzione nella domanda di
brevetto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO – SISTEMA BREVETTUALE ITALIANO
- Codice della Proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30)
- Codice civile (Artt. 2584-2591)
Parliamo di sistema brevettuale italiano perché ci occuperemo principalmente di questo, ma
esiste anche il brevetto europeo. Esiste la possibilità che venga anche previsto un biglietto
unitario per offrire una tutela più ampia, elemento su cui torneremo in seguito.
Per quanto riguarda il c.c. sono poche norme che offrono un principio di fondo e norme
generali sul brevetto, norme un po’ datate che devono essere interpretate alla luce delle
disposizioni del c.p.i. Il c.p.i. contiene una disciplina generale e una disciplina speciale (ad
esempio invenzioni biotecnologiche, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori), a tutela delle invenzioni che si realizzano in determinati settori. La disciplina
brevettuale nasce e si veste sul settore meccanico, il settore tradizionale del sistema brevettuale.
Successivamente si sono sviluppati anche altri settori facenti parte del campo della tecnica
(chimica, informatica), per i quali si è resa necessaria la tutela fornita dal sistema brevettuale.
Generalmente una maggiore apertura si è avuta in America. L’ordinamento americano ha
sempre manifestato una maggiore apertura nell’accogliere le nuove istanze. Sia l’art. 45 c.p.i.
che l’art. 52 della Convenzione che regola il brevetto europeo sono praticamente uguali e
vediamo che in entrambi si fa riferimento alle invenzioni che oggi sono ricomprese in tutti i
settori della tecnica, per ammettere la tutela del brevetto a tutte le invenzioni non solo
nell’ambito della meccanica ma anche in altri ambiti che hanno manifestato l’esigenza di essere
tutelati. Intorno al settore meccanico si sono presentati presto dei problemi e delle questioni. In
parte si è dato risoluzione in sede giurisprudenziale, in parte ancora sono praticamente gestite
dalla prassi delle commissioni ricorso degli uffici presso i quali si depositano le domande di
brevetti, in parte c’è stata l’esigenza da parte del legislatore di introdurre una normativa ad hoc,
una tutela speciale pensata e costruita su misura in relazione alle esigenze e alle caratteristiche di
alcuni settori. Ad esempio, abbiamo le invenzioni biotecnologiche.
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ DEL BREVETTO (ci torneremo più in là)
Il brevetto nazionale, quello regolato dalla normativa, è un brevetto che assicura all’inventore un
diritto di sfruttamento esclusivo dell’idea nuova, dell’invenzione che l’inventore ha avuto, nel
territorio nazionale. Questo significa che, se è stato realizzato un prodotto nuovo e inventivo e
vogliamo tutelarlo andiamo a depositare una domanda di brevetto nazionale. Tuttavia, se
pensiamo che questo prodotto possa avere mercato anche al di fuori dell’ambito nazionale,
occorrerà ricercare una tutela più ampia e pensare al numero di stati in cui si voglia ottenere il
diritto d’esclusiva. Tutto ciò, ovviamente, non è privo di complicazioni, soprattutto perché ogni
stato ha il suo sistema brevettuale, norme diverse, lingue diverse… questa è una strategia molto
complessa e onerosa. Per questo, la Convenzione di Monaco ha disciplinato il brevetto europeo,
un brevetto che assicura una maggiore semplificazione, anche in termini di risparmio di spesa,
nella procedura di brevettazione. Attraverso il deposito di una singola domanda di brevetto,
questo ci assicura di ottenere una tutela nei paesi firmatari della Convenzione. Sebbene la
domanda sia unica, al termine non abbiamo un titolo unitario o un brevetto unico che ci assicura
tutela nel territorio dell’UE, avremo quanto più un “fascio” di brevetti: tanti brevetti quanti
sono i paesi in cui abbiamo richiesto di ottenere la tutela. Avere un fascio di brevetti, questi
saranno assoggettati alla legislazione del paese di riferimento. Si auspica in un brevetto unico, e
in questo caso si parla anche di brevetto unitario e cioè di ottenere un titolo unico.
Il brevetto oggi è un istituto largamente sviluppato a livello mondiale. In realtà, storicamente
non si è sempre visto favorevolmente l’istituto brevettuale. Se oggi abbiamo pienamente
acquisito l’importanza del sistema brevettuale come stimolo del progresso e della crescita, a
livello storico sono spesso sorti dibattiti sull’applicazione di questi strumenti. Si pensava che il
brevetto fosse uno strumento non necessario e che il segreto commerciale bastasse e fosse
addirittura uno strumento migliore proprio perché può potenzialmente godere di una tutela
perpetua (se siamo bravi a mantenere il segreto), vedendo nel segreto commerciale un istituto
migliore di quello brevettuale. Quando i settori della tecnica hanno iniziato a svilupparsi, si è
invece aperta sempre più la tesi che accoglie favorevolmente l’istituto brevettuale. A livello
storico le teorie giustificatrici del sistema brevettuale erano di natura personalistica (rimando al
software), c’era l’idea che il brevetto assicurasse una tutela all’inventore in termini sia personali
che dal punto di vista del lavoro. Si riteneva che il frutto della capacità creativa fosse meritevole
di tutela perché espressione della personalità dell’inventore e del suo lavoro e del suo sforzo. Ad
oggi, soprattutto nei paesi di Common Law (stampo anglosassone) ma anche nel nostro sistema,
si sta andando verso una teoria giustificatrice puramente di natura utilitarista, che vede nel
brevetto un titolo che assicura un diritto di esclusiva volto a stimolare il progresso e che procura
all’inventore un vantaggio economico.
INVENZIONE
Oggi quasi tutti i paesi del mondo adottano un sistema brevettuale e possiamo dire che, anche
nei paesi meno sviluppati economicamente, troviamo un minimo di regolazione in materia di
brevetti e che rispondono sempre alla logica dei principi fondatori e di contemperamento degli
interessi.
Abbiamo detto che il brevetto tutela le invenzioni, le idee nuove in ambito tecnico. La
normativa non offre una definizione puntuale del concetto di invenzione, tuttavia:
Art. 2585.
(Oggetto del brevetto).
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione
industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno
strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia
immediati risultati industriali.
“l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia
immediati risultati industriali”.
Troviamo i primi due requisiti:
- Novità
- Industrialità
L’articolo 2585 va letto alla luce dell’art. 45 c.p.i. comma 1, dove troviamo gli stessi principi di
novità e industrialità → 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le ((invenzioni,
di ogni settore della tecnica, che sono nuove e)) che implicano un'attivita' inventiva e sono
atte ad avere un'applicazione industriale.
Si parla anche di attività inventiva, quindi l’art. 45 aggiunge il terzo requisito di brevettabilità,
ovvero quello dell’attività inventiva. Il quarto requisito è quello della liceità.
Dunque, i requisiti della brevettabilità sono:
- Novità
- Industrialità
- Attività inventiva
- Liceità
Art. 45 → sostanzialmente nell’impianto normativo manca una definizione di invenzione. Però
le due normative ci consentono di ricostruire il perimetro della brevettabilità e i relativi requisiti.
Dopo il primo comma in cui vediamo i requisiti di brevettabilità, definisce l’invenzione in modo
negativo, dicendoci cosa NON possiamo brevettare ed è escluso dall’area della brevettabilità.
Art. 2585 → definisce le invenzioni dandone un’esemplificazione.
La definizione di invenzione manca volutamente. Quando parliamo di invenzione parliamo di
un concetto che fa riferimento al campo tecnico e tecnologico che è in continuo divenire. Il
concetto deve saper raccogliere al suo interno le idee nuove in un dato contesto sociale e
tecnologico, che cambia nel tempo, motivo per cui il Legislatore non ha dato una vera e propria
definizione. L’invenzione è opportunamente e volutamente un dato aperto ed elastico che deve
essere in grado di accogliere al suo interno le invenzioni in quel determinato contesto e le nuove
necessità e istanze di tutela che possono sorgere. A livello interpretativo-dottrinale, tuttavia, una
sorta di definizione si è delineata, vedendo l’invenzione come una “soluzione originale di un
problema tecnico”. Originale implica attività inventiva, il problema tecnico fa riferimento
all’industrialità. Questa nozione consolidata di invenzione implica una differenza importante
quando si parla di brevetto tra ciò che rientra nel campo della scienza e ciò che rientra nel
campo della tecnica. In relazione a questi due ambiti, che pur possono essere fortemente
interconnessi, nell’ambito tecnico è necessario il passaggio in più della “pratica”, di una funzione
pratica nell’ambito della tecnica, che nel campo della scienza non è necessario.
Siamo nell’ambito brevettuale quando riusciamo a trovare un utilizzo, un’applicabilità concreta,
pratica e funzionale alla nostra idea. Ai fini della brevettabilità e al fine di valutare se
quell’invenzione può essere brevettata è sempre importante comprendere se per
quell’invenzione è previsto un utilizzo e un’utilità tecnico, escludendo quelle idee che, seppur
nuove, non prevedono un utilizzo. Ad esempio, nel settore meccanico c’è una stretta
correlazione tra l’invenzione e la sua funzionalità. Se abbiamo uno strumento che ricade
nell’ambito tecnico, dalla descrizione dello strumento si può ricavare facilmente la sua funzione
e la sua utilità. Tuttavia, non in tutti i settori è così facile fare questa correlazione, come nel
settore chimico-farmaceutico. Nell’ambito del brevetto, dunque, deve essere adeguatamente
descritto l’uso che possiamo fare di quella invenzione, in assenza dell’uso mancherebbe il
carattere tecnico che rende la brevettabilità infattibile.
ART. 45
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed
i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
Per il Legislatore questi elementi non prevedono un’applicabilità tecnica e quindi vengono
esclusi dall’ipotesi di invenzione. Rimangono confinati in idee astratte. Le teorie scientifiche
sono dei metodi di spiegazione della realtà, confinate sul piano astratto, così come i metodi
matematici restano confinati sul piano dell’applicabilità mentale (?). Se abbiamo realizzato un
nuovo software, ad esempio, in via generale c’è un divieto di brevettabilità.
Queste ipotesi trovano un certo ristoro nel comma 3 del presente articolo:
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo
nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto ((concerne)) scoperte, teorie, piani,
principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
Il comma 3 corregge il tiro sull’esclusione fatta nel comma 2, dicendo che quanto elencato nel
comma 2 risulta essere escluso solo se riguarda “scoperte, teorie, piani, principi, metodi,
programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali”, uno di questi elementi
considerati in quanto tali. Se uno di questi metodi prevede un utilizzo pratico allora si salva
dall’esclusione e rientra nell’area della brevettabilità. Il principio scientifico in quanto tale è
escluso dalla brevettabilità, ma se questo principio ha una determinata applicabilità tecnica e
utilità pratica allora può essere brevettato (principio che si ritrova anche nell’art.2585)
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di
produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali
l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se
detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
Qui cambia la ragione che sottende l’esclusione. Qui l’esclusione risponde ad una scelta di
politica legislativa e alla necessità di tutelare determinati interessi. In questo caso l’esclusione
risponde all’esigenza di impedire che si possa creare un’esclusività o monopolio legale su
un’invenzione in ambito chirurgico e diagnostico considerata l’estrema importanza che queste
invenzioni hanno sulle vite umane e che pertanto meritano di essere lasciati nel pubblico
dominio. Qui vediamo come il Legislatore al fine di soddisfare l’interesse collettivo alla salute.
Non possiamo sottoporre a brevetto aspetti riguardanti la vita umana o la salute. Anche in
relazione a quanto detto prima con l’esclusione del comma 2 c’è un interesse collettivo
sottostante che consiste nel lasciare a disposizione della collettività invenzioni che consentano il
progresso. Il rischio è che si possa bloccare l’attività inventiva, perché tutto ciò che serve per
inventare sarebbe coperto dal brevetto, mentre in alcuni casi occorre una base collettiva per
consentire il progresso.
Il metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico è indispensabile per la salute. Le attività
chirurgiche sono attività di intervento sul corpo umano o animale. La giustificazione della non
brevettabilità (credo) risiede nel fatto che spesso le implicazioni nel mondo animale possono
essere riportate o applicate anche nell’ambito umano, anche per questioni di tutela della vita
animale e umana.
Non sono comprese nell’esclusione i metodi svolti sui corpi senza vita (caso della medicina
legale). Sono brevettabili i prodotti, in particolare le sostanze o le miscele di sostanze
(composizioni), per l’attuazione di uno dei metodi nominati (es. protesi…).

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti


ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze
o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.))
Qui c’è un’ulteriore correzione operata dal Legislatore. Sono brevettabili, infatti, le sostanze o
le miscele di sostanze (composizioni) uno strumento applicato per far funzionare un metodo.
L’idea di fondo è che il metodo chirurgico terapeutico o diagnostico IN QUANTO TALI non
sono brevettabili, ma gli strumenti utilizzati per applicare quella metodologia sì. Questo spiega
anche perché si possono brevettare i vaccini. Queste esclusioni rispondo all’esigenza di tutela
della salute dell’uomo e dei diritti degli animali. L’art. 45 esclude dalla brevettabilità le varietà
vegetabili e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di
animali o vegetali, tuttavia sono brevettabili i procedimenti microbiologoci e i prodotti ottenuti
mediante tali procedimenti (es. un procedimento di fermentazione, il prodotto per loro tramite
realizzato, come un vaccino)
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo
81-quinquies
Un’ultima esclusione: qui l’esigenza non è più la tutela delle idee astratte o di tutela della vita
dell’uomo e dell’animale, ma l’esclusione sorge dall’esigenza di escludere dalla tutela invenzione
che fanno sorgere questioni di tipo etico-morale. Non possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81 quinquies c.p.i.:
a) Il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo,
nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza
o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente;
b) Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine
pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone
e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità (…)
c) Una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre
una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione
di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale (fini pratici
utili al raggiungimento di uno scopo, come ad esempio la realizzazione di kit diagnostici e
vaccini)
È comunque escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule
embrionali umane.
04/05/2021

Abbiamo capito cosa non può essere brevettato e che il sistema brevettuale ha la funzione di
tutelare l’invenzione. Ora cerchiamo di capire cosa può essere tutelato tramite brevetto, quali
tipologie di brevetto rientrano nell’invenzione industriale. Nell’ambito del brevetto per
innovazione industriale abbiamo brevetto per prodotto o per procedimento industriale che si
può ricavare dall’art. 66 c.p.i. a seconda della tipologia cambia l’estensione della tutela che viene
offerta. Chiaramente quando parliamo del brevetto di un prodotto l’invenzione può riguardare
un prodotto, un composto chimico... quando invece parliamo di un procedimento in questo
caso col brevetto si sta tutelando il processo, la tecnica, il procedimento adoperato per utilizzare
un prodotto, che può anche essere già noto. Sia il prodotto che procedimento devono soddisfare
tutti i requisiti di brevettabilità.
Un’altra classificazione che può essere fatta in termini di tipologia di brevettazione riguarda le
invenzioni derivate:
- Invenzioni di combinazione → si combinano più elementi, informazioni, esperienze
per generare un output che soddisfi i requisiti di brevettabilità
- Invenzioni di perfezionamento → invenzioni che partono da un’invenzione precedente
già nota per apportare una miglioria. È qualcosa già presente nello stato dell’arte e già
conosciuto
- Invenzioni di traslazione→ l’invenzione consta nell’applicare quella conoscenza in un
settore per un utilizzo completamente diverso. Quando si individua un uso di quella
invenzione diverso rispetto all’uso per il quale quell’invenzione era stata realizzata.
Derivate nel senso che in un certo senso ci si basa su un’invenzione precedente. Le prime due
rientrano anche nella classificazione di invenzioni dipendenti, perché serve il consenso per
l’attuazione. Questo vuol dire che nel caso in cui una delle due invenzioni prevede ai fini
dell’attuazione dell’invenzione l’utilizzo dell’invenzione di altri coperta da brevetto il consenso
del terzo titolare del brevetto. Una cosa è il brevetto e il diritto ad esso associato, un’altra cosa è
il diritto di attuare l’invenzione. Se realizzo una invenzione di perfezionamento o combinazione,
posso sicuramente depositare la domanda di brevetto e brevettare l’invenzione a condizione che
la miglioria risponda ai requisiti di brevettabilità, se però poi la voglio sfruttare e attuare (ad
esempio produrre un prodotto) economicamente, devo avere il consenso del titolare del
brevetto dell’invenzione precedente sulla quale la mia si basa. Se questo titolare non dà il
consenso all’attuazione, l’inventore che ha realizzato una di quelle due invenzioni può ricorrere
ad una licenza obbligatoria che viene rilasciata qualora l’inventore dell’invenzione precedente
non fosse, appunto, disposto in via negoziale a concedere l’attuazione.
REQUISITI DI BREVETTABILITA’
- Industrialità
- Novità
- Originalità
- Liceità

Questi requisiti valgono per tutte le invenzioni industriali che si vogliano brevettare.
L’industrialità è implicita nella stessa definizione di invenzione. Quando l’oggetto può essere
fabbricato si fa riferimento all’invenzione di prodotto, quando si parla di utilizzabilità si fa
riferimento alle invenzioni di procedimento. Entrambi i tipi di invenzioni devono dunque
rispettare il requisito di industrialità. Non soddisfa il requisito dell’industrialità quell’invenzione
che si pone solo astrattamente la capacità di avere un’applicazione industriale, ma non
concretamente.
Diverso e più articolato è il requisito della novità. Qui si tratta di ciò che è contenuto e
compreso nello stato della tecnica, il sapere o patrimonio conoscitivo di un determinato settore.
Per poter essere brevettato, il prodotto in questione non deve essere compreso in quel
patrimonio conoscitivo, in ciò che è già noto ai terzi. Questo requisito risponde alla logica del
sistema brevettuale secondo cui il brevetto è un contratto che si crea tra la collettività e
l’inventore, dove la collettività riconosce all’inventore un diritto di esclusiva per 20 anni. La
collettività è disposta a fornire questo diritto solo di fronte a qualcosa che ancora non ha. Si
deve trattare, dunque, di conoscenze non comprese nello stato della tecnica.
I requisiti di novità e originalità sono molto simili, tuttavia la novità specifica che
quell’invenzione non deve essere conosciuta, non compresa nello stato della tecnica, il requisito
dell’originalità, invece, riguarda il fatto che l’invenzione oltre che non essere nota ai terzi deve
presentare anche un carattere inventivo particolarmente rilevante, il gradiente di attività
inventiva richiesta per tutelare l’invenzione.
Ci sono dei fatti che fanno venir meno il requisito della novità.

Chi prima deposita la domanda di brevetto in relazione ad un’invenzione distrugge la novità per
quello che la presenta dopo (anteriorità). Quando si deposita la domanda di brevetto, questa
rimane segreta e depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per 18 mesi, solo al
termine dei 18 mesi l’Ufficio provvede a pubblicare la domanda e renderne noto il contenuto,
ovvero l’invenzione. Sembra evidente che la nostra invenzione entra nella collettività nel
momento in cui viene pubblicata la domanda, in realtà sono considerati fatti distruttivi della
novità, per quanto riguarda il brevetto nazionale ed europeo, anche le domande che sono state
depositate non ancora pubblicate. Vale il principio che chi per primo deposita la domanda di
brevetto acquista il diritto di priorità sul diritto di esclusiva rispetto a chi è arrivato dopo sia
rispetto a chi l’aveva realizzata prima senza depositare la domanda di brevetto a condizione che
non sia stato distrutto il requisito della novità. Il legislatore considera distruttivo della novità
anche il deposito della domanda di brevetto ancora segreto per evitare che più soggetti
depositino domanda di brevetto per la stessa invenzione perché deve essere solo il primo che
deposita ad avere il diritto di esclusiva, chi viene dopo viene escluso perché la sua invenzione
non risponde al requisito della novità. Può accadere che in relazione all’invenzione per la quale
deposito la domanda di brevetto potrebbe essere già stata conosciuta e utilizzata da altri. Questo
non porta automaticamente a distruggere il requisito della novità, questo succede se in ipotesi di
pre uso purchè chi ne ha fatto pre uso non abbia distrutto la novità. Il pre uso è un’ipotesi che
restringe il diritto di esclusiva perché chi in questo caso ottiene il brevetto dovrà consentire
comunque a chi ne ha fatto pre uso di continuare a farne utilizzo nei limiti del pre uso.
La predivulgazione è l’altro fatto distruttivo della novità che consiste nella divulgazione a terzi
dell’invenzione prima del deposito della domanda di brevetto (in modo volontario o
involontario che comunichi il contenuto dell’invenzione). Questo perché occorre mantenere il
segreto sull’invenzione fino al momento del deposito della domanda di brevetto. La segretezza
deve essere il più possibile assoluta perché altrimenti qualsiasi soggetto che venga a conoscenza
dell’informazione possa divulgarla. In alcuni casi è estremamente necessaria la comunicazione
dell’invenzione, come in azienda. Accade di frequente che siano chiamati in caso i lavoratori e i
collaboratori esterni. Se abbiamo un cliente che commissiona un prodotto per ultimarlo può
servire mostrargli il cuore dell’invenzione. Qui accade che l’inventore deve tutelare la propria
invenzione. Con riguardo ai dipendenti c’è già una norma nel c.c. che disciplina l’obbligo di
fedeltà del dipendente. È importante stipulare contratti di riservatezza con coloro che vengono
in contatto con l’invenzione, perché il rischio è di perdere la novità e la tutela dell’invenzione
tramite brevetto, almeno fino al momento del deposito della domanda di brevetto. La perdita
della segretezza comporta un danno importante proporzionale all’entità dell’innovazione. Prima
del deposito della domanda di brevetto, quindi, non si possono scrivere articoli scientifici, fare
convegni, effettuare presentazioni orali o fisiche del prodotto…
C’è un solo caso di eccezione in cui la predivulgazione non è distruttiva della novità, anche se
nella pratica non ha trovato applicazione, e avviene nel caso in cui si provveda a depositare la
domanda di brevetto entro 6 mesi dalla divulgazione e quando questa sia stata fatta in modo
abusivo, a danno dell’inventore.
Come si fa l’esame della novità? Considerando se c’è una totale coincidenza tra l’invenzione e
una delle anteriorità. Se c’è questa coincidenza totale con le anteriorità si considera, appunto,
non nuova l’invenzione.
ATTIVITA’ INVENTIVA O ORIGINALITA’

Vediamo come anche nella formulazione è simile al requisito della novità. In realtà sono due
cose completamente diverse perché qui il requisito dell’attività inventiva presuppone di valutare
il gradiente di originalità dell’invenzione e valutare se per una persona esperta del ramo questa
risulti evidente dallo stato della tecnica. Qualsiasi settore in modo fisiologico è contrassegnato
costantemente da piccoli progressi che derivano dall’esperienza, dall’operatività. Questo si può
chiamare progresso di routine. Queste non sono considerate invenzioni brevettabili, lo sono
solo in virtù di un determinato gradiente di originalità, deve essere qualcosa in più per essere
meritevole di esclusiva. Rispetto a quello che è il patrimonio conoscitivo a disposizione si deve
differenziare in base proprio all’originalità rispetto ai progressi di routine.
Come si fa il giudizio di originalità?

Dobbiamo valutare se l’esperto sarebbe o meno arrivato alla nostra stessa soluzione alla luce del
patrimonio conoscitivo, in quel caso quell’invenzione non è originale, non implica attività
inventiva e non è brevettabile.
05/05/21
È difficile che all’esame ci venga chiesto quali siano i requisiti del brevetto, è più facile che ne
chiedano uno.
Abbiamo detto che il giudizio di originalità si fa attraverso i 3 step di cui sopra. Per valutare se la
nostra invenzione implica un miglioramento significativo nello stato della tecnica, il valutatore
deve attenersi nella valutazione e nel giudizio ad elementi oggettivi, che siano quanto più
ancorati a dati fattuali che ci consentono di esaminare se quell’invenzione è più o meno
originale. Ci sono indizi di evidenza e di non evidenza per il valutatore.
Chiedere appunti su indizi di evidenza e problem… approach.
Una volta individuate le anteriorità più prossime alla nostra invenzione si deve valutare qual è il
problema tecnico che vogliamo risolvere attraverso l’invenzione, a quel punto l’esaminatore
ponendosi nell’ottica di esperto del settore deve considerare se il soggetto avrebbe realizzato
quel prodotto/procedimento che abbiamo realizzato noi.
LICEITA’

Questo requisito ha un peso abbastanza marginale perché l’attuazione di un’invenzione non può
essere considerata (continuo art. 50) cioè che il fatto di brevettare e depositare un brevetto in
relazione ad un’invenzione non implica automaticamente la possibilità di attuarla perché
l’attuazione dell’invenzione potrebbe essere regolata da norme esterne all’istituto brevettuale.
Passiamo ad analizzare il procedimento che si deve seguire per arrivare eventualmente al rilascio
del brevetto. Il diritto di utilizzare e sfruttare l’invenzione in modo esclusivo che sottende la
logica brevettuale deriva dal rilascio del brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il decorso del termine (20 anni) parte dalla data di deposito della domanda e non dal rilascio del
brevetto. L’art. 53 dice che gli effetti del brevetto decorrono dal momento in cui la domanda
viene resa accessibile al pubblico, dopo quei 18 mesi quando la domanda verrà resa nota al
pubblico. La decorrenza dei 20 anni e il decorso della tutela partono da un momento diverso
rispetto a quando decorrono gli effetti del brevetto. La data di deposito della domanda di
brevetto risolve le posizioni dei vari inventori perché vige il principio che chi prima deposita
presso l’Ufficio la domanda di brevetto acquisisce il diritto di esclusiva, diritto acquisito sia
rispetto a chi successivamente al deposito della sua domanda dovesse realizzare la stessa
invenzione, sia nei confronti di coloro avessero prima del deposito della domanda di brevetto
quell’invenzione senza brevettarla, salvo che non sia stata distrutta la novità (caso tipico del pre
uso – dal pre uso non deve derivare la distruzione della novità).
La domanda di brevetto deve avere ad oggetto una sola invenzione:

Il principio dell’unità dell’invenzione vige per due ragioni:


- Di natura procedurale: il fatto di avere una sola invenzione rende più agevole la
valutazione e il confronto con le anteriorità da parte dell’esaminatore. Sicuramente
diventa più semplice fare il confronto con le anteriorità con una sola invenzione.
- Di natura fiscale: il brevetto è uno strumento di tutela dell’invenzione costoso e tra i vari
costi ci sono anche quelli relativi alle tasse di brevetto, che devono essere corrisposte per
ogni invenzione.
In alcuni casi e settori risulta difficile fare una distinzione netta in merito a quello che è
contenuto all’interno della domanda ed è difficile capire se in una sola domanda si tratta di
un’invenzione unica o meno, proprio per la complessità del prodotto che talvolta si va a
brevettare. Ci si chiede cosa succede nel caso in cui l’Ufficio dovesse invitare l’inventore ad
individuare quale invenzione far proseguire nel procedimento e quali eliminare al fine di
presentare altre domande, se l’inventore non risponde si presume che si prosegua con la
valutazione in relazione all’invenzione che, a livello logico, ha una priorità rispetto alle altre.

Nella domanda di brevetto occorre indicare in modo molto diretto e sintetico l’invenzione,
descriverla, indicarne l’uso (non solo ai fini della brevettabilità ma anche ai fini di definizione
degli ambiti di tutela→ ottengo una tutela in base a quanto descritto nella domanda di brevetto,
dunque è un momento cruciale). Devo comunicare al pubblico e alla collettività e in relazione a
quello che comunico ottengo una tutela. Non posso vantare una tutela in relazione ad usi e
funzioni non descritti nella domanda di brevetto. Anche per evitare la nullità del brevetto
l’invenzione deve essere adeguatamente descritta nella domanda del brevetto. Gli elementi che
deve contenere la domanda sono: l’indicazione dell’inventore, una descrizione sufficientemente
chiara dell’invenzione affinché una persona esperta del ramo la possa attuare, indicare i disegni
necessari, indicare le rivendicazioni. Le rivendicazioni sono una parte fondamentale perché con
queste si indica in modo specifico le caratteristiche tecniche dell’invenzione sulle quali si vuole
ottenere la tutela brevettuale, sono il cuore dell’invenzione.
La procedura di brevetto merita l’assistenza di un soggetto professionista perché bastano piccoli
errori per compromettere la procedura. Quando si deposita la domanda l’Ufficio effettua un
controllo di regolarità della documentazione depositata, a quel punto la domanda resta
depositata presso l’ufficio per 18 mesi, durante i quali rimane pressoché segreta. È possibile
richiedere la pubblicazione anticipata e in quel caso si riduce a 90 giorni. Questo differimento di
18 mesi dal momento del deposito al momento in cui viene resa disponibile al pubblico è
dovuto in parte al fatto che serve del tempo per effettuare le valutazioni dell’esperto e dei
requisiti. Durante i 18 mesi, dal 2008, nel caso di brevetti nazionali italiani, l’ufficio competente
si avvale della collaborazione del European patent office che redige un rapporto di ricerca in cui
vengono individuate tutte le anteriorità riferite a quell’invenzione. L’inventore potrà avere
conoscenza di tale rapporto di ricerca ed eventualmente fare delle integrazioni, ma la valutazione
dei requisiti e dell’opportunità di brevettare viene effettuata dall’ufficio italiano brevetti e marchi
viene comunque fatta dopo i 18 mesi. Nell’ambito della ricerca delle anteriorità ci sono vari
database disponibili per la ricerca, uno di questi è disponibile proprio presso l’European p.o.
Il fatto che l’esame comincia dopo i 18 mesi può essere legato al fatto che questo periodo va a
favore dell’inventore, la ragione del differimento risiede dunque nel fatto che l’inventore ha
spesso fretta di depositare la domanda di brevetto. Non è tanto il fatto di non avere chiara
l’invenzione, ma dalla fretta di depositare la domanda di brevetto per accaparrarsi il diritto di
esclusiva potrebbe accadere che si arrivi a realizzare, ad esempio, un composto chimico
particolarmente inventivo e originale meritevole di protezione, ma non si conosce ancora la
funzione che quel prodotto può rivestire. Le modifiche da apportare in seguito sono relative
soprattutto alle funzioni. Intanto deposito, poi ho a disposizione 18 mesi per individuare una
funzione o un’applicazione industriale a quel trovato. Se dopo 18 mesi mi rendo conto di non
riuscire a soddisfare il requisito dell’industrialità non procedo nell’iter brevettuale. Durante la
fase e l’iter brevettuale, l’inventore può modificare o integrare la domanda anche in relazione del
rapporto di ricerca dell’e.p.o., ma è importante non modificare la domanda oltre il contenuto
dell’oggetto presentato nella domanda iniziale, pena la nullità del brevetto.
Decorsi i 18 mesi, laddove l’inventore decidesse di procedere con l’iter brevettuale, viene resa
nota la domanda ai terzi e si ha la conoscenza di questi dell’invenzione e iniziano a decorrere gli
effetti del brevetto e l’Ufficio inizia la valutazione e l’esame dei requisiti di brevettabilità veri e
propri e decide se rilasciare o meno il brevetto. Se il brevetto viene rilasciato ne verrà data
pubblicità del bollettino, se viene rigettato l’inventore può fare ricorso ad una Commissione che,
se lo accoglie, darà ordine all’Ufficio di rilasciare il brevetto. Una procedura piuttosto simile vige
anche per il brevetto europeo. Tutto questo processo per il brevetto nazionale dura circa 2-3
anni, per quello europeo 4-5 anni. La durata del brevetto, i 20 anni decorrono dalla data di
deposito della domanda, mentre gli effetti e il diritto di esclusiva decorrono dalla pubblicazione,
quindi dopo 18 mesi dalla data di deposito. La disposizione del decorso dei 20 anni a partire dal
deposito erode il tempo complessivo di durata della tutela a favore dell’inventore, una parte di
tutela viene dunque persa e ciò va a discapito dell’inventore comprimendo la durata complessiva
della tutela, ma di ciò si tiene conto soprattutto in relazione a quei prodotti per i quali dal
momento del deposito alla commercializzazione può passare un tempo considerevolmente
ampio (esempio farmaci). I diritti esclusivi rilasciati tramite brevetto nazionale sono limitati al
territorio nazionale. Se ritengo che necessiti di una tutela ulteriore allora devo valutare altre

strategie.
Il diritto consiste nel fatto di rivendicare la paternità dell’invenzione e far sì che il proprio nome
compaia nel brevetto e anche si esplica nel diritto di agire in giudizio per fare accertare la
paternità dell’invenzione e che sono effettivamente l’inventore. È un diritto non patrimoniale,
inalienabile e intrasmissibile, personale e morale. Sempre un diritto che nasce per il solo fatto
dell’invenzione è il diritto al rilascio del brevetto. Diverso è il diritto esclusivo ad utilizzare
l’invenzione, che non nasce per il solo fatto di aver fatto qualcosa di inventivo, questo è
connesso e dipende dalla concessione del brevetto. Il diritto di utilizzare l’invenzione va letto
con un’accezione negativa e va letto nell’ottica di impedire ad altri di utilizzare l’invenzione nel
territorio dello Stato.
Nell’ambito del diritto esclusivo ad utilizzare l’invenzione vediamo nel dettaglio.
Non possiamo dire che un brevetto di prodotto ci garantisce un diritto di esclusiva in relazione
all’utilizzo di quel prodotto, anche perché non possiamo riconoscere all’inventore un diritto di
esclusiva per una cosa che non ha inventato (?). nella domanda di brevetto devo indicare l’uso
del prodotto e l’esclusiva sarà fatta in relazione a quello. Se ha altri usi che non si è riusciti a
rilevare non si può estendere la tutela. Se avessi un diritto di esclusiva su tutti gli usi, anche su
quelli non rivendicati, impedirei ai terzi di utilizzare il prodotto in relazione ai diversi usi, ma
occorre fare un passo in più. Abbiamo parlato di invenzioni di traslazione, queste in questa
eventualità non avrebbero occasione di esistere.
Nel caso del procedimento l’invenzione riguarda la procedura e si potrebbe avere al contempo
un’invenzione di prodotto e procedimento, in questo caso occorre depositare una domanda per
entrambi. Chiunque ottenga un brevetto sul procedimento può tutelare anche i prodotti
direttamente ottenuti con quel procedimento. È difficile capire il procedimento realizzato in
relazione al prodotto. Se abbiamo un prodotto dobbiamo provare che questo è stato ottenuto
esattamente con quel procedimento (caso della contraffazione [?]) ma dobbiamo valutare il
procedimento che il terzo ha utilizzato per realizzare il prodotto e valutare se è uguale o
equivalente al nostro. Non possiamo, tuttavia, accedere all’azienda del concorrente per verificare
ciò, per questo l’art. 67 del c.p.i. prende atto di tale difficoltà e introduce una presunzione
relativa dicendo che nel caso di brevetto di procedimento ogni prodotto identico ottenuto
mediante procedimento brevettato si ipotizza identico (?).
Per quanto riguarda il limite temporale del brevetto, come prima accennato, dobbiamo tener
presente che, per determinati prodotti, il decorso a partire dal deposito è limitativo perché, come
nell’esempio dei farmaci, il tempo che passa dal deposito della domanda all’autorizzazione alla
commercializzazione può essere lungo e viene in questo modo eroso il tempo a disposizione e
coperto dalla tutela e pur avendo il brevetto non posso trarne un diritto esclusivo. Questo è un
problema di cui il Legislatore tiene conto soprattutto per i farmaci e i fotosanitari (tutti i prodotti
utilizzati per conservare i vegetali) tenendo conto del problema legato a questo intervallo
temporale. In questo caso la durata del brevetto si può estendere oltre i 20 anni e si ha un
prolungamento della vita normale del brevetto, ma non oltre i 5 anni e tenendo conto del ritardo
nella commercializzazione del prodotto. La logica è simile per farmaci e fotosanitari
Fino ad ora abbiamo sempre implicitamente considerato che il diritto di essere considerato
autore dell’opera e il diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione siano in capo allo stesso
soggetto, per cui lo stesso soggetto vanta contemporaneamente diritti morali e patrimoniali.
Questo non vale più nell’ambito delle invenzioni nel rapporto di lavoro. Questi sono anche casi
molto frequenti perché le invenzioni vengono spesso realizzate in laboratori di ricerca da parte
di soggetti che nell’ambito della loro attività potrebbero realizzarle. In questo caso l’inventore è
il lavoratore e può accadere, in relazione al tipo di invenzione, che questo non sia destinatario di
diritti di esclusiva. La norma pone l’attribuzione dei diritti patrimoniali ad un soggetto diverso
dall’inventore perché potrebbe succedere che il lavoratore, consapevole del fatto che i diritti
patrimoniali potrebbero essere riconosciuti al datore di lavoro, ponga fine al rapporto di lavoro
per avere diritti patrimoniali sull’invenzione. Il lavoratore può dimostrare che se presenta
domanda di brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro l’invenzione sia
indipendente. Il datore di lavoro punterà a dimostrare che invece questa sia stata realizzata
nell’ambito del rapporto di lavoro. Le più frequenti sono le invenzioni di servizio e le invenzioni
d’azienda.
Per quanto riguarda l’invenzione di servizio, l’attività inventiva deve rientrare nell’oggetto del
contratto di lavoro in relazione alla quale il lavoratore percepisce una retribuzione
corrispondente. Se il lavoratore realizza un’invenzione con i requisiti di brevettabilità, i diritti
morali sono in capo al lavoratore mentre i diritti esclusivi sono del datore di lavoro. La logica
risiede nel fatto che il datore di lavoro ha pagato quell’invenzione, fornito ambiente e strumenti
di lavoro, riconoscendo al lavoratore una specifica retribuzione e quindi ha il diritto di sfruttare i
frutti di tale attività inventiva tramite il diritto al rilascio del brevetto e altri diritti connessi.
Le invenzioni d’azienda differiscono dalle prime perché l’invenzione svolta dal lavoratore non
rientra nell’oggetto del contratto di lavoro o nelle mansioni del lavoratore e non c’è la specifica
retribuzione per l’attività svolta, ma il lavoratore ha diritto ad un equo premio proprio perché
l’attività inventiva non era oggetto di contratto e di retribuzione. Nella determinazione dell’equo
premio viene frequentemente utilizzata la formula tedesca, un criterio di formulazione del
premio al lavoratore che ha realizzato l’invenzione che quantifica il premio e il valore
dell’invenzione (che si può definire sulla base del prezzo che l’azienda dovrebbe supportare per
pagare una licenza esterna per l’invenzione) e sul valore dell’invenzione si applicano dei fattori
% che tengano conto di alcuni effetti, come l’autonomia del lavoratore nell’affrontare il
problema che ha condotto all’invenzione, il contributo dell’impresa nella realizzazione
dell’invenzione, la retribuzione e il ruolo del lavoratore in azienda… questo fattore percentuale
si applicherà al valore dell’invenzione in vista dell’applicazione dell’equo premio. Tuttavia, la
limitazione risiede nella possibilità di riconoscere al lavoratore un equo premio ex ante. Non si
considera, infatti, il successo commerciale che quel prodotto potrebbe avere sul mercato. In
linea generale, c’è una propensione al ricorso alle invenzioni d’azienda proprio per il ricorso
all’equo premio e perché tutela maggiormente la posizione debole del lavoratore, tenendo conto
effettivamente del contributo di quest’ultimo della realizzazione dell’invenzione.
L’invenzione occasionale è un caso marginale e, in questo caso, l’invenzione non ha alcun tipo di
rapporto con l’attività svolta dal lavoratore dipendente. In questa ipotesi, il diritto al rilascio del
brevetto e il diritto esclusivo spetteranno al lavoratore e il datore di lavoro avrà una sorta di
diritto di prelazione in caso di acquisto del brevetto e concessione della licenza. Cambia
totalmente la disciplina se le invenzioni sono realizzate da ricercatori che operano nelle
università e negli enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.).
11/05/2021
Il primo aspetto da considerare è che il brevetto può essere chiaramente sia il diritto al rilascio
sia i diritti nascenti dal brevetto, completamente cedibili.

Con la licenza il titolare dell’invenzione consente ad uno o più soggetti a sfruttare


economicamente l’invenzione. L’inventore diventa il licenziante e concede al licenziatario la
possibilità di sfruttare l’invenzione brevettata senza spogliarsi della paternità. Nel caso di
contratti di licenza esclusiva, il titolare del brevetto si spoglia del potere di concedere la licenza
ad altri soggetti, concede la possibilità di attuare l’invenzione solo ad un soggetto e nemmeno lui
potrà attuarla. La licenza consente di soddisfare anche un interesse collettivo perché consente ad
altre imprese di sfruttare la tecnologia brevettata prima di dover attendere il decorso dei 20 anni
della durata del brevetto e si può riconoscere ad un terzo licenziante la possibilità di sfruttare
l’invenzione. Questo anche per ridurre la concentrazione attorno all’inventore, che si spoglierà
del diritto di esclusiva (che così si comprime) in favore di un terzo. La compressione del diritto
di esclusiva da parte dell’inventore verrà ricompensata attraverso il pagamento di canoni da parte
del licenziatario, calcolato sulla base di diversi parametri, che hanno l’obiettivo di remunerare il
sacrificio connesso alla perdita dell’esclusiva. La licenza è importante non solo sul fronte delle
imprese, ma anche per lo stesso titolare dell’invenzione perché non solo consente di
monetizzare il valore dell’invenzione, ma è anche un’importante e rilevante strategia d’impresa
perché consente, ad esempio, di commercializzare l’invenzione e renderla presente in alcune
parti del mercato che, senza l’appoggio di queste imprese, non si sarebbero conquistate e
l’invenzione non si sarebbe conosciuta.
La licenza che viene concessa dal titolare dell’invenzione e del brevetto si chiama licenza
negoziale.
A fianco a questa abbiamo la licenza obbligatoria, impiegata per correggere situazioni di
possibile abuso da parte del titolare del brevetto, situazioni in cui il titolare del brevetto non
vuole concedere la licenza. È uno strumento che imprime una limitazione consistente
all’esclusiva del titolare del brevetto perché lo si obbliga a spogliarsi del diritto di esclusiva in
favore di un terzo. La norma dice che in caso di mancata o insufficiente attuazione
dell’invenzione brevettata, se dura oltre un triennio dalla data di rilascio del brevetto, si può dare
luogo alla licenza obbligatoria. La ratio è evitare che vengano sottoposte ad una situazione di
monopolio legale invenzioni che poi non vengono sfruttate, sottraendole così dal libero utilizzo
della collettività.
Non si applica la licenza obbligatoria se la mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione
brevettata non dipende dalla volontà del titolare. Un caso potrebbe essere quando sono
necessari dei tempi tecnici per l’attuazione dell’invenzione, elemento indipendente dalla volontà
dell’inventore. Nel caso in cui venga rilasciata una licenza obbligatoria per mancata o
insufficiente attuazione dell’invenzione brevettata per oltre un triennio e la mancata o
insufficiente attuazione si dovesse protrarre per altri due anni (all’inattività del titolare del
brevetto si aggiunge anche l’inattività di chi ha ottenuto la licenza), in questo caso il brevetto si
estingue per decadenza.
L’altro caso in cui è prevista la licenza obbligatoria si verifica nel caso delle invenzioni
dipendenti. Un conto è brevettare e un conto è attuare, come abbiamo già detto. Ai fini
dell’attuazione, devo avere il consenso del titolare dell’invenzione anteriore. Se questo non
dovesse concedere il consenso sarebbe possibile per il titolare dell’invenzione successiva
ricorrere allo strumento della licenza obbligatoria e trovare protezione.

Un terzo tipo di licenza è quella di diritto, di scarsissimo rilievo nella pratica. È una licenza che
prevede che il titolare del brevetto con un’offerta al pubblico per l’uso non esclusivo della
propria invenzione. Non sempre il titolare del brevetto è titolare sia del diritto morale che
patrimoniale.

Il diritto di esclusiva, come abbiamo già detto, si può vedere con un’accezione negativa nel
senso, che limita lo sfruttamento dell’invenzione ai terzi, ma ci sono dei casi in cui il diritto di
esclusiva viene limitato. Il riferimento normativo è l’art. 68 c.p.i. al fine di soddisfare interessi
collettivi o meritevoli di tutela. L’obiettivo è di evitare che per effetto del monopolio legato
sull’invenzione si possa in qualche modo disincentivare l’attività di ricerca e sviluppo scientifico.
Per evitare ciò si può attuare l’invenzione altrui purché si tratti di un’attività puramente
sperimentale e che non sia atta ad avere una pratica utilità industriale. Un altro caso è quando è
necessario fare studi o sperimentazioni di farmaci generici che si affiancheranno al fianco del
farmaco coperto dal brevetto una volta che il brevetto scadrà e in relazione a ciò è prevista
un’eccezione al diritto di esclusiva riconosciuto naturalmente dal brevetto. Un altro caso
riguarda la situazione in cui si possono comporre dei composti con dosaggi differenti a quelli dei
farmaci in commercio coperti da brevetto. Si vede come la salute sia sempre un interesse
meritevole di tutela, quindi, se diventa necessario realizzare un farmaco con dosaggio differente
sarà possibile individuare un uso lecito dell’invenzione altrui purché non si utilizzino principi
attivi realizzati industrialmente.
Anche il preuso costituisce un’ipotesi di uso lecito dell’invenzione altrui. Se un terzo ha
utilizzato l’invenzione che andiamo a brevettare prima del deposito della domanda di brevetto,
questo non necessariamente è un fatto distruttivo della novità. Lo è solo se il terzo nello
sfruttare l’invenzione abbia divulgato l’informazione, se invece fa uso dell’invenzione senza
comunicare l’informazione ai terzi e mantenendo il segreto questo non ci impedisce di
presentare una domanda di brevetto. Il preuso è dunque compatibile del brevetto purché non ci
sia stata divulgazione che implica distruzione della novità. Nel caso del preuso, dovremmo
garantire al preutente la possibilità di continuare ad utilizzare l’invenzione che abbiamo
brevettato nei limiti del preuso e rimanere confinato entro i limiti dell’utilizzo che ne aveva fatto.
Il diritto del preuso potrà essere trasferito al preutente solamente insieme all’azienda.

Ora dobbiamo vedere cosa succede se un terzo non rispetta l’area di esclusiva e possa sfruttare
economicamente l’invenzione da noi brevettata. Chi non rispetta il diritto di esclusiva pone in
essere una contraffazione e legittima il titolare del brevetto di agire in giudizio. Non esiste
contraffazione, ovviamente, l’uso lecito dell’invenzione altrui.

- CONTRAFFAZIONE INTEGRALE: si ha questa tipologia quando l’invenzione


brevettata viene integralmente imitata da un competitor oppure con delle piccolissime ma
irrilevanti differenze e variazioni.
- CONTRAFFAZIONE NON INTEGRALE: la nostra invenzione non viene
integralmente imitata. Ciò che viene imitato riguarda gli elementi essenziali della nostra
invenzione. Anche in questo caso la verifica della presenza della contraffazione dovrà
riguardare la sussistenza degli elementi essenziali replicati e riprodotti. La contraffazione
non si esclude per il fatto che noi prendiamo un’invenzione di un terzo brevettato e
andiamo ad apportare delle migliorie → migliorare l’invenzione di un terzo brevettata non
fa venire meno l’ipotesi di contraffazione e si parla di contraffazione evolutiva (ambito
delle invenzioni di perfezionamento che necessitano del consenso del titolare
dell’invenzione anteriore).
- CONTRAFFAZIONE PER EQUIVALENTI: il terzo utilizza lo stesso insegnamento
alla base della nostra invenzione per realizzare la sua invenzione. Viene imitata proprio
l’idea che abbiamo avuto. I prodotti possono anche essere diversi, ma si è applicata la
stessa idea inventiva del titolare dell’invenzione che è stata brevettata. Si vuole evitare che
un terzo, apportando delle modifiche formali, nella sostanza in realtà vada ad applicare
esattamente il cuore della nostra idea inventiva. Deve essere dunque tutelata anche l’idea.
La contraffazione si ha quando abbiamo la stessa idea di soluzione del problema. È
difficile sul piano pratico individuare quando due applicazioni siano il risultato della stessa
idea inventiva. Un modo per evitarlo è un criterio che valuta la sussistenza di
contraffazione per equivalenti: se svolge la stessa funzione, nello stesso modo, arrivando
allo stesso risultato (è un criterio americano).

l’idea creativa o inventiva che il terzo potrebbe imitare deve essere rivendicata nel
brevetto. Deve essere riferito a ciò che viene rivendicato. La protezione offerta dal
brevetto la si delimita in relazione a ciò che andiamo a rivendicare e descrivere all’interno
del brevetto, al di fuori di quell’area non abbiamo diritti di esclusiva.

Anche la contraffazione indiretta è un caso poco frequente. Non compie contraffazione solo
colui che attua direttamente l’invenzione e imita integralmente o parzialmente l’invenzione, ma
nell’ipotesi di contraffazione indiretta viene integrato colui che produce delle parti, delle
componenti staccate dell’invenzione di per sé non brevettate, che vengono vendute ai terzi sul
mercato ai fini di attuare l’invenzione. L’illiceità della condotta con consiste nella diretta
violazione del brevetto, ma nel fornire ai terzi gli strumenti necessari per violarlo. Commette
illecito colui che produce e commercializza queste parti essenziali staccate dell’invenzione
brevettata se risulta essere consapevole che queste saranno acquistare da un terzo per attuare
l’invenzione brevettata o se comunque poteva averne consapevolezza con l’ordinaria diligenza.

Nella prima ipotesi il brevetto si estingue in modo naturale. Il termine di 20 anni della tutela
offerta dal brevetto consente all’invenzione dopo tale periodo di essere sfruttata da tutti senza la
necessità di un consenso. Questa è semplicemente la vita naturale del brevetto.
L’altra ipotesi è quella della rinuncia da parte del titolare del brevetto
L’ultima ipotesi è quella di decadenza del brevetto (cessazione anticipata). Un caso di decadenza
è, ad esempio, la mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione brevettata che porta alla
concessione di una licenza obbligatoria. Se il licenziatario dovesse prolungare l’inattività
dell’invenzione per due anni abbiamo decadenza. Un altro caso è il mancato pagamento entro
sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto per mantenere in vita il brevetto.

Non sempre il brevetto nazionale è sufficiente a garantire protezione alla nostra invenzione,
soprattutto se decidessimo di commercializzarla al di fuori del territorio dello stato.
Il vantaggio della procedura del brevetto europeo è il fatto di essere una procedura unificata.
Alla fine del procedimento l’EPO decide se rilasciare il brevetto. Una volta ottenuto il brevetto
si può ottenere un brevetto europeo e abbiamo la possibilità di estendere la tutela a qualche altro
paese a livello europeo: Affinché al termine del rilascio il brevetto abbia effetto all’interno degli
stati in cui vogliamo la tutela, dobbiamo validare entro 3 mesi il brevetto. Avremo la gestione di
n brevetti e sarà tanto più complicato quanti sono gli stati in cui vogliamo ottenere la tutela. In
caso di controversia in materia di brevetto la competenza sarà di ogni corte nazionale. Questa,
da un lato, è una procedura vantaggiosa perché a partire da una domanda unica possiamo
ottenere la tutela in più stati per poi procedere alla validazione; una volta ottenuta la validazione
il lato negativo è la necessità di dover stare attenti a ciascun brevetto. Ci sono stati diversi
tentativi di introduzione di un titolo unico che superasse il brevetto europeo, senza risultati.
Non è ancora, dunque, operativo un brevetto unitario, con un unico tribunale chiamato a
decidere in merito alle controversie connesse al brevetto stesso, nonostante se ne avverta una
forte esigenza.

In realtà non sarebbe corretto parlare di brevetto internazionale perché, anche in questo caso,
non siamo in presenza di un titolo unico. Possiamo presentare una domanda da presentare
all’ufficio internazionale però la procedura sarà unificata solo nella prima fase, successivamente
verrà divisa tra i vari paesi con gli annessi problemi della gestione dei procedimenti diversi. Una
volta ottenuto il titolo si avranno anche qui n brevetti, una tutela che vale in ogni stato e segue le
regole di quello stato.
Ora ci occuperemo di Modelli di utilità e di disegni e modelli.
12/05/2021

Abbiamo detto che le invenzioni creative nel campo della tecnica si possono tutelare tramite
questi tre strumenti sopra. Oggi ci occupiamo degli ultimi due strumenti. Questi presentano dei
tratti comuni, come il fatto che entrambi hanno la funzione e l’obiettivo di tutelare la forma del
prodotto. Possiamo quasi dire che si tratta di una disciplina che si pone nel mezzo tra la
disciplina sulla concorrenza sleale e imitazione servile e del marchio, in particolare quello di
forma (art. 9 c.p.i.) e la disciplina dei brevetti industriali. Si pone l’esigenza di tutelare la forma
peculiare e caratteristica che il prodotto può assumere e che potrebbe avere un successo o un
ritorno economico all’interno del mercato.
Hanno sicuramente in comune l’oggetto ultimo della tutela: la forma nuova di un prodotto
industriale. Vanno a differenziarsi tutelando aspetti differenti della forma industriale. Col
brevetto per modelli di utilità si tutela una forma che abbia efficacia funzionale. Tramite la
registrazione di Disegni e i Modelli si protegge la forma non nella sua accezione funzionale
(garantire tutela alla funzione che la forma che può dare al prodotto) ma la forma che è visibile
esternamente, un valore “estetico”, tutela della forma del prodotto così come appare. Il fatto che
i due istituti siano diretti a tutelare la forma diversamente intesa (da un lato funzionale e
dall’altro estetica) garantisce anche la possibilità di richiedere contemporaneamente sia un
brevetto per modelli di utilità sia una registrazione per disegni e modelli, se la forma rispetta i
requisiti di entrambi gli strumenti. Questo perché sono strumenti atti a tutelare aspetti diversi
della somma e c’è la possibilità di cumulare (art. 40 c.p.i.) le due tutele.

I modelli di utilità sono uno strumento che si avvicina molto, anche troppo (al punto da creare
alcune difficoltà), alla disciplina sui brevetti per invenzioni industriali. Non tutti gli stati hanno
adottato una disciplina, per quanto riguarda la tutela tramite brevetto, per i modelli di utilità. C’è
una sorta di convergenza a livello mondiale per quanto riguarda la disciplina del brevetto. Per
quanto ogni disciplina sia diversa alcuni aspetti e fondamenti logici sono coincidenti. Questo
tendenziale orientamento che porta a garantire una tutela per i brevetti industriali non la
troviamo per i modelli di utilità (come il Regno Unito). Nei paesi in cui manca una disciplina ad
hoc per i modelli di utilità si è ritenuto di disciplinare questo tipo di idee nuove inerenti
all’ambito tecnico con la disciplina delle invenzioni industriali. Anche quello che noi facciamo
ricadere nell’ambito dei modelli di utilità in alcuni paesi viene tutelato come se si trattasse di
invenzioni industriali e nella pratica non è sempre facile capire che cos’è il brevetto per
invenzione industriale e il brevetto per modelli di utilità.
Cosa può essere modello di utilità? Potrebbe essere tutelato come brevetto per modelli di utilità
la particolare conformazione di un utensile (con la funzione di tagliare il cibo) che garantisce al
prodotto di funzionare in un certo modo. Ancora la forma di un macchinario che garantisce al
macchinario di funzionare in modo più efficiente. Un caso abbastanza noto di modelli di utilità è
relativo ad un pallone dell’Adidas con una particolare forma e conformazione che garantiva una
migliore funzionalità del prodotto. La tutela non riguarda, dunque, un prodotto in sé perché
questo è già conosciuto sul mercato, così come è conosciuta la sua funzione. L’aspetto tutelato è
l’implementazione della funzionalità del prodotto già noto, forma che rende il prodotto più
efficiente. Sia il prodotto che la funzione potrebbero, dunque, essere già noti al pubblico, quindi
l’aspetto da tutelare è proprio l’implementazione della funzionalità.
Per far sì che la forma del prodotto che garantisce una funzione al prodotto sia meritevole di
tutela sono necessari due requisiti:
- Novità
- Originalità
Sono necessari perché il brevetto per modelli di utilità sia considerato valido. Per quanto
riguarda la novità si rimanda alla disciplina sulle invenzioni industriali: l’invenzione deve
mantenersi segreta. Qualche considerazione può essere fatta in relazione all’originalità. Quando
si parla di originalità si intende che il prodotto avente una particolare forma funzionale, ai fini di
essere brevettato con modelli di utilità deve presentare degli elementi di innovazione (con una
logica anche qui abbastanza simile alla disciplina dei brevetti per invenzioni industriali)
riguardanti l’aspetto funzionale. Il problema che si pone:
Si potrebbe ritenere che l’elemento che differenzia l’uno dall’altro sia che nei modelli di utilità
manca la necessità di avere una soluzione originale ad un problema tecnico (elemento presente
nella disciplina per invenzioni industriali). Pur in mancanza di una definizione puntuale a livello
normativo, a livello interpretativo e dottrinale si ritiene che l’invenzione sia una soluzione
originale ad un problema tecnico. Questo, appunto, non vale per i modelli di utilità perché l’idea
inventiva riguarda un aspetto marginale, con un impatto inferiore rispetto a quello che può avere
un’invenzione industriale, perché riguarda “elementi di contorno” del prodotto in questione. Si
potrebbe anche discutere che la differenza tra i due istituti possa sussistere proprio sulla base del
requisito di originalità, perché nel caso di modelli di utilità potrebbe essere richiesta una
originalità inferiore e meno rigida rispetto al caso delle invenzioni industriali. Quando abbiamo
un’invenzione che riguarda la forma non è sempre facile capire se si tratta di una invenzione o
idea inventiva che riguarda la nuova forma del prodotto o se realizzando una nuova forma del
prodotto, di fatto, stiamo realizzando un nuovo prodotto. Proprio per questo motivo alcuni
paesi hanno deciso di disciplinare tutto come se fosse un caso di invenzione industriale.
Le disposizioni sulle invenzioni industriali spiegano effetti anche nella materia dei modelli di
utilità, in quanto applicabili (art. 86 co.1, c.p.i.). il fatto che ci siano poche norme è anche dovuto
al fatto che per quanto non viene specificamente disciplinato nella parte relativa ai modelli di
utilità si rimanda alla disciplina del brevetto per invenzione industriale.
Per i modelli di utilità la durata del brevetto è di 10 anni dalla data di presentazione della
domanda. La logica è quella del brevetto per invenzioni industriali e cioè che passato un certo
periodo di tempo quella particolare forma funzionale possa essere liberamente accessibile e usata
dai terzi e della collettività in nome del progresso tecnologico. Per quanto riguarda gli effetti del
brevetto per modelli di utilità questo viene specificato dalla norma e si estendono anche ai
modelli che conseguono pari utilità purché utilizzino lo stesso concetto innovativo (art. 82, co.3,
c.p.i.).
MODELLO DI UTILITA’, MARCHIO DI FORMA E IMITAZIONE SERVILE
C’è un difficile rapporto tra questi tre istituti. Le forme utili che esprimono un concetto
innovativo sono brevettabili come modello, mentre non possono accedere alla tutela offerta
dalla registrazione come marchi (art. 9 c.p.i.). Questo perché la forma funzionale del prodotto
non si può configurare come marchio di forma (per essere un marchio di forma la forma deve
essere “capricciosa”). Le forme utili che esprimono un concetto innovativo sono brevettabili
come modello, possono essere dotate di valore distintivo. Si applica la tutela dell’imitazione
servile? Il rapporto tra la disciplina della tutela offerta dal brevetto per modelli di utilità e la
disciplina dell’imitazione servile e concorrenza sleale è un problema complesso. Sicuramente la
forma che garantisce al prodotto un valore funzionale e come tale tutelabile e brevettabile come
modello di utilità, potrebbe benissimo avere anche valore distintivo e avere un prodotto con una
forma che al contempo attribuisce al prodotto una funzione e che dall’altro ha anche valore
distintivo. Possiamo dunque dire che una forma che al contempo ha valore funzionale e
dall’altro valore distintivo possa accedere anche alla tutela offerta dall’imitazione servile? È un
problema complesso e difficile da risolvere, che si pone perché la tutela offerta dalla disciplina su
concorrenza sleale e imitazione servile potrebbe essere potenzialmente una tutela perpetua, a
differenza della tutela offerta dal sistema brevettuale (la cui logica si fonda sul fatto che la tutela
ad un certo punto verrà meno perché l’invenzione cadrà nel pubblico dominio). Se
ammettessimo la coesistenza delle due tutele (prodotto con valore funzionale e valore distintivo)
andremmo sostanzialmente a porre una tutela potenzialmente perpetua su quel prodotto. Il
rischio nell’ammettere la coesistenza delle tutele è di imbrigliare la forma funzionale all’interno
di un monopolio legale che non ha più un termine ed è potenzialmente perpetuo, a differenza
della tutela del sistema brevettuale. Si finirebbe col ribaltare, appunto, la logica del sistema
brevettuale in base alla quale ad un certo punto si deve garantire la libera fruizione dell’idea che
abbiamo avuto.
Una possibile interpretazione dice che ciò che è forma utile e rientra nell’area di protezione dei
modelli di utilità non può accedere alla tutela prevista dalla disciplina della concorrenza sleale,
proprio perché si vuole garantire che la forma funzionale sia liberamente utilizzabile dopo 10
anni.
Una seconda interpretazione è meno rigida e rigorosa e prevede la possibilità di far coesistere le
due tutele: nei 10 anni la forma verrà tutelata tramite il brevetto per modello di utilità; dopo i 10
anni potrebbe subentrare la tutela offerta dalla disciplina della concorrenza sleale. Quello che
non potrà aversi allo scadere dei 10 anni è l’uso da parte di un competitor di una forma
funzionale atta a creare confusione, per questo motivo potrebbero coesistere le due tutele.
DISEGNI E MODELLI
I disegni e modelli tutelano l’aspetto esterno del prodotto o di una sua parte (che sia privo di
valore funzionale – art. 36 c.p.i.). Non occorre che esso presenti una particolare gradevolezza
estetica. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli caratteristiche
dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso (tutelabili eventualmente come modello di utilità). Se abbiamo una forma, un prodotto
dalla forma con una funzione tecnica qui si ricade nell’istituto del modello di utilità (se la forma
acquisisce solamente determinate funzioni tecniche).
Non è necessario che la forma che vogliamo tutelare abbia una certa gradevolezza estetica.
Tuteliamo la forma così come appare e la vediamo (è sbagliato in tal senso parlare di valore
estetico), banalmente non importa se la forma è bella o brutta. La gradevolezza estetica non è di
per sé un requisito richiesto per l’accesso alla tutela tramite registrazione di disegni e modelli. La
gradevolezza estetica si può considerare più una strategia aziendale e di mercato da parte
dell’azienda in questione.
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto
o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero
del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (art. 31 c.p.i.).
Questa norma ci offre i requisiti richiesti per accedere alla tutela (Novità e carattere individuale
+ liceità). Aspetti interni del prodotto che non sono immediatamente visibili all’esterno non
possono essere tutelati tramite la registrazione di disegni e modelli.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale (…)
I requisiti di registrazione:
- Novità (art. 32 c.p.i.)
- Carattere individuale (art. 33 c.p.i.)
A questi requisiti si aggiunge la liceità- art. 33 bis c.p.i. (non contrarietà all’ordine pubblico e al
buon costume).
Qui ci sono delle differenze rispetto ai requisiti che valgono per le invenzioni industriali (la
novità si interpreta diversamente e il carattere individuale non lo troviamo nella disciplina delle
invenzioni industriali ed è un istituto specifico dei disegni e modelli). La liceità è come l’abbiamo
conosciuta fino ad oggi.
Novità
La novità è sempre legata alla predivulgazione e al fatto che ciò che vogliamo tutelare sia stato
reso accessibile ai terzi prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Se
abbiamo la forma di un prodotto che è stata divulgata alla collettività prima della data di
deposito per registrare il disegno o modello in quel caso non si ha più il requisito della novità. Si
considera resa accessibile la forma che sia già stata registrata da un terzo, perché sarebbe
un’anteriorità distruttiva della novità. La differenza con le invenzioni industriali si ha quando si è
verificata pre-divulgazione e quella particolare forma risulta essere già nota. La disciplina è molto
meno rigida rispetto a quella che abbiamo per il brevetto per invenzioni industriali anche in
merito alla predivulgazione. Per le invenzioni industriali e i modelli di utilità serve mantenere un
segreto assoluto sull’invenzione, almeno fino a quando non si deposita la domanda di brevetto.
Alcuni casi di predivulgazione sono irrilevanti, dove la predivulgazione non comporta
distruzione della novità (e dunque ci consente di accedere alla tutela prevista dalla disciplina di
disegni e modelli):
- Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di
essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. Qui,
come per i brevetti, si potrebbe rendere necessario far visionare il prodotto ad un terzo, al
fine di realizzarlo.
- Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico se è stato divulgato
dall’autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione
(c.d. “periodo di grazia” o periodo di tolleranza). Il periodo di grazia prevede che il
disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico se è stato divulgato
dall’autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.
Se il realizzatore del prodotto lo rende noto al pubblico nei 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di registrazione non viene integrata l’ipotesi di
predivulgazione rilevante ai fini della distruzione della novità. La disciplina della novità e
della predivulgazione è meno rigida in questi 12 mesi. La ratio risponde ad un’esigenza
anche economica e di strategia di impresa perché, come spesso accade, si realizzano tanti
prodotti (es. uscite stagionali nel mondo della moda) però potrebbe non esserci l’esigenza
di chiedere una registrazione per tutti i prodotti che andiamo a realizzare. L’esigenza di
registrare il prodotto con una determinata forma, dal punto di vista imprenditoriale, sorge
quando quella particolare forma suscita un particolare interesse per il consumatore e
ritorno economico per l’imprenditore. Per alcune forme potrebbe non essere rendersi
arrivare alla registrazione, dipende anche dalla risposta del mercato e dal successo che la
forma in questione acquisisce sul mercato. Il periodo di grazia offerto garantisce
all’impresa di valutare l’opportunità di accedere alla registrazione sulla base delle risposte
che otteniamo dal mercato e dai clienti. Sottoponiamo al vaglio del mercato la possibilità
di accedere alla registrazione, ad esempio se il prodotto suscita particolare interesse.
Si ha fatto distruttivo della novità associato alla predivulgazione se la conoscenza del prodotto è
stata resa accessibile al pubblico specializzato del settore in cui si opera (esempio della moda,
non possiamo pubblicare il prodotto in questione su una rivista di moda). Si ha predivulgazione
quando rendo noto e presento il prodotto che intendo registrare e tutelare tramite la
registrazione al pubblico specializzato di riferimento.
Carattere individuale (art. 33 c.p.i.)
Il carattere individuale è un requisito mai incontrato fino ad ora, proprio perché è peculiare della
disciplina dei disegni e modelli.
Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita
nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della
domanda. La tutela offerta al disegno o al modello è condizionata dal fatto che quella forma del
prodotto che vogliamo tutelare sia in grado di suscitare in un utilizzatore informato
un’impressione generale che è diversa rispetto ai prodotti che già sono noti. Dobbiamo porci
nell’ottica dell’utilizzatore informato, se lui guarda un prodotto con una determinata forma
questo deve suscitare un’impressione nuova e diversa rispetto ai prodotti già presenti sul
mercato. Se guardo una borsa, un gioiello con una determinata forma, nell’ottica dell’utilizzatore
informato, quella forma non deve suscitare l’idea di essere già stata vista sul mercato. Non
importa se quella forma non sia presente sul mercato affinché abbia carattere individuale, per
avere carattere individuale deve suscitare un’impressione diversa rispetto alle altre borse presenti
sul mercato. Dobbiamo analizzare complessivamente il prodotto (per questo si parla di
impressione generale) e non i singoli attributi e le singole caratteristiche del prodotto, ponendoci
nell’ottica di utilizzatore informato e valutare il prodotto nella sua globalità (se l’aspetto formale
oggetto di idea nuova è la punta della scarpa nel valutare l’impressione che suscita il prodotto
devo comunque valutare la scarpa nel suo complesso).
NB: l’utilizzatore informato è diverso dal consumatore medio; l’utilizzatore informato è diverso
da una persona esperta del ramo (vista quando abbiamo parlato del brevetto). In un certo senso
l’utilizzatore informato si colloca nel mezzo perché è un soggetto che non ha le competenze
tecniche del settore e del patrimonio conoscitivo di riferimento, è un soggetto che ha
conoscenza sulle dinamiche di mercato di quel settore: conosce i prodotti, le differenze tra loro,
sa come funziona il mercato, conosce le caratteristiche dei prodotti sul mercato e sa capire se il
prodotto che vogliamo tutelare corrisponde a qualcosa che già il mercato conosce. Anche qui è
una funzione giuridica, come per la persona esperta del ramo, ed è astratta e si deve ricostruire il
grado di conoscenza che un utilizzatore informato potrebbe avere di quel determinato mercato.
Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui
l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. Ponendoci sempre nell’ottica
dell’utilizzatore informato dobbiamo tenere conto del margine di libertà col quale si muove il
realizzatore del prodotto. Ci sono settori in cui i realizzatori di prodotti con forme nuove si
muovono in un mercato affollato di tanti prodotti registrati e lo spazio di manovra dell’autore è
spesso limitato. Nel realizzare un prodotto con una forma con carattere individuale non c’è
molto spazio per muoversi (possiamo cambiare la forma della punta della scarpa, ma non
possiamo completamente stravolgere il prodotto). Quindi, tanto più è affollato il settore e tanto
più la forma deve assumere una forma specifica, tanto più limitato sarà il margine di manovra e
tanto più basteranno minime differenze nel prodotto per dire che queste influiscono
sull’impressione generale.
La registrazione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della
domanda, prorogabile per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni (art. 37
c.p.i.). Gli effetti della registrazione (diritti esclusivi) decorrono dalla data in cui la domanda con
la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico (art. 38, co.4, c.p.i.). Se si utilizza la
possibilità di prorogare la tutela possiamo arrivare a tutelare la forma fino a 25 anni (prorogabile
di 5 anni in 5 anni). Se la forma non suscitasse particolare interesse, potrebbe non essere sensato
prorogare la tutela.
I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. Si intende diritto
esclusivo di vietare a terzi l’uso del prodotto senza il consenso dell’autore (classica accezione
negativa del diritto esclusivo). La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il
diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare ai terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la
commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno
o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto (… slide)
REGISTRAZIONE MULTIPLA: con una sola domanda si può essere chiesta la registrazione
per più disegni e modelli, purché siano destinati o comunque inclusi all’interno della medesima
classe di classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di
cui all’Accordo di Locarno (art. 39, co.1, c.p.i.).
DISEGNI E MODELLI, DIRITTO D’AUTORE E IMITAZIONE SERVILE
Come viene risolta la questione? Rispetto al marchio possiamo dire che se la forma, ai sensi
dell’art. 9 cpi, attribuisce al prodotto un valore sostanziale, questa può essere tutelata solo come
disegno e modello e non come marchio. Capita che la stessa forma possa essere registrata come
marchio, ma deve rispettare quanto previsto dall’articolo 9, e possa al contempo essere
considerata nell’ambito dei disegni e modelli. Più complesso è il rapporto tra la tutela dei disegni
e modelli e il caso di concorrenza sleale per imitazione servile. La questione sembrerebbe essere
più semplice rispetto a quella analizzata nell’ambito dei modelli di utilità, perché qua non c’è la
forma funzionale e non c’è la necessità che la forma venga immessa nel patrimonio collettivo e
diventi fruibile dai terzi, perché appunto qui ci si riferisce all’aspetto esterno del prodotto. C’è
chi ritiene la possibilità di cumulare la tutela offerta da disegni e modelli e quella offerta dalla
concorrenza sleale per imitazione servile, giacché non sussiste un rilievo funzionale del prodotto.
C’è la possibilità di cumulare la tutela offerta dalla registrazione per disegni e modelli con la
tutela offerta dalla disciplina autoriale (diritto d’autore). Cosa serve affinché il prodotto possa
beneficiare di ambedue le tutele? Ai fini della tutela autoriale il prodotto deve avere un
determinato carattere creativo (requisito necessario per accedere alla tutela offerta dalla
disciplina autoriale), quando si differenzia per effetto dell’apporto del creatore per determinati
caratteri nuovi rispetto ad opere dello stesso genere presente nel patrimonio collettivo. Affinché
il prodotto però sia tutelato anche dalla disciplina del diritto d’autore si deve anche soddisfare il
requisito del valore artistico ed estetico (qui è importante se il prodotto è bello o brutto e il
prodotto deve raggiungere un determinato grado di gradevolezza estetica in modo tale che si
possa considerare come un’opera d’arte). Potrebbe essere utile accedere anche alla tutela offerta
dal diritto d’autore perché rispetto a quella offerta da disegni e modelli la tutela offerta dalla
disciplina autoriale è molto più lunga (fino al settantesimo anno successivo alla morte
dell’autore), una considerevole estensione della tutela stessa sul prodotto se soddisfa carattere
creativo e valore artistico.
18/05/2021
È possibile ottenere una tutela per il prodotto, che abbia le caratteristiche della novità e del
carattere individuale, anche se non viene registrato. Questo perché a livello europeo è prevista
una disciplina regolamentata che offre tutela anche ai disegni e modelli che soddisfano i requisiti
appena citati sebbene non siano registrati. Per ottenere la tutela basterà divulgare e usare il
disegno e il modello, una tutela tuttavia molto più debole rispetto a quella che si può ottenere
registrando. Tutelerà solo in relazione alla copia intenzionale, cioè la tutela offerta da questa
disciplina non ci consentirà di essere protetti qualora un competitor riesca in maniera autonoma
e indipendente da noi a realizzare lo stesso identico prodotto. Ci garantisce un certo margine di
protezione, tuttavia limitato per quanto riguarda tempo di tutela e alla possibilità di copia
intenzionale. È possibile, in relazione a disegni e modelli, richiedere una registrazione a livello
comunitario che abbia effetto sul territorio dell’Unione. Valgono le stesse considerazioni fatte in
merito a disegni e modelli registrati sul nostro territorio nazionale, con la differenza che a livello
europeo la tutela sarà molto più pervasiva e ci copre in relazione a qualsiasi circostanza che
determini la riproduzione e la realizzazione da parte di un terzo di un prodotto con le
caratteristiche e le sembianze uguali a quelle create da noi.

SEGRETI COMMERCIALI
Le norme dedicate alla disciplina dei segreti commerciali sono due: art. 98 e art. 99 c.p.i. Due
norme che disciplinano il profilo del segreto commerciale. In realtà, la situazione è analoga a
quanto visto fino ad ora e l’obiettivo è lo stesso: l’impresa o l’imprenditore che realizza qualcosa
di nuovo ha l’interesse a proteggerlo. La ratio dello strumento è quella di far sì che
l’imprenditore riesca a tutelare al meglio la propria invenzione e il prodotto del proprio sforzo
creativo. Una delle modalità che abbiamo per proteggere le invenzioni, oltre al brevetto, è
alternativa rispetto al brevetto per la tutela dell’invenzione. Abbiamo due strumenti: brevetto,
segreto commerciale. Se decidiamo di ricorrere al segreto commerciale l’imprenditore mantiene
segreta l’informazione e l’invenzione, ciò che di nuovo ho realizzato senza renderla disponibile
ai terzi. Per effetto delle modifiche che si sono avute in relazione ai segreti commerciali, questi
oggi sono diventati a tutti gli effetti dei diritti autonomi per i quali non serve seguire un iter
come quello del brevetto, in quanto si tratta di una tutela fattuale (de facto) basata su un
comportamento e delle misure adottate dallo stesso imprenditore per mantenere segreta
l’invenzione.
Un esempio emblematico è quello della Coca Cola perché rappresenta il caso più noto di una
realtà economica che ha basato il suo successo economico su un prodotto la cui ricetta viene
ancora mantenuta segreta, che ha consentito il raggiungimento di un vantaggio economico e
competitivo notevole. Il sistema brevettuale si è sviluppato in conseguenza dell’aleatorietà dello
strumento dato dal segreto commerciale, perché c’è il rischio che ad un certo punto la tutela
basata sul mantenere segreta l’invenzione possa vacillare perché vacilla la segretezza. L’esempio
di Coca Cola sta a significare che non è detto che il sistema brevettuale sia necessariamente
migliore come strumento di tutela che garantisce maggiore protezione. Dipende dal caso
specifico. Ci sono alcuni aspetti che possono essere unicamente tutelati tramite segreto
commerciale, altri che possono essere tutelati con brevetto, in base a giudizi e analisi di
convenienza per vedere se conviene ricorrere all’uno o all’altro strumento sapendo che, in alcuni
casi, sono strumenti alternativi, pur avendo presente che sono due discipline ben diverse. Si deve
valutare singolarmente caso per caso.
Tra gli aspetti di favore del segreto commerciale, c’è il fatto che questo può garantire una tutela
sostanzialmente perpetua. Una tutela che si potrà avere fintantoché sussistono i requisiti che la
legge richiede. Non c’è, dunque, un termine oltre il quale si perde l’esclusiva sull’informazione.
Questo è uno degli aspetti di differenza più rilevante tra brevetto e segreto commerciale. Non
c’è, nel segreto commerciale, la logica di dichiarazione vista nel caso del sistema brevettuale.
L’inventore che vuole tutelare la sua invenzione non deve rivelarlo, quindi la logica è
esattamente opposta (nel caso di deposito della domanda di brevetto ad un certo punto i terzi
devono avere conoscenza di ciò che abbiamo fatto) perché la condizione che deve
necessariamente sussistere per tutelare l’invenzione è che questa non venga divulgata.
Brevetto e segreto commerciale: discipline alternative o complementari? A primo impatto
sembrerebbero due istituti alternativi. In realtà, pur essendo due strumenti diversi e alternativi
per tutelare l’invenzione, sono anche due strumenti complementari. Diventano strumenti
complementari fintantoché non si deposita la domanda di brevetto, al fine di consentire il
rispetto del requisito della novità. Una volta depositata la domanda di brevetto si avvierà l’iter
della brevettazione e si prenderà la strada della tutela brevettuale. Quando un imprenditore deve
tutelare un’invenzione, indipendentemente dal fatto che voglia ricorrere al sistema del segreto
commerciale o del brevetto, innanzitutto deve mantenerla segreta.
In relazione al fatto che sono discipline alternative, questo vale in alcuni casi mentre in altri non
si può scegliere.

Col primo articolo torniamo di nuovo alla disciplina della concorrenza sleale. L’art. 2598, infatti,
introduce un principio generale (leggere l’articolo) della correttezza professionale. La
giurisprudenza, nel corso del tempo, ha individuato delle fattispecie tipizzate, degli atti
considerati contrari ai principi di correttezza professionale. Una di queste fattispecie è proprio la
sottrazione di segreti aziendali. A questa disciplina si è aggiunta anche quella del c.p.i. ai sensi
degli artt. 98, 99. Si pone, anche in questo caso, il problema di coordinare la disciplina del
segreto commerciale con quella della correttezza professionale in relazione alla sottrazione dei
segreti aziendali. Ciò che possiamo dire è che i presupposti delle due discipline sono diversi.
L’art. 2598 si fonda su determinati presupposti e requisiti, che non sono gli stessi che troviamo
negli artt. 98 e 99. Possiamo dire che nell’ambito della disciplina dei due articoli ricadono delle
situazioni non contenute nel caso del 2598. D’altro canto, potrebbe anche accadere che in una
situazione in cui non vengono soddisfatti i requisiti degli artt. 98 e 99 si possa ricadere nella
disciplina offerta dall’art. 2598.

Questo significa che le informazioni e le esperienze devono


avere carattere aziendale e riguardare lo svolgimento dell’attività
di impresa e possono avere una duplice natura: tecnico-
industriale (e riguardare l’attività produttiva in senso stretto);
commerciale. In relazione a questo aspetto ci si riferisce ad
informazioni importanti dal punto di vista commerciale (ad
esempio lista dei fornitori, dei clienti, analisi di mercato passate,
lista dei prezzi…). Soprattutto con riguardo ad informazioni ed esperienze di carattere
commerciale, queste si possono tutelare in quanto segreti commerciali, ma non attraverso il
sistema brevettuale.

C’è poi una precisazione da fare in relazione al comma 2 dell’art. 98 →


L’orientamento prevalente ritiene che questa sia una mera
precisazione fatta in relazione a determinati prodotti e settori
ma che non aggiunge niente di più di quanto non si possa già
ricavare dal comma 1 dell’art. 98, così almeno è stato
interpretato dalla dottrina.

- SEGRETEZZA: l’informazione o l’esperienza deve essere segreta. Il primo presupposto


richiama un po’ al requisito della novità del brevetto, perché anche in quel caso sussisteva
segretezza assoluta fino al momento del deposito della domanda di brevetto. La tutela
dell’invenzione come segreto richiede solamente, in maniera meno rigida, che
quell’informazione o esperienza non sia già diffusamente conosciuta e facilmente
accessibile da parte di esperti e operatori del settore di riferimento. Quella conoscenza,
esperienza o informazione è segreta se non sia già diffusamente conosciuta e facilmente
accessibile da parte di esperti e operatori del settore di riferimento. Si può avere la
situazione in cui un’informazione sia già nota, ma poi viene combinata con altre
informazioni o sapere tanto da produrre un risultato finale, nel complesso (si parla anche
di combinazione di elementi negli articoli) non disponibile ai terzi e di cui dispone solo il
detentore del segreto. Qui entra in rilievo il concetto del know-how. In ambito aziendale si
producono esperienze e abilità che, nel loro insieme, in quanto combinate in un
determinato modo, procurano un vantaggio rispetto a chi non le detiene. Il know-how è
infatti uno degli aspetti che possiamo tutelare attraverso il segreto commerciale.
- VALORE ECONOMICO IN QUANTO SEGRETE: per effetto della segretezza
quell’informazione o esperienza produce un valore economico. Si potrebbe anche
intendere in senso negativo: la perdita del segreto sull’informazione può creare un
pregiudizio all’impresa o all’imprenditore. Si potrebbe avere il caso in cui l’informazione a
nostra disposizione può portarci ad essere più efficienti dei competitor, ma potrebbe
essere letta anche nel senso che quell’informazione direttamente non produca un
significato in termini economici, ma che potrebbe danneggiarci se la perdessimo. La lista
clienti e fornitori direttamente non ci consente l’ottenimento di un vantaggio competitivo,
ma dal momento in cui un competitor entra in possesso di quell’informazione si rischia di
perdere vantaggio economico perché viene divulgata un’informazione sensibile. Il
vantaggio economico indiretto deriva dalla privazione dell’informazione per un’azienda e
della conoscenza della stessa da parte di un competitor, a discapito dell’azienda la cui
informazione non è più segreta.
- MISURE DA RITENERSI RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE A
MANTENERLE SEGRETE: significa che se abbiamo un’informazione da tutelare
tramite la tutela fattuale, dobbiamo configurare delle misure a protezione di
quell’informazione. Dobbiamo proteggere materialmente quell’informazione, tramite
misure adeguate a mantenerla segreta. Banalmente, se ho informazioni sensibili sul pc
devo impostare una password di protezione adeguata. Tra le misure a protezione del
segreto da applicare rientrano quegli accordi di riservatezza di cui abbiamo parlato
precedentemente che pongono vincoli e obblighi in capo a chi entrerà in possesso di
quella informazione o esperienza. Queste misure di protezione sono molto importanti
non solo perché costituiscono uno dei requisiti e da un punto di vista giuridico, ma anche
da un punto di vista economico e dell’operatività ai fini dello sfruttamento della stessa
informazione. Con gli accordi di riservatezza posso anche condividere l’informazione con
i terzi, limitandoli poi nella possibilità di utilizzare quell’informazione. Si può proteggere il
segreto tramite queste misure, di fatto utilizzandolo. Le misure devono essere
ragionevolmente adeguate. Si fa riferimento al concetto dell’adeguatezza, presente anche
nell’ambito del diritto societario e degli assetti adeguati. L’adeguatezza è una clausola
aperta ed elastica e dobbiamo dare un contenuto a quella che è una misura adeguata.
Dobbiamo valutare caso per caso qual è la misura più adeguata. Tanto più
quell’informazione/esperienza è sensibile e produce un vantaggio economico rilevante,
tanto più la misura dovrà essere efficiente. La misura va dunque parametrata in relazione
alle caratteristiche dell’informazione che dobbiamo proteggere.
Fintanto che sussistano questi requisiti, l’informazione/esperienza si può tutelare come segreto
commerciale.
Si ha acquisizione in modo abusivo quando l’acquisizione
avviene senza il consenso del legittimo detentore del
segreto. La norma stabilisce questi diritti in capo al
detentore del segreto, salvo il caso in cui essi siano stati
conseguiti in modo indipendente dal terzo. Col segreto
commerciale non si è tutelati nelle situazioni in cui un terzo
arriva a costruire la stessa informazione in modo
indipendente rispetto al detentore del segreto, che in
questo modo non sta violando il segreto commerciale. Uno
dei modi più noti ed emblematici nell’ambito del segreto commerciale con cui un terzo può
realizzare l’informazione in modo indipendente è quello dell’Ingegneria Inversa: il terzo,
partendo dal prodotto che andiamo a commercializzare ad esempio e che contiene
l’informazione che vogliamo tutelare tramite segreto, riesce a scomporre il prodotto e arriva a
capire la tecnologia, il funzionamento di quel prodotto, ricostruendo di fatto quell’informazione
che noi non abbiamo rivelato. Questo è assolutamente possibile e non è considerato abusivo.
Sono vietate anche le rivelazioni e le utilizzazioni abusive dell’informazione segreta, quindi non
solo il fatto di acquisirla, ma anche il fatto di utilizzarla o usarla o quando l’acquisizione sia
avvenuto in modo lecito ma poi si siano violati gli obblighi in relazione al segreto legittimamente
ottenuto. La tutela è potenzialmente perpetua perché non c’è un termine temporale, ma questa
permane a condizione che sussistano i requisiti.
Queste due disposizioni hanno la funzione di indicare che
il detentore del segreto può agire non solo nei confronti
dei terzi che rivelano l’informazione ma anche nei
confronti dei terzi che a catena riveleranno l’informazione
essendo a conoscenza che quella informazione sia stata
acquisita in modo abusivo.

19/05/2021
Tra le realtà escluse dalla brevettabilità ci sono i programmi di elaboratore, ovvero i software, per
una serie di ragioni.
Rispetto a tutti i trovati dell’art. 2 i software sembrano essere delle realtà che hanno
un’applicazione pratica. L’industria informatica è un’industria in crescente espansione e diventa
difficile giustificare questa esclusione assoluta dei programmi di elaboratori dalla tutela
brevettuale. Il rischio dell’esclusione risiede nel fatto che gli operatori dell’industria del software
potrebbero, in assenza di un diritto esclusivo sulla propria realizzazione, non essere
sufficientemente incentivati a realizzare prodotti nuovi e ad investire nell’attività di ricerca e
sviluppo. Inoltre, l’esclusione dei programmi di elaboratore è un fattore cruciale del sistema della
brevettabilità. Dagli anni ’80 del secolo scorso c’è stato un notevole sviluppo del settore
dell’informatica che ha iniziato a produrre prodotti per il mercato di massa. A ciò si è aggiunto
lo sviluppo della rete e i problemi si sono moltiplicati, perché per un terzo diventa molto più
semplice duplicare e imitare, anche in maniera illecita, il prodotto di un altro inventore. Per
questo dagli anni ’80 in poi ci si è posti il problema di tutelare il software. Nell’ambito del
brevetto generalmente c’è una maggiore propensione del Legislatore d’oltreoceano in ambito di
software e informatica, cui però ha fatto seguito l’Europa e l’Italia. In un primo momento si è
pensato di tutelare i programmi di elaboratore attraverso la disciplina del Diritto d’Autore.
Il software si basa su un algoritmo, quindi attraverso un codice che detta le informazioni
necessarie a far funzionare il programma all’interno di un computer e di produrre un
determinato risultato. Il programma di elaboratore viene tutelato come un’opera artistica solo
nella sua forma espressiva. Noi che abbiamo realizzato il software possiamo solamente impedire
che un competitor possa riprodurre lo stesso software che noi abbiamo utilizzato per sviluppare
il programma, dunque solo la parte testuale. Un terzo non può realizzare un programma con lo
stesso codice, perché si tutela la parte formale, testuale, ma non tutela la funzione che il
programma per elaboratore svolge. Questo ultimo aspetto è un problema perché potrebbe
accadere, alla luce della tutela offerta dal diritto d’autore, che un terzo replichi la funzione del
nostro programma cambiando solo formalmente il codice. Solo ed esclusivamente ricorrendo
alla tutela autoriale rimane esclusa dalla tutela la componente più preziosa, ovvero la funzionalità
del software. Si pone un vuoto di tutela che risulta essere aggravato dalla previsione del comma
2 dell’art. 45. Lo strumento che ci potrebbe garantire una tutela della funzione del programma è
uno strumento che non possiamo adoperare, e ovvero il brevetto.
Comma 3 art. 45: corregge un po’ il tiro rispetto all’esclusione fatta nel comma 2. Quanto
risulta essere indicato nel comma 2 dell’art. 45. I programmi per elaboratore che non producono
un’utilità pratica e non sono in grado di realizzare un’applicazione industriale sono esclusi dalla
tutela brevettuale; se il software invece riesce ad assolvere ad una determinata funzione e
applicazione industriale, qualora sussistano gli altri requisiti della brevettabilità, si può far
rientrare nell’ambito della tutela brevettuale. Ad oggi, tuttavia, la questione è ancora aperta
perché nella pratica l’applicazione di quanto detto diventa estremamente difficile.
In primo luogo, il software è un prodotto molto complesso, per il quale è complicato
comprenderne il funzionamento legato alla natura e alle caratteristiche del prodotto stesso.
In secondo luogo, si tratta di un prodotto privo di una sua fisicità e materialità, sembra
confinarsi su un piano astratto, senza poterlo vedere direttamente, al massimo possiamo vederne
gli effetti.
In terzo luogo, ci sono stati degli orientamenti non omogenei da parte delle Commissioni di
Ricorso (alle quali si ricorre se l’Ufficio non concede il brevetto).
In mancanza di una disciplina articolata le Commissioni hanno svolto e svolgono un importante
ruolo guida nel capire cosa può essere brevettato e cosa no. In un primo momento sono state
molto rigide, perché hanno ritenuto che l’esclusione prevista dal comma 2 dell’art. 45 dovesse
essere intesa in senso assoluto. Successivamente l’orientamento è cambiato e le Commissioni
hanno ritenuto di poter riconoscere il brevetto anche ai software se riescono a produrre un
risultato pratico, funzionale e che abbiano una applicazione industriale.
Quando andiamo a caricare un software all’interno di un computer, perché questo software
possa soddisfare i requisiti della brevettabilità e dell’applicazione industriale deve produrre un
risultato che vada al di là della normale interazione che si crea tra hardware e software. Questo è
un effetto fisiologico ed è necessario che produca un risultato ulteriore che secondo le
Commissioni può essere sia interno che esterno al computer. Se il risultato fosse esterno al
computer sicuramente riusciremmo a vederlo più facilmente, se il software produce un effetto
tecnico interno al computer (migliora le prestazioni) le cose si complicano. Si è avuta
un’ulteriore apertura alla brevettabilità del software, perché si è ritenuto che possa essere
brevettato anche il software in sé, quindi senza che questo operi all’interno di una macchina.
Tuttavia, a partire dagli anni 2000, l’European Patent Office cambia nuovamente impostazione,
allargando ancora di più la tutela offerta al software. Si dice che possiamo brevettare un software
nel momento in cui risulta messo in contatto con un prodotto fisico. Si va a contrastare, in un
certo senso, quanto detto negli orientamenti precedenti, dicendo che si può brevettare un
software dal momento in cui risulti caricato su qualsiasi dispositivo materiale. Adottando
quest’ultimo orientamento da un lato si è semplificata la valutazione del requisito
dell’industrialità del software, dall’altro è diventato più complicato valutare gli altri due requisiti:
novità e originalità/attività inventiva. In particolare, la valutazione di quest’ultimo è
particolarmente complicata, perché dovrebbe essere valutata solo in relazione agli aspetti tecnici
dell’invenzione. Si pone il problema di capire gli elementi sui quali fondare l’attività inventiva.
Secondo alcuni, considerati questi problemi, per il software sarebbe il caso di prevedere una
disciplina ad hoc. Ricordiamo che sussiste questo problema e che è dettato dal fatto che la tutela
autoriale protegge solo l’aspetto testuale, mentre l’articolo 45 protegge l’aspetto funzionale e di
pratica utilità (attraverso il brevetto). Non solo i programmi per elaboratori pongono dei
problemi per lo spazio di tutela, si pongono dei problemi anche in relazione al cumulo di tutele.
Se voglio tutelare completamente un software in modo completo devo ricorrere sia alla tutela
del diritto d’autore sia alla tutela del brevetto.
A grandi linee, le differenze più profonde tra le due discipline sono quelle che si vedono nella
tabella a sinistra. Ad esempio, sono istituti che cambiano profondamente in relazione alle
modalità in cui si acquisisce il diritto: col diritto d’autore, ad esempio, ai fini della tutela basta la
mera creazione ed estrinsecazione dell’opera, mentre per il brevetto occorre il rilascio del
brevetto. Altro aspetto importante è la durata: sul diritto d’autore la durata è molto lungo
rispetto alla durata dei brevetti. Altro aspetto è il costo: la procedura brevettuale è molto costosa
(per un brevetto nazionale siamo attorno ai 3.000 euro) e per quanto riguarda il diritto d’autore
non c’è un costo. Queste tutele devono cumularsi, in relazione al software, se vogliamo una
tutela pervasiva.
A queste colonne dovremmo aggiungere quella del segreto commerciale, perché anche per i
software potrebbe convenire ricorrere a questa ulteriore strada. Si pone quel discorso legato alla
scelta dello strumento da adoperare. L’imprenditore che deve tutelare l’invenzione si trova a fare
una scelta di quale sia la tutela più adeguata in relazione a quello che dobbiamo tutelare. La scelta
dovrà calarsi nel caso specifico e questo accade anche per le invenzioni dei software. Qualche
esempio: si potrebbe valutare quello che è stato il costo sostenuto per realizzare il software e
tanto maggiore è il costo sostenuto tanto più importante è la tutela; tanto più innovativo è il
prodotto tanto più la tutela dovrebbe essere pervasiva. Se abbiamo un prodotto non
particolarmente innovativo la strada della brevettabilità potrebbe non convenire. Anche
considerare l’orizzonte temporale può essere utile: nel campo informatico le invenzioni sono
molto veloci e facilmente superabili quindi il fatto che ci siano modifiche così rapide nel settore
può essere un fattore da valutare nella scelta del brevetto (che ci assicura una tutela per 20 anni a
fronte di un costo ingente) che potrebbe non essere adeguato. Possiamo anche tirare in ballo la
dimensione dell’impresa: una piccola impresa potrebbe non avere la forza economica per
accedere alla tutela brevettuale. Questi sono solo alcuni esempi dei criteri in base ai quali
potrebbe essere parametrata la scelta. Posso ricorrere al segreto commerciale ma posso essere
sempre esposto al rischio di Ingegneria Inversa, gli altri possono prendere il mio prodotto,
decompilarlo e arrivare ad un prodotto simile e a comprendere le tecnologie interne realizzando,
di fatto, lo stesso prodotto. Il problema di ingegneria inversa per i software viene limitato dalla
stessa disciplina del diritto d’autore, mentre per tutti gli altri prodotti il problema dell’ingegneria
inversa sussiste.
La prospettiva che si ha in futuro in relazione a questa forma di tutela vede ancora dei problemi
aperti. Si stanno ponendo anche dei problemi nuovi perché questo settore presenta nuovi
interrogativi. Si stanno realizzando sempre più dei software che sono in grado di generare in
modo autonomo e indipendente rispetto all’inventore del software a loro volta un software che
potrebbe essere tutelato. Ci sono molti esempi di software, ad esempio, che sono in grado di
realizzare opere dell’ingegno (una canzone, un quadro). Questo è un problema che c’è già anche
nell’ambito della tecnica e può succedere che un software, senza il contributo di chi l’ha
realizzato, possa realizzare un altro software. In questi casi è proprio la macchina a realizzare il
software. Questi aspetti sono molto complicati e questioni ancora aperte. Inoltre, siamo ancora
fortemente ancorati all’idea che la tutela debba essere garantita alla persona fisica, all’inventore.
Prima di arrivare a capire come tutelarle, dobbiamo capire chi va tutelato: la macchina o qualcun
altro? Queste sono le questioni che si pongono sempre più in ambito brevettuale e pongono
sempre più interrogativi, soprattutto in una prospettiva futura di continuo progresso
tecnologico. Alcuni ordinamenti si sono già in parte attivati per regolare anche i casi in cui
l’inventore non sia l’umano, ma un altro programma.

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