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SEGNI DISTINTIVI.

OPERE DELL’INGEGNO E
INVENZIONI INDUSTRIALI
SEGNI DISTINTIVI 2

Segni distintivi
• Funzione
– identificare l’imprenditore e i prodotti/servizi offerti
– tutela dell’imprenditore e tutela dei clienti che non devono essere confusi da prodotti di
altri imprenditori ovvero nelle ipotesi di cessione dell’azienda
– possibilità per l’imprenditore di monetizzare i propri segni distintivi (es. cessione del
marchio)
• Principi comuni
– ampia libertà dell’imprenditore di scegliere i propri segni distintivi (salvo il rispetto di
alcuni requisiti minimi)
– diritto all’uso esclusivo (si tratta però di un diritto “relativo”)
– possibilità di cedere i segni distintivi
• Quali sono i segni distintivi?
– ditta
– insegna
– marchio
SEGNI DISTINTIVI 3

Segni distintivi
Ditta È il nome Artt. 2563-2567 c.c.
commerciale
dell’imprenditore

Insegna Individua i locali dove Art. 2568 c.c.


è esercitata l’impresa

Marchio Individua i beni e/o i Artt. 2569-2574


servizi prodotti Codice della
proprietà industriale

Nome a dominio: individua il sito internet usato nell’attività


economica
SEGNI DISTINTIVI 4

La ditta
• La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore. Individua il soggetto nella sua attività di
impresa.

Requisiti della ditta

Verità (art. 2563 c.c.) Novità (art. 2564 c.c.)

• ditta originaria: formata • non deve essere uguale o


dall’imprenditore che la simile a quella utilizzata da
usa. Deve contenere altro imprenditore e tale
almeno il cognome creare confusione per
dell’imprenditore o la sigla l’oggetto dell’impresa o per il
luogo in cui questa è
• ditta derivata: nel caso di esercitata
trasferimento dell’azienda,
il nuovo titolare può • nel caso di confusione, chi
mantenere la vecchia ditta l’ha adottata per secondo, ha
(verità storica) l’obbligo di differenziarla se
le imprese sono in
Attenzione: scarsa capacità concorrenza fra loro (c.d.
distintiva (casi di omonimia) diritto relativo all’uso
esclusivo, anche in caso di
ditta patronimica)
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La ditta
• Nome civile vs. nome commerciale
 L’imprenditore ha sempre un solo nome civile (art. 6 c.c.) ma può avere più nomi
commerciali (ad es. una ditta originaria e più ditte derivate di cui è divenuto titolare in
sede di trasferimento delle relative aziende)
 Ditta e nome civile, anche se nei fatti coincidessero (ditta patronimica), sono
diversamente tutelati e formano oggetto di diritti diversi
 La distinzione tra nome civile e nome commerciale è valida anche nel caso delle
imprese costituite in forma societaria: ragione sociale e denominazione sociale non
vanno identificate con la ditta, ma vanno poste sullo stesso piano del nome
civile dell’imprenditore
• Obbligo di differenziazione sussiste solo nel caso di confusione per l’oggetto dell’attività o
per il luogo dove la stessa è esercitata
• Se non c’è confusione nessun obbligo di differenziazione: per questo si tratta di un diritto
«relativo»
• La ditta può essere trasferita, ma solo insieme all’azienda (art. 2565 c.c.) e con il
consenso dell’alienante (se atto tra vivi). Nel caso di successione mortis causa, si
trasferisce salva diversa disposizione testamentaria
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L’insegna
• L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa (stabilimento, negozio, capannone…)
• Art. 2568 c.c. dispone che l’insegna non possa essere uguale o simile a quella utilizzata da
un altro imprenditore concorrente, con obbligo di differenziazione nel caso di possibile
confusione tra il pubblico
• Si applicano gli stessi principi di novità e verità della ditta (rinvio all’art. 2564 c.c.)
 Liceità
 Inidoneità a trarre in inganno il pubblico circa i prodotti venduti o l’attività
 Avere sufficiente capacità distintiva (non sono tutelate le indicazioni generiche:
es. albergo, bar, ristorante, a meno che l’originalità non derivi dalla composizione
grafica e/o dai colori utilizzati)
• Può essere trasferita/ceduta/concessa in uso? Es. accordi di franchising o distribuzione
• Secondo la dottrina prevalente è possibile il trasferimento dell’insegna anche
separatamente dall’azienda
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Il marchio
• Il marchio ha la funzione di differenziare i prodotti o i servizi dell’impresa da
quelli dei concorrenti
• È il principale simbolo di collegamento tra i prodotti/servizi offerti e l’imprenditore.
È uno degli elementi considerati dai consumatori nelle scelte di acquisto.
Importanza fondamentale nel settore del lusso
• Registrazione del marchio:
– Marchio nazionale (art. 2569-2574 c.c. e codice della proprietà industriale)
– Marchio UE (Regolamento (UE) 2017/1001)
– Marchio internazionale (Convenzione di Parigi 1883; Accordo di Madrid
1891: servono a permettere/facilitare la registrazione del marchio in più
paesi)
• Diritto all’uso esclusivo del marchio nei paesi in cui è stato registrato
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Il marchio
• Marchio di fabbrica e marchio di commercio (a seconda di chi lo appone:
se il produttore o il commerciante). Su uno stesso prodotto possono
sussistere più marchi di fabbrica e di commercio. Divieto per il rivenditore di
rimuovere il marchio del produttore (art. 2572 c.c.)
Es. autoveicoli: il rivenditore può apporre il suo marchio sull’autoveicolo

• Marchio di servizio: se contraddistingue i servizi. Il marchio è apposto nel


materiale pubblicitario, sulle divise del personale… (es. compagnia aerea)

• Marchio generale/marchio speciale: a seconda che contraddistingua tutti i


prodotti ovvero solo alcuni di essi. È possibile l’uso contemporaneo di
entrambi per distinguere i diversi prodotti
 Esempio: FIAT (marchio generale) – FIAT Panda (marchio speciale)
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Il marchio
• Marchio denominativo: costituito solo da parole (può coincidere con
la ditta e l’insegna)

• Marchio figurativo: costituito (anche o esclusivamente) da figure,


lettere, cifre, disegni, colori

• Marchio di forma: costituito dalla forma del prodotto o della sua


confezione. Si deve però trattare di una forma “particolare” che
consenta di distinguere il prodotto. Non possono essere usate forme
“necessarie” o “imposte” dalla natura del prodotto medesimo

• Marchio collettivo: garantisce la provenienza del prodotto, la natura,


e la qualità (art. 2570 c.c.). L’ente che ha ottenuto la registrazione si
impegna a garantire la qualità. Il marchio non viene utilizzato dal
soggetto che ottiene la registrazione ma è concesso in uso a produttori
o commercianti
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Requisiti del marchio


Liceità Verità Originalità Novità

non deve trattarsi di rispetto ad un altro


non deve contenere deve consentire di
segni idonei a marchio per prodotti
segni contrari alla individuare i prodotti
ingannare il uguali o affini
legge, all’ordine offerti tra tutti i prodotti
pubblico o al buon pubblico sulla presenti sul mercato.
provenienza Se il marchio
costume (es. simboli Quindi non deve trattarsi
geografica, sulla registrato è
nazi-fascisti), stemmi di: i) nomi generici (es.
natura o sulla diventato celebre,
o altri segni protetti da profumo per un
qualità dei viene tutelato
convenzioni profumo); ii) di
prodotti/servizi anche per prodotti
internazionali. indicazioni descrittive;
diversi (anche non
iii) segni di uso
Non è consentito affini) se chi lo usa
comune.
usare l’immagine "trarrebbe un
altrui senza il indebito vantaggio
Le indicazioni
consenso dal carattere
generiche/descrittive
dell’interessato, né il distintivo o dalla
vanno bene quando non
nome o lo rinomanza del segno
c’è alcuna relazione con
pseudonimo di anteriore o
il prodotto. Le parole
persone famose recherebbe
straniere vanno bene
pregiudizio agli
quando non sono di uso
stessi” (art. 12 cpi)
comune (es.
cynar/ginger).
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Il marchio
• La mancanza dei requisiti può portare alla nullità del marchio
• Il marchio è trasferibile sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo
• Prima del 1992 la circolazione del marchio seguiva la circolazione dell’azienda.
Sistema troppo rigido che non era coerente con le esigenze della produzione e del
commercio (outsourcing; franchising; merchandising)
• Art. 2573 c.c. dispone che “il marchio può essere trasferito o concesso in licenza
per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in
ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”
• La licenza è subordinata al rispetto dei parametri qualitativi dei prodotti messi in
commercio dal concedente (cfr. art. 23, comma 2, c.p.i.)
• Riconosciuta la legittimità del co-uso di uno stesso marchio da parte di più
imprenditori (licenza non esclusiva)
• Funzione di garanzia del marchio. Esempio: è consentito a più imprenditori di
produrre Penne “Rossi”, purché sia garantito un identico standard qualitativo
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Il marchio registrato
Marchio registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Diritto all’uso esclusivo nel territorio nazionale (a prescindere dall’ambito territoriale in
cui opera l’imprenditore)
• Uso esclusivo per i prodotti identici e per i prodotti affini se c’è rischio di confusione. La
tutela si estende anche ad altri prodotti se il marchio ha assunto rinomanza
• Unitarietà dei segni distintivi: il diritto di esclusiva sul marchio consente di impedire
l’utilizzo di segni confondibili non solo in funzione di marchio, bensì anche di ditta, nome a
dominio o altro segno distintivo
• Diritto di esclusiva decorre dalla data di presentazione della domanda (tutela anticipata)
• La registrazione a livello nazionale è il presupposto per estendere la tutela a livello
internazionale. La registrazione è invece indipendente per il marchio UE
• Durata della tutela: 10 anni, ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte (salvo
declaratoria di nullità o decadenza)
• Decadenza: (i) volgarizzazione; (ii) mancato uso o sospensione per un periodo di 5 anni;
(iii) sopravvenuta ingannevolezza; (iv) mancato pagamento dei diritti di rinnovo (trascorsi
6 mesi)
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Il marchio di fatto
• L’ordinamento tutela anche chi usa il marchio senza registrarlo

• Art. 2571 c.c.: «Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in
cui anteriormente se ne è valso»

notorietà nazionale vs. notorietà locale

Il titolare di un marchio non registrato Se il marchio è noto solo


divenuto noto su tutto il territorio localmente, l’imprenditore non
nazionale potrà impedire che altri potrà impedire l’uso dello stesso
usino lo stesso marchio ma solo per marchio per gli stessi prodotti in
gli stessi prodotti (non per prodotti altra zona del territorio nazionale
affini)
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Le creazioni intellettuali
• Opere dell’ingegno: idee creative nel campo culturale
Creazioni intellettuali
• Invenzioni industriali: idee creative nel campo della tecnica

• Tutela per incentivare e ricompensare fatica e investimenti con un ritorno economico e


morale
• Principi generali:

 Riconoscere all’autore o all’inventore il diritto esclusivo di sfruttamento


economico dell’opera o dell’invenzione, sia direttamente, sia mediante cessione a
terzi (c.d. diritto di privativa)

 Precludere che una posizione di esclusiva possa essere sempre riconosciuta rispetto
a talune creazioni intellettuali particolarmente significative per la collettività

 Il diritto di esclusiva è limitato nel tempo

 Onere di attuazione da parte dell’inventore: l’invenzione deve essere attuata nel


territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i
bisogni del Paese
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Il diritto d’autore

• Oggetto del diritto d’autore: tutte le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali,
figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la
forma di espressione
• Le opere dell’ingegno sono protette a prescindere dal pregio e dall’utilità pratica e anche
se immorali o illegali
• Fatto costitutivo del diritto d’autore è la semplice creazione dell’opera. Non è
necessario che l’opera sia stata divulgata tra il pubblico, bastando che essa sia stata
comunque estrinsecata
– L’opera si intende creata quando è formata la prima bozza di uno scritto? Quando è
trasmessa all’editore? Quando lo scritto viene pubblicato?
• Tutela morale
• Tutela patrimoniale
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Il diritto d’autore
• Tutela morale:
 diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera,
di decidere se pubblicarla o meno (c.d. diritto di inedito) o se
pubblicarla con il proprio nome o in regime di anonimato
 Esempio di diritto di anonimato: Elena Ferrante
 diritto di opporsi alle modificazioni o alle deformazioni dell’opera e ad
ogni altro atto a danno dell’opera che possa arrecare pregiudizio al
suo onore e alla sua reputazione
 diritto di ritirare l’opera dal commercio se sussistono gravi ragioni
morali, previo indennizzo a coloro ai quali l’autore ha ceduto i diritti di
utilizzazione economica
• Diritti a tutela della personalità dell’autore: irrinunciabili, inalienabili,
non si perdono con il trasferimento dei diritti patrimoniali, possono essere
esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell’autore (ad eccezione
della facoltà di ritiro dal commercio)
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Il diritto d’autore
Tutela patrimoniale
• l’autore ha diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera, in ogni forma e
modo, originale o derivato
• sfruttamento economico di singole parti dell’opera se dotate di autonomo carattere
creativo (es. un personaggio di una saga di fumetti o di un cartone animato)
• Durata limitata: 70 anni
• Articolazione della tutela patrimoniale:

1. Riproduzione

2. Trascrizione

3. Diffusione (anche via satellite o via internet)

4. Distribuzione

5. Noleggio

6. Traduzione

7. Etc.
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Il diritto d’autore
• Il diritto di utilizzazione economica è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle
sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte (cfr. art. 2581 c.c.)
– Trasferimento tra vivi: prova per iscritto
• Esempi:
– contratto di edizione: l’autore concede in esclusiva ad un editore l’esercizio del
diritto di pubblicare per la stampa l’opera, per conto e a spese dell’editore stesso.
L’editore si obbliga a stampare e a mettere in commercio l’opera, corrispondendo
all’autore il compenso pattuito
– contratto di rappresentazione: l’autore cede, di regola non in esclusiva, il solo
diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine (drammatiche,
coreografiche, musicali). L’altra parte si obbliga a provvedervi a proprie spese
• Il diritto d’autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e
penali
• Rimedi:
– Accertamento e inibizione della violazione temuta o in atto
– Risarcimento dei danni
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Invenzioni Industriali
• Invenzioni industriali: idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse
consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica
applicazione nel settore della produzione di beni o servizi
• Il diritto di utilizzazione economica si acquista con la concessione del brevetto
• Possono formare oggetto di brevetto:
1. Invenzioni di prodotto: hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale (es. una
macchina o un composto chimico)
2. Invenzioni di procedimento (es. un nuovo metodo di produzione di beni già noti, un
nuovo processo di lavorazione industriale, un nuovo dispositivo meccanico)
3. Invenzioni derivate: costituiscono una derivazione di una precedente invenzione

a) invenzioni di combinazione

b) invenzioni di perfezionamento

c) invenzioni di traslazione
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Invenzioni Industriali
• Non possono formare oggetto di brevetto:

1. le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici

2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali

3. le presentazioni di informazioni

4. metodi di diagnosi o di trattamento chirurgico o terapeutico


• In generale, non è brevettabile ciò che già esiste in natura
• Non sono brevettabili i software (coperti invece dal diritto d’autore), mentre è brevettabile
l’hardware
• Requisiti per l’ottenimento del brevetto:
1. Liceità
2. Novità (tutto ciò che non è compreso nello stato della tecnica, anche all’estero)
3. Attività inventiva (l’invenzione non risulta, a un esperto, compresa nello stato della
tecnica)
4. Idoneità ad avere una applicazione industriale (industrialità)
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Invenzioni Industriali
• L’inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione e tale diritto morale
si acquista per il solo fatto dell’invenzione
• L’inventore ha inoltre il diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto (c.d. diritto al brevetto),
che ha funzione costitutiva ai fini dell’acquisto del diritto all’utilizzazione economica
in esclusiva del trovato (c.d. diritto sul brevetto)

• Invenzioni dei dipendenti:


1. Invenzione di servizio: l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del
rapporto di lavoro ed è prevista una specifica retribuzione per tale attività  le
invenzioni realizzate appartengono al datore di lavoro che acquista a titolo originario il
diritto di chiedere e sfruttare il brevetto
2. Invenzione aziendale: l’invenzione è fatta nell’esecuzione di un contratto o di un
rapporto di lavoro, senza specifica retribuzione per l’attività inventiva. I diritti
patrimoniali sorgono sempre direttamente in capo al datore di lavoro. Se il datore di
lavoro però ottiene il brevetto o sfrutta in segreto l’invenzione, il lavoratore ha diritto a
un “equo premio”
3. Invenzione occasionale: pur rientrando nel campo d’attività del lavoratore,
l’invenzione è indipendente dal contratto o dal rapporto di lavoro. I diritti patrimoniali
spettano al lavoratore
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Il brevetto
• Concesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Durata: 20 anni dalla domanda (senza possibilità di rinnovo)
• Liberamente trasferibile
• Il titolare del brevetto può anche concedere una licenza d’uso
• Tutela/sanzioni: azione di contraffazione e inibitoria, assegnazione in proprietà del titolare
del brevetto, sequestro, rimozione, distruzione, risarcimento del danno
• Invenzione non brevettata: L’inventore può scegliere di non brevettare l’invenzione e di
sfruttarla in segreto. Vi è tuttavia il rischio che altri pervengano alla medesima invenzione e
che quindi la brevettino, acquistando il diritto di esclusiva
– L’inventore che ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda nei dodici mesi
anteriori al deposito dell’altrui domanda, può continuare a sfruttare l’invenzione nei
limiti del preuso
– Tale facoltà di continuare a usare l’invenzione può trasferirsi insieme all’azienda
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I modelli industriali
• Creazioni intellettuali applicate all’industria (di minor rilievo rispetto alle invenzioni
industriali)
• Modelli di utilità: nuovi trovati destinati a conferire particolar funzionalità (efficacia o
comodità di applicazione) a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso
• Disegni e modelli: nuove idee destinate a migliorare l’aspetto (forma, colore, linee,
contorni) dei prodotti industriali (è il campo del design industriale)
• Anche i modelli industriali possono essere brevettati o registrati
• Brevetto per modelli di utilità: 10 anni
• Registrazione per disegni e modelli: 5 anni (rinnovabile per ulteriori periodi di 5 anni fino a
un massimo di 25 anni)
– La registrazione è subordinata ai requisiti della novità e del carattere individuale
– Se i disegni e i modelli hanno carattere creativo e valore artistico potrebbe applicarsi
anche la tutela prevista dal diritto d’autore