FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

DERECHO DE MARCAS I

INTEGRANTES

García Morante Joher Yamir.

Llactahuaman Castillo Bianca Patricia.

Nizama Martinez Yurico Mercedes.

Puicón Ayala, Ana Patricia.

Rosas Atarama Leslie Lizeth.

Docente

Raúl Orlando Castro Quintana

Piura – Perú

2019
 ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................3
MARCO TEÓRICO..............................................................................................................................5
1. DERECHO DE MARCAS I........................................................................................................5
2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS...............................................................................5
3. CONCEPTO DE LAS MARCAS.................................................................................................6
4. FUNCIONES DE LAS MARCAS................................................................................................7
5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS..........................................................................................8
5.1. Marcas de Producto......................................................................................................8
5.2. Marcas de Servicio........................................................................................................8
5.3. Marcas Registradas.......................................................................................................8
5.4. Marcas no Registradas..................................................................................................8
5.5. Marcas Comunes...........................................................................................................8
5.6. Marcas Notoriamente Conocidas.................................................................................9
5.7. Marcas Nominativas.....................................................................................................9
5.8. Marcas Figurativas........................................................................................................9
5.9. Marcas Mixtas...............................................................................................................9
5.10. Marcas Tradicionales................................................................................................9
5.11. Marcas no Tradicionales.........................................................................................10
5.12. Marcas Colectivas...................................................................................................10
5.13. Marcas de Certificación...........................................................................................10
5.14. Marcas de Reserva..................................................................................................10
5.15. Marcas Evocativas...................................................................................................10
5.16. Marcas Bidimensionales.........................................................................................11
5.17. Marcas Tridimensionales........................................................................................11
6. ELEMENTOS DE LAS MARCAS.............................................................................................11
7. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.....................................................................................11
MARCO PRÁCTICO..........................................................................................................................14
1. CASACIÓN DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE SOBRE
PROHIBICIÓN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS......................................................................14
2. RESOLUCIÓN DE INDECOPI.....................................................................................................15
3. ANÁLISIS DEL PROCESO 38-IP-2008/INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL- TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.......................................................................................17
CONCLUSIONES...............................................................................................................................19
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................20

1
 INTRODUCCIÓN
Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o
proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad,
cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A
lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el
actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a
identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca
única, se adecua a sus necesidades.

La marca significa, pues para la empresa su activo más valioso, puesto que el éxito de una
empresa no se encuentra en sus productos, sino más bien en todos aquellos valores que con él se
pretenden transmitir.

Un claro ejemplo del importante rol que cumple una marca hoy por hoy se presenta cuando un
cliente se posiciona frente a dos productos de características similares, pero al elegir uno frente al
otro, se debe a que junto a éste tiene mucho más valores, obtiene una experiencia,
una actitud frente a la vida.

Todos estos valores intangibles se deben de ver representados en la marca, pues al final lo que el
cliente compra no es el producto en sí, sino todo aquello que lo hace diferenciar del resto. El
cliente compra la marca y la marca es el alma de la empresa.

En el presente trabajo desarrollaremos la evolución del derecho de marca, su concepto,

clasificación de las marcas y analizaremos casos específicos.

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 MARCO TEÓRICO

1. DERECHO DE MARCAS I
Este derecho comprende de manera general la protección legal de todos aquellos signos
distintivos que permiten diferenciar un producto o un servicio en el mercado.

2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

Las marcas a través de la historia han sido utilizadas desde tiempos muy antiguos, el primer uso
que se le dio a las marcas fue en américa del norte, el cual fue el de identificar si un ganado le
pertenecía a cierto criador.

En un primer momento, dicho símbolo o marca iba a impedir que los bienes de un comerciante se
confundan, Si retrocedemos algunos años, tenemos que en Egipto se han encontrado vasijas de
adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas como jeroglíficas. En Grecia, los artistas
igualmente utilizaban símbolos para distinguir sus producciones.

Es así que, a lo largo de los años, las Marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema
de registro y protección. Hace 3.000 años los artesanos de la India solían grabar sus firmas en sus
creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán, hecho que comprobó fehacientemente la existencia
de las Marcas en la antigüedad. Se han encontrado en productos de la alfarería griega, signos que
tienen toda la apariencia de Marca, pero se desconoce la protección que a tales signos pudo
haberse otorgado.

Igualmente, se ha comprobado que entre los romanos era corriente el empleo de Marcas, como
por ejemplo de las marcas “sigilla”, para alfarería, también para vinos y quesos. En Roma, el
derecho sobre la Marca se adquiría por la notoriedad que ella alcanzaba, así se han utilizado más
de 100 Marcas distintas de cerámica romana, incluida la marca FORTIS, la cual se hizo tan famosa
al ser objeto de copia y falsificación.

La utilización de las Marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media, en aquel
entonces, las corporaciones empleaban obligatoriamente Marcas para certificar los productos que
fabricaban, por citar un ejemplo, Carlos V por edicto del 16 de mayo de 1544, impuso el uso de la
Marca a los tejedores de su imperio, los usurpadores y falsificadores eran seriamente castigados,
podían ser excluidos de la corporación, o se les cortaba la mano derecha. Además de las
corporaciones, empezaron a usarlas los comerciantes a partir del siglo XV. Este uso tenía
propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las

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normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las
mercaderías por los oficiales corporativos.

En la Edad Moderna (siglo XVI) Expiden normas que tienen directa relación con la protección de
determinados signos distintivos; en 1512 el Consejo de Nurembergemite un decreto con el objeto
de proteger el signo AD, mismo que sería utilizado por Alberto Durero un Edicto de Carlos V
protege tapices flamencos. Francia y Gran Bretaña normas que protegían a los titulares de una
marca de la falsificación por parte de terceros.

Hasta principios del siglo XIX todos los países europeos dictaron disposiciones u ordenanzas reales
para proteger las Marcas. Pero en Francia, a raíz de la Revolución se suprimieron las
corporaciones, por Decreto del 1791, se estableció la libertad de comercio y de la industria,
quedando de esta manera abolidas las marcas existentes, por constituir éstas un privilegio
otorgado por el Soberano.

Ante los inconvenientes que originaba esta situación, la “Ley del 25 Germinal del año XI”, de
carácter económico, dictada por Napoleón, ha permitido restablecer las marcas, pero ya no como
un privilegio que otorgaba el Soberano, sino como un derecho, pero solo para los fabricantes, no
para los comerciantes, estableciendo penas para los falsificadores y usurpadores, las que fueron
aumentadas en el Código Penal Francés de 1810.

Las colonias españolas recibieron las disposiciones dictadas por la Corona Española en las leyes de
Indias, con relación a las marcas. Se estableció que las mercaderías embarcadas para “las Indias”
debían ir provistas de sus respectivas Marcas.

La legislación de Marcas se extendió por toda Europa, para responder a irresistibles necesidades
del comercio y la industria.

Hoy es visualizado en cada parte del mundo todo un marco legal que hace a la Protección de
Marcas, la marca ha evolucionado para cumplir otras funciones, además de identificativa, sirve
también para señalas el origen del producto (la persona lo fabrica) o de un servicio (quien lo
presta); de garantía en cuanto a la calidad de los mismos o incluso de evocación del tipo de
producto o actividad a la que está destinado.

3. CONCEPTO DE LAS MARCAS

Según INDECOPI, una marca se presenta para la empresa como un mecanismo de
diferenciación mediante el cual cada empresario puede dar a conocer sus productos y

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 servicios en el mercado; además, constituye un instrumento de identificación y selección de
productos y servicios, para una adecuada elección del consumidor.

4. FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las marcas se caracterizan porque identifican y diferencian fácilmente un producto o un
servicio de sus similares en el mercado, y así poder captar o consolidar clientela;
entendiéndose de esto que, las marcas tienen 4 funciones:

- Función identificadora del origen empresarial : Permite que se individualice un

producto o un servicio de forma más fácil frente al resto, ello implica que el
consumidor tiene conocimiento que cada producto o servicio marcado tiene como
responsable al titular de la marca. A modo de ejemplo se tiene lo siguiente:
 Cada gaseosa de Coca Cola tiene como responsable de su producto a The
Coca Cola Company. Es importante indicar que “el consumidor puede
desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en
que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo”
- Función diferenciadora de calidad: Cumple dicha función ya que proporciona al
consumidor información sobre la calidad del producto o servicio, que es constante, ya
se la misma alta o baja. Es por ello que las personas se inclinarán por aquellas marcas
que asocian con ciertas características que en su momento les resultaron positivas, ya
sea por experiencia propia o porque terceras personas se las recomendaron,
esperando que las mismas sean iguales o incluso mejores. Relacionado a ello
podríamos afirmar que si consumo un producto o servicio de determinada empresa
cuya calidad no me satisface, es posible pensar que los demás productos o servicios
de esa misma empresa, sin importar el lugar donde los adquiera, tendrán también
una calidad inferior, o viceversa.
- Función condensadora de eventual goodwill o reputación: Esta función hace
referencia a la buena reputación o prestigio con el que una marca cuenta, es por ello
que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr una buena imagen
de sus productos frente al consumidor y así incrementar sus ventas. Se denomina
eventual ya que no todas las marcas alcanzan una buena valoración por parte de los
consumidores. Es importante que los empresarios no descuiden sus esfuerzos por
mantener dicha goodwill porque no se encuentra asegurada, pudiendo variar por
distintas circunstancias en el tiempo.

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  Ejemplo: Sale al mercado un perfume de marca reconocida, y tal vez su
fragancia no sea tan buena como el de un perfume de otra marca con menor
precio, pero por tratarse de dicha marca con alto prestigio y confiando en el
mejor estatus que le brinda, el consumidor decide adquirirlo.
- Función publicitaria: Esta función hace referencia a la capacidad de una marca de
fomentar en sí misma la adquisición de un producto por parte de los consumidores,
incluso si la misma se encuentra desvinculada de su producto tradicional.
 Por ejemplo, la marca Pepsi puesta en una gorra es capaz de hacer que la
gente la compre aunque se trate de un producto totalmente diferente a la
bebida gaseosa.

5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

5.1. Marcas de Producto

Signos perceptibles cuya función es identificar un producto y diferenciarlos de sus
similares en el mercado, pues, son suficientemente distintivos y susceptibles de
representación gráfica.

5.2. Marcas de Servicio

Tal como su nombre lo indica, este tipo de marca tiene como función la de distinguir un
servicio y distinguirlo de sus similares en el mercado.

5.3. Marcas Registradas

Una marca registrada, es aquella que goza de protección jurídica, también es aquel
símbolo que sirve para representar los productos o un negocio. Cuando dicha marca este
legalmente registrada no puede ser utilizada por otra organización, mientras que esta siga
en uso y los papeles se encuentren conformes.

Existe una diferencia con las patentes, pues estas son otorgadas por 20 años mientras que
las marcas registradas no tienen una fecha de caducidad.

5.4. Marcas no Registradas

Las marcas no registradas, las podemos entender como aquellas marcas que no gozan de
una protección jurídica, y que el hecho de que no esté registradas, esto no implicaría la
comisión de alguna infracción.

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5.5. Marcas Comunes
En primer lugar debemos tener en cuenta que todas las marcas son comunes, pues están
referidas a un servicio o un producto, el cual tienen un conocimiento normal en el
consumidor que está dirigido, pero debemos tener en cuenta que existen marcas que por
su difusión alcanzan un mayor conocimiento entre el público.

5.6. Marcas Notoriamente Conocidas

Es aquella que es muy conocida por una gran mayoría de los consumidores, es decir del
sector pertinente, Es decir el conocimiento que tienen los consumidores por una marca
notoria es muy superior al conocimiento que se va a tener de una marca común. Pues la
difusión que ha tenido una marca notoria hace que los consumidores siempre la
recuerden y por lo tanto las adquieran y las prefieran.

5.7. Marcas Nominativas

Son aquellas marcas que llevan palabras o combinación de palabras, tengan estas un
significado definido o se trate de una denominación de fantasía.

5.8. Marcas Figurativas

Tal como su nombre lo induce, son aquellas marcas que llevan imágenes, figuras,
símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos sin
texto.

5.9. Marcas Mixtas

Son aquellas que llevan tanto elementos nominativos como figurativos.

5.10. Marcas Tradicionales

Son aquellas marcas que se encuentran conformadas por signos, y que han sido
reconocidas como tales por el Derecho desde hace un tiempo más o menos prolongado,
por ser las más usadas y solicitadas para registro.

Así el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones,

describe este tipo de signos distintivos, al indicar que podrá ser una marca, los siguientes
tres grupos de signos:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, o las letras y los números, también
conocidas como marcas denominativas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos, conocidas como marcas figurativas.

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 c) Cualquier combinación de los signos o medios anteriormente descritos, que en
caso de reunir un una letra, número o palabra con un elemento gráfico, conocidas
como marcas mixtas.

5.11. Marcas no Tradicionales

Son todas aquellas marcas que se encuentran conformadas por signos y que han sido
reconocidas como tales de manera reciente por el Derecho, asi tenemos por ejemplo:
las marcas auditivas o sonoras, las marcas olfatorias, las marcas gustativas, las marcas
táctiles, las marcas que consisten en un color aislado.

5.12. Marcas Colectivas

Las marcas colectivas por lo general pertenecen a una cierta agrupación de empresas. El
cual su uso está reservado especialmente para los miembros de la asociación o empresa y
también distingue a los  bienes o servicios de sus integrantes, de aquellos bienes o
servicios similares de personas lejanas a dicha asociación.

5.13. Marcas de Certificación

Las marcas de certificación indican que los servicios o bienes relacionados en un
certificado, trabajado por el propietario de dicha marca, son de definido manufactura,
origen, calidad u otra característica. Las marcas certificadas sólo pueden ser usadas de
conformidad con modelos definidos,

Existe una diferencia entre una marca colectiva y una certificada la cual es que la primera
sólo puede ser utilizada por los miembros del ente titular, mientras que la marca
certificada  puede ser tomada por todo aquel que cumpla con los parametros definidos.

5.14. Marcas de Reserva

Las marcas de reserva son registradas tanto por personas naturales como por personas
jurídicas, para un uso posterior, es muy importante pues si no se contara con este tipo de
marcas de reserva, su marca podría ser registrada por otra persona la cual sería válida, sin
tener acción legal alguna para impedirlo.

5.15. Marcas Evocativas

Una marca evocativa es aquella que recomienda la idea acerca de un servicio o producto,
o también de sus cualidades y características de estos.

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 Debemos tener en cuenta que la marca evocativa en si es registrable y distintiva. A pesar
de ello, no siempre resulta fácil determinar la frontera que existe entre un digno
descriptivo o también llamado genérico, y en la mencionada marca evocativa.

5.16. Marcas Bidimensionales

Las marcas bidimensionales consisten en dos dimensiones, las cuales van a estar
conformadas por signos figurativos, denominativos, o en algunos casos ambos.

5.17. Marcas Tridimensionales

Las marcas tridimensionales consisten en una forma arbitraria o particular, que va a cubrir
las tres dimensiones del espacio, estamos hablando de: profundidad, altura y anchura.

6. ELEMENTOS DE LAS MARCAS

Los elementos que constituyen las marcas son los siguientes:

o Nombre: Hace referencia a la parte de la marca que se puede pronunciar, es decir

constituye la identidad verbal de la marca.
o Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, por tanto forma parte de la identidad
visual de la marca.
o Cromatismo: Es el empleo de colores y su respectiva distribución.
o Slogan o lema: Generalmente es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una
marca, resaltando alguna característica o valor de la misma.

7. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD
No es obligatorio registrar una marca, pero dicho registro es el único mecanismo que otorga
seguridad jurídica a su titular, y con ello la posibilidad de que terceros no puedan registrar o
utilizar en el mercado signos confundibles con el suyo.

Antes de presentar la solicitud para registrar una marca es menester que se averigüe la existencia
de un signo registrado o solicitado con anterioridad, el cual pudiera confundirse con la marca que
se pretende registrar, y para esto, la Dirección de Signos Distintivos pone a su disposición los
servicios de Búsquedas Fonéticas y Búsqueda Figurativas, permitiendo las primeras obtener
información sobre signos idénticos o semejantes, aun cuando difieran en su escritura; y las
segundas, obtener información de signos que incluyan elementos figurativos idénticos o similares,
aun cuando el elemento denominativo sea distinto uno del otro. Asimismo, estas búsquedas
tienen un costo establecido en el TUPA.

Según el Artículo 134 de la Decisión 486, podrán constituirse como marcas

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 Las palabras o combinación de palabras.
 Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos.
 Los sonidos y los olores.
 Las letras y los números.
 Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.
 La forma de los productos, sus envases o envolturas.
 Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Requisitos para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios

 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (dos

para la Autoridad y uno para el administrado).
 Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s):
 Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento Nacional
de Identidad (DNI), Carné de Extranjería (CE) o Pasaporte e indicar el número del
Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso.
 Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de
Contribuyente (RUC), de ser el caso.
 En caso de contar con un representante, se deberá de indicar sus datos de
identificación y deberá adjuntar obligatoriamente el documento de poder.
 Señalar el domicilio del solicitante o del representante, a efectos de que éste sea
considerado para el envío de notificaciones (incluyendo referencias, de ser el caso).
 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional,
figurativo u otros):
 Si la marca de denominativa se debe consignar la denominación.
 Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su
reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en
blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores).
 De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo
electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi
y bordes entre 1 a 3 pixeles).
 Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con el signo
solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen. Para saber las clases a las

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 cuáles pertenecen los productos o servicios a distinguir, se sugiere entrar al buscador
PERUANIZADO.
 En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben indicar
agrupados por la clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el orden
estipulado por la Clasificación Internacional de Niza.
 De reivindicarse prioridad extranjera sobre la base de una solicitud de registro presentada
en otro país, deberá indicarse el número de solicitud cuya prioridad se reivindica, así
como el país de presentación de la misma. En esta situación particular, se deberá adjuntar
copia certificada emitida por la autoridad competente de la primera solicitud de registro,
o bien certificado de la fecha de presentación de esa soliciud, y traducción al español, de
ser el caso.
 Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.
 Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al
13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 534.99
Nuevos Soles. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado
en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa Nº 104-San Borja, o bien realizar el pago a
través de una de las modalidades que se ofrecen.

El registro de una marca tiene una vigencia de diez años a partir de la fecha en que se expide la
resolución que otorga el mismo; pero, si se desea renovar se debe hacer dentro de los seis meses
anteriores o seis meses posteriores a la fecha de vencimiento de este, caso contrario, la solicitud
no se admite a trámite.

Requisitos Mínimos:

En caso que en la solicitud no se consigne:

 Los datos de identificación del solicitante, o de la persona que presenta la solicitud, que
permitan efectuar las notificaciones correspondientes
 La marca cuyo registro se solicita
 La indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro
 El pago de las tasas respectivas

La Dirección notificará al solicitante, otorgando un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados
desde el día siguiente de recibida la notificación para que subsane estas omisiones, caso
contrario, se declarará el abandono de la solicitud y se dispondrá su archivamiento.

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 MARCO PRÁCTICO
1. CASACIÓN DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE SOBRE
PROHIBICIÓN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS

La Universidad César Vallejo S.A.C. solicita el registro de una marca de servicio constituida por
el logotipo de forma ovoide, en cuyo interior se aprecia la denominación UNIVERSIDAD CESAR
VALLEJO – TRUJILLO – PERÚ, escrita en letras características dispuestas en forma ovoide y al
centro, el perfil de César Vallejo, con la que pretende distinguir servicios de educación.

Esta solicitud fue denegada tanto por la Oficina de Signos Distintivos como el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, sustentando su
decisión en lo dispuesto por el artículo 136 de la Declaración 486, por estimar que puede
causar riesgo de confusión o de asociación a la marca constituida por la denominación A.P.U.
CESAR VALLEJO y Logotipo, así como a la marca constituida por la denominación ACADEMIA
PRE – UNIVERSITARIA CESAR VALLEJO y Logotipo, ambas registradas a favor de la Asociación
de Docentes para postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería, que distingue servicios
de educación pre-universitaria.

En este punto se deja sentado que si bien desde el punto de vista fonético y gráfico ambas
marcas comparten notas comunes, los servicios que brindan son totalmente distintos, esto es,
servicios educativos a nivel universitario y servicios educativos a nivel secundario; no existe
riesgo de confusión en los consumidores debido a que existe un distingo en el origen
empresarial.

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 2. RESOLUCIÓN DE INDECOPI
RESOLUCIÓN N° 2076-2016/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 558456-2013/DSD

ANTECEDENTES
Katty Giovana Ñahui Fierro solicitó el registro de la marca CORONA, la cual se le deniega, debido a
que ésta se encuentra inscrita a favor de Gulda & Cia S.A.C. bajo Certificado Nº 54223, que
distingue exclusivamente herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.
El día 18 de diciembre de 2013, Katty Giovana Ñahui Fierro solicita la cancelación del registro de la
marca de producto CORONA, pues, señala la marca CORONA no ha sido utilizada durante los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación, pero el 15 de
abril de 2014, Gulda & Cia S.A.C. sostiene que sí viene usando en forma continua y desde hace
más de tres años la marca CORONA, en relación a los productos para los cuales se encuentra
registrada, adjuntando presentó copia de 299 comprobantes de pago emitidas entre el 5 de julio
de 2010 y 16 de diciembre de 2013, a fin de acreditar el uso de la marca.
Con fecha 14 de mayo de 2014, Katty Giovana Ñahui Fierro señaló que estos documentos
únicamente acreditan el uso de la marca CORONA para identificar arcos para carnicero y no para
todas las herramientas manuales que distingue la marca registrada, por lo que correspondería
cancelar dicha marca.

CONTROVERSIA
Mediante Resolución Nº 0370-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2014, la Comisión
Transitoria de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación, en consecuencia
mantuvo vigente la marca CORONA (Certificado N° 54223).
Consideró que La marca CORONA se encuentra registrada para distinguir exclusivamente
herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, y que los comprobantes de pago
(boletas y facturas) acreditan el uso de la misma dentro del periodo comprendido entre el 18 de
diciembre de 2010 y el 18 de diciembre de 2013, para distinguir arcos para carnicero, los cuales
además han sido comercializados en cantidades razonables.
Ante esta decisión, el 18 de setiembre de 2014, Katty Giovana Ñahui Fierro, interpone un recurso
de apelación manifestando que la emplazada solo ha presentado comprobantes de pago en los
que se acredita la comercialización de arcos para carnicero, mas no para identificar herramientas
de mano en general, por lo que se debe cancelar parcialmente los productos que distingue la

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marca materia de cancelación, limitándolo a los productos que efectivamente se están
identificando (arcos para carnicero), eliminando aquellos cuyo uso no se hubiese acreditado.
CONCLUSIÓN DE LA AUTORIDAD
Finalmente, la Sala resuelve que el registro de la marca de producto CORONA (Certificado Nº
54223), se mantenga vigente para distinguir únicamente arcos para carnicero de la clase 8 de la
Nomenclatura Oficial, ya que dicho producto se encuentra comprendido dentro del género de
“herramientas de mano” de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, pues, se ha acreditado que la
emplazada ha hecho uso del signo CORONA para identificar el producto antes señalado que ha
sido comercializado en cantidades razonables.
Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específi camente
detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verifi car no solo si
dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios
distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud
con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género. El hecho que se acredite el
uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o
servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la
vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará
condicionado a que los productos o servicios específi cos, cuyo uso se ha acreditado, guarden
similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el
registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios
identifi cados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

POSTURA DEL GRUPO

Se concuerda con la decisión optada por la Sala, ya que, efectivamente se debió mantener la
vigencia de la marca “Corona” al producto que ha acreditado el uso de la misma; por ende, se
limitó para el uso exclusivo de arcos de carnicero, los cuales se encontraban comprendidos dentro
del género y que guardan similitud con éste de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

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 3. ANÁLISIS DEL PROCESO 38-IP-2008/INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL- TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
ANTECEDENTES
En el año 2001, el Sr. Juan Carlos Arango solicitó registrar el signo “AGUA SANTA”, para amparar
“agua natural”, producto que según la Clasificación Internacional de Niza se encuentra
comprendido en la Clase 32; parte de esa solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, es así que la empresa PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó oposición a la misma
señalando ser titular de las marcas “SANTA CLARA” (nominativa) y SANTA CLARA (mixta). Es en el
año 2002, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia emitió resolución, a través de la cual se resolvió declarar infundada la oposición
formulada y conceder el registro del signo solicitado a favor del señor JUAN CARLOS ARANGO.
PANAMCO COLOMBIA S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Meses
después el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 27325,
mediante la cual se resolvió confirmar la anterior resolución.

CONTROVERSIA
PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
indicando que al realizar la comparación entre el signo solicitado, “AGUA SANTA”, y la marca
previamente registrada, “SANTA CLARA”, existe entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y
fonética observando además que la marca “AGUA SANTA” fue solicitada para amparar “Agua
natural”. En consecuencia, la palabra “AGUA” resulta genérica y debe ser excluida de la
comparación.
Por otro lado La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia,
contestando la demanda indicó que “efectuado el examen de las marcas enfrentadas ‘AGUA
SANTA’ y ‘SANTA CLARA’ no arroja confusión, ya que no presentan similitudes, cada uno de los
signos en controversia poseen elementos distintivos de orden conceptual, gráfico, ortográfico y
fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual.

NORMA APLICABLE
El artículo 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referidos a
los requisitos para el registro de marcas y cuando no es posible registrar las mismas.

CONCLUSIÓN DE CAN

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La interpretación de este Tribunal concluyó que la denominación genérica no es susceptible de
registro, salvo se encuentre conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido
distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva
en relación con el producto o servicio de que se trate por otro lado conforme al artículo 136 de
la Decisión 486 no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los
mismos servicios o productos, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el
público un riesgo de confusión o de asociación, por ello en el presente caso ante el conflicto que
surge por el nombre de ambas marcas, se afirma que el riesgo de confusión o de asociación
deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda.

POSTURA DEL GRUPO

De las interpretaciones dadas por el Tribunal de la Comunidad Andina podemos colegir que fue
probablemente correcto el otorgamiento de registro de la marca “AGUA SANTA”, toda vez que el
creador de la misma puede valerse de expresiones que puedan ser consideradas de uso común,
por lo que no pueden ser objeto de dominio absoluto por una persona, es más el titular de una
marca que lleve inmersa una expresión de tal naturaleza no se encuentra facultado por la ley
para impedir que terceros puedan utilizarla en combinación de otros elementos en la
conformación de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a
fin de no crear riesgo confusión.

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 CONCLUSIONES
 Podemos concluir que las marcas cumplen cuatro funciones importantes y muy marcadas:
la función identificadora del origen empresarial, la función diferenciadora de calidad, la
función condensadora de eventual goodwill o reputación y finalmente, la función
publicitaria. De esta manera, las marcas se caracterizan individualizar determinado
producto o servicio, proporcionar información sobre la calidad, otorgar prestigio a una
empresa y promover la adquisición de productos distintos al producto tradicional.

 Siendo las marcas un instrumento de diferenciación empleado por muchos empresarios

que quieren dar a conocer sus productos y servicios al mercado, es necesario que las
mismas presenten o se encuentren constituidas bien sea por letras o combinación de las
mismas, figuras o símbolos o la combinación de ambos que no guarden semejanza con las
marcas que ya cuentan con registro propio, a fin de no generar confusión en el
consumidor.

 Si bien es cierto registrar una marca no tiene el carácter de obligatorio, es importante que
esta pueda registrarse ante INDECOPI, para que pueda tener protección jurídica frente a
terceros y que el titular de la misma no se vea perjudicado cuando otra persona pretenda
registrar una marca con características similares a la suya. Asimismo, para que tal registro
proceda es necesario que se cumplan los requisitos y plazos exigidos por las leyes.

 La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de que su
persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a
producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.
Es por ello que se recomienda el registro de las marcas para ene una mayor seguridad
jurídica.

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 BIBLIOGRAFÍA
 Cornejo, C. (2007). Derecho de Marcas. Lima, Perú: Cultural Cuzco.
 Maraví, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el
Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

WEBGRAFÍA

 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/lo-que-debe-saber-sobre-las-marcas-no-
tradicionales-2449216
 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4521/LAJO_ESTRADA
_SILVIA_PROHIBICIONES_SIGNOS.pdf?sequence=1
 https://www.indecopi.gob.pe//web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos
 https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/204308/17.-Instrumentos-
DIN.pdf/1ab381af-da49-4efc-b894-0fca56aa5847

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