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Matricola n.

582720

ALMA MATER STUDIORUM


UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

RISCHIO DI CONFUSIONE FRA MARCHI


CRITERI DI NON CONFONDIBILITA’
marchi tradizionali e atipici alle soglie dell’entrata in
vigore del nuovo Regolamento 2424/2015

Tesi di laurea in

DIRITTO INDUSTRIALE

Relatore Candidato

Prof. avv. Alberto Musso Alice Alessandri

Anno Accademico 2015/2016

Sessione II
2
INDICE

INTRODUZIONE.....................................................................................6

IL MARCHIO..........................................................................................12

1.2 I Beneficiari Del Marchio.............................................................15

1. 3 Le funzioni del marchio................................................................16

LA CAPACITA’ DISTINTIVA DEL MARCHIO E IL RISCHIO DI


CONFUSIONE........................................................................................18

2.1 La capacità distintiva e la confondibilità.......................................18

2.2 Il Carattere Distintivo Del Marchio..............................................19

2.3 La valutazione del rischio di confusione per l’art. 8.1 RMUE......22

2.4 Il Rischio di Associazione.............................................................28

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONFUSIONE.....................32

3.1 I criteri elaborati dalla Giurisprudenza Comunitaria....................32

3.2 Valutazione del rischio di confusione nei marchi complessi.........35

3.3 Il pubblico di riferimento e percezione del consumatore medio. . .38

COMPARAZIONE DEI MARCHI NEL RISCHIO DI CONFUSIONE44

4.1 La Comparazione dei Segni...........................................................44

4.1.1 Il concetto di somiglianza.................................................................45


4.1.2 Comparazione Visiva........................................................................49
4.1.3 Comparazione Fonetica....................................................................53
4.1.4 Comparazione Concettuale...........................................................55
4.1.5 Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi
comuni......................................................................................................60
4.1.6 Considerazioni conclusive sulla somiglianza.....................................64
4.2 Comparazione fra Prodotti e Servizi..............................................70

4.2.1 Irrilevanza della Classificazione di Nizza.......................................70


4.2.2 Somiglianza dei prodotti o servizi.................................................73

3
4.2.3 Analisi Dei Singoli “Fattori Canon”................................................75
4.2.4 Analisi Dei Fattori Aggiuntivi.........................................................81
4.2.5 Relazione tra i diversi fattori.........................................................84
4.2.6 Uso effettivo...................................................................................85
4.2.7 Lo Strumento di Analisi di Somiglianza per il Raffronto fra
Prodotti e Servizi di Euipo.......................................................................87
I MARCHI ATIPICI................................................................................89

5.1 Disciplina dei marchi atipici..........................................................89

5.2 Marchi di colore.............................................................................95

5.2.1 Profili generali..................................................................................95


5.2.2 Analisi della Giurisprudenza in tema di marchi di colore...............105
5.3 Marchi sonori..............................................................................116

5.3.1 Profili generali................................................................................116


5.3.2 Analisi della giurisprudenza in tema di marchi sonori....................121
5.4 Marchi olfattivi............................................................................132

5.4.1 Considerazioni generali..................................................................132


5.4.2 Situazione attuale dei marchi olfattivi............................................135
5.4.3 Considerazioni e dubbi sul futuro dei marchi olfattivi....................141
5.4.4 Conclusioni: verso un nuovo giudizio di confondibilità e verso nuovi
standard di somiglianza ?........................................................................143
5.5 Conclusioni sui marchi atipici.....................................................145

RISCHIO DI CONFUSIONE NEI MARCHI NON REGISTRATI.....151

6.1 La disciplina dei marchi non registrati in Unione Europea.........151

6.1.1 Il criterio nazionale.........................................................................155


6.1.2 Il criterio europeo..........................................................................158
6.2 Disciplina dei marchi non registrati in Italia...............................162

6.3 Considerazioni conclusive...........................................................170

RISCHIO DI CONFUSIONE IN ITALIA............................................173

7.1 Valutazione Astratta o Concreta?................................................173

7.1.1 Confondibilità in astratto...............................................................175

4
7.1.2 Confondibilità in concreto..............................................................177
7.2 Considerazioni conclusive...........................................................177

BIBLIOGRAFIA...................................................................................181

5
INTRODUZIONE

Il marchio costituisce uno strumento ormai indispensabile nel commercio


mondiale per contraddistinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da
quelli di un’altra impresa.

È grazie al marchio che l’impresa attira e fidelizza i clienti promuovendo


valore e crescita.

Il marchio funziona come motore d’innovazione: in un contesto sempre


più concorrenziale si osserva una crescita costante non solo della
funzione cruciale dei marchi in termini di successo sui mercati, ma anche
del loro valore commerciale e del loro numero.

Lo scopo del marchio si instaura in tal modo in un fine molto più ampio,
garantendo la sua utilità nel panorama comunitario.

Nell’Unione Europea si è assistito al deposito di un numero sempre


crescente di domande di registrazione di marchi comunitari (oltre
107.900 nel 2012, rispetto a 98.217 nel 2010 e 49.503 nel decennio
precedente).

Tale sviluppo è stato accompagnato da crescenti aspettative dei portatori


di interesse per quanto riguarda la semplificazione e l’elevata qualità dei
sistemi di registrazione dei marchi, che, come stabilito dalla
Commissione Europea “devono essere più uniformi, accessibili al
pubblico e tecnologicamente all’avanguardia.”1

Sin dalla costituzione del Mercato Unico Europeo e dai primi Trattati
Comunitari, la Commissione Europea ha ritenuto necessario creare un
sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che
prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla
1
v. relazione della Commissione Europea alla proposta di Proposta di
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario
2013/0088 (COD) C7-0087/13

6
protezione dei marchi a livello degli Stati membri, in conformità con i
sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio,
poi codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.

A prima vista i diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio, e


quindi la sua posizione di monopolio legale, potrebbero apparire in
contrasto con i principi fondamentali del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) che prevedono la libera circolazione delle
merci, dei servizi, delle persone e dei capitali.

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (d’ora in poi TFEU)


ha però lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà (e quindi
anche della proprietà intellettuale ed industriale) esistente negli Stati
membri (art. 345 del Trattato).

I paesi dell'Unione hanno poi ratificato tutti le convenzioni internazionali


che tutelano la proprietà intellettuale, tra cui l'Unione di Parigi del 1883
sulla proprietà industriale, e fanno parte dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC), nel corso della quale, durante i periodici
negoziati, sono stati conclusi i noti accordi TRIPS (Trade related aspects
of intellectual property rights), nel 1994 a Marrakech, che prevedono
l’impegno dei paesi membri della OMC ad inserire nelle loro legislazioni
norme dirette al rispetto e tutela della proprietà intellettuale ed
industriale, con previsioni specifiche dirette proprio alla
omogeneizzazione della normativa dei paesi aderenti agli accordi TRIPS,
in materia di marchi di impresa.

Peraltro, come ricordato dalla stessa Commissione Europea2, i diritti di


privativa industriale hanno una funzione pro-concorrenziale in quanto
sono volti a riconoscere la tutela agli investimenti delle imprese e la
distinzione sul mercato degli imprenditori e dei loro prodotti e servizi
proprio attraverso la disciplina dei segni distintivi.

Il vantaggio competitivo riconosciuto all'imprenditore titolare di un

2
v. relazione della Commissione Europea cit.

7
diritto di monopolio in questo ambito è, pertanto, considerato meritevole
di tutela anche dall'ordinamento comunitario.

Non a caso, del resto, l'art. 36 del TFUE prevede che i divieti di
restrizioni alla circolazione delle merci all'interno della UE lasciano
impregiudicati i divieti e le restrizioni derivanti dalla tutela della
proprietà industriale, ovviamente a condizione che tale tutela non operi
come "discriminazione arbitraria" né come mezzo di "restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri" (articolo 36, c. II, TFUE).

In questo quadro normativo, accanto ai sistemi dei marchi nazionali è


stato così creato un sistema distinto per la registrazione dei diritti unitari
avente uguale efficacia in tutta l’UE, attraverso un primo regolamento
(CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, codificato
poi nel secondo regolamento (CE) n. 207/2009 (che d’ora in poi
definiremo anche Regolamento Marchio Unione Europea o RMUE, come
ormai avviene nella prassi).

Il marchio comunitario è stato appositamente creato per superare la


barriera della territorialità dei diritti conferiti ai titolari dei marchi dai
singoli ordinamenti degli Stati Membri e per consentirne l'attività
economica, senza restrizioni, in tutto il mercato interno.

Attraverso la scelta dello strumento del regolamento il diritto dei marchi è


stato così spostato dal livello nazionale al livello europeo3.

Si è creata una procedura unica attraverso la quale le imprese possono


ottenere un marchio comunitario con protezione uniforme e effetti in tutto
il territorio dell'Unione europea.

I marchi nazionali hanno, ovviamente, continuato a coesistere accanto al


marchio comunitario, per tutte quelle imprese che non desiderano avere i
loro marchi protetti a livello dell’Unione Europea (d’ora in poi UE).

3
La scelta dello strumento “regolamento comunitario” ha infatti
consentito l’introduzione di un nuovo sistema di tutela dei marchi poiché in
modo essi vengono governati da una legge uniforme europea, a portata
generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

8
Il regolamento ha istituito altresì nel 1994 un Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno: si tratta di un’agenzia autonoma
dell'Unione europea (UAMI).

Dal 23 marzo 2016, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n.


2424/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al
regolamento sul marchio comunitario RMUE) l’UAMI è stato rinominato
Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale - EUIPO).

EUIPO esercita i poteri ad essa conferiti dal Regolamento, vale a dire


competenza in materia di registrazione, opposizione, decadenza, nullità e
procedura di ricorso, a tutela del marchio, con prassi, linee guida e
decisioni che nel tempo stanno assumendo valore anche a livello dei
singoli Stati Membri, al fine di orientare le decisioni dei singoli Uffici
Brevetti e della giurisprudenza degli stessi Stati Membri.

Le norme comunitarie sono state poi oggetto di varie evoluzioni l’ultima


delle quali è costituita dal già citato Regolamento (UE) 2424/2015.
Altra novità normativa di grande rilevanza è stata la Direttiva (UE)
2436/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea
dell'UE, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa pubblicata il 23 dicembre 2015
Gazzetta Ufficiale4.

Prima di entrare nel merito dell’argomento della presente tesi è peraltro

4
È importante sottolineare che strumenti, come il regolamento e la direttiva,
sono fonti che costituiscono un armonizzato e unificato sistema del marchio
valido in tutti gli Stati membri. Il Regolamento (UE) n. 2424/2015 è entrato in
vigore il 23 marzo 2016, ma con riferimento ad alcune modifiche l'entrata in
vigore è rinviata ad altra data (più precisamente al 1º ottobre 2017), mentre la
Direttiva 2015/2436/UE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il
prossimo 14 gennaio 2019, con una importantissima deroga, come noto
opportunamente S.GIUDICI (Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei
marchi in Riv. Dir. Ind., fasc.3, 2016, pag. 158): l'obbligatoria adozione,
prevista dall'art. 45 della Direttiva entro il 2023, di procedure efficienti e rapide
per la decadenza e la nullità da espletare davanti agli uffici amministrativi.

Ciò che più rileva, in particolare ai fini della presente tesi è che gli articoli della
direttiva e del regolamento assicurano una medesima protezione marchio in
tutta l'Unione europea anche con riferimento al rischio di confusione.

9
opportuno fare una premessa terminologica.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato necessario


infatti aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009
sostituendo l'espressione “marchio comunitario” con “marchio
dell'Unione europea” (“marchio UE”)5 e quindi nella presente tesi ci
riferiremo al marchio comunitario sempre come marchio UE.

Nell’ambito di questo sistema complesso ed articolato la questione della


confondibilità dei marchi assume un’importanza preminente sia a livello
preventivo (in sede di registrazione per l’ammissibilità – novità - del
marchio e per l’eventuale fase di opposizione in sede “amministrativa”)
sia per le eventuali controversie in sede giudiziaria aventi ad oggetto la
validità del marchio o la sua contraffazione.

La questione relativa alla capacità distintiva del marchio ed i criteri per


stabilire il rischio di confusione tra tali segni distintivi sono infatti
centrali questioni che gli operatori del settore devono affrontare
costantemente .

Possiamo dire, senza tema di smentita, che l'utilità di tutta la disciplina


del diritto dei marchi, tutti i suoi principi, concetti e le istituzioni, la
raffinatezza delle sue regole e il suo sviluppo organico, hanno come
principale scopo, quello di risolvere i conflitti che sorgono, nella pratica
commerciale, sulla possibile confusione tra marchi già registrati e quelli
di cui è chiesta la registrazione o fra due marchi registrati.

In un tale sistema si applicano i principi, concetti e le istituzioni che sono


alimentati dalla realtà delle imprese; quindi il metodo o approccio più
adeguato allo studio di questo tema si basa sull'osservazione della realtà,
in particolare sull’analisi delle prassi adottate dall’EUIPO e dall'analisi
della giurisprudenza e dall’effettivo uso e sviluppo dei marchi sul
mercato.

L'analisi delle norme, con l'aiuto delle linee guida dell’EUIPO e della
5
v. Regolamento (UE) 2424/2015. Ugualmente si farà riferimento
all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nella sua attuale
denominazione di EUIPO .

10
giurisprudenza, sarà la guida del nostro lavoro.

Lo studio dei criteri per determinare l’esistenza di una confusione fra


marchi è importante, perché è la risposta del diritto industriale a certi
tipici atti di contraffazione di marchi, di concorrenza sleale ed a pratiche
commerciali scorrette.

Lo sviluppo di questi criteri e la sua attuazione nella legge, non si è


verificata da un giorno all'altro, ma sono stati la Corte di giustizia, il
Tribunale UE ed in parte l’EUIPO a chiarire progressivamente i concetti
di base applicabili creando un vero e proprio diritto vivente della materia
che la dottrina ha sviluppato ed a cui ha dato un ordine sistematico in un
processo virtuoso di creazione di un sistema che ormai sotto molti aspetti
si potrebbe definire consolidato.

In Italia il Codice della proprietà industriale (dlg.30/2005) ha consacrato


positivamente molti di questi concetti elaborati a livello giurisprudenziale
e comunitario, oltre che dottrinale.

11
CAPITOLO PRIMO

IL MARCHIO
1.1 Definizione Di Marchio
Prima di affrontare l'analisi del rischio di confusione fra marchi è
essenziale dare una definizione di ciò che può costituire marchio e di
come il marchio viene specificamente definito.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 207/2009:

“Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere


riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro
imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

Attualmente i marchi denominativi, marchi figurativi, i marchi


tridimensionali sono espressamente previsti dall’articolo, ma essendo
una elencazione esplicativa e non tassativa è consentita la registrazione di
tutti i segni che ricoprano le condizioni poste dall’articolo stesso, ovvero
di capacità distintiva e di rappresentazione (o meglio rappresentabilità)
grafica, cosicché anche i colori, i marchi sonori e forse a breve anche
marchi olfattivi possono essere registrati come marchi comunitari.

Per i marchi di colore, in particolare, nel caso Libertel 6, la Corte di


Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che per essere rappresentati
graficamente, i marchi a colori devono essere presentati in un modo da
risultare “chiari, precisi, raccolti in una forma, facilmente accessibile,
duraturi ed oggettivi”, così richiamando i criteri già stabiliti con un’altra
sentenza fondamentale per la materia, Sieckmann – C273/00.

La Corte con la sentenza Libertel ha determinato che il fornire un


campione del colore o colori proposti per la registrazione su carta non è
di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di rappresentazione grafica
del simbolo.
6
Corte di Giustizia 6 maggio 2003 causa C-104/01

12
Tuttavia, la Corte ha dichiarato che i criteri della decisione Sieckmann
possono essere soddisfatti definendo il colore per mezzo di un codice di
identificazione dei colori riconosciuto a livello internazionale.

Sebbene, dunque, nulla osti astrattamente alla registrazione di marchi


percepibili con ciascuno dei cinque sensi, il limite formale della
rappresentazione grafica - prevista ma non imposta, dall’art. 15 Trips,
nella procedura di accertamento costitutivo, per motivi di certezza del
diritto sia nei confronti del titolare che verso terzi - esclude tuttora in
ambito europeo la registrazione di suoni non trascrivibili tramite
pentagramma o con altri mezzi sufficientemente univoci: a maggior
ragione, tuttora difficilmente rappresentabili permangono gli odori.7

A seguito della prossima entrata in vigore delle modifiche previste dal


Reg. 2424/2015 e del suo art. 1 par. 8, ed in particolare con l’abbandono
del requisito della rappresentazione grafica8 del segno ai fini della sua
registrazione, praticamente nessun segno sarà di per sé escluso dall'essere
registrato come marchio ai sensi dell'articolo 4 del RMUE, purché venga
comunque rispettato il requisito di una rappresentazione tale da
consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo
chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

7
v. MUSSO Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio.
Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza, in Commentario del Codice civile a
cura di Scialoja-Branca, Zanichelli Bologna 2012, p. 145-146.
8
Il requisito della rappresentabilità grafica è stato infatti superato dal
Regolamento (UE) 2424/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2015 nel cui considerando n.9 si è espressamente previsto al fine di
garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del
diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi d'impresa, è
opportuno sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione
del marchio UE.
Il segno dovrebbe poter essere rappresentato quindi in qualsiasi forma idonea
utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e non necessariamente
mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia “chiara, precisa,
autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva”. A seguito
di questa previsione il nuovo Regolamento 2424/2015 ha previsto all’art. 1 par.
8 che l'articolo 4 dell’RMUE sarà sostituito a partire dal 1 ottobre 2017. Il
nuovo art. 4 dell’RMUE aprirà, dunque, un nuovo mondo per il marchio UE.

13
L'articolo 4 sarà infatti sostituito come segue:

“Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i


nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei
prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni
siano adatti a:

a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre


imprese; e

b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea


(“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico
di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione
garantita al loro titolare.”

Ciò comporterà la necessità per l’EUIPO di predisporre entro il 1 ottobre


2017 un nuovo registro dei marchi dell’Unione Europea che
abbandonando il limite della rappresentazione grafica del marchio, possa
consentire la registrazione in modo oggettivo, durevole e facilmente
accessibile anche di marchi non rappresentabili graficamente.

Un marchio UE per essere tale deve peraltro ottenere la registrazione nel


registro dei marchi UE, come chiaramente indicato all'articolo 6
dell’RMUE.

In tal senso, quindi, a livello comunitario, non è possibile ottenere la


protezione del marchio attraverso l'uso o con l'acquisizione di una
reputazione di un marchio non registrato.

Il cd. Marchio di fatto potrà quindi essere protetto solo attraverso le


previsioni delle singole normative nazionali9.
9
Con l'espressione marchio di fatto ci si riferisce ad una situazione di fatto
in cui un'impresa fa - legittimamente o meno - uso di un determinato segno
distintivo, anche se non ne risulta formalmente titolare per effetto dei normali
processi di registrazione.
In particolare si parla di una privativa (perché gode di prerogative analoghe a
quelle del diritto di proprietà) industriale non derivante dalla previa
registrazione.
La rilevanza del marchio di fatto però non è limitata alla tutela che, nei singoli
paesi, è riconosciuta a tale fenomeno, ma si estende anche al riflesso che il
marchio di fatto riveste ai fini della caratteristica essenziale prevista dall’art. 7

14
1.2 I Beneficiari Del Marchio
Nella pratica commerciale il marchio è un simbolo attraverso il quale i
consumatori di determinati prodotti o servizi, ovvero i clienti di un
impresa, eleggono o continuano a eleggere quella impresa identificandola
con il suo marchio.

Il marchio permette, quindi, di distinguersi dalla concorrenza.

Due sono i beneficiari, il titolare del marchio e il consumatore o


comunque il cliente dell’impresa.

Attraverso la registrazione del marchio, al titolare è consentito di inibire


ai concorrenti l’apposizione sui loro prodotti o servizi di marchi identici o
confondibili che possano creare confusione in ordine alla provenienza dei
prodotti o servizi stessi.

Con un marchio l’operatore è così in grado di proteggere la reputazione


dei suoi prodotti o servizi e l’avviamento che attira i clienti a scegliere la
sua, invece di altre imprese.

La posizione del consumatore o comunque dei clienti dell’impresa nel


diritto dei marchi è una questione dibattuta.

I consumatori sono allo stesso tempo i beneficiari e le vittime dei marchi;


un esempio è riscontrabile nella contraffazione nella quale il consumatore
erroneamente acquista beni o servizi nella convinzione di una loro
provenienza dal titolare del marchio o da un suo licenziatario, mentre tali
beni o servizi sono messi in commercio da un terzo.

1. 3 Le funzioni del marchio


I marchi hanno tre funzioni sostanziali riconosciute.

In primo luogo, secondo il considerando 8 della RMUE, la prima


funzione del marchio è quella di garantire il marchio come indicazione di
origine.

lett. b) RMUE, in relazione alla istintività del marchio UE.

15
La "funzione di origine", è altresì fortemente sottolineata dalla Corte nella
sua giurisprudenza, poichè strettamente legata al concetto di rischio di
confusione.

Come ha sottolineato la Corte di Giustizia (d’ora in poi anche CGUE),


nella sentenza Hoffmann-La Roche "occorre tener conto della funzione
essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o
all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato,
consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale
prodotto da quelli di diversa provenienza. "10

In una sentenza successiva, la Corte di giustizia ha affermato


espressamente che "la possibilità che il pubblico possa credere che
prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente legate fra loro …Di
conseguenza….per escludere l’esistenza di tale rischio di confusione non
è sufficiente dimostrare l’insussistenza del rischio di confusione nella
mente del pubblico quanto al luogo di produzione dei prodotti o servizi
di cui trattasi "11.

Ne consegue che, al fine di verificare il rischio di confusione tra due


marchi, deve essere stabilita primariamente la violazione della funzione
dell’origine.

Successivamente deve essere controllato un ulteriore elemento, posto in


luce dalla sentenza Hag II, secondo cui "le imprese debbono essere in
grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro
servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni
distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché
il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i
prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il

10
CGUE 23 maggio 1978 C-102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG v
Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse GmbH, [1978]
ECR 1139, par. 7.
11
CGUE 29 settembre 1998 C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., [1998] ECR I-5507, par. 29.

16
controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della
loro qualità ".12

La presenza del marchio assicura, quindi, al potenziale acquirente che il


prodotto, da esso contrassegnato, corrisponde a determinati livelli
qualitativi predeterminati dal produttore.

Sotto tale prospettiva il marchio ha quindi la funzione di garantire la


qualità dei prodotti e servizi che contraddistingue.
Ciò avviene a condizione che l’impresa possa beneficiare di un diritto
esclusivo del segno e ne sia vietato l’utilizzo, da parte dei concorrenti, per
prodotti identici od affini.

Quando tale condizione è soddisfatta, il marchio incentiva l’impresa


titolare ad offrire beni, non solo di qualità migliore, ma anche costante
nel tempo, in quanto esso viene effettivamente utilizzato dai clienti per
collegare la loro scelta di acquisto con le precedenti esperienze di
consumo e per reperire agevolmente i prodotti desiderati.

Inoltre l’impresa, che effettua investimenti nella reputazione associata al


suo segno, sarà riluttante a metterlo a repentaglio, abbassando il livello
qualitativo dei beni così contrassegnati.

Infine, la terza funzione dei marchi è la funzione di pubblicità, per cui il


marchio funge da forma di comunicazione al pubblico e fornisce una base
per la pubblicità e per l’advertising.13

12
CGUE 17 ottobre 1990 C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG,
[1990] ECR I-3711, par. 13
13
v. in tal senso v. anche le indicazioni di EUIPO “che cos’è un marchio al
sito” in https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-definition

17
CAPITOLO SECONDO

LA CAPACITA’ DISTINTIVA DEL MARCHIO E


IL RISCHIO DI CONFUSIONE

2.1 La capacità distintiva e la confondibilità


La confondibilità, definita come riproduzione più o meno puntuale di uno
o più elementi atti ad individuare un prodotto o un servizio, è il criterio
identificativo che accomuna le ipotesi in cui ricorrono atti di confusione.

Perché sia imitato, il segno distintivo dovrà possedere una certa capacità
distintiva, intrinseca o acquisita con l'uso, ossia dovrà essere idoneo a
distinguersi da una semplice descrizione generica del prodotto o del
servizio, e, inoltre, dotato di novità, ovverosia dovrà differenziarsi dai
segni anteriormente utilizzati per immettere sul mercato concorrenziale
altri prodotti o servizi dello stesso genere.

La capacità distintiva di un marchio è il principale criterio utilizzato per


valutare e accertare se vi è o meno un rischio di confusione tra i segni.

L’articolo 7 del regolamento 207/09, dispone che “sono esclusi dalla


registrazione …. (b) i marchi privi di carattere distintivo”.

Un segno, infatti, si considera un marchio quando riveste la funzione di


“strumento di identificazione e differenziazione” di un prodotto o servizio
con una specifica origine imprenditoriale.

La giurisprudenza comunitaria è costante, nel ribadire che, per essere


tutelato, un marchio deve essere atto ad identificare il prodotto come
proveniente da una determinata impresa, e quindi, a distinguere tale
prodotto da quelli di altre imprese.14

La dottrina più autorevole interpreta il requisito della capacità distintiva


del marchio come “una tutela contro la confondibilità” vale a dire “una

14
v. in tal senso CGUE, 22 giugno 2006, August Storck (causa C-24/05), §
26 e 61;

18
tutela essenzialmente volta ad escludere un uso del marchio idoneo a
trarre il pubblico in errore, a fargli scambiare una cosa per l’altra”15.

Capacità distintiva e la confondibilità sono due facce della stessa


medaglia; infatti se il pubblico di riferimento è in grado di percepire il
marchio, di attribuirgli una provenienza imprenditoriale, potrà rischiare di
confondersi di fronte ad un segno simile.

Per la giurisprudenza comunitaria il rischio di confusione “è tanto più


elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio
anteriore”16, e precisa che i marchi che hanno un elevato carattere
distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato
godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere
distintivo è inferiore.

2.2 Il Carattere Distintivo Del Marchio


Per effettuare la valutazione del carattere distintivo di un marchio occorre
prendere in considerazione:

- le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o
meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i
quali è stato registrato 17

- la conoscenza più o meno ampia del segno da parte degli ambienti


interessati, nonché delle caratteristiche del luogo designato dal segno e
della categoria di prodotti di cui si tratta.18

15
v. VANZETTI. A, La funzione del marchio in regime di libera cessione in
Riv. Dir. Ind., 1998, I, p. 81
16
CGUE,29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-
Goldwyn-Mayer Inc, §. 18.
17
V. CGUE 22 giugno 1999 C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH e Klijsen Handel BV, § 23.
18
V. CGUE 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing
Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) / Boots- und Segelzubehör
Walter Huber e Franz Attenberger, GU UAMI, § 37.

19
Inoltre, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere
valutato tenendo conto di (ciascuna) zona geografica di riferimento.

Date le differenze di contesto linguistico e culturale, il pubblico di alcune


delle zone geografiche di riferimento potrebbe non avvedersi del
contenuto descrittivo di un marchio anteriore.

In tal caso, il carattere distintivo del marchio anteriore non va considerato


come ricondotto al riferimento a queste zone.

La Corte di Giustizia ha fornito alcuni insegnamenti anche in merito alla


valutazione del carattere distintivo acquisito solo in seguito all’uso,
indicando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i fattori
più importanti da prendere in considerazione a tal fine, e precisamente:
“la quota di mercato detenuta dal marchio; l’intensità, l’estensione
geografica e la durata dell’uso del marchio, l’entità degli investimenti
effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti
interessati che identifica il prodotto o servizio come proveniente da
un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali”19

E’ chiaro che le prove dell’acquisizione di un carattere distintivo in


seguito all’uso devono riguardare sia l’ambito geografico di riferimento
sia i prodotti e servizi di cui trattasi.

È necessario accertare esattamente per quali prodotti e servizi, in base


alle prove presentate, tale carattere distintivo è stato acquisito.

Il Tribunale UE ha in tal senso ritenuto che “il pregiudizio arrecato al


carattere distintivo del marchio anteriore …si realizza dal momento in
cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare
un’immediata associazione con i beni per i quali è stato registrato e
utilizzato”. 20

Dalle massime della giurisprudenza comunitaria si intende che l’ambito


19
v. CGUE, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, § 51.
20
v. Trib UE, III sez, 25 maggio 2005, causa T-67/04, Spa Monopole,
Compagnie Fermière de Spa SA/NV v UAMI, § 43,

20
di tutela attribuito ad un marchio anche sotto il profilo merceologico,
cresce col crescere del suo carattere distintivo.

Il segno, quindi riceverà una tutela maggiore o minore in base alla sua
forza distintiva intrinseca o assunta nel tempo tramite la percezione del
pubblico interessato.

La giurisprudenza comunitaria ha più volte affermato che si deve


prendere in considerazione il carattere distintivo del marchio anteriore
nella valutazione di rischio di confusione. Emblematico in tal senso è il
dispositivo della Corte nel già citato caso Canon del 1998 secondo cui
“l'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso
che il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua
notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i
prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per
provocare un rischio di confusione”.21

Per il riconoscimento di carattere distintivo bisogna quindi tenere conto


di tutti i fattori che caratterizzano il marchio e non solo: per valutare se
un marchio anteriore abbia un carattere distintivo elevato, occorre
analizzare globalmente la sua idoneità, più o meno grande, ad identificare
i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una
impresa determinata, e quindi a distinguere i prodotti o i servizi da esso
contrassegnati, da quelli di altre imprese.

La posizione occupata dal “carattere distintivo” del segno anteriore nel


giudizio di confondibilità, svolge dunque un ruolo determinante (seppur
su un piano di parità con gli altri fattori rilevanti nella percezione del
pubblico) ai fini della sussistenza del rischio di confusione, e la forza
distintiva del segno sarà minore o maggiore a seconda del concreto
“livello” distintivo del segno, fondamentale ai fini della determinazione
dell’ampiezza della sua sfera di protezione.

21
CGUE Canon C-39/97 cit.

21
2.3 La valutazione del rischio di confusione per l’art. 8.1
RMUE

I presupposti giuridici essenziali per la determinazione del rischio di


confusione sono enunciati all' articolo 8, paragrafo 1, lett. b) del RMUE
che si occupa di tutelare i diritti anteriori di terzi ponendoli come ostacolo
alla registrazione di un marchio comunitario.

Rientrando tali diritti anche fra i motivi di nullità “relativa”22 l'EUIPO,


nel procedimento di registrazione, non esegue ex officio alcun esame
preventivo per tali motivi.

I motivi di opposizione o nullità relativa verranno dunque considerati


dall’EUIPO solo in caso di effettiva opposizione del titolare del marchio
anteriore alla registrazione del successivo marchio in questione o
dovranno essere esaminati dalla competente autorità giudiziaria in sede di
azione di nullità del marchio in questione, quando sia stata già concessa
la registrazione come marchio comunitario, entro i cinque anni dalla
conoscenza da parte del titolare del diritto anteriore dell'uso del marchio
comunitario (art. 54 RMUE).

L'articolo 8 RMUE prevede che “1.In seguito all’opposizione del titolare


di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla
registrazione se:
a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il
marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali
il marchio anteriore è tutelato;

b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio


anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i
due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il
pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio

22
v. art 53.1.a) RMUE

22
di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio
anteriore.”

Gli impedimenti relativi alla registrazione si basano principalmente sui


casi di identità (articolo 8.1a) e di somiglianza (articolo 8.1b) tra il
marchio comunitario ed il marchio anteriore.

I marchi che godono di notorietà godono altresì della protezione


aggiuntiva contro la c.d. diluizione (articolo 8.5)23 .

Si può notare che in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno in


registrazione e tra i prodotti o servizi la tutela conferita al marchio
comunitario è assoluta poiché mira a proteggere la funzione d'origine
imprenditoriale del marchio.

Protezione è riconosciuta anche al titolare del marchio anteriore in caso di


somiglianza (intesa quale confondibilità) tra marchi e/o fra prodotti o
servizi.

Nella valutazione del rischio di confusione occorre verificare:

 se i marchi sono simili,

 se sono stati registrati per classi di prodotti o servizi simili,

 se dalla somiglianza rilevata tra i prodotti o servizi nonché dalla


somiglianza dei marchi scaturisce un reale rischio di confusione.

Come stabilito dalla sentenza Canon, sopra citata, vi sono molti fattori da
esaminare per giungere ad una valutazione del rischio di confusione fra
marchi.

Occorrerà analizzare inizialmente se sussiste identità o somiglianza tra i


prodotti e/o servizi in esame avendo particolare riguardo a prodotti o

23
Si ha il fenomeno della diluizione del marchio (anche detto “corrosione”)
quando viene lesa la capacità distintiva di un marchio, ossia quando il
marchio non è più in grado di far pensare ad un prodotto specifico; ciò può
accadere quando si diffondono una miriade di marchi simili ad esso, al punto
che se un consumatore vede quel marchio non lo associa più ad un prodotto
specifico ma ad una generica categoria di prodotti tutti con caratteristiche
simili tra loro (cfr. in tal senso http://ufficiomarchibrevetti.it/2015/11/il-
significato-di-diluizione-del-marchio/).

23
servizi che assolvono lo stesso scopo.

In secondo luogo andranno analizzati i singoli segni controversi aventi


specifico riferimento all’elemento dominante ovvero l’impressione
d’insieme dei marchi, così come impressa nella memoria dei destinatari.24

La confondibilità di un prodotto o servizio va poi accertata in relazione


all'impressione del consumatore medio, ovvero, dotato di ordinaria
diligenza, che percepisce il marchio come un tutt’uno, senza effettuare un
esame dei singoli elementi che lo costituiscono.

Il consumatore, nella maggioranza dei casi, non effettua le proprie scelte


in base a attente valutazioni comparative fra prodotti o servizi, bensì
confronta la realtà con il ricordo dei precedenti acquisti attraverso,
quindi, una stima complessiva che prescinde da elementi marginali di
differenziazione rilevabili solo ad esame attento25.

Occorre infatti, tener conto del fatto che il consumatore medio solo
raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari
marchi, e pertanto deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che
ne ha mantenuto nella memoria.26

Il carattere descrittivo del segno difficilmente aiuterà l’acquirente a


ricordarsi del segno, e, conseguentemente, avrà una minima influenza in
sede di paragone e analisi di rischio di confusione tra elementi distintivi
controversi27.

In terzo luogo andrà analizzato il rischio concreto di confusione.


24
in questo senso v. CGUE C-342/97, Lloyd Schufabrik EU:C:1999:323, §
26 secondo cui il consumatore medio raramente ha la possibilità di procedere a
un confronto diretto dei vari marchi presenti sul mercato in determinate classi di
prodotti o servizi; pertanto, dovrà fare affidamento sull’immagine non perfetta
che ne ha mantenuto nella memoria.
25
CASABURI Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio, in
“Segni e forme distintive”, 2001 pag. 316 e ss.
26
CGUE 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, § 26.
27
Fanno ovviamente eccezione quelli che nella dottrina e giurisprudenza
italiana sono definiti marchi deboli che in parte sono descrittivi del prodotto o
servizio stesso.

24
La semplice similitudine o affinità di prodotti o servizi non comporta
necessariamente la sussistenza di un rischio di confusione, infatti, i due
criteri sono legati da un rapporto d’interazione.

Per escludere il rischio di confusione tra i marchi, i segni dovranno


differenziarsi in misura proporzionale alla somiglianza dei prodotti o
servizi.

Va inoltre tenuto conto del carattere distintivo del marchio anteriore.

Da ciò, deriva la distinzione, fondamentale specialmente in Italia, fra


marchi più o meno forti o deboli, sul lato della capacità distintiva.

“A seconda che il segno sia costituito da termini relativamente (ma non


esclusivamente ) espressivi di tali caratteristiche, ovvero - pur
corrispondendo ad un termine generico o descrittivo - non offre nessuna
aderenza concettuale con il bene o servizio così
contrassegnato...corrisponde un diverso ambito di tutela verso i segni
simili, nel senso che se si tratta di “marchio forte” ( in quanto frutto di
fantasia senza aderenza concettuali con i prodotti contraddistinti), la
protezione e la corrispondente efficacia invalidante verso segni
posteriori si caratterizza per una maggior incisività, rendendo illecite
variazioni che , per quanto rilevanti ed originali, lasciano persistere
l’identità sostanziale del nucleo ideologico, in cui si riscontri l’attitudine
individualizzante, mentre i “marchi deboli” ( essendo dotati di minore
originalità per la loro (seppur non esclusiva) aderenza espressiva a
caratteristiche dei prodotti o dei servizi contraddistinti od alla loro
denominazione generica, sono tutelabili unicamente se riprodotti
integralmente o imitati in modo assai prossimo, bastando lievi
differenziazioni percepibili della porzione non descrittiva per escludere ,
a sua volta, sia l’efficacia invalidante, sia la contraffazione, da parte di
un segno successivo.”28

Per dimostrare l’ esistenza di un rischio di confusione, occorre che sia

28
v. MUSSO Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio.
Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza Commentario del Codice civile
Scialoja-Branca. Zanichelli Bologna-Roma 2012, pag 204 e ss.

25
indotta in confusione, sull’origine dei prodotti, una parte significativa del
pubblico di riferimento, senza che sia necessario dimostrare che tutti i
clienti reali o potenziali possano essere indotti in confusione.

In ogni caso la migliore prova dell’esistenza del rischio di confusione è


che esista la “confusione reale”; c.d. “actual confusion”29, come
sottolinea la giurisprudenza statunitense.

Ad esempio, se i prodotti o servizi in questione sono stati


commercializzati per un considerevole periodo di tempo senza alcuna
actual confusion, si potrà concludere che la prosecuzione della
commercializzazione del prodotto o servizio non comporterà confusione
dei consumatori anche in futuro.

Il rischio di confusione può essere presente prima, durante o dopo


l’acquisto del prodotto.

Secondo l’EUIPO, il rischio di confusione non si limita ai casi di


confusione diretta, nei quali un prodotto contraddistinto da un dato
marchio viene confuso con un altro prodotto, sul quale figura il marchio
di un concorrente.

In linea con la pratica degli USA, il termine ‘post sale confusion’ è usato
a volte, quando il rischio di confusione occorre successivamente al
momento dell’ acquisto, specialmente nel caso dei prodotti confezionati.

Tale confusione post-vendita avviene principalmente con i prodotti di


merchandising, in quello che viene indicato come “me-too products”,
dove l'aspetto del prodotto corrisponde al prodotto (marchio) originale.30

29
BROOKMAN. A. V, Trademark law; protection and enforcement, U.S,
1999, p. 55, sez. 6.

30
Esempio eclatante è il caso Arsenal V Reed (CGCE, 12 novembre 2002,
causa C-206/01, Arsenal Football Club/ Matthew Ree, § 56 e 57).

26
2.4 Il Rischio di Associazione

Per completare il quadro concettuale sul principio del rischio di


confusione, è necessario affrontare il tema del “rischio di associazione”,
come espressamente considerato nel regolamento RMUE.

Secondo l’ottavo Considerando dell’RMUE è opportuno interpretare il


concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione la cui
valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà
del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il
marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza
tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

Tale rischio di associazione dovrebbe costituire la condizione specifica


della tutela.

La dottrina maggioritaria31 interpreta il rischio di associazione fra marchi


riferendolo generalmente alla possibilità che il pubblico possa credere che
sussista un qualche rapporto tra le aziende titolari dei marchi, ad esempio
di collegamento di gruppo, di carattere negoziale o addirittura soltanto un
collegamento potenziale e “anche meramente psicologico”, oppure
ancora al caso in cui il pubblico possa essere tratto in inganno ritenendo
che le fonti di origine dei prodotti possano essere le medesime, o ancora
nel caso in cui si possa indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di
un particolare legame commerciale o di gruppo tra l’ impresa terza e il
titolare del marchio.
Ciò che rileva, quindi, è che il pubblico pensi che il l’origine
imprenditoriale dei prodotti o servizi in questione sia nelle mani di una
singola impresa.

Pertanto nel rischio di associazione/confusione rientrano tre situazioni:

31
V. per tutti BOTTERO. N, TRAVOSTINO. M, Il diritto dei marchi d’
impresa; profili sostanziali, processuali e contabili, Utet Torino 2009, p. 98 e
segg. con ampi riferimenti dottrinari.

27
a) prima di tutto quando il consumatore confonde direttamente i marchi
stessi in oggetto. All’estremo, questi sono i casi di contraffazione in cui
anche gli esperti possono avere difficoltà a distinguere i marchi delle due
aziende coinvolte (anteriore e posteriore). Questi casi coinvolgono anche
le confezioni (se registrate come marchio tridimensionale) o nomi che
possono indurre una persona a confondere un prodotto o servizio per
quelli di un diverso titolare - (rischio di confusione diretta);

b) quando, si crea un collegamento tra i segni in conflitto e si presume


che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa
impresa o da imprese economicamente legate tra loro - (rischio di
confusione indiretta o di associazione);

c) quando, inconsciamente, la percezione di un segno provoca il ricordo


del marchio anteriore - (rischio di associazione in senso stretto).

Come già indicato l’art 8.1 RMUE è destinato ad applicarsi solo se, a
causa dell'identità o della somiglianza dei marchi e dei prodotti o dei
servizi designati, esiste un rischio di confusione da parte del pubblico,
che comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. In tal
senso restano le chiare indicazioni dell’Avvocato Generale Jacobs, nella
celebre sentenza Sabel.32

L’interpretazione del concetto di associazione non deve, quindi, essere


differenziato dalla nozione di confusione.

La stessa CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ha avuto modo


di precisare che il concetto di associazione dei segni non sia ulteriore o
alternativo a quello del rischio di confusione ma, al contrario, ne
definisce lo scopo.

Il rischio di associazione richiama quella operazione mentale del


consumatore secondo la quale il segno imitato riconduce ad una origine

32
CGUE, 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV / Puma. Per
l’Avv.Gen. Jacobs “...the fact that the junior mark serves merely to ‘call to
mind’ the senior mark, is not sufficient to establish a likelihood of confusion of
association”.

28
imprenditoriale unica o comunque in rapporto diretto con il marchio
registrato.

Si ritiene sussistente un rapporto di associazione fra marchi laddove


l’utente finale possa essere stato indotto a ritenere che il marchio opposto
pur non essendo quello originale è comunque riconducibile alla stessa
azienda.33
Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio
posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il
consumatore non è indotto a ritenere che l’origine commerciale sia la
stessa.
Da come si può leggere nella sentenza Adidas-Salomon e Adidas
Benelux, “non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il
marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel
pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente che il grado
di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il
pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio”. 34

Oltretutto il rischio di associazione viene richiamato spesso nel giudizio


35
di confondibilità fra marchi c.d. “seriali” , in cui si associa ad un
elemento (denominativo, figurativo) ricorrente, una serie di variazioni

33
v. FREDIANI.V, Commentario del nuovo codice della proprietà
industriale, 2006, p.38 ss. E in giurisprudenza v. C. Giust. CE 22 giugno 1999,
causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, § 17, nonché
CGUE 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, § 24 e 26.
34
v. al riguardo, C. GIUST. CE, 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca
Mode CV / Adidas AG e Adidas Benelux BV, § 29 e 31.
35
Sul punto dei marchi seriali v. le interessanti considerazioni contenute
nelle linee guida dell’EUIPO “Esame delle domande sui marchi dell’Unione
Europea – Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale”
reperibile on line all’indirizzo
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/conte
ntPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/Part-
C/02part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_6_othe
r_factors/TC/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors_tc_it.pdf’,
con i utili riferimenti giurisprudenziali.

29
che connotano, ad esempio, linee diverse del prodotto o settori di attività
differenti.

In tali casi seppure i consumatori possano essere consapevoli della


diversità tra i marchi e/o della loro provenienza da diverse imprese, essi
potranno ritenere che si tratti di marchi di serie, ovvero di marchi tra di
loro simili con i quali un imprenditore contraddistingue diverse varianti
merceologiche di uno stesso prodotto, oppure prodotti diversi con
caratteristiche comuni, come ad esempio i componenti di una stessa linea.

I marchi generali, ovvero quelli identificativi della casa produttrice o gli


identificatori delle linee di prodotti, infatti, sono spesso combinati con
altri elementi secondari in una serie di marchi che evidenziano una
comune origine.

L’uso sistematico di un segno di base in combinazioni e contesti diversi


può dunque indurre il pubblico a trascurare le differenze secondarie, nella
supposizione che esse indichino solo un nuovo prodotto in una linea di
prodotti proveniente dalla stessa entità commerciale.

30
CAPITOLO TERZO

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI


CONFUSIONE

3.1 I criteri elaborati dalla Giurisprudenza Comunitaria

Nei casi di opposizione alla registrazione in sede amministrativa e di


azione giudiziaria di contraffazione e/o nullità del marchio, l’analisi della
confondibilità fra marchi simili per prodotti identici o simili è di grande
delicatezza.
Il giudizio di confondibilità segna, infatti, il confine del diritto del titolare
del marchio anteriore e quello posteriore e ne determina il contenuto della
tutela.
Nei casi in cui i marchi siano simili ed i prodotti e/o servizi siano
altrettanto simili, l'articolo 8.1, lett. b, RMUE, richiede che tale
somiglianza crei in concreto un rischio di confusione per il pubblico, così
che si possa legittimamente credere che i prodotti o servizi in questione
provengano dalla stessa impresa o, a seconda dei casi, da imprese legate
economicamente fra loro.

Se il consumatore è confuso, il ruolo distintivo del marchio non funziona


e, da garanzia di provenienza, diventa strumento decettivo con la
conseguenza che il consumatore potrebbe non riuscire ad acquistare il
prodotto che vuole.

Ne consegue che è necessario porre la questione di come due marchi, che


non sono identici ma simili, devono essere confrontati al fine di decidere
se sono anche confondibili.
La giurisprudenza comunitaria fino ad oggi ed ormai da decenni è
assestata nell’evidenziare su quali criteri basare e indirizzare l’analisi
della confondibilità fra marchi.

31
In particolare, gli elementi e fattori citati dalla Corte sono stati:
 il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi e fra marchi;
 il riconoscimento di mercato del marchio anteriore, quindi di un
carattere distintivo;
 la possibile associazione tra i marchi in oggetto per il pubblico
destinatario.

Tutti questi elementi singolarmente analizzati serviranno a giungere nel


loro insieme ad una complessiva valutazione sulla confondibilità fra due
marchi in conflitto.

La CGUE, infatti, ha dichiarato che occorre una valutazione globale del


rischio di confusione, che implichi una interdipendenza tra i fattori
pertinenti al caso, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei
prodotti o dei servizi designati: cosicché un tenue grado di somiglianza
tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza
tra i prodotti.
Questa interrelazione è fondamentale per analizzare il 'rischio di
confusione'.

La valutazione del 'rischio di confusione' coinvolge, dunque, diversi


fattori36, i più importanti dei quali sono:
1. Somiglianza tra beni o servizi.
2. Somiglianza tra i marchi.
3. Carattere dominante dei marchi.
4. Carattere distintivo del marchio anteriore.
5. Il pubblico di riferimento.
6. Valutazione Globale.

Dal momento che i marchi sono tradizionalmente costituiti da parole che


36
tra alcune Trib. Ce 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Markt
Concord; Trib.CE 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Miss Fifties; Trib. CE 12
dicembre 2002, causa T-110/01, Saint Hubert/Hubert; Trib. CE 3 luglio 2003,
causa T-129/01, Bud/Budmen.

32
si leggono, che si pronunciano e che si comprendono, e/o di loghi,
contenitori o imballaggi che si vedono e identificano, l'unico modo di
confrontare i marchi è tramite una valutazione che si interroghi a che cosa
assomigliano detti segni, come suonano e qual è il loro significato.

Tale valutazione, a partire dal 1 ottobre 2017 con l’entrata in vigore delle
modifiche al RMEU ed in particolare alle limitazioni poste dalla
rappresentazione grafica del marchio (oggi necessaria e domani
abbandonata) potrà subire importanti modifiche.37

La valutazione della somiglianza fra marchi per il momento si fonda, per


quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in
conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in
considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. 38

Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, oggi


occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il
rapporto tra gli stessi.

Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro


destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Si può tenere conto anche di altri fattori quali, ad esempio, i canali di


distribuzione dei prodotti in esame.39

37
La modifica che comporterà l’abbandono dell’obbligatorio elemento
grafico del marchio comporterà a mio avviso la necessità di un sistema nuovo
sia di valutazione del marchio che coinvolgerà anche sensi umani ancora non
considerati dagli attuali criteri di valutazione (si pensi all’olfatto) e soprattutto
una descrizione dei marchi sulla base di criteri internazionali certi,
probabilmente in linea con quanto è avvenuto per i marchi di colore, e di un
sistema di consultazione che il regolamento comunque dispone che sia e
rimanga “facilmente accessibile” e che necessariamente dovrà essere valutato e
posto in essere dall’EUIPO.
38
Trib.UE, sez. VI, sentenza Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz
Meinen GmbH & Co. KG, 04-02-2016, n. T-247-14.
39
v. Trib. CE11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI - Bolaños Sabri
(PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T 443/05, Racc., EU:T:2007:219, §
37.

33
Ai fini del mio studio, questi primi due fattori sono della massima
importanza e nei prossimi paragrafi seguirà un'analisi dettagliata sul
confronto e somiglianza tra i beni o servizi e fra marchi e dei fattori che
possono indurre il pubblico a credere che i prodotti o servizi in questione
provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese
economicamente legate tra loro.40

Motivo per cui la valutazione dei primi due elementi (somiglianze) non
può prescindere da un riferimento alla percezione del consumatore,
proprio al fine di stabilire se i prodotti o i servizi contrassegnati possono
essere percepiti dal pubblico come prodotti aventi la stessa origine
commerciale.

A tale proposito, la Corte continua ad affermare che la percezione dei


marchi operata dal pubblico di riferimento dei prodotti o dei servizi in
questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del
rischio di confusione41 .

3.2 Valutazione del rischio di confusione nei marchi


complessi

Quando il segno consiste in una pluralità di elementi, reciprocamente


autonomi l'uno dall'altro, si ha un marchio complesso, la cui capacità
distintiva è da accertare in capo a ciascun dei suoi elementi, con un esame
parcellizzato, quasi si trattasse di un fascio di marchi.
Anche nel caso di marchi complessi il giudizio di confondibilità deve
svolgersi prendendo in considerazione i marchi nella loro totalità.

La CGUE ha, quindi, fissato i principi di valutazione del marchio


complesso nelle sentenze Medion del 2005 e Shaker del 2007.
40
Trib. CE, T-126/03 Reckitt Benckiser, § 96 e segg.
41
da ultimo cfr. CGUE, sez. III, 18/07/2013, n. 252 ed altre sentenze della
CGUE 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; CGUE 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schufabrik, EU:C:1999:323, § 25.

34
Nella prima sentenza alla CGUE era stato chiesto di esaminare la
correttezza della teoria tedesca Pragetheorie, secondo la quale nella
“valutazione della confondibilità fra marchi complessi assumerebbe
rilievo solo l'elemento che sia dominante nell'impressione complessiva
prodotta dal marchio”.

La Corte ha respinto questa impostazione, affermando che in caso di


ripresa di un marchio anteriore in un segno composto, il marchio può
conservare in questo ultimo una posizione distintiva autonoma anche
senza essere l'elemento dominante; e che è possibile che si determini un
rischio di confusione anche quando appunto un segno sia percepito dal
pubblico in una posizione distintiva autonoma, pur senza dominare
l'impressione complessiva.

La “confondibilità fra due marchi, non può limitarsi a prendere in


considerazione solo una componente del marchio e a paragonarla con
un altro marchio.”

Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in questione


considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che
l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico
pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze,
essere dominata da una o più delle sue componenti”42 .

“È unicamente quando tutte le altre componenti del marchio sono


trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base
dell’elemento dominante43“ .

“Ciò potrebbe verificarsi, segnatamente comunque, quando tale


componente può, da sola, dominare l’immagine di detto marchio che il
pubblico di riferimento conserva nella memoria, di modo che tutte le
altre componenti del marchio risultano trascurabili nell’impressione

42
v. CGUE 12 giugno 2007 UAMI/Shaker, C-334/05 P § § 41 e 45 e
giurisprudenza cit.
43
sentenze UAMI/Shaker, § 42 e 45, CGUE 20 settembre 2007,
Nestlé/UAMI, C 193/06 P, § 42.

35
complessiva da questo prodotta “.44

Il concetto di elemento trascurabile deve essere interpretato


restrittivamente e, in caso di dubbio, la decisione deve considerare i segni
nel loro complesso. Ciò è particolarmente importante quando l'elemento
trascurabile è l'elemento comune nei segni.45

L’ EUIPO ritiene che l'elemento trascurabile sia un elemento che, a


motivo della sua dimensione e/o posizione, non è percettibile a prima
vista e, pertanto, molto probabile che venga trascurato dal pubblico di
riferimento.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata46, il pubblico non


considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio
complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione
complessiva che tale marchio complesso produce.

Peraltro il rischio di confusione non può essere presunto: la valutazione


concreta del rischio di confusione, ovvero delle modalità concrete di
impiego del marchio anteriore e del segno successivo è lasciata sempre
all’apprezzamento dell’organo decidente l’EUIPO in caso di opposizione
o l’organo giudiziario competente in caso di azione di contraffazione e/o
nullità del marchio).

Le decisioni del Tribunale di prima istanza e della Corte di Giustizia in


questa materia hanno una struttura ormai consolidata, che parte da un
nucleo di affermazioni che vengono puntualmente riproposte in tutti i casi
affrontati.

I principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea, sono serviti come


buona base per la valutazione e l'analisi di "rischio di confusione", che a
44
V. Trib. UE sez. VI 4.2.2016 n. T.247/14 cit., CGUE Nestlé/UAMI, cit.,
C.539/2007, § 43).
45
CGUE 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, § 42
46
V. Trib. UE sez. VI 4.2.2016 n. T.247/14 cit., § 47 con ampi richiami
giurisprudenziali.

36
sua volta ha aumentato i livelli di coerenza nelle decisioni dell'EUIPO, la
quale ha adattato il suo criterio di valutazione del rischio di confusione
alle interpretazioni della corte di giustizia.

3.3 Il pubblico di riferimento e percezione del consumatore


medio

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’RMUE, occorre


accertare se sussista un rischio di confusione “per il pubblico del
territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato”.

Per giurisprudenza costante, il rischio di confusione quanto all’origine


commerciale dei prodotti o dei servizi deve essere valutato secondo la
percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi
di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori caratterizzanti.

L’idoneità dei segni distintivi a produrre confusione deve essere valutata


in termini di attitudine anche solo potenziale ma concretamente possibile
ad ingenerare nei destinatari un falso convincimento circa la provenienza
dei prodotti o dell’attività da un imprenditore anziché di un altro.

L’ esistenza di un rischio di confusione per il pubblico è esclusa se non


risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi, per la
somiglianza tra loro, provengano dalla stessa impresa o da imprese
economicamente collegate tra loro.

La corte di giustizia ha sviluppato il concetto di consumatore medio.

L’espressione “consumatore medio” è un concetto giuridico impiegato


nel senso di consumatore di riferimento o pubblico di riferimento.

Tuttavia, nel contesto degli impedimenti relativi, il termine consumatore


medio non deve essere usato come sinonimo di pubblico generale perché
può riferirsi sia al pubblico professionale sia al pubblico generale.

A tale proposito, la CGUE distingue abitualmente tra il “pubblico


generale “(o il grande pubblico) e un “pubblico professionale o

37
specializzato” (o clienti industriali) in relazione ai prodotti e ai servizi in
questione.
Per definire correttamente il pubblico di riferimento nel contesto degli
impedimenti relativi, occorre tenere conto di due elementi:

 il territorio definito dal marchio anteriore: il pubblico di


riferimento è sempre il pubblico che vive nel territorio o nei
territori in cui è tutelato il diritto anteriore. Nel caso di un
marchio comunitario anteriore, si deve prendere in
considerazione il pubblico dell’intera Unione Europea. Pertanto,
nel caso di un diritto nazionale anteriore, il pubblico di
riferimento è il pubblico di quel determinato Stato membro
dell’UE;
 i prodotti e i servizi che sono stati giudicati identici o simili: il
rischio di confusione viene sempre valutato rispetto alla
percezione dei consumatori dei prodotti e servizi che sono stati
giudicati identici o simili. Il fatto che il pubblico di riferimento sia
il pubblico generale o un pubblico professionale/specializzato
dipende dai prodotti e servizi in questione.

Il pubblico di riferimento include sempre sia i consumatori attuali che


quelli potenziali, ossia coloro che acquistano attualmente i
prodotti/servizi e a coloro che potrebbero farlo in futuro.
Per stabilire l’esistenza di un rischio di confusione, sarà sufficiente
constatare che una parte significativa del pubblico di riferimento per i
prodotti o servizi in questione può percepire confusione in merito
all’origine dei prodotti. Non è necessario accertare che tutti i consumatori
attuali o potenziali dei prodotti o servizi in questione possono percepire
confusione.
Come stabilito dal Tribunale dell’Unione Europea, il pubblico di
riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da
“utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi oggetto del

38
marchio anteriore che il prodotto oggetto del marchio rivendicato che è
stato giudicato identico o simile al marchio anteriore”.47

Per definire la parte del pubblico rispetto al quale viene valutata


l’esistenza di un rischio di confusione si applicano le considerazioni
seguenti:

 Se i prodotti o i servizi di entrambi i marchi sono rivolti al


pubblico generale, il pubblico di riferimento rispetto al quale
verrà valutata l’esistenza di un rischio di confusione è il pubblico
generale.
 Se i prodotti o i servizi del marchio anteriore sono rivolti al
pubblico generale e professionale e se i prodotti o servizi
contestati sono rivolti esclusivamente a un pubblico professionale
(o vice versa), il pubblico di riferimento per la valutazione del
rischio di confusione sarà soltanto il pubblico professionale.
 Se i prodotti o servizi di entrambi i marchi sono rivolti sia al
pubblico generale che agli specialisti, il rischio di confusione sarà
valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta
il grado più basso di attenzione, dal momento che tenderà
maggiormente a confondersi. Se è improbabile che questa parte
del pubblico si confonda, è ancora più improbabile che ciò accada
alla parte del pubblico che presta un grado di attenzione maggiore.

Per giurisprudenza costante, il rischio di confusione quanto all’ origine


commerciale dei prodotti o dei servizi deve essere valutato secondo la
percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi
di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori caratterizzanti.
La Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione globale, si ritiene che
il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto e che il

47
Trib.UE 01/07/2008, T-328/05, Quartz,, § 23, CGUE 10 luglio 2009 C-
416/08 P - Apple Computer v OHIM causa C-416/08 P, ricorso rigettato

39
livello di attenzione del pubblico di riferimento possa variare in funzione
della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.
"La misura più o meno elevata del grado di attenzione dipenderà dalla
natura dei prodotti e servizi di riferimento nonché dalla conoscenza,
dall’esperienza e dal coinvolgimento nell’acquisto del pubblico di
riferimento." 48
Si rileva, quindi, non solo il peso dell’incidenza del momento attentivo
nella reazione percettiva del pubblico di riferimento, ma altresì la
variabilità del suo livello.
Dunque, anche se l’attenzione viene al momento collegata sola alla natura
del prodotto o dei servizi, ne viene comunque colta la processabilità e la
sua interpretazione dinamica, prospettando un gradiente di attenzione di
volta in volta da precisarsi.49
Il fatto che il pubblico di riferimento sia composto dal pubblico generale
non significa necessariamente che il grado di attenzione non possa essere
elevato: per esempio nel caso in cui vengano acquistati prodotti costosi,
potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati.
Analogamente, il fatto che i prodotti in questione siano rivolti agli
specialisti non significa necessariamente che il grado di attenzione sia
elevato.
In alcuni casi il pubblico professionale può prestare un alto grado di
attenzione quando acquista un determinato prodotto.
Ciò avviene quando si ritiene che i consumatori professionali possiedano
una speciale conoscenza o esperienza di base in relazione ai prodotti o
servizi in questione.

Ma non è sempre così; ad esempio, se i prodotti o servizi in questione


sono utilizzati da un determinato professionista con frequenza giornaliera,
il grado di attenzione prestato può essere medio o addirittura basso.

48
CGUE C-342/97, Lloyd Schufabrik EU:C:1999:323, § 26.
49
Cfr. S. SANDRI, Percepire il marchio dall’identità del segno alla
confondibilità Experta edizioni 2007

40
Nella fattispecie, la valutazione globale del rischio di confusione
comporta valutazioni di fatto complesse, dirette a verificare se esista un
rischio concreto che il pubblico di riferimento possa erroneamente
confondere un marchio di cui si chiede la registrazione con un marchio
anteriore.

Il pubblico di riferimento normalmente ha solo raramente la possibilità di


effettuare un raffronto diretto tra i diversi segni e deve affidarsi a
un’immagine imperfetta che ne ha conservato nella memoria.50
Ulteriormente si afferma che un alto grado di attenzione non porta
automaticamente alla conclusione che non sussista un rischio di
confusione. Tuttavia, un rischio di confusione può sussistere nonostante
un grado elevato di attenzione.

Occorre tenere, infatti, conto di tutti gli altri fattori secondo il predetto
principio di interdipendenza: il grado di somiglianza tra i prodotti o
servizi e tra i segni, il grado di carattere distintivo del marchio anteriore e
l’incidenza di ogni eventuale altro fattore. Il risultato finale dipenderà
dalla ponderazione del valore da attribuire a ciascuno di questi fattori
pertinenti.
Rimane però controverso il concorso che si attribuisce alle esperienze
pregresse personali del consumatore.

50
Trib UE 22/03/2011, T-486/07 CA, EU:T:2011:104, § 95.

41
CAPITOLO QUARTO

COMPARAZIONE DEI MARCHI NEL RISCHIO


DI CONFUSIONE

Premessa
In considerazione delle rilevanti implicazioni legali che conseguono alla
valutazione del rischio di confusione fra marchi in conflitto, EUIPO ha
recentemente pubblicato le proprie linee guida, finalizzate ad ottenere
l’applicazione di una prassi comune ed univoca in tutti i Paesi
dell’Unione Europea.

L’obiettivo è quello di garantire una prassi comune a tutti gli Uffici


marchi dei 28 Paesi della UE riguardo la registrazione dei marchi ed i
relativi procedimenti di opposizione o/e nullità, aumentando così la
trasparenza e la certezza tra gli utenti/titolari di marchio.

Nel presente lavoro, nella valutazione della comparazione dei segni e dei
prodotti/servizi per cui i marchi in oggetto sono registrati, si farà ampio
riferimento proprio alle linee guida dell’EUIPO, riprendendo anche gli
esempi ivi contenuti51.

4.1 La Comparazione dei Segni


La comparazione dei marchi effettuata dall’EUIPO mira a verificare la
sussistenza di almeno un certo grado di somiglianza fra i segni,
indispensabile per la valutazione globale richiesta dal giudizio globale di
confondibilità dei segni richiesta dalla già citata giurisprudenza e
dottrina.
51
Si è in particolare fatto riferimento alle linee guida dell’EUIPO più recenti
(versione 1 agosto 2016) consultabili on line all’indirizzo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-guidelines

42
4.1.1 Il concetto di somiglianza
Nella valutazione della somiglianza fra marchi,“ La comparazione
dev’essere effettuata tra i segni così come sono stati registrati o come
figurano nella domanda di registrazione. L’uso effettivo o possibile dei
marchi registrati in un’altra forma è irrilevante ai fini della
comparazione dei segni”52

“Due marchi sono simili quando dal punto di vista del pubblico di
riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale o una
somiglianza per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, come
risulta dalla giurisprudenza della Corte, sono pertinenti gli aspetti visivi,
uditivi e concettuali (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25)” .53

Nella comparazione dei marchi, la somiglianza visuale, fonetica e


concettuale dev’essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e
quelli differenti, nonché tenendo conto del loro carattere distintivo e del
carattere dominante e se – e in che misura – tali elementi generano
l’impressione complessiva prodotta dai marchi. 54

Nel confrontare i segni, pertanto, è essenziale per i Giudici UE assegnare


preliminarmente il “giusto” peso all’aspetto grafico, fonetico e
concettuale in relazione:

1. a caratteristiche intrinseche dei segni

2. al tipo di prodotti o servii contrassegnati

52
Trib. UE 09/04/2014, T-623/11 ‘Sobieraj (MILANÓWEK CREAM
FUDGE)’ § 38.
53
Trib. CE 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, § 30 e CGUE 28/4/2008 (C-3/03
P); Trib. UE 12/11/2008, T-281/07, BLUE, § 26.
54
In questo senso cfr. Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia
identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio
anteriore.

43
3. o eventualmente, a circostanze concrete della fattispecie.

Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche dei marchi, il maggior o


minor peso da assegnare ad ognuno di questi profili dipende anzitutto
dall’individuazione degli elementi distintivi ed eventualmente degli
elementi dominanti dei marchi in conflitto.

Tra i fattori inerenti al tipo di prodotti o servizi che possono dare diverso
peso ai tre profili rilevanti nella comparazione, viene in particolare in
rilievo il modo in cui i prodotti in questione vengono solitamente
acquistati dal consumatore.

Si afferma al riguardo, che “l’importanza da attribuirsi agli aspetti,


visivo, fonetico o logico dei segni in conflitto può variare in funzione
delle condizioni obiettive nelle quali i marchi possono presentarsi sul
mercato” e che in particolare “si devono assumere come riferimento le
modalità di commercializzazione “normali” dei prodotti contraddistinti
dai marchi confliggenti, cioè quelle condizioni che è normale attendersi
per la categoria dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui trattasi”55.

Ricorrente, è l’affermazione secondo cui: “il grado si somiglianza


fonetica tra due marchi ha un importanza ridotta nel caso di prodotti
commercializzati in modo che, di regola, il pubblico rilevante, al
momento dell’acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li
designa”56.

Pertanto l’aspetto visivo ha maggior rilievo nel caso di prodotti venduti in


negozi self-service, mentre l’aspetto fonetico sarà prevalente per i
prodotti ordinati oralmente.57

Quanto agli elementi del caso concreto che possono influire sul rischio di
confusione, si è ritenuto che la presenza sul mercato di segni anteriori

55
v. al riguardo Trib.CE 12-01-2006, Devinlec Developement, § 103- 105
56
v. al riguardo Trib. UE 28-06-2005 Canali Ireland,§ 55
57
v. al riguardo Trib. UE 15-01-2003 Mystery Drinks, GADI 03,1532, § 48

44
identici ai marchi in conflitto o la coesistenza di questi marchi anteriori
può “eventualmente ridurre il rischio di confusione”.

Vi è però la necessità che, a tal fine, il richiedente del marchio abbia


debitamente dimostrato che nonostante la coesistenza non vi era
sussistenza di rischio di confusione, nella mente del consumatore, fra i
marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore
dell’interveniente su cui si fonda il procedimento di opposizione e con
riserva che i marchi anteriori di cui trattasi siano identici.58

Tutte queste considerazioni condurranno a una conclusione circa il grado


di somiglianza per ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale).

4.1.1.1 Il carattere distintivo del segno

La Corte ha definito che :

“Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare


se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve
valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è
divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a
distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.”59

I fattori pertinenti all’analisi sono il carattere distintivo intrinseco del


segno e il secondary meaning acquisito con l’uso.

Il risultato dell’esame del carattere distintivo del segno sarà uno dei
seguenti:

1. L'elemento ha un carattere distintivo inferiore alla norma o è


privo di carattere distintivo perché è descrittivo, elogiativo delle

58
v. al riguardo Trib UE 20-05-2014 Argo Group, § 57; Trib UE 18-09-2012
Scandic Distilleries, § 60; Trib. UE 24-11-2005 Sadas, § 63.
59
CGUE 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 22

45
caratteristiche di prodotti o servizi identici o simili oppure perché
è in altro modo debole.

2. L'elemento ha un carattere distintivo normale perché non è non


distintivo né debole per prodotti o servizi identici o simili.

4.1.1.2 L’elemento dominante del segno:

È prassi dell’EUIPO circoscrivere la nozione di elemento dominante


all’impatto visivo degli elementi di un segno, ossia di circoscriverla
esclusivamente in riferimento all’elemento “visivamente rilevante” e
lasciare qualsiasi altra considerazione per la valutazione complessiva.

Di conseguenza, il carattere dominante di un elemento di un segno viene


determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza,
dalle sue dimensioni e/o dall’uso dei colori, nella misura in cui tali fattori
incidano sull’impatto visivo.

Come ha dichiarato la Corte:

“Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più


componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto,
in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti
paragonandole con quelle di altre componenti”60.

Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la


posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del
marchio complesso.

La Corte ha, infatti, statuito che:

“… non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un


marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per
la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di

60
Trib. UE 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, § 35, confermata dalla CGUE
con ordinanza 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233

46
imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua
memoria”.61

Di conseguenza, il fatto che un elemento di un marchio possa o non possa


essere considerato non distintivo o dotato di un carattere distintivo tenue,
non incide sulla valutazione del carattere dominante.

4.1.2 Comparazione Visiva


Nell’ambito della comparazione visiva è importante osservare che il
pubblico percepisce gli elementi verbali di un marchio in modo diverso
rispetto agli altri elementi. Gli elementi verbali possono essere letti o
associati a una sequenza di lettere. Gli altri elementi vengono valutati
solamente rispetto alle loro caratteristiche grafiche o figurative.

Di seguito, sono illustrati i principi applicati nella comparazione visiva in


base al tipo di marchi di cui si tratta.

4.1.2.1 Marchio denominativo a confronto con marchio


denominativo

Un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da


lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri di stampa
standard, senza elementi grafici particolari.

“La protezione offerta dalla registrazione di un marchio denominativo


riguarda la parola indicata nella domanda di registrazione e non le
caratteristiche grafiche o stilistiche particolari che il marchio potrebbe
possedere”62.

4.1.2.2 Marchio denominativo a confronto con marchio figurativo


contenente elementi verbali

61
Trib. UE 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32
62
Trib UE 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43

47
Quando sono comparati dal punto di vista visivo marchi figurativi
contenenti elementi verbali e marchi denominativi, è importante
verificare:

1. se i segni condividono un notevole numero di lettere nella


medesima posizione e

2. se l’elemento verbale nel segno figurativo è altamente stilizzato.

Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate


graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere
maiuscole o minuscole o a colori.

In linea di principio, quando le stesse lettere sono riprodotte nella stessa


sequenza, qualsiasi variazione nella stilizzazione deve essere notevole
perché si possa rilevare dissomiglianza visiva.

4.1.2.3 Segno verbale/figurativo a confronto con segno figurativo

Il Tribunale UE ha ritenuto che ai fini del raffronto visivo la componente


figurativa possegga minor rilievo della componente denominativa, specie
se percepita come elemento decorativo, o abbia carattere descrittivo o,
pur non avendo carattere descrittivo, si limiti a fornire una
rappresentazione dell’elemento denominativo.
Regola tendenziale, poichè ammette la possibilità di essere ribaltata in
caso di raffigurazioni che colpiscano particolarmente la fantasia, come la
rappresentazione del cervo con palco e croce delimitato in un ovale,
tipico del liquore Jägermeister.63

Una coincidenza in un elemento figurativo che è visivamente percepito in


modo identico o simile può condurre a una somiglianza visiva.

Esempio scolastico è il caso Jägermeister

63
v. al riguardo Trib UE 26-09-2012 Le Lancier- El Lanciero,§ 42-53; Trib
UE 8-05-2014 Pyrox-pyrot § 85ss.

48
4.1.2.4 Casi di segni in conflitto contenenti la stessa singola lettera:

La comparazione visiva nel caso di segni contenenti la stessa singola


lettera assume di norma un’importanza decisiva, poiché, solitamente,
questi segni risultano identici sia a livello fonetico che a livello
concettuale.

L’accertamento di una loro somiglianza visiva è valutato anche in base


alla particolare maniera in cui le lettere sono rappresentate e/o disposte.

4.1.2.5 Marchi tridimensionali

Nella comparazione di segni tridimensionali trovano applicazione gli


stessi principi di base dei marchi bidimensionali, anche se il segno
tridimensionale avrà una particolare incidenza sull’impatto visivo del
segno.

Questo aspetto deve essere considerato alla luce dell’impressione


generale che trasmette il marchio tridimensionale.

4.1.2.6 Marchi in bianco e nero o in scala di grigio

Un marchio anteriore registrato in B&N e/o in scala di grigio non sarà


considerato identico o simile alla versione del marchio a colori depositato
successivamente. Tutto ciò, a meno che le differenze nei colori o il
contrasto nelle tonalità non risultino insignificanti, ovvero tali da passar
inosservate al consumatore medio.

Pertanto, se il marchio posto alla base della opposizione o dell’azione di


nullità è in B&N ed il marchio opposto consiste in una copia o una simile
copia dei tratti figurativi del primo ma è raffigurato a colori, i marchi non
saranno considerati identici sotto il profilo giuridico.

49
Tale implicazione può risultare decisiva ai fini dell’esito della
opposizione, soprattutto nel caso in cui i marchi in comparazione si
riferiscano a prodotti/servizi non identici ma simili 64

4.1.3 Comparazione Fonetica

Per effettuare la comparazione fonetica dei MUE, l’analisi deve essere


estesa, in linea di principio, all’intera UE.

Tuttavia, se sussiste un rischio di confusione per almeno uno Stato


membro e sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad
esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari di
marchi in diverse lingue), non occorre che l’analisi dell’EUIPO si estenda
all’intera UE, ma può incentrarsi solo su una parte o su parti dell’ UE in
cui sussiste il rischio di confusione.

64
Per EUIPO “la combinazione senza forma di due o più colori “in qualsiasi
manifestazione” non soddisfa i requisiti di cui alle cause “Sieckmann” e
“Libertel” per quanto riguarda la chiarezza e la costanza di una
rappresentazione grafica, che è una condizione necessaria per poter fungere da
marchio [cfr. anche la decisione del 27/07/2004, R 730/2001-4,
YELLOW/BLUE/RED(col.)].
La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno,
oppure un riferimento a due o più colori “in tutte le forme immaginabili”, non
presenta le caratteristiche di precisione e uniformità di cui all'articolo 4,
RMCRMUE (sentenza del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, §
34)”.(v. EUIPO Direttive concernenti l’esame effettuato presso l’ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi
comunitari dell’Unione Europea - Parte B Esame -Sezione 4. reperibili on line
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-guidelines.
Nello stesso senso v. (Trib. Bologna, 13/02/2015, n. 566/2015 caso Vibram
reperibile on line http://www.marchiebrevettiweb.it/avviso-ai-naviganti/6266-il-
tribunale-di-bologna-sul-marchio-di-colore.html) che richama il caso Libertel
( CGUE 6 maggio 2003. C-104/01)”.

50
Pertanto gli elementi chiave per determinare l’impressione fonetica
complessiva di un marchio sono le sillabe e la loro particolare sequenza e
accentazione.

La valutazione delle sillabe comuni è particolarmente importante quando


si confrontano i marchi sotto il profilo fonetico, proprio perché
l’impressione fonetica complessiva sarà determinata per lo più da quelle
sillabe comuni e dalla loro combinazione identica o simile.

4.1.3.1 Eccezione alla valutazione fonetica

Un marchio figurativo privo di elementi verbali non può, per definizione,


essere pronunciato.

Al massimo, il suo contenuto visivo o concettuale può essere descritto


oralmente65.

In altre parole, i marchi puramente figurativi, ossia quelli che non


contengono alcun elemento verbale, non sono soggetti a una valutazione
fonetica.

Il “significato” che l’immagine evoca o la sua “descrizione” saranno


valutati visivamente e concettualmente.

Inoltre, quando uno dei segni contiene elementi che possono essere letti e
l’altro contiene solo elementi non soggetti a comparazione fonetica, non
può essere effettuata alcuna comparazione fonetica.

4.1.3.2 Segni composti da contenenti parole straniere o inventate

Quando un segno contiene parole straniere, è possibile, in linea di


principio, che il pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con il
modo in cui le persone di lingua madre pronunciano la loro lingua. Di
conseguenza, il pubblico tenderà a pronunciare una parola straniera
secondo le regole fonetiche della propria lingua.

65
v. al riguardo Trib UE 07/02/2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle,
EU:T:2012:58, § 46
Tuttavia la situazione è diversa quando il pubblico di riferimento ha
dimestichezza con la parola, ad esempio, quando sono parole basilari di
lingua straniera notoriamente conosciuta.

Saranno comprese in tutti gli Stati membri, le parole inglesi "baby",


"love", "one", "Surf", la parola italiana "pizza", ecc.

Il problema si pone nel caso in cui una parte significativa del pubblico di
riferimento pronunci correttamente la parola straniera, ma un’altra parte
significativa di tale pubblico applichi le regole della propria lingua
madre, qualsiasi valutazione della somiglianza fonetica deve prendere in
considerazione entrambe le pronunce e fornire una motivazione adeguata.

Per quanto riguarda le parole inventate o di fantasia il consumatore di


riferimento può pronunciarle non solo nel modo in cui secondo le regole
di pronuncia della propria lingua madre tali parole sono essere
pronunciate, ma il consumatore può pronunciarle anche per come sono
semplicemente scritte.

4.1.4 Comparazione Concettuale


Due segni sono concettualmente identici o simili allorché sono percepiti
come se avessero un contenuto semantico identico o analogo.66

Il “contenuto semantico” di un marchio è ciò che esso significa, ciò che


esso evoca o, qualora si tratti di un’immagine o di una forma, ciò che
rappresenta.

66
v. al riguardo CGUE 11/11/1997 C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24
Se un marchio è composto da vari elementi ,come ad esempio un
elemento verbale e uno figurativo, occorrerà definire il concetto di
ciascuno degli elementi del marchio in oggetto.

Tuttavia, se il marchio è un’espressione che ha un proprio significato,


costituita da due o più parole, ciò che importa è il significato
dell’espressione nel suo complesso e non il significato di ciascuna parola
presa singolarmente.

Nella comparazione concettuale non occorre definire ogni concetto,


pertanto, sono importanti solo quei concetti che possono essere conosciuti
dal pubblico di riferimento, ovvero intesi o capiti nel territorio di
riferimento.

Ad esempio, se il territorio di riferimento è la Spagna, il fatto che la


parola abbia un significato in polacco è di norma irrilevante.

Di regola, la comparazione concettuale non è influenzata dai prodotti e


servizi rilevanti. Tuttavia, se un termine ha molti significati, uno dei quali
è di particolare importanza o attinente ai prodotti e servizi rilevanti, la
comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato.

In ogni caso, ciò che importa è la percezione del termine da parte del
pubblico di riferimento.

Un collegamento fra i prodotti e servizi e ciò che il segno significa, evoca


o rappresenta non deve essere forzato né interpretato artificiosamente.

Ad esempio, se i prodotti rilevanti riguardano l’illuminazione e il segno è


o contiene l’elemento "LED", "light-emitting diode" è uno dei vari
significati possibili di "LED". Pertanto la comparazione concettuale può
incentrarsi su questo significato.

Quando il marchio è composto da una parola o contiene una parola, il


primo passo per l’esaminatore è guardare la spiegazione di quella parola
in dizionari e/o enciclopedie nella lingua o nelle lingue del territorio di
riferimento.
Se la parola si trova nel dizionario/nell’enciclopedia, il significato ivi
descritto sarà il contenuto semantico.

Quando il marchio trasmette un’espressione che ha un proprio significato,


e se questo è compreso in quanto tale dal pubblico di riferimento, ai fini
della comparazione concettuale è rilevante il significato dell’espressione
nel suo insieme, e non quello delle singole parole.

Esempio fittizio: “KING’S DOMAIN” a confronto con “KING SIZE”.

Valutazione errata: KING significa “a male sovereign” (sovrano),


“DOMAIN” significa “a territory over which rule or control is
exercised” (territorio sul quale sono esercitati la legge o il controllo) e
“SIZE” significa “the physical dimensions, proportions, magnitude, or
extent of an object” (dimensioni fisiche, proporzioni, grandezza, o
estensione di un oggetto).

I marchi sono concettualmente simili in quanto condividono la nozione di


king (re).

Valutazione corretta: “KING’S DOMAIN” significa “a territory under the


control of a king” (territorio sotto il controllo di un re); “KING SIZE”
significa “larger or longer than the usual or standard size” (più grande o
più lungo della grandezza usuale o standard).

I marchi sono concettualmente dissimili anche se condividono la parola


“KING” (re).

La regola suindicata sull’espressione che ha un proprio significato ha la


seguente eccezione: se i segni sono in una lingua straniera, una parte
significativa del pubblico di riferimento potrebbe avere solo una
padronanza limitata di tale lingua e, quindi, non essere in grado di
distinguere la differenza di significato fra le due espressioni.
In questi casi, può succedere che il significato di un’espressione in quanto
tale non venga percepito, ma siano percepiti solo i significati dei singoli
elementi.

Ciò, quindi, può condurre a una constatazione di somiglianza qualora il


pubblico comprenda solo la parte comune.

Nell’esempio riportato sopra, se si riscontra che il pubblico (o una sua


parte) comprenderà solo il termine KING, si dovrà concludere che i segni
in oggetto sono concettualmente simili.

4.1.4.1 Il contenuto semantico di parti di parole: eccezione


all’impressione d’insieme

A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore


medio percepisca normalmente un marchio come un tutt’uno e non
effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il
consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in
elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a
vocaboli a lui noti 67.

Di conseguenza, mentre la regola è che i marchi siano percepiti nel loro


complesso, l’eccezione alla regola è che, in talune circostanze, i
consumatori possano scomporli in parti più piccole.

Trattandosi di un’eccezione, deve essere applicata restrittivamente.


Pertanto, se non è ovvio che una parte o parti del segno suggeriscano un
significato concreto noto al pubblico di riferimento, gli esaminatori
dovranno astenersi dal cercare questi significati ex officio.

L’eccezione sarà applicata ai casi seguenti:

1. quando il segno in sé è scomposto visivamente in varie parti (ad


esempio attraverso l’uso di lettere maiuscole, come in AirPlus);

2. quando tutte le parti suggeriscono un significato concreto noto al


pubblico di riferimento (ad esempio Ecoblue); o

67
Trib. UE 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57
3. quando solo una parte ha un significato chiaro (ad esempio
Dermaclin).

4.1.4.2 Parole scritte erroneamente

Non occorre che una parola sia scritta correttamente perché il suo
contenuto semantico sia percepito dal pubblico di riferimento.

Ad esempio, mentre la parola scritta “XTRA” dal punto di vista visivo


non coincide con la parola “corretta” “EXTRA”, ma poiché le parole
sono foneticamente identiche, il concetto che la parola “corretta” (extra)
definisce sarà trasferito alla parola scritta erroneamente (xtra).

Gli esaminatori devono prestare attenzione quando attribuiscono un


significato a una parola scritta erroneamente: il significato probabilmente
non sarà trasferibile quando le parole non sono foneticamente identiche
e/o quando l’elemento scritto erroneamente non può essere percepito in
modo separato.

4.1.4.3 I nomi e cognomi

Il Tribunale ha accettato che i nomi hanno un concetto. Pertanto deve


essere effettuata una comparazione concettuale quando i segni in conflitto
sono composti da nomi di persona.

Ciononostante, non vi sono molte situazioni in cui un marchio che


contenga un cognome di una persona abbia anche rilevanza concettuale,
se non in caso di marchi notoriamente conosciuti.

In particolare, la somiglianza concettuale non può derivare dal mero fatto


che entrambi i marchi contengono un nome, o anche lo stesso tipo di
nome.

Un marchio che contenga un nome o cognome di persona può avere un


impatto sulla comparazione concettuale nelle situazioni seguenti:

1. Quando è il nome/cognome di una persona famosa


(CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO)
2. Quando i due marchi rappresentano lo stesso nome, ma in
versioni differenti (FRANK, con FRANKIE come diminutivo)
o lingue diverse, (ELIZA, con ELISE)

4.1.4.4 Il contenuto semantico di segni figurativi, simboli, forme e


colori:

Il contenuto semantico di marchi composti da elementi figurativi e


marchi tridimensionali sarà ciò che tali elementi figurativi o forme
rappresentano.

(esempio tazza rossa appoggiata su un letto di chicchi di caffè richiama il


concetto di bevanda al caffè)

Quando un marchio contiene sia parole sia immagini deve essere valutato
tenendo conto di tutti i concetti che gli elementi figurativi o verbali
richiamano.

Quando i due marchi condividono la stessa parola o espressione, i marchi


saranno concettualmente simili.

Si veda ad esempio il marchio composto, dalle parole PAUL & SHARK e


dall’immagine di uno squalo stilizzato, a paragone con il marchio SPAIN
& SHARK raffigurante un immagine stilizzata di pesce molto simile ad
uno squalo.

I due marchi sono stati valutati concettualmente simili nell’Opposizione


n. B 1 220 724, perché entrambi i segni contengono l’immagine dello
stesso tipo di pesce (uno squalo) e un riferimento allo stesso termine
“Shark”.
4.1.5 Carattere distintivo e carattere dominante degli
elementi comuni

Per pervenire a una conclusione di somiglianza, occorre tener conto del


grado di distintività dell’elemento comune o degli elementi comuni dei
segni in comparazione.

Più questo è distintivo, più è elevato il grado di somiglianza per ciascun


aspetto della comparazione (visiva, fonetica e concettuale).

La constatazione di un carattere distintivo limitato dell’elemento comune


diminuirà la somiglianza, con la conseguenza che se l’unico elemento
comune di entrambi i marchi non è distintivo, il grado di somiglianza a
tutti i livelli di comparazione sarà tenue, o addirittura la somiglianza
potrà essere del tutto negata, quando vi siano ulteriori fattori a
contraddistinguere i marchi in oggetto.

“A tale proposito occorre rilevare che, sebbene, di norma, il pubblico


non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio
come l’elemento distintivo e dominante nell’impressione complessiva
prodotta da tale marchio, ciò nondimeno il debole carattere distintivo di
un elemento di un marchio non comporta necessariamente, tenuto conto
in particolare della sua dimensione o della sua posizione nel segno, che
detto elemento sia trascurabile nell’impressione complessiva prodotta
dallo stesso.” 68.

Nella valutazione degli elementi comuni, è essenziale considerare anche


la conclusione della valutazione sulla somiglianza visiva se l’elemento
comune è dominante, e quindi visivamente rilevante o almeno co-
dominante nell’impressione complessiva dei marchi.

Inoltre ed in via accessoria, si può prendere in considerazione anche la


posizione dei diversi elementi nella configurazione del marchio
composito.69

4.1.5.2 L’importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi

Nell’ambito della comparazione dei marchi nel loro complesso, bisogna


tenere conto dell’impatto degli elementi non comuni sull’impressione
complessiva per pervenire a una conclusione sulla somiglianza.

Pertanto, maggiore è il numero di differenze che presentano gli altri


elementi del marchio, minore sarebbe la somiglianza risultante
dall’elemento comune.

Non è possibile supporre, in linea generale, che gli elementi di differenza


fra i marchi tendano a diventare meno marcati nella memoria del
consumatore a favore degli elementi di somiglianza.

In conformità della giurisprudenza consolidata, il grado di somiglianza o


differenza fra i segni in questione può dipendere, in particolare, dalle
qualità intrinseche dei segni.70

Devono pertanto essere presi in considerazione il carattere distintivo e il


carattere dominante degli elementi di differenziazione. Se tali elementi

68
Trib. UE 8/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo,
EU:T:2011:34, § 30
69
Trib UE 23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802,§ 67
70
Trib UE 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, §
84
sono considerabili distintivi e dominano l’impressione complessiva dei
marchi, il livello di somiglianza diminuirà.

Al contrario, se l’elemento per cui i marchi differiscono ha un carattere


distintivo intrinseco più tenue rispetto all’elemento comune, ciò
aumenterà il grado di somiglianza.

4.1.5.3 Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e


fonetica

Nei segni verbali o nei segni che contengono un elemento verbale, la


prima parte è quella che di solito attira principalmente l’attenzione del
consumatore e, pertanto, quella che sarà ricordata più chiaramente
rispetto al resto del segno.

Ciò significa che, in linea generale, la parte iniziale di un segno ha una


notevole influenza sull’impressione generale prodotta dal marchio71.

Nondimeno, la nozione di “parte iniziale del segno” è indeterminata, non


essendoci alcuna indicazione particolare di cosa costituisca la parte
iniziale, di cosa sia la fine e nemmeno se esista o meno una parte mediana
del segno.

Anche in questo caso, non essendoci una regola prestabilita, la percezione


dipenderà principalmente dalle circostanze della fattispecie quali, per
esempio, la lunghezza del segno, la distribuzione delle sillabe, i caratteri
utilizzati, ecc. .

Dato che di solito è la parte iniziale del segno ad attirare maggiormente


l’attenzione dei consumatori, se i segni si differenziano solo nella parte
finale tale differenza sarà spesso insufficiente per escludere la
somiglianza.

Non si tratta, tuttavia, di una regola fissa e il risultato dipende dalle


circostanze del caso.

71
Trib UE 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; Trib UE
25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30
In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni
aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella
parte mediana o finale.

Questa regola si applica soltanto quando il segno contiene un elemento


verbale e quando tale elemento verbale non è relativamente breve,
altrimenti il segno sarà immediatamente percepito nella sua interezza.

Infatti, si è precisato che nel caso di segni denominativi relativamente


brevi, gli elementi centrali sono importanti tanto quanto gli elementi
iniziali e finali del segno.72

La portata del principio sul rilievo prevalente della parte iniziale del
segno sembra, quindi, valere principalmente per il caso di segni piuttosto
lunghi e complessi, dove è più ragionevole credere che il consumatore sia
colpito maggiormente dalla parte iniziale del segno.

4.1.5.4 Segni brevi

La Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa si intenda per


segno breve.

L’EUIPO considera segni brevi i segni costituiti da tre o da meno di tre


lettere e/o numeri.

La lunghezza dei segni, infatti, può influenzare e addirittura modificare


l’effetto prodotto dalle differenze dei segni esistenti.

In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il


pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Invece, il
pubblico di solito è meno cosciente delle differenze fra i segni più lunghi.

La comparazione fra segni costituiti da una sola lettera o da una


combinazione di tre o meno di tre lettere non riconosciuta come parola,
segue le stesse regole vigenti per i segni verbali che comprendono una
sola parola, un nome o un termine di fantasia.73
72
v. al riguardo Trib. UE 20-4-2005 Kruger,§ 39
73
v. al riguardo Trib. UE 06/10/2004, da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03,
NL, EU:T:2004:293, § 47-48; Trib UE 10/05/2011, T-187/10, G,
4.1.6 Considerazioni conclusive sulla somiglianza
Ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale) della comparazione dei
segni conduce a una decisione circa la somiglianza dei marchi e, nel caso
tale somiglianza sussista, in quale misura.

In generale, maggiore è il numero di elementi comuni fra i marchi, più è


elevato il grado di somiglianza fra gli stessi.

Una valutazione della somiglianza fra due marchi non si limita, pertanto,
a prendere un elemento di un marchio composito e a paragonarlo con un
altro.

Occorre, invece, esaminare i marchi in questione ciascuno nel suo


insieme; il che non esclude che l’impressione complessiva trasmessa al
pubblico di riferimento da un marchio composito non possa, in
determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi.

La conclusione in merito al grado di somiglianza dei segni per ciascuno


dei tre livelli è il risultato di una valutazione di tutti i fattori pertinenti.

Occorre ricordare che in una valutazione di somiglianza i fattori


pertinenti (carattere dominante, carattere distintivo, ecc.) si considerano
non solo al fine di determinare gli elementi comuni dei marchi, ma anche
per stabilire elementi differenti e/o aggiuntivi nei segni in conflitto.

In generale, in sede di valutazione della somiglianza e dei gradi di


somiglianza occorre considerare quanto segue:

 Impatto del carattere distintivo degli elementi: Il grado più o


meno elevato o più o meno tenue del carattere distintivo degli
elementi è una caratteristica comune ad entrambi i segni, oggetto
di comparazione ed è uno dei fattori rilevanti nella valutazione
della somiglianza fra gli stessi. Per esempio, se le coincidenze fra
i segni in ciascuno dei tre aspetti di comparazione hanno origine
da un elemento con un carattere distintivo limitato, il grado di
EU:T:2011:202, § 49
somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale stabilito sarà più
tenue di quando gli elementi in comune presentano un carattere
distintivo normale.

 Impatto degli elementi dominanti: La conclusione circa la


somiglianza visiva deve essere tenuta ulteriormente in conto se
l’elemento comune è dominante (visivamente rilevante) o almeno
co-dominante nell’impressione complessiva dei marchi.
Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio
sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente
considerati dal pubblico come dominanti nell’impressione
complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a
motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di
imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro
memoria.

 Impatto degli elementi verbali a confronto con l’impatto degli


elementi figurativi: Quando i segni si compongono di elementi
sia verbali che figurativi, l’elemento verbale del segno di solito ha
un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo.
Pertanto, se le coincidenze fra segni compositi (segni che
comprendono elementi verbali e figurativi) risiedono negli
elementi verbali e le differenze derivano da quelli figurativi, il
grado di somiglianza visiva e fonetica è probabilmente superiore
alla media.
In generale, l’identità o la somiglianza dell’elemento figurativo
dei segni è insufficiente ad attestare l’esistenza di un livello
considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni
contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell’altro
segno.
Tuttavia, benché gli elementi verbali di un marchio possano avere
un impatto maggiore, ciò non vale necessariamente se l’elemento
figurativo domina visivamente l’impressione complessiva
prodotta dal marchio. (caso Jägermeister)
 Principio della Neutralizzazione: una dissomiglianza sotto uno
dei tre profili, visivo, fonetico e concettuale, può escludere un
rischio di confusione pur in presenza di una somiglianza sotto altri
profili.
La CGUE ha stabilito che le differenze concettuali e visive tra due
segni possono neutralizzare determinate somiglianze fonetiche tra
di essi, purchè almeno uno di questi segni abbia ,nella prospettiva
del pubblico rilevante, “un significato chiaro e determinato”, in
modo che questo pubblico possa coglierlo direttamente 74.
Tuttavia la giurisprudenza comunitaria successiva ritiene
sufficiente che “sia concepibile” che il pubblico di riferimento
attribuisca qualche significato75, intendendo in senso relativo il
requisito della chiarezza e della determinatezza del
concetto/significato che il marchio trasmette. 76
Quindi le somiglianze di due marchi dal punto di vista fonetico e
anche visivo possono essere neutralizzate da differenze
sufficientemente significative a livello concettuale.
Non vale a istituire una differenza concettuale apprezzabile
l’elemento denominativo che sia laudativo o descrittivo e che
quindi abbia debole carattere distintivo.
Perché la neutralizzazione possa operare, pertanto, è necessario
74
v. al riguardo CGUE 23-3-2006 Mulhens,§ 35; Trib UE 3-07-2013 C.
Aloha 100% natural/ Aloha, § 35; Trib UE 31-01-2013 C. Babilu/Badidu,§ 71
75
v. al riguardo Trib UE 10-6-2013 C. Astaloy/Hastelloy, § 28
riconduncendo le terminazioni “loy” e “lloy” al significato del termine “alloy”
76
v. al riguardo Trib UE 1-02-2012 T-539/09, mtronix OHG c.UAMI e
Growth Finance, C. Mtronix/Montronix,§ 45; Trib UE 23-03-2012 C. T-157/10
Barilla G. e R. Fratelli SPA contro UAMI e Brauerei Schlosser C.
Alixir/Elixeer, § 25 ha ritenuto rilevante una somiglianza concettuale, pur
assumendo che questa presupponesse che sia il marchio anteriore che quello
successivo fossero entrambi pronunciati in uno dei modi ritenuti astrattamente
possibili. In Trib UE 12-01-2012 Ragolizia/Favolizia § 30, si sostiene che la
parte che fa valere la differenza concettuale ha l’onere di provare che il termine
in discussione abbia un significato per il pubblico.
che il significato del termine “allontanante” sia sufficientemente
univoco e determinato.
Esempio importante è il caso T-355/02 (ricorso C-206/04 P
respinto) dove i Marchi in oggetto erano: SIR contro ZIRH.
Il Tribunale notò che, i marchi in oggetto presentavano sì una
somiglianza fonetica, ma che producevano un’impressione
complessiva diversa nella valutazione visiva ed erano anche
dissimili concettualmente, dato che uno dei due marchi
richiamava la parola inglese SIR, mentre l’altro non aveva alcun
significato semantico.
Cosicchè si ritenne che le differenze visive e concettuale
potessero neutralizzare la somiglianza fonetica dei segni,
escludendo il rischio di confusione fra i marchi in oggetto.

 Parte iniziale dei segni: In linea di principio, le coincidenze nella


parte iniziale di segni lunghi e complessi aumentano la
somiglianza degli stessi in misura maggiore rispetto a somiglianze
nella parte mediana o finale.77 Tuttavia, il grado di somiglianza
sarà di solito più basso se le parti iniziali, pur identiche,
rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi
hanno un significato chiaramente diverso.
Analogamente, la posizione dei fonemi o delle sillabe
coincidenti/simili all’inizio dei segni in conflitto può aumentare il
livello di somiglianza fonetica.

 Segni brevi: La lunghezza dei segni può influire sull’impressione


complessiva che essi producono e quindi sull’effetto delle
77
v. al riguardo Trib UE 17-3-2004 El Corte Ingles, § 81 e 83; Trib UE 25-3-
2009, Kaul,G. it. 09,2447,§ 85; Trib UE 25-4-2013 Metropolis, § 52
differenze esistenti fra loro. In linea di principio, quanto più breve
è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne
tutti i singoli elementi.

L’applicazione dei principi e dei fattori suindicati non può essere


automatica, necessitando di una motivazione che spieghi per il caso
specifico le rilevanze e le ponderazioni fatte per giungere alla
conclusione della valutazione della somiglianza fra i segni in questione.

Ad ogni modo, le regole illustrate nel presente capitolo sono di natura


generica e le peculiarità di un caso specifico possono giustificare
conclusioni diverse.

Tuttavia, in tali casi si rivela ancora più importante fornire una


motivazione chiara e completa nelle decisioni dell’EUIPO o dell’Autorità
Giudiziaria.
4.2 Comparazione fra Prodotti e Servizi

4.2.1 Irrilevanza della Classificazione di Nizza


Nell’ambito del giudizio di confondibilità naturalmente è essenziale
definire anche i limiti della necessaria comparazione fra i prodotti e/o
servizi oggetto di esame.

A tal fine il raffronto, peraltro, secondo quanto indicato dall’EUIPO e


confermato dalla costante giurisprudenza78, deve essere condotto con una
valutazione oggettiva del grado di somiglianza fra i prodotti e/o servizi
oggetto di comparazione, senza, quantomeno in questa fase, tenere conto
della somiglianza tra i segni in conflitto o del carattere distintivo del
marchio anteriore79.

L’RMUE non dà una definizione di prodotti e servizi utile ai fini del


giudizio di confondibilità.

Nell’attuale sistema del marchio europeo (così come per la registrazione


del marchio italiano) devono essere individuate le categorie di prodotti
e/o servizi per le quali viene chiesta la registrazione. Tali categorie
attualmente seguono il sistema classificatorio dell’Accordo di Nizza del
15 giugno 1997, nel testo riveduto di Stoccolma, testo periodicamente
aggiornato80.

Tale classificazione non fissa chiaramente i criteri per distinguere fra


78
V. linee guida EUIPO, Sezione opposizione,comparazione fra prodotti o
servizi, e in tal senso CGUE 29.9.1998 Canon, cit. § 23.
79
V. CGUE 29.9.1998 sentenza Canon, § 23 “Per valutare la somiglianza
tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto, …, di tutti i fattori
pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori
includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego
nonché la loro concorrenzialità o complementarità.”
80
Secondo CGUE 19 giugno 2012 causa C-307/10 IP Translator, “i prodotti
o i servizi per cui è richiesta la registrazione devono essere identificati dal
richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità
competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela
conferita dal marchio”.
prodotti e servizi, se non in base ad una catalogazione per classi di
prodotti o servizi che peraltro accorpano in singole classi, prodotti o
servizi anche molto disomogenei fra loro81.
Sotto questo profilo merita ricordare che l’art. 28 dell’RMUE prevede
che i marchi UE siano classificati secondo il sistema stabilito
dall’Accordo di Nizza. A tal proposito peraltro, il Regolamento (ce) n.
2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di
esecuzione del regolamento (ce) n. 40/94 del consiglio sul marchio
comunitario all’art. 1, regola 2, punto 4 prevede espressamente che “la
classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini
amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere
considerati simili l’uno all’altro, in quanto appartenenti alla stessa
classe della classificazione dell’Accordo di Nizza, né possono essere
considerati diversi l’uno dall’altro in quanto appartenenti a classi
diverse della classificazione dell’Accordo di Nizza.”
Ne consegue che la classificazione in questione non è definitiva e,
soprattutto, non è rilevante di per sé ai fini del giudizio di affinità.

A seguito del Regolamento 2424/2015 e della Direttiva 2436/2015 che


hanno inciso ed incideranno82 sui principi sopra richiamati al dichiarato
fine di garantire “certezza e sicurezza giuridica” sulla portata dei diritti di
marchio.

81
V. ad esempio la classe 12 nella quale rientrano “Veicoli; apparecchi di
locomozione terrestri, aerei o nautici.” Nella medesima classe dunque vengono
accorpate biciclette ed automobili, camion e yacht di lusso con valutazione
sicuramente arbitraria. Nella allegata nota esplicativa alla classe 12 si legge poi
che “i motori per veicoli terrestri; i giunti e gli organi di trasmissione per
veicoli terrestri; veicoli a cuscino d'aria. Questa classe non comprende in
particolare: alcune parti di veicoli (consultare la lista alfabetica dei prodotti); i
materiali metallici per ferrovie (cl. 6); i motori, giunti e organi di trasmissione
per veicoli non terrestri (cl. 7); le parti di motore (di ogni specie) (cl. 7)”.
82
Si è già detto che una parte delle previsioni di cui al Regolamento entreranno
in vigore a partire dal 1 ottobre 2017, mentre quelle previste nella Direttiva
entreranno in vigore dal recepimento da parte dei singoli stati della Direttiva
stessa.
I prodotti ed i servizi rivendicati dovranno — secondo le nuove regole —
essere chiaramente e precisamente individuati secondo indicazioni in
linea con quanto ritenuto dalla CGUE nel caso IP Translator83.
Così nel Considerando n. 25 del Regolamento 2424/2015, nel
Considerando n. 37 della Direttiva 2436/2015, nel nuovo art. 28 del
RMUE e nell'art. 39 della Direttiva si prevede che i prodotti e i servizi per
i quali si chiede la registrazione del marchio europeo siano identificati
“con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità
competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di
determinare l'estensione della protezione richiesta”.
In entrambe le norme (art. 28, n. 4 del RMUE – nuova formulazione - e
art. 39, n. 4 della Direttiva) si prevede addirittura che l’EUIPO “respinge
una in ragione di indicazioni e termini poco chiari o imprecisi se il
richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine
fissato dall'Ufficio a tal fine”.
Non sarà dunque più possibile, in linea di massima, in futuro registrare un
marchio europeo per prodotti e/o servizi facendo riferimento ai soli titoli
delle Classificazione internazionale di Nizza e richiamando tutti i
prodotti o i servizi della classe rivendicata.84
L'art. 28 n.8 del RMUE, come norma transitoria prevede, con
disposizione interessante anche ai fini interpretativi della intera
disciplina, una previsione particolare per i marchi UE di cui è stata
chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, che siano stati
registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di
Nizza.

83
V. sopra
84
A tal proposito merita però ricordare che con previsione non del tutto
cristallina all’art. 28 n.5 l’RMUE nella nuova formulazione a seguito del Reg.
2424/2015, prevede che “Se si utilizzano termini generali, comprese le
indicazioni generiche dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi
sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente
coperti dal significato letterale dell’indicazione o del termine. Tali termini o
indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non
possono essere intesi come tali.”
I titolari di tali marchi possono, entro il 24 settembre 2016, presentare
all'Ufficio una dichiarazione che “alla data del deposito la loro
intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre
quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i
prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico
della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla
data di deposito”.
Tale dichiarazione dovrà indicare “in modo chiaro, preciso e specifico i
prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato
letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione
di proteggere”.

Di conseguenza, l’inclusione di un prodotto in una determinata classe non


importa necessariamente la sua affinità con altro prodotto della stessa
classe, ed inversamente, l’appartenenza di due prodotti a classi diverse
non ne esclude l’affinità.85

La classificazione di Nizza serve, quindi, principalmente a classificare i


prodotti/servizi per scopi amministrativi e fiscale, mentre non ricopre
alcun ruolo decisivo ai fini della comparazione fra i rilevanti prodotti e/o
servizi nell’ambito del giudizio di confondibilità fra marchi.

4.2.2 Somiglianza dei prodotti o servizi


La somiglianza tra i prodotti/servizi dev’essere quindi determinata su
basi obiettive.
Il termine prodotto si riferisce a un qualsiasi tipo di articolo che può
essere oggetto di scambi commerciali.
Il termine servizio è riferito a qualsiasi attività o vantaggio, che una parte
può offrire ad un’altra, che sia intangibile e non comporti il trasferimento
della proprietà di alcun oggetto fisico.

85
v. al riguardo art. 28 n.7 dell’RMUE nuovo e Trib UE 11-7-2007, El Corte
Ingles,GADI 07,1432 e Foro. it. 07, IV,566, § 38; Trib UE 07-02-2006,
Alecansan, § 38;
A differenza dei prodotti, un servizio è sempre immateriale.

I criteri di giudizio sulla somiglianza di prodotti e servizi sono stati


affrontati nella giurisprudenza della CGUE nella sentenza Canon86.

La CGUE ha dichiarato, in quell’occasione, che nella valutazione della


somiglianza tra prodotti si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che
li caratterizzano. Questi fattori includono, in particolare, la natura dei
due prodotti o servizi oggetto di esame, i loro utenti finali, da leggere
come destinatari di tali prodotti o servizi e il loro impiego nonché la loro
concorrenzialità o complementarità.

Il termine “in particolare” indica come l’enumerazione di questi fattori


da parte della CGUE sia puramente esemplificativa, non si tratta,
pertanto, di un elenco chiuso e tassativo.

Vi possono essere quindi ulteriori fattori in aggiunta o in sostituzione a


quelli menzionati dalla CGUE, sempre che naturalmente siano pertinenti
nel caso specifico.

Secondo quanto ritenuto dalla citata sentenza e dall’elaborazione


giurisprudenziale successiva ai fini della valutazione della somiglianza
fra prodotti e servizi si dovranno, quindi, prendere in considerazione i
seguenti fattori:

Fattori Canon

1. natura,

2. destinazione,

3. impiego,

4. complementarità,

5. concorrenzialità.

86
v. al riguardo sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442
§23
Fattori aggiuntivi87

1. canali di distribuzione,

2. pubblico di riferimento,

3. origine abituale dei prodotti/servizi.

4.2.3 Analisi Dei Singoli “Fattori Canon” 88


1- Natura:

La natura di un prodotto/servizio può essere definita come le qualità


essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio
viene riconosciuto.

La natura spesso corrisponde a un particolare tipo o genere di


prodotto/servizio o a una specifica categoria cui tale prodotto/servizio
appartiene e che viene di solito usato per definirlo.

In altre parole, è la risposta alla domanda “Che cos’è?”

Esempi:- Lo yogurt è un derivato del latte; - L’automobile è un veicolo; -


La lozione per il corpo è un cosmetico.

Il fatto che i prodotti/servizi da raffrontare rientrino nella stessa


indicazione generale del titolo di una classe o di una categoria generale
non significa automaticamente che essi abbiano la stessa natura. Un

87
v. Trib. UE, sez. I 16-09-2013, n. 437-11 Golden Balls Ltd-UAMI § 29,
Trib. UE 11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM
diseño original Juan Bolaños), T 443/05, Racc. pag. II 2579, § 37 e la
giurisprudenza ivi citata.
88
L’elencazione di seguito riportata ripercorre le ultime linee guida
dell’EUIPO del 23.3.2016 Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio
dell’Unione Europea per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) la proprietà intellettuale sui marchi comunitari dell’Unione parte C
opposizione sezione 2 cap.2 reperibile on line
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/conte
ntPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/Part C/00p
art_c_opposition_section_0_introduction/TC/part_c_opposition_section_0_intr
oduction_tc_it.pdf

72
esempio di tale categoria generale è il termine alimenti per il consumo
umano.

Caratteristiche dei prodotti che definiscono la loro natura

Si può fare ricorso a una serie di caratteristiche dei prodotti per


determinare la natura di questi ultimi, in particolare:

1- Composizione: ad es. ingredienti, materiali di cui i prodotti sono fatti.

Esempio : Lo yogurt (Classe 29) è un derivato del latte (la natura dello
yogurt può essere definita dal suo ingrediente base).

La composizione può essere il criterio più rilevante per definire la natura


di un prodotto. Tuttavia una composizione identica o simile dei prodotti
non indica di per sé la stessa natura.

Esempio: Una sedia (Classe 20) e una bambola (Classe 28) possono
essere entrambe di plastica, ma non hanno la stessa natura in quanto una è
un mobile e l’altra è un giocattolo. Appartengono a categorie diverse.

2- Principio di funzionamento: ad es. il funzionamento meccanico, con o


senza motore, funzionamento ottico, elettrico, biologico o chimico.

Esempio: Il telescopio (Classe 9) è un dispositivo ottico (la natura di un


telescopio può essere definita dal suo principio di funzionamento che è
ottico).

Sebbene il principio di funzionamento possa aiutare a definire la natura di


alcuni prodotti, non è sempre conclusivo. Vi sono casi in cui prodotti, in
particolare nel campo della tecnologia, pur con lo stesso principio di
funzionamento hanno natura diversa.

3-Condizione fisica: ad es. liquido/solido, duro/morbido, flessibile/rigido

La condizione fisica è un’altra caratteristica dei prodotti che può essere


utilizzata per definirne la natura, ma come il principio di funzionamento
non è conclusiva.

73
La Natura dei servizi :

Quando si definisce la natura dei servizi, le loro caratteristiche


(composizione, principio di funzionamento, condizioni fisiche) non
possono essere utilizzate in quanto i servizi sono intangibili.

La natura dei servizi può essere definita, quindi, dal tipo di attività fornita
a soggetti terzi.

Nella maggior parte dei casi è la categoria in cui rientra il servizio che
definisce la sua natura.

Esempio: · I servizi di taxi (Classe 39) hanno la stessa natura dei servizi
di autobus (Classe 39) in quanto sono entrambi servizi di trasporto

2 - Destinazione:
Generalmente, la destinazione è definita come la ragione per la quale
qualcosa è fatto o creato o esiste.
La destinazione, dall’interpretazione della sentenza Canon, è definita
come l’uso al quale i prodotti o i servizi sono destinati e non un qualsiasi
altro uso possibile.
Esempio: Un sacchetto di plastica può essere utilizzato come protezione
contro la pioggia. Tuttavia la sua destinazione è quella di trasportare
oggetti.

La destinazione equivale alla funzione dei prodotti/servizi. In altre parole,


essa risponde alle domande: quale bisogno soddisfano questi
prodotti/servizi? Quale problema risolvono?

3 - Modalità d’uso:

La modalità d’uso determina il modo in cui i prodotti/servizi sono


utilizzati per ottenere il loro scopo.

La domanda da porsi è: come sono utilizzati questi prodotti/servizi?

La modalità d’uso discende spesso direttamente dalla natura e/o dalla

74
destinazione dei prodotti/servizi e ha quindi di per sé una rilevanza
limitata o addirittura nulla ai fini dell’esame della somiglianza.

Esempio: La modalità d’uso di giornali e libri è la stessa nel senso che


entrambi vengono letti. Tuttavia la somiglianza può essere già dedotta dal
fatto che sono entrambi stampati (stessa natura) e che entrambi servono
per intrattenere o per informare (stesso scopo).

Ferma restando la spiegazione di cui sopra, la modalità d’uso assume


rilevanza, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione, se
caratterizza i prodotti.

Esempio: I prodotti farmaceutici per cura delle malattie della pelle della
classe 5 hanno la stessa modalità di uso delle creme cosmetiche della
classe 3).Tuttavia, sebbene la modalità d’uso caratterizzi i prodotti
confrontati e sia identica per entrambi, tale circostanza non basta, di per
sé, per constatare la somiglianza.

Esempio: Gomma da masticare (Classe 30) e tabacco da masticare


(Classe 34) hanno un’identica modalità d’uso. Tuttavia questo fatto da
solo non li rende simili.

4 - Complementarità

I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di loro sussiste una


stretta correlazione.

Nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante


(significativo) per l’uso dell’altro, di modo ché i consumatori possono
pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della
prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa. 89

Per definizione, i prodotti destinati a pubblici diversi non possono essere


complementari90.

La complementarità non è di per sé determinante per l’accertamento della

89
V. in tal senso, Trib.UE 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;
Trib.UE 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; Trib.UE
04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44

75
somiglianza tra prodotti e/o servizi.

Sebbene è possibile che possa esistere un certo grado di complementarità,


i prodotti e/o i servizi possono essere considerati lo stesso dissimili.

Esempio: C’è un certo grado di complementarità tra vino (Classe 33) e


bicchieri da vino (Classe 21) nella misura in cui i bicchieri da vino sono
destinati ad essere utilizzati per bere vino.

Tuttavia, tale complementarità non è sufficientemente marcata per


concludere che questi prodotti sono simili.

Inoltre, essi non hanno la stessa natura, la stessa origine abituale né


condividono generalmente i canali di distribuzione91.

Tuttavia, qualora la complementarità tra prodotti/servizi sia stata


individuata in combinazione con altri fattori quali “l’origine abituale”
e/o “il canale di distribuzione”, la somiglianza può essere accertata.

Esempio: Sci (Classe 28) e scarponi da sci (Classe 25) sono


complementari perché l’uso dei secondi è indispensabile per l’uso dei
primi. Il pubblico di riferimento può pensare che la produzione di questi
prodotti avvenga nella stessa azienda. Inoltre, essi sono rivolti allo stesso
pubblico e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti
sono quindi considerati simili.

NB: Uso in combinazione/ accessori:

La complementarità deve essere chiaramente distinta dall’uso in


combinazione, in cui i prodotti/servizi sono semplicemente utilizzati
insieme o per scelta o per comodità (ad es. pane e burro). Ciò significa
che non sono essenziali l’uno per l’altro.92
90
V. al riguardo sentenze Trib.UE 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi
Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; Trib.UE 12/07/2012, T-361/11,
Dolphin, EU:T:2012:377, § 48
91
V. al riguardo sentenza Trib.UE 12/06/2007, T-105/05, Waterford
Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, confermata dalla sentenza CGUE
07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45
92
V. al riguardo Trib.UE 16/12/2013, R 0634/2013-4, ST LAB, § 20

76
Quando determinati prodotti e/o servizi sostengono o integrano
semplicemente un altro prodotto o servizio, non sono considerati
complementari ai sensi della giurisprudenza.

I prodotti accessori sono in genere quelli utilizzati per il confezionamento


(ad es. bottiglie, scatole, lattine ecc.) o la promozione (opuscoli, poster,
listini prezzi ecc.).

5 –Concorrenzialità:

I prodotti/servizi sono in concorrenza tra di loro quando uno può


sostituire l’altro. Ciò significa che hanno la stessa destinazione o una
destinazione simile e che sono offerti agli stessi clienti effettivi e
potenziali.

In tal caso, i prodotti/servizi sono anche definiti come


“intercambiabili”.93

Esempio: Carta da parati (Classe 27) e vernici (Classe 2) sono in


concorrenza perché entrambi coprono o decorano le pareti.

In alcuni casi il prezzo di prodotti/servizi in concorrenza può differire in


modo significativo, ma questo aspetto da solo non incide sull’analisi volta
a determinare se sono o meno in concorrenza gli uni con gli altri.

Esempio: Gioielli di oro e bigiotteria (entrambi nella Classe 14) sono in


concorrenza anche se il loro prezzo (e valore) può differire in modo
sostanziale.

4.2.4 Analisi Dei Fattori Aggiuntivi

1 - Canale di distribuzione

Sebbene il canale di distribuzione non sia esplicitamente menzionato


nella sentenza Canon, è ampiamente utilizzato a livello internazionale e
nazionale nella valutazione della somiglianza fra due prodotti/servizi.
93
Trib.UE 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42

77
Come fattore aggiuntivo è stato preso in considerazione in diverse
sentenze degli organi giurisdizionali europei.94

Pertanto, se i prodotti/servizi sono posti in vendita tramite gli stessi canali


di distribuzione, sarà più probabile che il consumatore ritenga che i
prodotti o servizi appartengano allo stesso settore commerciale e che
siano possibilmente fabbricati o forniti dalla stessa entità, e viceversa.

Il termine non si riferisce tanto al modo di vendere o promuovere il


prodotto di un’azienda, quanto piuttosto al luogo di distribuzione.

Per l’analisi della somiglianza di prodotti/servizi il sistema di


distribuzione – diretta o indiretta – non è decisivo. Piuttosto, la domanda
da porsi è: I prodotti/servizi hanno gli stessi punti di vendita? Oppure
Sono di solito forniti o offerti negli stessi luoghi o in luoghi simili?

Tuttavia non va attribuita un’importanza eccessiva a questo criterio, dal


momento che i supermercati, drugstore e grandi magazzini moderni
vendono prodotti di ogni tipo. Il pubblico di riferimento è consapevole
che i prodotti venduti in questi luoghi provengono da una moltitudine di
aziende indipendenti.

Pertanto il punto di vendita è un fattore meno decisivo allorché si tratta di


stabilire se il pubblico di riferimento riterrebbe i prodotti provenienti da
un’origine comune solo perché venduti nello stesso esercizio
commerciale.

Solo se i prodotti in questione sono offerti nella stessa sezione di tali


negozi in cui si vendono prodotti omogenei insieme, questo criterio
peserà in favore della somiglianza. In tali casi, deve essere possibile
identificare la sezione per la sua separazione territoriale e funzionale
dalle altre sezioni (ad es. sezione prodotti caseari di un supermercato,
sezione cosmetici di un grande magazzino).

Analogamente, tale criterio può avere una validità nel caso in cui i

94
V. al riguardo Trib.UE 21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, §
53

78
prodotti siano venduti, in modo esclusivo o abituale, in negozi
specializzati. In questo caso, i consumatori potrebbero tendere a ritenere
che l’origine dei prodotti sia la medesima, se questi sono venduti nel
medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero tendere a escludere
tale origine comune se non sono abitualmente venduti negli stessi negozi.

Per contro, diversi punti di vendita possono giocare a sfavore della


somiglianza dei prodotti.

2 - Pubblico di riferimento:

Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali dei prodotti e


servizi in questione, costituisce un ulteriore fattore da prendere in
considerazione nell’esame della somiglianza.

Una coincidenza di pubblico di riferimento non costituisce


necessariamente un’indicazione di somiglianza, mentre grandi differenze
tra i pubblici di riferimento depongono fortemente contro una possibilità
di somiglianza.

Punto trattato maggiormente nel relativo paragrafo.

3 - Origine abituale:

Dal concetto generale di rischio di confusione discende che l’origine


abituale dei prodotti e servizi è di particolare importanza per l’esame
della somiglianza.

Vi è una forte indice di somiglianza quando, nella mente del pubblico di


riferimento, i prodotti/servizi possano avere la stessa origine abituale.

L’origine, in questo contesto, si riferisce principalmente al settore


manifatturiero (industria) o al tipo di azienda che produce i prodotti o
offre i servizi in questione, piuttosto che all’identità del produttore.

“L’origine” non è definita semplicemente dal luogo effettivo di


produzione/fornitura (ad es. fabbrica, officina, istituto e laboratorio), ma
soprattutto tenendo conto di chi gestisce e/o controlla la

79
produzione/fornitura di prodotti/servizi.

In altre parole, la domanda da porsi è: chi è responsabile della


fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio?

Il Tribunale dell'Unione Europea95 ha dichiarato che persino prodotti e


servizi possono avere la stessa origine, se è comune che lo stesso tipo di
società sia responsabile della produzione/fornitura di entrambi.

95
V. al riguardo sentenza del 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, §
52- 56 secondo cui “La commissione di ricorso, al punto 25 della decisione
impugnata, conferma la conclusione della divisione di opposizione quanto al
confronto dei prodotti e servizi interessati, secondo cui i servizi di “sviluppo ed
organizzazione di corsi per corrispondenza” designati dal marchio anteriore
sono identici ai “servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della
lingua inglese”, simili ai “libri di testo e materiali stampati”, ovvero libri di
esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per
l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare
l'inglese come seconda lingua” e diversi rispetto all'“assistenza tecnica
riguardante la creazione e/o la gestione di scuole di lingue”. 53 In primo
luogo, i servizi di “sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza”
designati dal marchio anteriore, in quanto servizi in materia di
educazione, sono inclusi nella categoria generale considerata dalla domanda
di marchio: “servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua
inglese”. Perciò la commissione di ricorso ha ritenuto a ragione che essi siano
identici. 54 In secondo luogo, la commissione di ricorso ritiene che i servizi di
“sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza” considerati dal
marchio anteriore siano simili ai “libri di testo e materiali stampati, ovvero
libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per
l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese
come seconda lingua” designati dal marchio richiesto. 55 Si deve constatare
che, per assicurare i servizi di “sviluppo ed organizzazione di corsi per
corrispondenza”, è utile e usuale impiegare “libri di testo e materiali stampati,
ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale
stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che
desiderano imparare l'inglese come seconda lingua”. Le imprese che offrono
corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale
pedagogico sussidiario, i citati prodotti. 56 Di conseguenza, considerato lo
stretto nesso relativo alla destinazione tra i prodotti e servizi di cui trattasi
nonché la complementarità dei prodotti rispetto ai servizi, la commissione di
ricorso ha giustamente ritenuto che tali prodotti e servizi siano simili.”

80
4.2.5 Relazione tra i diversi fattori
I criteri Canon sono stati enumerati senza alcuna gerarchia tra loro e
senza indicare il relativo peso o alcuna relazione tra di loro. Essi sono
stati considerati uno ad uno.

Tuttavia non possono essere considerati separatamente dal momento che


alcuni criteri sono correlati con altri ed a seconda del caso specifico,
alcuni possono essere più importanti di altri.

Spesso, vi è una relazione fra i fattori, per cui se uno di essi è condiviso,
anche un altro potrebbe coincidere. Ad esempio: in base alla destinazione
è possibile determinare anche il pubblico di riferimento.

La destinazione, insieme con il pubblico di riferimento, possono anche


rivelare se i prodotti/servizi sono in concorrenza.

In altre parole, quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso


anche il pubblico di riferimento è diverso. Quando i prodotti/servizi sono
destinati a pubblici diversi tali prodotti e/o servizi possono non essere
considerati beni complementari.96

Vi sono casi in cui, però, è difficile distinguere fra vari fattori.

Ciò vale soprattutto per quanto riguarda “natura”, “destinazione” e


“modalità d’uso”.

Qualora l’esaminatore (EUIPO o giudice che sia) incontrasse tali


difficoltà, è sufficiente che tratti questi fattori congiuntamente o che si
affidi allo strumento di analisi di somiglianza fra prodotti e servizi.

4.2.6 Uso effettivo


Il raffronto fra prodotti e servizi, come detto da effettuarsi in sede di
eventuale opposizione amministrativa o giudiziaria alla registrazione del
marchio o in sede di contestazione giudiziale (azione di nullità o di
contraffazione), deve basarsi, per regola generale, su tutti i
96
Trib. UE 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; Trib. UE
22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, §
30

81
prodotti/servizi per cui è specificamente registrato il marchio anteriore o
quanto meno, con riguardo a tutti i prodotti sui quali il titolare del
marchio abbia fondato l’opposizione o una domanda di nullità.

Qualsiasi uso effettivo o previsto non è rilevante per il raffronto 97.


Tuttavia, se la prova dell’uso del marchio anteriore è stata correttamente
richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei
prodotti/servizi elencati, il marchio anteriore si presume registrato solo
per questi prodotti/servizi, e quindi l’esame è circoscritto a tali
prodotti/servizi98.

Pertanto non si terrà conto dei prodotti e servizi i quali:

 non possono essere presi in considerazione per motivi di


ammissibilità;

 non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è


stata presentata solo una traduzione parziale dell’elenco di
prodotti/servizi);
 sono esclusi dal fondamento dell’opposizione o lo sono stati in
seguito a una limitazione.

Nella prospettiva della prova dell’uso parziale in sede di opposizione o di


nullità, la valutazione, preordinata a determinare l’estensione della tutela
del marchio anteriore guarda non tanto alla percezione del pubblico e
quindi all’esistenza di un collegamento fra i beni contraddistinti dal
marchio tale da suggerire una fonte comune 99, quanto a considerazioni di
ordine merceologico, che attengo alla maggior o minor ampiezza delle
categorie cui la registrazione si riferisce, alla loro maggior o minor
omogeneità o divisibilità.-
97
v. al riguardo Trib.UE 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, §
71.
98
articolo 42, paragrafo 2, RMUE.

99
v. Trib UE 23-09-2009 C. Famoxin/ Lanoxim, § 35-39

82
Ne consegue che le limitazioni intervenute nel corso del procedimento di
opposizione o di nullità, o in entrambi, limiteranno l’ambito dei prodotti e
servizi da raffrontare.

Peraltro tali conclusioni potrebbero mutare o dover essere ripensate a


seguito delle previsioni introdotte con il ricordato art. 28 del RMUE a
seguito del Reg. 2424/2015 che ha imposto chiarezza e precisione nella
indicazione degli effettivi prodotti o servizi, diversi da quelli
espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, a
cui è destinata l’apposizione del marchio di cui si è richiesta la
registrazione.

In particolare a tal fine merita di considerare la norma transitoria prevista


al punto 8 dell’art. 28 laddove in assenza della dichiarazione da rendersi
entro il 24 settembre 2016 da parte dei titolari di marchi che abbiano fatto
riferimento generico ad una alla classe della classificazione di Nizza, “i
marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine
sopra indicato, si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto
termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente
coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo
della pertinente classe”.

4.2.7 Lo Strumento di Analisi di Somiglianza per il


Raffronto fra Prodotti e Servizi di Euipo
Fin dalla fondazione, l’ attività principale dell’EUIPO è stata la
registrazione di marchi UE e di disegni e modelli comunitari registrati,
validi in tutta l'Unione europea. Tuttavia, il lavoro di EUIPO a livello di
UE si estende anche all'armonizzazione delle prassi di registrazione e
all'elaborazione di strumenti comuni, in cooperazione con gli uffici
nazionali e regionali responsabili per la registrazione di Marchi e Brevetti
nei singoli 28 paesi membri dell'UE. EUIPO ha quindi creato una rete
europea dei marchi, disegni e modelli (European Trademark and Design
Network - ETMDN), collaborando per offrire agli utenti un iter di

83
registrazione simile, a livello sia nazionale sia di UE ed uno strumento di
analisi di somiglianza.

Attraverso questo strumento di collaborazione si persegue a livello


europeo ed interno ai singoli stati membri (a) la realizzazione di uno
strumento di analisi di somiglianza per il raffronto fra prodotti e servizi
che consenta agevoli ricerche ed aiuti e sia di supporto agli esaminatori
dei vari uffici (sia EUIPO sia interni ai singoli paesi membri) nella
valutazione della somiglianza di prodotti e servizi e (b) l’armonizzazione
in ordine alla valutazione della somiglianza di prodotti e servizi e
garantire la coerenza delle decisioni sulle opposizioni.

Lo strumento di analisi di somiglianza si basa sul raffronto tra


determinate coppie di prodotti e servizi. 100

Una coppia raffronta due termini. Un termine è costituito da un numero


di classe della classificazione di Nizza (1-45) e da un elemento testuale,
vale a dire un determinato prodotto o servizio, comprese categorie
generali di prodotti e servizi, come ad esempio “articoli di
abbigliamento” o “educazione”.

I possibili risultati della ricerca sono cinque: identità, elevato grado di


somiglianza, somiglianza, basso grado di somiglianza e dissomiglianza.

Per ciascuno dei gradi di somiglianza lo strumento indica quali criteri


portano a ciascun risultato.

Lo strumento di analisi di somiglianza è in continuo aggiornamento e,


all’occorrenza, viene modificato in modo da creare una fonte di
riferimento completa e affidabile.
Lo strumento, pertanto, consentirà di dare risposte a raffronti specifici,
mentre le Direttive dell’EUIPO si concentrano sulla definizione dei
principi generali e sulla loro applicazione nella pratica.

100
v. sul punto le indicazioni dell’EUIPO rinvenibili on line all’indirizzo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/the-office

84
CAPITOLO QUINTO

I MARCHI ATIPICI
5.1 Disciplina dei marchi atipici
Abbiamo visto che il marchio è una sintesi perfetta di molte informazioni
riguardanti l’impresa: comunica la fonte di provenienza e il livello
qualitativo o meglio la garanzia di costanza del prodotto/servizio
contraddistinto, pertanto, facilita la comunicazione tra l’impresa e il
cliente, crea un legame, una fiducia, un brand identificativo.

Le imprese, con l’evolversi delle tecnologie stanno sperimentando nuove


strategie, per capitalizzare al meglio il potenziale del marchio stesso,
attraverso, i così detti “marchi atipici”, anche se tuttora rappresentano
ancora un numero abbastanza esiguo in confronto ai c.d. marchi
“tradizionali” ,ossia le parole, le lettere, i numeri, i disegni o le figure.

I marchi “atipici” sono una “nuova” categoria di marchi, il cui oggetto


di registrazione consiste in colori, profumi, rumori e suoni, texture e
simili.

In questo modo si creano nuovi canali e metodi per attrarre l’attenzione


del consumatore. Se prima questi strumenti “alternativi” venivano
tutelati solo tramite disegni e modelli e/o come opere d’ingegno, ora gli
operatori economici cercano di ottenerne tutela mediante la disciplina dei
marchi.

L’ art. 4 RMUE offre un elenco esemplificativo delle diverse tipologie di


segni che sono suscettibili di essere registrati come marchi. A sua volta,
la dottrina distingue, a livello puramente teorico, due tipologie di marchi:
quelli c.d. “tradizionali”, e quelli più “innovativi”, detti “nuovi marchi”
o “marchi non convenzionali”101.

101
S. SANDRI, Marchi non convenzionali, in Dir. ind., 4, 2007, p. 341-355.
(ove ampia rassegna di casistica comunitaria).

85
Questi ultimi si possono a loro volta suddividere in due categorie: i segni
visibili, comprendenti forme tridimensionali e colori, e i segni invisibili,
come odori, suoni e rumori.102

Più precisamente, secondo l’attuale art. 4 RMUE 207/09 :

“Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere


riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro
imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

Interessa, quindi, capire se un colore di per se, un odore, un suono o un


rumore, possiedano la necessaria capacità distintiva e se siano suscettibili
di essere rappresentati nel registro tale che le autorità e il pubblico
possano determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto del marchio,
adempiendo così alle condizioni minime indispensabili per costituire un
marchio UE.

Un marchio può essere connesso, al prodotto cui si riferisce, ma è


fondamentale che quest’ultimo sia concettualmente separabile dal segno
che lo contraddistingue.

Se ciò venisse a mancare, il marchio non svolgerebbe più la funzione di


individuare l’origine dei beni/servizi nel mercato, ma sarebbe una
componente stessa del prodotto/servizio.103

Tanto il Trib. UE quanto la CGUE evidenziano, come si è già visto, che


per valutare la capacità distintiva di un marchio si deve fare ricorso al
contempo a due modalità, una prima di tipo “oggettivo” in riferimento al
prodotto e alle sue caratteristiche intrinseche, e una seconda di tipo

102
SANDRI - RIZZO, I nuovi marchi - forme, colori, odori, suoni, e altro,
Milano, 2002, p. 292;
103
P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI,
P. SPADA, Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale E Concorrenza, Torino,
2001, p. 99.

86
“soggettivo”, ovvero valutata tramite la percezione che il consumatore
medio ha riguardo a quel segno. 104

I marchi “atipici” incontrano numerose difficoltà relativamente ad


entrambe le modalità.

A livello “oggettivo” risulta, in molti casi, arduo separare un marchio di


colore o olfattivo dal prodotto che vuole contraddistinguere.

Il marchio potrebbe essere interpretato come parte integrante o servizio


aggiuntivo che l’impresa mette a disposizione, non essendo percepito in
maniera autonoma rispetto al prodotto; da ciò si evince l’elevata inerenza,
che i marchi non convenzionali hanno col prodotto.

Il punto di vista “soggettivo” valuta la presenza o meno di capacità


distintiva secondo la percezione del consumatore.

Questo deve considerare sia le capacità sensoriali di percepire in modo


chiaro e univoco le varie tipologie di marchi non convenzionali, che
stimolano tutti i nostri sensi, sia il fatto che il pubblico , non abituato a
stimolazioni nelle quali “il segno si confonde con l’aspetto del prodotto”,
si potrebbe confondere.105
104
v. In tal senso CGCE 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Eu:C:1999:323, § 22; Trib UE 26/03/2015, T-581/13, Royal County Of
Berkshire Polo Club (fig.) / Beverley Hills Polo Club Et Al., Eu:T:2015:192, §
49.
105
CGUE 6.5. 2003, causa Libertel, C-104/01, § 65, I – 3843, in cui
espressamente si prevede che: “La percezione del pubblico cui ci si rivolge non
è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore
specifico rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente
in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti da esso designati. Infatti, se il
pubblico ha l'abitudine di percepire, immediatamente, marchi denominativi o
figurativi come segni d'identificazione dell'origine del prodotto, ciò non si
verifica necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto
del quale è richiesta la registrazione. Non è abitudine dei consumatori
presumere l'origine dei prodotti basandosi sul loro colore ovvero sul colore
della loro confezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, in
quanto, negli usi commerciali attuali, un colore specifico non viene utilizzato,
in linea di principio, come strumento di identificazione. Un semplice colore
specifico difetta, di regola, della proprietà tipica di distinguere i prodotti di

87
Oltre alla percezione visiva, infatti, vi sono altri sensi di egual importanza
da considerare, quali l’olfatto o l’udito, che riescono a trasmettere
messaggi molto intensi e dotati di un’elevata capacità distintiva.

La capacità percettiva solleva, perciò, innumerevoli difficoltà pratiche:


tali difficoltà, sottolinea la CGUE, non devono, tuttavia, giustificare
criteri più rigorosi e restrittivi per la registrazione di queste nuove
tipologie di marchi, dovendosi rispettare il “principio della parità di
trattamento”. 106

Altro elemento fondamentale, sul quale soffermarsi, è quello della


rappresentabilità.

I termini “riproduzione” e “rappresentazione” non sembravano avere una


connotazione tecnica specifica né nel Regolamento, a maggior ragione
dopo l’abbandono del requisito della rappresentazione grafica di cui
sopra, né nelle Regole.

La rappresentazione del marchio costituisce una formalità indispensabile


che il richiedente del marchio comunitario deve rispettare al fine di
portare a conoscenza dell’Ufficio il segno per il quale chiede la
registrazione e per poterlo registrare.

La sua assenza non è sanabile e comporta l’impossibilità da parte


dell’Ufficio di attribuire una data di deposito, elemento primario e
condizionante a partire dal quale il procedimento per la registrazione
prende il suo avvio.

Oggi, nonostante le limitazioni legislative, che impongono ancora la


rappresentazione grafica del segno, si riscontra comunque un
ampliamento da parte di EUIPO dei metodi utilizzati per la riproduzione
una determinata impresa.”
106
v. CGUE 19 giugno 2014, Oberbank AG e altri contro Deutscher
Sparkassen- und Giroverband eV.; Cause riunite C-217/13 e C-218/13.ECLI:
ECLI:EU:C:2014:2012, § 46-47;

88
del segno; i marchi “atipici” o non convenzionali possono essere soggetti
a diverse modalità di rappresentazione, come ad esempio una
riproduzione in mp3 di un marchio sonoro.

Tale ampliamento dovrebbe nel prossimo futuro trovare un notevole


sviluppo a seguito della eliminazione del requisito della rappresentazione
grafica richiesto dal vecchio (ed ancora vigente, sotto questo profilo)
Regolamento 207/2009.

Pertanto, secondo l’art. 4, RMUE 2424/2015: “possono costituire marchi


UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni,
le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e
i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

a)distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre


imprese; e

b)essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea


(“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico
di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione
garantita al loro titolare.”

Il requisito della rappresentazione persegue un duplice scopo: definire e


individuare in maniera esatta l’oggetto di tutela e rendere il relativo
procedimento amministrativo accessibile e comprensibile al carattere
pubblico107.

La condizione legale della riproduzione del marchio come requisito per


l’attribuzione della data di deposito è conforme al precetto della certezza
legale della registrazione.

È necessario porsi il problema preliminare di quale sia la ratio della


prescrizione, approfondendo quanto si è detto in termini di logica.

107
CGUE 12. 12. 2002, C-273/00, Sieckmann , § 48 e 49.

89
Il punto di partenza per l’interpretazione è costituita dalla premessa che
qualsiasi riproduzione del marchio nel Registro sia comprensibile,
chiara, precisa ed oggettiva. 108

Quindi innanzitutto la riproduzione del segno deve essere comprensibile


nel senso che tale caratteristica comprenda il marchio nel suo insieme.

La riproduzione deve poi essere chiara e precisa in modo che sia possibile
per l’Ufficio (ma anche per gli altri operatori) condurre l’esame degli
impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, così come pure
pubblicare il marchio nel Bollettino dei marchi comunitari e registrarlo
nel relativo registro.

Una riproduzione di tal tipo deve inoltre essere univoca in modo che il
concorrente possa confidare in una protezione del marchio
sufficientemente certa e i giudici e le parti siano nella possibilità di
accertare e valutare ogni possibile violazione del diritto di marchi.

In altri termini, la rappresentazione, non deve lasciare adito a


interpretazioni soggettive.

Il marchio deve risultare quindi comprensibile attraverso il semplice


accesso al registro.

Una riproduzione del marchio non sarebbe accettabile se chi, accedendo


al registro, dovesse ricorrere a sforzi non abituali o che richiedessero una
particolare conoscenza, come quella di un esperto o di un tecnico, per

108
CGUE 12. 12. 2002, C-273/00, Sieckmann , § 55 e in tal senso si vedano le
direttive dell’EUIPO che confermano la necessità dei suddetti requisiti
affermando, inoltre, che “il requisito dell’”oggettività” significa che il segno
deve essere percepito in modo inequivocabile e coerente nel tempo, in modo da
costituire una garanzia dell'indicazione di origine. L'oggetto della riproduzione
è specificamente quello di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel
processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, i mezzi
di rappresentazione grafica devono essere inequivocabili e oggettivi.”
Reperibili online al sito dell’EUIPO.

90
riconoscere di primo acchito di quali segni si tratta dalla mera
rappresentazione nel registro.109

5.2 Marchi di colore

5.2.1 Profili generali


Tra i nuovi marchi, il colore è senza dubbio quello che ha ottenuto più
attenzione da parte degli imprenditori.

Un numero sempre maggiore di imprese colora i propri prodotti/oggetti in


relazione alle prestazione dei propri servizi. Il colore, infatti, è un
fondamentale elemento di comunicazione, poiché è in grado di suscitare
emozioni istantanee e catturare l’attenzione dei consumatori.

I colori rappresentano di regola una semplice proprietà delle cose; anche


nel settore specifico del commercio, i colori e le combinazioni cromatiche
sono usati in genere per il loro potere di attrazione e/o decorativo, senza
trasmettere un qualsivoglia particolare significato.

Pertanto, a seconda che il colore ricopra l'intero prodotto o che figuri


nell'ambito di un disegno ben preciso, può apparire al consumatore come
un semplice ornamento o come una componente distintiva del segno.110

Infatti, grazie ai sentimenti che essi suscitano, permettono alle imprese di


collocare i loro prodotti ed i loro servizi nel nostro immaginario.

I colori sono, quindi, oggigiorno divenuti un vero e proprio strumento di


comunicazione tra le imprese ed i consumatori.

Il colore è, infatti, un “portatore di messaggi (…), che passa indisturbato


nei diversi livelli, dal conscio all’inconscio, senza censure dell’io, senza
meccanismi difensivi, come accade per il linguaggio e la forma”.111

109
v. CGUE 12. 12. 2002, C-273/00, Sieckmann , § 50 a 54.
110
v. CGUE 6 maggio 2003, C-104/01,Libertel, § 27.

91
I marchi di colore, a livello comunicativo, quindi, possiedono sia una loro
capacità intrinseca, dove il colore può essere interpretato come un
linguaggio, che trasmette informazioni che poggiano su elementi di
natura fortemente psicologica, simbolica e religiosa, sia possono
acquisire capacità distintiva tramite l’uso del marchio sul mercato,
attraverso pubblicità, marketing, branding e varie tecniche di
comunicazione.

Per marchio di colore si intende il colore che riveste tutto o parte del
prodotto o che viene associato al servizio offerto.
Non si considerano marchi di colore i colori di un segno distintivo
(magari figurativo) e nemmeno può considerarsi un marchio di colore un
colore apposto sul prodotto come potrebbe essere un adesivo (che
ovviamente non ricopra tutto o una parte significativa del prodotto).
Chiaramente non tutti i colori o le combinazioni cromatiche che
presentano le caratteristiche suddette possono essere marchi, ma solo
quelli che rispondono ai requisiti necessari per essere marchio.112

“Per costituire un marchio ai sensi dell’art.4, RMUE, colori o


combinazioni cromatiche devono rispondere a tre requisiti.

1 - essi devono costituire un segno.

2 - tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica.(o di


una rappresentazione “chiara, precisa, raccolta in una forma, facilmente
accessibile, duratura e oggettiva”113 )

111
Come afferma ZERI, Colore e messaggio, in Strumenti per comunicare,
Roma, 2002; e L. TAVOLARO, Il colore come marchio, Dir. Ind., 2004, 1, 34,
rileva che “il colore, tra gli elementi dell'impressione visiva, che dura solo una
manciata di secondi, è quello ad imprimersi per primo nella memoria del
pubblico”.
112
Vedi art. 4, RMUE, nell’elencare i segni suscettibili di essere registrati
come segni prende esplicitamente in considerazione anche i colori.
113
Criteri del nuovo articolo 4 RMUE,ossia i criteri dettati nell’ambito della
sentenza Sieckmann.

92
3 - il segno medesimo dev’essere idoneo a distinguere i prodotti o i
servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese”.114

Ai fini dell’applicazione dell’art.4, RMUE, si deve stabilire se, nel


contesto nel quale essi sono impiegati, i colori o le combinazioni
cromatiche la cui registrazione è richiesta si presentino effettivamente
come un segno.115

“Si deve rilevare, a tal riguardo, che non può presumersi che un colore
specifico costituisca un segno. Di regola, un colore rappresenta una
semplice proprietà delle cose. Tuttavia, esso può costituire un segno. Ciò
dipende dal contesto in cui il colore viene utilizzato”.116

I marchi di colore incontrano come principale limite alla registrazione la


mancanza di capacità distintiva, specialmente i marchi di colore di per
se.117

I colori, se è vero che ben possono trasmettere talune associazioni di idee


e suscitare sentimenti, per contro risultano poco idonei, per loro natura, a
comunicare informazioni precise, tanto più in quanto vengono
abitualmente e ampiamente utilizzati nella pubblicità e nella
commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo,
al di fuori di qualsiasi messaggio preciso.118

114
v. in tal senso, sentenza Libertel, cit., § 23.
115
V. CGUE 24 giugno 2004,C-49/02, Heidelberger Bauchemie, § 22. In
senso conforme Trib. UE 2 febbraio 2011, cause 299/09 e T-300/09,Gühring
OHG, § 58 (combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento e
combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento per utensili); Trib.UE 12
novembre 2013, causa T-245/12, Gamesa Eólica c. EUIPO ed Enercon GmbH),
§ 40 (tonalità di verde sfumato per convertitori di energia eolica).
116
CGUE 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, § 27.
117
Sino ad oggi, presso l’EUIPO sono state depositate una cinquantina di
domande di registrazione di un colore per se, quasi tutte respinte per mancanza
di distintività in concreto ex art. 7.1 b)
118
sentenza Libertel, cit., § 40, 41 e 65-67.

93
Occorre, quindi, “valutare se il colore o la combinazione di colori siano
idonei o meno a trasmettere informazioni precise, in particolare quanto
all’origine di un prodotto o di un servizio”119.

“I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi di colore


senza contorni,...compreso quello acquisito attraverso l’uso che ne è
stato fatto, sono pertanto i medesimi di quelli applicabili alle altre
categorie di marchi”.120

Di conseguenza, le difficoltà che potrebbero essere riscontrate per


stabilire il carattere distintivo di talune categorie di marchi, data la loro
peculiare natura, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la
fissazione di criteri più rigorosi di valutazione di detto carattere, che
suppliscano o deroghino all’applicazione del criterio del carattere
distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza
relativa ad altre categorie di marchi.121

Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione cromatica deve


essere valutato in relazione alla comprensione che ne ha il pubblico
interessato tenendo conto che “la percezione del pubblico interessato non
è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore o
da una combinazione di colori, in quanto tali, e nel caso di un marchio

119
CGUE 24 giugno 2004,C-49/02, Heidelberger Bauchemie, § 37; CGUE 6
maggio 2003, C-104/01, Libertel, § 39; Trib. UE 9 ottobre 2002, T-173/00,
KWS Saat, § 25.
120
v. CGUE 19 giugno 2014 Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA
e Santander Consumer Bank AG (C-218/13) contro Deutscher Sparkassen- und
Giroverband eV.C-, ECLI: ECLI:EU:C:2014:2012, § 46 a 49 e per analogia
sentenze Philips, EU:C:2002:377, § 48, nonché Nichols, EU:C:2004:538, § 24-
25.
121
v., in tal senso, v., CGUE 19 giugno 2014 Cause riunite Oberbank AG (C-
217/13), Banco Santander SA e Santander Consumer Bank AG (C-218/13)
contro Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV., ECLI:
ECLI:EU:C:2014:2012, § da 46 a 49; sentenza Nichols, EU:C:2004:538, § 26,
nonché, per analogia, sentenza UAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen,
EU:C:2010:508, § 34.

94
denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente
dall’aspetto dei prodotti che esso indica.
Infatti, se il pubblico ha l’abitudine di percepire immediatamente marchi
denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine
commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il
segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto, o qualora il segno
sia costituito soltanto da un colore o da colori utilizzati per annunciare i
servizi”.122
Così un marchio di colore possiede capacità distintiva se l’impressione di
insieme prodotta dal colore stesso o dalla combinazione cromatica del
prodotto o dal colore o dalla combinazione cromatica usata per un
servizio è percepita dal pubblico come un’indicazione di origine.

Ciò può avvenire solamente quando il marchio di colore si discosti in


maniera significativa dall’art. 7.1.b, RMUE, e/o dagli usi del settore .123

Come accade per tutti i marchi, anche per quelli di colore la CGUE
ribadito che la capacità distintiva di un colore o di una combinazione
cromatica deve essere valutata, oltre che con riferimento alla percezione
dei consumatori, anche con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali
è stata chiesta la registrazione. 124

Aggiunge il Trib. UE che nel caso di un marchio di colore, si dovrà fare


riferimento esclusivo ai prodotti e servizi per cui si è chiesta la
registrazione.125

122
Trib. UE 9 ottobre 2002, n. T-173/00, KWS Saat, § 29.
123
CGUE 6 maggio 2003, n. C-104/01,Libertel, § 24;Trib.UE 9 luglio 2003,
n. T-234/01, Andreas Stihl, § 40 (combinazione di arancione e grigio per
attrezzi da lavoro); CGUE 21 ottobre 2004, n. C-447/02P, KWS Saat, § 79;
Trib.UE 25 settembre 2002, n. T-316/00, Viking-Umwelttechnik, § 27
(combinazione di verde e grigio per attrezzi da lavoro).
124
Trib. UE 25 settembre 2002, n. T-316/00,Viking-Umwelttechnik, § 26;
Trib.UE 9 luglio 2003, n. T-234/01, Andreas Stihl, § 30.
125
Trib.UE 9 ottobre 2002, n. T-173/00, KWS Saat, § 28.

95
Assodato che un colore o una combinazione cromatica per essere marchio
deve essere, in primo luogo, un segno idoneo a distinguere ed, in secondo
luogo, deve avere capacità distintiva, come detto, la giurisprudenza, oltre
agli ulteriori requisiti della novità e della liceità del marchio, applica al
marchio di colore, per analogia, gli impedimenti previsti per i marchi di
forma all’art 7.1.e, RMUE.126
Dunque, anche per i marchi di colore valgono gli impedimenti assoluti
costituiti:
 “dalla forma, o altra caratteristica,(colore o combinazione di
colore), imposta dalla natura stessa del prodotto;

 dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per


ottenere un risultato tecnico;

 dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al


prodotto”;127

In questo caso si deve ritenere che la presenza di questi impedimenti non


possa essere sanabile per secondary meaning.
La giurisprudenza ha, ad esempio, ritenuto nullo il marchio costituito
dall’aspetto bicolore – marrone all’esterno e bianco all’interno – delle
valve dell’ovetto di cioccolato della Kinder, in quanto necessario per
ottenere un risultato tecnico e conferente un valore sostanziale al
prodotto.128
Tali circostanze richiedono che il richiedente dimostri che il marchio è
assolutamente inusuale e che è, anche, originale in relazione a questi
specifici prodotti.
126
Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, cit.; Cass. 14 marzo 2001, n. 3666, ivi,
2001, 4205 (abbigliaggio di una bottiglia con una capsula viola).
127
Articolo 7.1.lett. e, RMUE.
128
App. Milano, 22 giugno 2001, in Giur. Dir. Ind., 2002, 196. Nello stesso
senso: Cass., 16 luglio 2004, n. 13159,ivi, 2004, 128; Id., 14 marzo 2001, n.
3666, ivi, 2001, 63; Trib. Milano, 30 luglio 2002, ivi, 2001, 441, che ha ritenuto
non tutelabile il colore blu per viti, in quanto utilizzato nell’industria meccanica
per indicare l’applicazione di un trattamento con un prodotto autofrenante e
quindi con “specifica valenza funzionale”.

96
Salvo in circostanze eccezionali, nelle quali il richiedente riesce a
dimostrare che il marchio è assolutamente inusuale e che è originale in
relazione agli specifici prodotti per cui è registrato , i marchi di colore non
hanno un carattere distintivo ab initio, ma possono eventualmente
acquisirlo in seguito a un uso in relazione ai prodotti o ai servizi
richiesti.129
Pertanto un elemento incisivo sarà lo sfruttamento dello strumento
pubblicitario al fine di diffondere, tramite un intenso uso, la conoscenza
di un marchio.

Tale pratica, in concreto, sarà idonea ad attribuire un secondary meaning


al marchio, trasformandolo così in un chiaro e riconoscibile collettore di
clientela. Vista la centralità della diffusione di un determinato marchio
non è dubitabile neppure l'importanza che rivestono in tal senso i mezzi
pubblicitari, idonei a fornire una significativa cassa di risonanza
massmediologica al segno che si vuole diffondere.
Gran parte dell'attività conoscitiva del Tribunale è dunque incentrata sulla
ricerca del grado di fama di cui gode una determinata combinazione di
colori ovvero un singolo colore in quanto legata ad un determinato
prodotto/servizio.

È stato ritenuto valido, ad esempio, per acquisita capacità distintiva nel


mercato, il marchio costituito dal colore arancione usato da Veuve
Clicquot per il proprio champagne.130
Infine, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di
definire il marchio stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della
tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare.131
129
CGUE 21 ottobre 2004, C-447/02P, KWS Saat, § 79; CGUE 24 giugno
2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, § 39.
130
Commissione Ricorso UAMI, 26 aprile 2006, caso R0148/2004, in
www.darts-ip.com
131
Come sostenuto dall'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue
conclusioni nella causa C-273/00, Sieckmann, il requisito consistente
nell'idoneità ad essere riprodotto graficamente si impone per il principio di
certezza del diritto.

97
Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia discende che “una
rappresentazione grafica deve consentire al segno di essere
rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o
caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza.” 132

A tale scopo, una rappresentazione grafica di due o più colori che sono
designati in modo astratto e senza contorno deve comportare una
disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo
predeterminato e costante.

La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno


o la menzione di due o più colori “in tutte le forme immaginabili”, non
presenta i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’art.4 RMUE.

Infatti, tali presentazioni autorizzerebbero numerose combinazioni


diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di
memorizzare una combinazione particolare ch’egli potrebbe utilizzare per
reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come esse non

Secondo l'Avvocato Generale, “un marchio registrato attribuisce un monopolio


al suo titolare, che usa in modo esclusivo, nei confronti dei terzi, i segni che lo
compongono. La consultazione del registro deve permettere di conoscere, con
l'ampiezza propria della pubblicità tipica dei registri, la natura e la portata dei
segni, delle indicazioni e dei simboli registrati come marchi e, a tale scopo, è
richiesta la loro riproducibilità grafica. Se ciò che si vuole conseguire è che un
imprenditore, per distinguere i propri prodotti e i servizi da quelli di altri,
faccia propri determinati segnali ed indicazioni, occorre conoscere con
dettagliata precisione i simboli di cui si appropria, affinché gli altri sappiano
come regolarsi” .
Così, il monopolio conferito dalla registrazione del marchio d'impresa ha come
contropartita un vero e proprio obbligo di informare i terzi del segno protetto.
Ne consegue che non è sufficiente una riproduzione grafica qualsiasi, ma è
necessario che essa soddisfi due requisiti. La riproduzione deve, innanzi tutto,
essere chiara e precisa, affinché si sappia, senza alcun dubbio, qual è l'oggetto
dell'esclusiva. Essa deve, poi, essere comprensibile a coloro che possano essere
interessati a consultare il registro, ossia gli altri produttori e i consumatori,
vale a dire che essa non deve richiedere sforzi esagerati per determinare il
marchio che verrà effettivamente utilizzato dal depositante” .
132
v. CGUE 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann, Racc. pag. I-
11737, § 46-55, e CGUE, Libertel, cit., § 28 e 29.

98
consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di
conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio.

Per quanto attiene al modo di rappresentare i marchi di colore, dalla citata


sentenza Libertel, emerge che la rappresentazione del segno deve anche
essere durevole: a tale scopo la mera riproduzione su carta del colore di
cui trattasi non è ammissibile stante la sua deteriorabilità, ma è invece
ammissibile la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di
identificazione internazionalmente riconosciuto133.

I colori che costituiscono il marchio dovranno quindi essere indicati per


iscritto ed è possibile (anzi necessario) aggiungere il riferimento a un
codice di colore riconosciuto internazionalmente.

L'EUIPO in questo campo ha proceduto con molte perplessità ma ormai


in più occasioni ha consentito alla registrazione come marchio di un
colore in sé.

Sono stati così registrati, in particolare, il colore lilla/viola per il


cioccolato MILKA134, il color magenta per prodotti e servizi in materia di
135 136
telecomunicazioni ed il colore giallo per un club automobilistico ,il
verde in ambito finanziario137.

L’EUIPO ha ritenuto che ciascuno di questi colori avesse acquisito, ai


fini della designazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, un
carattere distintivo mediante l'uso che ne era stato fatto, con il quale i
consumatori hanno concretamente imparato a percepire e riconoscere tali

133
v. CGUE 6 maggio 2003, n. C-104/01, Libertel, § 68.
134
( Milka-lilla) di Mondelēz International per le Confezioni di
cioccolato.
135
RAL-4010 (Magenta) di Deutsche Telekom per Telecomunicazioni, Numero
di registrazione 39552630.2
136
RAL-1021 (Giallo) di ADAC per Automobil Club Tedesco.
137
Pantone 368 (Verde)di Dresdner Bank per servizi di Finanza.

99
colori come indice dell'origine dei prodotti e dei servizi per cui sono
registrati

Le tonalità cromatiche, oltre ad incontrare difficoltà nel procedimento di


registrazione, ne presentano altrettante anche nei giudizi di confondibilità
e contraffazione fra due marchi di colore.

Interessante è domandarsi come e in base a quali condizioni l'autorità


competente ha/ può effettivamente valutare il rischio di confusione del
segno così rivendicato con un marchio anteriore nella composizione del
quale rientri il colore rivendicato o una sfumatura di quest'ultimo.

Le commissioni di ricorso di Alicante si sono occupate diverse volte dei


marchi di colore di per se o delle combinazioni di colori, specialmente in
sede di registrabilità.

5.2.2 Analisi della Giurisprudenza in tema di marchi


di colore

1) Caso Libertel: registrazione del colore arancione

La pronuncia più nota, riguardante i marchi di colore, fa riferimento alla


sentenza Libertel Groep BV contro Benelux – Merkembureau, 6 maggio
2003, C – 104/01. La società Libertel, con sede nei Paesi Bassi,
richiedeva l’autorizzazione per la registrazione del colore arancione alla
BBM (ossia all’Autorità competente in materia di marchi, per il Regno
del Belgio, per il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi).

100
I prodotti e servizi che si volevano tutelare erano nello specifico quelli
del settore delle telecomunicazioni, più in dettaglio le classi 9, 35 e 38
dell’Accordo di Nizza.

Nella domanda di registrazione e più specificatamente nell’apposita


sezione riguardante la rappresentazione grafica, il marchio di colore
prescelto in una superficie rettangolare, unica colorata di arancione e per
completezza aggiungeva una descrizione del marchio “oranje”
(arancione), ma omettendo qualsiasi riferimento ad un possibile un codice
internazionale.

La domanda venne quindi respinta, in data 27 febbraio 1997, in primis, in


base all’art. 2 della direttiva 89/104/CEE, vigente all’epoca, in base al
quale vi deve essere un’adeguata rappresentazione grafica e, secondo
l’art. 3 direttiva 89/104/CEE, il marchio, che si vuole registrare, deve
possedere un idoneo carattere distintivo, per assolvere alla sua primaria
funzione di distinguere i beni e servizi dell’impresa richiedente rispetto a
quelli di altre imprese.

Il marchio depositato dalla Libertel, secondo l’ordinanza specifica dettata


dal’ art. 6 bis, n. 1, lett a) della LBM (legge nazionale dei marchi del
Benelux), era sprovvisto di detto carattere distintivo; la società
richiedente non aveva dimostrato, infatti, tramite informazioni sulle spese
pubblicitarie, dati sulle vendite, fatturato, ecc., che il colore “arancione”
potesse essere idoneo a distinguere i prodotti designati nel mercato
rispetto a quelli dei concorrenti.

Libertel impugnava detta decisione d’innanzi all’Hoge Raad der


Nederlanden (Giudice di rinvio nei Paesi Bassi).
Il ricorso è stato rimesso dall’esaminatrice per la revisione pregiudiziale
secondo l’articolo 60 RMC. La revisione non è stata concessa ed il
procedimento è stato trasmesso alla Commissione di Ricorso.

101
La Corte di Giustizia ha sottolineato che “non può presumersi che un
colore specifico costituisca un segno”, dato che generalmente questo
“rappresenta una semplice proprietà delle cose”138.

Malgrado ciò, la Corte non ha escluso che un segno consistente in un


colore possa costituire un marchio: ciò dipende dal contesto nel quale il
colore viene utilizzato.

Nel caso di specie, Corte ha notato che la società Libertel non aveva
dimostrato l’acquisizione, nel tempo, della capacità distintiva, con la
conseguenza che tale capacità sostanziale fu ritenuta assente.

Inoltre la stessa rappresentazione grafica, fornita nella registrazione con


superficie rettangolare unica di carta, colorata di arancione, risultava
essere insufficiente, non adempiendo ai requisiti di precisione ed
esattezza,

In più il campione di colore offerto essendo su carta si sarebbe potuto


alterare nel tempo poiché questa non è indifferente al passare del tempo,
venendo così meno il carattere di garanzia di costanza nel tempo
qualitativa del segno stesso .

La descrizione verbale “Oranje” è stata anch’essa considerata dalla Corte


un criterio insufficiente, poiché non rispettava i criteri di esattezza e
completezza.

Più in generale, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha


affermato che un marchio di colore, per essere rappresentato
adeguatamente e soddisfare i criteri enunciati nel caso Sieckmann, deve
essere definito per mezzo di un codice riconosciuto internazionalmente e
accompagnato da una descrizione verbale; in tal modo la
rappresentazione potrà considerarsi chiara e dotata di sufficiente stabilità.
Esistono, infatti, numerosi metodi, per classificare i colori, alcuni dei
quali sono: Pantone ®, RAL e Focoltone ®.

138
Sentenza Libertel Groep BV vs. Benelux Merkembureau, cit., C – 104/01.

102
Il codice di rappresentazione non è di per sé sufficiente, dato che,
facendosi riferimento a un consumatore medio, la decodificazione del
codice non è facilmente intellegibile e comprensibile in maniera
istantanea139.

Per essere adeguatamente accessibile, il codice internazionale di


identificazione deve essere accompagnato da un’indicazione verbale.

Un’ulteriore elemento che si considerò fu l’interesse pubblico generale.

La domanda di registrazione di un marchio di colore può essere anche


respinta per tutelare l’interesse pubblico generale. Infatti, se le tecnologie
consentono oggi di distinguere innumerevoli tonalità di colori, non tutte
possono essere percepite in ugual maniera dall’occhio del consumatore,
che, al contrario, dispone di un bacino di conoscenza molto più
limitato.140

In base a questo limite umano è quindi possibile registrare un numero


limitato di colori, se si registrassero diverse tonalità cromatiche, che si
distinguono tra loro in base a leggere variazioni di sfumature, l’acquirente
non riscontrerebbe una differenza sostanziale e quindi ciò potrebbe far
venir meno l’esigenza di chiarezza, generando confusione di percezione.

Si evince che il numero di possibilità di colori da registrare è limitato,


quindi i giudici chiamati a decidere un caso che coinvolga la registrabilità
di un marchio di colore devono considerare l’interesse pubblico a che non
siano creati monopoli di fatto sui colori stessi.

In particolare, per quanto riguarda il carattere distintivo, la Corte


evidenzia, che il consumatore medio “solo raramente ha la possibilità di
procedere a un confronto diretto dei vari marchi” e quindi si trova a far
affidamento sulla propria memoria.

139
Conclusioni dell’Avvocato Generale P. LÉGER, cit.. § 67 e L.
TAVOLARO, op. cit., p.34.
140
v. sentenza Libertel , C-104/01 50,cit., § 50.

103
Detto limite umano comporta un esaurimento della gamma di colori
disponibili e ciò limita la registrazione di questo tipo di marchi, poiché
essi, per poter essere idonei a svolgere loro tipica funzione distintiva,
devono poter essere correlati ai colori percepibili in maniera univoca e
chiara.

Da qui l’attuazione di un sistema concorrenziale falsato, dato che le


imprese operanti nel mercato, che hanno registrato questa tipologia di
marchio, usufruiranno, ai sensi dell’attuale art. 9 RMC, di un diritto
d’esclusiva, associabile ad un “monopolio”; viceversa, le aziende restanti
o i nuovi operatori potrebbero incorrere in restrizioni, poiché la gamma di
colori disponibili sarebbe limitata.

Questa situazione “monopolistica” non sarebbe compatibile con un


efficiente sistema di mercato concorrenziale; si attuerebbe infatti uno
svantaggio concorrenziale illegittimo a favore di pochi, limitando lo
sviluppo economico imprenditoriale dei nuovi operatori141.

Più precisamente sarebbe difficile poter utilizzare un colore già registrato


come marchio per la stessa classe merceologica, o per classi affini, anche
in sfumature diverse rispetto all’originaria: queste ultime, infatti, mutano
in base alla luminosità e materiale utilizzato, creando confusione nella
mente del consumatore.

Ancora, la Corte di Giustizia precisa che la gamma di prodotti che si


vogliono indicare nella domanda di registrazione deve essere limitata, il
mercato, al quale si fa riferimento, deve essere inoltre pertinente e
specifico; in questo modo si elimineranno le possibilità delle creazioni di
monopoli. 142

141
Il principio è assolutamente pacifico confermato anche dalla Sentenza
Libertel; cfr in dottrina MUSSO op.cit. pag. 147 e anche J.LIGUORI art. 7
C.P.I. in Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale a
cura di GALLI e GAMBINO, Utet, Torino 2011
142
Sentenza Libertel, cit., § 56.

104
Peraltro, vista la grande importanza che i colori ricoprono per le imprese
e la loro capacità attrattiva, essi divengono uno dei principali strumenti di
comunicazione tra gli operatori economici e il mercato di riferimento, con
conseguente sempre maggior rilievo del colore anche nell’ambito dei
segni distintivi.143

2) Caso Santander: registrazione del colore rosso

Con la sentenza 19 giugno 2014144, la Corte di Giustizia ha chiarito come


interpretare l’ex articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 2008/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008.

Nello specifico, Sparkassen bank aveva contestato a Oberbank e Banco


Santander l’utilizzo dello stesso identico colore rosso, dalla stessa
utilizzato e registrato.

La Corte, alla quale si sono rivolti i giudici tedeschi, ha affrontato il


problema se la registrazione di un marchio di colore senza contorni possa
acquisire successivamente carattere distintivo mediante l’uso, posto che
nella direttiva n. 2008/95/CE si afferma che:
“Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione se prima della
domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha
acquisito un carattere distintivo.”

143
Secondo J.N. KAPFERER, “Il colore è il primo punto di riferimento di un
marchio per un consumatore che si serve da solo”, in Les marques, Capital de
l'entreprise, Les chemins de la reconquête, Les éditions d'organisation, 1999,
Parigi, p. 355.
144
v. CGUE Oberbank AG e Santander contro Deutscher Sparkassen- und
Giroverband Ev.; Cause riunite C-217/13 e C-218/13; ECLI:EU:C:2014:2012.

105
La Corte di Giustizia ha sancito che la norma deve essere interpretata nel
senso che, nell’ambito di un procedimento di nullità riguardante un
marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine
di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso,
se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della
domanda di registrazione di detto marchio.145

Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia


valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con
l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma
prima della registrazione del marchio stesso.

Il carattere distintivo, quindi, deve essere accertato alla data del deposito
della domanda.

3) Caso Nivea- Dove: registrazione del colore blu

145
V. in tal senso CGUE Oberbank AG e altri contro Deutscher Sparkassen-
und Giroverband Ev.; Cause riunite C-217/13 e
C-218/13;ECLI:EU:C:2014:2012, § 48-49.

“Punto 48: Da quanto precede risulta che non si può stabilire, in linea
generale, per esempio ricorrendo a determinate percentuali relative al grado di
riconoscibilità del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio
abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, e che, anche per i marchi di
colore senza contorni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale,
e anche se un sondaggio d’opinione può far parte degli elementi che
consentono di valutare se un marchio del genere abbia acquisito carattere
distintivo con l’uso, il risultato di tale sondaggio d’opinione non può costituire
l’unico elemento determinante che consenta di concludere per l’esistenza di un
carattere distintivo acquisito con l’uso.
Punto 49 Alla luce di dette considerazioni si deve rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95
deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione del
diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un
marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l’uso,
è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d’opinione risulti un
grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70%.”

106
Nel presente caso Beiersdorf, titolare del marchio Nivea, ha utilizzato il
colore blu scuro per caratterizzare i propri prodotti, in particolare su
contenitori e barattoli.
Beiersdorf ha applicato il marchio di colore blu sui propri prodotti per la
cura della pelle e del corpo dal 1925, ma ha registrato il suddetto blu
come marchio di colore solo nel 2007.
A seguito di ciò, il rivale Unilever chiese la cancellazione del marchio di
colore blu di Beiersdorf, contestando che l’uso di tale colore blu fosse
solo decorativo e quindi un elemento aggiuntivo al vero marchio, Nivea.
Oltretutto anche il gruppo societario Unilever, nel marchio Dove,
registrato per saponi e la cura della pelle, utilizza anche esso lo stesso blu
sulla confezione dei propri prodotti.
Pertanto il Bundespatentgericht, Tribunale Federale dei Brevetti della
Germania, nel 2013 ha annullato il suddetto marchio di colore blu, ma a
seguito di ciò Beiersdorf propose ricorso.

Con la decisione del 9 Luglio del 2015 la BGH, Bundesgerichtshof, Corte


Suprema Federale Tedesca, ha deciso la cancellazione del marchio "blu"
dal registro dichiarando applicabili gli art.8.2.1 e 8.2.2 del MarkenG
(legge sui marchi) quando affermano che i "marchi di colore" di per sé
non sono, in generale, validi a distinguere i prodotti tra loro, sostenendo
che il colore sia un elemento decorativo e non un contrassegno
caratteristico del prodotto.

"Affermazione sul mercato": secondo Bundespatentgericht perché un


marchio di colore senza profilo possa essere registrato necessita che il
75% dei consumatori lo riconduca ad una determinata origine e pertanto
ad una determinata azienda; il BGH invece sostenne che bastava una
percentuale poco superiore al 50% dei consumatori.
Il Bundespatentgericht ha affermato, pertanto, che bisognerà rifare i
sondaggi per verificare la conoscenza e percezione dei consumatori

107
riguardo il marchio di colore blu, poichè ha ritenuto i sondaggi presentati
da Beiersdorf non fossero validi perché troppo vaghi e poco affidabili.

Infatti in base all’art.8.2 è prevista l’esclusione dal registro dei marchi


che:
1 - mancano di qualsiasi forza di differenziazione per i prodotti e/o
servizi per cui sono registrati
2 - sono composti esclusivamente da segni o indicazioni, che nel
commercio valgono a descrivere la composizione, quantità, scopo/fine
oppure che valgono a descrivere altre caratteristiche dei prodotti/servizi.

Peraltro, continua il Bundespatentgericht, secondo quanto recita l’art.8.3


del MarkenG i commi del punto 2 n.1 e n. 2 non vengono applicati se il
marchio, al momento della decisione ,si sia già imposto e distinto sul
mercato a seguito dell’uso per i prodotti o servizi per i quali è stata
chiesta registrazione.

La corte mostra come le aziende, tra cui Beiersdorf e Unilever, stanno


diventando sempre più protettive su alcune caratteristiche dei loro
marchi, come il colore e la forma.
La BGH rimanda la decisione al Bundespatentgericht che dovrà ora
ottenere un nuovo e neutro sondaggio prima di emettere una decisione
definitiva.

4) Caso Louboutin:

Uno dei casi più famosi sui marchi


di colore è stato il caso Louboutin.
Nel qual caso il titolare del
marchio Louboutin, caratterizzato
da scarpe col tacco con le suole

108
rosse, propose ricorso contro Yves Saint Laurent per l’utilizzo del colore
rosso.
La Corte d'Appello degli Stati Uniti concluse nella risoluzione del 5
settembre 2012, che il marchio Louboutin, avesse acquisito carattere
distintivo sopravvenuto, solo ed esclusivamente, in relazione a scarpe col
tacco nelle quali la suola rossa fosse in contrasto con il tono di colore o la
decorazione superiore della scarpa

Il giudice ritenne che il marchio di Louboutin, rappresentato dalla suola


rossa avesse capacità distintiva, e quindi fosse suscettibile di protezione,
quando applicato a scarpe col tacco con la parte superiore della scarpa di
colore diverso dal rosso, così da creare un contrasto fra suola e scarpa.
Non si riconosce protezione quando detta suola rossa faccia parte di una
scarpa monocromatica, cioè ci si riferisca ad una scarpa col tacco
interamente rossa.
Anche negli Stati Uniti, la Court of Appeals for the Second Circuit ha
ritenuto valido il marchio sulle “suole rosse” Louboutin, stante la sua
capacità di costituire segno di identificazione delle calzature Louboutin
nel mercato americano.146

5) Situazione nella giurisprudenza italiana

I giudici italiani hanno, in più occasioni, ritenuto tutelabile anche un


marchio costituito da un colore puro.

È stato ad esempio ritenuto meritevole di protezione il rosso della Ferrari,


poiché percepito dal pubblico come distintivo del rapporto con la Ferrari
stessa per prodotti che contenevano richiami al mondo della Formula 1,

146
v. caso Christian Louboutin SA vs. Yves Saint Laurent America Holding,
Inc., sentenza del 5 settembre 2012.
Anche in questo caso, la Corte d’Appello ha svolto una lunga analisi circa gli
elementi forniti da Louboutin a supporto del carattere distintivo acquisito dal
marchio.
Sul caso Louboutin si veda RICOLFI,Trattato dei marchi, cit.,p. 215.

109
fra quali anche modellini riproducenti vetture con la livrea rossa e
prodotti di merchandising.

In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’impiego


ultradecennale fatto dalla Ferrari del colore rosso ha oramai “assunto un
valore qualificante assoluto”, cosicché appare inverosimile che, anche
per il consumatore più sprovveduto, il colore rosso nell’ambito della
Formula 1 non costituisca elemento caratterizzante la Scuderia Ferrari 147.

Un esempio piuttosto recente è sempre del Tribunale di Milano, che ha


ritenuto valido il marchio Gucci raffigurante il nastro “verde-rosso-
verde”, in quanto “allo stesso può attribuirsi un’indubbia forza distintiva
e l’idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza, dei
prodotti interessati, da una determinata impresa”. E ciò nonostante la
mancata indicazione del codice di identificazione Pantone.

Al riguardo, il Tribunale ha ricordato che solo per il marchio costituito da


un singolo colore è indispensabile l’indicazione del codice Pantone. Tale
necessità non sussiste ove l’abbinamento dei colori presenti già una
caratterizzazione tale da far ritenere il segno nel suo complesso
sufficientemente rappresentato.

Tale condizione è stata ritenuta soddisfatta per il suddetto marchio di


colore Gucci, poiché “l’alternanza dei colori è tale da indurre a ritenere
che il marchio sia descritto con la necessaria precisione e sia
individuabile in modo oggettivo”.148

147
così, Trib. Milano, 11 settembre 2008, in www.darts-ip.com; Id. Milano,
20 ottobre 2009, in www.darts-ip.com
148
così Trib. Milano, 10 gennaio 2013, inwww.darts-ip.com.

110
5.3 Marchi sonori

5.3.1 Profili generali


Il suono rappresenta il modo più semplice per comunicare, per superare le
barriere culturali o di linguaggio ed è scientificamente provato che arriva
in alcune parti del cervello, le plasma e aiuta a recuperare memoria149.
Molte culture riconoscono l’importanza della musica e del suono come
metodo di guarigione. Nelle civiltà antiche dell’India, l’Oriente, l’Africa,
l’Europa e fra gli Aborigeni australiani e gli indiani d’America, la pratica
di usare il suono per guarire e realizzare l’equilibrio da dentro è esistita
per molti anni. I tibetani ancora usano le flange, i carillon, le campane e il
canto come fondamento per loro pratica spirituale.

Il suono agisce sul livello emozionale e non richiede lo stesso grado di


attenzione dello sguardo visivo150.

Simili caratteristiche del suono non potevano sfuggire anche alle imprese
sempre alla ricerca di strumenti di comunicazione e fidelizzazione dei
consumatori e dei loro clienti in genere.
Sono così nati i marchi sonori che arrivano in parti del cervello che altri
strumenti di marketing non riescono a raggiungere.
Si tratta, nella maggior parte dei casi di un logo sonoro, il più delle volte
musicale, necessario per l'identificazione interna ed esterna di un'attività
commerciale.151
149
AA.VV. Figure della memoria. Ricordare in analisi. Una nuova via nella
terapia con il gioco della sabbia Franco Angeli Milano 2016 pag. 25 e segg. e
AA. VV.Neuroscienze: Esplorando il cervello Edra Masson Milano 2016, box
24.4.
150
BORONI, Jingle addio, sono bastate cinque note di “sonic brand” per
rendere famoso un marchio, in Il Foglio, 13 gennaio 2005.
151
Il motivo della preferenza del marchio sonoro musicale rispetto a quello di
“rumore” è probabilmente legato anche alla necessità di una sua
rappresentazione grafica (quindi legata al pentagramma), come imposto in

111
La Suprema Corte italiana, a tal proposito, ritiene che “il marchio, nato
come segno visibile, ha visto ampliare il suo ambito concettuale fino alla
inclusione del marchio sonoro, ovvero di un suono, dotato della
necessaria distintività, che in quanto tale, contrassegna il prodotto o il
servizio per cui è registrato152”.
A livello comunitario l’ammissibilità dei marchi sonori deriva dal fatto
che l’attuale articolo 4, RMUE, non contenendo una elencazione
esaustiva, può essere interpretato nel senso di includere fra i marchi UE
anche che i “segni” sonori153.

passato dall’art. 4 RMUE. Nella nuova versione dell’art. 4, RMUE, tale


prevalenza dei marchi musicali potrebbe venir meno nella misura in cui
l’EUIPO realizzi un nuovo registro dei marchi UE che consenta nuove forme di
descrizione dei marchi sonori (e degli altri atipici) che garantiscano quelle
caratteristiche previste nel Considerando 9 del Regolamento n. 2014/2424 e nel
Considerando 13 della nuova Direttiva MUE, di rappresentabilità “in modo
chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelleggibile, durevole e
obiettivo”. Tali caratteristiche sono state individuate sulla base della famosa
sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Siekmann (Corte di Giustizia,
12 dicembre 2002, C-273/2002), nella quale tuttavia invece di “autonomo” si
leggeva l'espressione “di per sé completo”.
152
Così Cass. 19 gennaio 2006, n. 1061, in Giust. civ., 2007, 3, I, 715 che ha
poi ritenuto che “l'art. 16 r.d. 1942 n. 929 (cosiddetta legge marchi), così come
modificato dall'art. 16 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480, nel prevedere che possano
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa anche i suoni,
limita tale protezione a quelle espressioni fonetiche che, in quanto
convenzionalmente traducibili in forma grafica, abbiano migliore possibilità di
essere percepite come marchi, e non solo come suoni: esso, infatti,
subordinando la registrazione del marchio alla possibilità di rappresentarlo
graficamente in una forma convenzionalmente accettata, tale da renderlo
intellegibile attraverso una pluralità di comunicazioni, nega tutela a quei suoni
che, non potendo essere descritti sotto forma di note musicali, quale che sia la
cultura musicale di riferimento, troverebbero maggiore difficoltà a conquistare
la necessaria istintività”.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della
Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano dei
Brevetti, la quale aveva ritenuto non sufficientemente documentata la domanda
di registrazione di un marchio sonoro, non essendo stata allegata una
rappresentazione grafica dei suoni, ma solo una registrazione degli stessi su
nastro .

112
Oltretutto il nuovo Regolamento 2424/15 a partire dall’ottobre 2017
prevede espressamente, fra i segni suscettibili di registrazione, i suoni.

In assenza di limiti specifici posti dalla normativa europea, tutti i segni


che possono servire a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da
quelli di altre imprese possono, in linea di principio, essere utilizzati
come marchi.

L’EUIPO, nelle sue linee guida154, analizza i mezzi per rappresentare


graficamente un suono, prevedendo come validi la “sequenza di note
155
musicali (pentagramma) e Documento MP3 con un'altra
rappresentazione grafica idonea.156

153
Sul punto CGUE (Sesta Sezione) 27 novembre 2003 C-283/01, Shield
Mark BV - Joost Kist h.o.d.n. Memex, § da 34 a 41 - esaminata più
approfonditamente in seguito.
154
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame. p.18
FINAL VERSION 1.0 01/0223/03/2016, reperibile online al sito dell’ EUIPO.
155
Secondo le linee guida EUIPO un pentagramma diviso in battute e in
cui figurano, in particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do), note
musicali e pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima,
croma, semicroma, ecc.; per le pause: pausa, pausa di semibreve, sospiro,
sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le alterazioni
(diesis, bemolle, bequadro) ─ ove l'insieme di tali indicazioni determina
l'altezza e la durata del suono ─ costituisce una rappresentazione fedele della
sequenza dei suoni che compongono la melodia di cui si domanda registrazione
(cfr. CGUE 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 62).
156
Il richiedente può depositare un documento sonoro in allegato al
modulo di domanda elettronico (decisione EX-05-3 del Presidente dell'Ufficio
del 10 ottobre 2005 concernente il deposito elettronico dei marchi sonori,
articolo 2, paragrafo 2). Tuttavia, tali documenti sonori devono essere depositati
unitamente ad una rappresentazione grafica idonea.
Una rappresentazione grafica depositabile unitamente ad un documento
elettronico è un sonogramma, vale a dire una rappresentazione grafica di un
suono che mostra la distribuzione di energia a diverse frequenze, specialmente
in funzione del tempo, purché il diagramma stesso indichi la scala,
l'orientamento (rotazione) e la traslazione degli assi (tempo e frequenza).

113
Ne consegue che i segni sonori, risultando idonei a tal fine, possono
essere utilizzati come marchi.
All’interno dei segni sonori si collocano:
- innanzitutto le sequenze di note musicali in particolare tratte da
canzoni o altre opere musicali o Jingles creati per la promozione
di prodotti o servizi157,

157
v. VANZETTI, Codice della proprietà industriale Giuffrè Milano 2013
pag. 96.

114
- i rumori, come il ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer 158,
il canto del gallo159, il rumore del motore di una Harley
Davidson160.

Naturalmente il marchio sonoro per essere registrabile deve avere una


capacità distintiva, percepibile per il consumatore, dei prodotti o servizi
ai quali è associato.

158
Il marchio UE Metro-Goldwyn-Mayer - MUE 005170113 registrato il 29
giugno 2008: questa la descrizione contenuta nel marchio ” Il marchio sonoro
consiste nel suono di un ruggito di leone di durata approssimativa di 2,5
secondi. Esso è composto da due ruggiti successivi (da 0 a circa 1,4s e da 1,4,
2,6), il secondo di ampiezza leggermente minore. Il suono è non armonico ha
modulazione di ampiezza veloce (> 15Hz) non periodica (percezione di ruvidità
del suono) ed ha frequenza dominate nella gamma bassa e medio-bassa
(approssimativamente gamma '6dB da 40 a 400 Hz per entrambi i ruggiti, con
un picco di 170 Hz per il primo ed un picco di 130 Hz per il secondo). La
gamma di frequenza dominante percepita (relativa al controide dello spettro)
del primo ruggito aumenta fino a 0,35s circa e poi diminuisce. Nel secondo
ruggito, aumenta fino approssimativamente a 1,7s, diminuisce fino a circa 2,2s,
aumenta nuovamente fino a circa 2,3s e poi diminuisce.”.
Allegata alla registrazione si trova anche la seguente rappresentazione grafica
del marchio sonoro.

Per altri esempi di marchi sonori registrati in UE v.


https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks-examples
159
Nella citata sentenza della CGUE (Sesta Sezione) 27 novembre 2003 C-
283/01, Shield Mark BV - Joost Kist h.o.d.n. Memex, si da’ atto che Shield Mark
aveva registrato come marchio sonoro anche “Due dei marchi registrati dalla
Shield Mark consistono nella denominazione “Kukelekuuuuu” (onomatopea
che richiama, in olandese, il canto del gallo). Uno dei due marchi è
accompagnato dalla dicitura “marchio sonoro; il marchio è costituito da

115
A tal proposito è rilevante la recente decisione del caso Globo
Comunicação e Participações.

5.3.2 Analisi della giurisprudenza in tema di marchi


sonori

1) Caso Globo Comunicação e Participações:

Nel 2014, la società brasiliana Globo Comunicação e Participações ha


chiesto all’EUIPO la registrazione del seguente segno sonoro per, in
particolare, supporti di diffusione di informazioni per via elettronica,
orale e televisiva (ad esempio, applicazioni per tablet e smartphone):

L’EUIPO ha negato la registrazione di tale segno come marchio UE per


assenza di carattere distintivo. La commissione di ricorso dell’EUIPO,
nella sua decisione, ha precisato:

un'onomatopea che imita il canto di un gallo”.”


160
Nel 1994 la Harley-Davidson tentò negli USA di registrare come marchio
sonoro il tipico "chug" di un motore delle motociclette Harley-Davidson. Il 1
febbraio 1994, la società depositò una domanda di registrazione del marchio
sonoro con la seguente descrizione "The mark consists of the exhaust sound of
applicant's motorcycles, produced by V-twin, common crankpin motorcycle
engines when the goods are in use." Nove concorrenti della Harley-Davidson's
proposero opposizione alla domanda di registrazione sostenendo che le
motociclette da strada di varie marche usavano la stessa biella (crankpin) del
motore V-twin engine che produceva il medesimo rumore. Dopo sei anni di
causa, ad inizio del 2000, la Harley-Davidson ritirò spontaneamente la richiesta
di registrazione. Sulla vicenda v.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_trademark

116
“ …Per essere idoneo a indicare al consumatore l’origine commerciale
dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, il marchio richiesto doveva
presentare caratteristiche che gli consentissero di essere facilmente
memorizzato dal consumatore. Benché non sia necessario che il segno
sia originale o fantasioso, resta il fatto che esso non dovrebbe essere
banale o totalmente insignificante.… Un marchio costituito da suoni
somiglianti a una suoneria avrebbe potuto svolgere una funzione di
identificazione solo se esso avesse contenuto elementi tali da distinguerlo
rispetto ad altri marchi.”
Nel caso in esame il marchio richiesto era costituito “dalla ripetizione di
un suono che somigliava al timbro di una suoneria assolutamente
banale”, attraverso una valida rappresentazione grafica consistente in
un pentagramma in chiave di violino su un tempo di 147 semiminime al
minuto contenente la ripetizione di due sol diesis.
La commissione di ricorso ritenne, però, che il marchio richiesto si
presentasse come un motivo sonoro di grande semplicità, essenzialmente
come una banale e comune suoneria che non sarebbe stata memorizzata
dal consumatore, giungendo alla conclusione che il marchio in questione
fosse privo di carattere distintivo in relazione all’insieme dei prodotti e
servizi oggetto della domanda di registrazione.
La società Globo Comunicação e Participações propose ricorse al TUE
per ottenere l’annullamento della decisione della commissione di ricorso
dell’EUIPO.

Il TUE, respingendo il ricorso della Globo Comunicação e Participações,


ha confermato la decisione dell’EUIPO, affermando che una “suoneria
standard di allarme o di telefono non può essere registrata come
marchio dell’Unione Europea a motivo della sua banalità”.161
Il Tribunale UE ha anche osservato che: “Il carattere distintivo di un
marchio deve essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o

161
Trib EU 13 settembre 2016, causa T-408/15 Globo Comunicação e
Participações S.A./EUIPO

117
servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio e, dall’altro,
della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.162
Tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi
applicazione l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.163”
Occorre osservare che, il pubblico non è abituato a percepire marchi
sonori come segni che identificano l’origine commerciale dei prodotti o
dei servizi.
“Tuttavia, si deve ritenere che, nel caso di determinati prodotti o servizi,
possa non essere insolito che il consumatore li identifichi mediante un
elemento sonoro. In tal senso, si deve segnatamente considerare che,
come indicato correttamente dall’EUIPO all’udienza, in determinati
settori economici come quello della trasmissione televisiva, non soltanto
non è insolito, ma, anzi, è consueto che il consumatore sia indotto a
identificare un prodotto o un servizio rientrante in tale settore grazie a
un elemento sonoro che consente di distinguerlo come proveniente da
un’impresa determinata.
Nella stessa ottica, si deve rilevare che, per quanto riguarda determinati
prodotti e servizi connessi, in particolare, da un lato, a mezzi di
comunicazione o di intrattenimento per via di diffusione televisiva o
radiofonica nonché alla telefonia e, dall’altro, a supporti informatici, a
software o al settore dei media in generale, elementi sonori quali jingle o
melodie sono utilizzati al fine di consentire un’identificazione uditiva del

162
V. causa T-408/15,cit., § 39 e in più il Tribunale UE richiama a tal
proposito la sentenza della Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, Henkel, C-
218/01, § 50 e la giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2010,
UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, § 32 e giurisprudenza ivi
citata; Trib. UE 13 aprile 2011, Rappresentazione di un parallelogramma, T-
159/10, non pubblicata, § 14, e del 28 aprile 2015, Volkswagen/UAMI (EXTRA),
T-216/14, non pubblicata, § 15.
163
v. causa T-408/15,cit., § 40. A tal proposito il Tribunale UE richiama
anche le sentenze del 13 giugno 2007, IVG Immobilien/UAMI (I), T-441/05, §
42; del 29 settembre 2009, The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione
della metà di un sorriso di smiley), T-139/08, § 30, e del 13 aprile 2011,
Rappresentazione di un parallelogramma, T-159/10, non pubblicata, § 15.

118
prodotto o del servizio di cui trattasi come proveniente da un’impresa
determinata.”
Peraltro, e in ogni caso, è necessario che il segno sonoro di cui si chiede
la registrazione possieda una certa pregnanza che consenta al
consumatore di percepirlo e di considerarlo in quanto marchio e non in
quanto elemento di natura funzionale o in quanto indicatore sprovvisto di
caratteristiche intrinseche proprie.
Un segno sonoro che non abbia la capacità di esprimere qualcosa di più
della semplice combinazione banale delle note che lo compongono non
consentirebbe al consumatore di afferrarne la funzione di identificazione
dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, in quanto si ridurrebbe a un
semplice “effetto specchio”, nel senso che, rinvierebbe soltanto a se
stesso e a nient’altro. 164 Non sarebbe pertanto idoneo a ingenerare nel
consumatore interessato una certa forma di attenzione che gli consenta di
riconoscere la funzione indispensabile d’identificazione di detto segno.165
Anzi il marchio richiesto sarà percepito dal pubblico di riferimento solo
come una funzionalità dei prodotti e dei servizi interessati e non come
un’indicazione della loro origine commerciale. Il marchio richiesto
passerà quindi generalmente inosservato e non sarà memorizzato dal
consumatore di riferimento.
A proposito del marchio specifico della Globo, poi, il TUE ha ritenuto “il
marchio richiesto si riduce … a una suoneria di allarme o di telefono a
prescindere dal contesto in cui esso è utilizzato e dal vettore usato...che
non presenta alcuna caratteristica intrinseca distinta dalla ripetizione
della nota che la compone e che consenta di distinguere qualcosa di

164
Trib. UE T-408/15,cit., § 46.
165
Trib. UE T-408/15,cit., § 52:“Un segno sonoro caratterizzato da
un’eccessiva semplicità e che si limita alla mera ripetizione di due note
identiche non è idoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio che possa
essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno
come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in
seguito all’uso.” v., in tal senso, anche Trib.UE 12 settembre 2007, Cain
Cellars/UAMI (Rappresentazione di un pentagono), T 304/05, non pubblicata, §
22.

119
diverso rispetto a tale suoneria di allarme o di telefono.
Il marchio di cui si chiede la registrazione deve quindi consentire la sua
identificazione da parte del pubblico interessato in quanto indicatore
dell’origine dei prodotti o dei servizi di cui trattasi..”
Chiarito l’orientamento in tema di livello di capacità distintiva richiesta,
restano da verificare le indicazioni relative alla rappresentazione del
marchio sonoro, elementi anche questi essenziali ai fini, non solo, della
registrabilità del marchio sonoro ma anche rilevanti ai fini del giudizio di
confondibilità e di potenziale contraffazione o nullità del marchio.

2) Caso Shield:
La sentenza della CGUE (C-283/01) del 27 novembre 2003 ha permesso
di elaborare una giurisprudenza più uniforme sull’interpretazione
dell’articolo 4 e 7, RMUE, in materia di marchi sonori.
La Shield Mark era titolare di quattordici marchi registrati il “BBM”.
Come si legge nella decisione, quattro dei detti marchi consistevano in un
pentagramma con le prime nove note della composizione musicale “Für
Elise” di L. van Beethoven. Due di essi erano accompagnati dalla dicitura
“marchio sonoro; il marchio è costituito dalla rappresentazione della
melodia composta dalle note trascritte (graficamente) sul pentagramma”.
Nella descrizione di uno dei due marchi era precisato “suonato al
pianoforte”.
Altri quattro marchi consistevano nelle “nove prime note di 'Für Elise”.
Due di essi erano accompagnati dalla dicitura “marchio sonoro; il
marchio è costituito dalla melodia descritta”. In uno dei due marchi si
precisa inoltre “suonato al pianoforte”.
Altri tre marchi consistevano nella sequenza delle note musicali “mi, re
diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la”. Due di essi erano accompagnati
dalla dicitura “marchio sonoro; il marchio è costituito dalla riproduzione
della melodia composta dalla sequenza di note così descritte”. In uno dei
due marchi si precisava inoltre “suonato al pianoforte”.

120
Due dei marchi registrati dalla Shield Mark consistevano poi nella
denominazione “Kukelekuuuuu” (onomatopea che richiama, in olandese,
il canto del gallo). Uno dei due marchi era accompagnato dalla
descrizione “marchio sonoro; il marchio è costituito da un'onomatopea
che imita il canto di un gallo”.

Nell'ottobre 1992 la Shield Mark aveva lanciato una campagna


pubblicitaria radiofonica nella quale ciascuno dei messaggi pubblicitari
iniziava con una melodia (jingle) costituita dalle prime nove note di “Für
Elise”. A partire dal febbraio 2003, Shield Mark faceva inoltre pubblicare
un bollettino di informazione riguardante servizi da essa offerti sul
mercato. I suoi bollettini erano collocati in espositori di librerie e chioschi
di giornali e ogni volta che veniva ritirato un bollettino dall'espositore
suonava la melodia. Infine, la Shield Mark sviluppava un programma
informatico ad uso dei giuristi e degli specialisti di marketing e, ogni
volta che il dischetto contenente il programma veniva attivato, si sentiva
il canto di un gallo.
Il sig. Kist, che esercitava un'attività di consulenza nella comunicazione,
in particolare nel diritto della pubblicità e nel diritto dei marchi,
organizzava seminari sulla proprietà intellettuale e sul marketing e curava
l'edizione di una rivista su tali materie, nel corso di una campagna
pubblicitaria iniziata il 1° gennaio 1995, il sig. Kist usava una melodia
costituita dalle prime nove note di “Für Elise” e vendeva, parimenti, un
programma informatico che, al momento dell'avvio, faceva sentire il
canto di un gallo.166
La Shield Mark aveva quindi proposto ricorso per contraffazione del
marchio e concorrenza sleale contro il sig. Kist.
La CGUE in questa occasione ha statuito, sotto il profilo della normativa
in materia di marchi, in linea con la precedente decisione Sieckmann 167
che un segno, per poter essere registrato come marchio, deve essere
suscettibile di riproduzione grafica chiara, di per sé completa, facilmente
166
CGUE, 27/11/2003, C-283/01, Caso Shield , cit. § 14-23.
167
CGUE 12 dicembre 2002, C- 273/00), Racc. pag. I-11737 § 44.

121
accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva e adatto a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Dagli articoli 4 e 7, RMUE (allora vigenti), emerge secondo la Corte che
il carattere distintivo non si incentra sulla questione se un segno possa
concretamente assumere un carattere distintivo per i prodotti o i servizi
per i quali ne è stata chiesta la registrazione, ma piuttosto sul possesso, da
parte del segno in questione, di un carattere distintivo a livello generale, a
prescindere dalle diverse categorie di prodotti o servizi.

“Orbene, i suoni e i rumori sarebbero percettibili dall'uomo, che


potrebbe memorizzarli, e permetterebbero di distinguere i prodotti o i
servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, essi sarebbero
suscettibili di rappresentazione grafica.”

E così la CGUE ai punti 61-64 afferma che “61.Per quanto riguarda, le


note musicali, che costituiscono una modalità abituale di riproduzione
dei suoni, una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come mi, re
diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la, non costituisce, neanch'essa, una
riproduzione grafica ai sensi dell'art.2 della direttiva.
Infatti tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé
completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la
durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di
registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale
melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso.
62. Per contro, un pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in
particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do), note musicali e
pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima, croma,
semicroma, ecc; per le pause: pausa, pausa di semibreve, sospiro,
sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le
alterazioni (diesis, bemolle, bequadro) ─ ove l'insieme di tali indicazioni
determina l'altezza e la durata del suono ─ può costituire una
rappresentazione fedele della sequenza dei suoni che compongono la
melodia di cui si domanda registrazione. Tale modalità di riproduzione

122
grafica dei suoni risponde ai requisiti fissati dalla giurisprudenza della
Corte, secondo cui la detta riproduzione deve essere chiara, precisa, di
per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e
oggettiva.
63.Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente intellegibile,
può comunque diventarlo agevolmente consentendo così alle autorità
competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di
avere conoscenza esatta del segno di cui si chiede la registrazione come
marchio.
64. …….riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti
quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una
descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il
segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale
conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o
mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero
mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per
contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga
rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui
figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma
indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.”168

La CGUE nel caso Shield ha dunque escluso che le onomatopee possano


essere un valido mezzo di rappresentazione in quanto non
sufficientemente chiara, precisa, di per sé completa, facilmente
accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva. 169

Osserva la Corte che “riguardo, …., alle onomatopee, si deve rilevare


che sussiste una sfasatura tra l’onomatopea stessa, come viene
pronunciata, e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o
di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente. Pertanto, nel
caso in cui un segno sonoro venga riprodotto graficamente con una
168
Sentenza Shield, cit., § 61-64.
169
Sentenza Shield, § 60.

123
semplice onomatopea, le autorità competenti e il pubblico, in particolare
gli operatori economici, non sono in grado di determinare se il segno
oggetto di tutela sia l’onomatopea stessa, come viene pronunciata,
ovvero il suono o il rumore reale.
A ciò si aggiunga che le onomatopee possono essere percepite
diversamente a seconda delle persone, passando da uno Stato membro
all’altro.
Ciò vale con riguardo all’onomatopea olandese “Kukelekuuuuu”, che
tende a trascrivere il canto del gallo, e che è molto diversa dalla
corrispondente onomatopea nelle altre lingue utilizzate negli Stati
membri del Benelux. Di conseguenza, una semplice onomatopea senza
ulteriori precisazioni non può costituire una riproduzione grafica del
suono o del rumore di cui intenda costituire la trascrizione fonetica”.

In un caso precedente alla sentenza Shield, la Commissione Ricorsi


dell’EUIPO il 7 ottobre 1998 aveva rigettato la domanda di registrazione
del suono “clic” per un marchio, richiesto per strumenti chirurgici, sotto il
profilo della insufficienza della rappresentazione, poichè il marchio era
stato descritto come un “marchio sonoro consistente in un clic”,
nonostante il richiedente si fosse preoccupato di fornire anche la
trascrizione del marchio secondo l’alfabeto fonetico internazionale “klik”.
Tale trascrizione non era stata ritenuta sufficiente in quanto il linguaggio
fonetico internazionale è un metodo correttamente utilizzato al solo fine
di indicare come una parola deve essere pronunciata correttamente ma
non costituisce un valido modo di rappresentazione grafica.170

Il problema sull’attendibilità della rappresentazione è, dunque,


squisitamente tecnico: mentre il motivo musicale si ritiene
sufficientemente descritto con una sua riproduzione su pentagramma 171,
problemi seri si pongono per tutti i segni che contengono un rumore, un

170
Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO, decisione in data 7 ottobre 1998,
proc. R-1/1998-2.

124
segnale acustico particolare, il verso di un animale, che, come tali, sono
difficilmente rappresentabili.
Tali difficoltà, fino all’entrata in vigore del Reg. 2424/2015/UE, erano in
particolare legate all’evidente problema della rappresentabilità grafica del
marchio sonoro, richiesta esplicitamente dall’articolo 4, RMUE
207/2009.

La commissione di ricorso dell’EUIPO ha analizzato le diverse forme di


rappresentabilità grafica dei rumori distinguendo tra oscillogramma,
spettro, spettrogramma, sonogramma ed è giunta alla conclusione che il
sonogramma possa costituire un mezzo adeguato di rappresentazione
grafica dei rumori. 172

Ricordiamo il caso della Edgar Borroughs Inc. che, nel 1997, ha chiesto
di registrare come marchio il famoso urlo di Tarzan, descritto soltanto
tecnicamente come una serie di circa dieci suoni, la Commissione dei
Ricorsi dell’EUIPO, statuì che “il Registro del marchio comunitario è
destinato ai terzi che vogliono accertare se i segni che intendono usare
per i loro prodotti o servizi possono ragionevolmente ricadere
nell’ambito di protezione del marchio registrato, ciò che presuppone in
primo luogo che possano accertare quale sia l’oggetto del marchio.”173

Perché questo accada un terzo che voglia accedere al Registro del


marchio UE dovrebbe essere capace di consultarlo facilmente, accedendo

171
RICOLFI, I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, Utet Torino,
1999, p. 43.
172
La decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO il 29 settembre
2003, R 781/1999-4, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (ruggito del
leone) – non a caso la Metro Goldwin Mayer dopo tale decisione, depositò il
29.6.2006 una nuova domanda di registrazione del marchio sonoro corredata
proprio da una rappresentazione grafica ottenuta tramite sonogramma.
173
Commissione di ricorso dell’EUIPO in data 27 settembre 2007, proc. R
708/2006-4, Edgard Rice Burroughs Inc (urlo del personaggio di fantasia
Tarzan) in Dir.ind., 2008, 235.

125
con semplicità alle diverse tipologie di marchi, magari con l’ausilio della
tecnologia e di applicazioni che consentano la riproduzione di suoni.

Inoltre, la nozione di “rappresentazione completa” significa che i terzi


che consultano il bollettino del marchio comunitario dovrebbero da soli e
senza ulteriori ausili tecnici essere capaci di riprodurre il suono o almeno
di avere una idea generale di quale sia il suono. Nessuno è in grado di
leggere uno spettrogramma in questo senso.

A seguito di tali decisioni ed esperienze, nelle attuali linee guida, Euipo


prevede che “il richiedente non può depositare un sonogramma da
solo (cfr. decisione del 27/09/2007, R 708/2006-4,TARZAN YELL). In
questi casi è obbligatorio presentare un file audio elettronico in quanto
l’Ufficio e terzi non possono dedurre il suono dal sonogramma da solo.
Qualsiasi colore utilizzato in un sonogramma non fa parte del marchio,
dal momento che il richiedente sta facendo domanda di marchio sonoro.
Pertanto non occorre registrare nessuna indicazione di colore e, ove tale
indicazione venga fornita, essa sarà cancellata dall’Ufficio”174

Il problema della rappresentabilità grafica potrà essere oggetto di riesame


a seguito del nuovo Reg. 2424/2015/UE che prevede la possibilità del
deposito “in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia
generalmente disponibile”. Tale novità probabilmente inciderà
soprattutto per altri marchi atipici quali quelli olfattivi, visto che ormai
per i marchi sonori la Regola 3.6 del Reg. 2868/95/CE, come modificata
dal Reg. CE 1041/05, e le stesse linee guida EUIPO sopra citate,
prevedono la possibilità di depositare con la domanda di marchio europeo
sonoro con “un documento elettronico contenente il suono”.

174
Cfr. EUIPO Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, Parte B,
Esame sez. 2 Formalità reperibile on line
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/conte
ntPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2015/04_part_b_examination_sec
tion_2_formalities_clean_2015_it.pdf

126
5.4 Marchi olfattivi

5.4.1 Considerazioni generali


Il coinvolgimento di altri sensi ed in particolare dell’olfatto apre
ulteriormente l’accesso alla funzione del marchio anche a persone con
disabilità che fino ad oggi erano escluse o severamente limitate nella
percezione dei segni.

Per i ciechi, ad esempio, il marchio ha avuto poco significato fino


all’avvento dei marchi tridimensionali e sonori.

I marchi olfattivi potrebbero allargare così la platea del pubblico


“sensibile” al marchio.

Il marchio olfattivo colpisce l’olfatto, che è direttamente collegato alle


aree più profonde ed antiche del cervello, e ciò potrebbe mutare il
paradigma stesso della percezione del marchio e di conseguenza anche
del relativo giudizio di confondibilità che attualmente è legato ad una
valutazione prevalentemente “razionale” fondata su di un apprezzamento
complessivo e sintetico, ma sempre oggettivo e legato ad un approccio
tendenzialmente concreto.

I canali di risposta attivati dall’olfatto sono però non soltanto legati alla
razionalità ma anche, e forse soprattutto, a risposte profonde e
tendenzialmente istintive o quantomeno inconsce

“Sebbene alcuni odoranti non scatenino alcuna significativa risposta


fisiologica altri possiedono questa capacità, facilitano ad esempio la
salivazione, la motilità gastro-intestinale oppure inducono nausea e
vomito, così come possono determinare risposte comportamentali, per
esempio i riti dell'accoppiamento e la riproduzione sono determinati, tra
le altre cose, dalla produzione di feromoni e dalla loro captazione per
mezzo dell'organo vomeronasale.

127
Gli scienziati hanno pareri discordanti riguardo al suo funzionamento
nell'uomo, infatti secondo alcuni, non sarebbe funzionante, seppur
presente; secondo il parere di altri scienziati invece l'organo
vomeronasale sarebbe funzionante, ma con capacità assai ridotte
rispetto a quelle degli animali.”175

I criteri oggettivi fino ad oggi adottati e sviluppati da dottrina e


giurisprudenza potrebbero non essere adeguati ai marchi olfattivi.
Pertanto, due odori “chimicamente” diversi potrebbero essere percepiti
come uguali o confondibili dai consumatori sulla base di diversità
culturali, di ambiente o addirittura di capacità percettiva dell’olfatto che,
notoriamente, muta nel tempo ed a seconda della fascia d’età.

A ciò si aggiunga che gli odori hanno un potentissimo potere evocativo


che si presta in modo particolare alla loro utilizzazione a fini evocativi e
quindi in definitiva alla “fidelizzazione” del cliente.

Gli odori quindi hanno non soltanto una capacità distintiva importante,
ma anche una capacità evocativa inconscia che li rende di per sé uno
strumento di marketing utile, indipendentemente dal loro carattere
distintivo di un’impresa e più in particolare di un suo prodotto o servizio.

Gli odori sono in grado di richiamare alla memoria episodi autobiografici


in modo estremamente vivido, dettagliato ed emotivamente connotato
(Chu & Downes, 2000): si tratta della famosa Sindrome di Proust, dal
nome dell’autore che per primo descrisse un evento simile in relazione
all’odore di una “madeleine”.176

"Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla


previsione d’un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè, in
cui avevo inzuppato un pezzo di “madeleine”. Ma, nel momento stesso

175
Da wikipedia, definizione di odore.
176
V. in tal senso SIMON CHU & JOSEPH DOWNES, articolo: “Long live
Proust: the odour-cued autobiographical memory bump”, 2000, cognition: 75
(2):B41-B50 (2000) .

128
che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii,
attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso
m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa”.177

Una descrizione geniale del potere evocativo inconscio e soggettivo degli


odori.

Il valore distintivo del marchio olfattivo varierà in ordine a criteri vari :

 appartenenza del soggetto interessato ad una fascia d’età


specifica; (un bambino percepisce odori che un adulto
semplicemente non avverte e ciò per motivi “organici” e
fisiologici e non per problemi legati al singolo consumatore)

 appartenenza ad un contesto fisico culturale e sociale; (pur nella


standardizzazione e globalizzazione attuale un odore sentito a
Calcutta, o per restare in UE, a Palermo sarà percepito in modo
diverso da quello avvertito ad Helsinki )

 esperienze e memorie soggettive molto meno “convenzionalmente


riassumibili in standard internazionalmente accettati” proprio in
quanto legate alla parte più ancestrale del cervello umano ed
all’inconscio.

Ma allora quali criteri potranno adottarsi per il giudizio di confondibili di


marchi olfattivi ? e soprattutto come potranno essere descritti un registro
in modo che ne sia facile e di pronta accessibilità la loro individuazione,
valutazione e codificazione nel tempo ?

In un simile contesto, pertanto, bisogna domandarsi come si possa


predisporre un sistema internazionale omogeneo ed affidabile e con che
criteri deve essere condotto un giudizio di confondibilità in simili casi.

Il problema si era posto in passato per i colori ed è stato risolto con


l’adozione di criteri di descrizione e classificazione internazionalmente

177
M. PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, 1913.

129
condivisi. Per gli odori però si possono trovare simili criteri di
descrizione e classificazione, visto che la percezione da parte del
pubblico di un odore varia oggettivamente sulla base di elementi esterni
(ambiente, natura, contesto sociale) o interni (soggettivi) o perfino
fisiologici (età) ?

5.4.2 Situazione attuale dei marchi olfattivi

1) Negli USA:

La questione relativa ai marchi olfattivi era emersa in passato negli Stati


Uniti, dove nel 1990 è stata ammessa dall’USPTO, United State Patent
and Trademark Office, la registrazione come marchio olfattivo del
profumo “dei fiori di plumeria”, una pianta tropicale, per distinguere fili
da cucito e da ricamo.178

L’impresa aveva fornito la prova di averla usata per diverso tempo in via
esclusiva (così da farle acquisire un rilevante secondary meaning), ma
che risultava anche essere la sola ad avere immesso sul mercato filati per
cucito e ricamo profumati.

Ulteriori esempi negli USA di marchi olfattivi sono stati:

- il profumo di limone per i toner di stampati e fotocopiatrici179;

178
Re Celia Clarke, DBA Clarke’s Osewez, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990)
(TTAB), in cui la registrazione è stata accordata sulla base di una descrizione
esclusivamente verbale.
ELIAS B., Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark
Protection for Fragrances, in, 82 TMR, 1992, 475 ss., critica il fatto che il
Board statunitense non abbia rilevato l'eccessiva indeterminatezza di una
descrizione solo verbale. La decisione riformava il precedente verdetto
dell’Examining Attorney che aveva rigettato la domanda di registrazione per
difetto di carattere distintivo.
179
Reg. n. 75-120036, dell’11 febbraio 1997

130
- le essenze di ciliegia, uva e lampone per contraddistinguere lubrificanti
sintetici per veicoli. 180

L’USPTO fissa, pertanto, i presupposti e criteri necessari al fine di


concedere la registrazione di un marchio olfattivo che sono:

i) che il registrante sia l’unica persona a commercializzare i prodotti per


cui si chiede la registrazione;

ii) che la fragranza non sia un attributo o una caratteristica naturale dei
prodotti ma sia stata conferita agli stessi dal registrante;

iii) che il registrante pubblicizzi il marchio oggetto di domanda,

iv) e dimostri che i consumatori e i distributori del prodotto riconoscono


il registrante come produttore dei beni.181

Si è, inoltre sostenuto l’importanza del carattere distintivo del marchio


olfattivo perciò, perchè un profumo riesca a contraddistinguere un
determinato prodotto o servizio, i consumatori devono poterlo percepire
prima di procedere all’acquisto; in caso contrario verrebbe meno la
funzione di indicazione d’origine del profumo182 .

L’USPTO ha inoltre sostenuto, come in UE, l’applicazione anche ai


marchi olfattivi dei requisiti a pena di nullità in riferimento ai limiti
imposti dalla forma. In sintesi, ove la fragranza costituisca una
caratteristica indispensabile per il prodotto per motivi tecnici o estetici,
l'attribuzione di un monopolio, per effetto della registrazione, sarebbe
inammissibile in quanto limiterebbe le potenzialità competitive dei
concorrenti.

180
Reg. n. 2463044, 2568512 e 2596156. Cfr. anche dalle Conclusioni Avv.
Gen. Colomer, in causa C-273/00 Sieckmann, § 30.
181
v. al riguardo http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofS
centsas TrademarksAnInternationalPerspective.aspx
182
v. al riguardo http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatuso
fScentsas TrademarksAnInternationalPerspective.aspx.

131
In molti prodotti, infatti, come nei detergenti per la cura della persona o
per la casa, la presenza di una particolare fragranza servirebbe solo in
funzione utilitaria, sia perché può essere idonea a mascherare l'odore
altrimenti sgradevole di alcune loro componenti, sia perché funzione
essenziale di un prodotto detergente non sarebbe solo quella di pulire, ma
anche quella di lasciare un buon odore sul corpo o sulle superfici
trattate.183

Ulteriori esempi sono stati quello di un’impresa statunitense che aveva


potuto registrare con successo l’odore di piña colada, applicato ai suoi
strumenti musicali, ukulele, ed quello di un’altra azienda di Boston che
aveva potuto registrare come marchio l’odore del muschio fiorito, per
profumare ambienti dei suoi negozi di Boston e Chicago.184

Peraltro l’approccio e la normativa americana sono in parte diversi da


quelli europei.

2) In Unione Europea:

Il regolamento 207/2009 al citato art. 4, nella versione attualmente ancora


in vigore, infatti, limita la ammissibilità del marchio UE ai soli segni che
possono essere riprodotti graficamente e quindi escludeva dal novero dei
marchi UE i marchi olfattivi.

Sul punto in effetti si è pronunciata anche la Corte di Giustizia e proprio


in relazione al requisito della rappresentazione grafica, ha ritenuto che
“una rappresentazione grafica, ai sensi dell’art. 2 della direttiva [poi
recepito nel regolamento RMUE], deve consentire al segno di essere

183
ELIAS, cit.,p. 495-498.
184
v. A. SPEDICATO, Il profumo di pina colada diventa marchio negli USA.
E in Europa è possibile registrare un odore come marchio ? Reperibile on line
http://www.marchiebrevettiweb.it/angolo-del-professionista/4230-il-profumo-
di-pina-colada-diventa-marchio-negli-usa-e-in-europa-e-possibile-registrare-
un-odore-come-marchio.html

132
rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o
caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza.

Una tale interpretazione è d’obbligo per il buon funzionamento del


sistema di registrazione dei marchi di impresa. Il requisito della
rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio
stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita
attraverso il marchio di impresa registrato dal suo titolare.

In effetti, la registrazione del marchio d’impresa in un pubblico registro


ha il fine di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal
pubblico, in particolare dagli operatori economici. Da un lato, le
autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la
natura dei segni che costituiscono un marchio d’impresa, al fine di
essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame
preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla
tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro, gli
operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione
le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai
loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di
informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi.” 185

Pertanto, per svolgere la sua funzione di marchio registrato, un segno


deve poter essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la
funzione d’origine di detto marchio.

Considerata la durata della registrazione di un marchio d’impresa ed il


fatto che quest’ultima può essere rinnovata per periodi più o meno lunghi,
come previsto dalla direttiva, anche la rappresentazione dev’essere
durevole. Ne consegue che una rappresentazione grafica ai sensi dell’art.
2 della direttiva o dell’art. 4 del Regolamento deve essere, in particolare
precisa e durevole.

185
CGUE 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie Gmbh, C-49/02; nello
stesso senso ed in particolare a proposito del marchio olfattivo v. CGUE 12
dicembre 2002, C-273/00, Sieckmann, § 46-55.

133
La posizione inizialmente assunta dall'Ufficio per l'armonizzazione del
Mercato Interno (UAMI) era favorevole alla registrazione dei marchi
olfattivi. La prima domanda di registrazione di un segno olfattivo ricevuta
L’EUIPO ha autorizzato la registrazione del marchio olfattivo
caratterizzato dall’odore dell’erba tagliata di fresco per identificare delle
palline da tennis, registrazione che era già stata conseguita con successo
in Benelux186.

La decisione rilevava, pertanto, che la descrizione verbale “odore


dell’erba tagliata di fresco è un odore distinto che tutti per esperienza
possono riconoscere immediatamente” sulla base dei propri ricordi e
forniva, pertanto, informazioni sufficientemente univoche da consentire il
formarsi di un’idea chiara ed inequivocabile sulle caratteristiche del
marchio oggetto di registrazione.

In seguito all’EUIPO ha prevalso un orientamento più restrittivo e perciò


nessuna delle successive domande di registrazione di marchi olfattivi è
stata accolta.

Così l'EUIPO non ha concesso il registrazione ai seguenti segni olfattivi


sottolineando il mancato rispetto dei requisiti di registrabilità ad:

- “il profumo di fragola matura”187;


- una profumazione al limone per contraddistinguere suole di
scarpe e calzature188”;
186
Decisione della Commissione di Ricorso EUIPO 11 febbraio 1999, R
156/1998 “Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing”, in GADI,
1999, p. 1593 e ss., registrato in data 31/12/2001 e non rinnovato.
187
Commissione di Ricorso EUIPO, Eli Lilly v. UAMI, R120/2001, ha
riguardato una domanda di registrazione come marchio gustativo di un “aroma
di fragola” utilizzato dall’azienda farmaceutica Eli Lilly per prodotti
farmaceutici , la domanda è stata respinta dall’EUIPO sia sul presupposto che il
gusto artificiale di fragola può essere legittimante aggiunto ai suoi prodotti per
eliminare eventuali sapori sgradevoli o renderli di sapore più gradevole, sia che
tale gusto di fragola non sarebbe stato riconosciuto dai consumatori come
marchio.
188
Reperibile online al sito dell’EUIPO [http://esearch.oami.europa.eu/
copla/trademark/data/001254861]

134
- “il profumo di vaniglia”189.

Tutte le decisioni furono negative per mancanza di una rappresentazione


grafica adeguata del segno olfattivo rivendicato.
Pertanto per la CGUE e per l’EUIPO “la rappresentazione, quindi, deve
essere completa, facilmente intelligibile e accessibile; durevole come
anche inequivocabile e oggettiva”. 190

A giudizio della Corte tali criteri non sono soddisfatti dalla formula
chimica mediante una descrizione formulata per iscritto, o con il deposito
di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali
elementi.191
“69.Per quanto concerne una formula chimica,…. poche persone
riconoscerebbero in una simile formula l'odore in questione. Una
formula di tal genere non è sufficientemente intellegibile. Inoltre, ... una
formula chimica non rappresenta l'odore di una sostanza, ma la sostanza
in quanto tale, e non è nemmeno sufficientemente chiara e precisa.
Pertanto essa non costituisce una rappresentazione ai sensi dell'art. 2
della direttiva.
70.Con riferimento alla descrizione di un odore, anche qualora sia di
natura grafica, essa tuttavia non è sufficientemente chiara, precisa e
obiettiva.
71. Relativamente al deposito di un campione di un odore, occorre
rilevare che esso non costituisce una rappresentazione grafica ….
Inoltre, ... non è sufficientemente stabile o durevole.
72. Per quanto riguarda un segno olfattivo, se una formula chimica, una
descrizione verbale o il deposito di un campione di un odore non sono in
grado di soddisfare, singolarmente considerati, i requisiti di una
189
Reperibile online al sito dell’EUIPO [http://esearch.oami.europa.eu/
copla/trademark/data/001807353]
190
CGUE. 12-12-2002, Sieckmann, C-273/00, § 55.
191
CGUE, Sieckmann, C-273/00, cit., § 73 e CGUE 12/12/2002, C-273/00,
Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69-73.

135
rappresentazione grafica, neppure la combinazione di tali elementi
potrebbe rispondere a tali requisiti, in particolare a quelli di chiarezza e
precisione.192”
Attualmente, non esiste un mezzo per rappresentare graficamente gli
odori in modo soddisfacente. Non esiste una classificazione
internazionale generalmente accettata di odori che consentano, come i
codici colore internazionali o la notazione musicale, di identificare un
segno olfattivo obiettivamente e con precisione attraverso l'attribuzione di
un nome o di un codice preciso per ogni odore.193

5.4.3 Considerazioni e dubbi sul futuro dei marchi


olfattivi

Se i marchi anche in UE a partire dalla fine del 2017, a seguito delle


modifiche introdotte dal regolamento 2424/2015, potranno invadere
anche il campo dell'olfatto, sulla scia di quanto già avvenuto negli USA,
non vanno mio avviso dimenticate alcune considerazioni non semplici in
ordine:

a) alla perenne diatriba circa gli effetti monopolistici del marchio con
conseguenti rischi di limitazione di usi (anche) di odori.

Gli esempi attuali di marchi olfattivi (odore di piña colada e di prato


tagliato) sono pericolosi indici di una possibile ghettizzazione degli odori
comuni con la creazione di monopoli potenzialmente infiniti nel tempo a
favore di singole imprese.

Considerato che si ritiene che gli esseri umani sono in grado di percepire
circa 10.000 odori (un numero elevato ma non infinito), forse si
dovrebbero elaborare criteri più stringenti o quantomeno diversi da quelli

192
CGUE, Sieckmann, C-273/00, cit., § da 69 a 72.
193
Trib. UE 27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, §
34

136
attualmente adottati per il requisito della distintività di cui all’art. 7 lett.
b) RMUE.

Pertanto si eviterebbe di ammettere alla registrazione marchi olfattivi che


riproducano odori comuni (anche se originalmente applicati a singoli
prodotti o servizi) o che riproducano odori descrittivi del prodotto o
servizio a cui sono apposti (ad esempio un pane con “aggiunta” di un
marchio olfattivo che rievochi il pane appena sfornato che sarebbe del
tutto descrittivo e soprattutto non distintivo ed originale).

Di conseguenza il marchio olfattivo per avere valore distintivo dovrebbe


essere orientato alla ammissione alla registrazione soprattutto di odori
originali (come si ritiene per i marchi figurativi che presentano più
carattere distintivo intrinseco quando privi di collegamento con il
prodotto o servizio che contraddistinguono e quando siano frutto di
fantasia) evitando, così, di riconoscere monopoli su odori noti o comuni
che pur numerosi non sono infiniti;

b) alla valutazione della percezione del pubblico di detti marchi olfattivi


che deve rispecchiare la percezione di una porzione significativa del
pubblico di riferimento che sarà da definire anche in base a possibili
variabili di fascia d’età, ambiente, cultura, sociale etc.

Sotto tale profilo ovviamente si riveleranno essenziali le decisioni


dell’EUIPO in materia di criteri di “descrizione” ed “oggettivazione” dei
marchi olfattivi ai fini della loro descrizione e catalogazione nel Registro
e quindi nelle banche dati accessibili da operatori e organi giudiziari.

A tal proposito proprio la caratteristica soggettività e irrazionalità legata


all’olfatto paiono ostacolare l’adozione di un sistema analogo a quello
che esiste oggi per la registrazione dei marchi di colore che utilizzano una
descrizione numerica del colore sulla base di un criterio
internazionalmente condiviso.

137
La scelta del criterio di classificazione dovrà naturalmente rispettare i
criteri imposti dalla normativa comunitaria e dalla Corte di Giustizia.194

5.4.4 Conclusioni: verso un nuovo giudizio di


confondibilità e verso nuovi standard di somiglianza ?

Con le nuove aperture ed espansioni dei marchi e con il coinvolgimento


di un nuovo senso umano nella percezione del marchio la giurisprudenza
consolidata e la stessa dottrina sviluppatasi ormai nel secolo scorso e ad
oggi granitica, potrà/dovrà affrontare un ripensamento sotto il profilo del
giudizio di confondibilità.

Il collegamento degli odori all’inconscio ed alla memoria ed il loro potere


evocativo sono ormai accertati da un punto di vista scientifico 195, ma il
“corto circuito” che si produce fra odore e memoria, che lascia fuori il
“ragionamento”, potrebbe costringere gli interpreti a spostare i parametri
dell’esame comparativo fra due marchi simili (se olfattivi) rispetto
all’attuale valutazione che si fonda, per quanto attiene alla somiglianza
visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione
complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei
loro elementi distintivi e dominanti, in modo da tenere in considerazione
le peculiarità imposte dal (nuovo) senso coinvolto e dalle sue peculiari
194
A tal proposito v. la Corte di Giustizia nella causa Sieckmann, § 46-55 ed
il Considerando n. 9 RMUE 2424/2015: “Al fine di garantire maggiore
flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto
attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi d'impresa, è opportuno
sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del
marchio UE. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma
idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non
necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia
chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e
obiettiva.”
195
v. ad esempio http://www.stateofmind.it/2012/12/sindrome-di-proust/ e
http://www.lescienze.it/news/2004/06/06/news/il_legame_fra_olfatto_e_memor
ia-586459/

138
caratteristiche rispetto agli altri sensi normalmente coinvolti nella
percezione dei segni tradizionalmente utilizzati come marchi.

Il futuro giudizio di confondibilità pur sempre condotto caso per caso su


di una valutazione complessiva dovrà forse misurarsi quantomeno per
marchi olfattivi con criteri meno oggettivi e meno universali ?

In fin dei conti la capacità di discernimento di un odore da un altro è


diversa:

 fra individuo ed individuo per la grande variabilità delle capacità


di percezione degli odori; fra soggetto e soggetto per il variare
della percezione proprio a causa di elementi inconsci che l’odore
può evocare o provocare (funzione non marginale ma forse
principale di un odore);

 fra fasce d’età per le citate ragioni fisiche;

 a seconda dei luoghi e dei climi e, probabilmente, degli stessi


contesti culturali (un odore di prato tagliato avrà un diverso potere
distintivo ed evocativo in un paese desertico, rispetto a quello
percepito nella Valle Aurina).

Ma i ripensamenti e le valutazioni che l’avvenuto di nuovi marchi


olfattivi potrebbe comportare non si ferma qui.

Anche sotto il profilo della funzione stessa del marchio ci potremmo


trovare a dover prendere atto di una potenziale difformità del marchio
olfattivo rispetto alla tradizionale accezione della funzione del marchio.

In effetti l’evoluzione dei marchi ha visto una trasformazione progressiva


da segno utile ad indicare al consumatore l’origine del prodotto o servizio
(funzione tradizionale), a segno di garanzia della “contemplatio domini”
del titolare del marchio sul singolo prodotto o servizio (si pensi allo
sganciamento del marchio dall’azienda ed al fenomeno delle licenze di
marchio).

139
Domani il marchio olfattivo potrebbe spingere questa evoluzione per
comprendere anche una oggettiva funzione “attrattiva di per sè” del
marchio olfattivo.

Proprio la citata sindrome di Proust potrebbe spingere gli operatori a


registrare marchi olfattivi evocativi che hanno una loro diretta ed
indipendente funzione commerciale.

Ma se ciò avvenisse ci troveremmo di fronte ad una pericolosa eccezione


ai limiti di durata che tipicamente sono connaturati al monopolio legato ai
trovati tutelati dalla proprietà industriale che conferiscono di per sé utilità
ai prodotti (dell’industria o della cultura).196

5.5 Conclusioni sui marchi atipici


Nel panorama, ormai consolidato, dei principi elaborati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza comunitaria ed interna in materia di registrazione e
di giudizio di confondibilità sui marchi si è inserito, come detto, il nuovo
Regolamento UE 2424 del 2015 che modificherà l’attuale RMUE
207/09.

In considerazione del fatto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore


soltanto il prossimo Ottobre 2017, sia EUIPO che gli Uffici Nazionali
marchi e brevetti, nel loro operato, attualmente, seguono la disciplina
dettata dal regolamento precedente e tuttora in vigore, RMUE 207/09.

Ai fini del presente studio ciò che rileva è che il nuovo art. 4 del
Regolamento UE 2424/2015 prevede l’abbandono del requisito della
rappresentabilità in forma grafica del segno che viene registrato come
marchio.

Tale cambio di prospettiva, probabilmente dovuto anche dall’evoluzione


giurisprudenziale in materia di marchi atipici che si è avuta negli USA, e
comunque dall’esigenza che il commercio ha fatto emergere in tale
196
v.http://media.eventreport.it/media/attach/2013/11/Brand_naming_Beatrice_
Ferrari.pdf).

140
ambito (si pensi al marchio olfattivo della pallina da tennis all’odore del
prato tagliato), ha indotto il legislatore europeo a lasciare un ampio
margine per l’entrata in vigore del nuovo Regolamento proprio per
consentire agli uffici di adeguare le loro prassi alle nuove previsioni in
materia, in particolare con la prospettiva di modernizzare il sistema del
marchio nell'Unione nel suo complesso.197

La nuova normativa, pertanto, potrebbe incidere proprio sul limite che la


giurisprudenza e la dottrina hanno, fino ad oggi, individuato per quanto
riguarda la registrabilità dei marchi atipici, che vedono circoscritta
l’ammissibilità proprio alla loro rappresentabilità grafica. Con il
superamento di tale requisito, in teoria, si dovrebbero aprire nuovi
orizzonti per i marchi atipici, ma resteranno comunque validi i principi
elaborati e già tratttati nel presente studio in materia di rappresentazione
dei marchi atipici198.

Un ruolo fondamentale, quindi, per comprendere se ed in che misura tali


modifiche del nuovo Regolamento 2424/15 potranno avere effetti
rilevanti nella materia deriva proprio da quanto l’EUIPO e gli uffici
nazionali degli stati membri decideranno di adottare in riferimento alle
tecnologie da seguire per modernizzare il sistema dei marchi e in
particolare ad una nuova possibile forma di registro dei marchi,
considerato che proprio l’attuale requisito della rappresentazione grafica
del segno registrato come marchio costituisce al tempo stesso il requisito
ed il limite per l’ammissibilità della tutela del segno come marchio.

Un nuovo registro che superi la limitazione della rappresentazione


grafica del segno potrebbe, quindi, incidere in modo rilevante sulla
valutazione dell’ammissibilità e sul giudizio di confondibilità dei marchi
atipici.

197
Direttiva UE 2436/2015, considerando n. 6
198
Si veda al riguardo il Capitolo quinto, I marchi atipici, in particolare 5.1
Disciplina dei marchi atipici

141
In considerazione di ciò ho ritenuto opportuno, per concludere il mio
studio, di verificare in concreto con l’EUIPO e con l’Ufficio Italiano
Marchi e Brevetti, UIMB, se ed in che misura ad oggi siano stati previsti
cambiamenti o nuove linee guida da pubblicare in corrispondenza con
l’entrata in vigore della nuova normativa.

Da quanto ho potuto verificare grazie alla cortese collaborazione dei


citati uffici, ad oggi gli stessi risultano ancora saldamente ancorati al
requisito della rappresentabilità grafica del segno, sia per la domanda di
registrazione che in caso di valutazione della somiglianza fra due marchi
in un giudizio di confusione.

A oggigiorno non pare che siano ancora state elaborate a livello


comunitario nuove indicazioni per la definizione e l’interpretazione del
“nuovo” articolo 4 RMUE, né in particolare eventuali proposte per un
nuovo registro dei marchi UE che possa al tempo stesso garantire la
facile e stabile individuabilità del segno non più attraverso una sua
rappresentazione grafica ma con diverse forme, pur nel rispetto di quei
requisiti previsti dalla giurisprudenza nella sentenza Sieckmann ( C-
273/00).

Dalle informazioni ricevute dall’UIMB, mi è stata però confermata una


situazione in fieri nella quale sono attualmente allo studio futuri
cambiamenti, ed in particolare di commissioni di studio fra EUIPO e gli
Uffici Nazionali Marchi e Brevetti degli Stati Membri che stanno già
provvedendo ad incontrarsi a Bruxelles per predisporre le variazioni
necessarie per recepire pienamente la disciplina del nuovo regolamento e
della nuova direttiva.

Infatti come si può leggere nei considerando della direttiva stessa:: “è di


essenziale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati
abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati
membri”199 ed “...è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di
diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali;...pertanto, è

199
Direttiva UE 2436/2015, considerando n. 9

142
opportuno allineare le principali norme procedurali in materia di
registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri e del sistema del
marchio UE. ” al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti
interessate “di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità
più elevata, più razionali e che siano anche più uniformi, di facile uso,
accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre
modernizzare il sistema del marchio nell'Unione nel suo complesso e
adattarlo all'era di Internet.”200

Si sta cercando quindi, di predisporre un sistema più uniforme di


tecnologie e modalità di deposito della registrazione, di consultazione e
accesso al registro europeo e ai registri nazionali, di dettare criteri
omogenei in casi di opposizione e/o in sede di nullità.

Del resto, come correttamente si legge nel Regolamento 2424/2015 si


legge che “per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei
marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e
un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno
sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso,
autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Il
segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea
utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non
necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione
offra sufficienti garanzie in tal senso201.”

Tutto ciò comporterà anche la modifica del Regolamento recante le


modalità di esecuzione del Regolamento sul marchio comunitario,
ovvero, del Regolamento 2868/95, prevedendo cambiamenti notevoli a
livello sistematico.

Ovviamente i maggiori problemi sorgono proprio per i marchi atipici che


più dei marchi tradizionali sono stati condizionati dal requisito della
rappresentazione grafica, specialmente in materia di registrazione si

200
Direttiva UE 2436/2015, considerando n. 6
201
Direttiva UE 2436/2015, considerando n.13

143
stanno cercando nuovi e perfino eterogenei criteri e tecnologie per la
presentazione/deposito della domanda di registrazione di un marchio, per
garantire che ogni “tipologia” di marchio possibile, che sia tradizionale o
atipico, possa essere depositato attraverso una determinata tecnologia o
con uno specifico formato a seconda di che marchio sia.

In poche parole criteri diversi per marchi diversi.

Potrebbe cambiare anche l’ambito del giudizio di confondibilità che potrà


e forse dovrà basarsi di più su ciò che è contenuto nel registro marchi con
la conseguenza che la descrizione del

del marchio potrebbe perdere valore e divenire un requisito necessario


solo ai fini esplicativi del segno stesso.

Una descrizione troppo dettagliata del segno ammetterebbe la poca


chiarezza del segno stesso e renderebbe più difficile tutelare il titolare da
possibili contraffazioni.

Gli uffici consigliano di evitare di depositare esemplari doppi, poiché


diversi strumenti di riproduzione potrebbero alterarsi diversamente nel
tempo e creare quindi due esemplari differenti anche se dello stesso
marchio.

Per il momento l’EUIPO e l’UIMB sono riuscite a fornire solo queste


informazioni, in un anno si ci aspettano cambiamenti notevoli. Soltanto
quando avremo specifiche disposizioni sulle tecnologie adottate per
rappresentare i marchi potremo comprendere pienamente l’impatto della
nuova disciplina comunitaria sui marchi; una sicurezza sembra esserci e
cioè che gli industrialisti ed i tribunali avranno nuove occasioni di studio
e di elaborazione (o forse anche soltanto di adattamento) delle attuali
mete raggiunte dal diritto vivente ai nuovi orizzonti che si prospettano
per il futuro.

144
CAPITOLO SESTO

RISCHIO DI CONFUSIONE NEI MARCHI NON


REGISTRATI

6.1 La disciplina dei marchi non registrati in Unione


Europea
Nel giudizio di confondibilità fra marchi un capitolo a parte deve essere
lasciato alla confondibilità fra marchi di fatto e marchi registrati.

A tale giudizio si applicheranno le medesime regole già previste per la


comparazione dei segni oggetto di registrazione come marchio UE
(comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni), ma cambiano:

le regole relative all’ambito di protezione del marchio in relazione ai


beni o servizi in quanto ai fini del giudizio di confondibilità si
dovrà fare riferimento ai prodotti o servizi che in concreto sono
stati contraddistinti dal titolare del marchio di fatto visto che nel
marchio di fatto “manca una registrazione, l’individuazione del
perimetro dei beni affini andrà fatta solo a partire dalle tipologie
di beni per i quali il marchio anteriore sia stato effettivamente
usato”202;

le regole relative alla verifica dell’ambito di protezione dei marchi


non registrati che varia a seconda della normativa nazionale
applicabile.

Alcuni Stati, fra cui l’Italia ed in generale gli Stati Membri UE, accanto ai
marchi registrati riconoscono infatti una tutela speciale anche ai marchi
non registrati, semplicemente sulla base del loro uso di fatto nel
commercio.

Ed in effetti anche in ambito del TRIPS Agreement 203 è prevista


espressamente la possibilità per gli Stati firmatari dell’accordo (in
202
Cfr. Trib. Bologna 3 giugno 2010 in GADI 5558 citato anche da RICOLFI
in Trattato dei Marchi ,Vol.1, ed. Giappichelli Torino 2015 pag. 843.

145
sostanza tutti i paesi che fanno parte della Organizzazione Mondiale del
Commercio) di riconoscere diritti analoghi a quelli riconosciuti ai marchi
registrati anche ai marchi di fatto.

Ovviamente tale protezione sarà limitata alle aree locali in cui il marchio
sia stato effettivamente usato ed abbia acquisito notorietà.

In ambito europeo questa previsione trova riscontro nel RMUE e in


ambito nazionale nelle singole normative nazionali degli Stati Membri204.

“Le regole e i presupposti che disciplinano l’acquisizione di diritti in


base alla legislazione nazionale possono variare dall’uso puro e
semplice all’uso con cui sia stata conseguita una notorietà.

La portata della tutela non è neanch’essa uniforme, ancorché sia in


genere abbastanza simile a quella disposta dalle norme del regolamento
sul marchio comunitario con riferimento ai marchi registrati.”205

La protezione dei marchi di fatto o non registrati si pone quindi come un


ulteriore tassello nella verifica dell’ambito di protezione dei marchi
registrati ed ai fini della loro stessa validità e confondibilità.

A livello europeo per valutare quale tutela sia possibile riconoscere ai


marchi non registrati e ad altri segni utilizzati nel commercio, si ricorre
infatti alle regole relative agli impedimenti alla registrazione (art. 8.4,
RMUE) e ai motivi di nullità relativi (art. 53 par. 1 lett.c, RMUE).

Nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 par. 4 RMUE fra gli


Impedimenti relativi alla registrazione rientrano:

 i “marchi non registrati” e

203
v. art. 16 co.1 TRIPS Agreement 1994 .
204
v. art. 8 comma 4 del RMUE ed in dottrina D.KLIMKEVIČIŪTĖ The
legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation:
the trends of the legal regulation in the EU Member States, reperibile on line
https://www.mruni.eu/upload/iblock/ebb/14klimkeviciute.pdf
205
EUIPO- Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) Parte C
Procedimenti Di Opposizione – Capitolo 4 Diritti ai sensi dell’articolo 8, N. 4,
Del Regolamento Sul Marchio Comunitario,p. 4.

146
 gli “altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale”
come:

- denominazioni commerciali;

- ragioni sociali;

- nomi di stabilimenti;

- titoli di pubblicazioni.

- nomi di dominio

L’articolo 8, paragrafo 4, RMUE tiene quindi conto dell’esistenza delle


protezioni accordate a tali “diritti anteriori” negli Stati membri e
garantisce ai titolari dei marchi non registrati (ovviamente con notorietà
non meramente locale) la possibilità di impedire la registrazione di una
domanda successiva di marchio dell’Unione europea, affermando che:

“In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di


un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata
non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione
se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla
legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di


presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di
decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di
marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un


marchio successivo.“

Pertanto, al fine di accedere nei procedimenti di opposizione alla


protezione accordata dalla citata previsione, ovvero di vietare la
registrazione a terzi di un segno simile o uguale, “i diritti anteriori”
devono soddisfare le condizioni poste dall’articolo:

 sia utilizzato nella normale prassi commerciale;

 abbia una portata non meramente locale;

147
 il diritto sul segno sia stato acquisito conformemente al diritto
dello stato membro dove esso è stato utilizzato prima della data di
deposito della domanda quale marchio UE;

 infine, sia previsto dalla normativa nazionale in cui il segno è


stato utilizzato il diritto del titolare di vietare a terzi l’uso di un
marchio successivo confondibile.206

È importante ricordare, pertanto che i primi due requisiti devono essere


interpretati alla luce della disciplina dell’RMUE, mentre gli ultimi due
devono essere valutati alla luce dei criteri fissati dal diritto nazionale
dello stato membro cui il marchio di fatto appartiene.207

Pertanto si possono distinguere due differenti criteri di prova d'uso per “i


diritti anteriori”:

1. criterio nazionale;

206
Trib. UE 30-06-2009 Danjaq, T-435/05, ECLI:EU:T:2009:226, § 35;
Trib. UE 24-03-2009, Alberto Jorge da Fonseca, T-318/06 e T-321/06,
ECLI:EU:T:2009:77 § 32; nello stesso senso Trib. UE 21 ottobre 2014, T-
453/11, Gilbert Szajner, ECLI:EU:T:2014:901 § 27; Trib. UE 14 maggio 2013,
T-321/11 e T-322/11, Raffaello Morelli, ECLI:EU:T:2013:240, § 29.
207
In tal senso Trib. UE Alberto Jorge da Fonseca,cit., § 33-34 dove si
legge: “33. Le prime due condizioni, ossia quelle relative all’uso ed alla
portata del contrassegno fatto valere, dovendo quest’ultima non essere
puramente locale, risultano dal testo stesso dell’art. 8, n. 4, del regolamento n.
40/94 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto comunitario.
Pertanto il regolamento n. 40/94 stabilisce standard uniformi, relativi
all’utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, coerenti con i principi che
ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento.
34. Viceversa, dalla locuzione “se e nella misura in cui, conformemente
alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno” risulta
che le altre due condizioni sancite poi dall’art. 8, n. 4, lett. a) e b), del
regolamento n. 40/94 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a
differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal
diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che
disciplina il contrassegno fatto valere è assolutamente giustificato, posto che il
regolamento n. 40/94 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio
comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario.
Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di
stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di
impedire l’utilizzazione di un marchio successivo.”

148
2. criterio europeo.

Il criterio nazionale si basa sul “criterio dell'intensità dell’uso”, e il


criterio europeo sul “ criterio dell’uso nella prassi commerciale di
portata non puramente locale”.

Questi due criteri non devono, quindi, essere considerati separatamente


ma solo congiuntamente.

6.1.1 Il criterio nazionale


Il richiamo alla normativa nazionale é in questa sede necessario, a norma
dell'art. 14, RMUE, per il quale le contraffazioni di un marchio
comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le
contraffazioni di un marchio nazionale.

In particolare l'articolo dispone che: “1. Gli effetti del marchio


comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del
presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio
comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le
contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del
titolo X.

2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni


inerenti a un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri
riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza
sleale.

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al


disposto del titolo X”.

Il criterio nazionale, pertanto, è il più rilevante, in quanto definisce la


portata della protezione che viene riconosciuta ai “diritti anteriori”.

L’unico presupposto di fatto che giustifica l’esistenza dei marchi non


registrati e/o di altri segni commerciali che identificano l’origine
commerciale è dato dall'intensità e modalità dell'uso del segno.

149
Le condizioni che possono soddisfare il criterio dell’intensità dell’uso, ai
sensi della legge nazionale pertinente, possono variare “dal semplice
utilizzo anteriore nella prassi commerciale a un utilizzo tale da far
conseguire rinomanza o notorietà”.

Ad esempio, la tutela di marchio non registrato in Danimarca è garantita


provando il semplice “inizio dell’uso del marchio non registrato nel
territorio danese” 208.

In Irlanda, invece è previsto dalla normativa nazionale che il precedente


marchio di fatto sia protetto soltanto quando abbia una notorietà tale da
consentire una tutela secondo l’art. 6bis della Convenzione di Parigi209.

Analoghe o simili previsioni sono previste anche nel Regno Unito ed in


Grecia.210

208
Sul punto cfr. D.KLIMKEVIČIŪTĖ cit. reperibile on line
https://www.mruni.eu/upload/iblock/ebb/14klimkeviciute.pdf, nota “Protection
of unregistered well-known trademarks beyond the principle of speciality is
also provided in Denmark. According to Sec. 4(2) of the Danish Trade Marks
Act, “irrespective of the limitation in Subsec. (1) to goods or services being
identical or similar to those covered by the trade mark, the proprietor of the
trade mark shall be entitled to prohibit the use of the trade mark also in
relation to goods or services which are not identical or similar where the trade
mark is well-known in this country and the use would take unfair advantage of,
or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”.
Sec. 15(3)(ii) provides that “a trade mark shall furthermore not be registered if
it is identical with or similar to a “well-known” trade mark, cf. Subsec. (2)(iv),
and is sought for registered for goods or services which are not similar to those
for which the earlier trade mark is well-known provided that the use of the later
trade mark may lead to a likelihood of association between the marks and the
use will take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character
or the repute of the earlier trade mark.”.
209
L’art. 6 bis della Convenzione Universale di Parigi (CUP) è l’unica
disposizione della Convenzione in cui sia stata predisposta una forma di tutela a
favore di un marchio notorio non registrato, dal momento che le restanti
previsioni del testo convenzionale presuppongono l’effettuazione del deposito
del marchio in uno dei Paesi unionisti. La norma impegna gli Stati aderenti a
rifiutare o invalidare la registrazione e a vietare l’uso di un marchio
confondibile con un altro che possa considerarsi “ivi già notoriamente
conosciuto” come marchio di un titolare appartenente ad un altro Stato
unionista.

150
In Germania un marchio non registrato riceve tutela quando viene
dimostrato un utilizzo tale da essere riconosciuto da parte del pubblico di
riferimento, richiedendo una notorietà diversa a seconda che il segno sia
distintivo o no. Per i segni distintivi si richiede una notorietà presso il
pubblico di riferimento dal 20 al 25%, mentre per segni non distintivi una
notorietà del 50% del pubblico di riferimento.211

Pertanto è, soltanto nel territorio di protezione del marchio di fatto,


indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o solo di una parte
di quest’ultimo, che la legislazione nazionale applicabile conferisce al
titolare del marchio di fatto diritti esclusivi che possono entrare in
conflitto con un marchio comunitario e limitarne la registrabilità o
addirittura comportarne la dichiarazione di nullità.

Tale diversità di protezione data dalle diverse legislazioni nazionali


comporta che la valutazione del presupposto attinente all’uso nel
commercio debba essere effettuata in modo separato per ciascuno dei
territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia
di tutela.

La portata di segno non può, dunque, essere desunta da una valutazione


cumulativa dell’utilizzo del segno in due territori.212

6.1.2 Il criterio europeo


Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’esistenza di un marchio
anteriore non registrato o di un altro segno legittima l’opposizione se il
segno in questione soddisfa, inter alia, le seguenti condizioni e cioè che il
marchio di fatto (o altro segno distintivo): provare che sia stato utilizzato

210
cfr. D.KLIMKEVIČIŪTĖ op.cit. pag. 243 con ampi riferimenti normativi
delle leggi nazionali relative.
211
EUIPO - Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, parte C,
Opposizione, sezione 4: diritti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articoli
8, paragrafo 4 bis, RMUE.
212
Cfr. CGUE 29/03/2011, causa C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 162-163.

151
nella normale prassi commerciale con una estensione territoriale non
meramente locale.

“Infatti, la finalità comune delle due condizioni stabilite dall’art. 8, n. 4,


del regolamento n. 40/94 è di limitare i conflitti tra i segni impedendo
che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia
importante e significativo nel traffico commerciale, possa ostacolare la
registrazione di un nuovo marchio comunitario.

Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono


effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente.

Pertanto, la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione


geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui
protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò
solo, impedire la registrazione di un marchio comunitario, e ciò
malgrado che esso venga utilizzato nel traffico commerciale soltanto in
modo marginale.

Ne consegue che, per poter impedire la registrazione di un nuovo segno,


il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere
effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel
traffico commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia
puramente locale, ciò che implica, qualora il territorio di protezione di
tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la
suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale
territorio.

Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della


durata e dell’intensità dell’utilizzo di tale segno in quanto elemento
distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i
consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito
appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate
nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale.213”

213
CGUE 29/03/2011, causa C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157 a 160.

152
Ne deriva che il criterio della “portata non puramente locale” consiste in
un qualcosa di più di un esame geografico.214

Deve poi essere valutato anche l’impatto economico dell’utilizzo del


segno e cioè il periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione
nella normale prassi commerciale e l’intensità del suo uso, tenendo conto
della cerchia dei destinatari tra i quali il segno è divenuto noto quale
elemento distintivo anche tramite pubblicità o in Internet.

Gli elementi rilevanti sono quindi:

 l’intensità dell’uso (volume di vendite realizzate utilizzando il


segno);

 la durata dell’uso;

 la diffusione dei beni o servizi (ubicazione dei clienti);

214
Vedi Trib. UE Alberto Jorge da Fonseca, cit., § 37-38 secondo i quali:
“37. Peraltro, si deve precisare che la portata di un contrassegno utilizzato per
identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione
alla funzione d’identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga
conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del
contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare
l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione
letterale dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In secondo luogo, occorre
tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno,
valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione
nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto
della cerchia dei destinatari tra i quali il contrassegno di cui trattasi è divenuto
noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i
fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite
pubblicità o in Internet.
38 La pertinenza dell’esame della dimensione economica può essere
compresa mediante un’interpretazione teleologica della condizione relativa
alla portata del contrassegno fatto valere. Come si è già constatato al § 36
supra, tale condizione ha infatti lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a
quelle che possono ricorrere con contrassegni che sono realmente importanti.
Al fine di stabilire l’importanza effettiva e reale del contrassegno fatto valere
sul territorio interessato, occorre quindi non limitarsi a valutazioni puramente
formali, ma esaminare l’impatto del suddetto contrassegno sul territorio in
discorso dopo essere stato utilizzato quale elemento distintivo.”

153
 la promozione pubblicitaria effettuata utilizzando tale segno e
mezzi per essa impiegati, ivi compresa la distribuzione di tale
promozione pubblicitaria.

Riguardo al periodo di utilizzo del marchio, l’opponente dovrà provare


che l’utilizzo ha avuto luogo prima del deposito della domanda di
marchio dell’Unione europea o della data di priorità, se rilevante.215

Inoltre, dalle prove dovrà emergere chiaramente che l’utilizzo del


marchio di fatto o del segno, continua alla data del deposito
dell’opposizione.

In questo contesto, la Regola 19.2, lettera d), Regolamento di Esecuzione


216
sul Marchio dell'Unione Europea, REMUE , stabilisce espressamente
che se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato
all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente dovrà fornire prova del
diritto a proporre opposizione, dell'attuale esistenza, validità e della
portata della protezione di tale diritto del suo marchio anteriore o del
diritto anteriore.

Bisogna, infine, sottolineare che la nozione di “utilizzo nella normale


prassi commerciale”217 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE non
215
CGUE del 29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189, § 166-168.
216
Cfr. Regola 19.2, REMUE: “Entro il periodo di cui al paragrafo 1,
l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della
portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché
la prova del suo diritto a proporre opposizione.
In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:...d) se
l’opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all’articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento, la prova della sua acquisizione, della sua attuale
esistenza e della portata della protezione di tale diritto…”

217
Trib. UE 30/09/2010, causa T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27
e Trib. UE 09/07/2010, causa T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26;
29/03/2011; CGUE 29/03/2011, causa C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189,§ 142-
143.
Come sostenuto nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Cruz Villalón del 14
settembre 2010 della Causa Bud al § 92“….esistono notevoli differenze tra i

154
coincide quindi con la nozione di “utilizzo effettivo” riferito al giudizio di
confondibilità fra marchi europei registrati di cui all’articolo 42, paragrafi
2 e 3, RMUE.218

L'art. 8, n. 4, RMUE “è volto a tutelare i marchi non registrati


assimilandoli a marchi registrati, mentre l'art. 42, n. 2, del medesimo
regolamento definisce le condizioni alle quali il titolare di un marchio
anteriore registrato può proporre opposizione contro una domanda di
registrazione”.219

Pertanto, l’utilizzo nel caso del marchio di fatto deve essere interpretato
in virtù del particolare tipo di diritto in esame.

due livelli d’uso. Da un lato, la giurisprudenza considera che un marchio è


oggetto di un “uso effettivo” ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 40/94
allorché “assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di
origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o
di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono
tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dalla registrazione”. Quanto alla
nozione di “uso nel commercio”, finora la giurisprudenza ha avuto occasione
di interpretare tale espressione solo nel contesto dell’art. 9, n. 1, del
regolamento n. 40/94 e degli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva 89/104,
ritenendo che detto uso abbia luogo solo se il segno in questione sia utilizzato
“nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico,
e non nell’ambito privato”.”
218
Art. 42 RMUE ai commi 2 e 3 ”...2. Su istanza del richiedente, il titolare
di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve
addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione
della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia
stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è
stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime
ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore
fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova,
l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato
solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini
dell’esame dell’opposi- zione si intende registrato solo per tale parte dei
prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo
8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è
sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale
anteriore è tutelato.”
219
causa C-96/09 P, Bud, cit.,§ 142-143.

155
La Corte di giustizia ha ritenuto dichiarato che per “utilizzo del segno
nella prassi commerciale” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, si
intende “l'utilizzo del segno nell’ambito di un’attività commerciale
diretta ad un vantaggio economico e non nella sfera privata”.220

La CGUE ha sul punto però chiarito, che alcune consegne effettuate a


titolo gratuito potevano essere prese in considerazione al fine di verificare
la condizione attinente all’uso nella prassi commerciale del diritto
anteriore invocato, dal momento che era possibile che tali consegne
fossero state realizzate nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a
un vantaggio economico, ossia l’acquisizione di nuovi sbocchi221.

6.2 Disciplina dei marchi non registrati in Italia

Nell'ordinamento italiano, come in UE, la registrazione del marchio è


elemento costitutivo ai fini di ottenere il diritto esclusivo sul segno,
peraltro secondo l’articolo 2569 c.c. “…In mancanza di registrazione, il
marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571”.

L’art. 2571 c.c. prevede che “chi ha fatto uso di un marchio non
registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la
registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è
valso”.

Il marchio di fatto, è tutelabile quando presenta tutti i requisiti richiesti


per un marchio registrato e trova protezione attraverso l’uso che l’utente
ne fa e ne ha fatto, con la conseguenza che l’uso è il presupposto
costitutivo del diritto sul segno, ma solo la notorietà non puramente

220
CGUE 12/11/2002, causa C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; CGUE
25/01/2007, causa C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; CGUE 11/09/2007,
causa C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17; Trib. UE Raffaello Morelli,cit., §
32,33.
221
CGUE 29/03/2011, causa C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152

156
locale è poi presupposto costitutivo di tutela nel confronti del successivo
marchio registrato simile o uguale.222

Infatti il marchio di fatto, è definito come un segno “notoriamente


conosciuto” dal pubblico di riferimento di prodotti o servizi immessi sul
mercato, come del resto previsto dall’articolo 12.1 lettera a, c.p.i. secondo
cui “il marchio non registrato deve essere usato in modo da essere
notoriamente conosciuto in Italia o in una parte sostanziale del paese.”

A tal proposito, l’accertamento della sfera di uso o notorietà del marchio


non registrato risulta di fondamentale importanza per determinare il
relativo ambito di tutela in cui il titolare del marchio di fatto gode del
diritto di proseguire nell’uso del segno medesimo e di impedire la
circolazione di segni distintivi concorrenti e confondibili, potendo
opporre il proprio preuso al successivo depositante di un marchio identico
o simile a tale segno223.

Sotto tale aspetto, come già visto in ambito comunitario, anche per la
legge italiana emergono criteri differenti per il giudizio di confondibilità
fra marchi registrati e fra marchio di fatto e marchio registrato.

Mentre, il marchio registrato risulta protetto per l'intero territorio


nazionale, a prescindere dal suo uso effettivo 224, il marchio di fatto è
tutelato nella sola parte del territorio in cui consegua notorietà e, pertanto,
222
Cosi M. CARTELLA, Marchio di fatto e marchio registrato. Profili
differenziali, in Riv. dir. ind., 2002, I, 313 e RICOLFI, I segni distintivi di
diritto interno e comunitario, ed. Giappichelli, Torino 1999, p. 187.
223
Così CARTELLA , Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà
Industriale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 112.
224
Quantomeno entro il periodo consentito dall’art. 24 del codice della
proprietà industriale. In proposito DI CATALDO, I segni distintivi, Giuffrè, II
ed., Milano, 1993 p. 50, il quale afferma che “ la registrazione consente di
precostituire il diritto di marchio prima del lancio del prodotto […] e consente
al titolare di passare da un’attività territorialmente limitata all’intero mercato
nazionale, senza il rischio di incontrare, nelle regioni che saranno
successivamente raggiunte, altrui diritti di esclusiva sullo stesso segno”.
Ovviamente restano ferme le norme in materia di decadenza del marchio per
non uso, oltre alle altre in materia di registrazione secondo buona fede (art. 19 c.
2 c.p.i.).

157
al titolare di esso è riconosciuto un diritto di esclusiva limitato alla zona
geografica in cui l’uso di esso è concretamente avvenuto.225

Quindi, affinché venga riconosciuta tutela ad un marchi di fatto è


indispensabile l’uso effettivo di esso, dal quale si possa ricavare
l’intenzione dell’imprenditore di utilizzare detto segno come marchio per
i prodotto o servizi della sua impresa, non essendo sufficiente la mera
adozione o ideazione di un determinato segno distintivo.226

Per quanto attiene al potere invalidante del marchio non registrato,


l'ambito spaziale di tutela è diviso in “notorietà puramente locale” e
“notorietà non puramente locale o generale”227.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett.
a), si ricava la disciplina che regola il caso in cui sorga un conflitto fra chi
abbia usato un determinato segno come marchio senza, però, registrarlo e
chi abbia successivamente registrato un contrassegno uguale o simile per
beni identici o affini.228

Pertanto chi ha pre-usato un marchio non registrato in ambito meramente


locale ha diritto di continuare ad utilizzare detto segno nei limiti della
precedente diffusione, geograficamente ristretta all'ambito locale, mentre,
qualora il titolare del marchio non registrato abbia ottenuto attraverso il
preuso una notorietà generale sul mercato, potrà ricorrere per far
dichiarare la nullità per mancanza di novità di un segno distintivo uguale
225
Sul punto Trib. Milano, 03 febbraio 2005 in Riv. dir. ind., fasc.6, 2005,
pag. 358 con nota BOZZOLA Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto e
CARTELLA, Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, in Riv.
Dir. Ind., 2002, I, p. 318.
226
Trib. Torino 15-10-2010, AIDA 11, 814; Trib. Bari 26-10-2009, Trib.
Catania 15-11-2007, GADI 07, 1072 e in dottrina MANGINI, Il marchio ed
altri segni distintivi, nel Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico
dell’Economia diretto da Galgano, vol V, Cedam, 1982, p. 212.
227
In tal senso VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, Giuffrè, II ed.,
Milano, 2001, p. 78.
228
SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario,
Giuffrè, Milano, 2007 , p. 116 ss.; RICOLFI, I segni distintivi. Diritto interno e
comunitario, Giappichelli, Torino, 1999 , p. 84 ss..

158
o simile registrato successivamente229.

Bisogna, quindi, stabilire la portata dell’ambito territoriale e


merceologico della notorietà del marchio di fatto.

Secondo l’impostazione tradizionalmente seguita, la “notorietà


puramente locale” dell’uso del marchio si ha solamente quando la
conoscenza del marchio non abbia superato limiti territoriali piuttosto
ristretti, sia pur comprendenti un’intera regione.230

Recentemente si è ritenuto che il concetto di “notorietà generale”


presuppone un uso del segno in un numero elevato di regioni, in modo
tale da avvicinare l’ambito di protezione territoriale del marchio di fatto a
quello del marchio registrato che prevede , appunto, una conoscenza da
parte dei consumatori del marchio per l’intero territorio nazionale.231

Naturalmente, si dovrà fare riferimento a differenti fattori, legati ai tempi


ed alla società contemporanea, come la pubblicizzazione del marchio, per
valutarne la forza espansiva, nonché ogni altro elemento che possa
comprovare una diffusione non locale del medesimo, come l'offerta in
internet o la redazione di opuscoli informativi in diverse lingue.

Pertanto, attualmente, si riconosce al marchio di fatto una “notorietà


generale” quando l’uso del segno avviene a livello pluri-regionale o
anche solo regionale ovvero, avviene nell'ambito di popolose province
229
A. MUSSO, Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio.
Brevetti. Disegni e modelli Commentario al codice civile a cura di Scialoja
Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2012,p.382 e ss
230
Vedi in tal senso RICOLFI in Trattato dei Marchi ,Vol.1, ed. Giappichelli
Torino 2015 pag. 839; MANGINI, Il marchio non registrato, Cedam, 1964,
p.19; in giurisprudenza Trib. Genova 21-05-1974, GADI 74, 692; Trib. Milano
16-12-1954, T.56, 386.
In senso contrario, ovvero che un uso del segno a livello regionale da luogo a
notorietà generale: SPOLIDORO, Il preuso del marchio, in commento tematico
della legge marchi, Commento tematico della legge marchi in Marasa, Masi,
Olivieri, Spada, Spolidoro e Stella Richter, Ed. Giappichelli, 1998, p. 50.
231
Cosi CARTELLA, op.cit. in Riv. dir. Ind. 02, 317 e ss; e in giurisprudenza
Trib. Milano 02/05/2013, n. 6095 reperibile online:
http://www.sugamele.it/allegati/05-07-2013-
SP_SOC_13TribMi_aliprandi_s.pdf

159
con la conseguenza che il concetto di “notorietà puramente locale”
dovrebbe essere ristretto ad ipotesi di utilizzo del marchio in un modesto
ambito provinciale o relativo a poche città.232

La prosecuzione di uso del segno da parte del pre-utente, dopo l’altrui


registrazione di un segno uguale o simile per prodotti identici o affini,
dovrà comunque mantenersi, come previsto dall’art. 2571 c.c. negli stessi
limiti territoriali e quantitativi precedentemente raggiunti, senza ulteriori
aumenti o estensioni, dovendo oltretutto osservare un comportamento
concorrenziale corretto ai sensi dell'art. 2598 n.1 c.c..233

Per l’art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. “Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d’impresa i segni che, alla data di deposito
della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in
commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico”.

Stabilisce, inoltre, che “l’uso precedente del segno, quando non importi
notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la
novità”.

Pertanto, quest’ultima fattispecie di preuso non è di ostacolo alla


successiva registrazione di un marchio identico o simile, diversamente
dalla circostanza di una “notorietà non puramente locale o generale”,
che, invece, può condurre all’invalidazione dell’altrui segno

232
Trib. Pisa, 02/04/2015, n. 443, ritrovabile online al sito:
https://www.iusexplorer.it/Dejure/SentenzeidDocMaster=4698927&idDataBan
ks=6&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=969248439&pid=1
9&IsCorr=False
233
VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, VII
ed., Milano, 2012 , p. 191-192, afferma che “chi abbia registrato un marchio in
questa situazione dovrà tollerare che il preutente continui nel proprio uso,
potendo solo esigere che quell’uso rimanga, sia quantitativamente che
territorialmente, nei limiti del preuso e, perciò, non aumenti, né si estenda”.

160
posteriormente registrato. 234

L’art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i conclude ribadendo che “il terzo pre-utente
ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della
pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione
del marchio stesso”.

In passato, onde evitare situazioni di confusione sul medesimo mercato


locale fra il marchio di fatto e il successivo marchio registrato s’era
dubitato sulla possibilità del registrante successivo di usare il suddetto
marchio registrato nella zona del preuso, e a sua volta, si era ipotizzato
che soltanto il pre-utente avrebbe potuto utilizzare il proprio marchio per
contraddistinguere i propri beni o servizi in quell’ambito locale.235

“L’attenuazione della tutela dai rischi confusori, derivante dalla più


limitata legittimazione all’azione di nullità del marchio per mancanza di
novità, l’intervenuta giurisprudenza e, soprattutto, sul piano tecnico,
l’inevitabile diffusione dei marchi registrati a livello nazionale ( e
oltre…) attraverso i mezzi di comunicazione – che renderebbero assai
difficile isolare una sorta di enclave sottratta alla distribuzione dei beni
o comunque dall’attività pubblicitaria da parte del registrante - hanno
indotto inevitabilmente a concludere che, nella medesima zona del
preutente, anche il registrante possa (altrettanto inevitabilmente) ad
utilizzare il proprio segno,236 essendo piuttosto in base allo “statuto di
234
Trib. Pisa, 02/04/2015, n. 443: “Se, al contrario, il precedente uso del
marchio non determina notorietà generale di esso ovvero, determina una
notorietà "puramente locale", non vi è difetto di novità in capo al titolare del
segno successivamente registrato, restando salvo, come si dirà oltre, il diritto
del preutente di continuare l'uso del marchio nei limiti della diffusione
locale.”; in dottrina vedi A. MUSSO, Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e
insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli Commentario al codice civile a
cura di Scialoja Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2012,p.383 e ss.
235
A. MUSSO, Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio.
Brevetti. Disegni e modelli Commentario al codice civile a cura di Scialoja
Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2012, p. 384.
236
Cosi Cass. 26-06-2007 n.14787, Giust. Civ, 2008, I, 1513; Cass. 06/4405;
Trib. Roma 19-8-2009, GADI 09, 1108; Trib. Bari 30-12-2004; Trib. Roma 27-
02-2004, GADI 04, 1551 e in dottrina VANZETTI – DI CATALDO, Manuale

161
non decettività” che si è inteso imporre al titolare del marchio registrato
un parziale onere di differenziazione nell’ambito della interferenza
locale, qualora i due marchi siano identici e non solo simili o risultino
comunque confondibili.”237

Pertanto, alcuni autori238 non mancano di osservare che il dettato


normativo dell’articolo 11 c.p.i. prevede un divieto di uso confusorio del
marchio successivamente registrato in relazione al marchio di fatto. Da
ciò deriverebbe un onere di differenziazione riguardo al contesto della
presentazione del bene o servizio nei casi di preuso locale del marchio di
fatto.

Si deve, peraltro concludere che nel caso di conflitto fra marchi, uno di
fatto e uno successivo registrato, molto simili o, addirittura, identici,
possa persistere un inevitabile grado di confondibilità. In tali casi potrà
soccorrere l’effettiva percezione che il pubblico ha del marchio di fatto.239

Sul piano processuale l'onere probatorio circa l'estensione territoriale del


preuso spetta naturalmente al preutente, in quanto titolare dell'interesse a
dimostrare la legittimità di siffatto utilizzo e l'anteriorità dei suoi diritti.

Anche secondo il diritto italiano, come in quello comunitario, “la prova


del preuso deve essere data con riferimento alle specifiche e concrete
modalità di diffusione dei prodotti contraddistinti dal marchio, al periodo
dell'asserito preuso, ai soggetti destinatari della distribuzione, ai luoghi
di affermata diffusione ed all'estensione della stessa (, nonché deve

di diritto industriale, Giuffrè, ed. VII, Milano, 2012, p. 141 e ss.


237
A. MUSSO, Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio.
Brevetti. Disegni e modelli Commentario al codice civile a cura di Scialoja
Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2012, p.384.
238
La VILLA, Introduzione al diritto dei marchi d’impresa,p.60;
VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè,ed. VII,
Milano, 2012 p. 179.
239
A. MUSSO, cit., p.385 il quale opportunamente fa riferimento anche
all’istituto della convalidazione del marchio ex art. 28 c.p.i.

162
essere attuale ovvero, non deve essere cessato da tempo sì da far venir
meno la notorietà locale acquisita”240.

Per un quadro completo della disciplina bisogna considerare

 l’art. 28, co. 1, c.p.i. che fissa il principio per cui: “Il titolare di
un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il
titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un
marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono
domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore ne'
opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai
quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio
marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il
marchio posteriore sia stato domandato in mala fede.Il titolare
del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello
anteriore o alla continuazione del preuso.”, nonché

 il già citato art. 2598 c.c. secondo cui “Ferme le disposizioni che
concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto,
compie atti di concorrenza sleale chiunque:

a. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i


nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o
imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l'attivita' di un concorrente”.

240
Trib. Pisa, 02/04/2015, n. 443 cit. che riprende il § 4 della sentenza del
Trib. Torino 24.5.2013 in
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wpcontent/uploads/2014
/03/20130528_RG16967-20113.pdf.

163
6.3 Considerazioni conclusive
All’esito delle analisi delle previsioni del diritto comunitario ed italiano si
deve concludere che la valutazione di un rischio di confusione fra un
marchio non registrato ed un marchio registrato deve essere condotta
attraverso criterio di giudizio concreto, basato su una concreta percezione
che il pubblico ha del segno attraverso il suo uso nel commercio 241, non
ponendosi per questi segni il problema di un “giudizio di confusione
astratto”.

Pertanto, il titolare di un marchio non registrato non può fruire di una


tutela giuridica che va al di là dei limiti specifici entro cui l’uso si è
concretamente esplicato: “in tale prospettiva, l’ambito di tutela
merceologica del marchio di fatto viene rigorosamente circoscritto al
perimetro di effettività e attualità della sua utilizzazione, non essendovi
alcuna ragionevole motivazione per tutelarlo nell’ambito del mercato
potenziale ove non ha acquistato concreta valenza distintiva”242.

Non viene, quindi, valorizzata la “naturale forza espansiva del marchio”


ovvero dei “presumibili sviluppi commerciali che si estendono ai
prodotti affini o succedanei purché rientranti nella potenziale e logica
area di espansione dell’attività imprenditoriale del titolare medesimo”243.

Un'ulteriore considerazione, strettamente connessa alla valutazione del


rischio di confusione fra un marchio di fatto e un marchio registrato,
241
Cfr. Trib. Milano 8.2.1979, in GADI, n. 1165, secondo il quale “i prodotti
dovranno essere dichiarati confondibili solo in quanto tali possano apparire ai
consumatori nella realtà concreta entro il quale il loro convincimento si
forma”.
242
Cfr. App. Milano 3.7.1992, in GADI, n. 2842, secondo la quale “la
protezione merceologica del marchio di fatto trova la propria ragion d’essere
[…] nella situazione di fatto storicamente venutasi a determinare”, che
presuppone un uso del marchio caratterizzato da “connotati riscontrabili […]
che logicamente assai poco si conciliano […] con una ipotetica tutela del
marchio in funzione di un suo ipotizzabile futuro uso per contrassegnare
prodotti diversi da quelli cui attualmente esso si riferisce”.
243
Cfr. per la giurisprudenza Cass. 22.11.1976, n. 4384, in GADI, n. 797.

164
riguarda i criteri su cui basare il “giudizio di affinità merceologica”,
ovvero la comparazione fra prodotti o servizi dei marchi in conflitto.

Nello specifico, ci si chiede se tale valutazione debba essere svolta


secondo un criterio maggiormente rigoroso, riducendo l’area di affinità in
ossequio al principio secondo cui “il marchio di fatto deve beneficiare di
un livello di protezione minore di quello garantito all’omologa figura
registrata”244.

Sul punto, la prevalente dottrina 245, tende a dare risposta negativa al


quesito in analisi, ritenendo che non vi siano ragionevoli motivi per
rendere maggiormente severo il giudizio di confusione in ordine
all’estensione merceologica del marchio di fatto rispetto a quello
registrato.

Nonostante si riconosca una tutela merceologica più ampia al marchio


registrato, in relazione ai prodotti o servizi indicati nella registrazione,
rispetto al marchio di fatto, si sostiene che “l’estensione della tutela del
marchio ai prodotti affini derivi dalla funzione distintiva dello stesso
segno distintivo (sia registrato, che non registrato).246

Pertanto “sotto il profilo dell’ampiezza merceologica della


protezione,...dovrà farsi riferimento al grado di notorietà qualificata
raggiunto dal segno, nel senso che tanto più alto sarà questo grado,
tanto più probabile sarà che anche prodotti diversi da quelli per i quali il
segno è usato siano dal pubblico ricondotti al titolare di esso, e perciò

244
v. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale,
Giuffrè, Milano, 2006, p. 131-132.
245
v. VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, Giuffrè, II ed., Milano,
2001 p.32 e ss., e CARTELLA, op. cit., p. 133.
246
v. CARTELLA, op. cit., p. 133, il quale afferma “che il giudizio di
affinità, essendo una componente della valutazione del rischio di confusione, è
suscettibile di un qualche grado di variabilità, posto che il giudizio sul rischio
di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che vengono in
considerazione”; pertanto un tale legame tra gli elementi rilevanti nel caso di
specie “può avere per effetto che l’essere la notorietà non puramente locale o
l’uso generalizzato sul territorio, incidano sulla valutazione di affinità,
ampliandone la sfera”.

165
tanto più la tutela potrà estendersi a livelli sempre meno vicini di
affinità”247.

247
v. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “codice”,
cit., p. 106-107; e nello stesso senso MUSSO,cit,p.225 e ss.

166
CAPITOLO SETTIMO

RISCHIO DI CONFUSIONE IN ITALIA


7.1 Valutazione Astratta o Concreta?
La normativa italiana sui marchi riconosce la medesima tutela di cui
all’articolo 8.4 RMUE: il marchio può essere escluso dalla registrazione
se a causa dell’identità o somiglianza con il marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza del prodotto o dei servizi per i quali i due
marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione/associazione
per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

Tale condizione è posta a fondamento del giudizio di nullità e definisce


l’ambito di protezione della registrazione di fronte alla contraffazione
operata da terzi.

Dottrina e giurisprudenza nazionale e comunitaria si sono dunque


adoperati per stabilire i criteri per giungere a un ragionevole giudizio di
confondibilità allorquando si procede al confronto tra due o più segni.

Pertanto, l’aspetto, ripetutamente dibattuto e studiato dagli studiosi


italiani, sia in dottrina che in giurisprudenza riguarda l’interpretazione
degli articoli 12 e 20, c.p.i. in materia di novità del marchio e di rischio di
confusione.

L’elemento controverso risiede nel considerare e riconoscere o meno un


ruolo nel giudizio di confondibilità alle modalità effettive di utilizzo del
marchio anteriore registrato.

Si crea la c.d. distinzione tra un giudizio di confondibilità “in astratto” ed


un giudizio di confondibilità “in concreto”.248

248
“Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella
giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti ed impertinenti”,
in Riv. dir. ind. 2004, I, pag. 201; N.FERRETTI e S. SPADAVECCHIA
Confondibilità in astratto e in concreto”, in Il Dir. Ind. 2007, pag. 58.

167
La valutazione in astratto prende in considerazione gli elementi risultanti
dalla registrazione (ad es. esemplare del segno, indicazione del genere di
prodotti o servizi che il marchio dovrà servire a contraddistinguere) al
fine di conferire relativa certezza dei diritti attraverso il mero esame
formale della registrazione.

Secondo l’altro orientamento, ad assumere un ruolo centrale nell’esame


sul rischio di confusione sarebbero tutte le modalità di uso effettivo del
segno anteriore, nonché il contesto in cui questo uso si colloca. In altre
parole, la tutela della funzione distintiva dovrebbe essere commisurata
alla concreta interferenza con questa funzione e basarsi sul significato che
ciascun marchio presenta di fatto agli occhi del consumatore.

Si è osservato che la confondibilità in astratto si sostanzierebbe in una


valutazione sul segno inteso come bene autonomo e volto a tutelare “il
diritto all’uso esclusivo” dello stesso da parte del titolare249, mentre la
confondibilità in concreto si sostanzierebbe in una valutazione che attiene
più propriamente a profili legati alla concorrenza sleale e volta a
considerare le concrete modalità di uso del segno.250
Tale distinzione trova riscontro nell’undicesimo Considerando della
Direttiva sui marchi dell’UE251, il quale prevede che “si deve tenere

249
SENA, cit, ibidem
250
RICOLFI, cit., ibidem
251
Undicesimo considerando della Direttiva 95/2008 secondo il quale:
“La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in
particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa dovrebbe
essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché
tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di
somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È
indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di
confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi
fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato,
dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato
o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra
i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della
tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali

168
conto della notorietà del segno come uno dei fattori del giudizio”,
ritenendo che la notorietà del marchio, le modalità e l’ambito della sua
diffusione sul mercato siano elementi rilevanti ai fini di determinare il
carattere distintivo del segno e quindi, anche nel giudizio sulla
confondibilità di due marchi.

7.1.1 Confondibilità in astratto


A favore di un giudizio di confondibilità in astratto, si è però sostenuto
prima della Direttiva 95/2008,252 che il rischio di confusione debba essere
condotto sulla base dei soli elementi che risultano dalla domanda di
registrazione del segno, astrattamente considerata, senza tenere conto
dell’uso concreto del marchio.

Sena, principale fautore di tale tesi, a proposito delle ragioni a favore di


un'analisi astratta della confondibilità tra marchi ricorda che:

 le disposizioni più significative del c.p.i. sui marchi fanno


riferimento sempre solo alla registrazione e che il marchio
registrato è tutelato anche se non sia stato ancora usato;
 le ricerche di anteriorità hanno ad oggetto i segni così come sono
iscritti nel registro: esigenza fondamentale per la certezza del
diritto e per gli operatori/consumatori;
 vi è la presunzione di confondibilità di cui all’articolo 20.1,lett. a,
c.p.i., in presenza di marchi in conflitto “identici-identici”;
 il caso di marchio registrato non ancora usato, sotto il piano
sistematico, non consente di prendere in considerazione elementi
diversi da quelli risultanti dalla registrazione, non essendo
possibile un giudizio di confondibilità in concreto.

nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere
constatato il rischio di confusione, e in particolare l’onere della prova.”
252
Si veda SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Giuffrè, Milano 1994, pag. 71
e ss. e Confondibilità in astratto e in concreto, in Il Dir. Ind. 2007, pag. 58.

169
L’autore precisa che le norme a tutela della non confondibilità tra
marchi devono trovare applicazione tanto nel caso di marchio
usato quanto nel caso di marchio (registrato) ma non (ancora)
usato;

 il caso del marchio che gode di rinomanza, infine dimostra


l’estraneità di una valutazione ai fini della confondibilità fra
marchi registrati in quanto in tale caso il giudizio di
confondibilità prescinde per definizione da ogni valutazione sul
collegamento del marchio con i relativi prodotti o servizi.
L’ordinamento attraverso le norme in materia di marchio che
gode di rinomanza tutela il carattere distintivo e la rinomanza del
marchio come bene autonomo, elidendo qualsiasi collegamento
col bene contrassegnato.
Dall'analisi di Sena si dovrebbe pertanto concludere che il legislatore
abbia privilegiato “la certezza dei diritti acquisiti con la registrazione
stessa”253, preferendo un giudizio sulla confondibilità fra marchi svolto
solo comparando i segni così come registrati, senza considerare come essi
siano effettivamente utilizzati sul mercato.

Coerentemente al dettato normativo, nel giudizio di confondibilità il


riferimento alla identità o affinità tra i prodotti dovrebbe essere riferito a
prodotti astrattamente omogenei, ma non necessariamente (e
concretamente) confondibili254.

253
Cfr. SENA Confondibilità in astratto e in concreto, cit., pag. 60. Per Sena
“deve osservarsi che il riferimento normativo ai prodotti, a fianco dell’identità
o somiglianza fra i segni non può che intendersi come riferito a prodotti
astrattamente omogenei, ma non necessariamente e concretamente
confondibili, come avviene evidentemente nel caso di prodotti diversi, ancorché
affini”.
254
Cfr. oltre a SENA op.cit.; SARTI in UBERTAZZI, La proprietà
intellettuale, Giappichelli, 2011, pag. 59; e in giurisprudenza App. Milano 6
luglio 2001 in GDI 2003, 172, secondo cui la valutazione della nullità di un
marchio per la preesistente registrazione di un altro marchio deve essere
effettuata considerando il rischio di confusione con riguardo ai marchi come
registrati e non anche come concretamente utilizzati.

170
7.1.2 Confondibilità in concreto
Di contro, altra parte della dottrina255 ha evidenziato la necessità, anche
sulla scorta delle indicazioni della citata direttiva del 2008, di valorizzare
l’uso del marchio nella valutazione del rischio di confusione,
contemperando così la valutazione astratta con un profilo di concretezza.

Ruolo decisivo diviene, pertanto, a tal fine, la percezione del pubblico di


rifermento, ritenendosi, in effetti, che tale profilo possa giocare un ruolo
decisivo per stabilire l’esistenza della contraffazione256.

Secondo questa tesi il giudizio di confondibilità in astratto dovrebbe


essere circoscritto ai soli casi di contraffazione del marchio registrato non
ancora usato e ai casi di limitata o circoscritta notorietà del marchio
registrato ed alle ipotesi di marchi c.d. “identici-identici”.
Tali ipotesi sarebbero, però, da considerare come situazioni residuali e
eccezionali, previste o comunque desumibili dalla legge, dalle quali non
sarebbe possibile trarre un principio generale.257

7.2 Considerazioni conclusive


La distinzione tra rischio di confusione in astratto e in concreto ha avuto
in ogni caso il pregio di evidenziare due elementi essenziali nell’indagine
sulla confondibilità:

 attraverso la comparazione astratta: si privilegia il profilo delle


informazioni che il marchio può comunicare attraverso la sola
registrazione e ciò in una prospettiva di certezza del diritto e di
affidamento degli operatori (inclusi gli uffici competenti per la
registrazione dei marchi ed i giudici) sulle risultanze formali del
registro marchi;

255
GALLI, in GALLI – GAMBINO, Codice ipertestuale commentato della
proprietà industriale e intellettuale, UTET GIURIDICA, 2011 pag. 149 e ss.
256
RICOLFI, Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino,2015, p.657 e ss.
257
MAYR, in UBERTAZZI, Commentario breve, cit. p.267

171
 attraverso la comparazione concreta, si evidenzia la necessità di
valorizzare il profilo effettivo di interazione del marchio con il
suo pubblico di riferimento, in un dato mercato e settore, e
secondo quel preciso messaggio che il marchio è (o potrebbe
essere) in grado di comunicare.

Secondo le indicazioni riportate nel citato Considerando della Direttiva


95/2008 entrambi i metodi hanno una loro validità ed entrambi devono
essere applicati.

Pertanto, in linea di principio, nel giudizio di confondibilità si


applicheranno inizialmente le risultanze dell’atto di registrazione, ed in
seguito, proprio perché l’impiego del marchio della cui registrazione si
snoda lungo un periodo di tempo, le vicende antecedenti e anche quelle
successive alla domanda di registrazione potranno divenire rilevanti per
valutarne la capacità distintiva e, quindi, anche per il relativo giudizio di
confondibilità.258

In questa ottica si è ritenuto ragionevole considerare che la registrazione


sia una sorta di ‘dote’ del marchio, che l’uso può accrescere (anche
attraverso l’istituto del secondary meaning) allargando il campo entro il
quale può verificarsi un rischio di confusione o viceversa, restringerlo (in
caso venga richiesta la prova di uso effettivo del marchio durante un
procedimento di opposizione o di nullità o in caso di non uso del
marchio).259

A questo punto il giudizio di confondibilità dovrà valutare i due marchi


secondo criteri che possono essere o analitici (con scomposizione –
ovviamente nel caso di marchi non identici - dei singoli elementi di
ciascun marchio e relativa comparazione di ciascuno di essi), o sintetici
258
RICOLFI, Trattato dei marchi, cit., p. 287 e ss .
259
In tal senso GALLI, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo
di confusione, in AA.VV., Segni e forme distintive. La nuova disciplina,
Milano, 2001, pag. 25.

172
con una valutazione che, pur analizzando i singoli elementi dei due segni,
operi una sintesi complessiva che riferita al mercato di riferimento dei
singoli prodotti o servizi che contraddistinguono i due marchi.

La giurisprudenza a tal proposito si è ormai orientata verso questo


secondo metodo di valutazione.

In tal senso sono gli insegnamenti della Cassazione che, in più occasioni,
ha evidenziato che l’analisi di un marchio ai fini della sua confondibilità
con un altro deve basarsi su una valutazione “ (…) globale e sintetica
avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla
normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di
prodotti di cui si tratta”.
Questo perché il marchio viene percepito dall’osservatore nella sua
rappresentazione complessiva e d’insieme e non certamente nei suoi
particolari. Pertanto, tale valutazione globale deve fondarsi
sull’impressione generale prodotta dai marchi, in considerazione, in
particolare, degli elementi dominanti e distintivi dei medesimi.
La confondibilità tra segni distintivi consiste, quindi, nel ragionevole
rischio di confusione tra gli stessi, da valutarsi per mezzo di un “giudizio
di comparazione globale e sintetico”, che assuma quale parametro di
riferimento “la normale diligenza e avvedutezza del consumatore medio
di quel genere di prodotti”.260
Da quanto afferma la Cassazione si può sostenere che l’analisi dei fattori
grafici-sonori-concettuali congiunta all’analisi del fattore comunicazione
del segno, ossia alla “percezione globale del segno” da parte di un
consumatore medio rappresenta il criterio interpretativo più attendibile
per la valutazione della sussistenza o meno del requisito della capacità
distintiva di un marchio.
L’esame deve, inoltre, basarsi su un raffronto dei segni che tenga conto
dei loro elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione, con
la conseguenza che si riscontra la confondibilità tutte le volte in cui i
260
App. Roma, 18/03/2013 C- n. 1527, Academy of motion pictures arts and
sciences c. associazione oscar della musica e altri, De Jure Giuffrè

173
marchi, nel loro complesso, possano provocare nella mente del
consumatore un’impressione di somiglianza e, quindi, un’impropria
associazione e confusione.

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