Expediente No.

87650-2019 (OPOSICION dentro de la Solicitud de Registro de

Marca: “Chulo E. Méndez” de la clasificación 18,20,25.)

SEÑORA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

TOMAS ALFONOSO CHACLAN MENCHU: de treinta y seis años de edad, soltero,

guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, atentamente ante usted.

EXPONGO:

I. Actúo en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la entidad SAUL E.

MENDEZ tal y como lo acredito con el testimonio de la Escritura Pública número
catorce autorizada en esta ciudad, el día nueve de febrero de dos mil diecinueve,
por el Notario Cristóbal Aldair Hernández Méndez, documento que se encuentra
inscrito en la Dirección del Archivo General de Protocolos bajo el número sesenta y
siete mil novecientos cincuenta guión E, el cual acompaño en copia legalizada al
presente memorial. II. Actúo bajo la Dirección y Procuración del Abogado Pablo
Efraín Calderón Avelar, y señalo como lugar para recibir notificaciones, su oficina
profesional ubicada en en la Calle Rodolfo Robles, diecinueve guion veinticuatro de
la zona tres, Tercer Nivel Edificio Plaza Esmeralda de la ciudad de Quetzaltenango
III. Comparezco en la calidad con que actúo, a plantear OPOSICIÓN contra el la
inscripción del distintivo cuyo registro se solicita a través del presente expediente
con base en los siguientes,

HECHOS

a) Uno de septiembre del año dos mil diecinueve se publicó un edicto dentro del
cual se informaba respecto de la solicitud de registro de la marca “CHULO E.
MENDEZ” y diseño, para identificar productos de la clase dieciocho, veinte y
veinticinco de la clasificación internacional del arreglo de Niza, de acuerdo al
listado de productos que obra en la solicitud que diera inicio al expediente arriba
identificado, a nombre de la entidad SAUL E. MENDEZ.
b) Ante el anterior aviso publicado, la entidad a la que represento se ve obligada a
OPONERSE al registro de dicho signo distintivo, desde el momento que el
 mismo resulta ser semejante fonética, gráfica e ideológicamente al signo
registrado y en trámite de ser registrados por mi representada, tal como SAUL
E. MENDEZ, signo que ha sido registrado por mi representada en diversas
variaciones y combinaciones, en la clase dieciocho, veinte y veinticinco de la
clasificación internacional contenida en el arreglo de Niza, signos distintivos que
sólo con verlos resultan Notorios para cualquier persona que haga uso de los
servicios y productos vendidos dentro del territorio Guatemalteco, por lo que
resulta ser no solo una marca notoria si no por demás famosa en Guatemala así
como a nivel internacional.
c) Es el caso que El nombre Saul E. Méndez data desde 1953, es reconocido en
Guatemala y en varias partes del mundo, destaca no solo por restaurantes y
cafeterías, sino también por su constante innovación en todo lo referente a la
Moda y en el año 2017 surge la empresa denominada Chulo E. Méndez, una
compañía que hace parodia de algunos productos de diseñadores
guatemaltecos e internacionales. Los productos de Chulo se identifican por
tener una hiena realzada en las entradas en lugar de las cebras que destacan
en la marca Saul E. Méndez; un color rosado en sus tiendas con puntos negros,
en lugar del rojo de las tiendas Saul. Los productos elaborados de Chulo, son
también trajes tipo sastre con un toque de tejidos guatemaltecos provenientes
de San Juan La Laguna en todas las solapas, con la insignia Chulo E. Méndez.
Las tiendas de Chulo E. Méndez se han posicionado muy rápido no solo en la
ciudad capital, sino también en el interior del país, por tener precios módicos, y
por lanzar una publicidad más amigable con el consumidor, por lo que los
asesores de Chulo han decidido iniciar su registro de marca ante el registro de
la Propiedad Intelectual bajo las mismas clases de Saúl E. Méndez. Razón de
que mi representada se opone a la inscripción de la marca ya que es totalmente
similar a la marca que represento
d) Hay que agregar a lo anterior, la notoriedad de los signos de mi representada la
cual a la fecha ya se ha convertido en fama, ya que es un signo distintivo que se
asocia sobre todo la moda y la clase de producto que la entidad tiene a la venta.
e) Con base en todo lo anterior, la presente oposición resulta por demás
procedente y la misma en su oportunidad habrá de ser declarada CON LUGAR,
y el registro marcario contra el cual se presenta la presente oposición deberá ser
declarado SIN UGAR.
MEDIOS DE PRUEBA

1) Edicto Publicado con fecha uno de septiembre del año dos mil diecinueve en
donde se hace saber de la inscripción de la marca el Chulo E. Mendez. productos
de la clase dieciocho, veinte y veinticinco de la clasificación internacional del arreglo
de Niza, de acuerdo al listado de productos que obra en la solicitud que diera inicio
al expediente arriba identificado, a nombre de la entidad SAUL E. MENDEZ.

2). Copia legalizada del documento con que acredito la calidad con que actúo.
testimonio de la Escritura Pública número catorce autorizada en esta ciudad, el día
nueve de febrero de dos mil diecinueve, por el Notario Cristóbal Aldair Hernández
Méndez, que se encuentra inscrito en la Dirección del Archivo General de
Protocolos, bajo el número sesenta y siete mil novecientos cincuenta guión E.
3). Copia legalizada de la inscripción de la empresa SAUL E. MENDEZ. La cual se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo las siguientes
clasificaciones: NIZA: Clase 18, Clase 20 y clase 25.
4). Signo distintivo de la marca SAUL E. MENDEZ, con la que se distingue dicha
empresa, que también se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
Intelectual.
5). Fotografías del signo de la empresa CHULO E. MENDEZ, con las que se
demuestran que es similar a la de la empresa SAUL E. MENDEZ.

FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial indica entre otras cosas que

cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de
registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha
de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de
hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de
prueba en que sustenta su pretensión, ya demás, cumplir con lo establecido en el
artículo 5 de la ley en referencia. De la oposición se dará audiencia al solicitante de
la marca por el plazo de dos meses. El artículo 21 inciso a) de la misma Ley indica
que no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo
cuando ello afecte algún derecho de tercero, entre otros casos, si el signo es
idéntico o similar a una marca o expresión de publicidad comercial registrada o
solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o
servicios. El artículo 29 del mismo cuerpo legal, indica entre otras cosas que tanto
para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se
tomará en cuenta, entre otras reglas, las siguientes: a) Deberá en todo caso darse
preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está; b) Los signos en conflicto
deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que
producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la
citación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate; así mismo
en su inciso d) se indica que se debe dar más importancia a las semejanzas que a
las diferencias entre los signos; en su inciso e)se indica que los signos debe
examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o
se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de
venta y tipo de consumidor a que van destinados; el inciso f) del mismo artículo en
referencia indica que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que
los signos sean semejantes, sino que además que los productos o servicios que
identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de
asociación o relación entre ellos; el inciso g) indica que no es necesario que haya
ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que
dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura
e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios.

PETICIONES

I. Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus

antecedentes.
II. Se tome nota de la calidad con que actúo con base en el documento
identificado en el apartado expositivo.
III. Se tome nota de la dirección y procuración bajo la cual actúa, y del lugar
señalado para recibir notificaciones.

IV. Con base en el presente memorial, se tenga por planteada en nombre de la

entidad a la que represento, la presente OPOSICIÓN al registro marcario El Chulo
E. Mendez. en clase dieciocho veinte y veinticinco de la clasificación internacional
contenida en el arreglo de Niza.

IV. Se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado

respectivo.
V. Se corra audiencia a la entidad EL CHULO E. MENDEZ A. solicitante del
registro marcario contra el cual se plantea la presente oposición, por el plazo
de dos meses.
VI. De estimarse necesario, se abra a prueba la presente oposición por el plazo
de dos meses.

VIII En su oportunidad, al dictarse la resolución que en derecho corresponde, se

declare: CON LUGAR la presente OPOSICIÓN y en consecuencia se declare SIN
LUGAR el registro de la marca EL CHULO E. MENDEZ en clase DIECIOCHO
VEINTE Y VENITICINCO, solicitada por la entidad SAUL E. MENDEZ

CITA DE LEYES:

Artículos citados y 26, 27, 44, 51, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,75, 177, 178,
179, 194 Y 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículos 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, 16,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de la Ley de Propiedad Industrial; artículo 24 del
reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Quetzaltenango, veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve.

Acompaño dos copias del presente memorial y documentos adjuntos.

f.