ANDRÉS​ ​FELIPE​ ​TARAZONA​ ​T.

201016122

SIGNOS​ ​DISTINTIVOS
SEMANA​ ​16
TRADE-DRESS

La interpretación de la norma marcaria presentada por ​Apple para la solicitud del registro de
marca tridimensional, nacional en los Estados Unidos y posteriormente de forma
internacional acorde al Protocolo de Madrid, para la clase 35 de la Clasificación de Niza que
atiende a ​“servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas
informáticos y periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus
accesorios, así como la demostración de productos al respecto”. ​La novedad interpretativa
es que este registro se hizo para los establecimientos de comercio “​flagship store” ​o tiendas
insignia de la marca Apple Inc., con la anexión de un dibujo (bastante genérico) de las
stores, que bastó para que la oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
concediera el registro marcario. Sin embargo, en Europa el trámite fue diferente en cuanto a
que los países miembros de la Unión Europea se plantearon cuestiones prejudiciales sobre
la​ ​compatibilidad​ ​de​ ​esta​ ​interpretación​ ​Americana​ ​con​ ​las​ ​normas​ ​comunitarias​ ​Europeas.

En específico, las cuestiones giraban en torno a la interpretación del artículo 2 de la

Directiva​ ​2008​ ​de​ ​1995,​ ​la​ ​cual​ ​establece:

“Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación
gráfica, especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y
modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de
que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una
empresa​ ​de​ ​los​ ​de​ ​otras.”

En los Estados Unidos de América existe un criterio uniforme y establecido para que el
trade-dress ​sea protegible como marca, siendo necesario que se cumplan los siguientes
aspectos: I) ser distintivo y II) que dicho diseño o empaque no sea funcional. Al hablar de
distintividad se entienden los elementos inherentes que en conjunto constituyen a
determinado​ ​signo​ ​distintivo​ ​con​ ​el​ ​objeto​ ​de​ ​diferenciarlo​ ​de​ ​otros​ ​de​ ​su​ ​misma​ ​especie.

Por su parte, en los Estados Unidos de América el ​trade dress ​tiene dos categorías: I)
Empaques de productos o servicios, que es la apariencia general de los elementos del
empaque de un producto y, II) Diseño de productos o servicios, que es la combinación de
características​ ​del​ ​producto​ ​en​ ​sí​ ​mismo.1

Ahora bien, en Colombia esta doctrina ha sido también acogida tanto por las autoridades
como por los comerciantes; la Superintendencia de Industria y Comercio de nuestro país, en
pronunciamientos como el Concepto 06007139 de 2006, ha manifestado que “sin perjuicio
de algunos de los elementos que contemplan el “trade dress”, es posible que algunos de

1
​ ​Tomado​ ​de:
http://www.mipatente.com/la-proteccion-de-la-imagen-comercial-o-trade-dress-en-mexico/
sus elementos puedan ser susceptibles de registro por nuestra legislación a través de otros
medios de protección de los elementos que conforman la actividad mercantil y que
distinguen una actividad, prestación o establecimiento como son los signos distintivos o las
nuevas​ ​creaciones.”

Del mismo modo, el tratadista Mauricio Jalife Daher, también citado por la Superintendencia
de Industria y Comercio en su Circular Interna Nº 5 de 29 de Septiembre de 2009, sostiene
que el ​“trade dress” corresponde a ​“la suma de elementos decorativos y de presentación
que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de
una percepción por parte del consumidor al confrontarlos. En caso de los establecimientos
participan como elementos de “trade dress” los colores empleados, los elementos
ornamentales, la disposición de anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la
iluminación, los letreros del lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos
participan elementos tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los
colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de
elementos​ ​que​ ​visualmente​ ​identifican​ ​el​ ​producto”

Sin​ ​embargo,​ ​la​ ​SIC​ ​siempre​ ​que​ ​habla​ ​del​ t​ rade​ ​dress​,​ ​hace​ ​una​ ​referencia​ ​a​ ​la​ ​Decisión
486​ ​de​ ​la​ ​Comunidad​ ​Andina,​ ​en​ ​el​ ​literal​ ​a)​ ​del​ ​artículo​ ​259,​ ​lo​ ​siguiente:
Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros,
los siguientes: ​a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea​,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

Para la Superintendencia, la protección marcaria total del ​trade dress ​se podría encuadrar
dentro de los supuestos de este literal a) citado, y por tanto no se debe proteger ya que de
hacerse sería susceptible de crear confusión en el público frente a la presentación de los
productos de otro competidor en el mercado, teniendo en cuenta factores como la forma, los
colores,​ ​las​ ​leyendas​ ​y​ ​la​ ​disposición​ ​de​ ​elementos,​ ​entre​ ​otros.

Esto se debe a que en las tres únicas providencias de la Superintendencia, en las cuales se
ha hablado y se ha tenido algún acercamiento al concepto del Trade dress, la SIC se ha
apartado de esta protección al ​trade dress como parte del Derecho de la Propiedad
Industrial y ha adoptado una visión de la protección de esta nueva figura mediante el
derecho​ ​de​ ​la​ ​competencia​ ​desleal​ ​y​ ​no​ ​el​ ​derecho​ ​marcario.​ ​(Suarez,​ ​2013)

Esto supone una especie de prevención por parte de la SIC a crear un nuevo precedente
que no pueda ser controlado por las grandes interpretaciones que abriría; sin embargo, el
Trade Dress puede traer una serie de beneficios a nuestro régimen de Propiedad
Intelectual, en la medida en que va a permitir proteger derechos antes carentes de
regulación. Es así como los problemas de aplicación normativa que originó la novedad de
las marcas olfativas y las llamadas marcas no tradicionales, se pueden dejar bajo la esfera
del Trade Dress, exigiendo unos requisitos concretos para su protección que mitiguen este
miedo​ ​a​ ​caer​ ​en​ ​la​ ​competencia​ ​desleal​ ​por​ ​la​ ​sobreprotección.​ (​ González,​ ​2016)​.