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Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA
Il Diritto
industriale
Bimestrale di dottrina e giurisprudenza
sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

ISSN 1720-4453 - ANNO XXVI - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano (MI)
5/2019
edicolaprofessionale.com/industriale

La Sezioni Unite sulla ripartizione


delle funzioni tra sezioni specializzate
e sezioni ordinarie

L’uso dei marchi della grande


distribuzione organizzata

Tatuaggio e diritto all’immagine

DIREZIONE SCIENTIFICA
Giorgio Floridia
5 000002 373459

Cesare Galli
00237345

COMITATO DI REDAZIONE
Paola Cavallaro
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COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU


PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
E CONCORRENZA
di LUIGI CARLO UBERTAZZI
€ 230
Cod. 00238411

Il Commentario breve, giunto alla VII


edizione, analizza le discipline:
• marchi, brevetti, segni distintivi e design
• diritto d’autore
• concorrenza e pubblicità
• antitrust
L’opera fornisce un quadro organico
delle problematiche e delle soluzioni
giurisprudenziali e dottrinali, orientando
il lettore con i rinvii mirati tra le norme
e tra i commenti alle norme.
Il volume tiene conto delle numerose
novità intervenute dal 2016 ad oggi su Cpi,
codice consumo, l. dir. autore, compresi
i d.lgs. nn. 15 e 18 del 2019 sul Marchio UE
e il Tribunale unico brevetti e il c.d. d.l.
crescita n. 34/2019, conv. con modif. dalla
l. 28 giugno 2019 n. 58.

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Il Diritto industriale
Sommario

MARCHI
Denominazione Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 2 maggio 2019, n. C-614/17 433
di origine L’“EVOCAZIONE” DI ELEMENTI FIGURATIVI E L’INTERPRETAZIONE DELLA CGUE IN
geografica RELAZIONE ALLA TUTELA DELLE DOP/IGP DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI:
IL CASO “QUESO MANCHEGO”
di Sara Grisanti 436
Nullità Cassazione civile, Sez. VI-1, 24 gennaio 2019, n. 1915, ord. 441
del marchio Cassazione civile, Sez. VI-1, ord., 4 aprile 2019, n.9500 442
e litispendenza NON SUSSISTE LITISPENDENZA TRA DOMANDA ED ECCEZIONE DI NULLITÀ DI UN TITOLO
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
di Simona Franco 444
Cessione Cassazione civile, Sez. trib., 17 gennaio 2019, n. 1118 451
del marchio CESSIONE D’AZIENDA, AVVIAMENTO COMMERCIALE E VALORE DEL MARCHIO
di Sara Scapin 454
Denominazione Corte d’Appello di Colonia, Sez. VI, 18 gennaio 2019, RG 6 U 61/18 457
di origine LA GUERRA DEL PROSCIUTTO DI PARMA SUL TERRITORIO TEDESCO: UNA DECISIONE
geografica SORPRENDENTE
di Florian Buenger 465
Uso del marchio NATURA ED ASPETTI CONTROVERSI LEGATI ALL’USO DEI MARCHI DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
di Lucio Salzano 471
Esaurimento ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI MARCHIO E RETI DI DISTRIBUZIONE C.D. SELETTIVA
del marchio di Michele Loconsole 485

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Sezioni Cassazione civile, SS.UU., 23 luglio 2019, n. 19882 491
specializzate RAPPORTI TRA SEZIONI IMPRESA E SEZIONI ORDINARIE: LA PRONUNCIA
DELLE SEZIONI UNITE
di Giovanni Ciccone 496
Diritto Tribunale di Milano 6 giugno 2018 505
all’immagine IL TATUAGGIO COME ELEMENTO COSTITUTIVO DELL’IMMAGINE DELLA PERSONA
di Gloria Gatti 509
Tutela LA TUTELA DEL KNOW-HOW, DELLE INFORMAZIONI E DEI SEGRETI COMMERCIALI FRA
del know-how NOVITÀ NORMATIVE, TEORIA E PRASSI
di Dario Mastrelia 513

ITINERARI DELLA GIURISPRUDENZA


Tutela LA TUTELA GIUDIZIALE CIVILE DEI SEGRETI COMMERCIALI ANCHE DOPO L’INTRODUZIONE
del know-how DEL D.LGS. N. 63/2018
a cura di Giovanni Ciccone e Federico Ghini 525

INDICI
INDICE AUTORI
INDICE CRONOLOGICO

INDICE ANALITICO 534

Il Diritto industriale 5/2019 431


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Il Diritto industriale
Sommario

PROCEDURA DI REVISIONE
I contributi inviati per la pubblicazione alla Rivista Il Diritto industriale, su iniziativa dell’autore o su richiesta della Direzione scientifica,
sono sottoposti alla procedura di revisione c.d. “a doppio cieco”.
La procedura garantisce il rispetto dell’anonimato dell’autore e del revisore.
La valutazione è affidata a un membro del Comitato per la valutazione scelto a rotazione in base alla competenza per materia.
I componenti del Comitato per la valutazione sono indicati in ordine alfabetico in ciascun fascicolo della Rivista.
Il revisore riceve una scheda di valutazione da compilare entro il termine indicato.
Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la Direzione scientifica si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.
Se la valutazione è positiva il contributo è pubblicabile.
In caso di valutazione positiva condizionata a revisione o modifica, la Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell’adegua-
mento del contributo alle osservazioni del revisore.
In caso di valutazione negativa, il contributo non è pubblicabile.
La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di revisione.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE


Giovanni Cavani, Vincenzo Di Cataldo, Gustavo Ghidini, Giovanni Guglielmetti, Marco Lamandini, Luigi Mansani, Francesca Morri,
Roberto Pennisi, Marco Ricolfi, Rosaria Romano, Davide Sarti, Giulio Sironi, Marco Spolidoro

Per informazioni in merito Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri


a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o
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432 Il Diritto industriale 5/2019


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Marchi
Giurisprudenza

Denominazione di origine geografica

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 2 maggio 2019, n. C-614/17 - Pres. Vilaras - Avv. gen. Pitruzzella -
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c.
Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud
I. L’art. 13, par. 1, lett. b), del reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato
nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.

II. L’art. 13, par. 1, lett. b), del reg. n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che
evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’art. 2, par. 1, lett. a), di
tale Regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi
siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti simili o comparabili a quelli protetti da
tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.

III. La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui
percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista una “evocazione” ai sensi dell’art.
13, par. 1, lett. b), del reg. n. 510/2006, deve intendersi riferita ad un consumatore europeo, compreso un
consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo
all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme CGUE, 14 luglio .2011 n. C-4/10 e C-27/10; Trib. Bologna, Sez. IV, 23 luglio 2008; AGCM, 26 aprile 2006, n. 16785.

Difforme CGUE, 7 giugno 2018 n. C-44/17, Scotch Whisky Association c. Klotz.

La Corte (omissis). 18 Una formulazione siffatta può essere intesa come rife-
rita non solo ai termini con cui una denominazione regi-
omissis strata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno
figurativo che possa richiamare nella mente del consuma-
Sulle questioni pregiudiziali tore i prodotti che beneficiano di tale denominazione. A
tale riguardo, l’utilizzo del termine “qualsiasi” rispecchia la
volontà del legislatore dell’Unione europea di proteggere
Sulla prima questione le denominazioni registrate, considerando che un’evoca-
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede zione si produca mediante un elemento denominativo o
sostanzialmente se l’art. 13, paragrafo 1, lettera b), del un segno figurativo.
Regolamento n. 510/2006 debba essere interpretato nel 19 Invero la Corte ha statuito che la nozione di “evoca-
senso che l’evocazione di una denominazione registrata zione” ricomprende un’ipotesi in cui il termine utilizzato
può derivare dall’uso di segni figurativi. per designare un prodotto incorpori una parte di una
16 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini del- denominazione registrata, di modo che il consumatore,
l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’U- in presenza del nome del prodotto, sia indotto a raffigu-
nione si deve tener conto non soltanto della lettera rarsi, come immagine di riferimento, la merce che bene-
della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi ficia di tale denominazione (v., per analogia, sentenza del 4
perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,
del 17 maggio 2018, Industrias Químicas del Vallés, C- C-87/97, EU:C:1999:115, punto 25).
325/16, EU:C:2018:326, punto 27, e del 7 giugno 20 La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della determi-
2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU: nazione della nozione di “evocazione”, ai sensi dell’art. 16,
C:2018:415, punto 27). lettera b), del regolamento (CE) n.110/2008 del Parla-
17 In primo luogo, dal testo dell’art. 13, paragrafo 1, mento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
lettera b), del regolamento n. 510/2006 risulta che tale relativo alla definizione, alla designazione, alla presenta-
disposizione prevede una protezione delle denomina- zione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
zioni registrate contro qualsiasi evocazione, anche se geografiche delle bevande spiritose e che abroga il rego-
l’origine vera del prodotto è indicata o se la denomi- lamento (CEE) n.1576/89 del Consiglio (GU 2008, L39,
nazione protetta è una traduzione o è accompagnata da pag.16), il criterio determinante è quello di accertare se il
espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla consumatore, in presenza di una denominazione contro-
maniera”, “imitazione” o simili. versa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come

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Giurisprudenza

immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’in- elementi da considerare per determinare l’esistenza di
dicazione geografica protetta (sentenza del 7 giugno 2018, siffatte indicazioni false o ingannevoli.
Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, 28 Pertanto, un’interpretazione contestuale dell’art. 13,
punto 51). paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 510/2006
21 Orbene, anche se la giurisprudenza citata ai punti 19 e conferma l’interpretazione letterale esposta al punto 22
20 della presente sentenza riguarda cause vertenti su della presente sentenza.
denominazioni di prodotti e non su segni figurativi, se 29 In terzo luogo, occorre rilevare che il regolamento n. 510/
ne può tuttavia concludere, come rilevato dall’avvocato 2006 persegue, in particolare, l’obiettivo di garantire, con-
generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, che il formemente ai suoi considerando 4 e 6, che il consumatore
criterio determinante per stabilire se un elemento evochi disponga di un’informazione chiara, succinta e credibile
la denominazione registrata, ai sensi dell’art. 13, paragrafo sull’origine del prodotto.
1, lettera b), del regolamento n.510/2006, è quello di 30 Orbene, un obiettivo siffatto è meglio garantito se la
accertare se tale elemento possa richiamare direttamente denominazione registrata non può essere oggetto di un’e-
nella mente del consumatore, come immagine di riferi- vocazione, ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera b), di
mento, il prodotto che beneficia di tale denominazione. tale regolamento, per mezzo di segni figurativi.
22 Pertanto, in linea di principio non si può escludere che 31 Infine, si deve sottolineare che spetta al giudice del
segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente rinvio valutare, in concreto, se segni figurativi, come
nella mente del consumatore, come immagine di riferi- quelli di cui trattasi nel procedimento principale, siano
mento, i prodotti che beneficiano di una denominazione idonei a richiamare direttamente nella mente del consu-
registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con matore i prodotti che beneficiano di una denominazione
siffatta denominazione. registrata.
23 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui 32 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima que-
la nozione di “evocazione” si inserisce, non si può ammet- stione dichiarando che l’art. 13, paragrafo 1, lettera b), del
tere che, come sostiene la Commissione, l’evocazione Regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel
mediante segni figurativi di una denominazione registrata senso che l’evocazione di una denominazione registrata
possa essere esaminata solo alla luce dell’articolo 13, può derivare dall’uso di segni figurativi.
paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 510/2006.
24 Da un lato, infatti, si deve rilevare che la formulazione Sulla seconda questione
stessa dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale
Regolamento non limita la portata di detta disposizione 33 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio
alle sole denominazioni dei prodotti protetti dalle mede- chiede sostanzialmente se l’art. 13, paragrafo 1, lettera b),
sime. Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al del rgolamento n. 510/2006 debba essere interpretato nel
paragrafo 28 delle sue conclusioni, la suddetta disposizione senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area
prevede una protezione contro “qualsiasi” evocazione, geografica alla quale è collegata una denominazione d’ori-
anche se la denominazione protetta è accompagnata da gine, prevista all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), di tale
espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla Regolamento, può costituire un’evocazione della mede-
maniera”, “imitazione”, apposte sull’imballaggio del pro- sima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano
dotto di cui trattasi. utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui
25 Dall’altro, come rilevato dalla Commissione, la Corte prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale
invero ha dichiarato, nella sentenza del 7 giugno 2018, denominazione d’origine, non sono protetti da
Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, quest’ultima.
punto 65), che l’art. 16 del Regolamento n.110/2008, 34 Anzitutto occorre rilevare che la formulazione dell’art.
redatto in termini analoghi a quelli dell’art. 13 del rego- 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.510/2006
lamento n.510/2006, elencava una serie graduata di com- non prevede alcuna deroga in favore di un produttore
portamenti vietati. stabilito in un’area geografica corrispondente alla DOP
26 Tuttavia, il fatto che l’art. 13, paragrafo 1, lettera c), di e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono
tale Regolamento riguarda qualsiasi altra indicazione simili o comparabili a quelli protetti da quest’ultima.
usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità 35 Va osservato che una simile deroga avrebbe l’effetto di
o sui documenti relativi ai prodotti considerati non con- autorizzare un produttore a utilizzare segni figurativi che
sente di ritenere che solamente tale disposizione osti evocano l’area geografica la cui denominazione fa parte di
all’utilizzo di segni figurativi arrecanti pregiudizio a deno- una denominazione d’origine che protegge un prodotto
minazioni registrate. identico o simile a quello di tale produttore e, pertanto, di
27 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al para- fargli trarre un vantaggio indebito dalla notorietà di tale
grafo 33 delle sue conclusioni, l’elenco graduato a cui fa denominazione.
riferimento la Corte riguarda la natura degli atti vietati, 36 Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al
vale a dire, per quanto riguarda l’art. 13, paragrafo 1, lettera procedimento principale, il fatto che un produttore di
c), di detto Regolamento, il carattere falso e ingannevole prodotti simili o comparabili a quelli protetti da una
di indicazioni relative alla provenienza, all’origine, alla denominazione d’origine sia stabilito in un’area geografica
natura o alle qualità essenziali del prodotto, e non gli collegata a tale denominazione, non può escluderlo

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Giurisprudenza

dall’ambito di applicazione dell’art. 13, paragrafo 1, lettera siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione,
b), del Regolamento n.510/2006. ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da
37 Inoltre, sebbene spetti al giudice nazionale valutare se tale denominazione d’origine, non sono protetti da
l’utilizzo, da parte di un produttore, di segni figurativi che quest’ultima.
evocano l’area geografica il cui nome fa parte di una
denominazione d’origine, per prodotti identici o simili a Sulla terza questione
quelli protetti da tale designazione, costituisca un’evoca-
zione di una denominazione registrata ai sensi dell’art. 13, 44 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede
paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la Corte, nel sostanzialmente se la nozione di consumatore medio nor-
pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessa- malmente informato e ragionevolmente attento e avve-
rio, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazio- duto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice
nale nella sua decisione (v., in tal senso, sentenza del 10 nazionale per determinare se esista un’”evocazione”, ai
settembre 2009, Severi, C-446/07, EU:C:2009:530, sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
punto 60). n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore
38 In tal modo, il giudice nazionale deve sostanzialmente europeo o solo al consumatore dello Stato membro in cui si
fondarsi sulla presunta reazione del consumatore, essendo fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà
essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra origine all’evocazione della denominazione protetta o a
gli elementi controversi, nel caso di specie segni figurativi cui tale denominazione è associata geograficamente.
che evocano l’area geografica il cui nome fa parte di una 45 Anzitutto, per quanto concerne l’interpretazione del-
denominazione d’origine, e la denominazione registrata l’art. 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, redatto
(v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, in termini analoghi a quelli dell’art. 13, paragrafo 1, lettera
C-75/15, EU:C:2016:35, punto 22). b), del regolamento n. 510/2006, la Corte ha statuito che,
39 A tale riguardo, spetta a tale giudice valutare se il per accertare l’esistenza di un’”evocazione” di un’indica-
nesso tra tali elementi controversi e la denominazione zione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio
registrata sia sufficientemente diretto e univoco, di valutare se il consumatore europeo medio, normalmente
modo che il consumatore, in loro presenza, è indotto informato e ragionevolmente attento e avveduto, in pre-
ad avere in mente soprattutto tale denominazione (v., senza della denominazione controversa sia indotto ad
in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky avere direttamente in mente, come immagine di riferi-
Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punti 53 e 54). mento, il prodotto che beneficia dell’indicazione geogra-
40 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio stabilire se esista fica protetta (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018,
una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e uni- Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415,
voca, tra i segni figurativi di cui al procedimento principale punto 56).
e la DOP “quesomanchego”, che, conformemente all’art. 46 La Corte ha anche precisato che il fatto che la deno-
2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006, minazione controversa, nella causa che ha dato origine
rinvia all’area geografica alla quale essa è collegata, vale a alla sentenza citata al punto precedente, faccia riferimento
dire la regione La Mancia. a un luogo di produzione noto ai consumatori dello Stato
41 Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi membro in cui è fabbricato il prodotto non costituisce un
che i segni figurativi di cui al procedimento principale, in fattore rilevante ai fini della valutazione della nozione di
particolare i disegni di un personaggio che assomiglia a “evocazione”, ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del
Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di Regolamento n.110/2008, in quanto tale disposizione
paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di protegge le indicazioni geografiche registrate da qualsiasi
creare una vicinanza concettuale con la DOP “quesoman- evocazione in tutto il territorio dell’Unione e, vista la
chego”, di modo che il consumatore avrà direttamente in necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme
mente, come immagine di riferimento, il prodotto che delle medesime indicazioni nell’intero territorio, sono
beneficia di tale DOP. coinvolti tutti i consumatori dell’Unione (v., per analogia,
42 A tale proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se, sentenze del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:
come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle C:2016:35, punti 27 e 28, nonché del 7 giugno 2018,
sue conclusioni, si debba considerare congiuntamente Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415,
l’insieme dei segni, figurativi e denominativi, che punto 59).
appaiono sui prodotti di cui al procedimento principale, 47 Da quanto precede risulta che la nozione di consuma-
per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli tore europeo medio, normalmente informato e ragione-
elementi che hanno un potenziale evocativo. volmente attento e avveduto, deve essere interpretata in
43 Alla luce dei suesposti rilievi, l’art. 13, paragrafo 1, modo da garantire una protezione effettiva e uniforme
lettera b), del Regolamento n.510/2006 deve essere inter- delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione
pretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che nell’intero territorio dell’Unione.
evocano l’area geografica alla quale è collegata una deno- 48 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al para-
minazione d’origine, prevista all’art. 2, paragrafo 1, lettera grafo 51 delle sue conclusioni, se la tutela effettiva e uniforme
a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della delle denominazioni registrate richiede che non si tenga
medesima, anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi conto di circostanze suscettibili di escludere l’esistenza di

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un’evocazione per i soli consumatori di uno Stato membro, 50 Ne risulta che occorre rispondere alla terza que-
tuttavia tale requisito non richiede che un’evocazione valu- stione dichiarando che la nozione di consumatore
tata con riferimento al consumatore di un solo Stato membro medio normalmente informato e ragionevolmente
sia insufficiente a far scattare la tutela predisposta dall’art. 13, attento e avveduto, alla cui percezione deve fare rife-
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n.510/2006. rimento il giudice nazionale per determinare se esista
49 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio valutare se gli un’“evocazione” ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, let-
elementi, figurativi e denominativi, relativi al prodotto di cui tera b), del Regolamento n. 510/2006, deve intendersi
al procedimento principale, fabbricato o consumato mag- riferita a un consumatore europeo, compreso un con-
giormente in Spagna, evochino nella mente dei consumatori sumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si
di tale Stato membro l’immagine di una denominazione consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’e-
registrata, che dovrà, in tal caso, essere protetta contro vocazione della denominazione protetta o a cui tale
un’evocazione che avrebbe luogo nell’intero territorio denominazione è associata geograficamente.
dell’Unione. (omissis).

L’“evocazione” di elementi figurativi e l’interpretazione


della CGUE in relazione alla tutela delle DOP/IGP dei prodotti
agricoli ed alimentari: il caso “Queso Manchego”
di Sara Grisanti (*)

A distanza di un anno dalla sentenza “Scotch Whisky Association” del 7 giugno 2018, la Corte di
giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione della
nozione di “evocazione” ex art. 13, par. 1, lett. b) del reg. CE n. 510/2006, questa volta, con riferimento
alla riproduzione di elementi figurativi evocativi l’area geografica di un prodotto protetto da una DOP,
su etichette di prodotti identici o comparabili non coperti da quest’ultima, realizzati da un operatore ivi
stabilito.

Il caso (tra i bei paesaggi della Mancia e il mito il tutto, in violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b) del
di Don Chisciotte) reg. CE n. 510/2006 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’ori-
Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón
gine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
Cuquerella Montagud vengono convenuti in giudizio
In primo ed in secondo grado, i giudici di merito
dinanzi al giudice spagnolo di prima istanza con un
concordano nel ritenere che l’uso dei segni figurativi
unico ricorso proposto dalla Fundación Consejo
soprastanti induca il consumatore spagnolo ad avere
Regulador de la Denominación de Origen Protegida
sì in mente la nota regione al momento dell’acquisto,
Queso Manchego - incaricata della protezione della
ma non necessariamente il formaggio “Quesoman-
DOP “Queso Manchego” (1) - per aver commercia-
chego” protetto dalla DOP.
lizzato alcuni formaggi non protetti dalla predetta,
Impugnata dalla ricorrente la sentenza d’appello di
recanti nelle rispettive etichette le diciture “Adarga
rigetto del ricorso - uscita inaspettatamente soccom-
de Oro”, “Super Rocinante” e “Rocinante”; per aver
bente in entrambi i giudizi - il Tribunale Supremo
utilizzato illecitamente i termini “Quesos Roci-
decide invero di sospendere il procedimento e sotto-
nante”; per aver impiegato elementi figurativi evo-
porre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, fon-
cativi i noti paesaggi rurali della Mancia ed il
damentalmente, le seguenti questioni pregiudiziali:
personaggio letterario Don Chisciotte della Mancia;

(*) Il contributo è stato sottoposto, in modo anonimo, alla (2) Il quale dispone che “le denominazioni registrate sono
valutazione di un referee. tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione,
(1) “Manchego”, letteralmente, è un aggettivo spagnolo uti- anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denomina-
lizzato per qualificare prodotti/persone originari della regione La zione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni
Mancia. Tale DOP protegge un tipo di formaggio lavorato con latte quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o
di pecora esclusivamente in questa zona, secondo i requisiti simili”.
tradizionali di produzione, lavorazione e stagionatura contenuti
nel relativo disciplinare.

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1) se sia suscettibile di configurare la fattispecie in Germania, se da un lato la Corte aveva infatti


dell’“evocazione” di una DOP, ai sensi dell’art. 13, correttamente affermato che, né la parziale incorpo-
par. 1, lett. b) del reg. CE n. 510/2006, l’utilizzazione e razione di un’indicazione geografica protetta in una
la commercializzazione di prodotti simili a quelli denominazione controversa né una similarità fone-
coperti da una denominazione, di segni o immagini tica e visiva con una IGP riscontrata in una denomi-
che rinviano alla zona geografica di riferimento della nazione costituiscono presupposti essenziali per
medesima; accertare l’esistenza di una “evocazione”, ai sensi del-
2) se esistano degli eventuali limiti (e quali) quanto l’art. 16, lett. b) del reg. CE n. 110/2008 (6) relativo
all’utilizzazione di segni suscettibili di evocare l’area alla protezione delle indicazioni geografiche delle
di referenza di una DOP, in relazione a prodotti bevande spiritose (7), dall’altro, tuttavia, aveva
(identici o simili) che sono ivi fabbricati, ma non escluso che per configurare un’“evocazione” sia suffi-
coperti dalla DOP. ciente che l’elemento controverso di un segno susciti
una qualsivoglia associazione con un’indicazione
L’“evocazione” di segni figurativi geografica o con la relativa zona geografica. Tale
e l’interpretazione della Corte di giustizia criterio non poteva essere accolto, a detta della
dell’Unione europea medesima - senza fornire invero ulteriori precisazioni
- perché inidoneo ad attestare “un nesso sufficiente-
A meno di un anno dalla pronuncia della sentenza mente diretto ed univoco” tra un siffatto elemento ed
“Scotch Whisky Association” (3) la Corte UE, acco- un’indicazione geografica protetta.
gliendo in toto le conclusioni brillanti dell’Avvocato Ma perché mai la fattispecie dell’“evocazione”
generale Pitruzzella, è stata nuovamente invitata ad dovrebbe essere circoscritta, evidentemente e conse-
esprimersi sull’interpretazione della nozione di guentemente, ai soli casi in cui l’associazione mentale
“evocazione” (4)- (5)ex art. 13, par. 1, lett. b) del con il prodotto coperto da una denominazione regi-
reg. CE n. 510/2006, talora correggendo, talaltra strata derivi dall’impiego, da parte di un terzo non
precisando meglio, quanto in tale occasione aveva autorizzato, dei soli elementi verbali costitutivi
statuito. denominazione?
Nell’ambito della nota controversia tra la Scotch Non dovrebbe forse essere la percezione del “consu-
Whisky Association ed il sig. Klotz - distributore di matore medio europeo”, normalmente informato e ragio-
whisky online - promossa dalla prima con un’azione nevolmente attento ed avveduto, il parametro di
diretta a far cessare la commercializzazione da parte di riferimento mutatis mutandis che dovrebbe essere adot-
quest’ultimo del whisky “Glen Buchenbach” prodotto tato, come da giurisprudenza europea consolidata,

(3) Corte di Giustizia UE, Sez. V, 7 giugno 2018, n. C-44/17, - il marchio dell’Unione incorpori la parte significativa della DOP/
Scotch Whisky Association c. Klotz, in questa Rivista, 2018, 5, IGP (la parte in base alla quale il consumatore identifica la stessa
429, con nota di A. Pistilli. DOP/IGP e che non è l’elemento generico) - di solito l’elemento
(4) “La nozione di “evocazione” si riferisce all’ipotesi in cui il geografico contenuto in una DOP/IGP;
termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di - il marchio dell’Unione contenga un aggettivo/sostantivo equiva-
una denominazione protetta, di modo che il consumatore in pre- lente che indica la stessa origine geografica;
senza del nome del prodotto sia indotto ad avere in mente, come - la DOP/IGP siano una traduzione;
immagine di riferimento, la merce che fruisce della denomina- - il marchio dell’Unione comprenda un “delocalizzatore”, oltre alla
zione protetta” - così, la Corte di giustizia, in via consolidata, in DOP/IGP o alla sua evocazione.
Corte di giustizia (quinta Sezione), C-87/97, sent. 4 marzo 1999, (6) Il quale dispone che “Fatto salvo l’articolo 10, le indicazioni
Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola vs. Käserei- geografiche registrate nell’allegato III sono protette da: qualsiasi
Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del
GmbH, ‘Gorgonzola’/‘Cambozola’; Corte di giustizia (Grande prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma
Sezione), C-132/05, sent. 26 febbraio 2008, Commissione delle tradotta o è accompagnata da espressioni quali ‘genere’, ‘tipo’,
Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania, ‘Parmi- ‘modo’, ‘stile’, ‘marca’, ‘gusto’ o altri termini simili”. Da notare che
giano Reggiano’/‘Parmesan’; Corte di giustizia (Prima Sezione), C- trattasi, sostanzialmente, della stessa disposizione di cui all’art.
4/10 e C-27/10, sentenza 14 luglio 2011, Bureau national inter- 13, par. 1, lett. b) del Reg. CE n. 510/2006 - di cui in nota 2 - e all’art.
professionneldu Cognac vs. Gust. RaninOy, ‘Cognac’; Corte di 13, par. 1, lett. b) del Reg. UE n. 1151/2012 relativo alla protezione
giustizia, sentenza ‘Calvados’/‘verlados’- sul punto, si veda la dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale per
puntuale ricostruzione giurisprudenziale di Gualtieri - Vaccari l’appunto prevede che “i nomi registrati sono protetti contro
-Catizzone, La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine
di evocazione, in Riv. dir. alim., 2017, 2, 17-18 vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una
(5) Come opportunamente sintetizzato all’interno delle Diret- traduzione o è accompagnato da espressioni quali ‘stile’ ‘tipo’,
tive EUIPO concernenti l’esame sui marchi dell’Unione Europea, ‘metodo’, ‘alla maniera’, ‘imitazione’ o simili, anche nel caso in cui
Parte B, Sez. 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, cap. 10, tali prodotti siano utilizzati come ingrediente”.
sulla base dei precedenti della giurisprudenza comunitaria, ad oggi (7) In quanto in mancanza di una tale incorporazione o di una tale
si ritiene che rilevi l’evocazione o l’imitazione di una DOP/IGP similarità, un’“evocazione” può risultare anche dalla sola prossi-
allorquando: mità concettuale tra una IGP ed il segno controverso.

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anche per le DOP e le IGP, acciocché sia garantita una per quanto riguarda i rispettivi canali di vendita,
protezione effettiva e uniforme delle denominazioni nonché gli elementi che consentano di accertare
registrate contro qualsiasi tipo di “evocazione” nel- l’intenzionalità del richiamo al prodotto coperto
l’intero territorio dell’Unione? (8) dalla denominazione protetta, o viceversa, la sua
L’esclusione di ogni altro elemento verbale casualità. È dunque il giudice nazionale tenuto a
(quali espressioni generiche, descrittive, lauda- valutare un insieme di indici, senza che la pre-
tive, ecc.) o figurativo, esplicito o implicito, senza o l’assenza di uno di tali Indici, ad esempio
risultante ad esempio sull’etichetta o sull’imbal- una somiglianza visiva fonetica o concettuale fra
laggio di un prodotto, del resto, è già di per sé le denominazioni in causa, gli consenta di per sé
una scelta interpretativa non solo in contrasto sola di accertare o di escludere l’esistenza di
con la portata letterale dell’art. 13, par. 1, lett. un’evocazione” (12).
b) del reg. CE n. 510/2006, in cui si dà espresso E poiché ad oggi, nell’ambito del dibattito interna-
rilievo ad espressioni quali “genere”, “tipo”, zionale, è come se si fossero polarizzate due differenti
“metodo”, “alla maniera”, “imitazione” (espres- posizioni interpretative quanto al tipo di tutela da
sioni che generalmente non fanno parte della garantire alle DOP/IGP (13), rispetto ad un approc-
denominazione di vendita del prodotto, ma la cio che affronta la questione secondo lo schema della
accompagnano) (9). concorrenza sleale (14), il quale punisce gli usi con-
Essendo infatti l’“evocazione” di un nome da correnti di un nome geografico da parte dei produttori
parte di un concorrente la bestia nera di ogni extraterritoriali solo nella misura in cui si generi
produttore - in quanto comporta l’approfitta- inganno o confusione in capo ai consumatori, un
mento parassitario della fama raggiunta da un secondo approccio più pubblicistico (15) - condiviso
determinato prodotto (10) - è proprio sulla base anche dall’Avvocato generale - allo scopo di proteg-
dei progressi interpretativi raggiunti dalla giuri- gere direttamente il patrimonio qualitativo insito nel
sprudenza comunitaria precedente (11) che l’Av- prodotto territoriale, propone più efficacemente di
vocato generale deduce correttamente che sanzionare tutti i fenomeni di free riding, prescin-
“l’analisi circa l’esistenza di un’evocazione deve dendo da siffatti rischi.
prendere in considerazione altresì l’identità o il Correttamente la Corte di giustizia ha accolto le
grado di somiglianza tra i prodotti in causa, e le argomentazioni dell’Avvocato generale circa
modalità di commercializzazione di questi, anche l’interpretazione in senso estensivo della nozione

(8) “Il quale percepisce di regola un marchio nella sua totalità e nozione di evocazione”, in Riv. dir. alim., 2017, p. 15-22 e alla nota
non procede ad un esame dei suoi diversi dettagli; il quale, rara- 5 del presente commento.
mente, ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei (12) Così l’Avvocato Generale Pitruzzella, nelle proprie conclu-
vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta sioni generali del 10 gennaio 2019, par. 29, cit.
che ne ha mantenuto nella memoria” - sul punto si veda Pistilli, “Il (13) Da un lato, vi sono i Paesi del “Nuovo Mondo” i quali,
“country sounding”: l’interpretazione della Corte di Giustizia fra essendo interessati a poter replicare sul territorio tali produzioni
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche storiche, premono per una più ampia utilizzabilità dei nomi geo-
ed ingannevolezza della pratica commerciale”, in questa Rivista, grafici (tendenzialmente altrui); dall’altro, vi sono i Paesi con
2018, 5, 440-441; orientamento che, preme ricordare, è stato per maggiore tradizione produttiva, guidati in primis dall’Unione Euro-
la prima delineato nella Sentenza della Corte di Giustizia UE pea, i quali invocano il riconoscimento di una tutela rafforzata per i
(Seconda Sezione) del 21 gennaio 2016, ViiniverlaOy contro (tendenzialmente propri) nomi geografici - così Calabrese, Le
Sosiaali- jaterveysalan lupa- javalvontavirasto, n. C-75/15. indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di pro-
(9) Così l’Avvocato Generale Pitruzzella, nelle proprie conclu- prietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema,
sioni generali del 10 gennaio 2019, pag. 5, par. 28, disponibili sul in Riv. dir. ind., 2018, 6, 475 ss.; Galli, Globalizzazione dell’econo-
sito http://curia.europa.eu. mia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroali-
(10) Sul punto, preme in particolare ricordare che già nella sent. mentari, in Riv. dir. ind., 2004, 61.
14 luglio 201, n. C-4/10 e C-27/10, Bureau national interprofes- (14) Il referente storico-normativo di tale approccio è l’Accordo
sionnel du Cognac vs. Gust. RaninOy, ‘Cognac’la Corte di Giustizia di Madrid del 1891, il quale prevede appunto una tutela contro le
UE aveva evidenziato invero come l’analisi del prodotto evocante indicazioni di provenienza “fausseoufallacieuse” - ben sintetiz-
dovrebbe consistere in una valutazione complessiva che tenga zato in Calabrese, Le indicazioni geografiche non agroalimentari
conto di tutti i possibili riferimenti espliciti ed impliciti del caso di come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e impli-
specie, comprendendo tutta la svariata gamma di elementi distin- cazioni di sistema”, in Riv. dir. ind., 2018, 475 e ss.
tivi: elementi linguistici (designazioni di vendita, ma anche espres- (15) Il referente storico-normativo di tale approccio, in questo
sioni generiche e claim) ed elementi grafici ed estetici (simboli, caso, è l’Accordo di Lisbona del 1958, il quale prevede una tutela
figure e segni con la loro portata semantica). - Germanò, “Evoca- delle denominazioni geografiche contro “touteusurpationouimi-
zione”: l’approfittamento della fama altrui nel commercio dei tation, meme si l’origine véritableduproduit est indiquée” - ben
prodotti agricoli, in Riv. dir. agr., 2016, III, 178 ss. sintetizzato in Calabrese, Le indicazioni geografiche non agroali-
(11) Sul punto si rinvia alla ricostruzione casistica in Gualtieri - mentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma
Vaccari - Catizzone, La protezione delle indicazioni geografiche: la e implicazioni di sistema, in Rivista di diritto industriale, fasc. n. 6,
2018, p. 475 e ss.

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di “evocazione”, insistendo che l’obiettivo prin- Diversamente infatti dall’istituto dei marchi, il quale
cipale della tutela per “evocazione”, sia pur nei non mira a garantire la qualità di un prodotto, ma
limiti (contestualmente imprecisi) di quanto sta- unicamente a distinguerne l’origine imprenditoriale,
tuito nella sentenza “Scotch Whisky Associa- non nel senso della materialità della fabbricazione,
tion”, è da ricercare nella protezione del ma della responsabilità del produttore, le DOP e le
patrimonio qualitativo e della reputazione delle IGP sono per converso segni distintivi con cui si
denominazioni registrate contro gli atti di paras- vuole proteggere l’origine geografica, il legame qua-
sitismo in genere, piuttosto che nella protezione litativo-territoriale di un prodotto (20). D’altronde,
del consumatore rispetto alle sole condotte se si pensa che prima dell’Unità politica italiana, già
ingannevoli - più specificamente, queste, oggetto nel lontano 1548, ad opera di un intellettuale mila-
delle fattispecie descrittive di cui alle nese di nome Ortensio Lando, ne “Commentario delle
lett. c) e d) del par. 1, art. 13 del reg. CE n. più notabili e mostruose cose d’Italia” - una sorta di
510/2006 (16). Guida Michelin ante-litteram - era stata raggiunta
A tal proposito, al nostro ordinamento va sicuramente l’Unità culinaria italiana, ivi elencandosi gelosa-
dato merito di aver suggerito un siffatto indirizzo già mente il nome e la provenienza geografica delle
vent’anni fa, a ben guardare, allorquando autorevole materie prime, di origine contadina, con cui veni-
dottrina proponeva di tutelare l’uso delle indicazioni vano e vengono realizzate molte ricette secolari della
geografiche o delle denominazioni di origine anche nostra cucina, di origine cittadina (21), nonostante i
contro lo sfruttamento indebito della loro reputazione mercati odierni siano sempre più “global”, i prodotti
(c.d. parassitismo non ingannevole) (17), suggerendo tipici della tradizione non possono non fondarsi,
altra dottrina, sulla base di queste premesse, di istitu- anche per evidenti ragioni di memoria ed identità
zionalizzare tuttavia un tipo di tutela prossima a quella storica, su elementi di forte localizzazione, sui quali le
propria dei marchi di rinomanza (18). Secondo tale DOP/IGP pongono per l’appunto l’accento (22).
indirizzo, ovvero, anche per le denominazioni protette Inoltre, rispetto alla diversa prospettiva indicata,
doveva ritenersi irrilevante l’affinità o la comparabi- giova rammentare come da lungo tempo in realtà
lità dei prodotti di volta in volta in rilievo, allo scopo di sia comunque acquisita la consapevolezza che, nel
vietare l’uso di un nome geografico registrato pure con mercato agroalimentare, la comunicazione sul pro-
riferimento a beni/servizi del tutto differenti - per dotto e sul produttore si connoti per l’emersione e la
natura, funzione o destinazione commerciale. In altri necessità di protezione di istanze ed interessi specifici,
termini, una tutela di tipo extramerceologico, al di pari quali la sicurezza e l’igiene del traffico dei prodotti, la
di quella prevista per i marchi di rinomanza, poteva salvaguardia della salute del pubblico o dei consuma-
così permettere di sfruttare maggiormente, e più atti- tori, la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Istanze ed
vamente, le predette - sia sul piano economico sia su interessi che trascendono quelli, individuali, di pro-
quello di immagine (19). duttori e consumatori, quali attori del mercato, che
Non si condividono del tutto tali argomentazioni. vengono tipicamente in considerazione negli altri

(16) Così l’Avvocato Generale Pitruzzella, nelle proprie conclu- esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
sioni generali del 10 gennaio 2019, par. 20, cit. proprio consenso, di usare nell’attività economica: un segno
(17) Definendo con “sfruttamento indebito” “tutte le ipotesi di identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi
parassitismo nelle quali l’usurpatore si viene a trovare in condi- anche non affini, se il marchio registrato gode di rinomanza e se
zione di vendere più agevolmente i suoi prodotti, sia in termini di l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere
risparmi di costi, sia in termini di più facile presa sul pubblico, grazie i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre vantag-
agli effetti per lui vantaggiosi di un collegamento all’indicazione o gio dal carattere distintivo o della rinomanza del marchio o reca
alla denominazione geografica, e al conseguente riversarsi della pregiudizio agli stessi”.
reputazione loro connesso sui prodotti in questione”. Così Sironi, (19) Perone, La tutela della rinomanza delle denominazioni di
Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, origine protette, in Corr. giur., 2016, 98.
STG), in Ubertazzi-Espada, Le indicazioni di qualità degli alimenti- (20) Così Magelli, Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo
Diritto internazionale ed europeo, Milano, 1997, 228 e Id., La coordinamento per registrazione e tutela, in questa Rivista, 2017,
modifica della disciplina delle indicazioni geografiche, in questa 2, 204; A. Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,
Rivista, 2010, 6, 536. Milano, 2018; Calabrese, Le indicazioni geografiche non agroali-
(18) Così Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle mentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Riv. dir. e implicazioni di sistema”, in Riv.dir.ind., 2018, 475 ss.
ind., 2004, 71 ed in G. Bonilini - M. Confortini, Codice della (21) M. Montanari, Spaghetti e tortellini: l’identità nazionale a
proprietà industriale e intellettuale, Torino, 2011. Sul punto, si tavola, in I quaderni di cultura del Galvani, Bologna, 2011.
ricorda che ex. art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i. “I diritti del titolare del (22) Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denomi-
marchio di impresa registrato consistono nelle facoltà di fare uso nazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, cit., 61.

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contesti, per coinvolgere interessi immediatamente del prodotto alla predetta area territoriale, sia con
diffusi della collettività sino ad identificarsi, al loro riferimento al trattamento utilizzato per la sua distil-
vertice, nello stesso interesse pubblico, così da lazione che relativamente alle materie prime utiliz-
imporre tecniche di cura e protezione (almeno in zate”, e quindi idoneo “ad indurre in errore i
parte) diverse da quelle normalmente in uso nel consumatori con riferimento alla provenienza e alle
mercato dei prodotti industriali e del terziario (23). caratteristiche di lavorazione del prodotto, con pre-
Naturalmente, anche la giurisprudenza italiana di giudizio del loro comportamento economico” (25).
merito non è stata da meno, anticipando di gran E alla luce delle scelte normative attuali, qualunque
lunga le posizioni poi espresse più recentemente eventuale capitale pubblicitario le indicazioni geo-
dalla Corte di giustizia UE, statuendo ad esempio il grafiche e/o le denominazioni di origine finiscano per
Tribunale di Bologna nel 2008 (24) che “qualora le incorporare, il selling power acquisito non appare
previsioni di cui all’art. 13 lett. a) e b) del reg. CE 510/ suscettibile di essere valorizzato estendendolo a pro-
2006 dovessero essere lette come correlate ad (e/o dotti diversi e non comparabili a quelli per cui il nome
interessate) da un giudizio di confondibilità espresso registrato è usato (26).
dal consumatore, ingannato (lett. c) o indotto in Il paragone interpretativo ai marchi di rinomanza,
errore (lett. d), risulterebbe inevitabile una restrizione pertanto, per quanto suggestivo, finirebbe nella sua
del significato prescrittivo della norma, non sorretta evanescenza “spirituale” per creare un diritto di
da alcuno dei canoni interpretativi, primo fra tutti esclusiva su un segno che coinciderebbe con un
quello letterale”, concludendo poi che la norma UE monopolio di fatto sui prodotti coperti dalle DOP/
assicura, da un lato, tutela alle denominazioni d’ori- IGP, legittimando una sorta di controllo totalitario
gine anche nelle ipotesi in cui il consumatore non sia sulla circolazione dei prodotti tipici, con forti cri-
tratto in inganno e, dall’altro, impone di considerare ticità antitrust per gli effetti di chiusura sul mer-
nella sfera di protezione anche i prodotti comparabili, cato a valle (27).
comparabilità che è stata intesa dal Collegio come In definitiva, in attesa che la giustizia spagnola faccia
“compresenza di elementi identificativi comuni, il suo corso, considerato il momento storico di parti-
quand’anche non prevalenti, come normalmente colare successo rappresentato dal comparto delle IG
attribuiti dal contesto economico sociale in cui i italiane, pari a un valore produttivo superiore ai 15,2
prodotti vengono immessi”. miliardi di euro (28) - benché il mercato dell’Italian
O ancora prima l’Autorità Garante della Concor- Sounding si aggiri ancora a un volume d’affari spro-
renza e del Mercato, la quale nel 2006 ha giudicato - porzionato, in rapporto, pari a 90 miliardi di euro (29)
ancorché solo in termini di concorrenza sleale - - certamente la sentenza in commento costituirà un
l’utilizzo della denominazione “Filu e Ferru” in com- ottimo punto di partenza per ricominciare ad offrire
binazione con immagini tipiche della cultura tradi- una tutela più concreta e precisa a settori dell’eco-
zionale sarda, in quanto “idonea a indurre i nomia nazionale che fortunatamente, ad oggi, non
destinatari del messaggio ad associare la provenienza sembrano conoscere crisi nell’export.

(23) Perone, La tutela della rinomanza delle denominazioni di (25) AGCM, 26 aprile 2006, n. 16785, in www.agcm.it - Sul
origine protette, in Corr. giur., 2016, 100. punto, Gualtieri, Vaccari, Catizzone, La protezione delle indicazioni
(24) Trib. Bologna, Sez. IV, 23 luglio 2008, caso in cui il Tribunale geografiche: la nozione di evocazione, cit., 26.
dichiarò la nullità di un marchio complesso composto, tra gli altri (26) Così Ricolfi, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazio-
elementi, dall’espressione “la Parmense” e dal disegno di un nale, Vol. II, Torino, 2015, 1793 ss.
prosciutto crudo, per evocazione della DOP “Prosciutto di (27) Così Calabrese, Indicazioni geografiche non agroalimentari
Parma”. Sul punto, così Gualtieri - Vaccari - Catizzone, La prote- come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e impli-
zione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, in cazioni di sistema”, in Rivista di diritto industriale, 6, 2018, 475 ss.
Riv. dir. alim., 2017, 2, 23. (28) Dati aggiornati all’ultimo Rapporto Ismea-Qualivita del
dicembre 2018.
(29) Dati di Assocamerestero aggiornati all’anno 2017/2018.

440 Il Diritto industriale 5/2019


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Nullità del marchio e litispendenza

Cassazione civile, Sez. VI-1, 24 gennaio 2019, n. 1915, ord. - Pres. Cristiano - Rel. Dolmetta - Tufano
Luigi Gomme s.r.l. c. Tufano Gomme s.r.l.
In base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia
proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia
assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla
questione relativa alla nullità o validità del brevetto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Trib. Firenze 12 febbraio 2007.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

La Corte (omissis). udienza alla parte ricorrente, ha disposto il rinvio a nuovo


ruolo della controversia.
Fatto e diritto Successivamente, la ricorrente Tufano Luigi Gomme ha
omissis depositato una “memoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.”.
1.- La s.r.l. Tufano Luigi Gomme ricorre per regola- 4.- Il ricorso articolato dalla s.r.l. Tufano Luigi Gomme
mento di competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c. nei intestato “falsa ed errata applicazione dell’art. 39 c.p.c. in
confronti della s.r.l. Tufano Gomme, articolando un relazione alla domanda di nullità del marchio avversario” -
motivo avverso la sentenza resa dal Tribunale di rimprovera al provvedimento impugnato di avere in par-
Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, ticolare dichiarato la litispendenza “tra la domanda prin-
in data 7 marzo 2017. cipale di nullità del marchio avversario “ Tufano
Con tale pronuncia, il Tribunale campano ha dichiarato la Gomme”“ dalla medesima Tufano Luigi Gomme svolta
“litispendenza, ex art. 39 c.p.c., tra il presente giudizio nel giudizio deciso da tale provvedimento (R.G. 19242/
(R.G. n. 19242/2014) e quello recante R.G. n. 4456/2016 2014) e “la mera eccezione di nullità dello stesso marchio”
attualmente pendente presso la Corte di cassazione”, rile- che l’attuale ricorrente aveva formulato nell’ambito del
vando tra i due giudizi identità delle parti, della causa giudizio che adesso risulta pendente avanti questa Corte,
petendi e del petitum. come portante R.G. n. 4456/2016.
Più in particolare, la detta pronuncia ha ritenuto che la Ad avviso del ricorrente, la circostanza che nell’ambito di
“prospettata litispendenza tra il giudizio attualmente pen- un giudizio la nullità del marchio sia stata fatta valere in
dente in Cassazione rispetto alle domande riconvenzionali via di eccezione, mentre nell’altro sia stata chiesta in via
spiegate dalla convenuta Tufano Gomme s.r.l. nel pre- principale, implica che “nel caso di specie l’identità del
sente giudizio resta “superata” dalla litispendenza sussi- petitum (necessaria per la litispendenza) non sussiste”.
stente tra la domanda principale di nullità proposta 5.- Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
nell’odierno giudizio da Tufano Luigi Gomme s.r.l. e il Come ha di recente constatato la pronuncia di Cass., 13
giudizio pendente in Cassazione (R.G. n. 19242/2014), marzo 2017, n. 6382, “questa Corte si è più volte espressa
avverso la decisione della Corte di Appello (4606/2015) nel senso che, in base alla disciplina nazionale in tema di
che aveva accolto, ritenendola tempestiva e fondata, brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà
l’eccezione di nullità del marchio, già sollevata da Tufano industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo
Luigi Gomme nel procedimento conclusosi con la sen- accertamento è compiuto incidenter tantum (per tutte:
tenza n. 7708/2014”. Cass., 17 novembre 2011, n. 24179; Cass., 16 luglio
2.- La s.r.l. Tufano Gomme resiste a mezzo deposito di 2004, n. 13159), sicché la pronuncia assunta nel giudizio
“scritture difensive” e pure con una memoria ai sensi relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere
dell’art. 380 bis c.p.c. autorità di giudicato in ordine alla questione relativa
3.- Chiamata la controversia all’adunanza non partecipata alla nullità o validità del brevetto (sul punto, da ultimo,
del 16 gennaio 2018, il Collegio, constatato come non Cass. 25 luglio 2016, n. 15339)”.
risultasse agli atti l’avvenuta notificazione dell’avviso di (omissis).

Il Diritto industriale 5/2019 441


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Cassazione civile, Sez. VI-1, ord., 4 aprile 2019, n. 9500 - Pres. Scaldaferri - Rel. Iofrida - P.M. Troncone
(conf.) - Ecosystem Costruzioni s.r.l. c. Schmid Rhyner AG
La questione di validità del titolo di proprietà industriale ha un’indubbia natura pregiudiziale rispetto alla
questione della sussistenza della contraffazione di quel titolo e, seppure, di norma, il giudice della contraffazione,
a fronte dell’eccepita nullità del titolo di proprietà industriale, può risolvere incidenter tantum la questione,
nondimeno, allorché sia contemporaneamente pendente, sempre in primo grado, un’altra causa, dinanzi ad altro
ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve
sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando tale disposizione un’eccezione al principio espresso
dall’art. 34 c.p.c. in ordine alla capacità del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali
rilevanti per la decisione del processo.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 25 luglio 2016, n. 15339; Cass. 14 aprile 2016, n. 7450.

Difforme Cass. 22 novembre 2006, n. 24859; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3686.

La Corte (omissis). relativa alla validità del brevetto, e ben potendo, quindi,
risolverla egli stesso in via incidentale, senza che sia
Ragioni della decisione prospettabile l’eventualità di un contrasto tra giudicati”;
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, che il Tribu- non essendo tale decisione idonea ad assumere autorità di
nale di Trento abbia aderito alla pronuncia del 2016 di giudicato, “l’efficacia ultra litem della sentenza che
questa Corte, pronuncia che però ha confutato un orien- dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola anche i
tamento opposto, consolidato da almeno dodici anni (a rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi
partire da Cass. 24859/2006), fondato sul rapporto di mera estranei alla controversia in cui è pronunciata, può dar
pregiudizialità logica e non di pregiudizialità logico-giuri- luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici
dica tra questione relativa alla nullità o validità della delle due pronunce, espressamente contemplato dall’art.
privativa industriale e questione relativa alla contraffa- 59-bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso
zione e sulla possibilità, per il giudice della contraffazione, l’attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di
di vagliare incidenter tantum la nullità del titolo di proprietà nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in
industriale, ove la questione sia stata proposta in quel base a quella di contraffazione”. In generale, in quella
giudizio in via di mera eccezione, al fine di risolvere un pronuncia, si era precisato che “la sospensione necessaria
possibile contrasto di effetti pratici tra le due pronunce; la del processo, a norma dell’art. 295 c.p.c., presuppone non
ricorrente rileva poi che all’istituto della sospensione soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiu-
necessaria ex art. 295 c.p.c. debba essere data un’applica- dizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale
zione restrittiva, per evitare un contrasto con il principio che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto
della ragionevole durata del processo e che, nella specie, la costitutivo o comunque elemento della fattispecie di
condotta processuale della titolare del brevetto europeo, la quella che costituisce oggetto dell’altro, ma anche che,
quale aveva formulato l’istanza ex art. 295 c.p.c. solo nel per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la
2018, ad istruttoria avanzata, all’esito del deposito della questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia
consulenza tecnica ivi espletata, nella quale si formulava di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via
un giudizio di mancanza di novità ed originalità di tutte le incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica
rivendicazioni del brevetto europeo e di assenza di con- di una sollecita definizione della controversia, la quale,
traffazione da parte della macchina Ecosystem (giudizio avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., pre-
parzialmente condiviso dal consulente tecnico nominato vale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra
dal Tribunale di Milano, il quale aveva invece concluso giudicati”.
per la mancanza di attività inventiva di tutte le rivendi- Sempre questa Corte, nella successiva sentenza n. 15339/
cazioni, ad eccezione della sola rivendicazione n. 44), 2016, cui ha aderito l’ordinanza qui impugnata con rego-
integrava un abuso del processo. lamento di competenza, ha affermato, invece, che “in
2. La censura è infondata. materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giu-
Questa Corte, nella sentenza n. 24586 del 2006, aveva dizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità com-
affermato che “in materia di brevetti, la contemporanea porta la necessità di sospendere quello riguardante la
pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di contraffazione, dovendo il giudice della contraffazione
nullità non comporta la necessità di sospendere quello attendere la decisione della questione pregiudiziale rela-
riguardante la contraffazione, non sussistendo alcuna tiva alla validità del brevetto, non potendo egli risolverla
norma che imponga al giudice della contraffazione di in via incidentale per evitare l’eventuale contrasto di
attendere la decisione della questione pregiudiziale giudicati”; nel caso, tuttavia, in cui la decisione sulla

442 Il Diritto industriale 5/2019


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contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del sia inserita nel processo pregiudicato come eccezione, cioè
brevetto, “essa non è idonea ad assumere autorità di costituisca un fatto che il giudice dovrà esaminare ai fini
giudicato in ordine alla questione relativa alla validità della decisione sull’oggetto della domanda, e contempo-
del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un raneamente sia oggetto - in quanto rappresenti un fatto
contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espres- costitutivo di un diritto azionabile con autonoma
samente contemplato dall’art. 59 bis r.d. n. 1127 del 1939, domanda - di una domanda avanti ad altro giudice in un
e dall’art. 77 d.lgs. n. 30 del 2005, e risolto con l’attribu- altro giudizio, evidenti ragioni di interpretazione sistema-
zione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, tica e di coerenza con il citato art. 34 c.p.c. impongano di
con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a avallare un’interpretazione dell’art. 295 c.p.c. per cui è
quella di contraffazione”. Questa Corte ha evidenziato che irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è inserita
l’art. 77 c.p.i. (e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 30 l’eccezione, la relativa questione non debba essere decisa
del 2005, l’art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127), con efficacia di giudicato ed assume in ogni caso rilievo che
stabilisce che “la declaratoria di nullità del brevetto ha nell’altro processo la questione deve essere decisa con
effetto retroattivo, ma non pregiudica gli atti di esecuzione efficacia di giudicato, onde deve reputarsi sussistente il
di sentenze di contraffazione passate in giudicato già rapporto di pregiudizialità supposto dall’art. 295 c.p.c.”
compiuti”, non avendo invece il legislatore disciplinato (conf. Cass. 885/2012).
l’ipotesi in cui il dictum sulla validità della privativa abbia Il disposto dell’art. 77 c.p.i., come evidenziato nel prece-
preceduto quello sulla contraffazione, il che consente di dente del 2016, presuppone proprio un possibile contrasto
concludere nel senso della natura pregiudizialmente prio- dei due giudicati, ma risolve le conseguenze pratiche solo
ritaria del giudizio sulla validità del brevetto, che prevale, relativamente all’ipotesi, ivi implicitamente prevista, di
in ragione del suo carattere di antecedente logico-giuri- un giudicato sulla contraffazione che abbia preceduto
dico rispetto all’altro, in quanto “intanto si può parlare di quello sulla validità della privativa industriale.
contraffazione in quanto se ne sia accertata la validità”, La sentenza n. 6382/2017, citata dalla ricorrente, non si
con conseguente necessità di sospendere il giudizio di pone in contrasto con la pronuncia del 2016, non verten-
contraffazione nel caso della contemporanea pendenza dosi, in quel giudizio, in ipotesi di contemporanea pen-
anche del giudizio sulla nullità, avente carattere pregiu- denza del giudizio di nullità del titolo di proprietà
diziale di antecedente logico-giuridico. Nella specie, si industriale e del giudizio di contraffazione. Invero, questa
discuteva se nell’ambito del giudizio sulla contraffazione, Corte, in un giudizio avente ad oggetto domanda di con-
il giudice potesse comunque compiere un accertamento traffazione di un marchio denominativo registrato
incidenter tantum sulla validità del brevetto, malgrado (“Orfei”) ed a fronte di un’eccepito giudicato esterno
fosse già intervenuto un giudicato esterno sulla nullità sulla invalidità del segno distintivo, conseguente a due
parziale della privativa; questa Corte ha osservato che il sentenze distinte di merito, invocato dalla parte ricorrente
giudice della contraffazione non avrebbe potuto decidere - in cassazione, si è limitata a rilevare che, mentre alcuna
come pure aveva fatto incidentalmente, con sentenza non prova era stata fornita in merito ad un asserito giudicato
definitiva - della validità di tutte le rivendicazioni carat- esterno sulla nullità del marchio registrato (in difetto di
terizzanti il brevetto, avendo il dovere di uniformarsi al produzione della sentenza con il relativo attestato di
giudicato esterno nascente dalle limitate impugnazioni cancelleria), la pronuncia, già intervenuta in altro giudi-
delle parti alla sentenza del giudice della nullità. zio, sulla contraffazione, nella quale difettava alcun accer-
Ora, merita condivisione il suddetto indirizzo di questa tamento sulla nullità del marchio registrato, non era
Corte, in quanto la questione di validità del titolo di idonea (in conformità a quanto espresso da questa Corte
proprietà industriale ha un’indubbia natura pregiudiziale nella sentenza n. 15339/2016) ad assumere autorità di
rispetto alla questione della sussistenza della contraffa- giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o
zione di quel titolo e, seppure, di norma, il giudice della validità del brevetto, atteso che il giudice della contraffa-
contraffazione, a fronte dell’eccepita nullità del titolo di zione “definisce la questione pregiudiziale relativa alla
proprietà industriale, può risolvere incidenter tantum la nullità del brevetto in via incidentale, senza che sia pro-
questione, nondimeno, allorché sia contemporaneamente spettabile l’eventualità di un contrasto tra giudicati tra la
pendente, sempre in primo grado, un’altra causa, dinanzi sua pronuncia e quella resa dal giudice cui sia stata propo-
ad altro ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda sta una vera e propria domanda di nullità del titolo di
di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve privativa”; questa Corte ha ribadito che il giudicato di
sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando nullità di un titolo di proprietà industriale ha efficacia erga
tale disposizione un’eccezione al principio espresso dal- omnes solo quando tale nullità venga chiesta, in un giu-
l’art. 34 c.p.c. in ordine alla capacità del giudice di risol- dizio relativo alla contraffazione, con una domanda, prin-
vere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali cipale o riconvenzionale, e non anche quando venga
rilevanti per la decisione del processo. dedotta dal convenuto come mera eccezione, nel qual
Tanto in conformità a quanto ritenuto da questa Corte caso il relativo accertamento è compiuto solo incidenter
con la pronuncia n. 5091/2007: “la necessità del coordi- tantum.
namento fra la decisione sulla questione pregiudicante e la Peraltro, in merito ai rischi di un uso strumentale dell’i-
decisione sulla questione pregiudicata emergente dall’art. stituto della sospensione necessaria, basta rilevare che,
34 c.p.c., induce a ritenere che, allorquando una questione nella specie, non emerge un abuso del processo, atteso

Il Diritto industriale 5/2019 443


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che la titolare della privativa ha avanzato l’istanza di stessa aveva avanzato istanza ex art. 79 c.p.i. per la
sospensione del giudizio di contraffazione, allorché si è limitazione della privativa. Proprio la mancata previa
avveduta del contrasto emergente tra le distinte consu- sospensione necessaria del giudizio di contraffazione
lenze tecniche sulla validità della privativa industriale aveva determinato la duplicazione di fasi istruttorie su
intervenute nei due giudizi, in quanto, nella consulenza questioni identiche, vale a dire la validità della frazione
tecnica espletata dinanzi al Tribunale di Milano, per italiana del brevetto europeo di titolarità della Schmid
come riportato in ricorso, il consulente tecnico aveva Rhyner AG. 3.
concluso per la validità di una rivendicazione e la titolare (omissis).

Non sussiste litispendenza tra domanda ed eccezione


di nullità di un titolo di proprietà industriale
di Simona Franco (*)

La Cassazione chiarisce che chi in una causa ha solamente eccepito la nullità del marchio per
paralizzare un’azione di contraffazione, può poi promuovere una nuova causa per ottenere la
declaratoria di nullità dello stesso perché tra la domanda di nullità di un titolo di proprietà industriale
proposta in via principale e la mera eccezione non sussiste un rapporto di litispendenza.

Il caso Tribunale di Napoli, non ritenendo ritualmente pro-


posta l’eccezione di nullità, dichiarava l’interferenza
Con ordinanza n. 1915/2019 la Corte di Cassazione
tra il marchio registrato dell’attrice e i segni di fatto
ha chiarito che non sussiste litispendenza tra la
della convenuta. La sentenza veniva impugnata e la
domanda di nullità di un marchio proposta in via
Corte d’appello di Napoli accoglieva l’eccezione di
principale e la medesima eccezione e che dunque il
nullità del marchio registrato “Tufano Gomme”,
soggetto che in una causa ha soltanto eccepito la
ritenendo che tale marchio fosse stato anticipato e
nullità del marchio per paralizzare un’azione di con-
privato di novità dal marchio di fatto dalla Tufano
traffazione, può poi promuovere una nuova causa per
Luigi Gomme, usato con notorietà non puramente
ottenere la declaratoria di nullità e quindi la radia-
locale da epoca largamente anteriore. Contempora-
zione del marchio dal registro.
neamente, a seguito della pronuncia di merito che
La vicenda sulla quale la Suprema Corte è stata
aveva ritenuto l’eccezione di nullità non ritualmente
chiamata a pronunciarsi prende le mosse da un pro-
proposta, Tufano Luigi Gomme, oltre a proporre
cedimento di merito instaurato nel 2012 avanti il
appello, instaurava un altro giudizio di merito avanti
Tribunale di Napoli. Narrava l’attrice (Tufano
al Tribunale partenopeo per chiedere che venisse
Gomme) di essere attiva nel settore del commercio
accertata in via principale la nullità del marchio
di pneumatici dal 1985 e di essere titolare di un
registrato avversario. Il Tribunale di Napoli, tuttavia,
marchio registrato nel 1995, lamentava che la con-
dichiarava la litispendenza tra la domanda principale
venuta (Tufano Luigi Gomme) avesse iniziato la
di nullità del marchio registrato “Tufano Gomme” e
propria attività nel medesimo settore con la denomi-
la medesima domanda svolta nel primo giudizio in via
nazione Tufano Luigi & C. s.n.c. poi divenuta Tufano
di mera eccezione. Contro tale decisione Tufano
Luigi Gomme. L’attrice chiedeva l’accertamento
Luigi Gomme proponeva avanti alla Suprema
della concorrenza sleale e della contraffazione delle
Corte ricorso per regolamento di competenza.
sue privative. Tufano Luigi Gomme si costituiva
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso chia-
rilevando, anzitutto, la pacifica e pluriennale convi-
rendo che non sussiste litispendenza tra domanda ed
venza sul mercato dei segni “Tufano Gomme” e
eccezione di nullità perché “ove la nullità del titolo di
“Tufano Luigi Gomme” ed eccepiva la nullità del
proprietà industriale sia proposta in via di mera
marchio registrato dell’attrice per difetto di novità,
eccezione, il relativo accertamento è compiuto inci-
perché anticipato dai propri segni distintivi di fatto. Il
denter tantum, sicché la pronuncia assunta nel

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla


valutazione di un referee.

444 Il Diritto industriale 5/2019


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giudizio di contraffazione non è idonea ad assumere potenzialmente coincidente con quella proposta nel
autorità di giudicato in ordine alla questione sulla giudizio fiorentino), in ogni caso in quest’ultimo
nullità o validità del titolo”. giudizio l’accertamento della nullità era stato propo-
sto in via principale mentre nel giudizio pendente
Il precedente nella giurisprudenza di merito avanti al Tribunale di Bologna la convenuta in con-
traffazione si era limitata a chiederne un accerta-
La Corte di Cassazione ha quindi escluso l’applica- mento incidenter tantum.
zione nel caso di specie dell’istituto della litispen- Il Tribunale fiorentino ha altresì escluso che tra
denza in ragione della differenza di petitum sussistente domanda ed eccezione di nullità potesse sussistere
tra la domanda e l’eccezione di nullità. Come noto, la litispendenza anche solo parziale. Secondo il Tribu-
litispendenza mira ad evitare il sorgere di giudicati nale, infatti, affinché possa sussistere litispendenza
contrastati tra cause identiche, pendenti avanti a parziale, le domande cumulativamente proposte in
giudici diversi e presuppone l’identità tra tutti gli giudizio devono essere autonome le une dalle altre,
elementi oggettivi e soggettivi dell’azione. Tale pre- così da giustificare la prosecuzione del procedimento
supposto non è soddisfatto in tema di nullità del rispetto a quelle domande in relazione alle quali non
marchio perché tra il petitum oggetto dell’autonoma sussista litispendenza. Ponendosi l’eccezione di nul-
azione di nullità e quello oggetto di eccezione sussiste lità quale antecedente logico-giuridico rispetto
una differenza di natura qualitativa idonea a esclu- all’accertamento della contraffazione, il Tribunale
dere l’applicabilità dell’istituto. fiorentino ha correttamente ritenuto di non poter
Il principio è già stato affermato in passato dalla pronunciare una declaratoria di litispendenza par-
giurisprudenza di merito, e in particolare dal Tribu- ziale sulla nullità perché la domanda di contraffa-
nale di Firenze, in un caso analogo a quello che qui si zione non ha l’autonomia necessaria a giustificare la
commenta (1). prosecuzione del giudizio.
Nella fattispecie decisa dal Tribunale fiorentino l’at-
trice, Italprogetti Engineering, aveva preventiva-
La differenza tra la domanda e l’eccezione
mente convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
di nullità
Bologna il preteso contraffattore per sentir accertare
che questo si era reso responsabile della violazione A sostegno della differenza di petitum - ostativa alla
della privativa brevettuale di cui la Italprogetti Engi- declaratoria di litispendenza tra domanda ed ecce-
neering era titolare. Nel costituirsi il convenuto zione di nullità - depongono, anzitutto, ragioni di
eccepiva la nullità del titolo azionato dall’attrice. natura finalistica. Diverse sono, infatti, le conse-
Contemporaneamente, il convenuto in contraffa- guenze giuridiche che la parte intende ottenere pro-
zione instaurava un separato giudizio avanti al Tri- ponendo la nullità in via principale piuttosto che in
bunale di Firenze per ottenere la declaratoria di via di mera eccezione. Nel primo caso, la parte vuole
nullità del titolo. Nel costituirsi in quella sede la raggiungere un’utilità ulteriore, che va oltre il rigetto
Italprogetti Engineering eccepiva preliminarmente delle domande avversarie. Infatti, proponendo la
la litispendenza tra il giudizio fiorentino e quello domanda in via principale il richiedente mira ad
identico proposto tra le medesime parti avanti al ottenere un provvedimento positivo ed autonomo
Tribunale di Bologna, chiedendo poi in subordine che dichiari la nullità del marchio con effetti erga
il rigetto nel merito di tutte le domande attoree. omnes. L’eccezione di nullità, invece, limita la sua
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, riteneva di non poter portata al rigetto delle domande avversarie.
accogliere l’eccezione di litispendenza proposta dalla La diversità tra i petitum si evince anche da una lettura
Italprogetti Engineering perché, sebbene tra i due sistematica delle norme del Codice di proprietà indu-
giudizi contemporaneamente pendenti sussistesse striale: l’art. 122, comma 5, c.p.i. (e l’art. 138 del Reg.
un’identità soggettiva, non era invece ravvisabile UE 2017/1001), infatti, dispone l’annotazione del
alcuna coincidenza tra i petitum. Infatti, anche trala- Registro dei marchi delle sole sentenze definitive
sciando il fatto che uno dei due giudizi avesse ad dichiarative della nullità di un titolo. L’annotazione
oggetto più domande diverse (una sola delle quali invece non è prevista per le sentenze che, rigettando

(1) In questo senso si veda, Trib. Firenze 12 febbraio 2007, in successivo giudizio promosso da quest’ultimo di fronte ad altro
Giur. ann. dir. ind., 2007, n. 5136 ss. secondo cui “non vi è Tribunale, nel quale viene chiesta la dichiarazione di nullità del
litispendenza fra il giudizio preventivamente introdotto dal titolare brevetto ed il titolare di questo si limita a chiedere, oltre la dichia-
del brevetto che chiede la condanna del convenuto per contraffa- razione di litispendenza, solo il rigetto della domanda di nullità”.
zione e nel quale il convenuto eccepisce la nullità del brevetto, e il

Il Diritto industriale 5/2019 445


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la domanda di contraffazione, accolgono l’eccezione titolo fossero oggetto di una domanda proposta in via
di nullità e che hanno efficacia solo tra le parti. Tale principale o riconvenzionale. Tale intervento non
diversità di trattamento, a ben vedere, è agevolmente era invece previsto nel caso in cui la nullità fosse stata
comprensibile e si fonda proprio sulla diversità esi- solamente eccepita (3). Il diverso trattamento sem-
stente tra il petitum dell’azione e quello dell’eccezione bra trovare giustificazione proprio nella diversa
di nullità. L’annotazione nel Registro dei marchi, natura degli interessi perseguiti dalla domanda di
infatti, va correlata a quell’effetto di vera e propria nullità rispetto all’eccezione, posto che la domanda
“radiazione” del marchio riconosciuto nullo: effetto di nullità mira a tutelare un interesse pubblico, per-
che si concreta nell’efficacia assoluta della ricono- ché il suo accoglimento si concretizza in una vera e
sciuta nullità, che non può essere opponibile ad propria “radiazione” del marchio invalido dal Regi-
alcuni soggetti e inopponibile ad altri. L’assenza di stro dei marchi con efficacia opponibile erga omnes.
una prescrizione che imponga la registrazione della
pronuncia con cui si accolga una semplice eccezione I rapporti tra l’azione di nullità e quella
di nullità si spiega, dunque, proprio con l’insussi- di contraffazione
stenza, in quest’ultimo caso, dell’efficacia erga
omnes della sentenza che rigetta la domanda di con- Esclusa, dunque, la sussistenza della litispendenza a
traffazione, accogliendo l’eccezione di nullità. causa della differenza esistente tra i petitum, è ora il
Neppure dall’interpretazione dei principi generali momento di chiedersi se vi sono altri istituti che
che regolano la materia processuale sembra si possa possano venire in rilievo per disciplinare la contem-
giungere a conclusioni differenti circa la differenza poranea pendenza in primo grado o in gradi diversi di
tra il petitum della domanda di nullità e quello della giudizio di due cause di cui una abbia ad oggetto la
mera eccezione. La Corte di Cassazione ha, infatti, declaratoria di nullità di un titolo di proprietà indu-
ritenuto che fosse incorso nel vizio di ultrapetizione il striale e l’altra una domanda di contraffazione che
giudice di merito che aveva accertato la nullità con richieda pregiudizialmente un accertamento di vali-
efficacia di giudicato in un giudizio in cui la nullità era dità del titolo.
stata dalla parte solamente eccepita, dovendosi il Quando, infatti, il fenomeno della comunanza par-
giudice limitare ad accertare l’invalidità del titolo ziale degli elementi costitutivi dell’azione in due
solo al fine di accogliere o rigettare la domanda separati giudizi non rileva sotto il profilo della liti-
principale di contraffazione (2). Il fatto che la dichia- spendenza, può ugualmente rilevare sotto il diverso
razione di nullità di una privativa in accoglimento di profilo della connessione, necessitata dall’esigenza di
una mera eccezione abbia determinato un vizio di consentire la trattazione congiunta delle due cause
ultrapetizione del provvedimento, avvalora la tesi nel medesimo processo (4). Se la connessione sog-
della diversità esistente tra i petitum della domanda gettiva si verifica quando i procedimenti sono acco-
di nullità proposta in via principale e dell’eccezione, munati da identità dei soggetti, quella oggettiva
altrimenti non si spiegherebbe la violazione dell’art. dipende dalla comunanza di uno degli elementi
112 c.p.c. in cui, secondo la Corte, è incorso il giudice oggettivi (petitum e/o causa petendi).
di merito. Posto che tra il giudizio di nullità e quello di con-
A favore della diversità tra i petitum depone anche traffazione sussiste un nesso di pregiudizialità-dipen-
una lettura delle norme in materia di marchi in denza, nel senso che la situazione sostanziale che
chiave storica. Prima dell’introduzione del Codice costituisce oggetto del primo rappresenta un presup-
di Proprietà Industriale, l’art. 59 legge marchi in posto logico-giuridico del giudizio di contraffazione,
combinato disposto con l’art. 70 c.p.c., disponevano qualora entrambi i giudizi pendano contemporanea-
l’obbligatorietà dell’intervento del Pubblico Mini- mente in primo grado sussiste un’ipotesi di connes-
stero nel caso in cui la nullità o la decadenza del sione oggettiva qualificata idonea a giustificare la

(2) Cass. 17 novembre 2011, n. 24179, in Giust. civ., 2012, 9, I, (3) Ex multis si veda Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, in Giust. civ.,
2095 secondo cui “nella fattispecie in esame la nullità fosse stata 2005, 4, I, 1038 “la partecipazione del P.M. prevista come neces-
solamente eccepita. Il giudice di merito, negando l’ultrapetizione saria quando sia proposta azione diretta o riconvenzionale di nullità
incorsa nella sentenza di primo grado, che quella nullità aveva del marchio, ai sensi dell’art. 59 l.m., non è invece richiesta quando
inteso accertare con efficacia di giudicato, con l’argomento che la nullità del marchio forma oggetto di una eccezione, sia pure
l’accertamento costituiva il presupposto del rigetto della domanda riconvenzionale, allo scopo di paralizzare la pretesa avversaria e
avversaria, e dunque con un argomento che giustificava soltanto destinata ad un accertamento incidenter tantum, senza efficacia
una pronuncia incidentale, è incorso nella violazione dell’art. 112 c. di giudicato”.
p.c.”. (4) Mandrioli - Carratta, Corso di diritto processuale civile,
Torino, 2017, 108 ss.

446 Il Diritto industriale 5/2019


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riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 40 c.p.c., entrambi contemporaneamente pendenti in primo
purché la sussistenza di una connessione tra i due grado, non è possibile procedere alla riunione degli
giudizi venga eccepita al massimo entro la prima stessi perché i due giudizi si trovano in stati diversi di
udienza della causa successivamente instaurata. maturazione, cosa che non consentirebbe un’esau-
Sempre nel caso in cui entrambi i giudizi siano pen- riente trattazione della controversia. In altri casi,
denti in primo grado, un altro istituto che può viene invece, la riunione non è possibile perché i procedi-
in rilievo è quello della continenza (art. 39, comma 2, menti sono pendenti in gradi di giudizio diversi.
c.p.c.). In giurisprudenza ed in dottrina si è ritenuto Secondo un orientamento più risalente, e oggi mino-
che fra il giudizio preventivamente introdotto, in cui ritario, nel caso in cui non sia possibile disporre la
il titolare della privativa chiede l’accertamento della riunione dei procedimenti contemporaneamente
contraffazione e il convenuto si limita ad eccepire la pendenti, non sarebbe necessario sospendere il giu-
nullità del titolo, e quello volto ad ottenere la decla- dizio dipendente (la causa di contraffazione) in attesa
ratoria di nullità con effetti “erga omnes” sussista un della definizione della controversia pregiudiziale (il
rapporto di continenza c.d. qualitativa (5). L’istituto giudizio di nullità) perché “il giudice della contraffa-
della continenza, infatti, opera non solo in caso di zione sarebbe in grado di conoscere incidenter tantum
differenza meramente quantitativa dei petitum, ma la questione pregiudiziale della validità-nullità del
anche quando la domanda proposta nel giudizio pre- titolo, e nessuna norma gli impone di attendere la
ventivamente instaurato costituisca il presupposto decisione su di essa” (8). Secondo questo orienta-
della domanda proposta nel secondo giudizio, mento gli estremi per l’applicazione della sospen-
ovvero, quando tra i due procedimenti vi sia un sione ex art. 295 c.p.c. ricorrerebbero solamente
nesso di pregiudizialità logica (6). Ed è questa la quando oggetto della controversia pregiudiziale è
conclusione cui è giunto il Tribunale di Firenze un antecedente logico-giuridico indispensabile ai
nella decisione poc’anzi citata. I giudici di merito, fini della decisione della causa pregiudicata, il cui
infatti, dopo aver escluso la sussistenza di un rapporto accertamento deve essere necessariamente deciso
di litispendenza (anche parziale) tra i due giudizi, con efficacia di giudicato “per legge o per esplicita
hanno ritenuto che tra la declaratoria di nullità e domanda di una delle parti” (art. 34 c.p.c.). Solo in
l’azione di contraffazione, nell’ambito della quale è questo caso, infatti, si rischierebbe di incorrere in un
stata eccepita l’invalidità del titolo, sussista un rap- conflitto tra giudicati. Tutto all’opposto, nessuna
porto di continenza c.d. qualitativa perché le norma impone che l’eccezione di nullità debba essere
domande proposte dalle parti, sebbene diverse, “tro- decisa con efficacia di giudicato, nel qual caso dunque
vano il proprio fondamento e rivolgono i loro effetti il giudice ha il potere di conoscere la questione
nel medesimo rapporto sostanziale intercorso fra le pregiudiziale di nullità incidenter tantum. Pertanto,
due società” (7). non è necessario disporre la sospensione del proce-
Come noto, gli istituti della connessione e della dimento dipendente in attesa della decisione sulla
continenza rispondono all’esigenza di garantire la validità, perché tra la decisione che accerta la nullità
ragionevole durata del processo, principio di rango del titolo e quella che, accertandone la validità,
costituzionale previsto dall’art. 111 Cost., ed ancor sanzioni la contraffazione si potrebbe verificare sol-
prima dall’art. 6 della Convenzione europea dei tanto un contrasto tra gli effetti pratici dei giudi-
diritti dell’uomo. Tuttavia, in alcuni casi, sebbene cati (9). Tale contrasto è peraltro espressamente
il giudizio di nullità e quello di contraffazione siano disciplinato e risolto dall’art. 77 c.p.i. che prevede

(5) In dottrina, M. Vanzetti, La sospensione del processo per (8) Cass. 22 novembre 2006, n. 24859, in Giur. ann. dir. ind.,
pregiudizialità nelle controversie industrialistiche, in Riv. dir. ind., I, 2006, n. 4945; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3686, in
2014, 94 ss. Giur. ann. dir. ind., 2007, n. 5066. In generale sulla non applicabilità
(6) In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità dell’art. 295 c.p.c., Cass. 11 marzo 2005, n. 5388, in Mass. Giust.
secondo cui il principio della continenza opera anche quando due civ., 2005, 3; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 14060, in Mass.
giudizi abbiano ad oggetto domande contrapposte che si colle- Giust. civ., 2004, 7-8; Cass. 18 maggio 2004, n. 9440, in Giust. civ.,
gano ad un medesimo rapporto sostanziale si veda, fra le altre, 2004, I, 2267.
Cass. 16 dicembre 2005, n. 27710; Cass. 30 novembre 2005, n. (9) Si veda Cass. 22 novembre 2006, n. 24859, in Giur. ann. dir.
26076; Cass. 31 ottobre 2005, n. 21102; Cass. 3 settembre 2005, ind., 2006, n. 4945 “la contemporanea pendenza del giudizio
n. 17737; Cass. 19 luglio 2005, n. 15190, Cass. 1° luglio 2005, n. avente ad oggetto la dichiarazione di nullità non comporta la
14078 e in dottrina Mandrioli - Carratta, Corso di diritto proces- necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione,
suale civile, cit., 163 ss. non sussistendo alcuna norma che imponga al giudice della con-
(7) In questo senso si veda, Trib. Firenze 12 febbraio 2007, in traffazione di attendere la decisione della questione pregiudiziale
Giur. ann. dir. ind., 2007, 5136 ss. relativa alla validità del brevetto e ben potendo, quindi, risolverla
egli stesso in via incidentale, senza che sia prospettabile

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l’attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiara- Recentemente, con l’ordinanza 9500/2019 la


zione di nullità, facendo salvi gli atti esecutivi già Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi
compiuti sulla base di sentenze di contraffazione sulla necessità di sospendere il giudizio di contraf-
passate in giudicato. Secondo l’orientamento qui fazione nell’attesa della definizione del giudizio
citato, quindi, l’interesse (costituzionalmente tute- sulla validità del brevetto contemporaneamente
lato) ad una celere risoluzione della controversia pendente avanti ad un altro tribunale, ha ritenuto
prevale rispetto all’esigenza di evitare giudicati con- di aderire proprio all’orientamento giurispruden-
trastanti a tal punto da giustificare un’applicazione ziale maggioritario, secondo cui, salvo il caso in cui
limitata e residuale dell’istituto della sospensione il giudicato sulla contraffazione si è formato ante-
necessaria. riormente al dictum sulla validità, “resta sempre
La giurisprudenza più recente, con un orientamento pregiudizialmente prioritario il giudizio sulla vali-
che ad oggi sembra essere quello maggioritario e che dità del brevetto, che prevale in ragione del suo
di fatto supera i provvedimenti più risalenti di segno carattere di antecedente logico-giuridico rispetto
opposto, è tornata ad affermare la necessità di sospen- al giudizio di contraffazione”.
dere il giudizio di contraffazione ex art. 295 nell’attesa La questione su cui la Corte di Cassazione è stata
della definizione del giudizio avente ad oggetto la chiamata a pronunciarsi prende le mosse da un pro-
domanda di nullità proposta in via principale (10). cedimento di merito instaurato nel 2015 avanti al
Secondo questo orientamento, il legislatore con l’art. Tribunale di Trento dalla società Schmid Rhyner
77 c.p.i. si è premurato di risolvere le conseguenze AG - titolare del brevetto europeo EP ‘707 avente ad
pratiche derivanti da un possibile contrasto tra giu- oggetto un particolare metodo per l’applicazione
dicati solo nel caso in cui il dictum sulla contraffazione senza contatto di materiali di rivestimento alle super-
abbia preceduto la decisione sulla validità del titolo fici - nei confronti della Ecosystem Costruzioni. L’at-
stabilendo che “la declaratoria di nullità ha effetti trice chiedeva che venisse accertato e dichiarato che
retroattivi ma non pregiudica gli atti di esecuzioni di la convenuta si era resa responsabile con il proprio
sentenze di contraffazione passate in giudicato già comportamento della contraffazione della frazione
compiuti”, omettendo invece di disciplinare l’ipotesi italiana del brevetto europeo di cui era titolare,
inversa. nonché di atti di concorrenza sleale, chiedendo
Alla luce di quanto precede la giurisprudenza ha altresì che venissero disposte le pronunce consequen-
chiarito che, salvo il caso in cui il giudicato sulla ziali di inibitoria e risarcimento del danno. Nel costi-
contraffazione preceda quello sulla validità del titolo tuirsi in tale giudizio la Ecosystem Costruzioni
e salvo il caso in cui ricorrano gli estremi per l’ap- eccepiva la nullità del titolo azionato dalla Schmid
plicazione di istituti alternativi che siano in grado di Rhyner AG. Successivamente, la Ecosystem Costru-
ovviare al ritardo nella decisione della causa dipen- zioni, convenuta nell’azione di contraffazione,
dente, quando la questione pregiudiziale di validità instaurava nei confronti della Schmid Rhyner AG
della privativa, di regola risolvibile incidenter tantum un autonomo giudizio avanti al Tribunale di Milano,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 c.p.c., sia per chiedere che venisse accertata la nullità, totale o
oggetto di un diverso processo contemporaneamente parziale, della frazione italiana del brevetto europeo
pendente, il giudice della contraffazione deve neces- EP ‘707. Nel corso di entrambi i giudizi veniva svolta
sariamente disporre la sospensione ai sensi dell’art. la consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la
295 c.p.c. In questo caso l’applicazione dell’istituto validità del titolo azionato, con risultati tra loro
della sospensione rappresenta un’eccezione al prin- incompatibili. La Schmid Rhyner AG, avvedutasi
cipio espresso dall’art. 34 c.p.c. secondo cui qualun- del contrasto emergente tra i risultati delle consu-
que presupposto logico, di diritto o di fatto, necessario lenze tecniche espletate nei due giudizi, proponeva al
affinché il giudice possa assumere la decisione finale Tribunale di Trento istanza di sospensione del giu-
può e deve essere conosciuto dallo stesso incidenter dizio di contraffazione, in attesa della definizione del
tantum. giudizio sulla validità del titolo. Il Tribunale

l’eventualità di un contrasto tra giudicati […] l’efficacia ‘ultra litem’ efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza
della sentenza che dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione”.
anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi (10) Cass. 4 aprile 2019, n. 9500, in DeJure; Cass. 25 luglio
estranei alla controversia in cui è pronunciata, può dar luogo 2016, n. 15339, in Foro it., 2016, 11, I, 3482; Cass. 14 aprile 2016,
esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due n. 7450, in Dir. ind., 2016, 296; Trib. Bologna 14 giugno 2002, in
pronunce, espressamente contemplato dall’art. 59-bis del r.d. Riv. dir. ind., 2005, n. 4-5, II, 284 ss.; App. Milano 5 luglio 2002, in
29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso l’attribuzione di Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4509/2.

448 Il Diritto industriale 5/2019


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accoglieva l’istanza, sospendendo il giudizio di con- Tale interpretazione dovrebbe essere condivisa dalle
traffazione e rilevando che la Ecosystem Costruzioni corti quanto meno nei casi in cui i giudizi pendenti
“avrebbe potuto evitare la sospensione, proponendo hanno ad oggetto privative di natura brevettuale, per
la domanda di nullità del brevetto in via riconven- l’accertamento della cui validità è necessario ricor-
zionale nel giudizio di contraffazione, cosicché nel- rere alla consulenza tecnica d’ufficio. In questi casi,
l’ipotesi in cui essa aveva scelto di proporre in quel ragioni di economia processuale impongono la
giudizio soltanto un’eccezione e di introdurre un sospensione del giudizio di contraffazione, in attesa
giudizio autonomo avente ad oggetto l’accertamento della decisione sulla validità del titolo. Ciò sia al fine
della nullità del brevetto, la parte subiva le inevitabili di evitare l’inutile duplicazione dell’attività istrutto-
conseguenze delle sue stesse scelte processuali (la ria volta ad accertare i requisiti di validità del titolo -
sospensione dell’azione di contraffazione ndr)”. Avverso cosa che comporterebbe per le parti un inutile aggra-
la decisione del Tribunale di Trento la Ecosystem vio in termini di costi (11) - sia al fine di minimizzare
Costruzioni proponeva ricorso per regolamento di il rischio che il brevetto venga revocato, in tutto o in
competenza rilevando che il giudice di merito, nel- parte, dopo la pronuncia della sentenza sulla
l’ambito del giudizio di contraffazione, avrebbe contraffazione (12).
potuto vagliare la questione della validità del bre-
vetto azionato incidenter tanutm, evitando così di Conclusioni
disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. La Suprema
Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Ecosystem Anche nel caso deciso dalla Suprema Corte con
Costruzioni ritenendo che il Tribunale di Trento ordinanza n. 1915/2019, essendo impossibile addi-
avesse ben operato nel disporre la sospensione del venire alla riunione di procedimenti pendenti in
giudizio di contraffazione nell’attesa del dictum del gradi diversi, sarebbe stato sicuramente preferibile
Tribunale di Milano sulla validità del brevetto per- disporre la sospensione del giudizio di contraffa-
ché “il giudice della contraffazione, a fronte dell’ec- zione - pendente in grado di appello - in attesa del
cepita nullità del titolo, può risolvere incidenter passaggio in giudicato della decisione di primo
tantum la questione, nondimeno quando sia contem- grado sulla validità del titolo. Tuttavia davanti
poraneamente pendente in primo grado un’altra alla declaratoria di litispendenza pronunciata dal
causa, dinanzi ad un altro ufficio giudiziario, avente giudice di prime cure, non può che condividersi la
ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il tesi espressa dalla Suprema Corte nella pronuncia
giudice della contraffazione deve sospendere il giu- in commento la quale, accogliendo il ricorso per
dizio ex art. 295 c.p.c.”. regolamento di competenza proposto dalla Tufano
A differenza di quanto affermato dalla ricorrente Eco- Luigi Gomme, ha operato un corretto bilancia-
system Costruzioni, secondo la quale l’istituto della mento degli interessi in gioco. Una pronuncia in
sospensione necessaria dovrebbe trovare un’applica- senso contrario, infatti, avrebbe avuto l’effetto di
zione limitata, onde evitare di incorrere nella violazione privare il ricorrente del diritto costituzionalmente
del principio costituzionale della ragionevole durata del garantito di agire per chiedere ed ottenere una
processo, la Suprema Corte, condividendo l’orienta- declaratoria di nullità del marchio con effetti erga
mento maggioritario, sottolinea che l’istituto della omnes, lasciandogli come unica alternativa quella
sospensione necessaria ha il notevole pregio di evitare di ottenere un accertamento della nullità inciden-
un’inutile duplicazione dell’attività istruttoria, consen- ter tantum e come tale inidoneo ad assumere
tendo alle parti un risparmio in termini di costi. idoneità di giudicato.

(11) Sul punto si veda in dottrina, M. Vanzetti, La sospensione brevetti, il cui accordo istitutivo ammette espressamente la pos-
del processo per pregiudizialità nelle controversie industrialisti- sibilità che rispetto allo stesso brevetto pendano separatamente
che, in Riv. dir. ind., I, 2014, 87 ss. e G. Dragotti, Sospensione del un’azione di nullità (davanti alla Divisione centrale) e una di con-
giudizio di contraffazione ex art. 295 c.p.c. e “giusto processo”, in traffazione (davanti a una Divisione locale o regionale). In questo
Riv. dir. ind., 2006, II, 205 ss. caso, infatti, le Rules of Procedure della Corte hanno previsto che
(12) Si veda sul punto in dottrina, C. Galli, Brevetti, Il giudizio l’udienza di discussione nella causa di nullità sia fissata prima di
sulla validità vince su quello di contraffazione, in Il Sole 24Ore, quella nella causa di contraffazione: così ottenendo in pratica lo
luglio 2016 secondo cui “l’interesse per questa decisione (Cass., stesso risultato e quindi riducendo al minimo il rischio che il
25 luglio 2016 n. 15339 ndr) è tanto maggiore nella prospettiva che brevetto venga revocato, in tutto o in parte, dopo la pronuncia
sta per aprirsi con l’istituzione della Corte unificata europea dei della sentenza sulla contraffazione”.

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Cessione di azienda e cessione del marchio

Cassazione civile, Sez. trib., 17 gennaio 2019, n. 1118 - Pres. De Masi - Rel. Fasano - Fattoria
Scaldasole - P.M. Giacalone (conf.) - s.r.l. c. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate ufficio di
Milano 2
I. Il marchio di un’azienda deve essere compreso nel valore di avviamento della stessa, se fa parte del complesso
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Invero, la principale funzione del marchio, tanto
per l’impresa che ne è titolare che per i consumatori, consiste nella possibilità di identificare la matrice, la
provenienza di un prodotto o di un servizio in modo che possa essere tenuto distinto da prodotti, simili o identici,
forniti da imprese concorrenti. Nel bilancio di esercizio redatto secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.
c. i marchi trovano, in particolare, la loro rappresentazione nell’attivo dello stato patrimoniale, alla voce
“concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.

II. Una cessione del marchio unitamente alla cessione dell’azienda costituisce componente del valore di avvia-
mento e, quindi, del maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla
somma dei valori dei beni che lo compongono, che va ricompresa nella determinazione della base imponibile
dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 131/1986.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. civ., Sez. trib., 25 febbraio 2002, n. 2702; Cass. civ., Sez. trib., 1° febbraio 2006, n. 2204; Cass. civ., Sez.
trib., 23 febbraio 2012, n. 2747.

La Corte (omissis). La società contribuente ricorre per la cassazione della


sentenza, svolgendo nove motivi, illustrati con memorie.
Fatti di causa L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Con atto registrato il 12 aprile 2005 la società Plada
Industriale s.r.l. cedeva alla Fattoria Scaldasole s.r.l. un Ragioni della decisione
ramo di azienda operante nel settore dei prodotti freschi. Il
prezzo di cessione del ramo d’azienda veniva indicato in omissis
Euro 8.370,00. L’Agenzia delle entrate rettificava, ai sensi 2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza
degli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, il valore impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
dell’azienda compravenduta in Euro 13.442.153,00 emet- 51 e 52, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art.
tendo un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’im- 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui avrebbe
posta di registro. L’Ufficio rilevava che nell’atto di respinto il motivo relativo all’illegittimità/erroneità
compravendita era indicato il valore di avviamento per della pretesa fiscale in quanto fondata su di un valore
Euro 4.308.111,00 e nell’Allegato prospetto P), rappre- dell’azienda venduta asseritamente incongruo, quantifi-
sentante la situazione patrimoniale di cessione era indi- cato sulla base dei valori contabili indicati nella situazione
cato, separatamente, il valore dei marchi per Euro patrimoniale di cui all’Allegato P).
5.013.867,00. Secondo la società contribuente, invece, 3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza
il valore dichiarato per l’avviamento (Euro 4.308.11,00) impugnata per motivazione insufficiente in ordine ad un
comprendeva anche il valore dei marchi. L’Ufficio proce- fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
deva a rettificare il valore dell’azienda sulla base del valore all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui avrebbe
netto contabile di cui all’Allegato P) dell’atto di cessione, respinto il motivo relativo alla illegittimità/erroneità della
sostituendo al valore di avviamento di Euro 4.308.111,00 pretesa fiscale in quanto fondata su di un valore dell’a-
un nuovo valore di avviamento pari ad Euro 5.077.780,00. zienda incongruo. I giudici di secondo grado si sarebbero
La società Fattoria Scaldasole S.r.l. impugnava l’atto limitati a recepire, del tutto acriticamente, la tesi dell’Uf-
impositivo innanzi alla CTP di Milano, lamentando che ficio secondo cui il valore dell’avviamento dipende dalla
la pretesa fiscale risultava fondata su un fraintendimento notorietà del marchio “Fattoria Scaldasole”, quest’ultimo
del valore probatorio della “situazione patrimoniale con- pari ad Euro 5013,867,00 risultante dall’Allegato P),
tabile” costituente l’Allegato P) dell’atto di cessione e dovrebbe essere tenuto distinto dal valore di avviamento,
denunciando l’erroneo criterio di stima del valore di pari ad Euro 4.308,011, e andrebbe parimenti sommato ad
avviamento. La CTP di Milano, con sentenza n. 134/40/ esso per la determinazione della base imponibile su cui
09, respingeva il ricorso. La sentenza veniva impugnata applicare l’imposta di registro.
dalla società contribuente innanzi alla CTR della Lom- 4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza
bardia che, con sentenza n. 1/34/11, rigettava il gravame. impugnata per motivazione insufficiente in ordine ad un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione

Il Diritto industriale 5/2019 451


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all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui avrebbe relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in
riconosciuto la fondatezza della pretesa fiscale negando cui i giudici di appello avrebbero accolto la tesi dell’Ufficio
ogni rilevanza alla circostanza per cui la cessione di ramo di in relazione alla ripresa a tassazione del presunto maggiore
azienda è avvenuta in base ad un “processo di asta valore del ramo di azienda senza esaminare e/o confutare la
competitiva”. domanda formulata dalla società circa la possibilità di
5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza esaminare il metodo misto patrimoniale reddituale.
impugnata per motivazione contraddittoria in ordine ad 9. Con il nono motivo di ricorso, si censura la sentenza
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione impugnata per disapplicazione/annullamento delle san-
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui avrebbe zioni, in relazione alle obiettive condizioni di incertezza,
affermato la fondatezza della pretesa fiscale sulla base dei circa la portata e l’ambito di applicazione della norma
dati contabili contenuti nella “situazione Patrimoniale tributaria, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del
Convenzionale”, allegata sub P) all’atto di cessione del 1997, e dell’art. 10, comma 3 della l. n. 212 del 2000, e
ramo di azienda. Parte ricorrente lamenta di avere chiarito dell’art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992, in cui l’asserita violazione
nei gradi di merito le ragioni per le quali esisterebbe un sarebbe stata commessa.
fraintendimento sul valore della situazione patrimoniale 10. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il
contabile di cui all’Allegato P) dell’atto di cessione del settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso vanno
ramo d’azienda in questione. Detta situazione non espri- esaminati congiuntamente in quanto inerenti alla mede-
merebbe i valori negoziati, ma i meri valori contabili delle sima questione.
attività e passività della società venditrice, così come 10.1. Si apprende dalla trascrizione operata nel corpo del
iscritti in bilancio in base ai criteri civilistici del costo a ricorso per cassazione che in data 12 aprile 2005 è stato
suo tempo sostenuti ma non indicherebbe il valore di firmato, tra la venditrice Plada Industriale S.r.l. e l’acqui-
“mercato” (o “venale”) del ramo di azienda ai fini del- rente Fattorie Scaldasole S.r.l. un contratto di cessione di
l’imposta di registro. ramo di azienda al prezzo di cessione di Euro 8.370.00. A
6. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza seguito del predetto atto di cessione, in data 26 marzo
impugnata per insufficiente motivazione in ordine ad un 2006, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di retti-
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione fica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, con il
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui i giudici quale veniva accertato un valore complessivo del ramo di
di appello avrebbero affermato la fondatezza della pretesa azienda pari ad Euro 13.442,153,00 a fronte del valore
fiscale sulla base del fatto che il marchio contenuto nel dichiarato dalle parti di Euro 8.370.00. Sul valore rettifi-
ramo di azienda ceduto sarebbe rappresentativo di una cato l’Ufficio calcolava una maggiore imposta di registro
autonoma capacità reddituale e, quindi, di un valore auto- pari ad Euro 152.165,00, e relative sanzioni.
nomo rispetto all’avviamento, del ramo stesso.7. Con il Non è contestato che l’Ufficio ha proceduto a rettificare il
settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata valore dell’azienda sulla base del valore netto contabile di
per motivazione insufficiente in ordine ad un fatto con- cui all’Allegato P) all’atto di cessione, sostituendo il valore
troverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 dell’avviamento di Euro 4.308.111,00 un nuovo valore di
c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di appello erro- avviamento pari ad Euro 5077,780,00 determinato con il
neamente riconosciuto la correttezza del metodo di valo- metodo prospettico, scontando il reddito che il ramo
rizzazione dell’avviamento adottato dall’Ufficio. La CTR d’azienda ceduto è prospetticamente in grado di generare
non avrebbe chiarito in base a quali ragioni, nel caso in un arco di tempo significativo.
concreto, il predetto metodo risulterebbe applicabile, La CTR, con la sentenza impugnata, ha ritenuto congrua
limitandosi ad affermazioni del tutto generiche; né la determinazione dell’Ufficio, sulla base del rilievo che il
avrebbe preso in considerazione le argomentazioni formu- marchio della “Fattoria Scaldasole”, essendo noto, era
late e la documentazione prodotta dalla società in ordine al certamente parte integrante del valore di avviamento e,
fatto che tale metodo consentirebbe di stimare il valore quindi, era stato certamente tenuto in considerazione
complessivo del ramo di azienda ceduto in un valore, pari dalle parti al momento di definire il prezzo di vendita,
ad Euro 5.077.780,00 (valore riferibile a tutta l’azienda e come risultante dall’Allegato P) all’atto di cessione il
non solo all’avviamento), di gran lunga inferiore al prezzo quale si precisa testualmente: “non ha altro significato
negoziato tra le parti (pari ad Euro 8.370.000,00).Ciò con di definire i valori di ciò che l’acquirente comprava
la conseguenza che, ottenendo, in applicazione del sud- dall’alienante”.
detto criterio, un valore venale inferiore a quello dichia- A tanto la CTR ha aggiunto la considerazione che nel
rato dalle parti al momento della cessione, queste contratto il valore di avviamento è stato quantificato in
risulterebbero avere pagato, in sostanza, un’imposta Euro 4.308,111, mentre nel prospetto dell’Allegato P),
comunque maggiore di quella che secondo l’Ufficio che riporta i valori contabili ed è atto proveniente dalle
avrebbe dovuto essere pagata. stesse parti, il marchio, che fa parte del valore di avvia-
8. Con l’ottavo motivo di ricorso, si censura la sentenza mento, è valorizzato in Euro 5.013,867, pertanto se si
impugnata denunciando omessa pronuncia ovvero difetto seguisse il ragionamento della società contribuente, e si
assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., degli sottraesse il valore del marchio dell’avviamento si giun-
artt. 1 comma 2, 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, gerebbe ad incomprensibili valori negativi. Ne consegue
dell’art. 132 comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att., in che, secondo la CTR: “è invece evidente che, agli oltre 4

452 Il Diritto industriale 5/2019


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milioni di avviamento, vanno aggiunti gli oltre 5 del 4.308.111,00 e, nell’Allegato Prospetto P, rappresentante
marchio, che rappresenta il differenziale di valore conte- la situazione patrimoniale di cessione è indicato separata-
stato con l’avviso di rettifica in oggetto”. mente il valore dei marchi in Euro 5.013.867,00. Inoltre,
10.2. La decisione in tal senso adottata non presenta errori non è contestato che vi sia stata una cessione del marchio
di diritto e la motivazione che la sorregge, per quanto unitamente alla cessione dell’azienda, sicché esso costitui-
sintetica, è plausibile e congrua in rapporto agli elementi sce componente del valore di avviamento e, quindi, del
essenziali della fattispecie. maggior valore che il complesso aziendale, unitamente
Dal punto di vista civilistico, infatti, per avviamento si considerato, presenta rispetto alla somma dei valori dei
intende l’attitudine dell’azienda a produrre utili in misura beni che lo compongono che va ricompresa nella deter-
superiore a quella ordinaria. La relativa valutazione è minazione della base imponibile dell’imposta di registro ai
frutto di un apprezzamento di ordine estimativo, da costi- sensi dell’art. 51, comma 4 d.P.R. n. 131 del 1986, (Cass.
tuisce giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento n. 2702 del 2002; Cass. n. 2204 del 2006; Cass. n. 21314 del
del giudice di merito, immune dal sindacato di legittimità, 2008; Cass. n. 2747 del 2012).
se adeguatamente motivato (v. tra le tante Cass. n. 1170 10.4. Ciò premesso, va rigettato il secondo motivo, non
del 2008 e Cass. n. 613 del 2016). ravvisandosi il denunciato vizio di violazione di legge, e il
Il criterio estimativo prescelto dal giudice di appello è stato terzo, quinto, sesto, settimo motivo di ricorso, atteso che i
quello di considerare il valore del marchio facente parte giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da
del valore di avviamento dell’azienda ceduta, di cui le parti vizi logici, hanno ritenuto corretto il criterio di accerta-
si ritiene abbiano tenuto conto al momento dell’aliena- mento utilizzato dall’Ufficio il quale, sul presupposto dei
zione del bene. principi espressi, ha tenuto conto dell’Allegato P) all’atto
Poiché l’avviamento si identifica con la capacità di pro- di cessione con cui le stesse parti hanno determinato i
fitto di una attività produttiva, ossia con una qualità valori contabili dell’azienda ceduta.
dell’azienda costituita dal maggior valore che il complesso A tale riguardo, questa Corte ha precisato che la quanti-
aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto ficazione dell’entità dell’avviamento, in quanto frutto di
alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compon- un giudizio estimativo, costituisce l’oggetto di una valu-
gono, il criterio si rivela plausibile, tenuto conto del tazione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del
principio che, al riguardo, impone di considerare proprio, giudice di merito ed è immune da sindacato di legittimità
e tra l’altro, la prevedibile capacità dell’azienda di coprire i se, come nella specie, è adeguatamente motivata (Cass.
costi (Cass. n. 9115 del 2012) siano essi di natura com- n. 2702 del 2002; Cass. n. 2204 del 2006; Cass. n. 21314 del
merciale o fiscale. 2008; Cass. n. 2747 del 2012). Tale valutazione, inoltre,
L’avviamento è la capacità dell’azienda di conseguire non è governata da criteri inderogabili, sicché, da una
redditi nel tempo, quindi, la sua attitudine ad ottenere parte, le denunciate violazioni di legge non sono utilmente
utili, ossia produrre flussi finanziari e reddituali in misura predicabili e, dall’altra, la congruità della motivazione
superiore a quella ordinaria. Tale attitudine può essere della sentenza non può restare né confermata né esclusa
dovuta a: a) fattori specifici che, pur concorrendo positi- in riferimento al metodo prescelto, ma dalle argomenta-
vamente alla produzione del reddito ed essendosi formati zioni sostenute, senza vizi logici, dal giudice del merito.
nel tempo in modo oneroso non hanno un valore auto- 10.5. Da siffatti rilievi consegue l’apoditticità della tesi
nomo; b) incrementi di valore che il complesso dei beni difensiva illustrata con l’ottavo motivo di ricorso, oltre che
aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei infondatezza, atteso che non ricorre il vizio di omessa
singoli beni, in virtù della loro organizzazione in un sistema pronuncia quando la decisione adottata comporti una
efficiente ed idoneo a produrre utili. statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione
Il marchio di una azienda deve essere compreso nel formulata dalle parti (Cass. n. 20718 del 2018; Cass.
valore di avviamento della stessa, se fa parte, come n. 29191 del 2017).
nella specie, del “complesso dei beni organizzati dal- A tale fine questa Corte, con ordinanza n. 30189 del 2017,
l’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Invero, la ha precisato che i plurimi criteri individuati dal testo unico
principale funzione del marchio, tanto per l’impresa che dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 51, d.P.R. n. 131
ne è titolare che per i consumatori, consiste nella pos- del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle
sibilità di identificare la matrice, la provenienza, di un parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente
prodotto o di un servizio in modo che possa essere tenuto “pari ordinati” e l’Amministrazione finanziaria può seguire
distinto da prodotti, simili o identici, forniti da imprese uno qualsiasi dei predetti criteri, laddove lo ritenga mag-
concorrenti. Nel bilancio di esercizio redatto secondo giormente idoneo a determinare il valore del bene trasfe-
gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. i marchi rito in sede di accertamento.
trovano, in particolare, la loro rappresentazione nel- Nella specie, il giudice del merito ha specificamente
l’attivo dello stato patrimoniale, alla voce “concessioni, indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convinci-
licenze, marchi e diritti simili”. mento, consentendo in tal modo, il controllo sulla esat-
10.3. Nella specie, l’Agenzia delle entrate specifica nel tezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756
controricorso che nel contratto di compravendita stipu- del 2006, Cass. n. 890 del 2006, Cass. n. 9105 del 2017).
lato dalle parti è indicato il valore di avviamento per Euro (omissis).

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Cessione d’azienda, avviamento commerciale


e valore del marchio
di Sara Scapin

In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ai fini dell’individuazione della base imponibile per
l’applicazione dell’imposta di registro, il valore del marchio aziendale deve essere compreso nella
valutazione dell’avviamento commerciale? A tale interrogativo i Giudici della Suprema Corte hanno
dato risposta affermativa, specificando proprio come ciò sia desumibile dalla natura stessa dell’av-
viamento. Se l’avviamento, infatti, rappresenta una “qualità dell’azienda costituita dal maggior valore
che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di
mercato dei beni che lo compongono”, è evidente che all’interno di questi ultimi debbano venire
ricompresi sia i beni materiali che quelli immateriali, tra i quali ovviamente rientra anche il marchio,
stante la sua funzione identificativa dell’azienda con riferimento alla provenienza di un prodotto o di un
servizio.

Il caso di specie dichiarato dalle parti nell’atto o, in mancanza o se


superiore, il corrispettivo da esse pattuito (1).
La pronuncia che si annota risulta particolarmente
Tale valore viene generalmente valutato da parte
interessante in quanto pone l’attenzione sui risvolti
dell’Amministrazione Finanziaria con riferimento
che la disciplina giuridica dei marchi, in particolar
al valore complessivo dei beni che compongono il
modo con riferimento alle le loro vicende traslative,
ramo d’azienda, tra i quali è compreso anche l’avvia-
può assumere dal punto di vista fiscale.
mento, al netto delle passività risultanti dalle scrit-
Il caso che la Suprema Corte si è trovata ad
ture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a
affrontare ha preso le mosse dal ricorso presen-
norma del codice civile.
tato da una società avverso un avviso di rettifica
Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, e
e liquidazione ai fini dell’imposta di registro
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
emesso dall’Amministrazione Finanziaria, con-
nella valutazione del valore dell’avviamento è cor-
nesso alla stipula, da parte della ricorrente, di
retto ricomprendersi anche la notorietà del marchio
un contratto di cessione di ramo di azienda con
aziendale, poiché quest’ultimo, facendo parte del
un’impresa terza acquirente.
complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’im-
Più nello specifico, l’oggetto dello scontro ha riguar-
presa, comporta un incremento del valore di
dato il valore da attribuirsi alla nozione di avvia-
quest’ultima.
mento commerciale ai fini dell’applicazione
dell’imposta di registro, ed in particolar modo se, in
presenza della cessione - totale o parziale - di un’a- L’essenza dell’avviamento e le sue ricadute
zienda, al suo interno rientri o meno anche quello del pratiche
marchio aziendale. Prima di procedere all’analisi della decisione della
L’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 (c.d. “Testo Suprema Corte di Cassazione si rende anzitutto
Unico dell’Imposta di Registro”) stabilisce infatti necessario verificare cosa debba intendersi per
che, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, “avviamento commerciale”.
il valore dei beni che deve essere considerato nella Stabilire quale sia la sua “essenza”, infatti, non assume
determinazione della predetta imposta è quello una rilevanza puramente teorica, ma anche e

(1) Come ricordato da V. Busa, Il trasferimento dell’azienda cessione dell’azienda all’imposta di registro e la cessione del
nell’imposta di registro: orientamenti giurisprudenziali, in Proble- marchio ad Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n.
matiche giuridiche e fiscali in tema di trasferimento di azienda. Atti 633 del 1972”. In seguito la giurisprudenza di legittimità, ispirata
del Convegno 23-24 aprile 2010, consultabile in Fondazionenota- da quanto sostenuto dalla Corte di giustizia europea, ha invece
riato.it, prima della riforma dell’art. 2753 c.c., quando il trasferi- ritenuto che il marchio, qualora venga ceduto al di fuori dell’a-
mento autonomo del marchio rispetto all’azienda non era zienda, debba classificarsi come un servizio e, quindi, essere
consentito, ai fini fiscali il marchio veniva tassato separatamente assoggettato ad Iva. Se, invece, il marchio viene trasferito unita-
dall’azienda: “più precisamente, la cessione unitaria e contestuale mente agli altri beni costituenti l’azienda, l’intero valore di que-
dell’azienda e del marchio veniva considerata un negozio com- st’ultima, comprensivo del marchio, deve essere assoggettato ad
plesso da assoggettare ad un duplice regime di imposizione: la imposta di registro.

454 Il Diritto industriale 5/2019


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soprattutto pratica, soprattutto dal punto di vista compone, un ruolo essenziale sia costituito proprio
fiscale: l’avviamento, infatti, nei casi di cessione di dal marchio: esso, infatti, è l’espressione esterna
azienda o di ramo d’azienda, viene a costituire il dell’immagine dell’azienda, poiché rappresenta il
valore patrimoniale alla base della determinazione mezzo con cui quest’ultima comunica ai consumatori
del prezzo di cessione dell’azienda stessa e, conse- le proprie competenze e capacità.
guentemente, deve venire assoggettato all’imposta Quanto ora affermato rileva ancora di più qualora il
di registro. marchio sia noto: in questo caso, infatti, la stessa
Con il termine “avviamento” si intende fare riferi- giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato pro-
mento all’attitudine dell’azienda a produrre utili in prio come la notorietà del marchio assuma “l’idoneità
misura superiore a quella ordinaria e, quindi, a con- a costituire mezzo di comunicazione di messaggi ulte-
seguire redditi nel corso del tempo. riori rispetto a quello di mero indicatore di origine, in
L’avviamento aziendale si distingue a sua volta in quanto frutto degli investimenti operati dal titolare
avviamento soggettivo, strettamente dipendente dell’azienda”, assumendo pertanto una notevole rile-
dalle competenze dell’imprenditore sul mercato ed vanza nella determinazione dell’avviamento di
influenzato dalla sua abilità nel raggiungimento e quest’ultima (3).
mantenimento della clientela, ed avviamento ogget- La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, che si
tivo, derivante dalle qualità e dall’organizzazione dei contraddistingue per la sua chiarezza e completezza,
beni di cui si compone l’azienda, e che, a differenza di ha confermato come, nella cessione d’azienda o di
quello soggettivo, resta invariato anche nel caso in ramo d’azienda, ai fini della determinazione della
cui, nel corso del tempo, dovesse mutare la figura base imponibile dell’imposta di registro anche il
dell’imprenditore. marchio debba essere considerato nel valore dell’av-
L’avviamento, pertanto, può essere complessiva- viamento commerciale, in quanto esso, ove facente
mente definito come l’attitudine dell’azienda a con- parte del complesso dei beni organizzati per l’esercizio
seguire risultati economici maggiori di quelli dell’impresa, comporta un incremento di valore
raggiungibili attraverso l’utilizzo isolato dei singoli dell’azienda.
elementi che la compongono (2). L’avviamento, infatti, non rappresenta qualcosa di
Tale attitudine può essere dovuta a: i) fattori specifici avulso dalle singole cose materiali che lo compon-
che, pur concorrendo positivamente alla produzione gono, ma costituisce una parte indissolubile di esse: ne
del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo consegue, pertanto, che anche il marchio ne forma
oneroso, non hanno un valore autonomo; ii) incre- parte, in ragione proprio della sua funzione identifi-
menti di valore che il complesso dei beni aziendali cativa della provenienza di un prodotto o di un servi-
acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli zio, che permette di distinguerlo da altri prodotti o
beni, in virtù della loro organizzazione in un sistema servizi, simili o identici, forniti da terzi competitors (4).
efficiente ed idoneo a produrre utili. Più nello specifico, la commisurazione del tributo al
valore complessivo dei beni che compongono
Il valore del marchio deve essere ricompreso l’azienda, e non già al valore dei singoli beni e rapporti
nel valore di avviamento? trasferiti, implica la necessità di assumere a elementi
della base imponibile anche i beni ed i rapporti
Tutto ciò chiarito, occorre ora chiedersi se il valore diversi da quelli formalmente oggetto del contratto
del marchio aziendale debba o meno essere conside- di cessione d’azienda, se comunque afferenti all’a-
rato ai fini della determinazione del valore zienda ceduta e oggetto della complessiva regolamen-
dell’avviamento. tazione attuata (5).
Per dare una risposta a tale quesito occorre anzitutto Per l’applicazione dell’imposta di registro, pertanto,
osservare come, tra tutti i beni di cui un’azienda si la base imponibile da considerarsi in caso di cessione

(2) In questi termini si sono espresse anche Cass., Sez. I, 2 compongono, sia che essi abbiano natura materiale che
agosto 1995, n. 8470, in Giur. it., 1996, I, 1, 470, nonché Cass., immateriale.
Sez. V, sent. 6 giugno 2012, n. 9115, in DeJure. (5) Il che, come sottolineato da Cass., Sez. trib., sent. 4 novem-
(3) Così Trib. Bologna 4 giugno 2012, in GADI, 2013, 1, 532. bre 2015, n. 22506, in DeJure, traduce un dato coerente con la
(4) Tali conclusioni erano state fatte proprie anche dalla sent. 27 natura stessa dell’avviamento, che è un valore patrimoniale e che,
novembre 2003 della Corte di Giustizia, emessa nell’ambito della come tale, non configura un valore dell’attività d’impresa ma
causa C-497/01, nella quale i giudici comunitari avevano rilevato dell’azienda (obiettivamente considerata), ovverosia un valore
come, in caso di cessione d’azienda, debba prevalere il principio di che non necessariamente risente dell’esito (in termini di utili o
unitarietà, nel senso che in caso di trasferimento di un’azienda o di di perdite) dell’attività d’impresa.
una sua parte debbano essere ricompresi tutti gli elementi che la

Il Diritto industriale 5/2019 455


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d’azienda è rappresentata dal valore di mercato del all’azienda, anche il diritto all’uso del marchio, in
bene ceduto, che comprende l’effettivo valore com- mancanza di espressa pattuizione contraria o, comun-
plessivo dei beni che compongono l’azienda, com- que, di una differente volontà delle parti (6).
preso l’avviamento, e non dal valore attribuito e E, infatti, nel caso di specie la ricorrente, come
concordato dalle parti nell’atto di cessione. rilevato anche dalla Cassazione, nel corso dei
La bontà del ragionamento della Corte di cassazione vari gradi di giudizio non ha mai contestato
trova, inoltre, puntuale conferma anche nel dettato che, unitamente alla cessione dell’azienda, vi
codicistico. Gli artt. 2424 e 2425 c.c., dettati in fosse stata anche una cessione del marchio. Ne
materia di redazione del bilancio di esercizio, fanno deriva pertanto che quest’ultimo costituisce
infatti rientrare il marchio nell’attivo dello stato senza dubbio una componente del valore di
patrimoniale, più nello specifico alla voce “conces- avviamento commerciale e, quindi, del maggior
sioni, licenze, marchi e diritti simili”. valore che il complesso aziendale, unitamente
Non solo. considerato, presenta rispetto alla somma dei
Occorre altresì tenere presente che, in caso di ces- valori dei beni, dovendo pertanto venire ricom-
sione di azienda, la giurisprudenza è costante nel preso nella determinazione della base imponibile
sostenere che deve presumersi trasferito, unitamente dell’imposta di registro.

(6) Così Trib. Torino, sent. 28 agosto 2017, in Giurisprudenza-


delleimprese.it; Trib. Catania, sent. 23 settembre 200, in GADI,
10, 259.

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Denominazione di origine geografica

Corte d’Appello di Colonia, Sez. VI, 18 gennaio 2019, RG 6 U 61/18 - Pres. Nolte - Giudici Hammer,
Büch
I. Qualora, in caso di presunta violazione di una denominazione d’origine geografica, viene contestata solo
l’offerta, la sollecitazione, la commercializzazione e l’importazione del prodotto nella Repubblica Federale
Tedesca, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del regolamento Roma II si applica, per quanto riguarda l’ambito di
applicazione dei diritti rivendicati, l’art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012, mentre, per quanto riguarda gli effetti
giuridici, il diritto di poter chiedere l’omissione deriva dall’art. 135 legge marchi tedesca (MarkenG) e dall’art. 8
della legge tedesca contro la concorrenza sleale (UWG), anche qualora entrambe le parti non siano domiciliate in
Germania.

II. La protezione della denominazione di origine geografica “Prosciutto di Parma” si estende anche all’uso delle
singole componenti geografiche della denominazione composta.

III. Per la valutazione della questione dell’evocazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del reg. (UE) n. 1151/
2012 non si fa riferimento né al consumatore tedesco né al consumatore del paese di origine dei prodotti, ma alla
percezione del consumatore europeo. I giudici della sezione adita possono effettuare la valutazione della predetta
opinione pubblica, in quanto appartenenti al pubblico europeo in questione.

IV. La denominazione “Culatello di Parma” per un prosciutto crudo affettato in confezioni trasparenti è un’evo-
cazione alla denominazione di origine protetta “Prosciutto di Parma”.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme A quanto è dato di sapere la sentenza dà voce ad un orientamento finora non espresso nella giurisprudenza in
questi termini.

Difforme Landgericht Hamburg, ordinanza del 17 novembre 2016, RGN. 312 O 497/16 in GRUR-RS 2016, 130681; Cass.,
sentenza 19 marzo 1991, n. 2942.

La Corte (omissis) (*) . 54 2. La citazione è altresì fondata, in quanto l’uso della


denominazione “CULATELLO DI PARMA” costituisce
omissis un’evocazione inammissibile a “PROSCIUTTO DI
51 Il ricorso in appello della convenuta, ammissibile e PARMA”.
presentato in particolare nelle forme e nei tempi previsti, 55 a) Nel merito, il diritto a un’ingiunzione inibitoria di
non viene accolto. cui all’art. 8, 2° comma, del regolamento Roma II è
52 1. la competenza internazionale di un tribunale tede- disciplinato principalmente dal diritto europeo, nella fat-
sco. Pur essendo, in linea di principio, la verifica della tispecie il regolamento n. 1151/2012. In via sussidiaria, si
competenza di primo grado preclusa alla corte d’appello ai applica il diritto tedesco e quindi l’articolo 135 della
sensi del par. 513, 2° comma del codice di procedura civile MarkenG.
tedesco (ZPO), sussiste, tuttavia, un’eccezione nel caso di 56 aa) La disposizione di cui all’articolo 8, 2° comma del
eccezioni riguardanti la giurisdizione internazionale. regolamento Roma II prevede, per la questione della
53 La competenza internazionale dei tribunali tedeschi violazione dei diritti di proprietà europea, che tali diritti,
sussiste in base all’art. 7 n. 2 del regolamento di Bruxelles, che comprendono anche i diritti delle indicazioni geogra-
che comprende anche le azioni legali derivanti da viola- fiche di provenienza (cfr. Heinze in jurisPK-BGB, VIII ed.,
zioni della concorrenza e dei diritti di proprietà intellet- articolo 8 del regolamento Roma II, paragrafo 25, con
tuale nell’ambito della nozione autonoma di illecito civile ulteriori citazioni), sono da valutarsi principalmente in
(Stadler in Musielak/Voit, ZPO, XV ed., art. 7 del rego- base al diritto comunitario. La legge dello Stato membro in
lamento di Bruxelles, par. 17 con ulteriori citazioni). Il cui è stata commessa la violazione può essere utilizzata solo
presunto atto di violazione consiste in una rivendicazione per “colmare la lacuna” (cfr. Drexl in MünchKomm/BGB,
ai sensi del diritto di proprietà intellettuale nel predetto 7a edizione, Parte 8 Diritto della proprietà intellettuale
senso e gli atti di violazione contestati (offerta, commer- internazionale, marginale 134; Spickhoff in BeckOK
cializzazione ecc.) sono già limitati, in base alla formula- BGB, 48a edizione, al 01.11.2017, Art. 8 VO (EG) 864/
zione della domanda attorea, a quelli che hanno avuto 2007, marginale 5; Hohloch in Ermann, BGB, 15a edi-
luogo in Germania. zione, Art. 8 Rom-II-VO marginale 10).

(*) Traduzione a cura di Florian Buenger.

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57 bb) Ciò comporta che la portata della tutela dei diritti MarkenR, IV ed., par. 135 n. a margine 4). La convenuta
rivendicati dall’attore è disciplinata dall’art. 13 del rego- commercializza il prodotto con il marchio contestato in
lamento di base, mentre il diritto al provvedimento Germania a partire dal 2010 e partecipa quindi a transa-
ingiuntivo stesso risulta dagli articoli 135 MarkenG e 8 zioni commerciali.
UWG. La disposizione dell’articolo 13 del regolamento di 65 bb) La convenuta ha violato le disposizioni dell’art. 13
base disciplina la portata della protezione. Oltre all’arti- del regolamento di base per il modo in cui ha partecipato
colo 13 del regolamento n. 1151/12, nel valutare la portata alle transazioni commerciali.
della protezione, non trova applicazione il diritto nazio- 66 Ai sensi dell’articolo 13, 1° comma, 1 capoverso, lettere
nale. Pertanto non si applica né il diritto tedesco né quello a) e b), del regolamento di base, le denominazioni regi-
italiano. strate sono protette contro (lettera a) qualsiasi uso com-
58 Tuttavia, il regolamento di base non contiene alcuna merciale diretto o indiretto per prodotti non coperti dalla
disposizione sulle conseguenze giuridiche civilistiche di registrazione, qualora i predetti prodotti siano comparabili
una violazione del diritto (cfr. Drexl in MünchKomm/ con i prodotti registrati con la predetta denominazione o
BGB, loc.cit., parte 8 del diritto internazionale della qualora il predetto uso sfrutti la reputazione della deno-
proprietà intellettuale, paragrafo 147). minazione protetta, anche quando tali prodotti sono uti-
59 Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 8 2° comma lizzati come ingredienti, nonché (lettera b) qualsiasi
del regolamento Roma II, si applica la legge dello usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata
Stato in cui è stata commessa l’infrazione. Si tratta la vera origine del prodotto o servizio o se la denomina-
del luogo di azione (cfr. Spickhoff in BeckOK BGB zione protetta è utilizzata in traduzione o insieme ad
aaOO, VO (CE) 864/2007, art. 8 cpv. 5). Questo è il espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “stile”, “imi-
luogo dell’atto (naturale) effettivo (cfr. Heinze in tazione” o simili, anche se il prodotto è utilizzato come
jurisPK-BGB aaO, Art. 8 Rom-II-VO, par. 39, con ingrediente. Qualora una denominazione di origine pro-
ulteriori citazioni). tetta o un’indicazione geografica protetta contenga il
60 Nella fattispecie, l’atto è stato commesso in Germania, nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale
dato che l’attrice contesta solamente l’offerta, commer- nome generico non costituisce, ai sensi dell’art. 13, comma
cializzazione, la messa in circolazione e l’importazione 1, capoverso 2, del regolamento di base, una violazione
nella Repubblica Federale Tedesca, come risulta dal dell’art. 13, 1° comma, 1° capoverso, lett. a) o b), del
tenore letterale della domanda, mentre la domanda non regolamento di base (cfr. Corte federale tedesca, delibera
riguarda altri atti che non sono stati compiuti in del 12 aprile 2018 - I ZR 253/16, GRUR 2018, 848 -
Germania. Deutscher Balsamico).
61 In questo contesto, non si pone la questione di come 67 Il diritto all’inibitoria invocato dall’attrice nel proprio
debba essere determinato il luogo d’azione in caso di atti atto di citazione presuppone pertanto che la tutela della
multipli (cfr. Heinze in jurisPK-BGB ibd., art. 8 Rom-II- denominazione collettiva “PROSCIUTTO DI PARMA”
VO cpv. 40ss; Drexl in MünchKomm/BGB, VII ed. e, si estenda anche all’uso dei singoli elementi geografici
Parte 8 International Intellectual Property Law, cpv. 139). della denominazione composta. Il tribunale di primo
Un simile atto multiplo non è oggetto della presente grado ha ritenuto, giustificatamente, che ci sia una tale
controversia giudiziaria. Il provvedimento ingiuntivo ha estensione.
come oggetto - come spiegato - esclusivamente atti com- 68 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il
messi in Germania. tribunale non ha ignorato, in tale contesto, che la portata
62 La decisione della Corte di giustizia europea del 27 della protezione deriva dalla denominazione generale.
settembre 2017 (C-24/16, GRUR 2017, 1120 - Nin- Un’indicazione geografica protetta costituita da più
tendo/BigBen) non porta ad alcuna diversa valuta- espressioni è protetta ai sensi dell’articolo 13, 1°
zione. La decisione si basava su una situazione in cui - comma, 1° capoverso, lettere a) o b), del regolamento di
contrariamente al caso di specie - la convenuta era base non solo contro l’uso della denominazione completa,
accusata di aver violato atti commessi in vari Stati ma anche contro l’uso di espressioni individuali di tale
membri. denominazione, che deriva dall’articolo 13, 1° comma, 2°
63 (b) Il diritto di parte attrice ad ottenere l’ingiunzione capoverso, del regolamento di base e dalla giurisprudenza
deriva dall’art. 13, 1° comma, lett. b), del regolamento di della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. BGH,
base, in combinato disposto con l’art. 135, 1° comma GRUR 2018, 848 - Deutscher Balsamico).
MarkenG e l’art. 8, 3° comma, n. 2 UWG. 69 L’art. 13, 1° comma, 2° capoverso, del regolamento di
64 aa) L’oggetto del presente giudizio è un atto della base disciplina il caso specifico in cui un’indicazione
convenuta nell’ambito di un’attività commerciale ai geografica protetta contiene la denominazione di un pro-
sensi dell’art. 135, 1° comma della MarkenG. Si tratta dotto considerato generico e prevede, in tal caso, che l’uso
di un comportamento sul mercato che ha lo scopo di di tale denominazione generica non costituisce una vio-
promuovere l’attività lavorativa autonoma propria o lazione dell’art. 13, 1° comma, lett. a) o b), del regola-
altrui, con cui vengono perseguiti scopi economici e che mento di base. Tale disposizione richiede pertanto che
si presenta quindi come espressione di partecipazione alla l’uso del termine contenuto in un’indicazione geografica
vita lavorativa (cfr. Schulteis in Kur/v.Bomhard/Albrecht, protetta (vale a dire la denominazione di un prodotto)
Markenrecht, II ed., par. 135 n. a margine 5; Fezer in possa violare l’art. 13, 1° comma, lett. a) o b), del

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regolamento di base (v. BGH, GRUR 2018, 848 - Deut- interpretato nel senso che, per determinare se la denomi-
scher Balsamico). nazione “Verlados” costituisca, ai sensi di tale disposi-
70 La Corte di giustizia ritiene inoltre che la protezione di una zione, una “evocazione” all’indicazione geografica
denominazione globale registrata come denominazione di protetta “Calvados” per i prodotti corrispondenti, occorre
origine o indicazione geografica può estendersi ai singoli tener conto non solo della somiglianza fonetica e visiva tra
componenti (BGH, GRUR 2018, 848 - Deutscher Balsa- le predette denominazioni, ma anche dell’esistenza di
mico). Secondo una decisione della Corte di giustizia, la circostanze che potrebbero far pensare che la denomina-
denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano” zione “Verlados” possa essere utilizzata in un modo che
può essere interessata dall’uso della parola “Parmesan” (cfr. non sia tale da ingannare l’utente finlandese.
sentenza della Corte di giustizia, sentenza del 26 febbraio In particolare, il giudice nazionale desidera conoscere
2008 - C-132/05, Racc. 2008, I-957 = GRUR 2008, 524 - l’importanza da attribuire alle circostanze, in primis, che
Parmigiano Reggiano). Inoltre, la Corte di giustizia parte dal la parte iniziale della denominazione “Verlados” corri-
presupposto che la questione della violazione dell’indica- sponda al nome del villaggio finlandese di Verla e che il
zione geografica protetta “Bayerisches Bier” mediante l’uso di consumatore finlandese possa conoscere tale nome e, in
un marchio “Bavaria” è da esaminare sulla base dell’articolo secondo luogo, che l’elemento “Verla” si riferisce alla
13 del regolamento di base (cfr. sentenza del 2 luglio 2009 - società Viiniverla che produce la bevanda “Verlados” in
C-343/07, Racc. 2009, I-5491 = GRUR 2009, 961 marginale terzo luogo, che la bevanda è un prodotto di produzione
125 - Bayerischer Brauerbund/Bavaria Italia, nonché: BGH, locale venduto in piccole quantità e, infine, che i termini
GRUR 2018, 848 - Deutscher Balsamico). “Verlados” e “Calvados” hanno una sola sillaba in
71 Per quanto riguarda l’estensione della portata della comune, ma che le ultime quattro lettere delle predette
protezione di un’indicazione geografica composta da più parole, e quindi la metà di ciascuna delle loro lettere, sono
termini, si dovrà anche tener conto del fatto che le singole identiche.
espressioni possono essere escluse dalla protezione. Di In via pregiudiziale, spetta al giudice nazionale decidere se
conseguenza, la denominazione “Gouda Holland” è regi- la denominazione “Verlados” di un’acquavite di sidro di
strata con la restrizione che la denominazione “Gouda” mele ai sensi dell’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/
può, in linea di principio, continuare ad essere utilizzata 2008 costituisca un’“evocazione” all’indicazione geogra-
nel territorio dell’Unione europea (cfr. BGH, GRUR fica protetta “Calvados”. Tuttavia, la Corte di giustizia
2018, 848 - Deutscher Balsamico). Lo stesso vale per la può, se del caso, fornire al giudice nazionale orientamenti
registrazione della denominazione “EDAM Holland”. pertinenti per la sua decisione su una domanda di pronun-
Queste restrizioni sono efficaci, cosicché le predette cia pregiudiziale proposta da quest’ultimo (cfr., a tal fine,
espressioni sono protette solo contro l’uso della denomi- Severi, C-446/07; ECLI:EU:C:2009:530, punto 60; e
nazione composta e non contro l’uso dei componenti Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 e
“Gouda” e “Edam” (vedi BGH, GRUR 2018, 848 - Deut- C-27/10; ECLI:EU:2011:484, punto 49).
scher Balsamico, con ulteriori esempi). Come risulta dal punto 21 della presente sentenza, spetta
72 Inoltre, la Corte di giustizia ritiene che la protezione di al giudice nazionale, nel valutare se esista un’“evocazione”
una denominazione d’origine composta non si riferisce ai sensi dell’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008,
necessariamente a tutti i suoi elementi se nel regolamento verificare se la denominazione “Verlados” induca il con-
di registrazione non vi è una nota a piè di pagina in cui si sumatore ad associarla al prodotto recante l’indicazione
afferma che la protezione non è richiesta per una parte geografica protetta - nella causa iniziale: “Calvados”.
della denominazione (cfr. BGH, GRUR 2018, 848 - Deut- A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che prodotti che
scher Balsamico, mwN). appaiono simili possono essere considerati come alludenti
73 Da quanto precede risulta chiaramente, anche alla luce ad una denominazione protetta quando le denominazioni
della giurisprudenza della Corte federale tedesca e della di vendita sono foneticamente e visivamente simili (cfr. a
Corte di giustizia sopra citata, che la tutela della denomi- tal fine le sentenza Consorzio per la tutela del formaggio
nazione composta può comprendere anche la tutela di Gorgonzola, C-87/97, ECLI:EU:C:C:1999:115, paragrafo
singoli elementi di tale denominazione. Ne risulta inoltre 27, Commissione/Germania, C-132/05, ECLI:EU:2008:
che la protezione copre in ogni caso quegli elementi che C:117, paragrafo 46, e Bureau national interprofessionnel du
indicano l’origine geografica, il che è evidente anche Cognac, C-4/10 e C-27/10, ECLI:EU:2011:C:484, para-
dall’eccezione relativa alla denominazione generica. Que- grafo 57).
sti principi sono stati confermati dalla Corte di giustizia Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, una tale
nella decisione “Glen Buchenbach” (C-44-17, GRUR somiglianza è manifesta quando il termine utilizzato per
2018, 843), riassumendo i presupposti per poter ritenere designare il prodotto in questione termina con le stesse due
sussistente un’evocazione nell’ambito dell’interpretazione sillabe della denominazione protetta e comprende lo stesso
dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008 (rego- numero di sillabe della denominazione protetta (cfr., in tal
lamento sulle bevande spiritose), che è identico nei punti senso, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,
essenziali con il regolamento oggetto della presente deci- C-87/97, ECLI:EU:C:1999:115, punto 27).
sione, come segue: La Corte ha inoltre dichiarato che, all’occorrenza, si dovrà
“Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se anche tener conto della “vicinanza in termini di conte-
l’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008 debba essere nuto” tra termini in lingue diverse, potendo una tale

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vicinanza e somiglianza fonetica e visiva di cui al prece- può esserci “evocazione” anche qualora venga indicata la
dente punto 33 creare nella mente del consumatore un vera origine del prodotto (v., a tal fine, cause riunite C-4/
legame con il prodotto la cui indicazione geografica è 10 e C-27/10, Bureau national interprofessionnel du Cognac,
protetta se si tratta di un prodotto comparabile recante ECLI:EU:2011:484, punto 59).
la denominazione in questione (v., in tal senso, sentenza Va poi ricordato che l’articolo 16, lettera b), del regola-
Commissione/Germania C-132/05, ECLI:EU:C:2008:117, mento n. 110/2008 protegge le indicazioni geografiche
punti 47 e 48). elencate nel suo allegato III contro qualsiasi “evocazione”
La Corte ha inoltre dichiarato che la registrazione, in una in tutto il territorio dell’Unione. A tale riguardo, al pre-
traduzione, di un marchio contenente un’indicazione geo- cedente punto 27 si è ritenuto che la nozione di consu-
grafica o di una denominazione generica per bevande matore di cui alla giurisprudenza citata al punto 21 si
spiritose non conformi ai disciplinari applicabili a tale riferisce al consumatore europeo e non solo al consuma-
indicazione costituisce una evocazione ai sensi dell’art. 16, tore dello Stato membro in cui è fabbricato il prodotto che
lett. b), del regolamento n. 110/2008 (cause riunite C-4/10 dà origine all’indicazione geografica protetta.
e C-27/10 Bureau national interprofessionnel du Cognac Infine, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
ECLI:EU:C:2011:484, punto 58). potrà esservi comunque un’“evocazione” anche in assenza
Nella fattispecie, secondo il giudice nazionale, è pacifico di un rischio di confusione tra i prodotti interessati (Con-
che la denominazione “Verlados” sia utilizzata in Finlan- sorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, ECLI:
dia per prodotti simili a quelli protetti dall’indicazione EU:C:1999:115, considerando 26, e Commissione contro
geografica “Calvados”, che entrambi i prodotti abbiano Germania, C-132/05, ECLI:EU:2008:117, considerando
caratteristiche oggettive comuni e che, dal punto di vista 117). 45), rilevando a tal fine in primo luogo che il
del pubblico di riferimento, essi siano consumati in occa- pubblico non crei associazioni in merito all’origine del
sioni sostanzialmente identiche. prodotto e che un operatore economico non possa bene-
Per quanto riguarda la somiglianza visiva e fonetica tra le ficiare indebitamente della reputazione dell’indicazione
denominazioni “Verlados” e “Calvados”, il giudice nazio- geografica protetta (cfr., in tal senso, la sentenza nelle
nale dovrà tener conto del fatto che entrambi siano cause riunite C-4/10 e C-27/10, Bureau national interpro-
costituiti da otto lettere, le ultime quattro delle quali fessionnel du Cognac ECLI:EU:C:2011:484, punto 46).
sono identiche, e che hanno lo stesso numero di sillaba In secondo luogo, il giudice nazionale rileva che la
e lo stesso suffisso “dos”, il che conferisce loro un certo bevanda “Verlados” sia un prodotto locale prodotto nel
grado di somiglianza visiva e fonetica. villaggio di Verla, commercializzato solo localmente e in
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il giu- piccole quantità, ed anche disponibile su ordinazione
dice nazionale deve inoltre tener conto di tutte le circo- presso la State Alcohol Company ai sensi della legge
stanze che possono indicare che la somiglianza visiva e sull’alcool.
fonetica tra le due denominazioni non è casuale (cfr., in tal A prescindere dal fatto che il governo francese abbia
senso, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, contestato le predette affermazioni e presentato docu-
C-87/97, ECLI:EU:1999:115, punto 28). menti che dimostrano che la bevanda “Verlados” è dispo-
A tale riguardo, il governo francese sostiene che il pro- nibile anche per corrispondenza per i consumatori di altri
dotto “Verlados” si chiamava originariamente “Verla” e Stati membri, occorre precisare al riguardo che tale circo-
che la sillaba finale “dos” sia stata aggiunta solo successi- stanza è in ogni caso irrilevante, poiché il regolamento n.
vamente dopo che l’importazione di “Calvados” in Fin- 110/2008 si applica, ai sensi del suo art. 1, n. 2, a tutte le
landia sia aumentata significativamente tra il 1990 e il bevande spiritose commercializzate nell’Unione.
2001. Inoltre, la sillaba finale “dos” non ha un significato Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda
particolare in finlandese. Tali circostanze, che devono questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che
essere verificate dal giudice nazionale, possono indicare l’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008 deve essere
che la somiglianza di cui al precedente punto 38 non è interpretato nel senso che, per valutare se la denomina-
casuale. zione “Verlados” costituisca una “evocazione” all’indica-
Per quanto riguarda le circostanze elencate dal giudice zione geografica protetta “Calvados” per prodotti simili ai
nazionale, la Corte concorda con l’opinione di tutte le sensi di tale disposizione, il giudice nazionale deve tener
parti del presente procedimento secondo cui esse non conto della somiglianza fonetica e visiva tra tali denomi-
siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di nazioni e di qualsiasi circostanza, che può indicare che tale
una “evocazione” ai sensi dell’art. 16, lett. b), del regola- somiglianza non è accidentale per accertare se il consu-
mento n. 110/2008. matore medio europeo, ragionevolmente informato e
In primo luogo, il giudice nazionale rileva che la ragionevolmente attento e avveduto, sia indotto dal
denominazione “Verlados” si riferisce, da un lato, nome di un prodotto a stabilire un collegamento mentale
alla Viiniverla, l’azienda produttrice della bevanda, con un prodotto recante l’indicazione geografica protetta.
e, dall’altro, al villaggio di Verla, noto ai consumatori 74 Nel complesso, la giurisprudenza della Corte di giustizia
finlandesi, di modo che non possono essere indotti in e, successivamente, della Corte federale tedesca chiarisce
errore con tale nome. che singoli elementi, in particolare quelli che indicano
A questo proposito, occorre innanzitutto ricordare che, ai l’origine geografica, possono essere protetti. Inoltre, la
sensi dell’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008, citata decisione della Corte di giustizia stabilisce anche

460 Il Diritto industriale 5/2019


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le norme e le condizioni alle quali un’evocazione ai sensi tedesco, ma la conoscenza di un “consumatore europeo”
dei regolamenti deve essere assunta a livello europeo. non significa che il collegio non potrà valutare esso stesso
75 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il il punto di vista del pubblico. Come si evince dalla sen-
fatto che anche la denominazione “COPPA DI PARMA” tenza della Corte di giustizia sopra descritta, la Corte di
sia protetta, anche se registrata dopo la denominazione giustizia stessa ha espressamente paragonato il consuma-
“PROSCIUTTO DI PARMA”, non altera la predetta tore europeo al consumatore del paese d’origine, cosicché i
conclusione. Infatti - come hanno sottolineato la Corte membri del collegio appartengono anch’essi al predetto
di giustizia europea e la Corte federale tedesca - si tratta di gruppo di persone, soprattutto in quanto i membri del
una valutazione complessiva che, in relazione a una collegio hanno un interesse non trascurabile per le abitu-
diversa denominazione e a un diverso prodotto, può dini alimentari in altri paesi europei e vi hanno ripetuta-
anche portare a risultati diversi. mente effettuato acquisti.
76 Ciò è confermato dalla seguente considerazione: Il 79 In questo contesto, il collegio non ha necessità di fare
punto di partenza del ragionamento è il tenore letterale: ricorso al rapporto GfK, depositato soltanto in data 20
Un’“evocazione” (“evocation”[EN], “èvocazione” [FR], dicembre 2018 in allegato alla memoria, e esplicitamente
“evocazione” [IT]) è caratterizzata dall’evocazione indi- non vi fa riferimento.
retta di un’impressione o di un ricordo in un’altra persona 80 L’evocazione deriva dalle seguenti considerazioni:
senza nominare direttamente l’impressione o il ricordo. 81 La denominazione d’origine “Culatello di Parma” con-
Come mezzo di comunicazione, essa è stata progettata per testata nel presente giudizio mostra una corrispondenza
essere completata da un atto interno del destinatario della con la denominazione d’origine nelle ultime due parole su
comunicazione e per essere fornito del significato che si tre. Secondo la giurisprudenza citata, una coincidenza
vuole dare. È necessario che la formulazione, tenendo parziale in questo modo può già essere presa come punto
conto di tutte le circostanze situazionali, come i gesti e di partenza per ritenersi in presenza di un’evocazione.
le espressioni facciali, ma anche il tempo, il luogo e gli Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ciò
oggetti inclusi, sia adatta a rivolgersi al destinatario della non è in contrasto con il fatto che la denominazione di
comunicazione sulla base di una certa esperienza o cono- origine “Prosciutto di Parma” sia protetta nella sua inte-
scenza precedente e a portarlo in questo contesto al com- rezza solo attraverso la registrazione. Secondo la valuta-
pimento di un gesto, eventualmente addirittura zione del regolamento di base nella sua applicazione da
automatico, associativo. Questa comprensione è alla parte della Corte di giustizia, è proprio adottando singole
base anche di altre versioni linguistiche del regolamento, componenti che può verificarsi un attacco alla denomi-
ad esempio in quanto “evocation” viene definita come nazione di origine nella sua interezza. Ciò corrisponde
“The act of bringing or recalling a feeling, memory, or anche alla disposizione dell’articolo 13, 1° comma, del
image to the conscious mind”. Nell’ulteriore confronto regolamento di base, secondo il quale l’uso di un termine
delle forme di violazione di cui alla lettera b, si conferma generico contenuto contemporaneamente in una deno-
l’ampiezza di questo approccio interpretativo: dall’“appro- minazione di origine protetta non costituisce un atto
priazione” come atto fortemente segnato dall’adozione, illecito. Questa disposizione presuppone infatti già nel
all’“imitazione” come conquista del proprio, ma ancora suo approccio che l’uso di singoli termini di una denomi-
riconoscibile sforzo di imitare, fino all’“evocazione”, i nazione d’origine possa anche costituire un atto di con-
termini si espandono secondo il principio della “specia- traffazione ed esclude quindi l’uso di termini generici. Al
lizzazione prima della generalizzazione” in una fattispecie contrario, dal passaggio interpretativo precedente si
generale. Allo stesso tempo, l’espansione descritta della evince che la mera adozione di un’indicazione geografica
rispettiva azione significa una corrispondente riduzione di provenienza come “di Parma” possa già costituire una
delle caratteristiche di designazione necessarie per l’affer- violazione in quanto non è prevista a tale riguardo alcuna
mazione di una violazione, finché nel caso della “evoca- analoga eccezione. Nell’ambito di una ponderazione valu-
zione” non vi rimanga infine solo una parte sufficiente per tativa di un’adozione parziale come punto di partenza per
le impronte di memoria menzionate. Da un punto di vista una successiva valutazione globale, si deve infine tener
sistematico, questa interpretazione dell’ambito di prote- conto, a scapito della convenuta, del fatto che, ai sensi
zione esteso e quindi elevato è infine in linea con il dell’articolo 6, 1° comma, del regolamento di base, deno-
considerando 32 del regolamento, che presuppone espli- minazioni generiche come “Prosciutto” e “Culatello” non
citamente un’estensione delle forme di violazione coperte possono da sole ottenere il contenuto protettivo di una
al fine di raggiungere un elevato livello di protezione. denominazione d’origine. Di conseguenza, la conformità
77 Sulla base della scala così formata, la denominazione di parziale della denominazione d’origine contestata riguarda
prodotto “Culatello di Parma” in questione è un’evoca- proprio quegli elementi da cui deriva la proteggibilità della
zione alla denominazione di origine protetta “Prosciutto di denominazione d’origine, che deve essere illustrata da una
Parma”. corrispondente maggiore ponderazione di questo punto di
78 Il collegio stesso è in grado di valutare la percezione partenza.
pubblica alla luce dei criteri di cui sopra. I membri del 82 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta,
collegio rientrano nel novero dei destinatari europei. Il non è rilevante nel presente contesto che una denomina-
fatto che - come sottolinea giustamente la convenuta - zione d’origine (nella fattispecie “di Parma”) sia quindi
non rilevi soltanto la conoscenza di un consumatore protetta, anche se il prodotto proviene effettivamente

Il Diritto industriale 5/2019 461


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dalla regione di cui trattasi. Come è stato sottolineato, ciò stessa, come indicati dalla convenuta, risulta chiaramente
corrisponde all’obiettivo del regolamento. solo la notorietà del termine individuale (generico) “Cula-
83 Inoltre, un ulteriore esame delle due denominazioni tello”, che in ogni caso può essere inteso anche come
rivela un elevato grado di somiglianza visiva tra il nome del comprendente il “Culatello” della regione di Zibello,
prodotto contestato e la denominazione di origine. che è una denominazione d’origine protetta. Tuttavia, è
Entrambe le formulazioni consistono di tre parole, la evidente che la denominazione “Culatello di Parma” è di
prima e la terza parola sono scritte in lettere maiuscole uso comune nel paese di origine e gode quindi di un certo
come sostantivi e la seconda parola è scritta in minuscolo. grado di riconoscimento, tenuto conto del gran numero di
Come preposizione, questa parola centrale mette in rela- stampe di pagine web contenenti varie offerte di “Cula-
zione tra loro le due parole esterne, risultando in entrambi i tello di Parma”, la cui esistenza non è stata sostanzialmente
casi, anche per l’assunzione parziale, in una triade piutto- contestata dalla convenuta [ndt: rectius: dall’attrice], e del
sto semplice in termini visivi e semantici della figura “bene fatto che anche la società del Presidente della parte attrice
proveniente da luogo “, che è facilmente memorizzabile nonché la società del Vicepresidente della parte attrice
proprio per la sua semplicità. hanno offerto o, in ogni caso, pubblicizzato un prosciutto
84 Tale somiglianza visiva è accompagnata da una certa del tipo “Culatello” con la denominazione “Culatello di
somiglianza fonetica tra le formulazioni, prodotta anche Parma”. Di ciò si deve tenere conto nella valutazione
dalla predetta triade. Per quanto riguarda la parte adottata complessiva della questione se vi sia o meno un’evoca-
“di Parma”, si presuma una somiglianza nella pronuncia. zione nel senso sopra indicato.
Le differenze nei termini che precedono il “di Parma”, 89 Ciò non porta tuttavia alla conclusione che il pubblico
ovvero “Prosciutto/Culatello”, che hanno un’ortografia e di riferimento - che è il consumatore europeo, come
un suono differenti, non possono giustificare nessun altro giustamente sottolinea la convenuta (si veda la decisione
risultato. Oltre alle denominazioni dei prodotti, anche i citata in precedenza, la quale, tuttavia, chiarisce anche
prodotti in questione sono molto simili. In entrambi i casi che non si debba fare riferimento al consumatore dello
si tratta di fette di prosciutto crudo affettato dalla coscia Stato in cui il prodotto è tutelato) - non effettui un
posteriore di un maiale. Nonostante il diverso processo di collegamento mentale, in quanto a conoscenza della
produzione e le diverse razze di suini, essi sono quindi nozione di “Culatello di Parma” in quanto tale e quindi
adatti e destinati alle stesse situazioni di consumo e sono non crei alcun collegamento con un altro prodotto, anche
quindi direttamente sostituibili per il consumatore. Inol- se tale prodotto è di tipo comparabile.
tre, questa circostanza si traduce in una forte somiglianza 90 Inoltre, la denominazione “Culatello di Parma” non è
visiva nel colore e nella coerenza tra i due prodotti, che è protetta in quanto denominazione di origine, anche se non
anche associata in termini pubblicitari al nome del pro- è stato chiarito per quale motivo tale protezione non sia
dotto dall’uso di imballaggi in plastica trasparente. esistente. Inoltre, come illustrato sopra, dalla giurispru-
85 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, denza della Corte di giustizia emerge che la protezione
ciò non costituisce un’inammissibile presa in considera- esiste anche se il prodotto corrispondente è originario
zione, da parte del giudice di primo grado, di una forma di della regione - in questo caso Parma.
imballaggio di uso comune. La circostanza da prendere in 91 Inoltre, la convenuta non ha sufficientemente circo-
considerazione è, come indicato in precedenza, unica- stanziato il fatto che il consumatore medio europeo sia
mente la somiglianza dei prodotti in questione. Il fatto consapevole delle differenze tradizionali tra i tipi di pro-
che tale somiglianza possa essere percepita contempora- sciutto. Gli argomenti della convenuta riguardano essen-
neamente alla denominazione del prodotto stesso, non zialmente i consumatori in Italia e in Germania. Tuttavia,
costituisce un’accusa indipendente di utilizzo di una forma come è stato sottolineato, queste non possono essere prese
di imballaggio inammissibile, ma consente al giudice adito come base di partenza. Inoltre, gli elevati volumi di ven-
di valutare caso per caso la somiglianza del prodotto. dita indicati e la misura in cui sia stata utilizzata la deno-
Questa valutazione tende ad essere più forte se, come in minazione “Culatello di Parma” possono essere
questo caso, la somiglianza dei prodotti è già evidente in interpretati anche come risultato del collegamento men-
fase di percezione visiva del nome del prodotto. In questo tale di cui trattasi nel caso di specie, verificatasi al fine di
contesto, il fatto che il disegno o modello del prodotto aumentare le vendite di tale prodotto (evidentemente con
della convenuta differisca dal disegno prescritto per i successo).
prodotti dell’attrice non porta ad alcun altro risultato, 92 Infine, vi sono anche prove oggettive a dimostrazione
soprattutto in quanto i disegni sono molto simili. del fatto che la convenuta allude deliberatamente al
86 Non porta ad una valutazione diversa l’argomento prodotto dell’attrice. È vero che la concessione di un
sostenuto dalla convenuta secondo cui non vi è alcuna ‘inibitoria ai sensi dell’art. 135, 1° comma MarkenG
evocazione, dato che la tipologia di prosciutto “Culatello” non presuppone un elemento di colpa. Tuttavia, per la
sia noto da secoli e che esso viene commercializzato anche valutazione del contenuto di una dichiarazione, necessaria
con la denominazione “Culatello di Parma”. anche per valutare, come nel caso di specie, una “evoca-
87 Al riguardo, il collegio ritiene che la denominazione zione”, può e deve essere presa in considerazione anche
“Culatello di Parma” abbia acquisito una certa notorietà. l’intenzione della persona che fa la dichiarazione. In
88 È vero che, come ha sottolineato il Tribunale di primo questo contesto, la somiglianza dell’etichettatura del pro-
grado, dall’insieme dei regolamenti utilizzati dall’attrice dotto (vedi sopra), come risulta dalle immagini sopra

462 Il Diritto industriale 5/2019


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riportate, è evidente. L’imballaggio di entrambi i prodotti 97 Contro la predetta interpretazione della portata pro-
è contrassegnato da 2 etichette ciascuna. L’etichetta prin- tettiva di art. 13, 1° comma, lett. b), del regolamento di
cipale, disegnata dall’attrice come etichetta d’angolo, si base, la convenuta non potrà invocare l’affermazione che
distingue nell’impressione generale per il grande sfondo esiste anche un’indicazione geografica protetta “Coppa di
nero, che si contrappone alla corona ducale dorata e reca Parma”. Questa circostanza è compatibile con l’assunto di
anche la denominazione del prodotto, anch’essa in oro. un’evocazione nel caso di specie. È vero che tale assunto si
L’etichetta principale della convenuta è anch’essa di basa effettivamente sull’ipotesi di adottamento della
colore nero ed è concepita come una striscia rettangolare denominazione parziale “di Parma”, così come è contenuta
su tutta la larghezza dell’imballaggio. Il contrasto è dato dai anche nell’indicazione geografica protetta. Tuttavia,
colori bianco e verde. In entrambi i casi, l’etichetta come è già stato sottolineato, occorre tener presente che
aggiuntiva è un quadrato bianco introdotto con il nome non è questa la parte della denominazione stessa ad essere
della stessa azienda (“S.”) e il simbolo di una foglia verde. protetta, ma l’intera denominazione. Per questo motivo,
Su entrambe le etichette sono poi indicati gli ingredienti l’esistenza di un’evocazione doveva essere determinata
in un formato centrato prima di ulteriori informazioni, solo in base ad una valutazione più dettagliata del conte-
come la data di scadenza, nella parte inferiore dell’eti- nuto della denominazione composta in questione,
chetta. Sebbene vi siano alcune differenze tra le etichette tenendo conto di tutte le circostanze oggettive. Nel caso
(assenza della corona nel caso della convenuta, altri colori di specie, solo questa valutazione ha portato all’afferma-
contrastanti, indicazione di origine aggiuntiva nel caso zione di un’evocazione. Se ciò possa essere assunto anche
della convenuta attraverso la mappa stilizzata), se consi- nel caso di una corrispondente valutazione della denomi-
derate nel loro insieme dal punto di vista del consumatore nazione “Coppa di Parma” non è oggetto del presente
nella situazione di acquisto, entrambi gli imballaggi sono contenzioso. Inoltre, le parti non adducono fatti sufficienti
identificati da etichette principali nere a grande superficie a tale riguardo. Inoltre, l’articolo 6, 3° comma, del rego-
ed etichette aggiuntive bianche, per cui le etichette lamento di base stesso prevede la possibilità, definita in
aggiuntive sono quasi identiche e portano i due prodotti senso stretto, di una successiva registrazione parzialmente
ad un denominatore comune, soprattutto quando il con- identica se sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite. Il
sumatore ha una visione più attenta. Si può quindi presu- criterio del chiaro carattere distintivo ivi menzionato
mere che vi sia una evidente somiglianza con l’impressione esclude una possibile situazione di infrazione come quella
di imballaggio della ricorrente, che, anche in base alle della presente controversia giuridica. Poiché tale iscri-
affermazioni della convenuta, non può essere riscontrata zione è stata fatta per la denominazione “Coppa di
allo stesso modo per prodotti simili sul mercato tedesco. Parma”, il tribunale può presumere nel caso di specie
93 Tale impressione si rafforza, inoltre, se si tiene conto del che gli altri criteri per l’assunzione di un’evocazione non
fatto che la convenuta è stata membro della ricorrente per siano stati presenti.
30 anni, del fatto che, a causa della propria gamma di 98 La convenuta non può neppure invocare l’esistenza, sul
prodotti, essa stessa utilizza anche le confezioni previste mercato, di altre denominazioni di prodotti non registrate
dal disciplinare di produzione del “Prosciutto di Parma” ed con l’aggiunta “di Parma”. Anche in questi casi, l’uso di
è quindi direttamente a conoscenza degli elementi che questo additivo da solo non è protetto. L’esistenza o meno
caratterizzano le confezioni e dei loro effetti. di un’evocazione ai nomi di prodotti menzionati non è di
94 Il fatto che i prodotti della convenuta - ad eccezione del nuovo oggetto della presente controversia legale. Inoltre,
“PROSCIUTTO DI PARMA” - siano tutti offerti in eventuali atti di contraffazione da parte di terzi da soli non
imballaggi comparabili non osta alla predetta interpreta- sono idonei a modificare la definizione di un atto di
zione. Ciò in quanto l’imballaggio stesso si basa ovvia- contraffazione oggettivamente derivante dall’ambito di
mente sulle specifiche del “PROSCIUTTO DI PARMA”. applicazione della disposizione di protezione. In caso con-
Depone inoltre a favore dell’evocazione nel presente con- trario, un diritto di marchio registrato correrebbe il rischio
testo la sussistenza di un’ampia possibilità di progettazione di essere svalutato unicamente da un elevato numero di
grafica per quei prodotti non da commercializzare come atti illeciti di contraffazione. Pertanto, la convenuta non
“PROSCIUTTO DI PARMA”, mentre per il predetto può trarre alcun vantaggio giuridico solamente dal com-
prodotto il margine è molto ridotto. portamento eventualmente anche illecito di terzi.
95 Nell’ambito di una valutazione globale, occorre tener 99 Inoltre, la convenuta non può invocare un eventuale
conto dei fattori sopra esposti. L’adozione parziale della obbligo di etichettatura ai sensi dell’art. 26, 2° comma,
denominazione, la somiglianza del prodotto e la triade lett. a), del regolamento n. 1169/2011. Ciò risulta già
visiva gravano molto sulla posizione della convenuta. La indirettamente dall’art. 26 comma 1 del suddetto regola-
minore somiglianza fonetica, nella misura in cui può essere mento, secondo il quale tale disposizione non pregiudica le
valutata indipendentemente accanto alla somiglianza disposizioni in materia di etichettatura dei regolamenti
visiva, e gli elementi oggettivi intenzionali della conve- (UE) n. 509/2006 e 510/2006. Secondo il considerando 14
nuta puntano nella stessa direzione. del regolamento di base, i regolamenti summenzionati
96 Gli altri argomenti addotti dalla convenuta per conte- saranno sostituiti da quest’ultimo. Anche se l’art. 13 del
stare la qualificazione del suo comportamento commer- regolamento di base non è una delle disposizioni relative
ciale come evocazione ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett. all’etichettatura diretta, esso è collegato ad esse in modo
b), del regolamento di base non vengono accolti: tale che le denominazioni che rientrano nel suo ambito di

Il Diritto industriale 5/2019 463


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protezione debbano essere utilizzate proprio per l’etichet- 103 Se la convenuta contesta che la condanna comporte-
tatura, come previsto anche dall’art. 12, 2° comma, del rebbe una violazione della libertà di opinione ai sensi
regolamento di base. A tale riguardo, l’art. 13 del regola- dell’articolo 11, 1° comma della Carta dei diritti fonda-
mento può anche essere inteso come un divieto di talune mentali o dell’art. 5 della costituzione tedesca, ciò non
denominazioni in relazione alle denominazioni di origine porta ad alcun altro risultato. Ciò in quanto una tale
protette. Di conseguenza, l’obbligo di cui all’art. 26, 2° restrizione è ammissibile.
comma, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 può 104 Ai sensi dell’art. 52, 1° comma della Carta dei diritti
essere soddisfatto conformemente alle disposizioni del fondamentali, qualsiasi interferenza con la libertà di
regolamento di base solo in modo tale che la necessaria espressione richiede una base giuridica. È sufficiente una
indicazione di origine non sia in contrasto con una deno- limitazione sotto forma di norma di legge (restrizione per
minazione di origine protetta. Ciò porta anche alla con- legge). L’interferenza da parte dell’Unione con i diritti
clusione del tribunale di primo grado che l’indicazione di fondamentali richiedono una base giuridica nelle direttive
origine non deve necessariamente essere inclusa nella e nei regolamenti (cfr. Cornils in BeckOK Informations-
denominazione del prodotto. Piuttosto, l’obbligo di indi- und Medienrecht, Art. 11 n. margine 35 e s.). Ai sensi
cazione può essere soddisfatto in qualsiasi altro luogo dell’art. 52, 1° comma della Carta dei diritti fondamentali,
facilmente riconoscibile sulla confezione, ad esempio sul- le restrizioni alla libertà di comunicazione dovranno ser-
l’etichetta aggiuntiva o sull’etichetta principale sotto o vire gli obiettivi riconosciuti dall’Unione come funzionali
accanto alla mappa dell’Italia. Nella misura in cui il al bene comune o alle esigenze di tutela dei diritti e delle
convenuto desidera distinguerlo dal prodotto “Culatello libertà altrui.
di Zibello”, ciò non dovrebbe essere comunque necessario, 105 Secondo i predetti principi, la restrizione della libertà
in quanto, secondo la pacifica dichiarazione delle parti, il di espressione di cui all’art. 11 della Carta dei diritti
“Culatello” è una denominazione generica non protetta. fondamentali era ammissibile. Ciò in quanto il regola-
100 Allo stesso modo, la convenuta non può invocare un mento di base serve il bene comune proteggendo le deno-
proprio obbligo di identificazione ai sensi dell’articolo 17 minazioni d’origine. Il divieto è anche proporzionato.
del regolamento n. 1169/2011. L’uso isolato della deno- 106 Per le stesse ragioni, qualsiasi interferenza con la
minazione “Culatello” non è contestato dalla ricorrente. Il libertà di espressione è consentita dall’articolo 5 della
presunto effetto evocativo non si basa unicamente sull’uso Costituzione tedesca.
di questo termine, ma sulla sua interazione con le circo- 107 L’evocazione è stata fatta senza il consenso dell’attrice
stanze sopra descritte, per cui la somiglianza fonetica e pertanto illegittima.
doveva essere considerata in modo differenziato proprio 108 La legittimazione attiva dell’attrice in qualità di
a causa della prima parte del termine “Culatello”. È quindi associazione di produttori italiani di prosciutto di Parma
possibile evitare l’effetto allusivo anche se l’obbligo di riconosciuta e confermata dal Ministero italiano compe-
etichettatura è rispettato. tente, risulta dall’art. 8, 3° comma, n. 2, dell’UWG e,
101 Inoltre, la convenuta non può invocare i marchi inoltre, non in contesa tra le parti.
registrati della classe 29 come da essa presentati e che 109 Il rischio di ripetizione richiesto per l’inibitoria è
contengono pure l’elemento “di Parma”. È sempre vero indicato dalla prima istanza di violazione.
che né i marchi registrati né la denominazione di origine 110 c) L’azione dell’attrice non costituisce un abuso di
protetta proteggono la predetta componente in modo diritto. Un abuso di diritto potrebbe derivare solo dal fatto
isolato. La convenuta non ha neppure affermato in che l’attrice agisca contro alcuni produttori di prodotti
modo circostanziato che i marchi registrati siano stati commercializzati con la denominazione “CULATELLO
registrati nonostante l’esistenza di un procedimento di DI PARMA” e non contro altri senza una ragione com-
infrazione comparabile a quello da decidere nel caso di prensibile. Tuttavia, la convenuta non ha circostanziato a
specie. sufficienza questa circostanza. In particolare, si può pre-
102 Inoltre, il riferimento della convenuta alla giurispru- sumere che la sola convenuta si sia rifiutata di astenersi
denza italiana della Corte di Cassazione non è tale da dall’ulteriore commercializzazione del prodotto dopo che
pregiudicare la valutazione giuridica di cui sopra. La sud- l’attrice si sia rivolta alla convenuta al riguardo. Tutti gli
detta giurisprudenza del 1999 e del 2004 non si occupa altri soggetti interessati (comprese le società del presi-
ovviamente dell’interpretazione dell’art. 13 del regola- dente dell’attrice e del vicepresidente dell’attrice) non
mento di base o delle precedenti disposizioni del 2006. hanno ulteriormente commercializzato o pubblicizzato il
Dall’allegato AG 10 risulta immediatamente evidente che prodotto. L’azione contro l’attore è quindi comprensibile
la Corte di Cassazione ha adottato la propria decisione di fatto e non abusiva.
sulla base delle leggi nazionali n. 506 e n. 26, che non 111 d) Contrariamente a quanto sostenuto dalla conve-
contribuiscono all’interpretazione delle norme giuridiche nuta, l’azione dell’attrice non costituisce neanche una
comunitarie pertinenti per la presente decisione. Nel violazione delle norme in materia di antitrust, essendo il
merito, il giudice italiano si è pronunciato sulla base di collegio in grado di valutare la domanda preliminare ai
un presunto rischio di confusione per il consumatore. sensi della legge antitrust che risulta indubbiamente dal
Secondo la formulazione dell’art. 13 del regolamento di tenore letterale della legge (cfr. BGH, sentenza del
base, tale probabilità non è necessaria e non è richiesta 19.12.2012 - VII ZR 186/11, juris; Schmidt in Immenga/
dalla Corte di giustizia nella decisione citata. Mestmäcker, GWB, V ed., par. 91 par. 11).

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112 Nella misura in cui la convenuta fa valere la restrizione 116 3. La decisione sui costi si basa sull’articolo 97 del
della concorrenza, nonché l’idoneità di pregiudicare il codice di procedura civile (ZPO). La decisione sull’esecu-
commercio tra gli Stati membri, si tratta di una nuova e tività provvisoria si basa sui par.par. 708, n. 10, 709 e
contestata presentazione di fatti da considerarsi inammis- 711 ZPO.
sibile che non comporta la necessità di dover considerare 117 4. È ammesso il ricorso in cassazione. Il caso ha un
come un “successivo caso di ricorso in appello per viola- significato fondamentale (par. 543, 2° comma ZPO). Il
zione antitrust” (cfr. Schmidt in Immenga/Mestmäcker collegio ritiene sussistente un significato fondamen-
loc.cit., par. 91 par. 13). tale, in quanto la questione giuridica su quale sia la
113 Nel merito non si è in presenza di una violazione della legge nazionale applicabile in via sussidiaria, non è
normativa antitrust in quanto è preclusa l’esposizione dei stata definitivamente chiarita dalla giurisprudenza
fatti da parte della convenuta (cfr. sopra). Inoltre, una delle Corti supreme. Nei casi in cui la stessa Corte
restrizione del mercato in caso di omissioni, basata su Federale Tedesca ha applicato il diritto tedesco in casi
norme comunitarie è immanente e già per questo motivo simili (cfr. sentenza del 19 luglio 2018 - I ZR 268/14,
non può essere contestata. juris - Champagner Sorbet II), anche la produzione dei
114 e) Contrariamente a quanto sostenuto dalla conve- prodotti alimentari offerti ha avuto luogo sempre in
nuta, non è necessario limitare l’inibitoria per quanto Germania. Inoltre, anche la definizione del “consuma-
riguarda l’estensione temporale. Se successivamente tore europeo” non è chiarita dalla giurisprudenza delle
dovessero sorgere obiezioni al diritto oggetto della sen- Corti supreme.
tenza, che annullano o ostano all’esercizio dei diritti, ad 118 Le considerazioni che precedono servono unicamente
esempio a causa di un cambiamento delle circostanze di a giustificare l’autorizzazione del ricorso in cassazione e
fatto, il debitore potrà intraprendere delle azioni contro i non costituiscono una restrizione all’autorizzazione stessa -
titoli (cfr. Feddersen in Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche che, secondo il collegio, non sarebbe comunque
Ansprüche und Verfahren, 12. Aufl., cap. 57, par. 50 ss., ammissibile.
con ulteriori citazioni). Non è quindi necessaria una 119 Le memorie scritte depositate dopo la conclusione del
limitazione del titolo ab origine. procedimento orale non hanno comportato la necessità di
115 f) Il diritto all’informazione deriva dal provvedimento fissare un’ulteriore udienza orale.
inibitorio e risulta dall’art. 13, 1° comma, lett. b del 120 5. Il valore della controversia viene fissato in
Regolamento di base in combinato disposto con i par. € 100.000.
par. 19, 135 MarkenG, par. 8 UWG. (omissis).

La guerra del prosciutto di Parma sul territorio tedesco:


una decisione sorprendente
di Florian Buenger

Su istanza del Consorzio del Prosciutto di Parma, la Corte d’appello di Colonia ha ritenuto che la
denominazione “Culatello di Parma” per un culatello effettivamente proveniente da Parma rappre-
senta un’illecita evocazione della denominazione protetta “Prosciutto di Parma”, idonea ad indurre il
consumatore di riferimento (tedesco ed europeo) in errore circa l’identità del prodotto; impedendone
pertanto la commercializzazione sul territorio tedesco. Nella motivazione della sentenza, i giudici di
Colonia attribuiscono prevalente importanza alla parte “di Parma” della denominazione rispetto alla
specifica del prodotto (“Culatello” ovvero “Prosciutto”), creando così, di fatto, un monopolio a favore
del Consorzio del Prosciutto di Parma sull’utilizzo della denominazione di provenienza “di Parma” ad
esclusione di altri prodotti, a meno che essi non godano di specifica protezione. Fino ad oggi, i casi in
cui i vari Tribunali aditi hanno ritenuto sussistente un’evocazione illecita riguardavano casi in cui la
denominazione utilizzata evocava, appunto, una provenienza non corrispondente al vero, ma non casi,
come quello in parola, in cui tutte le indicazioni usate corrispondono effettivamente al vero.

Introduzione protetta (DOP) “Prosciutto di Parma”, qualora


la commercializzazione avvenga nelle forme
In una recente sentenza, la Corte d’appello di
oggetto di causa e quindi con l’imballaggio indi-
Colonia ha ritenuto che l’utilizzo del nome “Cula-
cato. È stata quindi vietata, sul territorio tedesco,
tello di Parma” rappresenti un’evocazione illegit-
ma con implicazioni che vanno ben oltre il mero
tima della denominazione geografica di origine

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mercato tedesco, la commercializzazione del disciplinare del Prosciutto di Parma e che non può
“Culatello di Parma”. Per ora, la sentenza non è pertanto usufruire della relativa protezione; tale somi-
definitiva, essendo pendente un ricorso davanti glianza viene valutata sotto i seguenti profili: (i) somi-
alla Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof - glianza a livello di prodotto, (ii) somiglianza fonetica
“BGH”); tuttavia, la sentenza è, a dir poco, sor- delle denominazioni ed, infine, (iii) somiglianza della
prendente sotto più di un profilo, giuridico e non, confezione. Assume, come vedremo, rilevanza e non
per cui di seguito andiamo ad analizzare il ragio- secondaria la valutazione se l’elemento “di Parma” sia
namento dei giudici di Colonia. una mera indicazione di provenienza o parte integrante
della denominazione del prodotto.
Le circostanze oggetto di causa Con una motivazione che, come vedremo, appare
censurabile sotto vari punti di vista, in definitiva, il
L’attrice, il Consorzio del Prosciutto di Parma, agisce Tribunale di Colonia ha affermato la somiglianza
contro un’azienda associata la quale, oltre al “Pro- sotto tutti i predetti profili, nonché l’intento di sfrut-
sciutto di Parma”, sta commercializzando anche tamento illecito da parte dei produttori del Culatello
numerose altre specialità regionali provenienti (di Parma), giungendo pertanto alla conclusione che
dalla zona di Parma, tra cui il “Culatello di Parma”, ci sia, appunto, evocazione illecita, con il risultato
con richiesta che ne venga impedita la commercia- che, attualmente, ai consumatori tedeschi è preclusa
lizzazione in quanto si tratterebbe di un’evocazione la possibilità di acquistare il “Culatello di Parma”.
non consentita.
Entrambi i prodotti in questione, commercializzati
anche in Germania con la denominazione italiana Il contenuto della decisione
“Prosciutto di Parma” ovvero “Culatello di Parma”,
vengono offerti in vendita in una confezione di La Corte d’appello considera la commercializzazione
plastica trasparente nelle seguenti forme: del “Culatello di Parma” nella confezione specifica-
mente contestata come un’evocazione illegittima
della denominazione geografica di origine protetta
(DOP) “Prosciutto di Parma” ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. b) del reg. UE n. 1151/2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ritenendo
pertanto fondata la richiesta di inibitoria ex art. 13,
comma 1 del citato Regolamento UE, par. 135,
comma 1 MarkenG (legge tedesca sui marchi) e
par. 8, comma 3 UWG (legge tedesca contro la
concorrenza sleale).
Infine il prezzo: il “Culatello” che, conformemente
alla propria connotazione come prodotto di qualità a) Il prodotto
superiore rispetto ad un “normale” prosciutto, seppur Il ragionamento parte, in ordine logico, dalla con-
di ottima qualità, come quello proveniente da Parma, statazione, di per sé corretta, che entrambi i prodotti
viene venduto anche in Germania ad un prezzo più sono riconducibili alla medesima tipologia di pro-
elevato rispetto al più comune “Prosciutto di Parma”. dotti, ovvero salumi a base di carne suina, in parti-
Mentre non è in discussione il fatto che il “Culatello” colare della coscia posteriore del maiale. A questo
esista davvero come categoria di salumi separata e riguardo il lettore non può che rimanere sorpreso di
diversa dal “Prosciutto” e nemmeno il fatto che la fronte alla valutazione da parte dei Giudici tedeschi
convenuta lo stia anche commercializzando, la sentenza della irrilevanza delle differenze produttive e quali-
verte sul fatto se ci sia una sufficiente somiglianza tra tative esistenti tra il “prosciutto” ed il “culatello”.
“Culatello (di Parma)” e “Prosciutto (di Parma)”, tale Tale valutazione peraltro risulta estremamente rile-
da far ritenere che la commercializzazione del “Cula- vante ai fini della sentenza in commento, in quanto i
tello” non avvenga utilizzando una denominazione del giudici aditi, pur autodichiarandosi sufficientemente
tutto autonoma, ma sfrutti piuttosto illecitamente la edotti di questioni gastronomiche, ritengono di poter
indubbia e certamente superiore notorietà del “Pro- adeguatamente rappresentare il punto di vista del
sciutto”, con riferimento ad un prodotto le cui caratte- consumatore tedesco (e comunitario) di riferimento
ristiche non rispettano le specifiche previste dal ed in tale veste arrivano ad affermare che tale

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consumatore medio non è in grado di distinguere le cui significato non va oltre la creazione di uno sfondo
differenze di scelta della carne e di produzione tra un per le indicazioni da prodotto ivi riportate.
“normale” prosciutto ed un culatello, essendo i pro- L’etichetta triangolare del “Prosciutto di Parma” è
dotti sostanzialmente sostituibili l’uno all’altro, come invece applicata su un’ampia superficie nell’angolo
se fosse sufficiente inquadrare un prodotto come superiore ed è caratterizzata da una corona. Proprio
“maiale affettato” per renderlo uguale a tutti gli questo disegno o modello è protetto per il Consorzio
altri “maiali affettati”. I giudici ne traggono l’assai del Prosciutto di Parma come marchio comunitario n.
rilevante conseguenza che, nell’ambito della deno- 17 875 461 in tutti i paesi dell’Unione Europea, come
minazione di origine protetta “Prosciutto di Parma” mostra la seguente illustrazione del predetto marchio.
risulta di gran lunga più rilevante l’indicazione “di
Parma” che non la denominazione del prodotto in
quanto tale, ciò che evidentemente aggrava, agli
occhi della Corte, l’illiceità dell’utilizzo della deno-
minazione “Culatello di Parma”.
Tale valutazione, giuridicamente comprensibile
ancorché non condivisibile nei suoi presupposti di
fatto, è supportata dalla Corte di Colonia anche
mediante la considerazione secondo la quale, ancor-
ché la denominazione di origine protetta tuteli l’in-
tera espressione oggetto di protezione, la relativa Infatti, l’unica somiglianza tra le due etichette è
tutela potrebbe estendersi anche ad una sola parte costituita dall’uso del colore nero, essendo invece
della denominazione stessa; tale considerazione, tut- rilevabili notevoli differenze (forme, presenza della
tavia, come si vedrà oltre, non è conforme alla pre- corona, diversità dei colori secondari usati ecc.), che
valente giurisprudenza. tuttavia vengono giudicate dalla Corte d’appello
Tuttavia ancor meno condivisibili sono i rilievi in quali dettagli irrilevanti. Va da sé che il mero colore
fatto di seguito esposti, mediante i quali la Corte di nero non è oggetto di alcuna protezione specifica.
Colonia appare voler supportare le proprie tesi sot-
tolineando l’esistenza di una somiglianza visiva e c) Soprattutto: La somiglianza (fonetica e non)
fonetica che tuttavia appare piuttosto forzata e non delle due denominazioni; il tentativo di
credibile. “monopolizzare” la denominazione “PARMA”
In definitiva, accertata una sufficiente somiglianza di
b) La confezione prodotto e di presentazione, la decisione verte sostan-
Constatata la sostanziale identicità tra i due prodotti, zialmente sulla questione se la denominazione “Cula-
la Corte d’Appello si concentra poi e principalmente tello di Parma” rappresenti un’evocazione non
sugli imballaggi dei due prodotti. ammissibile della denominazione “Prosciutto di
A nostro avviso è sufficiente anche solo uno sguardo Parma”.
fugace per constatare la sostanziale diversità tra le due Come ciascuna persona dotata di conoscenza della
confezioni, sia per quanto riguarda il design, ma anche lingua italiana sa, l’espressione “di Parma” altro non
dal punto di vista funzionale, riguardo alla disposizione significa che “proveniente dalla regione di Parma”,
delle informazioni riportate sulla confezione mede- concetto che, nel caso di un prodotto alimentare, si
sima. La Corte di Colonia è invece di diverso avviso: arricchisce della nozione che si tratta di un prodotto di
è sufficiente la predominante presenza del colore qualità, tenuto conto della fama, globale, della città di
“nero” sulla confezione per ritenere che, agli occhi Parma in questo settore, motivo per cui la parte delle
del consumatore medio, le due confezioni siano tal- denominazione composta dall’espressione “di Parma”
mente simili da poterlo indurre in confusione. A nulla opera, con riferimento ad un numero assai elevato di
rileva invece il fatto che il “Prosciutto di Parma” venga prodotti alimentari, come indicazione di provenienza
venduto con un imballaggio che riporta, e non a caso, geografica, che non potrà certo costituire essa sola
godendo di apposita protezione, la famosa corona indice di (eccessiva) somiglianza tra due denominazioni
ducale rappresentata, come ugualmente ben nota, su e addirittura di illecita appropriazione di pregi da parte
un triangolo nero, mentre il Culatello in questione di uno dei prodotti in questione. Diverso invece il
viene commercializzato con una mera striscia nera il ragionamento della Corte d’Appello: pur non negando

Il Diritto industriale 5/2019 467


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il fatto che “di Parma” significhi, appunto “proveniente d) Il contrasto con la giurisprudenza italiana
dalla zona di Parma”, la Corte parte dalla constatazione Inoltre, non è comprensibile che il tribunale tedesco
che entrambe le denominazioni sono composte da tre non tenga conto della giurisprudenza dei tribunali
parole di cui due identiche (appunto “di Parma”). italiani. La sentenza della Corte d’appello di Colonia
Invece di giungere, a questo punto, alla più verosimile riguarda il Culatello della provincia di Parma e
conclusione che la parte più significativa (e distintiva) quindi, di fatto, con un effetto extraterritoriale esclu-
dovrebbe essere la terza parola (“Culatello” ovvero sivamente sull’agricoltura italiana. Ciò avrebbe sug-
“Prosciutto”) che rappresenta, infatti, la parte distintiva gerito di prendere in considerazione anche la
e non meramente generica di indicazione di prove- giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
nienza, il Tribunale vede nell’utilizzo, pur corrispon- la quale, per esempio nella causa Parmacotto (Cass.,
dente pacificamente al vero, dell’indicazione della sent. 19 marzo 1991, n. 2942 - “Parmacotto”) ha
provenienza di Parma, un tentativo di evocazione e di sottolineato che, appunto, l’indicazione della prove-
illecito sfruttamento della notorietà altrui, come se nienza “di Parma” non potrà essere monopolizzata a
l’elemento predominante per indicare il prodotto favore di un singolo prodotto.
fosse non la tipologia di prodotto (Culatello, Prosciutto,
ma, volendo, anche Coppa, nella versione “Coppa di e) Il contrasto con la giurisprudenza della Corte
Parma” pure oggetto di protezione specifica, ecc.), ma la di Giustizia
mera provenienza di Parma. Pur citando estensivamente la giurisprudenza della
In ogni caso, la Corte d’Appello, pur di trovare ulteriori Corte di giustizia, la Corte d’appello pare darne una
conferme di tale interpretazione, sottolinea addirittura lettura non condivisibile e, ad avviso di chi scrive, in
una forte somiglianza fonetica (del tutto inverosimile contrasto con la finalità del reg. UE n. 1151/2012
per un orecchio italiano) tra la parola “culatello” e la sulle norme di qualità dei prodotti agricoli e alimen-
parola “prosciutto”, in quanto entrambe finiscano in “o” tari che, stando ai considerando del Regolamento
preceduta da una doppia consonante (!). È evidente che medesimo, intende promuovere la tradizione e le
un ragionamento del genere porti necessariamente ad diversità regionali invece di abolirle creando di
una monopolizzazione della denominazione “di Parma” fatto dei monopoli, basati sostanzialmente sulla (pre-
impedendo di fatto ai produttori di prodotti alimentari sunzione della) scarsa conoscenza del pubblico di
prodotti nella provincia di Parma di commercializzare i riferimento delle diversità presenti nei vari paesi e
propri prodotti in Germania, a meno che essi non nelle varie regioni dell’Unione europea. Infatti,
godano di specifica protezione. volendo ripercorrere la giurisprudenza della Corte
Nel procedimento d’ingiunzione preliminare, di giustizia applicabile al caso di specie, non si può
avviato in un giudizio parallelo dall’odierna con- che non condividere l’interpretazione data dalla
venuta dinanzi al Tribunale di Amburgo contro il Corte d’appello di Colonia:
Consorzio del Prosciutto di Parma, il Tribunale di Nella decisione “Bayerisches Bier contro Bavaria”, il
Amburgo aveva invece deciso che l’uso della titolare del marchio in oggetto, “Bavaria”, non era
denominazione “Culatello di Parma” per una spe- una fabbrica di birra bavarese, bensì una fabbrica di
cialità di carne di Parma non poteva costituire birra olandese (sentenza della Corte di giustizia euro-
un’appropriazione della denominazione “Pro- pea 22 dicembre 2010, causa C-120/08).
sciutto di Parma”. Il Tribunale di Amburgo ha Nella decisione “Calvados./.Verlados” il prodotto
invece accertato che la denominazione “di oggetto di causa, “Verlados”, non proveniva dal
Parma” non è oggetto di protezione ai sensi del dipartimento francese Calvados, ma dalla città fin-
reg. (UE) n. 1151/2012, ma soltanto la denomi- landese di Verla (sentenza della Corte di giustizia
nazione completa “Prosciutto di Parma” (Landge- europea 21 gennaio 2016, causa n. C-75/15).
richt Hamburg, ordinanza del 17 novembre 2016, Nella decisione “Port./.Port Charlotte”, la regi-
RGN. 312 O 497/16 - “Culatello di Parma”). strazione del marchio “Port Charlotte” non è stata
L’esistenza stessa dell’indicazione geografica pro- chiesta da un produttore portoghese di vino di
tetta (IGP) “Coppa di Parma” dimostra chiara- porto, ma da una distilleria scozzese (sentenza
mente che la portata della protezione della della Corte di giustizia europea 14 settembre
denominazione geografica di origine protetta 2017, causa C-56/16 P).
(DOP) “Prosciutto di Parma” è limitata e può Nella decisione “Scotch Whisky./.Glen Buchen-
riferirsi solo all’intera denominazione e non solo bach”, il prodotto contestato “Glen Buchenbach”
ad una parte di essa. non proveniva dalla Scozia, ma dalla Germania

468 Il Diritto industriale 5/2019


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(sentenza della Corte di giustizia europea 7 giugno senza incorrere in violazione delle singole deno-
2018, causa n. C-44/17). minazioni protette. Resta da vedere se la pro-
È contrario allo scopo del reg. UE n. 1151/2012 sulle nuncia che sarà adottata dalla Corte federale
norme di qualità dei prodotti agricoli e alimentari tedesca a seguito dell’impugnazione della sen-
vietare l’uso di un nome geografico appropriato e tenza qui in esame chiarirà la questione, ricca
corretto come “Culatello di Parma”. di rilevanti aspetti giuridici. Si auspica tuttavia
che sia sgombrato il campo dai rilievi dedotti in
Conclusione fatto dalla Corte di appello, in particolare con
riguardo alla somiglianza dell’imballaggio, ma
La giurisprudenza non ha ancora chiarito a quali anche dell’aspetto fonetico, dei quali si è già
condizioni prodotti diversi possano impiegare evidenziata, ad avviso dello scrivente, la manife-
commercialmente il nome della stessa regione, sta erroneità.

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Uso del marchio

Natura ed aspetti controversi


legati all’uso dei marchi della
grande distribuzione organizzata
di Lucio Salzano (*)

Le modalità di utilizzo di alcuni marchi di proprietà della grande distribuzione organizzata, si fa


riferimento a quelli che identificano alimenti di qualità prodotti da terzi e scelti dal supermercato
per il consumatore, destano perplessità in ordine alla loro liceità anche con riferimento al potenziale
decettivo ed alla confondibilità con altri segni distintivi.
Pare pertanto opportuno esaminarli tenendo a mente la pertinente normativa comunitaria e quella
domestica che ha recentemente introdotto nell’ordinamento italiano i marchi di certificazione, il d.lgs.
20 febbraio 2019, n. 15.

Introduzione stati registrati come marchi individuali d’impresa a


È ormai noto come oggi la quasi totalità della grande cui è stata conferita tutela nazionale e comunitaria.
distribuzione organizzata (d’ora in poi GDO) sia Pare eccessivo, rispetto all’indagine che ci si è pre-
titolare di vari marchi, il cui utilizzo può essere fissati di compiere, effettuare nel prosieguo una esau-
essenzialmente ricondotto a due prassi operative. stiva disamina della disciplina e delle caratteristiche
Il marchio può essere utilizzato per contraddistin- dei marchi; piuttosto, risulta utile e pertinente ana-
guere alimenti prodotti dal distributore oppure da lizzare i tratti salienti dei marchi tipizzati dal legisla-
terzi per conto ed a nome del distributore, il quale tore, con particolare riferimento alla natura e
quindi si mette in concorrenza con altri produttori, funzione, per poi fare confluire nella opportuna cate-
oppure per identificare alimenti di qualità prodotti da goria di appartenenza i marchi oggetto di analisi.
terzi e scelti dal supermercato per il consumatore. Pare infatti opportuno svolgere detta indagine, indi-
Esemplificando quest’ultima prassi operativa si tratta pendentemente dal nomen iuris con cui essi sono stati
di quei marchi con cui la grande distribuzione orga- registrati.
nizzata offre in vendita al pubblico un certo vino A tal scopo non si può che incominciare con una
Chianti Classico DOCG di un determinato disamina delle caratteristiche principali del marchio
produttore. d’impresa e dell’Unione, del marchio collettivo, di
Esempi di tali marchi sono “sapori & dintorni” mar- quello di garanzia o certificazione e dei marchi di
chio di proprietà Conad, “fiorfiore” marchio Coop, selezione o raccomandazione.
“Esselunga Top” marchio Esselunga.
L’indagine sulla natura e funzione
Ed è proprio di questa tipologia di segni distintivi che
dei marchi delle GDO
si vuole analizzare la natura e le implicazioni legate al
loro uso. Il marchio d’impresa ed il marchio dell’Unione
Accedendo all’Ufficio Italiani Brevetti e Marchi I marchi, la cui natura è privatistica, fanno parte della
(d’ora in poi UIBM) ed all’Ufficio dell’Unione euro- più grande famiglia dei segni distintivi all’interno
pea per la Proprietà Intellettuale (d’ora in poi della quale si collocano anche quelli di qualità del-
EUIPO) si nota che siffatti segni distintivi sono l’Unione europea (DOP, IGP, STG) la cui natura

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla


valutazione di un referee.

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pubblicistica è evidente con riferimento alle finalità Come noto il marchio d’impresa, sia esso nazionale o
perseguite, alla titolarità ed all’oggetto (1). dell’Unione, conferisce al suo titolare la possibilità di
L’odierna disciplina italiana del marchio d’impresa stringere col consumatore un rapporto costante nel
trae le sue origini dal diritto comunitario in partico- tempo grazie alla capacità del segno distintivo di
lare modo dalla dir. n. 89/104/CEE (2) sul ravvici- rappresentare nella mente del consumatore un’asso-
namento delle legislazioni degli Stati membri in ciazione tra una determinata caratteristica ed il
materia di marchi d’impresa, successivamente sosti- prodotto.
tuita dalla dir. n. 2008/95/CE. Per completezza espo- Il marchio d’impresa permette di distinguere i pro-
sitiva è doveroso menzionare la dir. UE n. 2015/2436 dotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati da quelli delle altre concorrenti, ed è quindi espres-
membri in materia di marchi d’impresa che, a decor- sione di un modello individuale che esplica le sue
rere dal 15 gennaio 2019, ha abrogato la dir. n. 2008/ funzioni attraverso l’esercizio del diritto di privativa
95/CE. Pertanto, entro tale data la direttiva dovrebbe attribuito al titolare del marchio.
essere recepita dagli Stati membri. Si può quindi ragionevolmente affermare che il mar-
Tali norme si pongono l’obiettivo di armonizzare le chio d’impresa non esprime una qualità, ma un’ap-
differenti discipline degli Stati membri in materia di partenenza, anzitutto individuale (5). Solo in via
marchi che possono ostacolare la libera circolazione mediata, l’autorevolezza e la serietà del produttore
dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, non- cui il marchio appartiene si traduce in garanzia di
ché falsare le condizioni di concorrenza nel Mercato qualità (6).
Comune (3). L’Italia ha attuato la dir. n. 89/104/ Quanto al soggetto titolare a richiedere la registra-
CEE con il d.lgs n. 480/1992 (4), modificativo del zione di un marchio d’impresa, la legge lo individua in
r.d. n. 929/1942 e successive modificazioni; e nel colui che “lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella
2005 con il d.lgs. n. 30/2005 ha introdotto nel fabbricazione o commercio di prodotti o nella pre-
sistema legislativo italiano il codice della proprietà stazione di servizi della propria impresa o di imprese di
industriale, d’ora in poi c.p.i. cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo
Il marchio d’impresa ha tutela nazionale o unionale a consenso” (7).
seconda che esso sia registrato all’UIMB oppure È anche previsto che “le amministrazioni dello Stato,
all’EUIPO. In quest’ultimo caso il marchio d’impresa delle regioni, delle province e dei comuni possono
prende il nome di marchio dell’Unione e ad esso è ottenere registrazioni di marchio” (8).
conferita la tutela prevista dal reg. CE n. 207/2009 sul I titolari del marchio dell’Unione possono essere
marchio comunitario (d’ora in poi r.m.c.), successi- persone fisiche e giuridiche ma anche enti di diritto
vamente modificato dal reg. UE n. 2015/2424. pubblico (9).

(1) La natura pubblicistica di tali segni distintivi si evince sia dalla nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o
funzione di tutela della concorrenza e dei consumatori che essi paese. Come sopra detto, tale nome può essere utilizzato da tutti
svolgono, sia dalle fonti delle norme che regolano il marchio quei produttori che si conformano alle norme previste dal
collettivo e le denominazioni e dagli effetti conseguenti la regi- disciplinare.
strazione della denominazione. Le regole d’uso del marchio col- (2) Dir. n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul
lettivo infatti, hanno una fonte privatistica, essendo i “regolamenti ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
concernenti l’utilizzazione, i controlli e le sanzioni” elaborati dal marchi d’impresa.
soggetto richiedente, mentre il disciplinare di produzione delle (3) Primo considerando della Dir. n. 89/104/CEE.
denominazioni soggiace, quanto al contenuto, a precise disposi- (4) D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 80 relativo alla attuazione della
zioni di legge (art. 7, Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei Dir. n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante
prodotti agricoli e alimentari) ed è approvato con apposito provve- ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
dimento di registrazione della denominazione adottato dalla Com- marchi di impresa, in GU Serie Generale n. 295 del 16 dicembre
missione, rivelando quindi la natura pubblicistica di tali segni 1992 - -Suppl. - Ordinario n. 130.
distintivi. (5) F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo,
La natura pubblicistica delle denominazioni di origine e delle Milano, 2015, 215.
indicazioni geografiche è evidente anche in ordine alla titolarità. (6) F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo,
Infatti, se per i marchi vi è un soggetto titolare che esercita il diritto Milano, 2015, 215, cit.
di privativa sull’uso del marchio stesso, per i segni distintivi di (7) Art. 19 c.p.i.
qualità dell’UE si rileva la presenza di un soggetto richiedente la (8) Art. 19, comma 3, c.p.i.
registrazione e non già di un titolare del segno. Il richiedente non ha (9) Art. 5, Reg. CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio
potere di disposizione del segno e deve concedere il suo utilizzo a 2009 sul marchio comunitario, come modificato dal Reg. UE n.
tutti quei soggetti che producono in conformità al disciplinare di 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicem-
produzione redatto dal richiedente stesso. bre 2015 “recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del
Quanto all’oggetto la natura pubblicistica è evidente in quanto le Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tutelano il (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di

472 Il Diritto industriale 5/2019


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Il marchio collettivo ed il marchio collettivo “marchio comunitario” è stato sostituito con “mar-
dell’Unione chio dell’Unione europea”.
Il marchio collettivo si distingue dal marchio d’im- La funzione di garanzia del marchio collettivo era
presa sotto diversi aspetti di cui però, come anti- evidente se si considera che sia il codice civile che il
cipato, si darà contezza solo in modo parziale. c.p.i., prima della recente riforma, prevedevano
Il d.lgs. n. 15/2019 (10) ha operato una vera e propria espressamente che la registrazione del marchio col-
riforma copernicana introducendo nel nostro ordi- lettivo era ad esclusivo appannaggio dei soggetti che
namento il marchio di certificazione e, conseguente- svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o
mente, modificando quello collettivo. la qualità di determinati prodotti e servizi (13).
Per meglio percepire la portata di tale riforma è Anche la dottrina (14) e la giurisprudenza di merito
opportuno operare un breve excursus normativo. hanno condiviso la rinnovata funzione di garanzia del
L’analisi dell’evoluzione della disciplina del marchio marchio collettivo.
collettivo consente di ben delineare le diverse con- In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che:
notazioni funzionali che questo segno distintivo ha “Il marchio collettivo si differenzia dal marchio d’im-
assunto nel tempo. presa in quanto non svolge funzione distintiva del-
Prima dell’adozione del d.lgs. n. 480/1992 (11) si l’origine del prodotto da una determinata impresa,
individuava la funzione del marchio collettivo in ma funzione di garanzia delle caratteristiche e qualità
quella tipica del marchio d’impresa, cioè di permet- del prodotto; inoltre il titolare del marchio collettivo
tere l’identificazione di prodotti e servizi provenienti abitualmente non lo usa, ma si obbliga a verificare
dalle imprese utilizzatrici e solo secondariamente di con appositi controlli le merci dei produttori e com-
garantire la qualità del prodotto. mercianti ai quali è stato concesso l’uso del marchio
“Il marchio collettivo non ha come scopo quello di stesso” (15).
garantire l’origine, la natura e la qualità di determi- Traendo spunto da quest’ultima affermazione è bene
nati prodotti o merci: tale fine è invece assegnato non sottolineare che la recente riforma al c.p.i. ha modi-
al marchio, ma agli enti ed alle associazione che ne ficato l’identificazione dei soggetti titolari del mar-
sono titolari; il marchio collettivo, pertanto, solo chio collettivo.
mediamente informa il consumatore sulla origine, Prima della novella infatti il marchio collettivo,
sulla natura e sulla qualità del prodotto; immediata- come il marchio d’impresa, trovava la sua titolarità
mente, invece svolge consueta funzione di indicatore in un unico soggetto, persona fisica o giuridica, pub-
di provenienza, ancorché da imprenditori in quanto blica o privata, con o senza fine di lucro ma, a
appartenenti ad un gruppo organizzato” (12). differenza del secondo, il primo, allora come oggi, è
La prima definizione di marchio collettivo comuni- oggi utilizzato da una pluralità di soggetti, ciò perché
tario è stata introdotta, non già dalla dir. n. 89/104/ il titolare ha la facoltà di concedere l’uso del marchio
CEE sull’armonizzazione delle legislazioni in materia a terzi (16), i quali sono tenuti al rispetto del regola-
di marchi, ma dal reg. CE n. 40/1994 sul marchio mento d’uso redatto dal titolare.
comunitario, sostituito dal reg. UE n. 207/2009. Tali Più specificatamente, quanto al richiedente la regi-
regolamenti hanno previsto un’apposita disciplina strazione del marchio collettivo, la legge lo indivi-
per il marchio comunitario ed il marchio collettivo duava nei soggetti che svolgevano la funzione di
comunitario. Col reg. UE n. 2015/2424 il termine garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati

esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul mar- delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di
chio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 impresa”.
della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per (12) Commissione ricorsi in materia di brevetti, 13 aprile 1985,
l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)”. in Riv. dir. ind., 1988, II, 334.
(10) D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 relativo alla “Attuazione (13) Art. 11 c.p.i. prima della riforma operata dal d.lgs. n. 15/
della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del 2019.
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legi- (14) F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo,
slazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché Milano, 2015, 222 e ss.; L. Sordelli, il diritto industriale 1994, 11,
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 1074; sotto la precedente legge sui marchi: V. Mangini, II marchio
regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Con- e gli altri segni distintivi, in Trattato di diritto commerciale e di
siglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, V,
marchio comunitario” in GU Serie Generale n. 57 del 8 marzo 1982, 126 ss.
2019. (15) Trib. Roma 21 marzo 1994, in Giur. dir. ind., 1994, 699.
(11) D.Lgs. n. 480/1992 di “Attuazione della direttiva n. 89/104/ (16) Art. 11, comma 1, c.p.i. prima e dopo la riforma operata dal
CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento d.lgs. n. 15/2019.

Il Diritto industriale 5/2019 473


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prodotti e servizi per concederne l’uso, secondo le Si tratta, nello specifico, dell’art. 2570 c.c. il quale
norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e com- sostanzialmente ricalca l’abrogata disciplina dettata
mercianti (17). Si pensi ad esempio al marchio di un dall’art. 11 c.p.i. con riferimento ai soggetti legitti-
consorzio di tutela di una certa denominazione di mati a richiedere la registrazione di tale segno.
origine. Nel d.lgs. n. 15/2019 non si rinviene alcuna disposi-
Dopo la riforma del 2019 possono richiedere la regi- zione che abroghi esplicitamente detta disposizione
strazione di un marchio collettivo le persone giuridi- codicistica e neppure si riscontrano norme di ade-
che di diritto pubblico e le associazioni di categoria di guamento che lasciano intendere una disapplica-
fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o com- zione dell’art. 2570.
mercianti, escluse le società di cui al libro quinto, Tuttavia, sia nella legge di delegazione (20) che
titolo quinto, capi quinto (società per azioni), sesto nel d.lgs. (21) si menziona la possibilità di ema-
(società in accomandita per azioni) e settimo (società nare successivi provvedimenti legislativi in attua-
a responsabilità limitata), del codice civile (18). zione della dir. UE 2015/2436 che, pertanto, si
È opportuno rimarcare che anche la disciplina ante- spera potranno superare questo conflitto appa-
cedente la riforma del 2019 estendeva la titolarità dei rente di norme.
marchi collettivi anche a soggetti pubblici. Ciò in Nell’attesa di eventuali ulteriori norme di attuazione
ragione delle funzioni di interesse generale e di garan- tale impasse normativo può essere risolto ricorrendo
zia di qualità che nel sistema venivano attribuite ai al principio del primato del diritto comunitario.
marchi collettivi (19). Tale principio, di derivazione giurisprudenziale,
Tale affermazione, alla luce della recente riforma, afferma che in caso di conflitto, di contraddizione o
dovrà essere ripensata stante l’introduzione nel di incompatibilità tra norme di diritto dell’unione e
nostro ordinamento del marchio di garanzia. norme nazionali, le prime prevalgono sulle
Si noti che la novella del 2019 ha implementato e seconde (22).
modificato il c.p.i. e non anche le norme del codice Ciò vale sia per i regolamenti, che come noto sono
civile che disciplinano il marchio collettivo. direttamente applicabili, sia per le direttive una volta

(17) Art. 2570 c.c. e art. 11 c.p.i. prima della riforma operata dal potenzialmente, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle
d.lgs. n. 15/2019. merci che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per
(18) Art. 11, comma 1, c.p.i. come modificato dal d.lgs. n. 15/ vincolo comunitario.
2019. La sentenza disegna, in sostanza, il regime di libertà che la
(19) F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Regione deve osservare, quale ente pubblico territoriale, più
Milano, 2015, 221. ristretto rispetto a quello di cui godono i produttori o le associazioni
È interessante ricordare, a proposito dell’uso di marchi collettivi da di produttori di carattere volontario relativamente alla promozione
parte di enti pubblici, la controversia intercorsa tra il Presidente del della produzione nazionale.
Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, conclusasi con una (20) Art. 3, l. n. 163/2017.
sentenza di illegittimità costituzionale, relativa all’istituzione di (21) Art. 35, d.lgs. n. 15/2019.
un marchio regionale collettivo di qualità per prodotti agricoli ed (22) Il principio del primato del diritto dell’Unione europea fu
agroalimentari tipici regionali (Corte cost., sentenza n. 66 del 12 affermato per la prima volta nella celebre sentenza della Corte di
aprile 2013). Giustizia del 15 luglio 1964 nella causa C-6/64 - Costa/E.N.E.L. In
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di tale occasione la Corte sostenne che:
legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo - con l’istituzione della Comunità gli Stati membri hanno limitato,
2012, n. 1, istitutiva e disciplinatoria di un marchio regionale sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un
collettivo di qualità, per garantire l’origine, la natura e la qualità complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi;
nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. - tale limitazione di sovranità ha come corollario l’impossibilità per
La legge, avente lo scopo (dichiarato sub articolo 1) di “assicurare gli Stati di far prevalere contro tale ordinamento un provvedimento
ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari” e unilaterale ulteriore; se ciò accadesse sarebbe scosso lo stesso
di incentivare “la valorizzazione e la promozione della cultura fondamento giuridico dell’Unione.
enogastronomica tipica regionale”, appariva al Presidente del Nella sentenza del 9 marzo 1978 nella causa C-106/77 - Ammini-
Consiglio potenzialmente ostativa alla libera circolazione delle strazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, la Corte fu ancora
merci, anche all’interno del mercato nazionale, inducendo i con- più esplicita affermando che “in forza del principio della premi-
sumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli provenienti da nenza del diritto dell’Unione, le disposizioni del trattato e gli atti
altre Regioni. Da ciò il denunciato contrasto con gli artt. da 34 a 36 delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e con l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri,
l’art. 117, comma 1, della Costituzione che richiede, nell’esercizio non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della
della potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina- loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della
mento comunitario. legislazione nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette
Il giudice delle leggi, nel pronunciare l’illegittimità costituzionale, disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore
ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia ed ha rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel
osservato che la legge è innegabilmente idonea a indurre il territorio dei singoli Stati membri - di impedire la valida formazione
consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero
regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, incompatibili con norme comunitarie”.
conseguentemente, a produrre, quantomeno indirettamente o

474 Il Diritto industriale 5/2019


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che abbiano ricevuto applicazione all’interno degli dei beni alle caratteristiche indicate: tant’è che
Stati membri. l’omissione da parte del titolare dei controlli previsti
Nel caso di specie, tale principio è pienamente appli- dalle disposizioni regolamentari sull’uso del mar-
cabile in quanto la dir. UE 2015/2436 è stata attuata chio collettivo comporta la decadenza del marchio
dal d.lgs. n. 15/2019 e, conseguentemente, la disci- collettivo (24).
plina contenuta nella norma europea trova piena
applicazione nel nostro ordinamento e prevale Il marchio di garanzia o certificazione
rispetto alle norme domestiche. ed i marchi di selezione o di raccomandazione
Di guisa, l’art. 2570 c.c. dovrà ritenersi inapplicabile La dir. n. 89/104/CEE distingueva tra marchi collet-
perché contrastante con i precetti contenuti nella tivi e marchi di garanzia o certificazione conferendo
direttiva. ai primi una funzione di segno distintivo della pro-
Tornando all’analisi del marchio collettivo è oppor- venienza aziendale di determinati prodotti mentre, ai
tuno rilevare che la sua caratteristica centrale, che lo secondi, di garanzia di qualità, origine di un prodotto.
distingue nettamente da quello individuale, consiste Le successive Dir. CE n. 2008/95/CE e UE n. 2015/
nella dissociazione tra titolarità ed utilizzo del segno, 2436, hanno mantenuto inalterata la suddetta
nel senso che, di norma, è esclusa ogni forma di distinzione.
utilizzo diretto del segno da parte del titolare. Nel recepire tali direttive molti degli Stati membri
Tale dissociazione si concretizza attraverso la con- hanno mantenuto la differenziazione funzionale tra
cessione all’uso del marchio da parte del titolare a marchio collettivo e marchio di garanzia o certifica-
soggetti concessionari. zione; come detto in Italia, fino all’entrata in vigore
Ragione per cui l’uso del segno è soggetto ad apposita del d.lgs. n. 15/2019, questo non è avvenuto ed il
disciplina contenuta nel regolamento sull’uso del legislatore non ha fatto distinzione tra i due segni
marchio che deve essere presentato, al momento facendo confluire le diverse funzioni proprie di questi
del deposito della domanda di registrazione del due marchi nell’unica categoria del marchio collet-
segno, insieme alle disposizioni concernenti i con- tivo conferendo così a quest’ultimo anche la funzione
trolli sull’uso ed alle relative sanzioni (23). di garanzia (25).
Il regolamento sull’uso esplica la duplice funzione di Con la conseguenza che il marchio di garanzia o
disciplina d’uso del marchio e di tutela del consumatore. certificazione finiva per assumere le vesti di una
La prima riguarda quindi il rapporto tra il titolare del subfattispecie rispetto alla più ampia categoria dei
marchio ed i soggetti legittimati al suo utilizzo i quali, marchi collettivi, cui esso apparteneva (26).
in caso di mancato rispetto del regolamento, possono È opportuno sottolineare che, mentre la previsione
venire esclusi dall’utilizzo del segno. del marchio collettivo è obbligatoria per tutti gli Stati
La seconda funzione attiene ai rapporti tra il titolare membri, l’introduzione di marchi di garanzia o certi-
del marchio ed i consumatori i quali, facendo affi- ficazione rimane facoltativa (27).
damento sull’autorevolezza del titolare, non deb- L’Italia ha voluto armonizzare la propria normativa a
bono essere ingannati sull’effettiva corrispondenza quelle della maggior parte dei Paesi dell’Unione e, con

In tale sentenza la Corte chiari quali erano gli effetti dell’applica- Commento alla nuova legge sui marchi, in Riv. dir. comm.,1994, I,
zione di un tale principio, in particolare per quanto riguardava 621-636.
l’attività del giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito (25) Si noti infatti che l’art. 11, comma 1, c.p.i. prima dell’inter-
delle proprie competenze, il diritto dell’Unione. vento del legislatore nel 2019 così disponeva: “I soggetti che
Il giudice nazionale infatti “ha l’obbligo di garantire la piena effi- svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di
cacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria inizia- determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione
tiva, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di
nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti”.
la previa rimo zione in via legislativa o mediante qualsiasi altro (26) Come è stato efficacemente detto, nel nostro diritto il
procedimento costituzionale”. marchio collettivo è quindi divenuto “un dispositivo giuridico
Infine, è opportuno dare conto che tale principio è stato piena- ambivalente”: P. Spada, Qualità, certificazione, segni distintivi
mente consacrato con la dichiarazione allegata al Trattato di (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università), in questa
Lisbona. Rivista, 2008, 155. La tutela all’estero di entrambe le subfattispe-
(23) Art. 11.2 c.p.i.; artt. 67 e 71 r.m.c. Sulla natura dei controlli cie di marchio collettivo può essere conseguita ai sensi dell’art. 7
dell’Ufficio sul Regolamento v. P. Masi, Il marchio collettivo, in G. bis della CUP, come anche, nel caso inverso, la protezione in Italia
Marasà - P. Masi - G. Olivieri - P. Spada - M.S. Spolidoro - M. Stella di marchi collettivi o di certificazione stranieri. Non è tuttavia
Richter, Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, previsto un meccanismo di registrazione internazionale specifica-
80 ss. mente riferito ai marchi collettivi.
(24) Art. 14, comma 2, lett. c), c.p.i. e l’art. 73 r.m.c. Sulla (27) Art. 28, dir. UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del
decadenza del marchio collettivo v. P. Petitti, Il marchio collettivo. Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Il Diritto industriale 5/2019 475


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la legge di delegazione n. 163/2017 del 25 ottobre - 6 certificazione essa è contenuta nel r.m.c. come modi-
novembre 2017, il Governo è stato delegato ad adot- ficato dal reg. UE n. 2015/2424 e dalla dir. UE 2015/
tare i decreti legislativi per adeguare la normativa 2436.
domestica a diverse direttive e regolamenti europei, Il regolamento li nomina marchi di certificazione
tra cui in materia di marchi di garanzia o certificazione, mentre la Direttiva marchi di garanzia o
la dir. UE 2015/2436 ed il Reg. UE n. 2015/2424, certificazione.
modificativo del Reg. CE n. 207/2009 sul marchio L’art. 74 bis del r.m.c. li definisce come quei segni
comunitario (28). “idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati
Seppur in ritardo rispetto alla cadenzata scadenza dei dal titolare del marchio in relazione al materiale, al
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla
di delegazione, il legislatore domestico è intervenuto prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione
con il d.lgs. n. 15/2019, introducendo nella legisla- o ad altre caratteristiche, ad eccezione della prove-
zione nazionale, tra l’altro, la categoria del marchio di nienza geografica, da prodotti e servizi non
certificazione (29) che va ad affiancare quella dei certificati” (32).
marchi collettivi. La definizione operata dalla Direttiva è sostan-
Il marchio di certificazione può essere registrato da zialmente identica a quella del regolamento sul
persone fisiche o giuridiche, comprese le istituzioni, marchio con la sola differenza che non si fa
le autorità e gli organismi di accreditati in materia di riferimento alla funzione di garanzia circa la pro-
certificazione di origine, natura e qualità di prodotti o venienza geografica (33).
servizi, a condizione che non ne svolgano la relativa Spetta quindi agli Stati membri decidere se avvalersi
attività di fornitura. (30). o meno della deroga per ammettere marchi di certi-
Si osservi, per inciso, l’analogia che vi è tra i soggetti ficazione relativi alla provenienza geografica dei
titolati a richiedere la registrazione del marchio di prodotti.
certificazione e del marchio collettivo prima della L’Italia, col d.lgs. n. 15/2019, si è conformata alla
novella del 2019. disciplina del r.m.c. affermando che il marchio di
Il legislatore ha così di fatto avallato i summen- certificazione può consistere in segni o indicazioni
zionati orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che nel commercio possono servire per designare la
secondo cui il marchio collettivo svolgeva fun- provenienza geografica dei prodotti o servizi (34).
zione di garanzia di qualità del prodotto o servizio Il legislatore comunitario, nella disciplina del mar-
ad esso connesso. chio di certificazione, richiama esplicitamente le
Così come per il marchio collettivo, anche per il norme applicabili al marchio collettivo ma vi sono
marchio di certificazione è prevista la predisposizione alcune peculiarità e caratteristiche che evidenziano
del regolamento sull’uso e la previsione della relativa sostanziali differenze tra i due segni.
disciplina sanzionatoria (31). Il titolare del marchio di certificazione è individuato
Per quello che concerne invece la disciplina sovra- in una qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o
nazionale relativa ai marchi di garanzia o privata, purché “non svolga un’attività che comporta

(28) In particolare la legge di delegazione prevede che i segni e (30) Art. 11 bis, comma 1, c.p.i.: “Le persone fisiche o giuridi-
le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la che, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi
provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire
marchi di garanzia o di certificazione; che i titolari di un marchio l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,
di garanzia o di certificazione possano essere le persone fisiche o possono ottenere la registrazione per appositi marchi come mar-
giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia chi di certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che
di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”.
marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano (31) Art. 11 bis, comma 2, c.p.i.
un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo (32) Art. 74 bis, Reg. CE n. 207/2009 come modificato dal Reg.
certificato; l’obbligatorietà della presentazione del Regolamento UE n. 2015/2424.
d’uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunica- (33) Art. 27, Dir. UE 2015/2436:
zione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza; l’introdu- “Definizioni
zione di una nuova procedura di natura amministrativa con cui Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
ottenere una declaratoria di nullità o di decadenza di un marchio a) “marchio di garanzia o di certificazione”: un marchio d’impresa
registrato, senza quindi dover ricorrere obbligatoriamente al giu- così designato all’atto del deposito della domanda e idoneo a
dice (come già avviene nella sostanza in ambito comunitario a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio
livello di marchi dell’Unione Europea), chi ne avrà interesse, una in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei
volta regolamentata la procedura, potrà pertanto agire in via prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione
amministrativa davanti agli uffici dell’UIBM. o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono
(29) Art. 4, d.lgs n. 15/2019 che ha introdotto nel c.p.i. l’art. 11 certificati;”.
bis relativo al marchio di certificazione. (34) Art. 11 bis, comma 4, c.p.i.

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la fornitura di prodotti o servizi del tipo vera a propria certificazione - per attestare che certi
certificato” (35). beni offerti sul mercato da terzi sono conformi a
Si nota sotto questo profilo una differenza rispetto al determinati standard, cui il titolare del marchio
marchio collettivo, al cui titolare non è invece pre- indichi di volersi attenere. Il titolare del marchio
cluso l’utilizzo del marchio, anche se di norma ne individuale può altresì segnalare al pubblico i risul-
concede l’uso a terzi. tati di questa propria valutazione consentendo a che
Esempi di marchi di certificazione sono il marchio il proprio marchio venga apposto sui beni offerti da
“IFS Food”, che certifica il rispetto degli standard altri, ma selezionati, raccomandati o anche omolo-
stabiliti dall’International Food Standard, oppure gati e certificati dal titolare medesimo. Tuttavia,
“Halal Italia”, che garantisce la conformità dei pro- come è stato sottolineato (41), in questo caso i
dotti alimentari alle regole islamiche di liceità. criteri e le specifiche cui il titolare si attiene non
Diversi per natura e funzione rispetto ai marchi di sono preventivamente verificati dall’Ufficio marchi
certificazione sono i c.d. marchi di raccomandazione e resi accessibili al pubblico con le modalità proprie
o di selezione (36), vale a dire i marchi appartenenti a del regolamento sull’uso previsto per i marchi
soggetti che li utilizzano per comunicare che deter- collettivi.
minati prodotti di terzi sono stati da loro selezionati e Quindi, un’attestazione o certificazione che si rive-
vengono quindi raccomandati al pubblico (37). lasse carente, superficiale o altrimenti impropria
È da escludere che questi marchi possano essere resterebbe soggetta alla sola disciplina dei marchi
qualificati come marchi collettivi, o che comunque individuali; e non a quella specifica causa di estin-
possa ad essi essere applicata in tutto o in parte la zione del diritto che è data dalla decadenza per
disciplina di questi ultimi. Infatti, i marchi di sele- omissione di controlli.
zione o di raccomandazione sono stati accostati ai
marchi di servizio che, insieme a quelli di prodotto, La natura dei marchi oggetto di analisi
costituiscono le due principali categorie di marchi Delineati così sommariamente, e per gli aspetti che
d’impresa individuali (38). sono qui di interesse, gli essenziali elementi caratte-
Ulteriore conferma della non assimilabilità di questi rizzanti i principali segni distintivi, è opportuno
segni ai marchi collettivi consiste nell’assenza di un identificare la categoria alla quale appartengono i
regolamento d’uso del marchio. Aspetto non trascu- marchi oggetto di analisi.
rabile soprattutto in quanto, come sopra detto, il Le GDO stesse, descrivendo l’attività sottesa
regolamento d’uso è garante della effettiva corrispon- all’uso di questi segni distintivi, menzionano l’at-
denza dei beni alle caratteristiche indicate nel rego- tività di selezione, per conto del consumatore, di
lamento stesso. Pertanto, si può affermare che i prodotti che sono ritenuti di più alta qualità
marchi di raccomandazione o di selezione hanno rispetto ai concorrenti e quindi meritevoli di
una funzione lato sensu di garanzia e di certificazione essere consigliati.
delle qualità dei prodotti selezionati dal titolare (39), Inoltre, come proprio all’inizio di questa analisi si è
il quale si afferma pertanto come unico “garante” evidenziato, detti segni sono registrati come marchi
della qualità di tali prodotti. individuali d’impresa e per ciò non si ravvisa la
Si tratta, in questo caso, di marchi individuali utiliz- presenza di alcun regolamento sull’uso del marchio.
zati da terzi con il consenso del titolare. Siamo quindi Detti segni non possono neppure essere considerati
in presenza di un uso particolare del marchio indivi- marchi di certificazione dato che i soggetti richie-
duale che è consentito dalla legge (40). denti la registrazione di tali segni non sono in alcun
Il titolare di un marchio individuale ben può svol- modo riconducibili a quelli indicati dal nuovo art. 11
gere un’attività di selezione - e anche, se ritiene, di bis c.p.i.

(35) Art. 74 bis, Reg. CE n. 207/2009 come modificato dal Reg. (38) A. Vanzetti, V. Di Cataldo Manuale di diritto industriale,
UE 2015/2424 ed art. 28 Dir. UE 2015/2436. Milano, 2018, 230.
(36) Per un esempio ancor oggi spesso ricordato v. App. Milano (39) A. Vanzetti (a cura di), Codice della proprietà industriale,
12 giugno 1973, in Riv. dir. ind. 1976, I, 239 ss. con nota di R. Milano, 2013, 168.
Franceschelli, caso “Elle”. In argomento v. anche P. Masi, in G. (40) Art. 20 c.p.i.
Marasà - P. Masi - G. Olivieri - P. Spasa - M.S. Spolidoro - M. Stella (41) Da P. Spada, Qualità, certificazione, segni distintivi, (rilievi
Richter, Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, 75 malevoli sulla certificazione delle Università), in questa Rivista,
e 84. 2008, 155.
(37) A. Vanzetti, V. Di Cataldo Manuale di diritto industriale,
Milano, 2018, 230. A. Vanzetti, a cura di, Codice della proprietà
industriale, Milano, 2013, 168.

Il Diritto industriale 5/2019 477


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Questi elementi fanno univocamente ritenere che della logica di affidamento o fidelizzazione sottesa al
detti marchi devono essere ricondotti alla categoria rapporto consumatore - supermercato.
dei c.d. marchi di raccomandazione o selezione. Se la distinzione fra i marchi collettivi e questo tipo di
marchio individuale è netta sul piano giuridico, stessa
Problematiche legate all’uso dei marchi cosa non può dirsi dal punto di vista della comuni-
di raccomandazione o selezione cazione al pubblico da parte dei rispettivi titolari; al
La comunicazione al consumatore punto che parrebbe sostenibile che l’impiego di un
marchio individuale capace di illudere il pubblico
La decettività del segno destinatario della presenza di certificazioni dotate
Le modalità d’uso di siffatti segni da parte delle GDO delle caratteristiche proprie dei marchi collettivi
suscita riflessione sotto più aspetti. possa condurre alla decadenza, per decettività, del
Spesso questi marchi di raccomandazione o selezione segno individuale così impropriamente impiegato.
sono utilizzati per identificare alimenti a DOP o IGP Tale tesi è normativamente confermata dall’art. 14,
provenienti da determinati produttori, selezionati tra comma 2, lett. a), c.p.i. e dall’art. 7, par. 1, lett. g),
altri di pari qualità. r.m.c. (43).
Fermo restando che non esiste ad oggi una definizione Queste norme infatti prevedono che la decettività
legale univocamente condivisa di qualità, è indiscu- del marchio circa la qualità del prodotto è causa di
tibile che dal punto di vista giuridico tutti i prodotti impedimento alla registrazione o di decadenza.
ad una determinata DOP o IGP hanno la medesima Analogamente l’art. 21, comma 2, c.p.i., sulle limi-
qualità. Ciò in quanto tutti osservano le norme stilate tazioni del diritto del marchio individuale, stabilisce
nel relativo disciplinare di produzione (42). che non è consentito usare il marchio in modo da
È necessario analizzare, ai fini di una pronuncia di indurre comunque in inganno il pubblico, in parti-
decettività del segno, le modalità espressive con cui il colare circa la natura, qualità o provenienza di pro-
titolare del marchio pubblicizza i prodotti selezionati dotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
e descrive il segno stesso. viene utilizzato.
Nei siti internet e nei volantini pubblicitari delle L’argomentazione in questo senso pare desumibile
GDO si legge infatti a chiare lettere che siffatti anche dalle previsioni degli artt. 68, par. 2 e 73,
marchi sono utilizzati per selezionare determinati r.m.c., con le quali si sanziona, con il rigetto della
prodotti, anche a DOP e IGP, facenti parte di spe- domanda di registrazione o con la decadenza del
cialità esclusive della migliore cucina italiana tradi- marchio registrato, l’induzione in errore del pubblico
zionale (sapori & dintorni Conad). circa il carattere o il significato del marchio, in
Talvolta addirittura si afferma che la selezione ope- particolare quando questo non sembri un marchio
rata dalla GDO riguarda le migliori materie prime, i collettivo.
produttori vocati a lavorazioni di qualità (fior fiore Riassumendo: le modalità di utilizzo dei marchi di
Coop) ed i migliori prodotti di eccellenza (Esse- selezione o raccomandazione da parte della GDO
lunga top). possono apparire decettive sotto un duplice
La scelta operata dalla GDO pertanto potrebbe aspetto.
indurre il consumatore a credere che i prodotti con- Il primo riguarda il caso in cui detti marchi vengono
traddistinti dal marchio di selezione abbiano un quid utilizzati per contraddistinguere prodotti a qualità
pluris rispetto a quelli che ne sono sprovvisti, benché DOP o IGP. In tal caso il consumatore può essere
in realtà siano ad essi qualitativamente equiparabili. indotto a credere che le DOP o IGP scelte dalla GDO
Conseguentemente un uso distorto dei marchi di siano di qualità superiore rispetto alle altre analoghe
selezione o raccomandazione potrebbe paradossal- che non sono state selezionate. Ciò sul presupposto
mente indurre il consumatore a ritenere che vi affidamento che il consumatore ripone nei confronti
siano DOP e IGP di serie A e di serie B, ciò in ragione della GDO di cui abitualmente si serve.

(42) Tale affermazione è confermata anche dal disposto del- appropriazione proprietaria o di titolarità privatistica da parte di
l’art. 12, par. 1, Reg. UE n. 1151/2012 “sui regimi di qualità dei soggetti individualmente identificati o identificabili, bensì ricono-
prodotti agricoli e alimentari, a norma del quale “Le denominazioni sciuti come utilizzabili dall’intera comunità dei produttori local-
di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono mente operante e stabilita. Così F. Albisinni, Strumentario di
essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un diritto alimentare europeo, Milano 2015, 256.
prodotto conforme al relativo disciplinare”. La norma incidental- (43) M. Ricolfi, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale,
mente evidenzia la natura pubblicistica di tali segni distintivi di Torino, 2015, 1762.
qualità dell’Unione europea, che non sono oggetto di

478 Il Diritto industriale 5/2019


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Il secondo aspetto di decettività inerisce alla moda- agli artt. 23 e 26, né all’interno delle pratiche
lità di utilizzo del marchio individuale di selezione o ingannevoli o aggressive, occorre verificare se la
di raccomandazione che si atteggia come marchio condotta possa essere considerata scorretta in base
collettivo di certificazione o garanzia. alla norma di chiusura (47), ovvero in quanto con-
traria alla “diligenza professionale” e “falsa o idonea
La liceità della pratica commerciale a falsare in misura apprezzabile il comportamento
Pare opportuno valutare se le modalità di utilizzo dei economico, in relazione al prodotto, del consuma-
suddetti marchi di selezione o raccomandazione tore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o
siano conformi alle disposizioni contenute nella del membro medio di un gruppo qualora la pratica
dir. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di
sleali (44) ed alla relativa norma domestica in cui consumatori” (48).
sono confluiti i relativi precetti all’interno dell’ordi- Perché una pratica commerciale possa essere quali-
namento italiano, ossia il d.lgs. n. 206/2005, o codice ficata come scorretta, tali caratteristiche devono
del consumo (45). ricorrere in modo cumulativo e non alternativo (49).
A mente di queste norme per pratica commerciale si Pare innanzitutto evidente che le prassi commerciali
intende “qualsiasi azione, omissione, condotta o che ci riguardano non possono essere considerate
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi com- ingannevoli ed aggressive in quanto non configurano
presa la pubblicità e la commercializzazione del pro- nessuna delle condotte previste dalle liste positive di
dotto, posta in essere da un professionista, in cui agli artt. 23 e 26 del codice del consumo.
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un Parimenti non possono essere considerate scorrette a
prodotto ai consumatori” (46). norma degli artt. 21, 22, 24 e 25.
Pare evidente che l’utilizzo da parte della GDO dei È quindi opportuno valutare se le condotte poste in
marchi di selezione o raccomandazione riguardi la essere dalla GDO, relativamente all’utilizzo dei mar-
pubblicità e la commercializzazione di prodotti e che chi che ci interessano, siano conformi alla diligenza
quindi tale attività sia da considerarsi una pratica professionale.
commerciale, di cui è opportuno valutare la liceità. Ai sensi della lettera h), art. 18, codice del consumo
A tal proposito occorrerà innanzitutto verificare se la per diligenza professionale si intende “il normale
pratica sia riconducibile ad una delle specifiche fatti- grado della specifica competenza ed attenzione che
specie previste negli elenchi positivi di cui agli artt. ragionevolmente i consumatori attendono da un
23 e 26 del codice del consumo, che individuano professionista nei loro confronti rispetto ai principi
pratiche commerciali considerate in ogni caso generali di correttezza e di buona fede nel settore di
scorrette. attività del professionista” (50).
In ipotesi di esito negativo, è necessario verificare se Il principio di correttezza esprime il cuore della
tale pratica possa essere considerata ingannevole o nozione di pratiche commerciali scorrette e permea
aggressiva, e in quanto tale scorretta, rispettiva- di sé l’intera disciplina. Del resto, l’art. 39 del codice
mente in base agli artt. 21, 22, 24 e 25 del codice del consumo, con cui la normativa in commento deve
del consumo. Qualora il comportamento del profes- essere coordinata (51), stabilendo che “Le attività
sionista non sia sussumibile né nelle liste nere di cui commerciali sono improntate al rispetto dei principi

(44) Dir. 2005/29/CE “relativa alle pratiche commerciali sleali (48) Art. 20, comma 2, cod. cons.
tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la (49) G. De Cristofaro, Il divieto di pratiche commerciali sleali, La
Dir. 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e nozione generale di pratica commerciale “sleale” e i parametri di
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regola- valutazione della “slealtà”, in E. Bargelli - R. Calvo - A. Ciatti - G. De
mento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio Cristofaro - L. Di Nella - R. Di Raimo, Le pratiche commerciali sleali
(‘direttiva sulle pratiche commerciali sleali’)”. tra imprese e consumatori, a cura di G. De Cristofaro, Torino,
(45) La dir. 2005/29/CE è stata attuata all’interno dell’ordina- 2007, 119.
mento italiano con il d.lgs. n. 146/2007 del 2 agosto 2007, recante (50) Dalla definizione emerge chiaramente il riferimento alla
“attuazione della Dir. 2005/29/CE relativa alle pratiche commer- correttezza professionale, espressione forse più appropriata
ciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che rispetto a quella adoperata di diligenza professionale, il cui uso,
modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, è frutto di una discutibile traduzione, già presente nella versione
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004” che ne ha inserito il conte- italiana del testo della direttiva e riportata nel corpo dell’art. 18 cod.
nuto nel codice del consumo. cons.
(46) Art. 18, lett. d), cod. cons. e art. 1, par. 1, lett. d), Dir. 2005/ (51) Così anche M. Libertini, Le pratiche commerciali sleali, in
29/CE. Manuale di diritto privato europeo, Milano, volume III, 2007, 455.
(47) C. Granelli, Le “pratiche commerciali scorrette” tra
imprese e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE
modifica il codice di consumo, in Obblig. e contr., 2007, 777.

Il Diritto industriale 5/2019 479


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di buona fede, di correttezza e di lealtà valutati, anche riferimento del gruppo cui è destinata la pratica
alla stregua delle esigenze di protezione dei consu- commerciale.
matori”, ha previsto una clausola generale che ha Da ciò si evince che non tutte le pratiche sleali idonee
recepito i principi della dir. 2005/29/CE, cui ha fatto a falsare il comportamento economico del consuma-
espresso riferimento. Nella Relazione al Codice del tore sono vietate dalla legge in esame, bensì solo
consumo si legge, infatti, che il legislatore ha inteso quelle idonee a farlo in misura rilevante, sostanziale.
introdurre “regole generali per le attività commer- Ad ogni buon conto l’art. 18, comma 1, lett. e),
ciali conformi ai principi generali di diritto comuni- codice del consumo precisa che la locuzione “falsare
tario in tema di pratiche commerciali sleali”, e “ai in misura rilevante il comportamento economico dei
principi che esprimono la dir. 2005/29/CE” (52). consumatori” deve essere intesa come “l’impiego di
All’interno del quadro delineato occorre menzionare una pratica commerciale di prendere una decisione
la modifica apportata all’art. 2, codice del consumo consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una
dal d.lgs. n. 221/2007 (53), il quale ha introdotto il decisione di natura commerciale che non avrebbe
comma c bis) che riconosce il diritto del consumatore altrimenti preso”.
e utente “all’esercizio delle pratiche commerciali La valutazione della scorrettezza di una pratica dovrà
secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà”. essere svolta in concreto, ovvero in base alle circo-
La disposizione, che contiene un chiaro richiamo alla stanze del singolo caso e non secondo una valutazione
disciplina delle pratiche commerciali scorrette, salda condotta in termini di astrattezza. In tal senso depon-
il legame tra gli artt. 39, 2 e 18 e seguenti, indivi- gono il considerando n. 18 della dir. 2005/29/CE che
duando nella buona fede e correttezza, regole di precisa la natura non statistica di consumatore medio
condotta cui i professionisti devono attenersi. e il considerando n. 7 della stessa Direttiva, il quale
Affinché una pratica commerciale sia conside- dispone che “in sede di applicazione della Direttiva,
rata scorretta non è sufficiente che sia contraria in particolare delle clausole generali, è opportuno
alla diligenza professionale. Si richiede, altresì, tenere ampiamente conto delle circostanze del sin-
che sia idonea ad alterare in modo sensibile “la golo caso in questione” (56).
capacità del consumatore di prendere una deci- A tal riguardo la nozione di consumatore medio è nota
sione consapevole, inducendolo pertanto ad da tempo alla giurisprudenza della Corte di giustizia la
assumere una decisione di natura commerciale quale, ha ritenuto che il giudice nazionale “per stabi-
che non avrebbe altrimenti preso” (54). La defi- lire se una dicitura destinata a promuovere le vendite
nizione riproduce il testo della versione italiana sia idonea a indurre in errore l’acquirente” debba
della Direttiva in cui compare proprio il termine esaminarne l’effetto con riferimento “all’aspettativa
“consapevole”, diversamente da altre versioni del presunta connessa a tale dicitura di un consumatore
provvedimento comunitario in cui figurano i medio, normalmente informato e ragionevolmente
termini “decisione informata”, oppure “con avveduto” (57), “dovendo tale nozione essere intesa
cognizione di causa” (55). come riferita a un consumatore europeo e non solo a un
L’attitudine della pratica commerciale a falsare “in consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il
misura apprezzabile” il comportamento economico in prodotto” (58).
relazione ad un prodotto, deve essere valutata in La Commissione (59) ha precisato che il criterio del
rapporto al consumatore medio o al consumatore di consumatore medio si applica “quando una pratica si

(52) Si veda G. Vettori, sub art. 39 in Codice del consumo, (57) Corte di giustizia CE 16 luglio 1998, n. C-210/96. Cfr. anche:
Commentario a cura di G. Vettori, Padova, 2007, 413 ss. Verband Sozialer Wettbewerd eV, C-315/92, in Racc., 1994, I-317,
(53) D.Lgs. n. 221/2007 relativo a “Disposizioni correttive ed (v., in particolare, sentenze Mars, C-470/93, EU:C:1995:224,
integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, punto 24; Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, EU:
recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7, della legge C:1998:369, punto 31; Estée Lauder, C-220/98, EU:C:2000:8,
29 luglio 2003, n. 229”. punto 30; Lidl Belgium, C-356/04, EU:C:2006:585, punto 78;
(54) Art. 18, lett. e), cod. cons. Severi, C-446/07, EU:C:2009:530, punto 61; Lidl, C-159/09, EU:
(55) Analogamente i termini “falsare” e “rilevante” compaiono C:2010:696, punto 47, nonché Teekanne, C-195/14, EU:
nel solo testo italiano della direttiva. Nelle altre versioni vengono C:2015:361, punto 36).
utilizzati sostantivi diversi, quali “influenza essenziale”, “altera- (58) Corte di giustizia CE Viiniverla Oy nella causa C-75/15,
zione sostanziale”, “materiale distorsione”. Cfr.: L. Di Nella, punto 28.
Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali (59) Relazione della Commissione alla proposta di direttiva
aggressive, in Contr. impresa Europa, 2007, 47. relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
(56) In tal senso cfr.: L. Di Nella, Prime considerazioni sulla COM (2003) 356 definitivo del 18 giugno 2003.
disciplina delle pratiche commerciali aggressive, in Contr. impresa
Europa, 2007, 51.

480 Il Diritto industriale 5/2019


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rivolge a o raggiunge la maggior parte dei consuma- concorrenti o fornire ai consumatori una comu-
tori”. Tale parametro subisce, però, un adattamento nicazione ingannevole circa la qualità del
“qualora una pratica commerciale si rivolga specifi- prodotto.
catamente a un determinato gruppo (ad es. Sotto questo profilo è opportuno per inciso dare
minori)” (60). conto che tra gli obiettivi fissati dalla normativa
In Italia la Suprema Corte ha affermato che “È unionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
legittimo adottare, quale parametro per la valuta- alimentari si fa menzione della necessità di instaurare
zione da compiere in ordine alla ingannevolezza del un regime di concorrenza leale per gli agricoltori ed i
marchio, non già il vero ed effettivo consumatore produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi
medio, bensì una tipologia culturale astratta (e non caratteristiche e proprietà che conferiscono valore
statistica) nella quale si sostanzia tale categoria e che aggiunto e di fornire ai consumatori informazioni
costituisce frutto di un’operazione squisitamente giu- attendibili riguardo a tali prodotti (62).
diziale che individua a priori il grado di intelligenza, La disciplina generale in materia di concorrenza
prudenza ed informazione che si deve attribuire ad un dichiara incompatibili con il Trattato sul funziona-
consumatore (e pretendere da un consumatore) per mento dell’Unione europea (d’ora in poi Trattato), e
valutare la decettività” (61). quindi vietate, tutte le forme di accordi e pratiche
A parere di chi scrive, ai fini della valutazione sulla concordate tra imprese che abbiano per oggetto o
idoneità dei marchi oggetto di analisi a falsare in effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
misura apprezzabile le scelte dei consumatori, si concorrenza, nonché lo sfruttamento abusivo di posi-
devono tenere in considerazione anche i dati relativi zioni dominanti sul mercato da parte di una o più
alle vendite di alimenti di qualità analoga sceglien- imprese (63).
doli tra prodotti selezionati e non selezionati dalla La deroga agricola alla disciplina della concorrenza,
GDO. Così facendo si potrà valutare il potere del come introdotta nel testo del Trattato, si inserisce
segno di orientare le scelte dei consumatori. nella logica della considerazione del settore agricolo
come un settore dell’economia strutturalmente dif-
La concorrenza tra i produttori ferente, e dunque destinatario di una normativa a sé
Altra implicazione legata all’utilizzo dei marchi di stante (64). Ciò in conseguenza della presa di
selezione o raccomandazione da parte della GDO coscienza delle istituzioni unionali delle difficoltà
inerisce ai rapporti di concorrenza tra i produttori sociali e naturali a cui il settore agricolo è sottoposto,
della medesima DOP o IGP. È necessario indagare alle condizioni precarie di lavoro intimamente col-
quindi se la scelta, oltre ad arrecare un indubbio legate a quelle climatiche a cui gli agricoltori devono
introito economico per i produttori degli alimenti soggiacere, ed alla inferiore posizione contrattuale
selezionati, possa di riflesso porre gli stessi in dei produttori agricoli rispetto all’industria di produ-
un’illegittima posizione di vantaggio rispetto ai zione e di trasformazione.

(60) Il considerando n. 18 della direttiva sulle pratiche commer- della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva
ciali sleali, infatti, prevede che alcune disposizioni della direttiva ragionevolmente prevedere” debbano essere valutate nell’ottica
siano volte “ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per del membro medio di tale gruppo.
loro caratteristiche risultino particolarmente vulnerabili alle prati- (61) Cass., n. 6080/2004, in Dir. Ind., 2004, 6, 527, con nota di G.
che commerciali sleali”. E si auspica che ove una pratica com- Foglia.
merciale sia specificamente diretta ad un determinato gruppo di (62) Art. 1, Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei
consumatori, come ad esempio i bambini, l’impatto di tale pratica prodotti agricoli e alimentari.
venga valutato nell’ottica del membro medio del gruppo. Nel (63) Art. 101 TFUE.
considerando n. 19 si precisa ancora che laddove “talune caratte- Per una disamina della disciplina e della giurisprudenza in materia
ristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità, rendano di concorrenza nel Trattato, v. G. Tesauro, Diritto comunitario,
un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una Padova, 2008, 626 ss.; I. Van Bael e J. F. Bellis, Il diritto comuni-
pratica commerciale o al prodotto a cui essa si riferisce, e il tario della concorrenza, trad. it., Torino, 2009. Sulla caratterizza-
comportamento economico soltanto di siffatti consumatori sia zione del diritto comunitario della concorrenza che si colloca in una
suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il posizione intermedia tra il modello formalistico della libertà di
professionista può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che concorrenza come libertà negoziale e il modello che fonde
essi siano adeguatamente tutelati valutando la pratica nell’ottica insieme finalità politiche e sociali, lasciando spazio a forme di
del membro medio di detto gruppo”. In conformità ai conside- dirigismo economico, v. M. Ricolfi, Antitrust, in N. Abriani - G.
rando n. 18 e 19 del provvedimento comunitario, l’art. 20, comma Cottino - M. Ricolfi, Diritto industriale, in Tratt. dir. comm., diretto
3, codice del consumo dispone che qualora le pratiche commer- da Cottino, II, Padova, 2001, 546 ss.
ciali siano idonee “a falsare in misura apprezzabile il comporta- (64) F. G. Snyder, Diritto agrario della Comunità Europea, trad
mento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente it., Milano, 1989, 26; A. Germanò - E. Rook Basile, Diritto agrario, in
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto Tratt. dir. priv. UE, diretto da G. Ajani - G. A. Benacchio, Torino,
cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, 2006, 189 ss.

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Tali circostanze hanno suggerito al legislatore un La norma circoscrive in primo luogo i soggetti che
ridimensionamento applicativo delle regole sulla possono sottoscrivere gli accordi ai quali non trova
concorrenza per il settore agricolo, così come previsto applicazione la normativa generale sulla concor-
dall’art. 42 del Trattato. renza, individuati negli operatori appartenenti alla
L’attuazione della disposizione del Trattato sulla sola produzione primaria.
concorrenza in agricoltura è oggi contenuta nei Inoltre, tali accordi non possono includere anche gli
regg. CE n. 1184/2006 (65) e UE n. 1308/ obblighi di praticare un prezzo determinato per i
2013 (66) (d’ora in poi OCM unica). prodotti.
Il primo continua a trovare applicazione in via resi- La determinazione dei prezzi è infatti considerata
duale per quei settori della produzione agricola non competenza esclusiva delle istituzioni comunitarie,
disciplinati da organizzazioni comuni di mercato e come ha ribadito più volte la Corte di giustizia, anche
pertanto non soggetti al secondo, istitutivo dell’ul- a proposito di accordi diretti alla formazione dei prezzi
tima OCM (organizzazione comune mercato agricoli: nei settori coperti da organizzazioni comuni
agricolo). di mercato, gli Stati non possono intervenire con
I regolamenti attuativi della disciplina sulla concor- disposizioni nazionali nel meccanismo di formazione
renza hanno individuato per il settore agricolo due dei prezzi; né possono favorire la stipula di accordi
deroghe specifiche alle norme contenute nel Trat- interprofessionali che determinano in anticipo il
tato in materia di concorrenza, si fa riferimento nello prezzo alla produzione, come risultava dalla previ-
specifico all’art. 101 del Trattato (67). sione, censurata dalla Corte, della legge italiana n.
La prima di queste deroghe consiste in accordi neces- 88/1988 sugli accordi interprofessionali (69).
sari al conseguimento degli obiettivi della politica La suddetta eccezione non trova applicazione al caso
agricola comune di cui all’art. 39 del Trattato (68). che ci occupa quanto ai soggetti coinvolti.
Poiché la disposizione è stata interpretata costante- Infatti, il rapporto sotteso all’utilizzazione dei marchi
mente dalla Corte di giustizia nel senso che gli di selezione o raccomandazione de quibus vede coin-
accordi per accedere alla deroga devono perseguire volte le industrie di distribuzione ed i produttori di
contemporaneamente tutti gli obiettivi enunciati alimenti.
nella norma del Trattato, alcuni tra loro incompati- Anche in difetto di applicazione della suddetta ecce-
bili, e che si deve nel contempo dimostrare che zione si deve ritenere che la pratica commerciale
l’accordo in questione costituisce l’unico mezzo per oggetto di studio non violi il disposto dell’art. 101
raggiungere tali obiettivi, essa non ha trovato appli- del Trattato in quanto non è idonea ad impedire,
cazione pratica. restringere o falsare il gioco della concorrenza all’in-
La seconda deroga alle regole della concorrenza è terno del mercato interno dell’Unione.
anche l’unica che trova effettiva applicazione. Parimenti non sembra configurabile un abuso di
Tale eccezione è sempre contenuta all’art. 209 della posizione dominante, vietato dall’art. 102 del Trat-
OCM unica, si applica soltanto agli accordi, alle tato e trasposto all’art. 208 della OCM unica. Ciò in
decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, quanto la maggiore notorietà che il marchio di sele-
associazioni di agricoltori o associazioni di dette asso- zione conferirebbe ai prodotti selezionati non è così
ciazioni, o di organizzazioni di produttori ricono- forte da ostacolare la compresenza di concorrenti sul
sciute che riguardano la produzione o la vendita di mercato.
prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni In conclusione, le modalità di utilizzo dei marchi di
per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasforma- selezione o raccomandazione, dirette ai consumatori
zione di prodotti agricoli. e volte a suggerire l’acquisto di certi alimenti a DOP o

(65) Reg. CE n. 1184/2006 relativo all’applicazione di alcune (69) Cfr. Corte di giustizia CE, 26 settembre 2000, n. C-22/99,
regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti Bertinetto, su cui v. D. Bianchi, Sulla competenza in tema di
agricoli. fissazione dei prezzi tra OCM e autorità nazionali, in Dir. e giur.
(66) Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del agr., 2002, 234; nello stesso senso, riguardo a una disposizione di
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune legge italiana, Corte di giustizia CE, 6 novembre 1979, n. C-10/79,
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. CEE n. 922/72, Toffoli, in www.eur-lex.europa.eu: in quella occasione la Corte
CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio. aveva sancito che “una legislazione nazionale intesa a favorire la
(67) Per una più precisa ed approfondita disamina si veda I. formazione con qualsivoglia modo di un prezzo uniforme del latte
Canfora in A. Germanò - E. Rook Basile - L. Costato, Trattato di alla produzione, consensualmente o di autorità, a livello nazionale
diritto agrario, volume III, Torino, 2001, 209 ss. o regionale, si situa di per se stessa al di fuori dell’ambito delle
(68) Art. 209, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013. competenze riservate agli Stati membri e contrasta con il principio
della realizzazione di un prezzo indicativo alla produzione”.

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IGP provenienti da determinati produttori, non con- alimenti dell’Unione e non può sapere che un vino
figurano nessuna ipotesi di lesione della concorrenza. Chianti DOCG, non selezionato dalla GDO, pos-
Pare quindi corretto ritenere che dette modalità di siede i medesimi requisiti qualitativi, intesi come
utilizzo si inseriscono in una logica commerciale conformità al relativo disciplinare di produzione, di
scaturente da accordi tra la GDO ed i singoli produt- un Chianti DOCG selezionato dalla GDO.
tori selezionati. Tale convincimento del consumatore risulta raffor-
zato se si tiene in considerazione l’affidamento che
Conclusioni egli ripone nella GDO di fiducia e di cui abitualmente
Ai fini di una valutazione sulla liceità delle modalità si serve.
di utilizzo dei marchi di selezione o raccomandazione La decettività del marchio circa la qualità del pro-
di titolarità delle GDO, che vengono utilizzati nella dotto è causa di impedimento alla registrazione o di
selezione di alimenti a DOP-IGP, è necessario ope- decadenza a norma dell’art. 14, comma 1, lett. a),
rare un’indagine complessa. c.p.i. e dall’art. 7, par. 1, lett. g), r.m.c.
La prima valutazione riguarda le modalità di utilizzo Inoltre, tale modalità di utilizzo del marchio è vietata
dei marchi di selezione o raccomandazione di titola- dall’art. 21, comma 2, c.p.i.
rità delle GDO che, ad opinione di chi scrive, indu- È altresì opportuno valutare se le condotte poste in
cono il consumatore a ritenere che siffatti marchi essere dalla GDO, relativamente all’utilizzo dei mar-
certifichino e garantiscano la qualità dei prodotti chi che ci interessano, siano conformi alla diligenza
selezionati dalla GDO. professionale. In particolare, la pratica commerciale
Tuttavia, l’attività certificatoria circa la qualità dei sarà ritenuta scorretta qualora sia idonea a falsare in
prodotti è al solo appannaggio dei marchi di certifi- misura apprezzabile il comportamento economico in
cazione o di garanzia con la conseguenza che tali relazione ad un prodotto. La valutazione va effettuata
marchi individuali devono essere considerati decet- in rapporto al consumatore medio o al consumatore
tivi in quanto utilizzati impropriamente e per gli scopi di riferimento del gruppo cui è destinata la pratica
previsti dai marchi collettivi. commerciale.
Allorquando i suddetti marchi siano utilizzati nella Ai fini di tale valutazione pare opportuno analiz-
selezione di alimenti a DOP-IGP si induce il consu- zare anche i dati relativi alle vendite di alimenti
matore a ritenere che quei prodotti siano di qualità di qualità analoga scegliendoli tra prodotti sele-
superiore rispetto ad analoghi alimenti a DOP-IGP zionati e non selezionati dalla GDO. Così facendo
non selezionati. si può appurare se il marchio di selezione sia
Ciò in quanto il consumatore medio non è a cono- idoneo a falsare in misura apprezzabile le scelte
scenza della disciplina sui regimi di qualità degli dei consumatori.

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Esaurimento del marchio

Esaurimento dei diritti di marchio


e reti di distribuzione
c.d. selettiva
di Michele Loconsole (*)

L’articolo affronta il tema del rapporto tra l’esaurimento del diritto di marchio, disciplinato, a livello
nazionale ed europeo, rispettivamente dagli artt. 5 CPI e 15 RMUE, e l’implementazione di un sistema
di distribuzione cd. selettiva da parte del titolare della registrazione. La questione è affrontata da una
duplice prospettiva: ad una prima osservazione del fenomeno come delineatosi in seno alla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea segue infatti una messa a fuoco dall’applica-
zione dell’istituto fatta dalle Corti nazionali. Il contributo, su una tematica di rinnovata attualità,
propone una ricognizione delle questioni aperte sui possibili punti di equilibrio tra i diritti del titolare
del marchio e la libera circolazione delle merci.

Il diritto di esaurimento del marchio europeo (2), la norma de qua trova invero la sua
e la distribuzione selettiva ratio nella necessità di prevenire gli effetti economici
Con il termine esaurimento del marchio si intende il negativi insiti nella concessione delle privative indu-
particolare fenomeno giuridico per effetto del quale il striali, che, per loro natura e pur nell’accettato trade
titolare del segno che immette in commercio (o off ora con il progresso, ora con la certezza delle
presta consenso a immettere) nel territorio dello indicazioni di provenienza, istituiscono dei mono-
Stato o dello Spazio economico europeo un bene poli. Se da un lato la funzione di anticorpo del
su cui è apposto tale marchio, non può opporsi sistema concorrenziale è sicuramente essenziale (3),
all’ulteriore commercializzazione dei prodotti recanti dall’altro non si può fare a meno di notare come la
il segno, salvo che non ricorrano motivi legittimi (1). rinnovata e oramai pacifica multifunzionalità dei
Diretta espressione del favor del legislatore comuni- marchi (4) necessiti pur sempre di un controllo
tario per la libera circolazione delle merci all’interno anche successivo al momento in cui il bene contras-
dell’Unione europea o dello Spazio economico segnato da un segno lascia i confini della fabbrica del
produttore e si colloca sul mercato (5). In altre

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla comune europeo, in luogo di un più vasto principio di esaurimento
valutazione di un referee. c.d. internazionale, operante nell’ambito dei paesi del WTO. Cfr.
(1) Cfr. Sena, Il diritto dei marchi, IV ed., Milano, 2007, 141; Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, concor-
Vanzetti - di Cataldo, Manuale di diritto industriale, VII ed., Milano, renza, Milano, 2008, 252.
2012, 306; Ricolfi, La tutela del marchio, in AA.VV., Diritto indu- (4) Le cui funzioni giuridicamente tutelate sono molteplici e
striale, proprietà intellettuale e concorrenza, V ed., Torino, hanno pari dignità rispetto a quella precipua di indicatore di origine.
2016, 149. Cfr. per tutti Sironi, I marchi e gli altri segni distintivi, in Scuffi -
(2) Principio consacrato non solo nell’art. 101 TFUE, ma anche Franzosi, Diritto Industriale Italiano, Padova, 2014, 120; Galli, Il
nel considerando 22 del Reg. UE n. 1001/2017 sul marchio del- marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del
l’Unione europea. Si legge in tale norma di interpretazione auten- diritto comunitario, in questa Rivista, 2008, 5, 426.
tica che: “Dal principio della libera circolazione delle merci deriva (5) Su questa linea sembra infatti potersi collocare l’interpreta-
che è essenziale che il titolare di un marchio UE non possa vietarne zione estensiva che la giurisprudenza comunitaria dà dell’art. 7, n.
l’uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio immessi in 2 della direttiva marchi, a mente della quale l’ipotesi di riconfezio-
commercio nello Spazio economico europeo dal titolare stesso o namento del prodotto non può che essere solo un esempio di una
con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il categoria aperta. Cfr. Corte di giustizia 11 luglio 1996, n. C-427/93,
titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti”. Bristol-Myers, punti 26 e 39; Corte di giustizia 4 novembre 1997, n.
(3) In dottrina si è finanche auspicato il superamento del para- C-337/95, Dior, punto 42; Corte di giustizia 23 aprile 2009, n. C-59/
digma classico dell’esaurimento limitato ai confini del mercato 08, Copad, punto 54; In dottrina cfr. Segantini, L’esaurimento, in

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parole, il fenomeno dell’esaurimento si trova oggi a La giurisprudenza comunitaria


dover fare i conti non più e non solo con la rivendita La Corte di giustizia è stata a più riprese chiamata ad
di prodotti “originali” (6) magari frutto di importa- esprimersi sui riflessi che le vendite fatte al di fuori di
zioni c.d. parallele (7), ma anche con forme di tali sistemi hanno nell’economia dei diritti di mar-
commercializzazione intracomunitarie non in linea chio. In particolare, il supremo organo giurisdizionale
con quelle adottate dal titolare e che lo stesso dell’Unione si è occupato in molteplici casi del rap-
potrebbe non gradire perché non consone alla repu- porto tra l’abdicazione forzata dai propri diritti di
tazione di cui gode il proprio marchio. Ed invero, a tal sfruttamento economico del segno cui soggiace il
proposito, la prassi giurisprudenziale ha avuto da titolare per effetto dell’esaurimento e la volontà del
tempo modo di confrontarsi con l’ampio fenomeno titolare stesso di avere sempre una sorta di “tracciato
della c.d. distribuzione selettiva, cioè un particolare radar” degli usi e delle modalità di presentazione e
sistema di commercializzazione di determinati pro- commercializzazione dei propri prodotti sul mercato.
dotti che prevede un rigido controllo circa i soggetti Sul punto, pare particolarmente significativa la posi-
distributori e le modalità di presentazione di un zione assunta dalla Corte sul finire degli anni Novanta
prodotto sul mercato (8). Tale sistema, che trova con la nota pronuncia Dior (11) in cui viene ricono-
cittadinanza nell’ordinamento comunitario a precise sciuta, come stella polare del rapporto tra interesse del
condizioni dettate dal reg. (UE) n. 330/2010 (9), è in titolare del segno a non vedere svilita la propria
particolare implementato dai titolari di marchi di immagine e la libertà degli operatori di commercia-
alto prestigio commerciale, quali quelli di lusso o di lizzare e pubblicizzare i prodotti, la necessità di un
alta moda, al fine di proteggere l’allure di esclusività bilanciamento da rinvenirsi nello scrutinio circa un
che circonda tali segni. Tale scelta, pur nella limi- pregiudizio riscontrabile nel caso concreto (12). A ciò
tazione della concorrenza che fisiologicamente ha fatto seguito, quasi dieci anni dopo, la sentenza
deriva dall’implementazione di una rete di distribu- Copad, nella quale la Corte, chiamata dalla Cour de
zione selettiva, è stata comunque considerata in via Cassation di Parigi a pronunciarsi sul delicato rap-
di principio non in contrasto con i divieti di restri- porto tra esaurimento e vendite fatte dal licenziatario
zione alla concorrenza previsti dall’art. 101 TFUE al terzo non facente parte della distribuzione selettiva
per via delle esternalità positive insite nel risparmio in violazione di alcune clausole della licenza, ha
dei costi di produzione e commercializzazione tra- stabilito che tali clausole, se violate, possono assurgere
mite accordi di tale tipo (10). a motivo legittimo ex art. 7, n. 2, dir. 89/104/CE (13)

Scuffi - Franzosi, cit., 78. Relativamente alla necessità di calibrare i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente,
motivi legittimi di cui all’art. 5, comma 2, c.p.i. ai singoli diritti di cui solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel
si fa valere l’esaurimento cfr. Galli, Codice della proprietà indu- quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o
striale: la riforma 2010, Milano, 2010, 9. servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha
(6) Così definiti perché contrapposti ai più “volgari” falsi (cioè le riservato a tale sistema”.
classiche imitazioni di prodotti fatte dai terzi contraffattori). L’uso (10) Cfr. considerando n. 6 e 7 del reg. (UE) n. 330/2010 nonché
del termine originali per riferirsi a prodotti per i quali non dovesse Corte di giustizia 13 ottobre 2011, n. C-439/09, Pierre Fabre
operare l’esaurimento pare, a detta di chi scrive, quantomeno Dermo-Cosmétique, punto 41 e giurisprudenza ivi citata.
improprio, giacché la riscontrata presenza di motivi legittimi idonei (11) Corte di giustizia 4 novembre 1997, n. C-337/95, Parfums
a impedire l’ulteriore commercializzazione del prodotto schiude le Christian Dior, in particolare punto 44.
porte alla facoltà, per il titolare del marchio, di attaccare i terzi con (12) Così si legge nella parte dispositiva dell’arresto citato: “Gli
l’azione di contraffazione. artt. 5 e 7 della direttiva 89/104 devono essere interpretati nel senso
(7) Tema che ha da tempo impegnato la dottrina industrialistica. che, qualora vengano immessi sul mercato comunitario prodotti
Cfr. Ranieri, Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza contrassegnati con un marchio dal titolare stesso del marchio o
comunitaria, in Riv. dir. ind., 2010, II, 126; Calvello, Ancora sull’e- con il suo consenso, il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in
saurimento internazionale del marchio, in Giur. comm., 2005, III, vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere
310; Di Garbo, L’esaurimento (comunitario) del diritto di marchio: l’ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi. [...] Il titolare di un
precisazioni della Corte di giustizia, in Giust. civ., 2005, V, 1161; marchio non può inibire, in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104,
Casarini, Importazioni parallele: giurisprudenza italiana e giurispru- a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima
denza comunitaria a confronto, in Riv. dir. ind., 1998, VI, 417. natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti
(8) E che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di contrassegnati con il marchio, l’uso del marchio stesso, conforme-
giustizia, sono di per sé idonee a conservare le qualità e a garantire mente alle modalità correnti nel suo settore di attività, al fine di
l’uso corretto di tali prodotti (cfr. Corte di giustizia 11 dicembre promuovere l’ulteriore commercializzazione di quei prodotti, a meno
1980, n. C-31/80, L’Oréal, punto 16, nonché Corte di giustizia, che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso
Copad, cit., punti 28 e 29). di specie, che l’uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al
(9) Relativo all’applicazione dell’art. 101, par. 3, del Trattato sul prestigio del marchio stesso”.
Funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali (13) Ora rifuso nell’art. 15 della direttiva (UE) 2015/2436 sul
e pratiche concordate. A mente dell’art. 1, par. 1, lett e) di tale testo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
normativo, per “sistema di distribuzione selettiva” si intende “un marchi d’impresa. Di analogo tenore l’art. 15 del parallelo reg. (UE)
sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i 2017/1001 e, nell’ordinamento interno, l’art. 5, comma 2, c.p.i.

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purché sia data prova da parte del titolare, da verifi- ai giudici nazionali diversi aspetti valutativi di prima-
carsi a carico del giudice nazionale, che tenuto conto ria importanza. In particolare, la giurisprudenza sovra-
delle circostanze proprie di ogni fattispecie, la com- nazionale non pare aver dato una risposta definitiva ed
mercializzazione ulteriore dei prodotti di prestigio esauriente circa l’opponibilità (rectius: l’efficacia)
contrassegnati dal marchio effettuata dal terzo, con degli accordi di distribuzione selettiva nei confronti
modalità correnti nel settore di attività del titolare del dei terzi e il connesso problema della valutazione del
marchio, nuoccia alla notorietà di detto marchio (14). pregiudizio all’immagine del marchio derivante da tali
Che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva vendite esterne al sistema.
potesse costituire motivo legittimo per opporsi all’e-
saurimento è tesi che aveva trovato riscontro in dot- La posizione nazionale e le questioni aperte
trina anche prima della pronuncia Copad (15), ma è Come detto, la giurisprudenza Copad ha lasciato
solo con tale arresto e con le relative conclusioni in ampio margine di manovra ai giudici nazionali
tema di pregiudizio che la giurisprudenza comunitaria circa la valutazione della sussistenza di motivi
sembra aver fatto sintesi della dialettica tra monopolio legittimi per opporsi all’esaurimento. In partico-
del titolare ed esaurimento dei diritti. Infine, ed è lare, è compito dei giudici valutare se, data la
l’approdo più recente, con la sentenza Coty (16) i natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal
giudici di Lussemburgo non solo hanno ribadito la marchio, il carattere sistematico oppure saltuario
piena cittadinanza dei sistemi di distribuzione selet- delle vendite, la natura dei prodotti abitualmente
tiva all’interno del diritto dell’Unione (17), ma commercializzati dai rivenditori e le forme di
hanno anche riconosciuto che non è di per sé con- normale commercializzazione nel settore in cui
trario alle norme comunitarie il divieto contrattuale essi esercitano la loro attività, sussista un pregiu-
imposto dal titolare ai distributori di servirsi in dizio all’immagine del segno (19). In primo luogo,
maniera riconoscibile di piattaforme terze per la ven- va sottolineato come la giurisprudenza sembra
dita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del con- applicare tali insegnamenti in materia di motivi
tratto qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare legittimi ex art. 5, comma 2, c.p.i. non solo ai casi
l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita in cui siano violati contratti di licenza, quale
indistintamente e applicata in modo non discrimina- quello che sussisteva tra le parti del caso oggetto
torio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perse- di cognizione del giudice europeo, ma anche
guito, circostanze che spetta al giudice del rinvio allorché si sia in presenza di distribuzione selet-
verificare (18). Nonostante le statuizioni di principio tiva (20). Tale scelta parrebbe potersi ricondurre
sopra richiamate, i giudici dell’Unione hanno rimesso

(14) Cfr. Corte di giustizia, Copad, cit., punto 57. Si legge inoltre che lo stesso non osta a una clausola contrattuale, come quella di
nel dispositivo della sentenza che: “Quando la commercializza- cui al procedimento principale, che vieta ai distributori autorizzati
zione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finaliz-
di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondi- zato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali
meno effettuata con il consenso del titolare del marchio, que- prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per
st’ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto,
tali prodotti sul fondamento dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di
come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in
solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo
fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio”. perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
(15) Cfr. Casucci, Commento sub. art. 5 c.p.i., in Scuffi - [...] L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commis-
Franzosi - Fittante, Codice della proprietà industriale, Padova, sione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101,
2005, 77. paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a
(16) Corte di giustizia 6 dicembre 2017, n. C-230/16, Coty, su categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere
rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la domanda di pronuncia interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, procedimento principale, il divieto imposto ai membri di un
dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main. sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti
(17) Affermando che: “L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile,
essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce
selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salva- una restrizione della clientela, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), di
guardare l’immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli
disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga utenti finali, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detto
secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistinta- regolamento”.
mente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non (19) V. sul punto Trib. Milano (ord.) 19 novembre 2018, in darts-
discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite ip, 10.
del necessario”. (20) Per esempio si vedano le recenti Trib. Torino (ord.) 17
(18) Si legge nel dispositivo della sentenza richiamata: “L’arti- dicembre 2018, Trib. Milano (ord.) 19 novembre 2018, Trib. Milano
colo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso (ord.) 18 dicembre 2018, in darts-ip; Trib. Milano 9 luglio 2018, in

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alla peculiare architettura contrattuale di tali possibili illeciti concorrenziali, sembra aver
sistemi, in cui convivono licenza del marchio e assunto valore quantomeno ad colorandum della
distribuzione dei prodotti, sebbene certa dottrina liceità - o meno - delle rivendite (25). Infine, ed è
abbia posto in risalto come vi sia ontologica dove si registrano i contrasti più marcati, è l’ana-
differenza tra contratti di licenza e contratti di lisi delle forme di commercializzazione adottate
distribuzione selettiva (21). Tanto premesso, e dal rivenditore e, in guisa, della possibilità, o
vendendo al primo aspetto rilevante, si nota meno, di cagionare con tali condotte una lesione
come la maggior parte delle pronunce rinvenute al prestigio del segno. Anzitutto, sembra sussistere
è relativa a prodotti quali gioielli, orologi di alta una certa disarmonia relativamente alla necessa-
fascia, profumi (22). Tuttavia, sulla scia dell’o- ria attualità del pregiudizio all’immagine del mar-
rientamento comunitario formatisi sul punto, chio. Invero, una parte della giurisprudenza di
sembra aver avuto una eco anche in Italia l’as- merito include all’interno delle condotte pregiu-
sunto in forza del quale possono accedere alla dizievoli non solo quelle in cui vi è effettivo
tutela “rafforzata” (23) data dalla presenza di riscontro dell’attentato all’allure di prestigio del
una legittima distribuzione selettiva non solo segno, ma anche quelle in cui il pregiudizio è solo
marchi che contraddistinguono prodotti per così potenziale. Per esempio, escludono la valenza di
dire “ontologicamente” di lusso (come, per esem- una lesione solo possibile Trib. Milano (ord.) 19
pio, gioielli o capi di alta moda), ma anche novembre 2018, Trib. Milano (ord.) 17 marzo
cosmetici e prodotti destinati alla cura del 2016 (26), mentre parlano di pregiudizio in
corpo dotati di un certo allure di prestigio (24). potenza Trib. Milano 9 luglio 2018; Trib. Catania
Quanto al carattere delle vendite, saltuarie piut- (ord.) 29 novembre 2016; Trib. Milano (ord.) 11
tosto che sistematiche, non paiono rinvenirsi gennaio 2016 nonché, di recente, Trib. Torino
particolari prese di posizione della giurisprudenza (ord.) 17 dicembre 2018. A parere di chi scrive,
nazionale. Quello che sembra emergere, quanto- tale antinomia pare più che lessicale che concet-
meno sotto il connesso profilo dell’elemento sog- tuale, giacché ogni pronuncia presa in esame
gettivo del rivenditore esterno alla rete, è sembra poi procedere, in concreto e compatibil-
l’accento che alcune ordinanze pongono sulla mente al grado di cognizione tipico dei vari riti,
previa informazione del terzo dell’esistenza di un all’analisi delle effettive condizioni e modalità di
sistema di distribuzione selettiva e delle modalità vendita adottate dal terzo. Ed è proprio nelle
di vendita stabilite dal titolare. Invero, il fatto modalità del confronto che pare annidarsi un
che il terzo venga diffidato all’ulteriore offerta in secondo, più pregnante, problema. Invero, come
vendita dei prodotti, anche per quanto riguarda i puntualizzato da alcune ordinanze ambrosiane e

darts-ip; Trib. Milano (ord.) 17 marzo 2016, in darts-ip; Trib. Milano ( (24) Si veda per esempio da ultimo Trib. Milano (ord.) 18
ord.) 11 gennaio 2016, in darts-ip; Trib. Catania (ord.) 29 novembre dicembre 2018, cit., relativa a prodotti cosmetici professionali
2016; Trib. Torino (ord.) 9 luglio 2016, in darts-ip. per il corpo ed i capelli. Tale apertura pare comunque già accettata
(21) Cfr. Ricolfi, Trattato dei Marchi, Torino, 2015, 1739. a livello comunitario, ove è stato affermato che: “qualità dei
(22) Tra le tante che hanno affrontato il tema relativamente a prodotti di prestigio, come quelli di cui trattasi nella causa princi-
gioielli si vedano Trib. Milano 9 luglio 2018, in darts-ip; Trib. Milano ( pale, non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche
ord.) 17 marzo 2016, in darts-ip; Trib. Milano (ord.) 11 gennaio 2016, in dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura
darts-ip; Trib. Catania (ord.) 29 novembre 2016; relativamente a di lusso”. Cfr. Corte di giustizia, Copad, cit., punto 24 e relative
profumeria cfr. Trib. Torino (ord.) 17 dicembre 2018, Trib. Milano ( richiamate conclusioni conformi dell’Avvocato Generale al punto
ord.) 19 novembre 2018, Trib. Milano (ord.) 20 luglio 2018, Trib. 41; CGCE, Dior, cit., punto 45.
Torino (ord.) 9 luglio 2016, in darts-ip; orologi Trib. Venezia 12 aprile (25) Hanno per esempio ritenuto di escludere la buona fede del
2018, in darts-ip; articoli decorativi di alta fascia Trib. Palermo (ord.) 1° terzo che ha commercializzato i prodotti dopo la ricezione di una
marzo 2013, in ilcaso.it; Trib. Bari 11 luglio 2008, in darts-ip. diffida in cui venivano resi edotti della presenza di una distribu-
(23) Espressione rinvenibile in Trib. Milano (ord.) 11 gennaio zione selettiva e delle condizioni di vendita richieste dal titolare
2016, ove si legge: “l’esistenza, tuttavia, di una rete di ‘distribu- Trib. Milano (ord.) 19 novembre 2018, cit.; Trib. Milano (ord.) 18
zione selettiva’ conferisce al titolare di un marchio di prestigio un dicembre 2018, cit.; Trib. Milano 9 luglio 2018, in darts-ip; Trib.
diritto di utilizzo esclusivo particolarmente ‘forte’ in ragione del Milano (ord.) 11 gennaio 2016, ivi; Trib. Roma (ord.) 23 marzo
quale può vietare al licenziatario (esperendo non solo l’azione 2017, ivi; Trib. Palermo (ord.) 1° marzo 2013, in ilcaso.it.
contrattuale di inadempimento bensì quella di contraffazione) e (26) Addirittura expressis verbis: “Non è sufficiente nel caso di
ai terzi che da questo abbiano acquistato, di vendere i prodotti specie il pericolo o la possibilità di un pregiudizio, ma la effettiva
contrassegnati dal segno distintivo quando, trattandosi di un sussistenza di un grave pregiudizio, che giustifichi l’eccezione all’e-
prodotto di lusso o di prestigio, le condizioni di vendita possano saurimento dell’esclusiva, alla libera circolazione del bene e alla libera
determinare, in ragione di un accertamento da compiersi caso per iniziativa economica. Il pregiudizio deve risultare da specifiche circo-
caso e in concreto alla luce dei criteri indicati dalla stessa Corte di stanze di fatto (cfr. sentenze citate Portakabin, Dior, Copad)”.
giustizia, un pregiudizio anche solo potenziale per l’immagine di
lusso o di prestigio collegata al marchio”.

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torinesi (27), nonché da giurisprudenza meno Tuttavia, tale effetto c.d. diretto non è il solo,
recente (28), la richiesta, rivolta al terzo, del poiché l’accordo contrattuale è, secondo tale dot-
rispetto degli standard qualitativi imposti dal tito- trina, dotato anche di una efficacia c.d. riflessa,
lare ai suoi rivenditori, troverebbe ostacolo nel che spiega i suoi effetti anche sulla generalità dei
disposto di cui all’art. 1372, comma 2, c.c. sicché consociati che del negozio non siano parti (33).
non potrebbe considerarsi pregiudizievole una Seguendo tale impostazione, corollario della rile-
vendita effettuata dal terzo che si caratterizzi vanza esterna non potrebbe quindi che essere la
per il solo fatto di essere condotta con modalità considerazione per cui, giacché il contratto tende
differenti da quelle adottate dal titolare. Secondo a creare, modificare o estinguere posizioni giuridi-
tale filone giurisprudenziale infatti, le condizioni che, pur non incidendo direttamente sulla sfera
di vendita previste dal sistema di distribuzione giuridica dei terzi, tali posizioni devono comun-
selettiva non possono costituire parametro di que essere rispettate dalla generalità dei consociati,
liceità delle condotte (rectius: di misura dello in omaggio al principio generale della non lesione
svilimento del segno), giacché trattasi di clausole dei diritti altrui (34). In tale inquadramento,
aventi efficacia inter partes e, pertanto, non vin- dunque, un riconosciuto effetto latamente
colanti per i terzi (29). Secondo altro filone “riflesso” del contratto di distribuzione selettiva
giurisprudenziale, invece, tali modalità prescelte sembrerebbe, peraltro, potersi armonizzare anche
dal titolare assumerebbero sicuramente valore di con il precetto generale di cui all’art. 2598, n. 3,
parametro di valutazione (30), giacché è con la c.c. che impone a tutti gli operatori il rispetto
loro predisposizione - e il conseguente rispetto - delle regole della correttezza commerciale, come
che il titolare crea l’immagine del marchio presso invero ravvisato anche da giurisprudenza in mate-
il pubblico (31). Sul punto, come osservato dalla ria (35). Nondimeno, in omaggio alla ratio sottesa
migliore dottrina civilistica in materia di efficacia al principio di esaurimento (36), il gradiente di
del contratto (32), si potrebbe menzionare come differenza tra le condizioni adottate in concreto e
la regola della relatività del contratto consacrata quelle previste dal titolare sembrerebbe al più
nell’art. 1372 c.c. riguardi l’efficacia diretta del- poter essere solo una delle più generali “circo-
l’accordo, la quale, giacché intesa a stabilire chi stanze proprie della fattispecie” (37) che, secondo
sono i destinatari degli effetti prodotti dal con- la giurisprudenza europea, il giudice nazionale
tratto, può estendere i propri effetti solo ai terzi se deve valutare per riscontrare un pregiudizio
a loro favorevoli, salvo possibilità di rifiuto. all’immagine del marchio. Sul punto, merita di

(27) Trib. Milano (ord.) 19 novembre 2018; Trib. Milano (ord.) 17 presupposto di posizioni giuridiche riguardanti i terzi, e nell’oppo-
marzo 2016; Trib. Torino (ord.) 17 dicembre 2018. nibilità del contratto nei conflitti con i terzi.
(28) Trib. Bari 11 luglio 2008, in darts-ip; Trib. Venezia (ord.) 9 (34) Cfr. Bianca, op. cit., 573. In particolare, l’Autore ravvisa tale
marzo 2004, in Le Sezioni Specializzate 2004; Trib. Trieste (decr.) 4 efficacia nei contratti di alienazione della proprietà e di altri diritti
dicembre 2003, in GADI, 4799; Trib. Trieste (ord.) 26 marzo 2004, reali, che trasferiscono diritti assoluti esperibili verso tutti e
ivi, 4805. In dottrina, adesiva a tale posizione, cfr. Segantini, op. oggetto di rispetto da parte della comunità giuridica.
cit., 85. (35) Secondo Trib. Palermo (ord.) 1° marzo 2013: “In tale
(29) Cfr. Trib. Milano (ord.) 19 novembre 2018, 12 e giurispru- contesto normativo di tutela del valore del marchio costituisce
denza ivi citata. Nello stesso senso Trib. Milano (ord.) 20 luglio atto di concorrenza sleale la condotta consistente nel continuare a
2018 cit. vendere prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore
(30) Ed è sulla scia di tale principio che, per esempio, è stata ha reso noto che esiste un sistema di distribuzione selettiva
ritenuta dal Tribunale di Milano incompatibile una vendita in outlet, fondato su accordi verticali. Tale condotta rischia di vanificare,
pur se in “un contesto a suo modo lussuoso” e “allestito ed almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per
arredato con ogni cura”, con una politica contrattuale, tenuta dal promuovere i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolida-
titolare, volta alla salvaguardia dell’esclusività del prodotto, con- mento dell’immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di
traddetta dalla vendita in un canale che lo renderebbe “accessibile consumatori. Va poi considerato che nel caso di specie è pacifico,
a tutti”. Cfr. Trib. Milano 9 luglio 2018, p. 10. Nel medesimo senso oltre che risultante dalla documentazione allegata da parte ricor-
Trib. Catania (ord.) 29 novembre 2016; Trib. Milano (ord.) 11 rente, che la [...] si avvalga di un sistema di distribuzione selettiva e
gennaio 2016. che questo sia conforme alla normativa europea. Inoltre, è pure
(31) Volendo fare un parallelismo con il diritto d’autore, è come non contestato, per quanto già osservato, che la resistente abbia
se il titolare del marchio voglia, tramite tali particolari modalità di continuato a commercializzare prodotti [...] dopo la ricezione della
vendita, conservare intatto il suo diritto “morale” a non vedere raccomandata datata [...] sulla comunicazione del sistema di
accostata e/o esposta la propria “creazione” in contesti da lui distribuzione selettiva e sulla diffida dal commercializzare prodotti
giudicati pregiudizievoli per la sua reputazione. [...]. Parte resistente ha quindi agito scorrettamente, sapendo di
(32) Cfr. Bianca, Il contratto, in Diritto civile2, Milano, 2000, Vol. violare le regole di selettività nella distribuzione”. Di recente si
3, 572. veda anche Trib. Roma (ord.) 22 marzo 2017, in darts-ip.
(33) Continua tale dottrina rilevando come l’efficacia riflessa del (36) E per non attribuire al contratto una inammissibile efficacia
contratto si specifichi nella sua rilevanza esterna, quale diretta ex art. 1372, comma 2, c.c.
(37) Cfr. CGUE, Copad, cit., punto 57.

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essere segnalato come in diversi casi le corti di nella prassi ricorre anche la delicata questione
merito hanno fatto ricorso anche - ma non solo - delle differenze di prezzo: se una parte della giuri-
agli standard richiesti dal titolare tramite le con- sprudenza sembra dare un certo peso a tali disar-
dizioni generali di vendita quale parametro di monie sotto il profilo della perdita di prestigio del
valutazione del più generale pregiudizio (38). Si marchio (41), altro orientamento, soprattutto
aggiunga poi come un certo valore sembrerebbe torinese, sembra invece categoricamente esclu-
assumere in numerose pronunce il comporta- dere che la differenza di prezzo sia idonea a
mento del titolare circa la salvaguardia dei propri costituire motivo legittimo di opposizione del
standard di immagine. Invero, numerosi prece- titolare alla rivendita (42). In conclusione, ed è
denti hanno ritenuto non pregiudizievoli moda- questo uno degli approdi più recenti che potrebbe
lità di vendita adottate dai terzi che, pur se suscitare ampio dibattito, mette conto rimarcare
censurate dal titolare che allegava come tali come certa giurisprudenza sembrerebbe tenere
mezzi fossero alieni da quelli contrattualmente conto anche degli eventuali sacrifici di servizi
previsti con i propri rivenditori, si riscontrava e prestazioni collaterali alla vendita che il titolare
essere poi in concreto adottate anche dal titolare potrebbe ritenere essenziali nell’economia
del marchio o da soggetti da lui autorizzati (39). della presentazione del prodotto e che il terzo
Fermo, ovviamente, il riconosciuto principio potrebbe, invece, non fornire proprio a ragione
secondo cui eventuali violazioni altrui non pos- delle diverse modalità di commercializzazione del
sono giustificare gli illeciti propri (40). Del pari, bene (43).

(38) V. Trib. Milano (ord.) 12 gennaio 2016, in darts-ip; Trib. “Non costituisce, evidentemente, giusto motivo di opposizione
Milano (ord.) 19 novembre 2018, ivi, nelle quali si menzionano gli ex art. 5 C.P.I. il differente prezzo al quale il prodotto viene
standard richiesti dal titolare. proposto. Infatti la parte ricorrente non può pretendere di imporre,
(39) Cfr. Trib. Torino (ord.) 9 luglio 2016, in cui la ricorrente sia pure indirettamente, le condizioni di vendita oggetto di auto-
allegava sussistente un pregiudizio derivante dall’adozione, da noma pattuizione contrattuale con i propri rivenditori e, al con-
parte della resistente, del canale web come strumento di vendita. tempo, la regola dell’esaurimento ha proprio lo scopo di evitare
Rileva il Giudice come, per un verso, la vendita su internet non può che, attraverso l’esercizio del diritto di privativa, il titolare del
essere di per sé svilente, giacché è adottata dai più svariati brand e, marchio possa influenzare l’andamento del mercato dei prodotti
per altro verso, che gli stessi rivenditori autorizzati dalla ricorrente che sono contraddistinti dal segno di cui è titolare”. Nel medesimo
utilizzassero tale canale. Nel medesimo senso Trib. Milano 9 senso Trib. Torino (ord.) 30 settembre 2016. La conclusione
febbraio 2012, in darts-ip, ove si legge: “In concreto, non risul- potrebbe al più mutare allorché le differenze di prezzo siano così
tando che nel sistema di distribuzione selettiva previsto pattizia- marcate da essere indubbiamente idonee a ledere l’aura di pre-
mente stabilito fossero in assoluto esclusi gli outlet ed, al stigio e di esclusività del prodotto (come, per esempio, prezzi
contrario, essendo emersa la concordata utilizzazione di siffatti significativamente e sistematicamente inferiori a quelli praticati
canali in corso di rapporto, spettava alla ricorrente offrire la prova dal titolare). Sul punto v. anche Trib. Torino (ord.) 17 dicembre
che le modalità di commercializzazione di [...] fossero tali da 2018, p. 10.
pregiudicare gravemente l’immagine di prestigio propria dei pro- (43) Cfr. Trib. Milano (ord.) 12 gennaio 2016, ove, tra le altre
dotti [...]”. cose, la vendita fatta dal terzo obliterava: “un idoneo servizio
(40) Con riferimento ad un caso in cui il resistente terzo allegava clienti tenuto conto che [...] impone la presenza nel punto vendita
ciò (senza, per il vero, che tale affermazione fosse oggetto di fisico di una persona in grado di consigliare o informare i consu-
cognizione del Tribunale) il giudice milanese ha affermato a pro- matori in maniera adeguata”. Di recente tale orientamento si
posito del mancato rispetto degli standard anche da parte di rinviene anche in Trib. Milano (ord.) 18 dicembre 2018, ove il
soggetti della rete che “l’illecito altrui non può sic et simpliciter Tribunale ha ritenuto sussistente un pregiudizio all’immagine di
giustificare il proprio”. Cfr. Trib. Milano (ord.) 20 luglio 2018. lusso caratterizzante un marchio di prodotti per capelli anche per
(41) Cfr. Trib. Catania (ord.) 29 novembre 2016; Trib. Milano 9 via del fatto che la vendita online fatta dal terzo non garantiva una
luglio 2018; Trib. Milano (ord.) 11 gennaio 2016. applicazione professionale dei prodotti, come invece avveniva
(42) Conclusione che sembra condivisibile, giacché, come nell’ambito delle modalità di vendita previste dal titolare del segno.
rilevato dal Tribunale di Torino nell’ordinanza del 9 luglio 2016:

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Giurisprudenza

Sezioni specializzate

Cassazione civile, SS.UU., 23 luglio 2019, n. 19882 - Pres. Mammone - Rel. Di Virgilio - P.M. Capasso
(conf.) - S.G. e altri c. C.E.L.T. A.R.L. Coop. Edilizia Lavoratori Telefonici
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe
le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera
ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della
competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario,
diverso da quello ove la prima sia istituita.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 22 novembre 2011, n. 24656; Cass. 20 settembre 2013, n. 21668; Cass. 23 maggio 2014, n. 11448; Cass.
15 giugno 2015, n. 12326; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21774, Cass. 7 marzo 2017, n. 5656, Cass. 22 marzo 2017,
n. 7227; Cass. 24 maggio 2017, n. 13138, Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059; Cass. 29 marzo 2018, n. 7882, Cass. 3
dicembre 2018, n. 31134, Cass. 14 gennaio 2019, n. 664; App. Napoli, 11 dicembre 2012; Trib. Firenze, 16 luglio
2015, Trib. Roma, 30 maggio 2016.

Difforme Cass. 25 settembre 2009, n. 20690; Cass. 18 maggio 2010, n. 12153, Cass. 14 giugno 2010, n. 14251; Cass. 23
settembre 2013, n. 21762; Cass. 24 luglio 2015, n. 15619; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4706; App. Napoli, 20
febbraio 2014.

La Corte (omissis). argomenti di vario tenore, utilizzati a sostegno dell’una o


dell’altra posizione, precisando come, dopo il primo orien-
Fatti di causa tamento, inteso a far valere la tesi della competenza in
omissis senso tecnico, si sia affermato, a partire dal 2011, il diverso
Con ordinanza interlocutoria del 30 gennaio 2019, indirizzo, che riconosce alla questione rilievo meramente
n. 2723, la sezione prima ha rimesso il fascicolo al Primo tabellare, fermo restando il profilo della competenza, non
Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni per materia ma per territorio, unicamente nella relazione
unite per la risoluzione del contrasto sulla questione se tra la sezione specializzata, da un lato, ed il Tribunale
“l’ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione diverso da quello in cui è presente detta sezione specia-
ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale lizzata, e quindi nel caso in cui sia stato adito il giudice
in favore della sezione specializzata dello stesso tribunale “anche territorialmente sbagliato”.
sia configurabile come una decisione sulla competenza, ai Per ambedue gli orientamenti, pertanto, è pacifico che
fini dell’ammissibilità del conflitto negativo di compe- rientri nella competenza in senso tecnico la relazione tra le
tenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.” Il P.G. ha depositato sezioni specializzate in materia di impresa e l’ufficio giu-
conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammis- diziario in cui non sono presenti dette sezioni specializzate,
sibilità del proposto regolamento di competenza d’ufficio. atteso che, in tal caso, si sovrappone la questione della
competenza territoriale, risultando adito l’ufficio giudizia-
Ragioni della decisione rio territorialmente incompetente (così le pronunce del 3
dicembre 2018, n. 31134, del 20 marzo 2018, n. 6882, del
1. La questione che queste Sezioni unite sono chiamate a 23 ottobre 2017, n. 25059, del 27 ottobre 2016, n. 21774,
dirimere, come chiaramente posta nell’ordinanza di rimes- tra le tante).
sione, n. 2723 del 30 gennaio 2019, attiene all’ammissi- 2. Così delimitato l’ambito della questione, occorre avere
bilità del conflitto negativo di competenza, ex art. 45 riguardo alla normativa di interesse.
c.p.c., nel caso in cui il giudice della sezione ordinaria Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed
abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore intellettuale, istituite dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168,
della sezione specializzata per l’impresa del medesimo derivanti dal più radicale progetto di riforma elaborato sia
Tribunale, e questa a sua volta ritenga di essere incompe- dalla Commissione Mirone che dalla Commissione
tente per materia. Rovelli, inteso a creare una disciplina specifica per le
Detta questione postula la qualificazione del rapporto tra controversie ritenute di particolare difficoltà sul piano
le sezioni specializzate per l’impresa e le sezioni ordinarie giuridico e rilevanti sul piano economico, da definire in
all’interno del medesimo ufficio giudiziario, se attinente tempi rapidi, hanno lasciato il posto, con il d.l. 24 gennaio
alla competenza ovvero alla semplice distribuzione 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la l. 24
interna degli affari. marzo 2012, n. 27, alle sezioni specializzate in materia di
Su detta qualificazione si sono registrate pronunce di impresa, aumentate da dodici a ventuno, ed alle quali sono
segno contrapposto, come ben evidenziato nell’ordinanza state attribuite altresì numerose controversie di diritto
di rimessione, che a riguardo ha ampiamente riportato gli societario.

Il Diritto industriale 5/2019 491


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Il legislatore, che nel d.lgs. n. 168 del 2003, non aveva In tal senso si è espressa, con ampia ed articolata motiva-
qualificato il rapporto tra le sezioni specializzate in materia zione, la pronuncia del 23 ottobre 2017, n. 25059, nel caso
di proprietà industriale ed intellettuale e l’Ufficio giudi- in cui era stata dichiarata la litispendenza dalla sezione
ziario di istituzione delle stesse, non ha risolto detta que- specializzata, che aveva ravvisato rapporto di identità tra
stione, che pure si era già posta, con il successivo d.l. n. 1 la causa pendente presso di sé ed altra causa pendente
del 2012. presso il medesimo Tribunale, affermando, in sede di
3. Inizialmente, si è affermato l’orientamento secondo il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., l’erroneità di
quale è sempre configurabile una questione di competenza tale declaratoria, e precisando che, ove la sezione specia-
nel rapporto tra le sezioni specializzate e la sezione lizzata ravvisi un rapporto di identità tra una causa davanti
ordinaria. alla stessa introdotta ed una causa introdotta davanti al
In tale senso, si sono espresse, tra le altre, in relazione alle tribunale in cui la sezione è incardinata, deve provvedere a
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed norma dell’art. 273 c.p.c., comma 2 e, ove la causa riguardo
intellettuale, le pronunce del 25 settembre 2009, n. 20690, alla quale ravvisi il predetto rapporto di identità risulti
del 18 maggio 2010, n. 12153, del 14 giugno 2010, cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, deve disporre
n. 14251, del 23 settembre 2013, n. 21762, del 24 luglio la riunione dei procedimenti, ex art. 274 c.p.c., comma 2.
2015, n. 15619. In questo quadro giurisprudenziale, non del tutto univoco,
In particolare, la pronuncia 14251/2010 ha motivato detta ma nel quale appariva minoritario l’orientamento inteso a
opzione interpretativa, enfatizzando la peculiare compe- configurare la questione di cui si tratta in termini di
tenza territoriale, che non si limita a quella del tribunale competenza in senso proprio, è intervenuta l’ordinanza
nel quale sono incardinate le sezioni specializzate, da cui, del 28 febbraio 2018, n. 4706, che, dopo avere richiamato i
in considerazione della unicità della natura della contro- due indirizzi contrapposti, si è espressa a favore della
versia in oggetto, la necessaria indipendenza dal rapporto ricorrenza di una questione di competenza, richiamando
tra gli uffici interessati, e quindi la sussistenza di una il rilievo della pronuncia 15619/2015, sulla inspiegabile
questione di competenza non solo quando si controverte “asimmetria del sistema” nel caso dell’adesione alla tesi
in ordine all’attribuzione alla sezione specializzata o a contraria, e ritenendo poco rilevante la valorizzazione
quelle ordinarie di tribunali diversi, ma anche quando dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, che prevede
competente per territorio in base alle norme comuni l’assegnazione ai giudici della sezione specializzata di pro-
sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione cessi diversi, dato che detta trattazione si riferisce ai singoli
specializzata; anche la pronuncia 20690/2009 ha attribuito e non già alla sezione, ed è dettata dall’esigenza di garantire
alla peculiare dislocazione delle sezioni specializzate, uni- una giusta distribuzione di carichi di lavoro, mentre non ha
tamente alla ratio dell’intervento normativo di attribuire nulla a che fare con la qualificazione del rapporto tra la
determinate controversie ad un giudice fortemente spe- sezione specializzata ed il tribunale.
cializzato, valenza sintomatica del riconoscimento alle La pronuncia in oggetto ritiene centrale il rilievo che le
sezioni specializzate dello specifico ambito di competenza sezioni specializzate in materia di impresa hanno per
in senso proprio. legge una peculiare competenza per materia e territorio
Ed in termini ancora più netti si è espressa la pronuncia più ampia rispetto a quella del tribunale o della corte
15619/2015, prospettando un’inammissibile asimmetria d’appello presso cui sono costituite; reputa non compren-
del sistema, nel mutare il rimedio a seconda che la pro- sibile come possa la medesima questione porsi in termini
nuncia declinatoria di competenza sia emessa dal giudice di competenza o di mera ripartizione interna a seconda
del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della della coincidenza o meno con l’ambito di competenza
sezione specializzata in materia di impresa nell’ambito di territoriale del tribunale e della sezione specializzata;
un tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna critica il richiamo alla disciplina del processo del lavoro,
sezione specializzata, ed ammettendo solo in detta ipotesi rilevando come l’art. 413 c.p.c., indichi la competenza
il regolamento di competenza, privando invece le parti ed del tribunale “in funzione” di giudice del lavoro, così
il giudice degli strumenti di cui agli artt. 42 c.p.c. e segg., in enfatizzando la posizione del giudice del lavoro addetto a
casi sostanzialmente equiparabili, con palese violazione specifica funzione; rileva come l’opposta soluzione pri-
dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. verebbe la parte del regolamento di competenza, e quindi
Di contro, le pronunce del 22 novembre 2011, n. 24656 e del controllo del S.C. in una materia in cui il legislatore
del 20 settembre 2013, n. 21668, in relazione alle sezioni ha affidato alla sezione specializzata la pronta definizione
specializzate in materia di proprietà industriale ed intel- delle controversie ritenute di particolare importanza;
lettuale, e le successive del 23 maggio 2014, n. 11448, del osserva che i timori di un uso strumentale del regola-
15 giugno 2015, n. 12326, del 27 ottobre 2016, n. 21774, mento sono affievoliti dal rilievo della emettibilità in
del 7 marzo 2017, n. 5656, del 22 marzo 2017, n. 7227, e del limine della tutela cautelare anche da parte del giudice
24 maggio 2017, n. 13138, in relazione alle sezioni spe- incompetente e dalla garanzia di una rapida definizione
cializzate in materia di impresa, si sono espresse nel senso dell’eccezione di incompetenza, da adottarsi con ordi-
di ritenere di rilievo esclusivamente tabellare il rapporto nanza e col procedimento ex art. 380 ter c.p.c..
tra la sezione specializzata e quella ordinaria del medesimo In senso difforme, si sono espresse le successive pronunce
ufficio giudiziario. del 29 marzo 2018, n. 7882 e del 3 dicembre 2018 n. 31134.

492 Il Diritto industriale 5/2019


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In particolare, l’ordinanza 7882/2018 ha ritenuto che ricorso al mezzo impugnatorio, per non essere omogenee,
l’inserimento organizzativo delle sezioni specializzate nel- e quindi non comparabili, le due diverse situazioni, ove si
l’articolazione del medesimo ufficio giudiziario, tale da consideri che, ferma la legittimità costituzionale dell’isti-
escludere la configurabilità di un conflitto di competenza tuzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
tra uffici giudiziari distinti (Tribunale o Corte d’appello e soltanto presso alcuni uffici giudiziari (così Corte cost.,
sezioni specializzate in primo o secondo grado) è reso ord. 14 dicembre 2004 n. 386), il ricorso al mezzo impu-
palese dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, che gnatorio ex art. 42 c.p.c., trova giustificazione in relazione
attribuisce proprio ai titolari dell’ufficio giudiziario in cui è all’errato radicamento della controversia presso una
istituita la sezione specializzata la facoltà di “assegnare” sezione ordinaria od anche una sezione specializzata di
anche la trattazione di processi diversi, con ciò escluden- un ufficio giudiziario che non è quello “territorialmente”
dosi una “autonomia organizzativa” della sezione specia- competente; che la parte, che ha adito il giudice territo-
lizzata, ricompresa - al pari delle altre sezioni in cui è rialmente competente tanto ai sensi delle comuni regole di
articolato il medesimo ed unico ufficio giudiziario - nella riparto che di quelle speciali, di cui all’art. 4, d.lgs. n. 168
disciplina tabellare della ripartizione e della assegnazione del 2003, trova pur sempre una tutela effettiva nei con-
anche degli (altri) affari ex art. 7 ter ord. giud.; ha eviden- fronti del provvedimento, eventualmente errato, di asse-
ziato come la terminologia giuridica utilizzata nella rubrica gnazione della causa alla sezione ordinaria invece che a
e nel testo dell’art. 3, d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito quella specializzata, ben potendo far valere con gli ordinari
dall’art. 2, d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, mezzi di impugnazione la nullità per vizio relativo alla
nella l. n. 27 del 2012, vada esaminata alla stregua della costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c. (così anche la
complessiva ricostruzione della disciplina normativa del d. pronuncia 25059/2017).
lgs. cit., al fine di ritenere o meno detta terminologia 4. Ciò posto, va osservato come l’adesione all’uno o
effettivamente corrispondente alla sottesa categoria giu- all’altro orientamento comporti conseguenze significa-
ridica; ha concluso nel senso dell’uso promiscuo, nel testo tive, come già esplicitato nell’ordinanza di rimessione,
normativo, delle nozioni di “competenza”, “assegnazione”, dato che, ove si opti per la ricostruzione del rapporto tra
“trattazione”, e che nell’art. 4 l’espressione “assegnazione sezione ordinaria e specializzata per l’impresa in termini di
alle sezioni specializzate”, che sembra deporre per la distri- mera distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giu-
buzione degli affari, attiene invece alla regola di riparto diziario territorialmente competente, il passaggio e la
della competenza tra i diversi uffici giudiziari del mede- riassegnazione del fascicolo integrano provvedimenti
simo distretto; ha ritenuto l’uso atecnico dell’espressione revocabili di natura ordinatoria e non decisoria, e la
“competenze riservate” nell’art. 5, che concerne l’attribu- riassegnazione non comporta né la riassunzione né la
zione al Presidente della sezione specializzata, in primo ed rinnovazione degli atti espletati.
in secondo grado, della titolarità dei poteri già spettanti al Di contro, a ritenere che anche all’interno del medesimo
Presidente del Tribunale od al Presidente della Corte ufficio giudiziario il rapporto tra la sezione specializzata in
d’appello ex art. 168 bis c.p.c., comma 1, seconda parte, materia di impresa e la sezione ordinaria integri sempre
così come per il riferimento, nella norma transitoria di cui una questione di competenza, il convenuto dovrà eccepire
all’art. 6, all’assegnazione alla trattazione delle sezioni l’erronea individuazione del giudice nella comparsa di
specializzate dei nuovi procedimenti iscritti a fare data risposta tempestivamente depositata, ex art. 38 c.p.c. e il
dal 1 luglio 2003. giudice potrà rilevare d’ufficio l’incompetenza entro la
La pronuncia in oggetto, richiamato il precedente costi- prima udienza di trattazione; la parte potrà ricorrere al
tuito dall’ordinanza 25059/2017, ha affermato che l’im- regolamento di competenza ed il giudice potrà richiedere
piego aspecifico della terminologia giuridica nel testo d’ufficio il regolamento di competenza.
normativo determina una netta svalutazione dell’argo- Inoltre, come opportunamente indicato nell’ordinanza di
mento letterale posto a fondamento della individuazione rimessione, la diversa qualificazione può incidere sulla
della “competenza - in senso proprio - per materia” delle configurabilità di un vizio dell’atto introduttivo nel caso
sezioni specializzate; che la composizione dell’organo giu- di omessa intestazione alla sezione specializzata, sulla
dicante, prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 168 del 2003, non disciplina della riunione nel caso di cause identiche o
riveste carattere dirimente ai fini dell’individuazione della connesse ex att. 273-274 c.p.c. o sulla sospensione ex
competenza per materia in senso tecnico, ravvisabile art. 295 c.p.c.
invece tanto con riferimento alle sezioni specializzate 5. La dottrina si è largamente soffermata sulla questione
agrarie, quanto con riferimento ai Tribunali regionali che qui interessa, già a partire dall’istituzione delle sezioni
per le acque pubbliche, che si caratterizzano entrambi specializzate in materia di proprietà industriale ed intel-
per la partecipazione al collegio di componenti estranei; lettuale, evidenziando il ricorso da parte della stessa legge
che non assume rilievo decisivo la composizione collegiale all’ambito della competenza, l’attribuzione al presidente
e neppure la richiesta specializzazione dei componenti, della sezione specializzata di compiti propri dei capi degli
trattandosi di requisito professionale previsto naturaliter uffici (art. 5, d.lgs. n. 168 del 2003), notazione rovesciata
per l’assegnazione del singolo magistrato alle diverse da chi è fautore dell’opposta soluzione, sul rilievo che detta
sezioni in cui è articolato un Ufficio giudiziario organizzato norma sarebbe altrimenti superflua; anche l’argomento
secondo criteri di elevata specializzazione per materia; che relativo all’uso della locuzione “sezioni specializzate” è
non ricorre la prospettata disparità di trattamento nel stato visto in maniera specularmente differente, dato

Il Diritto industriale 5/2019 493


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che, per chi è fautore della tesi della mera ripartizione minorenni (su cui, tra le altre, le pronunce del 23 gennaio
interna, tale espressione di per sé è inidonea a ricondurre 2019, n. 1866, del 22 novembre 2016, n. 23768, del 19
dette sezioni in quelle di cui all’art. 102 Cost., comma 2, in maggio 2016, n. 10365).
quanto volta a connotare una specializzazione del giudice e Da tale rilievo è agevole far conseguire il principio secondo
non dell’organo; di contro, per chi opta per la questione di il quale la specializzazione per materia non costituisce di
competenza, l’aggettivo “specializzate” è significativa- per sé un indice sintomatico di diversità in termini di
mente quello adoperato dall’art. 102 Cost., che connota competenza tra ufficio ed ufficio, proprio per il riferimento
anche le sezioni agrarie, senza che rilevi la presenza o meno al giudice altamente specializzato, quale quello del lavoro e
di giudici laici, atteso che la norma costituzionale, nel dell’ufficio fallimentare, rispondendo la specializzazione
legittimare l’istituzione di sezioni specializzate, prevede la all’esigenza di una migliore organizzazione e qualità della
presenza nei collegi di giudici laici come una facoltà e non risposta di giustizia, che non è connaturata al profilo della
un obbligo. competenza, di talché non rileva, ai fini che qui interes-
Per chi sostiene che non si tratti di questione di compe- sano, l’indicazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 168
tenza, è rilevante l’assegnazione anche di controversie del 2003,.
diverse da quelle specificamente demandate, caratteriz- Non è significativo altresì il riferimento nella rubrica e nel
zandosi la competenza come “specializzata” e non “sepa- testo dell’art. 3 alla “competenza”, ove si ponga mente al
rata”, inserendosi così la sezione nell’articolazione fatto che tale riferimento vale ad individuare la tipologia
dell’ufficio giudiziario; i fautori dell’opposta tesi sosten- di controversie che devono essere trattate dalla sezione
gono il carattere non concludente di detto rilievo, dato specializzata, e non già a distinguere e separare detta
che anche altri uffici autonomi come il tribunale delle sezione dal tribunale presso il quale essa è incardinata.
acque o quello dei minorenni possono vedersi assegnare È di contro piuttosto rilevante il riferimento nell’art. 2,
controversie spettanti alle sezioni ordinarie. comma 2, all’assegnazione ai giudici della sezione specia-
Sul piano della tutela, chi ritiene che il rapporto tra sezioni lizzata di altre materie “purché ciò non comporti ritardo
specializzate e sezioni ordinarie del medesimo Tribunale nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di
configuri sempre una questione di competenza, evidenzia impresa”, così come è significativo l’uso atecnico del
come la stessa attenga alla costituzione del giudice natu- termine “competenza” nella rubrica dell’art. 5, che pale-
rale, derivando dalla previsione normativa in oggetto un semente si riferisce alla cd. competenza interna, e quindi
vero e proprio diritto soggettivo processuale a che la alla distribuzione delle funzioni all’interno dello stesso
decisione venga affidata a quei giudici e non già ad altri ufficio (e va notata l’esplicita attribuzione di dette com-
organi giudiziari, evidenziando l’asimmetria del sistema, petenze direttive ai presidenti delle sezioni specializzate,
ove si volesse riconoscere detta garanzia solo nel caso in cui che altrimenti sarebbe stata superflua), mentre è piena-
non vi sia coincidenza territoriale tra le sezioni specializ- mente tecnico il riferimento alla “competenza territoriale”
zate e quelle ordinarie. di cui all’art. 4, d.lgs. n. 168, cit. avendo il legislatore
5. Ciò posto, nel tentativo di risalire ad una visione attribuito alla sezione specializzata la competenza anche in
d’insieme, basata sul dato normativo e sulla sua ratio, relazione al territorio di tribunali diversi da quello in cui è
che, nel contempo, non sconti un’eccessiva dilatazione istituita la sezione specializzata (e per l’uso atecnico dei
dei tempi del processo ed un ampliamento dei mezzi di termini giuridici, si veda altresì, nello stesso art. 4, il
impugnazione con i necessari meccanismi di riassunzione, riferimento all’espressione “assegnazione alle sezioni spe-
possono farsi valere i seguenti rilievi. cializzate”). Si vuole con ciò sostenere che nell’impianto
Va osservato in prima battuta che, diversamente che per il complessivo del d.lgs. n. 168 del 2003, nella formulazione
rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (su cui, che qui interessa, non è sostenibile l’interpretazione che
tra le tante, le pronunce del 5 maggio 2015, n. 8905, del 23 voglia attribuire valenza dirimente ai rilievi di carattere
settembre 2009, n. 20494, del 9 agosto 2004, n. 15391), e letterale, per l’uso spesso atecnico e quindi improprio dei
tra il tribunale fallimentare e il tribunale ordinario (su cui termini “competenza”, “assegnazione”, “trattazione”,
si richiamano le pronunce del 1 marzo 2019, n. 6179 e del tanto più ove si consideri che solo nella rubrica dell’art.
10 aprile 2017, n. 9198), inteso sempre nel senso dell’e- 2, d.l. n. 1 del 2012, convertito nella l. n. 27 del 2012, è
sclusione di ogni questione di competenza, trattandosi di indicato il “Tribunale delle Imprese”, che, come osserva il
una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudi- P.G. nelle sue conclusioni, potrebbe far pensare ad un
ziario, per le sezioni agrarie si pone indubitabilmente la organo giurisdizionale munito di competenza propria, ma
questione di competenza (così le ordinanze del 21 maggio tale indicazione non compare nella normativa del d.lgs.
2015, n. 10508 e del 26 luglio 2010, n. 17502), a ragione n. 168 del 2003 novellato.
dell’espressa indicazione normativa, del riferimento alla Di ben diverso spessore è la considerazione, già fatta
competenza propria della sezione e della composizione propria nella pronuncia 25059/2017, che il legislatore,
peculiare, per la presenza di magistrati onorari, i cd. che con l’istituzione del giudice unico, con l’accorpa-
esperti, ed analoghe considerazioni devono farsi per il mento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente
rapporto tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale ridurre le questioni di competenza, ove avesse voluto
delle acque pubbliche (vedi a riguardo le pronunce del 14 davvero creare uffici autonomi e distinti, in aperta con-
novembre 2018, n. 29356, dell’11 aprile 2017, n. 9279, del trotendenza rispetto alla politica legislativa adottata,
23 febbraio 2017, n. 4699), nonché col tribunale dei avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal

494 Il Diritto industriale 5/2019


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senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l’espres- caso simile si era verificato nel giudizio deciso con la
sione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad pronuncia 25059/2017, nel quale il conflitto si era deter-
articolazioni all’interno dello stesso ufficio giudiziario. minato all’interno della medesima sezione del Tribunale);
Anche la doglianza relativa alla cd. asimmetria nei mezzi di infine, non può sottacersi il possibile uso strumentale del
impugnazione avverso il provvedimento declinatorio regolamento di competenza, con l’allungamento dei tempi
della competenza a seconda della presenza o meno in un del processo, ove si qualifichi sempre in termini di com-
determinato ufficio della sezione specializzata, in viola- petenza il rapporto tra la sezione ordinaria e quella spe-
zione degli artt. 3, 2 e 24 Cost., sulla quale hanno molto cializzata, ed il sostanziale contrasto con l’intenzione del
insistito le pronunce 4706/2018 e 15619/2015, può essere legislatore di ridurre le questioni di competenza, in un’ot-
superata, volta che si rilevi la diversità delle situazioni, non tica del processo reso così più fluido e meno soggetto a delle
comparabili, da cui l’insussistenza di ogni lesione ai detti stasi procedimentali.
principi costituzionali. Ciò posto, ed escluso il profilo della competenza nel caso
Ed infatti, nel caso del rapporto tra sezione specializzata e del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata
sezione ordinaria che si trovi nell’ufficio giudiziario ove presenti nello stesso ufficio giudiziario (mentre, come
non è istituita la sezione specializzata, si verifica la sovrap- sopra si è detto, si pone la questione di competenza in
posizione del profilo della competenza territoriale, che, senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla
come disposto dall’art. 4, d.lgs. n. 168 del 2003, ha natura sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale
inderogabile, da cui la possibile questione di competenza diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata),
in senso proprio che rende ammissibile il regolamento di deve ritenersi che nel caso di controversia iscritta al ruolo
competenza, mentre è oggettivamente diverso il caso in ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa,
cui detta sovrapposizione non sussista, ove la contrappo- la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere
sizione si verifichi tra sezione specializzata e sezione ordi- risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel
naria del medesimo ufficio giudiziario. caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnata-
A riguardo, va rilevato che l’ordinanza Corte cost. 14 rio rimette il fascicolo al presidente del Tribunale che lo
dicembre 2004, n. 386, che ha ritenuto la legittimità ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo
costituzionale dell’istituzione delle allora sezioni specia- tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione
lizzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale alla sezione esatta, e se il giudice ad quem nega la propria
solo in alcuni Tribunali e Corti d’appello, con competenza competenza interna, il conflitto sarà deciso dal Presidente
territoriale ultradistrettuale, nel rigettare l’eccezione della del Tribunale(così, esplicitamente, l’ordinanza 25059/
difesa erariale del difetto di rilevanza della questione nel 2017).
giudizio a quo, ha osservato che sarebbe stato in parte Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla cor-
differente il provvedimento adottabile in caso di rigetto retta decisione da parte della sezione specializzata ovvero
della questione di costituzionalità ovvero di accoglimento, da quella ordinaria, le pronunce 25059/2017 e 7882/2018
in quanto il giudice rimettente avrebbe dovuto dichiarare si sono espresse, in via incidentale ed in linea generale,
la propria incompetenza non più nei confronti della senza peraltro un particolare approfondimento, per la
sezione specializzata presso il Tribunale di Roma, ma di possibilità di far valere il vizio di costituzione del giudice,
quella (istituenda) presso il Tribunale di Cagliari, preci- ex art. 158 c.p.c.
sando che ben diverse sarebbero state le “conseguenze che La dottrina, a riguardo, si è espressa, oltre che in senso
si produrrebbero nei confronti delle parti del procedi- conforme all’orientamento giurisprudenziale citato, nel-
mento principale”, con ciò lasciando intendere l’adesione l’attribuire alla parte la facoltà di dolersi del vizio, ove fatto
alla tesi secondo la quale le sezioni specializzate costitui- valere lo specifico pregiudizio in tesi subito a ragione
scono mere articolazioni interne del Tribunale e della dell’attribuzione della causa alla sezione erronea (si trat-
Corte d’appello. terebbe, infatti, di violazione della legge processuale, con-
Si pongono infine ulteriori considerazioni a sostegno della figurante nullità, che, per essere fatta valere in sede di
tesi a cui queste Sezioni unite ritengono di aderire. impugnazione, onera la parte della deduzione del pregiu-
Innanzi tutto, come sostenuto da autorevole dottrina, nel dizio concreto subito, lesione specifica che peraltro sembra
nostro sistema processuale non si realizza, di norma, il difficilmente configurabile), o riconoscendo la doglianza
riparto verticale della competenza in primo grado nei relativa alla composizione monocratica anziché collegiale
rapporti interni al medesimo ufficio, a meno che non sia del Tribunale, non attribuendo alla violazione delle regole
giustificato da differenze nel reclutamento dei compo- tabellari alcuna incidenza sulla validità delle decisioni
nenti dell’organo giudicante, come accade per il rapporto assunte.
tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale dei minorenni, o Ciò posto, e nell’ottica di definire specificamente l’ambito
la Sezione specializzata agraria; inoltre, l’adesione alla tesi della tutela spettante alla parte, va osservato che, per
opposta potrebbe portare a conseguenze paradossali, come orientamento costante, il principio del giudice naturale
nota l’ordinanza di rimessione, dato che, ove pendenti precostituito per legge, garantito dall’art. 25 Cost., comma
cause connesse dinanzi al medesimo giudice, questi 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo
potrebbe dover dichiarare la litispendenza, qualificandosi giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo
per l’una, quale giudice della sezione specializzata, e per complesso, impersonalmente considerato, e può dare
l’altra, quale componente della sezione ordinaria (ed un luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art.

Il Diritto industriale 5/2019 495


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158 c.p.c. (così, tra le altre, le pronunce del 13 luglio 2004, successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18 giugno
n. 12969 e del 15 luglio 2002, n. 10219). 2014, n. 13907 e del 20 giugno 2018, n. 16186).
Ora, dato che le sezioni specializzate per l’impresa costi- 6. Conclusivamente, non sussistendo alcuna questione di
tuiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le competenza nel rapporto tra la sezione ordinaria e la
stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del sezione specializzata per l’impresa del medesimo Tribu-
principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 nale, va dichiarata l’inammissibilità del regolamento di
Cost., rilevino le persone fisiche che compongono dette competenza, richiesto d’ufficio dal Tribunale di Napoli,
sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti sezione specializzata in materia di impresa.
alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni Va reso pertanto il seguente principio di diritto:
ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in
possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le
emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario,
pronunciato il giudice monocratico anziché collegiale, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripar-
come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., tizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui
che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1. l’inammissibilità del regolamento di competenza, richie-
E quindi, la parte potrà far valere, quale vizio autonomo sto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che
della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c., non rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la
attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e
controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzi- l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia
ché collegiale, con le conseguenze indicate nella pronun- istituita”.
cia Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28040 (e vedi le (omissis).

Rapporti tra sezioni impresa e sezioni ordinarie:


la pronuncia delle Sezioni Unite
di Giovanni Ciccone (*)

Dopo anni di pronunce giurisprudenziali molto discordanti le Sezioni Unite della Suprema Corte
si sono pronunciate nel qualificare in termini di “distribuzione interna” i rapporti tra sezioni
ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa quando dislocate nell’àmbito del mede-
simo Tribunale. Il contributo, pur non sottraendosi ad evidenziare i profili di criticità che
rimangono sottesi anche alla soluzione da ultimo sposata, accoglie ugualmente con favore le
conclusioni raggiunte reputandole andare incontro alle esigenze di certezza degli operatori del
diritto, i quali sono ora costretti a muoversi in un contesto di giustizia ove la sommarietà è
diventata la regola e non più l’eccezione.

Il quadro di riferimento di un orientamento più rigorista (talvolta estremiz-


zato anche come “formalista” (2)) o più pratico. Basta
A partire dal 2003 (1), sino ad arrivare ai nostri
in proposito richiamare uno qualunque dei tantissimi
giorni, tanto - e forse troppo - si è scritto in merito
contributi proposti in materia per ritrovare, o in nota
ai rapporti tra le sezioni ordinarie e le sezioni specia-
o addirittura nel testo del commento, una puntuale
lizzate in materia di proprietà industriale e intellet-
carrellata delle pronunce (di merito e della Suprema
tuale e sulle conseguenze derivanti dall’applicazione
Corte), delle voci di dottrina che hanno aderito

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla (2) Cfr. G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie:
valutazione di un referee. questione di competenza o di ripartizione interna?, in questa
(1) Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 168/2003 istitutivo delle Rivista, 2011, 3, 233 ss.), ma anche, sia pur critico, Prado, Com-
sezioni specializzate allora “in materia di proprietà industriale e petenza/distribuzione interna: verso il giudizio delle Sezioni unite,
intellettuale”, poi divenuta “in materia di impresa” con la succes- nota di commento a Cass. civ., 14 gennaio 2009, n. 664 e Cass.
siva riforma del 2012 (d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012), civ., 30 gennaio 2019, n. 2723, in questa Rivista, 2019, 2, 199 ss. e
iter normativo allo stato completato dal d.l. n. 145/2013 convertito in “Formalismi” e “antiformalismi” a confronto in tema di com-
dalla l. n. 9/2014 con riferimento alle controversie che coinvolgono petenza delle sezioni specializzate, in questa Rivista, 2018, 6,
le società estere. 552 ss.

496 Il Diritto industriale 5/2019


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all’uno o all’altro orientamento, nonché, ovvia- diverse, così accrescendo, anziché ridurre, le diffi-
mente, degli argomenti a sostegno e/o delle criticità coltà dell’avvocato industrialista, poi chiamato a
di entrambe le prospettive (3). calarsi anche nel difficile ruolo di dover spiegare ai
Anche lo scrivente è stato attratto, in più di un’oc- propri assistiti le eventuali ricadute negative della
casione (4), dalla suddetta tematica, auspicando, da scelta del Foro effettuata (pur di per sé non apriori-
professionista del settore della proprietà industriale e sticamente scorretta).
intellettuale, che prima o poi potesse pervenire un Un primo bagliore ha cominciato ad accendersi nel
qualche intervento chiarificatore, o da parte del maggio 2018 quando la sezione sesta della Corte di
Legislatore o delle Sezioni Unite della Suprema cassazione (8), dopo un’ulteriore pronuncia della
Corte nell’esercizio della propria funzione di nomo- sezione prima, questa volta in adesione all’orienta-
filachia (5), intervento che mettesse fine ad una mento più rigorista (9), ha ritenuto opportuno rimet-
querelle che aveva assunto un andamento sempre tere alla prima sezione civile la trattazione in pubblica
più altalenante e ondivago (6). udienza della questione (10).
Un intervento chiarificatore era dunque da tempo, da La fiamma si è poi decisamente alimentata nel
più parti (7), invocato. momento cui la stessa sezione prima, con l’ordinanza
Il Legislatore, però, anche in questi ultimi anni, si è interlocutoria del 30 gennaio 2019, n. 2723 (11), ha
mostrato interessato a ben altro (poco o nulla che sia quindi deciso di rimettere il fascicolo al Primo Pre-
però andato concretamente ad incidere sul sistema sidente per le valutazioni di cui all’art. 374 c.p.c.,
giudiziario, la cui maggiore efficienza pure costituisce valutazioni all’esito delle quali la questione è stata
sempre uno degli obiettivi da perseguire). assegnata alle Sezioni Unite.
L’evidente vuoto normativo e la conseguente impos-
sibilità di trovare appigli interpretativi certi ed uni- L’ordinanza delle Sezioni Unite
voci si sono così ripercossi anche nelle decisioni della
Suprema Corte, le quali, lungi dal risolvere la que- Con l’ordinanza qui annotata, le Sezioni Unite
stione, hanno invece più volte proposto soluzioni hanno - per la prima volta su questo tema - esercitato

(3) Tra i più recenti, oltre ai contributi di Prado citati nella nota marzo 2018, n. 7882, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31134, Cass. 14
precedente, si rimanda altresì a Marvasi, Il problema delle sezioni gennaio 2019, n. 664, in questa Rivista, 2019, 2, 194 ss., con nota
specializzate: è vera competenza?, in questa Rivista, 2017, 5, 477 di Prado, Competenza/distribuzione interna, cit.
ss.; Ferretti - Zito, Ancora contrasti in giurisprudenza sulla riparti- (7) Cfr. ad esempio Prado, Competenza/distribuzione interna:
zione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di verso il giudizio delle Sezioni Unite, cit., 202: “Importa invece ...
impresa e le sezioni ordinarie, ibidem, 489 ss. e M. Ciccone, Sui che il contrasto si componga in una decisione affidabile. E forse,
rapporti tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del Tribunale, finalmente, ci siamo”.
in Giur. it., 2018, 2674 ss. (8) Cass. 15 maggio 2018, n. 11884, in Giur. it., 2018, 2672: “Va
(4) G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie, cit.; G. rimessa alla prima sezione civile, ai fini della trattazione del ricorso
Ciccone, La competenza/distribuzione interna delle sezioni spe- in pubblica udienza, la questione dell’ammissibilità del regola-
cializzate. La querelle quanto andrà ancora avanti?, in questa mento di competenza avverso l’ordinanza declinatoria della com-
Rivista, 2017, 4, 384. petenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa,
(5) Funzione espressamente attribuita alla Suprema Corte dal- e viceversa, nonché del regolamento di competenza d’ufficio, e,
l’art. 65, r.d. n. 12/1941. più in generale, la questione se il riparto degli affari tra le sezioni
(6) La stessa pronuncia delle Sezioni unite qui in commento specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie all’interno
ricorda l’iter, anche temporale, degli orientamenti che si sono dello stesso ufficio giudiziario sia configurabile in termini di com-
susseguiti: a favore della tesi sulla “competenza” qui richiamando petenza, ovvero dia luogo ad una questione di distribuzione degli
solo la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 25 settembre 2009, affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio giudiziario”.
n. 20690, in Giur. it., 2010, 6, 1365 ss. e in questa Rivista, 2010, 60 (9) Cass. 28 febbraio 2018, n. 4706, alla quale sono però poi
ss.; Cass. 18 maggio 2010, n. 12153, Cass. 14 giugno 2010, n. seguite altre pronunce contrastanti: Cass. 29 marzo 2018, n. 7882,
14251, in questa Rivista, 2011, 3, 230 ss.; Cass. 23 settembre Cass. 3 dicembre 2018, n. 31134, Cass. 14 gennaio 2019, n. 664,
2013, n. 21762, in Rep. Foro it., 2013, voce Proprietà Industriale, n. in questa Rivista, 2019, 2, 194 ss., a favore della tesi della riparti-
439; Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, in questa Rivista, 2015, 5, 502 zione interna e Cass. 13 luglio 2018, n. 18602 a favore della tesi
ss., con nota di Prado, Ancora su competenza/distribuzione sulla competenza, tutte già citate nella nota 5.
interna. Due decisioni estive di segno opposto; Cass. 28 febbraio (10) Nello specifico della “ammissibilità del regolamento di
2018, n. 4706, in Giur. it., 2018, 2672 ss. A favore invece della tesi competenza...”, Cass. 15 maggio 2018, n. 11884, con nota di
sulla “ripartizione interna” cfr. Cass. 22 novembre 2011, n. 24656, M. Ciccone, Sui rapporti tra sezioni specializzate per l’impresa e
in Foro it., 2012, I, 95 ss.; Cass. 20 settembre 2013, n. 21668, in sezioni ordinarie del Tribunale, in Giur. it., 2018, 12, 2674 ss.
Rep. Foro it., 2013, voce Competenza civile, n. 18; Cass. 23 (11) Cass. 30 gennaio 2019, n. 2723, cit.: “Va rimessa alle
maggio 2014, n. 11448, ivi, Rep., 2014, voce cit., n. 122; Cass. Sezioni Unite della Corte di cassazione la questione se l’ordinanza
15 giugno 2015, n. 12326, in questa Rivista, 2015, 5, 502 ss., con con cui il giudice assegnato ad una Sezione ordinaria abbia decli-
nota di Prado, cit.; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21774, Cass. 7 marzo nato la propria potestà giurisdizionale in favore della Sezione
2017, n. 5656, Cass. 22 marzo 2017, n. 7227, in Foro it., 2017, I, specializzata dello stesso Tribunale sia configurabile come una
3130; Cass. 24 maggio 2017, n. 13138, Cass. 23 ottobre 2017, n. decisione sulla competenza, ai fini dell’ammissibilità del conflitto
25059, in Foro it., 2017, voce Competenza civile, n. 113, Cass. 29 negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.”.

Il Diritto industriale 5/2019 497


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fino in fondo la funzione nomofilattica alle stesse dettagliato percorso argomentativo nell’àmbito
attribuita. del quale sono stati presi in esame i vari pro e
Le Sezioni Unite mostrano, in particolare, voler contro dell’uno e dell’altro orientamento, mediante
sposare l’orientamento meno rigorista, avendo sta- un’attenta ricostruzione, anche cronologica, della
tuito il principio di diritto per cui “Il rapporto tra problematica.
sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di Non si vuole in questa sede tornare analiticamente
impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sui vari argomenti a sostegno dell’una o dell’altra
sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudizia- tesi, perché materia a lungo disquisita (13). Si
rio [appunto l’ipotesi rimasta negli anni più problema- ritiene, invece, utile focalizzare l’attenzione su un
tica], non attiene alla competenza, ma rientra nella principio che parrebbe avere ispirato le Sezioni
mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giu- Unite e che, sempre di più negli anni, si è trasfor-
diziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di mato da linea-guida astratta pur inserita nella Carta
competenza (...); deve di contro ritenersi che rientri costituzionale (14) a elemento concreto di risolu-
nell’ambito della competenza in senso proprio la zione di svariate questioni, fin bagatellari, della
relazione tra la sezione specializzata in materia di prassi giudiziaria quotidiana (15). Si tratta del prin-
impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove cipio della ragionevole durata e/o dell’economia del
la prima sia istituita”. processo (16), principio il cui diretto destinatario si
Una soluzione ibrida insomma, una soluzione che è, quindi, negli anni naturalmente e spontanea-
in concreto risulta differente a seconda dello spe- mente modificato: non più il solo Legislatore (17),
cifico contesto in cui la sezione ordinaria (o, vice- chiamato ad adottare norme interne che assicurino
versa, la sezione specializzata) si trova ad operare: lo svolgimento del processo entro un termine ragio-
all’interno dei Tribunali dotati sia di sezioni ordi- nevole, ma anche i giudici, chiamati nell’àmbito
narie sia di sezioni specializzate si dà luogo ad una delle cause a prendere le decisioni più idonee per
ripartizione meramente tabellare (12), la quale venire più celermente incontro alle esigenze delle
non può essere impugnata con un regolamento di parti, sempre però non dovendone compromettere i
competenza; invece nei Tribunali ove non vi sono diritti di difesa (18).
al contempo entrambe le sezioni, si dà luogo ad una Infatti le Sezioni Unite - dopo avere evidenziato che,
questione di competenza in senso tecnico, la quale pur in un quadro giurisprudenziale non del tutto
va risolta con gli strumenti legali previsti in tal univoco, l’orientamento più rigorista sulla compe-
senso. Una soluzione a cui, comunque, le Sezioni tenza in senso tecnico appariva minoritario per lo
Unite sono pervenute al termine dell’usuale meno sino al febbraio 2018, quando una nuova

(12) Marvasi, Il problema delle sezioni specializzate: è vera soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
competenza?, cit., 487 richiama la dottrina che si è espressa in necessario esaminare previamente le altre” (cfr. ad esempio
termini di “‘competenza interna’, ma non in senso stretto”. App. Venezia 25 luglio 2019, in Pluris). Lo stesso rapporto di
(13) Tra gli ultimi contributi molto esaustivo M. Ciccone, op. cit., connessione ex art. 36 c.p.c. viene influenzato dall’economia
2674 ss. processuale, in quanto “la relazione tra domanda principale e
(14) Il principio di ragionevole durata del processo ha trovato la domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ul-
sua prima affermazione nell’ordinamento italiano con la ratifica tima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’art. 6, comma 1, debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece
della CEDU ha infatti previsto che “ogni persona ha diritto a che la sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia
(...)”. Successivamente detto principio è stato oggetto, altresì, processuale ed in applicazione del principio del giusto processo
di esplicita previsione costituzionale, attraverso la l. cost. n. 2/ di cui all’art. 111, comma 1, Cost.” (Cass. 24 gennaio 2018, n.
1999, che ha inserito nell’art. 111 Cost., comma 2, l’inciso per cui 1752).
“la legge assicura la ragionevole durata del processo”. (16) Cfr. in proposito anche Cass., SS.UU., 19 febbraio 2002, n.
(15) Cfr. ad esempio un’ordinanza istruttoria emessa da Trib. 2415 ove il principio di economia processuale era già stato definito
Bologna 10 luglio 2019, inedita, ove il giudice ha rigettato l’istanza “uno dei principi cardine di una sana amministrazione della giu-
di estensione dell’indagine demandata al CTU contabile proposta stizia”, potendo così in quel caso dare rilievo allo ius superveniens
da una delle parti, “rilevando che la scelta istruttoria è stata di al fine di radicare la competenza nel giudice adito.
svolgere previamente una ctu finalizzata alla individuazione delle (17) Lo stesso art. 16 della legge delega n. 273/2002 (da cui ha
opere contraffatte, sulla base della quale svolgere poi la ctu tratto origine il d.lgs. n. 168/2003) aveva previsto l’istituzione delle
contabile, a fine di economia processuale, e ragionevole durata sezioni specializzate al fine di assicurare “una più rapida ed effi-
del processo, respinge le richieste ulteriori, che di fatto contrad- cace definizione dei procedimenti giudiziari” in materia di pro-
dicono questa scelta”. In sede di appello le esigenze di economia prietà industriale e intellettuale.
processuale hanno poi portato all’affermazione del principio pro- (18) Anche il diritto di difesa ha rilevanza costituzionale,
cessuale della “ragione più liquida”, per il quale “la causa può venendo considerato dall’art. 24, comma 2, della Carta come
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

498 Il Diritto industriale 5/2019


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ordinanza (19) della Suprema Corte aveva ridato cui è, in particolare, molto sensibile la proprietà
linfa ad una pronuncia del 2015 (20) (sino a quel industriale e intellettuale.
momento, peraltro, forse la meglio argomentata tra Le Sezioni Unite sono in tal modo riuscite a superare
tutte, a prescindere dalla decisione finale poi i vari argomenti (pur giuridicamente tutti condivi-
assunta), dopo avere altresì preso atto che l’adesione sibili) che negli anni hanno sostenuto l’inquadra-
all’uno o all’altro orientamento avrebbe comportato mento sezioni ordinarie/sezioni specializzate in
“conseguenze significative” (di cui si dirà poi in termini di effettiva competenza.
séguito) - hanno cercato di dipanare la questione “La specializzazione per materia” (o meglio le “spe-
animate dal seguente proposito: “risalire ad una cifiche competenze” ex art. 2, d.lgs. n. 168/2003) non
visione d’insieme, basata sul dato normativo e sulla deve, quindi, costituire di per sé “un indice sintoma-
sua ratio, che, nel contempo, non sconti un’eccessiva tico di diversità in termini di competenza tra ufficio
dilatazione dei tempi del processo e un ampliamento ed ufficio”, ma va interpretata per rispondere “all’e-
dei mezzi di impugnazione con i necessari meccani- sigenza di una migliore organizzazione e qualità della
smi di riassunzione”. giustizia” (nuovo importante esplicito richiamo all’e-
Le Sezioni Unite hanno quindi cercato di arrivare ad conomia processuale), analogamente a quanto
un risultato in grado di porre fine all’eccessivo ricor- avviene rispetto alla posizione dei giudici del
rere di soluzioni (secondo le Sezioni Unite, anche “il lavoro (22) e dei giudici fallimentari (23), sempre
possibile uso strumentale del regolamento di compe- considerati “mera articolazione interna al medesimo
tenza”) che, evidentemente, in questi ultimi anni di ufficio giudiziario”. Tenuto, peraltro, altresì conto
oscillazioni interpretative, avevano determinato un che “nel nostro sistema processuale non si realizza,
“allungamento dei tempi del processo”, in sostanziale di norma, il riparto verticale della competenza in
“contrasto con l’intenzione del legislatore di ridurre primo grado nei rapporti interni al medesimo ufficio,
le questioni di competenza, in un’ottica del processo a meno che non sia giustificato da differenze nel
reso così più fluido e meno soggetto a delle stasi reclutamento dei componenti dell’ufficio giudi-
procedimentali”. cante”, come ad esempio avviene nei soli rapporti
L’economia processuale deve, quindi, diventare ago tra il Tribunale ordinario e il Tribunale dei mino-
della bilancia, anche per i giudici, per risolvere que- renni (24) o la sezione specializzata agraria (25).
stioni alle quali un tempo pareva impensabile il solo I richiami testuali della legge istitutiva delle sezioni
mero accostamento. A fronte di un Legislatore poco specializzate vanno interpretati non solo in senso
solerte (se non inerte sul tema), l’interprete ha ora strettamente letterale, ma anche tenendo conto del-
cercato di fornire precise indicazioni su come con- l’intenzione del legislatore (principio coerente con
sentire che le regole del diritto, quand’anche diffi- l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), con
coltose e oscure, possano ugualmente riuscire la conseguenza che anche la stessa dicitura “compe-
soddisfare le esigenze del “mondo della vita” (21), tenza” presente in vari punti del d.lgs. n. 168/2003 va

(19) Cass. 28 febbraio 2018, n. 4706, cit., secondo cui “Se il degli strumenti di cui all’art. 42 c.p.c. e segg., soltanto in alcuni casi
rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria dovesse e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione
porsi in termini di ripartizione interna dell’ufficio, non sarebbe dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.”.
configurabile sul punto una statuizione sulla competenza, e con- (21) L’espressione è stata coniata ed utilizzata in più di un’oc-
seguentemente non sarebbe ammissibile il ricorso per regola- casione da Galli “nella prospettiva dell’adeguamento del diritto al
mento, il che - in particolare in ipotesi di controversia radicata ‘mondo della vita’” (cfr. ad esempio Galli, Missoni: lo stile che
dinanzi alla sezione ordinaria - priverebbe le parti del controllo della distingue, in Sprint, 10 febbraio 2017). In altre occasioni lo stesso
Corte di cassazione in una materia in cui il legislatore ha viceversa Galli si è parimenti espresso in termini di “necessità di un approc-
affidato alla creazione delle sezioni specializzate un rilievo centrale cio realistico al diritto dei segni distintivi” così da “commisurare
nella pronta, e appunto specializzata, definizione di controversie, l’esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi
quelle in materia di impresa, in ragione della peculiarità ed impor- presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del
tanza di esse”. pubblico come cardine del sistema”: cfr. Galli, L’ambito di prote-
(20) Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, cit., aveva in particolare zione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi
posto l’attenzione su una “inammissibile asimmetria del sistema” problemi, in questa Rivista, 2017, 2, 138, ma anche Galli, Il marchio
in relazione alla “circostanza che le sezioni specializzate non sono come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto
dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi”, comunitario, in questa Rivista, 2008, 5, 431.
posto che, di conseguenza, “la natura del rimedio muterebbe a (22) Cfr., tra le ultime, Cass. 5 maggio 2015, n. 8905.
seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia (23) Cfr. ad esempio Cass. 14 giugno 2001, n. 8025, in Foro it.,
emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore 2002, I, 1122 ss. Cfr. altresì Cass. 1 marzo 2019, n. 6179 e Cass. 10
della sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito di un aprile 2017, n. 9198.
Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione (24) Cfr. Trib. Milano 11 febbraio 2015, in Il caso.it, 2015.
specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui distretto tale sezione (25) Cfr. Cass. 17 maggio 2017, n. 12394, Cass. 21 maggio
sia invece istituita ... Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice 2015, n. 10508.

Il Diritto industriale 5/2019 499


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interpretata cum grano salis e non in modo acritico in Una questione di effettiva competenza è pertanto
nome di un’uniformità ad ogni costo (26). Pertanto - prospettabile (e senza problemi) soltanto in relazione
sempre seguendo il pensiero delle Sezioni Unite - la al rapporto tra sezione specializzata e sezione ordina-
“competenza” ex art. 3, d.lgs. n. 168/2003 serve solo ria che si trovino in uffici giudiziari diversi, posto che
“ad individuare la tipologia di controversie che allora si viene a verificare una “sovrapposizione del
devono essere trattate dalla sezione specializzata”, profilo della competenza territoriale” ex art. 4, d.lgs.
la “competenza” dell’art. 5 serve invece ad indivi- n. 168/2003 (profilo solo in questo caso - scrivono le
duare le prerogative dei Presidenti delle sezioni, Sezioni Unite - da intendere in senso “pienamente
mentre la “competenza territoriale” dell’art. 4 va tecnico” e per di più avente natura inderogabile per
interpretata in senso “pienamente tecnico”, avendo espressa previsione legislativa (28)). Solo in rela-
il legislatore, solo in questo caso, voluto attribuire zione a questo tipo di rapporto è “ammissibile il
“alla sezione specializzata la competenza anche in regolamento di competenza”, dovendosi, invece,
relazione al territorio di tribunali diversi da quello considerare “oggettivamente diverso” il caso in cui
in cui è istituita la sezione specializzata”. la sezione ordinaria e la sezione specializzata siano
Sempre la medesima intenzione del legislatore (avere dislocate all’interno dello stesso ufficio giudiziario,
un “processo ... più fluido e meno soggetto a delle stasi non venendosi a creare alcuna sovrapposizione tra
procedimentali”) ha portato le Sezioni Unite ad l’assegnazione delle materie e la competenza territo-
attribuire rilevanza alla circostanza che negli anni riale, tanto più che, già da tempo, anche la Corte
il legislatore, “con l’istituzione del giudice unico, con costituzionale aveva ritenuto legittima l’istituzione
l’accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso delle sezioni specializzate solo in alcuni Tribunali e
chiaramente ridurre le questioni di competenza” e Corti d’appello con competenza territoriale ultradi-
che, di conseguenza, il pensare le sezioni specializzate strettuale, ivi anticipando anche la possibilità di
come “uffici autonomi e distinti” risulterebbe “in prodursi conseguenze diverse nei confronti delle
aperta controtendenza rispetto alla politica legisla- parti del procedimento principale a seconda che le
tiva adottata” (27). sezioni ordinarie e le sezioni specializzate fossero
Nemmeno la “cd. asimmetria nei mezzi di impu- dislocate o meno all’interno del medesimo ufficio
gnazione avverso il provvedimento declinatorio giudiziario (29). Il che dovrebbe lasciare intendere,
di competenza a seconda della presenza o meno secondo le Sezioni Unite, la precedente adesione
in un determinato ufficio della sezione specializ- anche dei giudici della Corte costituzionale alla tesi
zata” (come anticipato, uno dei principali argo- “secondo la quale le sezioni specializzate costitui-
menti della tesi favorevole alla competenza in scono mere articolazioni interne del Tribunale e
senso tecnico su cui ha particolarmente battuto della Corte d’appello”.
l’ordinanza n. 15619/2015 poi rinforzata dall’or- La soluzione più rigorista di inquadramento in ter-
dinanza n. 4076/2018) deve rappresentare un mini di stretta competenza rischia, invece, di portare
ostacolo, preferendo le Sezioni Unite, anche ad alcune conseguenze più tecniche che le Sezioni
nel caso, aderire ad una soluzione forse meno Unite non esitano a definire “paradossali”, appunto
ortodossa, ma più consona ad un processo mag- perché in direzione decisamente opposta rispetto alla
giormente rispondente alle esigenze di celerità di ragionevole durata del processo e appunto davvero
coloro che vi ricorrono. paradossali tenuto conto delle peculiari realtà di tutti

(26) Marvasi, Il problema delle sezioni specializzate, cit., alle pp. (anche allora) “Il provvedimento previsto dall’art. 1, comma 2, l. 11
486-488 riporta quello che viene dal medesimo definito come “Un luglio 1989, n. 251, con il quale viene rilevata la violazione delle
antico ma sempre vivo dibattito”. regole di ripartizione delle controversie tra le varie articolazioni
(27) Sui rapporti tra le sezioni ordinarie e le sezioni distaccate territoriali della pretura circondariale non risolve una questione di
dello stesso (infine soppresse e/o accorpate con il d.lgs. n. 155/ competenza e non è pertanto impugnabile con il regolamento di
2012) non configurabile in termini di competenza cfr. Cass. 14 competenza”.
giugno 2001, n. 8025, in Foro it., 2002, I, 1122 ss. Cfr. altresì Cass. (28) Cfr. il comma 1 bis introdotto nell’art. 4 dal d.l. n. 145/2013
23 ottobre 2017, n. 25059, cit. Anche secondo Cass. 19 giugno convertito dalla l. n. 9/2014 con riferimento alle controversie che
2018, n. 16163, in Quotidiano giuridico, 21 giugno 2018 “La coinvolgono le società estere. Molto critico sulla suddetta nuova
ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costitui- previsione di inderogabilità era sùbito stato Casaburi, Storia prima
sce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate, in
un unico ufficio, prevista per ragioni di organizzazione interna e di questa Rivista, 2014, 2, 181, ritenendola come un ingiustificato
migliore fruibilità del servizio giustizia”. Con specifico riferimento irrigidimento del sistema.
poi alla competenza pretorile cfr. altresì Cass., SS.UU., 10 febbraio (29) Corte cost., ord., 14 dicembre 2004, n. 386, in Foro it.,
1994, n. 1374, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 1, secondo cui 2005, I, 1, 657 ss.

500 Il Diritto industriale 5/2019


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i giorni dei tribunali (30): come, infatti, poter qua- d’ufficio, a condizione però che ciò avvenga non oltre
lificare altrimenti l’ipotesi, evidenziata dalle stesse la prima udienza di trattazione.
Sezioni Unite (perché concretamente verificatasi), È innegabile che le Sezioni Unite, pur nella indub-
della pendenza di fronte al medesimo giudice di cause bia difficoltà di dover supplire ad un vulnus norma-
connesse? In quest’ipotesi il giudice potrebbe trovarsi tivo, avrebbero potuto cogliere l’occasione anche
costretto a dichiarare la litispendenza ex art. 39, per chiarire l’esatto meccanismo dei passaggi interni
comma 1, c.p.c., con conseguente cancellazione del fascicolo: ne va sùbito disposta la trasmissione al
della causa dal ruolo, dopo essersi qualificato per Presidente al Tribunale come previsto dall’art. 83
una causa quale giudice della sezione specializzata e ter, comma 2, disp. att. c.p.c. o vi deve essere un
per l’altra causa quale componente della sezione primo filtro del Presidente della sezione specializzata
ordinaria. al quale spettano le competenze del Presidente del
Tribunale ex art. 5, d.lgs. n. 168/2003? Al suddetto
Rebus sic stantibus? interrogativo, non risolto, pare potersi rispondere
con un’ulteriore soluzione ibrida: se il rilievo di non
È innegabile che la soluzione ibrida adottata (com- competenza (rectius di non spettanza della materia)
petenza in senso tecnico solo in caso di sovrapposi- della sezione adita proviene da una sezione ordina-
zione del profilo territoriale, altrimenti mera ria, il fascicolo dovrebbe direttamente essere tra-
ripartizione tabellare) possa ridurre gli strumenti di smesso al Presidente del Tribunale, il quale poi
reazione dei partecipanti al processo, qui intenden- provvederà o a trasferirlo alla sezione specializzata
dosi sia gli avvocati sia i giudici, in quanto nelle (magari al Presidente della stessa che poi lo asse-
ipotesi in cui le sezioni ordinarie e le sezioni specia- gnerà ad altro giudice per la trattazione) o a riman-
lizzate sono dislocate all’interno del medesimo ufficio darlo al giudice a quo; se invece il rilievo viene
giudiziario risulta precluso lo strumento del regola- direttamente da una sezione specializzata, parrebbe
mento di competenza, compreso anche quello d’uffi- necessario un preventivo coinvolgimento del Pre-
cio nel caso di conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. sidente della sezione specializzata in luogo del Pre-
In queste ipotesi - anche le Sezioni Unite lo ribadi- sidente del Tribunale (la lettera dell’art. 5, d.lgs.
scono - la questione va infatti risolta facendo ricorso n. 168/2003 d’altra parte è chiara nella distribuzione
ai “normali strumenti previsti nel caso di errata delle competenze interne) e poi il coinvolgimento
assegnazione tabellare” (31), dunque secondo quanto di quest’ultimo solo a séguito di eventuale rimes-
disposto dall’art. 83 ter disp. att. c.p.c. e, quindi, sione del fascicolo allo stesso da parte del Presidente
mediante un eventuale intervento, non impugnabile, della sezione specializzata.
di una figura che parrebbe essere quella della Presi- Quel che è ora certo è che, in queste ipotesi di
dente del Tribunale (a breve si comprenderà il perché ripartizione tabellare, il provvedimento presidenziale
dell’utilizzo del condizionale). Una formale ecce- risulta poi difficilmente attaccabile, posto che le
zione di incompetenza va, invece, proposta solo nel- Sezioni Unite hanno anche esplicitamente escluso
l’ipotesi in cui le sezioni ordinarie e le sezioni la configurabilità tout court di un vizio di costituzione
specializzate sono dislocate in uffici diversi e in tali del giudice ex art. 158 c.p.c. (ipotesi, considerata
casi trattandosi di un profilo di competenza territo- invece da Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059 e da
riale inderogabile (sempre o solo nel caso di società Cass. 29 marzo 2018, n. 7882, che determinerebbe
estere? (32)) va proposta, a pena decadenza, nella una nullità insanabile, rilevabile d’ufficio, salva la
comparsa di risposta (33) o a séguito di un rilievo disposizione dell’art. 161 c.p.c. della nullità della

(30) Cfr. in proposito G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni società estere rispetto al quale è appunto stato molto critico
ordinarie, cit., 242 con riferimento ai Tribunali di Bologna e Trieste. Casaburi, Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle
Cfr. altresì M. Ciccone, op. cit., 2679, nota 30 con riferimento ad sezioni specializzate, cit. Rimane, peraltro, l’inderogabilità della
uno specifico caso verificatosi presso il Tribunale di Roma. competenza nei provvedimenti cautelari per l’espressa previsione
(31) Le Sezioni Unite riprendono quindi la soluzione che già era dell’art. 28 c.p.c.
stata espressa da Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059. (33) Se si aderisce alla natura inderogabile della suddetta com-
(32) Le Sezioni Unite hanno espressamente configurato la petenza non ha natura vincolante l’indicazione del giudice ritenuto
possibilità di un rilievo d’ufficio da parte del giudice, lasciando competente dalla parte che propone l’eccezione, dovendo ugual-
quindi intendere un’inderogabilità tout court delle regole di com- mente il giudice deliberare l’eccezione anche a prescindere dal-
petenza territoriale ex art. 4, d.lgs. n. 168/2003. Certo è che la l’eventuale adesione della controparte (cfr. ad esempio Trib.
previsione di inderogabilità è stata espressamente introdotta nel L’Aquila 21 ottobre 2013, Trib. Milano 20 luglio 2010, in Pluris).
2013 con l’inserimento del comma 1 bis solo in relazione alle

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conseguente sentenza), limitando invece la possibi- richiamo nella rubrica e nel testo dell’art. 3, “atec-
lità di doglianza “nella sola ipotesi in cui in materia di nico” il termine della rubrica dell’art. 5, mentre è
impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico “pienamente tecnico” il riferimento alla “compe-
anziché collegiale, come specificamente previsto dal- tenza territoriale” ex art. 4, d.lgs. n. 168/2003. E
l’art. 50 quater c.p.c. che richiama l’art. 161, comma che il Legislatore nell’ultimo periodo sia incorso in
1, cod. proc. civ.” e con le conseguenze che erano imprecisioni terminologiche anche nella proprietà
state indicate in altra pronuncia delle Sezioni Unite industriale non rappresenta certo una novità: né è un
nel 2008 (34). Il che farà ancor più aumentare le esempio lampante il riferimento, tecnico o atecnico,
perplessità dei fautori dell’orientamento più rigorista, alla “connessione” di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n.
considerando che, de iure condendo, si sta manife- 168/2003 e all’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.i. (39).
stando la tendenza all’erosione della collegialità a Desta forse più meraviglia che siano divenuti più
favore della concentrazione di processi con rito som- tolleranti, e comunque più elastici, anche coloro
mario (o meglio, “rito semplificato” (35)) di fronte al che la lettera della legge sono chiamati ad interpre-
giudice monocratico, tendenza che potrebbe un tare, nel caso di specie i giudici della Corte
domani allargarsi anche alle sezioni specializzate, Suprema (40).
non rappresentando già ora un dogma che tutto il
processo si debba svolgere, sempre e comunque, di Rebus sic stantibus, è davvero “tutto
fronte al collegio, ma al contrario ritenendosi possi- sbagliato e tutto da rifare”?
bile delegare tutto quanto precede la fase decisoria ad
un unico giudice (36), al quale solo è peraltro già ora L’opinione di chi scrive continua a guardare con
demandata la trattazione e decisione di un procedi- grande favore la soluzione meno rigorista oggi sposata
mento cautelare (37). dalle Sezioni Unite, la cui posizione più pratica con-
Passa, quindi, quasi in secondo piano la fin eccessiva sente ora di risolvere, senza troppi fronzoli e in modo
disinvoltura con cui le Sezioni Unite riconoscono celere (41), questioni pregiudiziali fin anacronistiche
alla parola “competenza” significati diversi pur e surreali (non si vuole qui tornare sui casi in cui è
facendo riferimento a previsioni contenute nella sempre stato lo stesso giudice-persona fisica ad occu-
stessa legge (38): appunto “non significativo” il parsi della stessa questione prima come sezione

(34) Cass., SS.UU., 25 novembre 2008, n. 28040, in Corr. giur., (38) Negli ultimi anni è purtroppo sempre meno raro che il
2009, 7, 452, con nota di Carrato secondo cui appunto: “L’inos- legislatore cada in errori e contraddizioni nella terminologia legi-
servanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o mono- slativa. Si richiama in proposito il dibattito sul significato di “con-
cratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda nessione”, propria e/o impropria, parimenti contenuta nell’art. 3,
giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 comma 3, d.lgs. n. 168/2003.
quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma (39) Le perplessità sulla nozione di “connessione impropria”,
causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa mai corretta negli anni dal Legislatore, erano state sùbito manife-
derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, state da Casaburi, Il Giudice della proprietà industriale (ed intel-
soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente lettuale), Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168
esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la del 2003 al Codice, in Riv. dir. ind., 2005, 3, 201 ss., il quale pure era
stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice stato uno dei massimi fautori di una competenza delle sezioni
se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a specializzate il più possibile allargata.
non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sen- (40) Comoglio, in Commentario breve alle leggi su Proprietà
tenza nulla”. intellettuale e concorrenza (a cura di Ubertazzi), 2016, 102 aveva
(35) Così almeno recita il disegno di legge di riforma della criticato Cass. 12 giugno 2006, n. 13578, in Foro it., 2007, 2, I, 504 ss.,
giustizia civile approvato, pur “salvo intese” (non essendovi secondo cui “Nel processo che si svolge dinanzi le sezioni specia-
stato l’accordo su vari punti), nel Consiglio dei Ministri del 1° lizzate presso i tribunali e le corti d’appello in materia di proprietà
agosto 2019 dall’allora maggioranza di Governo. industriale ed intellettuale, l’ordinanza di sospensione necessaria del
(36) Anche l’eliminazione dell’esplicito riferimento alla colle- processo pronunciata dal giudice istruttore, anziché dal collegio,
gialità originariamente previsto nell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 168/ costituisce un atto illegittimo, avverso il quale è esperibile esclusi-
2003 ne rappresenta un chiaro indizio, eliminazione effettuata dal vamente il regolamento necessario di competenza”, laddove
Legislatore con la riforma del 2012, dimenticandosi però al con- l’espressione “atto illegittimo” risultava essere volutamente ibrida,
tempo del richiamo generale tuttora presente nell’art. 50 bis, n. 3, non integrando una violazione dell’art. 50 quater c.p.c. (Inosservanza
c.p.c. Può comunque applicarsi anche al processo industriale il delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del
principio sancito da Cass. 22 dicembre 2005, n. 28497, secondo Tribunale) né, tanto meno, una specifica ipotesi di nullità, stante il
cui la violazione della collegialità “non si traduce in violazione del principio di tassatività ex art. 156 c.p.c.
principio di cui all’art. 158 cod. proc. civ. né in nullità della pronun- (41) Non a caso Chiarloni, Il riparto di attribuzioni all’interno delle
cia, a meno che essa abbia dato luogo, da parte del consigliere preture circondariali: le Sez. un. fanno giustizia di una questione
istruttore, ad attività valutativa di spettanza del collegio”. Così minima di comodità corporativa senza dare ascolto alle retoriche
anche Cass. 19 settembre 2003, n. 13894. del formalismo garantista, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 1,
(37) Cfr. Bonelli, Sezioni specializzate di diritto industriale; aveva qualificato il regolamento di competenza come un “formi-
speranze o illusioni?, in questa Rivista, 2003, 105 ss. dabile strumento dilatorio”, in quanto idoneo a determinare anche
la sospensione necessaria del processo ex art. 48 c.p.c.

502 Il Diritto industriale 5/2019


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ordinaria e poi come sezione specializzata, sui casi in tempi rapidi, fin anche a costo di perdere qualche
delle sezioni feriali ove non sempre sono presenti garanzia formale in più. Non a caso il processo
giudici specializzati, sui decreti ingiuntivi poi revo- sommario, anche per quanto concerne la redazione
cati in sede di opposizione solo perché emessi dalla degli atti processuali (in tutti i Tribunali viene
sezione erroneamente adita (42), ecc.), così da con- invocata la sintesi, la tecnica dello scritto per rela-
sentire di spostare molto prima l’attenzione sulle tionem, ecc.), sta diventando sempre più la regola e
valutazioni di merito, la risoluzione delle quali ben sempre meno l’eccezione. Questa è la realtà di cui,
di più interessa i soggetti coinvolti nel processo. piaccia o meno, si deve prendere atto.
Senza peraltro mai dimenticare - ma, al contrario, Senz’altro, quindi, il sistema e la configurazione,
tenendolo ben presente sullo sfondo - che persistono anche logistica, delle sezioni specializzate andranno
le difficoltà di qualificare una materia come di perti- ripensati, magari in occasione della futura operatività
nenza dell’una o dell’altra sezione, alla luce del non del Tribunale unificato dei brevetti (operatività ine-
chiaro disposto legislativo di cui all’art. 3, d.lgs. vitabile, ma dai contorni tuttora non imme-
n. 168/2003 e all’art. 134 c.p.i. (43). diati (44)), senz’altro l’attuale situazione non può
Certo è che si deve prendere atto che i Tribunali essere considerata un punto di arrivo per la proprietà
delle imprese non sono in concreto mai esistiti industriale, perché molto di meglio può e deve essere
(anche il primo e unico richiamo sulla carta del fatto.
d.l. n. 1/2012 era già stato eliminato nella stessa Ciononostante, la pronuncia delle Sezioni Unite va
legge di conversione), che per invogliare le società ora tenuta in considerazione “senza dare ascolto alle
estere ad investire maggiormente in Italia occorre- retoriche del formalismo garantista”, facendo “lo
rebbe ben altro rispetto ad un irrazionale “rimesco- sforzo di non lasciarsi vincere dall’inerzia delle abi-
lamento delle carte” delle sezioni, come invece tudini consolidate” (45); né, tanto meno, la pronun-
impropriamente avvenuto nel 2013 (ancóra oggi cia delle Sezioni Unite è solo un mero punto di
il Foro bolognese continua a non comprendere partenza (il rito industriale italiano vanta invece
come possa la sezione di Genova essere sede più già diverse best practices (46)), ma piuttosto un pas-
idonea per giudicare sulle società estere, conside- saggio per consentire agli operatori di “guadare il
rate anche tutte le maggiori difficoltà dal punto di fiume” e così andare avanti dopo essere passati dal-
vista strettamente geografico e di collegamento), l’altra parte.
ma che tutti i soggetti coinvolti, italiani e/o stra- Non la si cerchi di demolire troppo, quindi. “A caval
nieri, hanno bisogno di certezza, di avere giustizia donato non si guarda in bocca”.

(42) Così Trib. Milano 9 novembre 2016, in Dir. Ind., 2017, 4, contrattuale, non era infatti contenuto alcun addebito circa l’im-
383. Molto più ragionevole si era invece mostrato Trib. Roma 30 possessamento di dati sensibili da parte della convenuta, trattan-
maggio 2016, in Pluris. dosi di dati privi di segretezza. Anche Cass. 9 maggio 2017, n.
(43) Cass. 26 giugno 2019, n. 17161 in materia di “concorrenza 11309 ha ritenuto la competenza della sezione ordinaria di Tribu-
sleale pura” e “concorrenza sleale interferente” richiama nuova- nale l’ipotesi della concorrenza sleale per lesione del know-how
mente la “prospettazione dei fatti dell’attore indipendentemente aziendale, quando però la fattispecie lesiva sia stata commessa
dalla loro fondatezza” e qualifica interferenti solo quei comporta- senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative o di
menti che direttamente interferiscono con un diritto di esclusiva altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente
(nel caso in esame è stata riconosciuta la competenza della risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento del-
sezione specializzata a fronte di una domanda di risarcimento l’illecito concorrenziale.
dei danni derivanti da un’attività di rivelazione di segreti industriali (44) Il Tribunale Unificato dei Brevetti è disciplinato dall’Ac-
protetti da un brevetto). Sempre aperto il dibattito è anche in cordo istitutivo n. 1635/2012, il quale è stato ratificato dall’Italia
materia di sottrazione di segreti: cfr. ad esempio Cass. 9 aprile con la L. 3 novembre 2016, n. 214. La L. n. 201/2017 del 4
2008, n. 9167, poi seguita da Cass. 15 gennaio 2009, n. 912, in dicembre 2017 ha inoltre ratificato il Protocollo sui privilegi e le
Foro it., 2009, 3, I, 714 ss.; Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, in immunità del tribunale unificato dei brevetti, necessario per con-
Mass. Giust. civ., 2010, 6, 906. Inoltre Cass. 7 marzo 2017, n. 5656 ferire uno status giuridico al T.U.B. in territorio italiano. Al
ha qualificato come “concorrenza sleale pura”, di competenza momento per l’entrata in vigore manca ancóra la ratifica necessa-
della sezione ordinaria di Tribunale, l’ipotesi in cui “la lesione dei ria della Germania, sospesa in attesa della sentenza della Corte
diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della federale tedesca in merito all’eccezione di costituzionalità dell’Ac-
lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere cordo sollevata nel 2017. Va poi presa in considerazione la posi-
valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel zione del Regno Unito, che pure aveva ratificato l’Accordo il 26
suo ambito di rilevanza”, così dichiarando di competenza della aprile 2018, alla luce della questione Brexit tuttora in evoluzione.
sezione ordinaria la decisione su una domanda risarcitoria per (45) Le espressioni si trovano in Chiarloni, op. cit., la prima già
concorrenza sleale con violazione di accordi contrattuali. Nella direttamente nel titolo del contributo, la seconda a conclusione
fattispecie lì in esame, ove pure veniva fatto riferimento ad un dello stesso.
software contenente informazioni aziendali riservate ex art. 98 c. (46) Si rimanda in proposito a European Counterfeiting and
p.i., nella domanda risarcitoria per l’illecito e l’inadempimento Piracy Observatory, 2010, in ec.europa.eu.

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Diritto all’immagine

Tribunale di Milano 6 giugno 2018 - Pres. Marangoni - Rel. Dal Moro - L. Corporation, E. C. c. Lo. s.r.l.
Costituisce violazione di particolare gravità del diritto all’immagine la riproduzione fotografica delle sembianze
con la soppressione digitale dei tatuaggi, stante la volontà della persona ritratta di conferire al proprio corpo
tramite dei segni permanenti, nonché alla sua immagine, un’identità specifica ed unica.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non risultano precedenti editi

Difforme Non risultano precedenti editi

Il Tribunale (omissis). del nome e dello pseudonimo della sig.ra C., in violazione
degli artt. 6,7 e 9 c.c. nonché dell’art. 8 d.lgs 30/05;
omissis Quanto ai danni parte attrice ne ha chiesto la determina-
La società L. Corporation e la sig.ra E.C., hanno convenuto zione in via equitativa facendo ricorso al criterio del c.d.
in giudizio la società Lo. s.r.l. chiedendo di accertare il suo giusto prezzo del consenso (art. 158, secondo comma, l.d.a.;
illecito utilizzo del nome, dello pseudonimo, dell’immagine art. 125 d.lgs. 30/05; artt. 96 e 97 l.d.a. e art. 8 d.lgs. 30/05):
e del ritratto di E. C., con conseguente condanna della - L. avrebbe diritto ad un corrispettivo pari ad euro
convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non 110.000,00 alla luce dello sfruttamento per un anno
patrimoniali, sofferti dalle attrici e quantificati in via equi- oltre il termine contrattualmente previsto, dell’immagine,
tativa nell’importo di € 210.000,00, oltre interessi e riva- del ritratto e del nome della testimonial;
lutazione monetaria. Le attrici hanno inoltre chiesto che - l’illegittimo sfruttamento dello pseudonimo “ELI” giu-
sia impedito a Lo. qualsiasi ulteriore utilizzo dell’immagine, stificherebbe, secondo il criterio del c.d. giusto prezzo del
del ritratto (anche elaborato), del nome e dello pseudo- consenso, un risarcimento pari ad euro 50.000,00 oltre
nimo di E. C., con fissazione di una penale per ogni interessi legali e rivalutazione monetaria;
violazione dell’inibitoria. Il tutto oltre alla pubblicazione - le manipolazioni non autorizzate della testimonial, giu-
del provvedimento di condanna su quotidiani nazionali e stificherebbe, ex art. 2059 c.c. un risarcimento non infe-
riviste di settore. riore a 50,000,000 otre interessi e rivalutazione
A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha La società Lo. ha chiesto il rigetto delle domande attoree
dedotto che Lo. avrebbe continuato a sfruttare l’imma- replicando che:
gine, il ritratto e il nome della testimonial E.C., oltre il - a differenza di quanto sostenuto con l’atto di cita-
termine del contratto concluso per lo sfruttamento esclu- zione, Lo. s.r.l. avrebbe utilizzato l’immagine della
sivo dell’immagine e del nome della stessa (dal 1° marzo sig.ra C. esclusivamente entro i limiti di tempo,
2013 al 31 marzo 2014); in particolare: luogo e modo concordati con parte attrice, poiché
- almeno fino al 16 dicembre 2014 Lo. avrebbe mantenuto in data 24 aprile 2014 l’agente e rappresentante
sul proprio sito web le fotografie realizzate in esecuzione dell’attrice il sig. R.R. avrebbe invitato Lo. a cessare
del contratto; l’utilizzo dell’immagine della sig.ra C. “a partire dalla
- inoltre almeno fino al 13 marzo 2015 Lo. avrebbe pub- giornata di lunedì 24 aprile 2014”: questo avrebbe
blicato sul proprio sito 31 immagini della testimonial determinato una proroga espressa del termine con-
elaborate in modo non autorizzato e tale da svilire la trattuale in relazione al diritto di utilizzare l’imma-
persona, cioè eliminando il volto e i tatuaggi; gine della C.;
- sul profilo Facebook aziendale di Lo. sarebbero ancora - risoltosi, in seguito, il contratto, Lo. avrebbe eliminato
presenti immagini e video della testimonial; dai propri siti internet l’immagine della testimonial,
Inoltre, Lo. avrebbe continuato ad utilizzare il nome “ELI” - “lasciando, esclusivamente sul sito istituzionale alcune
corrispondente al diminutivo e pseudonimo con cui è cono- fotografie “tecniche”, raffiguranti esclusivamente i pro-
sciuta la testimonial - quale marchio per una delle proprie dotti commercializzati da Lo. senza alcuna individualizza-
linee di abbigliamento intimo) ed avrebbe, così, precluso lo zione e/o riferimento che potesse in qualsivoglia modo
sfruttamento dell’immagine e del nome della sig.ra C. nel ricondurre le fotografie alla testimonial”;
settore dell’abbigliamento intimo, e leso tramite la mano- - quanto all’asserita manipolazione delle fotografie della
missione delle fotografie della testimonial, i diritti di imma- testimonial, la clausola contrattuale secondo la quale
gine della sig.ra C., gestiti dalla L. Detta condotta della qualsiasi manipolazione dovrebbe essere intesa quale
convenuta costituirebbe illecito ex art. 2043 c.c.; violazione danno all’immagine della testimonial, non potrebbe più
degli artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.d.a.; lesione dell’identità trovare applicazione posto che il contratto si è risolto;
personale, dell’immagine e del nome della sig.ra C. lesione

Il Diritto industriale 5/2019 505


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- inoltre, sebbene frutto di modifiche, le fotografie in l’immagine, il ritratto ed il nome di E.C. oltre il termine
questione rappresenterebbero “mere immagini tecniche, contrattuale:
nelle quali la modella ritratta è stata resa irriconoscibile e 1. almeno fino al 16 dicembre 2014, Lo. ha infatti
tramite le quali Lo. mai ebbe alcun tipo di beneficio mantenuto sul proprio sito web le fotografie di E.C.
pubblicitario, stante l’irriconoscibilità dell’indossatrice”; realizzate in esecuzione del contratto: questa circo-
in ogni caso le fotografie utilizzate da Lo. non sarebbero stanza è dimostrata da alcuni estratti del sito web di
lesive del diritto all’immagine della sig.ra C.; Lo., tracciati attraverso il servizio “Web Archive -
- Lo. non utilizzerebbe lo pseudonimo della testimonial Wayback Machine” (https://web.archive.org);
“ELI”, in quanto “ELI” costituirebbe solo la denomina- 1.a) Lo. ammette di aver utilizzato le immagini di E.C. fino
zione di un prodotto, commercializzato unitamente a al 28 aprile 2014, ma adduce l’infondata giustificazione di
numerosi altri capi di una più ampia famiglia, che faceva una insussistente proroga contrattuale che sarebbe da rav-
riferimento a nomi e soprannomi femminili; visarsi nella circostanza che il sig. R. R. (agente di E.C., e
- peraltro la sig.ra C. non vanterebbe alcun diritto sul non già di L., unico soggetto titolato a disporre dei diritti di
nome “Eli” “trattandosi di un mero soprannome femminile immagine di E. C.), avrebbe invitato Lo. a cessare l’utilizzo
che in alcun modo può essere associato in via esclusiva dell’immagine della sig.ra C. “a partire dalla giornata di
all’odierna attrice”; lunedì 28 aprile 2014: secondo la convenuta questo
- le fotografie sarebbero state pubblicate nel profilo Face- “invito” avrebbe determinato una proroga “espressa” del
book della convenuta durante la vigenza del contratto e termine contrattuale in relazione al diritto di utilizzare
non oltre la risoluzione dello stesso; l’immagine della C.; in realtà, anche a prescindere dalla
- parte attrice non avrebbe provato il pregiudizio asserita- carenza in capo al R. di poteri in proposito, la pretesa
mente subito. “proroga” nella proposta dell’agente era chiaramente con-
Ciò premesso si osserva: dizionata alla rinuncia da parte di Lo. a qualsiasi pretesa o
E. C. ha concesso lo sfruttamento dei propri diritti azione in merito alla violazione dell’esclusiva merceologica
d’immagine alla società di diritto statunitense L.Corp., da parte delle attrici altrove contestata dalla convenuta:
che, in data 7 novembre 2012, ha concluso con Lo. un poiché detta rinuncia non è mai avvenuta (ed anzi la Lo. ha
contratto di testimonial. Con tale contratto, L. Corp promosso un giudizio nei confronti delle attuali attrici
ha concesso a Lo. lo sfruttamento esclusivo dell’imma- attualmente definito in grado d’appello con il rigetto
gine e del nome di E.C. dal 1° marzo 2013 al 31 marzo delle domande di Lo.) è del tutto evidente che nessuna
2014, limitatamente al settore intimo e corsetteria ed proroga contrattuale si è mai prodotta né implicitamente
al territorio italiano, verso un compenso omnicom- né - tantomeno ‘espressamente’ come afferma Lo.
prensivo di € 110.000,00. 1 b) Lo. nega, invece, di aver pubblicato sul proprio sito
In esecuzione del contratto, Lo. ha realizzato diverse foto- immagini dell’attrice dopo il 28 aprile 2014 e afferma di
grafie ritraenti E.C. con i propri prodotti da utilizzare per voler “disconoscere”, ai sensi dell’art. 2712 c.c., i docu-
cataloghi, cartellonistica, pagine pubblicitarie e siti Inter- menti prodotti dalle attrici sub doc. 32 contestando l’at-
net, packaging, cartelli vetrina ecc. Nel contratto le parti tendibilità dello strumento Web Archive” e la sua
avevano espressamente previsto che E.C. dovesse appro- idoneità a “tracciare” e correttamente datare le pagine
vare tutte le fotografie utilizzate da Lo., vietando qualsiasi web dei siti internet.
manipolazione della figura della testimonial senza la sua Sul punto il Tribunale reputa corretta la difesa di parte
espressa autorizzazione, specificando che la mancata auto- attrice che osserva:
rizzazione a dette modifiche sarebbe stata considerata a) Lo. non contesta la conformità tra una copia (cartacea o
“danno per l’immagine dell’artista e come inadempimento informatica) e il suo originale - unico disconoscimento
dell’intero rapporto contrattuale”. Infine Lo. si era impe- consentito ex art. 2712 c.c.;
gnata a non “fare alcun altro uso dell’immagine della b) Lo. contesta l’attendibilità dello strumento in
testimonial oltre quello espressamente previsto nel pre- esame che e costituisce “archivio storico” delle modi-
sente accordo” e a non servirsi del materiale prodotto in fiche apportate alle pagine internet nel corso del
esecuzione del contratto in forme o per scopi diversi da tempo: attraverso l’interfaccia “Wayback Machine”
quelli pattuiti. Risulta dunque dallo stesso chiaro tenore (accessibile all’indirizzo http://www.archive.org,) Web
degli accordi contrattuali, che, successivamente alla sca- Archive non si limita ad archiviare gli screenshot delle
denza del contratto, Lo. non avrebbe, quindi, più potuto pagine web ma è in grado di replicare l’intero codice
utilizzare “in nessun modo e forma, il materiale pubblici- HTML delle pagine archiviate, conservando elementi
tario realizzato, ad esclusione dei pack che verranno uti- caratterizzanti quali l’URL (l’indirizzo web), la data, il
lizzati fino ad esaurimento delle scorte distribuite”; anche tipo di codifica della pagina web a garanzia di atten-
la possibilità di utilizzare l’immagine di E.C. attraverso il dibilità del servizio di archiviazione e “ripescaggio” dei
sito web di Lo. era espressamente limitata al solo “periodo dati memorizzati; attraverso l’interfaccia “Wayback
di validità del presente contratto” Machine” si può dunque verificare come appariva il
A) I fatti accertati sito Lo. in passato e constatare che alle date 6 aprile
Ciò detto quanto al perimetro e al contenuto degli accordi 2014; 21 settembre 2014; 21 ottobre 2014; 8 novembre
negoziali raggiunti, si osserva che dai documenti prodotti 2014; 6 dicembre 2014 e 16 dicembre 2014 il sito della
in causa risulta che Lo. ha continuato a sfruttare convenuta conteneva immagini di E.C.

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2. Dopo il 28 aprile 2014 ed almeno fino al 13 marzo 2015 atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”;
Lo. ammette di aver continuato ad utilizzare il materiale tali manipolazioni, non solo appaiono maldestri tentativi
fotografico realizzato in esecuzione del contratto di testi- di non incorrere nella violazione dei limiti imposti con il
monial, parzialmente “ritoccando e manipolando” l’im- contratto all’uso delle fotografie realizzate, ma hanno
magine di E.C. Ha, invero pubblicato 31 immagini di E.C., prodotto l’effetto, come afferma la difesa dell’attrice, di
elaborate senza alcuna autorizzazione: Lo., infatti, ha eli- “mercificare” la persona della sig.ra C., trattata “alla stre-
minato parte del volto di E.C., ed anche alcune sue gua di un manichino”. Infine appare pretestuosa la giu-
caratteristiche peculiari (come i tatuaggi). Sostiene la stificazione della convenuta per cui la pubblicazione delle
convenuta che si tratterebbe di “mere immagini tecniche, immagini di E.C. sarebbe avvenuta solo sul “sito istituzio-
nelle quali la modella ritratta è stata resa irriconoscibile” e, nale” di Lo. e non sul quello di e-commerce e dunque non
comunque, che la clausola contrattuale secondo la quale “con lo scopo di vendere o promuovere il prodotto”
qualsiasi manipolazione dovrebbe essere intesa quale quanto, invece, di “informare il visitatore del sito delle
danno all’immagine della testimonial, non potrebbe più famiglie dei prodotti e delle caratteristiche degli stessi”,
trovare applicazione essendosi il contratto concluso. Si posto che Lo. pubblicizza i propri prodotti attraverso un
tratta di argomenti difensivi infondati: anzitutto il fatto unico sito (www.L..it) che al suo interno è dotato della
che il contratto sia scaduto appare irrilevante dal sezione di e-commerce “shop on-line”, e che la pubblica-
momento che proprio il contratto costituiva il presupposto zione delle fotografie in questione, in questo contesto, non
del lecito utilizzo di immagini che - in mancanza - Lo. mai può che avere uno scopo “promozionale”; peraltro detta
avrebbe potuto utilizzare; ed il fatto che le parti nel giustificazione è anche irrilevante perché, scaduto il con-
disciplinare il lecito utilizzo delle immagini di E.C. aves- tratto di testimonial, Lo. non era più autorizzata all’uso del
sero ritenuto di specificare, per reciproca chiarezza, che materiale pubblicitario realizzato, come aveva chiarito (ad
ogni manipolazione delle stesse sarebbe stata considerata abundantiam) lo stesso contratto (ove Lo. si era impegnata
una lesione dell’immagine della testimonial, rende evi- “dopo la scadenza del contratto [...] a non utilizzare più, in
dente che Lo. non solo era perfettamente consapevole, ma nessun modo e forma, il materiale pubblicitario realizzato”
aveva convenuto ed accettato il fatto che - al di là del e ad utilizzare l’immagine di E.C. attraverso il proprio sito
lecito l’utilizzo delle immagini negoziato - qualsiasi mani- Internet “limitatamente al periodo di validità del presente
polazione delle stesse avrebbe avuto l’effetto di una lesione contratto”.
di immagine. Inoltre le immagini manipolate in discorso 3. È pacifico che Lo. ha utilizzato e utilizza il nome “ELI”,
non sono affatto considerabili “immagini tecniche nelle corrispondente al diminutivo del nome ‘Elisabetta’, in
quali la modella ritratta è stata resa irriconoscibile”: la sig. funzione distintiva per alcuni prodotti di abbigliamento
C., infatti, è perfettamente riconoscibile dal pubblico dei intimo della linea “new basic”, tanto attraverso il proprio
consumatori cui la campagna pubblicitaria si era rivolta sito internet, quanto mediante apposizione sul packaging
per più di un anno e le stesse costituiscono un atto dei relativi prodotti. Secondo Lo., tale condotta non
gravemente abusivo dell’immagine della “persona”: costituirebbe tuttavia un illecito sfruttamento del nome/
a) a smentire la tesi della convenuta circa l’irriconoscibi- pseudonimo di E.C., posto che: (i) E.C. non vanterebbe
lità della modella è sufficiente un raffronto tra il catalogo alcun diritto sul “nome ELI [...] trattandosi di un mero
L. 2013/2014 e le immagini comparse sul sito fino al 13 soprannome femminile che in alcun modo può essere
marzo 2015. Proprio la scelta di manipolare le foto in modo associato in via esclusiva all’odierna attrice”; (ii) “ELI”
da mantenere nelle immagini “tagliate” la bocca i capelli e sarebbe soltanto uno dei tanti nomi femminili che con-
parte del viso di E.C. va nella direzione opposta rispetto a traddistinguono i prodotti Lo., peraltro già utilizzato in
quella di rendere “irriconoscibile la modella ritratta nelle passato e ‘casualmente’ riproposto in concomitanza con la
immagini”: è evidente che le immagini ritraggono la stessa conclusione del contratto di testimonial con E.C., anche
modella, così come ancor più evidente è che la modella sia in ragione della pretesa “difficoltà, a volte, di trovare
E.C. per un pubblico che aveva potuto vedere per oltre un ‘nuovi nomi’” con cui identificare le linee di lingerie.
anno E.C. come testimonial Lo. attraverso l’abbondante Gli argomenti difensivi della convenuta non appaiono
materiale pubblicitario realizzato in esecuzione del con- convincenti: (a) E.C. risulta conosciuta al grande pub-
tratto (ossia “manifesti stradali (affissioni) 6X3 - 70X100 e blico anche con il diminutivo “Eli”, che, quindi, quale suo
100X140 e maxi affissioni”, packaging cartelli vetrina, nome/pseudonimo va tutelato: parte attrice ha prodotto
materiale p.o.p. e bandine, pagine pubblicitarie su riviste numerosi articoli di stampa che dimostrano che il dimi-
di settore e moda in genere, quali magazine/settimanali/ nutivo “Eli” sia stato e sia tutt’ora comunemente utilizzato,
mensili/quotidiani”, nonché pagine web; attraverso, cioè, dal pubblico e dai media, per identificare, E.C.; (b) non è
un’operazione di marketing che ha impresso nel pubblico credibile che la scelta del nome “Eli” sia stata del tutto
il ricordo di E.C. come testimonial Lo. “casuale” e dettata unicamente dalla “difficoltà” di repe-
b) la manipolazione delle foto mediante il taglio del volto rire altri nomi femminili da associare, peraltro, proprio a
(tranne la bocca, i capelli e parte del viso) e l’eliminazione quei prodotti di lingerie indossati da E.C. nelle campagne
di quelle caratteristiche impresse dalla sig. C. permanen- pubblicitarie realizzate in esecuzione del contratto di
temente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidente- testimonial; semmai, come osservato dalla difesa delle
mente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine attrici, Lo. appare aver intenzionalmente scelto il nome
un’identità specifica ed unica, costituiscono, altresì, un “Eli” per rafforzare il ruolo di E.C. come testimonial dei

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propri prodotti, anche attraverso l’utilizzo del suo nome sul del diritto al nome e allo pseudonimo, quanto, come
packaging degli articoli di intimo. Del resto - come si osservano le attrici, dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 30 del 10
evince dalla stessa difesa sul punto della convenuta - il febbraio 2005 per cui “se notori, possono essere registrati o
nome/marchio “Eli” è l’unico ad essere costituito da un usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il con-
diminutivo di un nome italiano, mentre tutti gli altri sono senso di questi, [...] i nomi di persona, i segni usati in campo
nomi completi stranieri (Gabrielle, Samantha, Charlotte, artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo [...]” E
Miranda, Carrie, Lynette, Susan) che, peraltro, richia- infatti sottolinea la giurisprudenza, che “colui che pretende
mano le protagoniste di due famose serie tv di grande di utilizzare il nome celebre altrui senza sostenere i costi
successo (“Sex & the City” e “Desperate Housewifes”). corrispettivi, lede sia l’interesse del titolare alla remunera-
Detta condotta viola le norme poste a tutela del nome/ zione differenziale degli investimenti che questi abbia
pseudonimo (artt. 6, 7 e 9 c.c. e art. 8, comma 3, c.p.i. per effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire
cui “se notori, possono essere registrati o usati come notorietà, sia gli interessi degli altri concorrenti a non
marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di essere svantaggiati nella competizione economica avendo
questi, [...] i nomi di persona, i segni usati in campo pagato per sfruttare ciò che altri utilizzano gratuitamente”
artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo [...]”). (Trib. Roma, 3 marzo 2006 in GADI, 5005/2).
4. Sul profilo Facebook aziendale di Lo. sono ancora C) La domanda di inibitoria.
presenti - come ammette la convenuta - immagini di E. Sostiene Lo. che le condotte contestate sarebbero cessate
C.: “fotografie effettuate in esecuzione del contratto di da anni, donde l’“inattualità” delle domande con cui le
sfruttamento d’immagine per fini pubblicitari”, che attrici hanno chiesto al Tribunale la cessazione dell’inde-
sarebbero state “inserite [...] durante il periodo in cui bito sfruttamento del nome e dell’immagine di E.C., oltre
era stata concesso l’utilizzo dell’immagine della sig.ra C.” che un’inibitoria per il futuro. Detta difesa tuttavia appare
ma che non sarebbero state “utilizzate da Lo. srl per infondata alla luce dei documenti di causa e del contrad-
pubblicizzare i prodotti aziendali”. Reputa il Collegio dittorio. È un fatto pacifico, anzitutto, che Lo. continui a
del tutto irrilevante che le immagini e i video siano identificare alcuni prodotti della linea “new basic” con il
stati postati da Lo. in vigenza del contratto, quando marchio “Eli”, invero non lo ha mai negato avendo piut-
vigeva cioè l’autorizzazione degli aventi diritto, dal tosto contestato che ciò possa costituire una condotta
momento che, dopo la scadenza del contratto e, quindi, illecita. Quanto alle immagini presenti sulla pagina Face-
con il venir meno di detta autorizzazione, Lo. avrebbe book aziendale Lo. non ha contestato il fatto, ma che esso
dovuto eliminare i post con l’immagine di E.C., essen- costituisca un illecito perdurante sfruttamento commer-
dosi, peraltro espressamente impegnata a terminare qual- ciale dell’immagine della testimonial.
siasi utilizzazione dell’immagine della testimonial Poiché dunque Lo. ha continuato e continua, dunque, a
successivamente alla fine del contratto. sfruttare indebitamente l’immagine e il nome di E.C. senza
B) la natura dell’illecito alcuna autorizzazione, vanno emessi ordini volti a far
Detta condotta integra un illecito ex art. 2043 c.c., tanto cessare immediatamente qualsivoglia utilizzo del nome o
nei confronti di L. Corp quanto nei confronti di E.C., la cui dello pseudonimo “ELI” di E.C. per contraddistinguere
immagine e la cui persona risultano senz’altro svilite e propri prodotti di abbigliamento intimo, con l’elimina-
mercificate a mezzo dell’elaborazione delle fotografie di zione di ogni riferimento all’attrice dal sito internet di Lo.
cui s’è detto; integra, inoltre, violazione degli artt. 10 c. e dal packaging dei suoi prodotti, mentre non appaiono
c., 96 e 97 l. n. 633/1941 dal momento che né E.C., né tanto sussistere i presupposti del richiesto ritiro dal commercio
meno L. Corp, hanno mai autorizzato Lo. all’utilizzo del- della linea di abbigliamento intimo “ELI”, sussistendo
l’immagine e del ritratto dell’attrice oltre la scadenza con- obiettiva incertezza sul fatto se la merce così’ contraddi-
trattuale del 31 marzo 2014. Sul punto illiceità dello stinta e che eventualmente si trovi ancora nella disponi-
sfruttamento dell’immagine altrui, in assenza di consenso, bilità di terzi sia da far risalire a rapporti di
si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che ha commercializzazione realizzati nella vigenza di regolari
puntualizzato che “la divulgazione dell’immagine, senza il accordi commerciali tra l’attrice L. Corp e la convenuta;
consenso dell’interessato, con riguardo alla particolare ipo- a far rimuovere senza indugio ogni immagine, ritratto o
tesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è video di E.C. dalla pagina Facebook di Lo. A detti comandi
lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze della va accompagnata la fissazione di una penale di € 5000,00
pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non per ogni giorno di ritardo dell’inibitoria impartita con la
anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari (così presente sentenza a partire al 10° giorno successivo alla
Cass. n. 1503/93; cfr. anche Cass. n. 4031/91) [...] perché si notificazione in forma esecutiva della stessa, nonché della
configuri l’abuso ai sensi dell’art. 10 c.c., è necessario che la penale di euro 50,00 per ogni prodotto immesso in com-
divulgazione dell’immagine [...] non sia necessita o giusti- mercio in violazione dell’inibitoria. Infine sussistono i
ficata da finalità di informazione, bensì utilizzata, senza presupposti per disporre la pubblicazione della sentenza
consenso, per finalità commerciali e pubblicitarie” (Cass., per una volta a caratteri doppi del normale, sui settimanali
27 novembre 2015, n. 24221; così anche Cass., 29 gennaio Donna Moderna e Grazia e per trenta giorni sul sito
2016, n. 1748). La condotta predetta relativo all’uso in aziendale di L. (www.L..it) a spese della società convenuta
finzione distintiva dello pseudonimo “ELI”, inoltre, costi- e a cura delle attrici.
tuisce violazione tanto degli artt. 6, 7 e 9 c.c. posti a tutela D) I danni subiti da L. ed E.C.

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L’utilizzo illecito dell’immagine, del ritratto e del nome di ipotetico funzionale alla liquidazione equitativa - conce-
E.C. oltre i termini contrattuali ha prodotto un danno derebbe lo sfruttamento a fronte di un diritto ormai vio-
patrimoniale (per illecito sfruttamento degli stessi a fini lato: contesto in cui il prezzo è ragionevole ritenere sarebbe
commerciali e per svilimento della testimonial) e un stato maggiore rispetto a quello determinato nelle ordi-
danno non patrimoniale in termini lesione dell’immagine narie condizioni di mercato, perché necessario, appunto,
della “persona” di E.C. manipolata fino a poter essere funzionale a far sì che il titolare rilasciasse ex post il proprio
utilizzata come “mero supporto tecnico” (come la stessa consenso allo sfruttamento del diritto. Ebbene considerato
convenuta del resto afferma, pur con l’intento di replicare che l’illecito utilizzo dell’immagine e del nome della testi-
alla contestazione mossale da controparte) e di abusivo uso monial si è protratto per oltre un anno (almeno fino al 13
del suo nome /pseudonimo. Legittimata a chiedere il marzo 2015) in assenza di consenso, e che il corrispettivo
danno patrimoniale è solo la L. Corp cui la sig. C. ha previsto per il lecito utilizzo “di tutti i diritti di immagine,
concesso in esclusiva il diritto di sfruttamento dei propri di uso del nome” è stato di euro 110.000,00, appare
diritti d’immagine. Mentre legittimata a far valere il danno ragionevole far riferimento in via equitativa a detto
morale è solo la sig. E.C. Il danno patrimoniale come sopra importo, anche perché la convenuta osserva che sarebbe
individuate va determinate in via equitativa, allo scopo necessario ridurre l’importo risarcitorio preteso da parte
pare ragionevole fare ricorso al criterio del c.d. giusto attrice invocando criteri (“il compenso pattuito per lo
prezzo del consenso (cui fanno riferimento gli artt. 158, sfruttamento del diritto all’immagine e del nome per la
comma 2, l. 633/1941 e 125 d.lgs. 30/2005 e, quanto al durata di un anno non fu quindi pari ad € 110.000, bensì
ritratto e al nome, gli artt. 96 e 97 l. 633/1941 e 8, comma 3, alla minor somma di € 40.000: ragionevolmente paritetica
d.lgs. 30/2005) come del resto ammette la stessa Corte di per immagine e nome” (comparsa conclusionale, pag. 17)
legittimità: “in assenza di prova di specifiche voci di danno che non trovano un riscontro nella lettera del contratto di
patrimoniale,(che nella specie, in effetti, l’attrice L. Corp, testimonial.
pur invocando l’impossibilità di concludere contratti di Pertanto considerato che l’illecito sfruttamento dell’im-
Testimonial, non ha offerto) il risarcimento dovuto al magine del nome (e dello pseudonimo) di E.C. è durato
soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di circa un anno (dal 31 marzo 2014 ad, almeno, il 13 marzo
autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla 2015) il corrispettivo spettante a L. Corp per un anno di
base del compenso che il titolare del diritto avrebbe sfruttamento dell’immagine, del ritratto e del nome di E.C.
richiesto per consentirne l’uso” (Cass. 11 maggio 2010 da parte di Lo. è stato contrattualmente determinato in
n. 11353, Cass. 16 maggio 2008 n. 12433), e come afferma € 110.000,00 (“prezzo del consenso alle ordinarie condi-
altresì la giurisprudenza di merito (“Nel caso di sfrutta- zioni di mercato”) si può ragionevolmente concludere che
mento dell’immagine di un personaggio noto oltre i ter- il danno in parola possa determinarsi in via equitativa, in
mini negozialmente pattuiti per il compenso, la complessivi euro 120.000 euro, oltre interessi legali ed alla
determinazione ope iudicis dell’ulteriore compenso deve rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo
tener conto di criteri oggettivi (e cioè, quanto corrisposto (1.4.2014) al saldo. Sempre in via equitativa va risarcito
originariamente per la partecipazione allo spot pubblici- il danno non patrimoniale subito dalla sig. C. per l’abusiva
tario”) (App. Milano, 10 maggio 1996 in Dir. autore, 1996, manipolazione dell’immagine di E.C. e del suo pseudo-
322). Appare, peraltro, condivisibile la considerazione nimo, che il Tribunale reputa congruo determinare in
che il risarcimento vada commisurato non solo all’importo considerazione della durata della diffusività della Con-
che il titolare del diritto e il licenziatario avevano con- dotta in euro 30.000 oltre interessi legali ed alla rivaluta-
cordato in normali condizioni di mercato, bensì nell’im- zione monetaria dalla data dell’evento (28.4.2014) al
porto che avrebbero concordato ad illecito già accertato, saldo.
quando quindi il titolare del diritto - nello scenario (omissis).

Il tatuaggio come elemento costitutivo


dell’immagine della persona
di Gloria Gatti

Il Tribunale di Milano affronta il tema del diritto all’immagine e della sua violazione concludendo che
nel caso in cui una persona abbia scelto di imprimere sul proprio corpo permanentemente dei
tatuaggi, con l’intento di conferire ad essi un’identità specifica per la sua persona, la rimozione
non autorizzata degli stessi su ritratti fotografici in digitale è un atto gravemente abusivo dell’imma-
gine della persona.

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Il caso peraltro, non sorprende, vista la lunga serie di pre-


cedenti concordi e consolidati che hanno elaborato
La sentenza definisce un contenzioso tra una nota
un concetto di immagine meritevole di tutela in
modella e una società produttrice di lingerie che, alla
senso decisamente ampio fino anche a ricompren-
scadenza di un contratto di testimonial che li legava,
dere sotto il mantello del diritto tutelato anche
ha modificato digitalmente gli scatti della campagna
elementi evocativi del personaggio noto, quali ad
pubblicitaria e dei cataloghi che ritraevano il perso-
esempio abbigliamento, trucco o accessori che
naggio, eliminando il volto e cancellando digital-
rimandino immediatamente a quel determinato
mente i tatuaggi che la stessa ha sul corpo,
soggetto. Sempre il Tribunale di Milano, Sez. spe-
continuando ad utilizzarli a fini commerciali. L’at-
cializzata in materia di imprese, con sentenza del 21
trice ha contestato la violazione delle norme sul
gennaio 2014, aveva, infatti, ravvisato la violazione
diritto all’immagine e al ritratto ai sensi dell’art. 10
del diritto all’immagine di Audrey Hepburn in una
c.c. e degli artt. 96 e 97, l. n. 633/1941.
campagna pubblicitaria che aveva come protagoni-
La sua domanda è stata accolta e la stessa ha ottenuto
sta una modella con uno chignon, un little black dress,
anche tutela risarcitoria per il danno non patrimo-
lunghi guanti neri, gioielli vistosi e occhiali neri, in
niale subito per l’abusiva elaborazione dell’immagine
quanto elementi che evocavano inconfondibil-
“manipolata fino a poter essere utilizzata come “mero
mente la protagonista di Colazione da Tiffany (2).
supporto tecnico”.
Alla stessa conclusione era giunta la Pretura di
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l’eliminazione di
Roma (3) per l’utilizzo dello zucchetto di lana grossa
quelle caratteristiche impresse permanentemente sul
e degli occhialini a binocolo in una campagna pub-
corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di
blicitaria, poiché oggetti caratteristici e distintivi
conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’i-
della persona del cantante Lucio Dalla e che lo
dentità specifica ed unica, costituiscono un atto
identificavano precisamente. E ancora prima la
gravemente abusivo dell’immagine della “persona”;
Corte di cassazione aveva ritenuto sussistente la
tali manipolazioni, non solo appaiono maldestri ten-
violazione dell’immagine dell’attore Totò in una
tativi di non incorrere nella violazione dei limiti
pubblicità della Sperlari che aveva realizzato una
imposti con il contratto all’uso delle fotografie rea-
scatola di cioccolatini chiamata Totò con una sorta
lizzate, ma hanno prodotto l’effetto, come afferma la
di caricatura dell’attore nel packaging (4).
difesa dell’attrice, di “mercificare” la persona della
Ma il tatuaggio è un’“opera artistica” (5).
signora trattata “alla stregua di un manichino”, rico-
noscendo quindi al tatuaggio la natura di elemento “Il corpo è un luogo che si estende ben oltre la
costitutivo dell’immagine della persona. propria contingenza; il corpo è un paesaggio
“Sembra un paradosso, ma è proprio nell’epoca delle dove si consumano le istanze di affermazione
‘scelte a tempo’ che il tatuaggio si impone come il individuale, la lotta politica, la tematica ideolo-
simbolo del ‘per sempre’. Cambia la relazione tra gica. Il corpo è la messa in scena di sé stesso, e si
corpo e identità, al punto che la pelle diventa un distingue attraverso un sistema complesso di
diario di vita” (1). La decisione del Tribunale appare segni estetizzanti: come i tatuaggi, che coprono
assolutamente condivisibile perché con il tatuaggio ed esaltano la nudità rendendola unica” (6).
la persona trasforma in maniera permanente il pro- E quale forma d’arte anche i tatuaggi godono della
prio corpo e così la percezione dell’immagine di sé tutela di cui all’art. 1 l.d.a. che protegge “le opere
che vuole esprimere verso il mondo esterno e la dell’ingegno di carattere creativo che appartengono
rielaborazione non autorizzata delle immagini con alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’ar-
eliminazione dei segni distintivi della sua persona- chitettura, al teatro, ed alla cinematografia, qualun-
lità è tale da svilire la persona. La pronuncia, que ne sia il modo o la forma di espressione”.

(1) F. Occhetta, Il tatuaggio nella cultura contemporanea, in La (3) Pret. Roma 18 aprile 1984.
Civiltà Cattolica, 2015, 4, 157-165. (4) Cass. 12 marzo 1997, n. 2223.
(2) In una recente pronuncia il Tribunale di Torino, con sent. n. (5) La Convenzione di Berna 1886 modificata nel 1971 e ratifi-
940/2019 del 27 febbraio 2019 in una causa promossa contro una cata in Italia con l. 20 giugno 1978, n. 399 definisce “opera
società che aveva realizzato e commercializzato, delle magliette artistica” “ogni produzione del dominio artistico... qualunque sia
con il ritratto di Audrey Hepburn ricoperta di tatuaggi ha ricono- il modo o la forma d’espressione” (art. 2.1).
sciuto addirittura sussistente la responsabilità extracontrattuale (6) Definizione del Corpo Glorioso nelle parole dello storico
derivante dall’annacquamento dell’immagine per la perdita di dell’arte Achille Bonito Oliva, in occasione della mostra “L’Asino
valore commerciale della stessa, ritenendo che i tatuaggi fossero e la Zebra. Origini e tendenze del tatuaggio contemporaneo”.
lesivi del decoro dell’icona di stile.

510 Il Diritto industriale 5/2019


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In Italia non si ravvisano precedenti pubblicati in Tyson contro Warner Bros. Entertainment Inc. (10)
materia, ma vi è una giurisprudenza straniera per la riproduzione non autorizzata del tatuaggio
significativa. maori che Mike Tyson ha sul volto sul viso dell’attore
I tatuaggi non sono altro che dei disegni e delle Ed Helm nel film The Hangover 2. Più di recente la
pitture sulla pelle e per questo la giurisprudenza Corte Distrettuale di New York (11) ha affrontato il
francese ha stabilito che i “tatuaggi (...) sono opere caso Solid Oak Sketches, LLC, titolare dei diritti sui
originali eseguite dalla mano (quella del tatuatore), tatuaggi di cinque atleti dell’NBA, tra cui Le Bron
secondo un disegno personale e un’esecuzione, e che James che aveva citato per violazione del copyright i
presentano una parte della creazione artistica” (7). produttori di videogames 2K Games, Inc. e Take-Two
Per contro la Corte d’appello di Parigi (8) ha stabilito Interactive Software che hanno realizzato un video-
che i diritti sul tatuaggio che Johnny Halliday aveva gioco che riproduce fedelmente il campionato e i suoi
sul braccio e che raffigurava una testa d’aquila con giocatori con tanto di tatuaggi.
sopra una piuma sono di proprietà di Jean-Philippe Il caso è ancora sub iudice e le società convenute
Daures, alias “Santiag”, il tatuatore che aveva realiz- invocano la scriminante del de minimis non curat lex
zato l’opera e registrato come marchio il disegno e del fair use.
all’INPI. A far tempo dagli anni ’50 l’arte contemporanea, ha
Nel caso deciso, in cui Poligram e Western Passion iniziato ad occuparsi del corpo umano come forma
avevano commercializzato un catalogo di prodotti su d’arte anche se la prima opera di Body Art è consi-
cui appariva anche il tatuaggio, la Corte ha statuito derata “Tonsure” di Marcel Duchamp, in cui l’artista
che il disegno di Jean-Philippe Daures, tatuato sul dada è stato ritratto nel 1919 da Man Ray con una
braccio destro di Johnny Hallyday, sia certamente un tonsura a forma di stella.
attributo della personalità del cantante e che sarebbe, Nella Body Art gli artisti creano arte con i corpi,
quindi, possibile per Polygram sfruttare, con l’ac- usano delle donne come pennelli (12) o concepi-
cordo di Johnny Hallyday, le fotografie di quest’ul- scono il loro corpo (13) o parti dello stesso come
timo che contengano l’immagine del braccio e del materiale creativo (14), mettono in scena ed espon-
tatuaggio perché il tatuaggio sarebbe visibile “neces- gono corpi di persone viventi (15), i cosiddetti
sariamente ma accessoriamente”; ma che l’immagine tableau vivants, oppure corpi morti (16). L’artista
del solo tatuaggio non poteva essere utilizzata sepa- può fare del proprio corpo il supporto di un’opera
ratamente da quella del cantante senza il consenso usandola proprio come se fosse una tela o una tavola.
del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. L’utilizzo da parte dell’artista del proprio corpo o di
Il caso è emblematico di come l’arte del tatuaggio si quello di un’altra persona (17) o di un animale (18)
collochi in una terra di mezzo dove convivono diritti come supporto o materiale di creazione solleva que-
di proprietà intellettuale e diritti della personalità stioni riguardo ai principi dell’ordine pubblico della
limitandosi vicendevolmente. dignità della persona umana e del rispetto per il corpo
Negli Stati Uniti nel 2012 Rick Genest, meglio umano di cui all’art. 5 c.c., ma le creazioni artistiche
conosciuto come Zombie Boy raggiunse una transa- sono tutelate della libertà di espressione garantita
zione con la Twentieth Century Fox Television, dall’art. 10 della CEDU. La libertà di creazione e il
produttrice di FX’s American Horror Story, per vio- diritto all’autonomia personale sanciti dalla Corte
lazione del copyright sui suoi tatuaggi struttati ille- europea dei diritti dell’uomo autorizzano la Body Art.
gittimamente e senza il suo consenso (9). L’opera Tim 2006-2008 (pelle tatuata) di Wim Del-
Con un altro accordo transattivo nel 2011 è stata voye è un tatuaggio realizzato sulla schiena di un
chiusa la vertenza promossa dal tatuatore di Mike ragazzo che si chiama Tim Steiner da Matt Powers

(7) CAA Paris, 7e, 26 novembre 2010, n. 09PA01836, Mlle (14) Andrea Serrano, Pist Christ, 1987. La merda d’artista di
Corinne A. e in senso conforme CAA Paris, 2e, 1 febbraio 2012, n. Piero Manzoni, invece, nonostante il nome contiene gesso.
10PA02521, M. Cyril A. (15) V. Vanessa Beecroft: www.vanessabeecroft.com.
(8) CA Paris, 3 juillet 1998, n. 97/00183, Sté Polygram c/Daures. (16) Gunther von Hagens, Body worlds, ossia corpi di cadaveri
(9) http://www.thefashionlaw.com/home/rico-the-zombie-set plastilinati.
tles-over-copied-tattoos. (17) Santiango Sierra, Línea de 160 cm tatuada sobre 4 perso-
(10) https://assets.documentcloud.org/documents/96500/2011 nas 2000.
0521tattoocomplaint.pdf. (18) Wim Delvoye, art Farm, LV MADONNA, 2007 tatoed
(11) https://casetext.com/case/solid-oak-sketches-llc-v-2k-gam pigskin on plyester mould, in https://wimdelvoye.be/work/art-
es-inc-1. farm/tattooed-pigs-1/; Damien Hirs, A Thousand Years, 1990 e
(12) Yves Klein, Anthropometries, 1960. The physical impossibility of death in the mind of someone living
(13) Piero Manzoni, Sculture Viventi, 1960. (1991), volgarmente noto come “lo squalo da 12 milioni di dollari”
grazie all’omonimo libro di Donald Thompson.

Il Diritto industriale 5/2019 511


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(esecutore per Wim Delvoye) è stata venduta alla Tatoué) nel 1968. La pellicola aveva per protagonista
collezione Reinking di Amburgo e alla morte di Tim un mercante d’arte che incontrava un legionario che
la sua schiena entrerà nel possesso del collezionista aveva tatuato sulla schiena un autentico Modigliani e
che è già proprietario dell’opera e verrà plastilinata lo convinceva a vendergli la sua pelle dopo la morte,
con lo stesso procedimento che Delvoye usa per pagandolo in vita con un castello.
imbalsamare i suoi maiali. Nel frattempo Tim è Il caso di Tim, dimostra, però, che la convinzione che
un’opera d’arte vivente e viene “esposto” nei più il tatuaggio sia una forma d’arte effimera (19) per
importanti musei del mondo. eccellenza, perché destinata normalmente a perire
La sua storia però, non è così originale: un caso simile con il corpo su cui è impresso, può avere delle
era stata raccontato nel film “Nemici per la pelle” (Le eccezioni.

(19) Opere destinate a distruggersi per decadimento sponta- Damien Hirst, il “Monumento minimo” fatto di ghiaccio di Néle
neo come “Il fiato d’artista” di Piero Manzoni, la “Mille anni” di Azevedo, la “Apple” di Yoko Ono.

512 Il Diritto industriale 5/2019


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Tutela del know-how

La tutela del know-how,


delle informazioni e dei segreti
commerciali fra novità normative,
teoria e prassi
di Dario Mastrelia (*)

La tutela dei beni immateriali (registrati e non), soprattutto oggi, nell’era del mercato globalizzato (e
“internazionalmente competitivo”), è una attività d’importanza primaria (e strategica) nella gestione
degli asset (immateriali) d’impresa. Sotto l’egida del d.lgs. n. 63/2018 è stata ampliata la tutela del
know-how, delle informazioni e dei segreti commerciali delle imprese. Tuttavia l’analisi di alcuni casi
giurisprudenziali ha messo in luce la difficoltà dell’attore nel fornire prova (in giudizio) della violazione
di know-how e dei segreti commerciali. Sarà quindi molto importante fornire prova della sussistenza
dei requisiti indicati nella normativa vigente in materia di know-how, informazioni e segreti commer-
ciali. In particolare, si dovrà prestare particolare attenzione alla circostanza che i requisiti indicati nella
normativa vigente sussistano già ex ante rispetto ad un eventuale giudizio. Il presente contributo
analizza le novità normative, (alcuni recenti) casi giurisprudenziali, (la normativa nella prospettiva di)
diritto comparato e alcune riflessioni della dottrina attinenti ai temi in rassegna, al fine di fornire al
lettore uno strumento utile per una migliore comprensione giuridico-normativa di know-how, infor-
mazioni e segreti commerciali.

1. Sulla nozione di know-how, informazioni In particolare, secondo quanto ivi indicato, per know-
commerciali riservate e segreti how si intende “un patrimonio di conoscenze pratiche
commerciali non brevettate derivanti da esperienze e da prove
La nozione di know-how, a ben vedere, non è nuova nei eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto,
testi normativi nazionali. Una sua definizione (abba- sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-
stanza precisa e dettagliata) si trova già nella legge 6 how, considerato come complesso di nozioni o nella
maggio 2004, n. 129 “Norme per la disciplina dell’affi- precisa configurazione e composizione dei suoi ele-
liazione commerciale” (1). menti, non è generalmente noto né facilmente

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla commercializzare determinati beni o servizi”. Sulla causa del
valutazione di un referee. contratto di affiliazione, ex plurimis, G. Cassano (a cura di), I singoli
(1) Negli accordi di affiliazione commerciale, il trasferimento di Contratti, Parte terza - Contratti di distribuzione par. XII - Contratto
diritti di proprietà industriale (fra cui il trasferimento di know how) di franchising, Padova, 2010. Sulla causa dei contratti in generale,
rappresentano la causa (o meglio una delle funzioni) di tale tipo- ex plurimis, M.C. Diener, Il contratto in generale - Manuale e
logia contrattuale - cfr. art. 1, comma 1), l. n. 129/2004 “norme per applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano,
la disciplina dell’affiliazione commerciale” in cui è specificato che: 2012, 316 ss.: “la causa (..) viene definita come la funzione
“L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque economico sociale che il contratto obiettivamente persegue e
denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuri- che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini; è cioè lo scopo obiettivo
dicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la del contratto, autonomo rispetto allo scopo individuale che le parti
disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di intendono perseguire”. Nella prassi sarà l’affiliante a descrivere in
proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denomina- maniera dettagliata e specifica cosa debba intendersi per know-
zioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di how (e quindi per conoscenze “segrete, sostanziali, individuate”)
autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e nell’accordo di affiliazione commerciale. Sulla tutela del know-
commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una how si segnala inoltre AA.VV., La tutela del know-how: diritto
pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di industriale, del lavoro penale e responsabilità civile, Milano, 2012.

Il Diritto industriale 5/2019 513


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accessibile; per sostanziale, che il know-how com- Il know-how è l’apice della conoscenza scientifico-
prende conoscenze indispensabili all’affiliato per industriale: è il saper fare o saper realizzare un bene o
l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’or- un servizio in un determinato modo o in una deter-
ganizzazione dei beni o servizi contrattuali; per indi- minata maniera. Se il know-how è custodito in regime
viduato, che il know-how deve essere descritto in di segreto rappresenta sia una conoscenza tecnica sia
modo sufficientemente esauriente, tale da consentire un segreto commerciale (come ad esempio i casi delle
di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di “ricette segrete” nel settore della ristorazione - si
sostanzialità” (2) – v. art. 1 comma 3 lettera a) l. 6 pensi ad es. alla ricetta segreta del pollo fritto KFC
maggio 2004, n. 129. ovvero alle salse McDonald’s - ovvero alle “formule
Il Codice della proprietà industriale, poi, all’art. 98 segrete” delle bevande fra cui il “classico esempio”
c.p.i. - novellato dal recente d.lgs. n. 63/2018 - della formula segreta della Coca Cola o di alcuni
specifica che per segreti commerciali si intendono liquori). Il know-how è quindi una sorta di “ricetta”
le informazioni aziendali e le esperienze tecnico- o “libretto di istruzioni” per produrre un bene o
industriali, comprese quelle commerciali che: i) realizzare un servizio in un determinato modo o in
non siano generalmente note o facilmente accessi- una determinata maniera.
bili (requisito della segretezza); ii) abbiano un valore Il segreto commerciale è una conoscenza esclusiva
economico (requisito della valutazione commer- che consente di realizzare un bene o fornire un servi-
ciale); iii) siano sottoposte a misure tali da mante- zio in maniera diversa o con modalità differenti
nerle segrete (requisito della protezione dei segreti rispetto ad altri concorrenti (ad esempio utilizzando
commerciali) (3). una formula, una procedura o una tecnica diversa per
Sul profilo semantico potremmo chiederci se know- produrre un bene ovvero utilizzare una diversa moda-
how, informazioni e segreti commerciali identifi- lità o una diversa tecnica per realizzare un servizio).
chino uno stesso oggetto ovvero se - nell’ambito Le informazioni commerciali invece riguardano mag-
della macro area identificabile come “le conoscenze giormente l’aspetto commerciale e la commercializ-
di una impresa” - vi siano differenze. zazione di un bene (o di un servizio) e meno la sua
Si può sostenere che il know-how (esclusivo) è produzione/realizzazione.
una conoscenza tecnica. Riguarda cioè cono- In altre parole con il know-how si hanno le cono-
scenze relative alle caratteristiche di un prodotto scenze per fare qualcosa (creare un bene ovvero
o di un processo industriale o di un servizio. Il offrire un servizio); con il segreto commerciale si
know-how, in quanto conoscenza tecnica, implica hanno conoscenze esclusive nella fase di realizzazione
- ontologicamente - un vantaggio sul profilo industriale o della fornitura di un servizio; con le
(ovvero su più profili fra cui quello) tecnico, informazioni commerciali si hanno nozioni utili per
industriale, commerciale, concorrenziale, econo- la commercializzazione di un bene o di un servizio
mico. In altre parole il know-how potrebbe essere (ma non essenziali sul profilo industriale).
definito come conoscenza tecnica-industriale con- Le diverse definizioni di know-how, segreti e informa-
naturata da un intrinseco valore economico- zioni commerciali hanno un comun denominatore -
commerciale. ossia le conoscenze. Conoscenze che possono essere
Una informazione commerciale riguarda invece l’or- scientifiche, tecniche, industriali, commerciali
ganizzazione commerciale di una impresa, i suoi rap- ovvero tutte quelle conoscenze necessarie a produrre
porti con i fornitori e la clientela, le modalità di un bene o fornire un servizio. L’importanza dei beni
fissazione dei prezzi, ecc. (4). Le informazioni com- immateriali summenzionati è rapportata al livello di
merciali possono rappresentare un vantaggio com- importanza della segretezza degli stessi. Segretezza
merciale-organizzativo qualora esse siano custodite che è quindi d’importanza direttamente proporzio-
in regime di segreto ed abbiano un intrinseco valore nale al valore esclusivo che distingue beni o servizi.
economico. Al crescere dell’importanza della segretezza di una

(2) Per approfondimenti sul contratto di franchising e (sulla Proprietà industriale, intellettuale, IT, Milano, 2017; Scuffi - Fran-
tutela e valorizzazione del know-how nell’affiliazione commer- zosi, Diritto industriale italiano, Padova, 2014, 915 ss.
ciale) ex plurimis, A. Frignani, Il contratto di franchising: orienta- (4) Una differente classificazione è stata proposta da S. Magelli
menti giurisprudenziali prima e dopo la legge 129 del 2004, che ha analizzato l’espressione segreto industriale con riferi-
Milano, 2012. mento al segreto tecnico ed al segreto commerciale. Cfr. S.
(3) Per un commento alla precedente versione dell’art. 98 c.p.i. Magelli, Il know-how nell’esperienza giurisprudenziale italiana
cfr. A. Vanzetti, Codice proprietà industriale, par. artt. 98-99 c.p.i., tra esclusiva e concorrenza sleale, in questa Rivista, 2016, 2, 189.
1101, Milano, 2013; cfr. inoltre ex plurimis Trevisan - Cuonzo,

514 Il Diritto industriale 5/2019


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formula, di un metodo o di una procedura, cresce il le informazioni ed i segreti commerciali delle imprese
valore del segreto industriale. Sull’importanza della saranno tutelati con una più ampia protezione.
segretezza delle informazioni e del know-how si sof- Le novità introdotte si innestano in disposizioni
ferma anche il primo considerando della Direttiva normative già vigenti e modificano, sostanzial-
UE 2016/943 in cui i segreti industriali sono definiti mente, il Codice della proprietà industriale (d.
“prezioso patrimonio di know-how e di informazioni lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) ed in misura minore
commerciali non divulgato e destinato a rimanere il codice penale.
riservato”. Sarà pertanto necessario prestare una par- In particolare, la novella riformula gli artt. 1, 2, 98,
ticolare attenzione all’adozione di misure idonee alla 99, 126 c.p.i., ed aggiunge gli artt. 121 ter c.p.i.
segretezza del know-how, delle informazioni e dei (rubricato “Tutela della riservatezza dei segreti com-
segreti commerciali per poterne sfruttare il loro merciali nel corso dei procedimenti giudiziari”); art.
valore commerciale in via esclusiva nonché (come 124 comma 6 bis, ter e quater; art. 132, comma 5 bis, ter
vedremo nel prosieguo del presente articolo) poterne e quater alle norme del codice della proprietà indu-
rivendicare tutela in caso di violazione illecita. striale. Inoltre il d.lgs. n. 63/2018 ha modificato
anche le disposizioni vigenti nel codice penale e
2. Quadro normativo sul know-how, nello specifico gli artt. 388 (Mancata esecuzione
informazioni commerciali riservate dolosa di un provvedimento del giudice) e 623 (Rive-
e segreti commerciali lazione di segreti scientifici o commerciali).
La tutela dei beni immateriali (registrati e non) (5),
soprattutto oggi, nell’era del mercato globalizzato (e 3. Le intervenute modifiche al Codice
“internazionalmente competitivo”) - è una attività di proprietà industriale
d’importanza primaria (e strategica) nella gestione Il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 ha apportato alcune
degli asset (immateriali) d’impresa. modifiche al codice della proprietà industriale: agli
Considerata l’importanza di tali beni, il legislatore artt. 1 e 2 c.p.i. sono state apportate solo minime
europeo ed i Paesi dell’Unione europea hanno intro- modifiche, per lo più terminologiche, e le parole
dotto (più o meno di recente) alcune novità norma- “informazioni aziendali riservate” sono state sosti-
tive per rafforzare la tutela del know-how, dei segreti tuite da “segreti commerciali”.
commerciali e delle informazioni commerciali riser- Più ampie modifiche, invece, sono state effettuate
vate. Per gli effetti le imprese potranno beneficiare di alla VII Rubrica del Codice di proprietà Industriale
misure di protezione più ampie per la salvaguardia di (novellata dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 11 maggio
tali beni. 2018, n. 63): la precedente rubrica “Informazioni
Il riferimento alla “recente” normativa europea aziendali riservate” è stata sostituita da “Segreti com-
attiene, in particolare, alla direttiva UE 2016/943 merciali” (artt. 98 e 99 (7) c.p.i.).
del Parlamento europeo e del Consiglio “sulla prote- In particolare il novellato art. 98 c.p.i. specifica che
zione del know-how riservato e delle informazioni per segreti commerciali si intendono le informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro aziendali e le esperienze tecnico-industriali, com-
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illecita”. prese quelle commerciali, soggette al legittimo con-
Tale direttiva indica(va) agli Stati membri della trollo del detentore. Lo stesso articolo specifica poi
UE il termine del 9 giugno 2018 per conformarsi a che, tali informazioni risultano segrete se: “1) gli
quanto ivi indicato (6). elementi e/o le parti delle informazioni nel loro
L’Italia - in attuazione della summenzionata direttiva - insieme o nella loro combinazione o in una loro
ha emanato il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (pubblicato determinata configurazione non siano generalmente
sulla G.U. del 7 giugno 2018 e vigente dal 22 giugno note o facilmente accessibili agli esperti ed agli ope-
2018). Sotto l’egida del d.lgs. n. 63/2018, il know-how, ratori del settore; 2) abbiano valore economico; 3)

(5) Secondo quanto indicato al considerando 2, Dir. UE 2016/ mercato. Le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore
943: “Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribui- anche maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande
scono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre affidamento”.
forme di diritto di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza (6) V. art. 19, Dir. UE 2016/943.
come strumento di competitività commerciale e di gestione del- (7) In particolare cfr. art. 2, comma 4, c.p.i. invece per quanto
l’innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un’ampia attiene agli artt. 98 e 99 la Sezione VII attualmente è denominata
gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tec- Segreti commerciali - Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, d.lgs.
nologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui 11 maggio 2018, n. 63. Precedentemente la rubrica era denomi-
clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di nata: “Informazioni segrete”.

Il Diritto industriale 5/2019 515


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siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevol- rivelava illecitamente. Tale comma sembra attri-
mente adeguate a mantenerle segrete”. buire una forte protezione ai detentori di segreti
I tre requisiti summenzionati - come vedremo - sono commerciali. Chiunque acquista un segreto commer-
molto importanti, anche perché (come accennato) ciale dovrà esperire opportuni accertamenti (una
sono criteri di valutazione utilizzati spesso dalla giu- sorta di due diligence) sulla liceità dell’acquisto
risprudenza per valutare la violazione (o meno) dei (soprattutto nel caso in cui l’acquisizione, utilizza-
segreti commerciali. Fornire prova della sussistenza di zione o rivelazione dei segreti commerciali derivi da
tali requisiti ex ante rispetto all’azione giudiziale sem- un ex dipendente di una società che utilizza(va) tali
bra essere “il segreto” per ottenere tutela (giudiziale) segreti o da persone ad esso affini).
dei segreti commerciali. L’art. 99, comma 1 ter, rafforza, poi, quanto previsto al
L’art. 98 c.p.i. specifica che il requisito della segre- precedente comma ed aggiunge che costituisce ille-
tezza deve sussistere sia per gli esperti del settore sia cito anche la produzione, l’offerta e la commercia-
per gli operatori del settore. L’uso di due diversi lizzazione di merci prodotte da parte di chiunque
parametri professionali “operatori del settore” avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che
(ossia figura professionale mediamente informata su tali segreti commerciali erano stati utilizzati illecita-
una determinata materia) ed “esperti del settore” mente. L’uso del know-how e dei segreti altrui è quindi
(ossia figure professionali molto informate su una proibito ad ogni livello della catena di mercato: dalla
materia) implica che una determinata nozione tec- produzione di beni (o fornitura servizi) alla commer-
nico-scientifica per essere qualificabile come segreto cializzazione (e quindi anche nelle fasi di
commerciale dovrà essere una conoscenza “quasi distribuzione).
esclusiva” dell’impresa detentrice (ossia una cono- L’art. 99, comma 1 quater infine prevede che i diritti e
scenza non generalmente nota nè facilmente acces- le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai
sibile anche agli esperti del settore). commi 1, 1 bis e 1 ter dell’art. 99 si prescrivono in
Inoltre la tutela di un segreto commerciale è collegata cinque anni.
al suo ontologico valore economico: la valutazione
risarcitoria sarà parametrata al suo valore commer- 3.1 Modifiche al Capo III “Tutela giurisdizionale
ciale (che dovrà essere dimostrato ovvero indicato in dei diritti di proprietà industriale”
termini di previsioni economiche e quindi valutato Per quanto attiene alle disposizioni per la tutela della
in via equitativa). Infine per quanto attiene alle riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei
misure preventive, sarà necessario custodire i segreti procedimenti giudiziari, dopo l’art. 121 bis c.p.i., è
commerciali negli ambienti di lavoro con misure stato inserito l’art. 121 ter, rubricato “Tutela della
idonee a mantenere segrete alcune informazioni riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei
scientifiche, industriali, commerciali: sarà quindi procedimenti giudiziari”.
necessario proteggere i segreti con chiave ovvero L’art. 121 ter c.p.i. dispone che nel corso di procedi-
con altre misure idonee - quali ad esempio protezioni menti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizza-
tecnologiche che limitano la divulgazione delle zione o alla rivelazione illecita dei segreti
informazioni all’esterno, ecc. commerciali il giudice può vietare a chiunque l’uti-
Successivamente, l’art. 99, comma 1, c.p.i. stabilisce lizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto
che (ferma la disciplina della concorrenza sleale) il del procedimento che ritenga riservati. Il provvedi-
legittimo detentore dei segreti ha diritto di vietare a mento di divieto è pronunciato su istanza di parte e
terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo mantiene efficacia anche successivamente alla con-
abusivo tali segreti salvo che non siano stati cono- clusione del procedimento nel corso del quale è stato
sciuti dal terzo in modo indipendente dal terzo (ed emesso. Tuttavia il provvedimento perde efficacia se,
ovviamente salvo proprio consenso). All’art. 99 sono con sentenza passata in giudicato, è accertato che i
stati poi aggiunti i commi 1 bis, ter e quater. segreti commerciali oggetto di causa erano: privi dei
L’art. 99, comma 1 bis, c.p.i. specifica che l’acquisi- requisiti di cui all’art. 98 c.p.i.; generalmente noti o
zione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti com- facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del
merciali si considerano illecite anche quando il settore.
soggetto, era a conoscenza o, secondo le circostanze, Inoltre, nei procedimenti giudiziari, il giudice, su
avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i istanza di parte, può adottare ulteriori provvedimenti
segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente idonei a tutelare i segreti commerciali. Con un prov-
o indirettamente da un terzo che li utilizzava o vedimento il giudice indica le parti della sentenza che

516 Il Diritto industriale 5/2019


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il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto l’identificazione di una persona fisica, il giudice con-
del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti e può sidera se la pubblicazione di tali informazioni sia
far apporre una annotazione dalla quale risulti il giustificata anche in considerazione degli eventuali
divieto per le parti di diffondere il provvedimento danni che la misura può provocare alla vita privata e
in versione integrale. alla reputazione del medesimo autore.
Successivamente, l’art. 124, comma 6 bis, c.p.i. spe- Nella pubblicazione di una sentenza relativa ai segreti
cifica che il giudice nel disporre le misure previste per commerciali si dovrà quindi prestare particolare
la tutela dei segreti commerciali considera le circo- attenzione alla tutela dei segreti commerciali ed
stanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le (eventualmente) alla riservatezza dell’autore della
altre caratteristiche specifiche dei segreti commer- violazione dei segreti commerciali.
ciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per All’art. 132 c.p.i., dopo il comma 5, è stato aggiunto il
proteggere i segreti commerciali; c) la condotta del- comma 5 bis, secondo il quale il giudice può, su istanza
l’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o di parte, in alternativa all’applicazione delle misure
rivelare i segreti commerciali; d) l’impatto dell’uti- cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare
lizzazione o della rivelazione illecite dei segreti com- ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea
merciali; e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni
che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe subiti dal legittimo detentore (istituto che rievoca
avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) per alcuni aspetti le licenze obbligatorie). A tale
l’interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela facoltà si aggiunge - tuttavia - il divieto di divulga-
dei diritti fondamentali. zione dei predetti segreti commerciali a terzi.
L’art. 124, comma 6 ter prevede che il giudice ha Dispone poi l’art. 132, comma 5 ter che nel provve-
facoltà di disporre, su istanza della parte interessata, dere sulle domande cautelari in materia di acquisi-
in alternativa alle misure di “oscuramento” dei zione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti
segreti, un indennizzo. Tuttavia, aggiunge l’art. commerciali il giudice considera le circostanze di cui
124, comma 6 quater, l’indennizzo non può superare all’art. 124, comma 6 bis.
l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante Infine l’art. 132, comma 5 quater specifica che se le
avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti misure cautelari adottate a tutela dei segreti commer-
commerciali. ciali di cui all’art. 98 divengono inefficaci, per man-
Ulteriori modifiche sono state effettuate all’art. 126 cato inizio del giudizio di merito nel termine
c.p.i. rubricato “Pubblicazione della sentenza”. L’or- perentorio ovvero perdono efficacia a causa di un’a-
dine del giudice di pubblicare integralmente o nella zione o di un’omissione del ricorrente, ovvero se
sola parte dispositiva l’ordinanza cautelare o la sen- viene successivamente accertato che l’acquisizione,
tenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà l’utilizzo o la rivelazione illecita dei predetti segreti
industriale, in uno o più giornali a spese del soccom- commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a
bente dovrà rispettare le misure idonee a garantire la risarcire il danno cagionato dalle misure adottate (8).
tutela della riservatezza dei segreti commerciali. Per quanto attiene alle modifiche apportate al codice
L’art. 126, comma 1 bis, poi, aggiunge che il giudice, penale, si segnala l’intercorsa modifica all’art. 388 c.p.
considera le circostanze del caso concreto e, in parti- in materia di mancata esecuzione dolosa di un prov-
colare: a) il valore dei segreti commerciali; b) la vedimento del giudice ed all’art. 623 c.p. in materia di
condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, rivelazione di segreti scientifici o industriali.
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; c) l’impatto
dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei 4. La tutela del know-how in prospettiva
segreti commerciali; d) il pericolo di ulteriore utiliz- internazionale e comparata. TRIPS
zazione o rivelazione illecita dei segreti commerciali Agreement e reg. (UE) n. 316/2014
da parte dell’autore della violazione. Anche nei TRIPS Agreement (9) è prevista - inter alia -
Ed inoltre il comma 1 ter dell’art. 126 c.p.i. prevede una tutela per i segreti commerciali. La tutela accor-
che se le informazioni sull’autore della violazione (dei data dall’art. 39.2 dei TRIPS Agreement ai segreti
segreti industriali) siano tali da consentire commerciali presenta alcune analogie con la novella

(8) Per una più ampia disamina delle modifiche apportate dal d. (9) Sul tema TRIPS agreement - con rinvii al know-how cfr., ex
lgs. 11 maggio 2018, n. 63 cfr. C. Galli (a cura di), Prima lettura plurimis, C. Riffel, Protection against unfair competition in the
sistematica delle novità introdotte dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. WTO TRIPS agreement, Leiden, 2016; R.C. Dreyfus - K.J. Strand-
63, Milano, 2018. burg, The law and Theory of trade secrecy: a Handbook of

Il Diritto industriale 5/2019 517


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normativa introdotta nel nostro ordinamento dal d. 4.1 Normativa statunitense sui segreti
lgs. n. 63/2018 (novità introdotta per conformarsi alla commerciali: UTSA e DTSA
dir. UE 2016/943). Per quanto attiene alla nozione di segreti commer-
In particolare, l’art. 39.2 dell’accordo TRIPS prevede ciali nella normativa statunitense, fino al 2016 si
che alle informazioni riservate - segreti commerciali o poteva far riferimento all’Uniform Trade Secret
know-how - debba essere accordata una tutela (a Act (UTSA) pubblicato nel 1979 ed emendato nel
livello internazionale). Tale tutela riguarda le infor- 1985 per uniformare la disciplina dei segreti com-
mazioni confidenziali, che abbiano un valore com- merciali fra i vari Stati americani. L’UTSA fu adot-
merciale in quanto segrete e per le quali siano state tato da 48 Stati americani (incluso Washington D.
adottate misure di protezione idonee a mantenerle C.) oltre Porto Rico. In tale atto, alla sezione 1
segrete. Tale articolo non prevede che le informa- comma 4 viene specificato (dettagliatamente) cosa
zioni riservate siano trattate alla stregua di un diritto si intende per “segreto commerciale”, ossia: “un’in-
di proprietà, ma, tuttavia, richiede che una persona formazione che include una formula, un modello, una
legalmente incaricata alla tutela di tali informazioni compilazione (ovvero una lista) (11), un programma,
debba impedire a terzi la divulgazione, l’acquisizione un dispositivo, un metodo, una tecnica o un processo
o l’uso senza il suo consenso e in modo contrario agli che: i) abbia un valore economico, effettivo o poten-
usi commerciali leali (testo originale dell’art. 39.2 ziale, indipendentemente dal fatto di non essere
TRIPS Agreement in nota) (10). generalmente noto ad (né facilmente reperibili con
I requisiti di segretezza, valore commerciale e prote- mezzi adeguati da) altri soggetti che possano ottenere
zione dei segreti commerciali sono previsti anche nel un valore economico dalla sua divulgazione o dal suo
Regolamento UE sugli accordi di trasferimento di utilizzo, e; ii) sia oggetto di sforzi che, tenuto conto
tecnologia – reg. (UE) n. 316/2014 della Commis- delle circostanze, richiedano - ragionevolmente - di
sione “relativo all’applicazione dell’articolo 101, mantenerne la segretezza” (12).
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’U- Più di recente, nel maggio 2016, sempre al fine di
nione europea a categorie di accordi di trasferimento armonizzare le leggi statali divergenti e di creare
di tecnologia”. In particolare l’art. 1, lett. i) nel un’unica struttura federale per tutelare le informa-
descrivere cosa debba intendersi per know-how - zioni commerciali riservate e per tutelare l’appropria-
specifica che si tratta di “un patrimonio di conoscenze zione indebita di segreti commerciali è stato emanato
pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: i) il Defend Trade Secret Act (DTSA) (13). Il DTSA -
segreto, vale a dire non generalmente noto, né facil- cosi come il precedente UTSA- è stato adottato da 48
mente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire signifi- Stati inclusi Washington D.C., Puerto Rico e Virgin
cativo e utile per la produzione dei prodotti Island - mentre non è stato adottato dagli Stati di
contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto New York e Massachusetts (14).
in modo sufficientemente esauriente, tale da consen- Lo Stato di New York (che non aveva ratificato
tire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di l’UTSA né ha ratificato il DTSA) per accertare e
sostanzialità”. Dalla comparazione fra normativa sanzionare l’uso improprio di segreti commerciali
internazionale e normativa nazionale si può notare fa affidamento invece ad un “trade secret test”
l’importanza della segretezza del know-how. riconoscendo (o meno) la presenza di segreti

contemporary research, Cheltenam, 2011, 186 ss.; si v. anche AA. grossly negligent in failing to know, that such practices were
VV., La tutela del know how - Diritto industriale, del lavoro, penale involved in the acquisition”.
e responsabilità civile, Milano, 2012, 269. (11) Parentesi nostra. Per il testo in lingua originale v. nota
(10) Art. 39.2 TRIPS Agreement: “The TRIPS Agreement requi- seguente.
res undisclosed information - trade secrets or know-how - to (12) “Trade secret” means information, including a formula,
benefit from protection. According to Article 39.2, the protection pattern, compilation, program, device, method, technique, or
must apply to information that is secret, that has commercial value process, that: (i) derives independent economic value, actual or
because it is secret and that has been subject to reasonable steps potential, from not being generally known to, and not being readily
to keep it secret. The Agreement does not require undisclosed ascertainable by proper means by, other persons who can obtain
information to be treated as a form of property, but it does require economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of
that a person lawfully in control of such information must have the efforts that are reasonable under the circumstances to maintain
possibility of preventing it from being disclosed to, acquired by, or its secrecy.
used by others without his or her consent in a manner contrary to (13) AA.VV., Business planning: financing the start up business
honest commercial practices. “Manner contrary to honest com- and venture capital financing, New York, 2018, 393.
mercial practices” includes breach of contract, breach of confi- (14) Per ulteriori ricerche su DTSA ex plurimis, S. Gosh - I.
dence and inducement to breach, as well as the acquisition of Calboli, Exhausting Intellectual Property Rights: A Comparative
undisclosed information by third parties who knew, or were Law and Policy Analysis, Cambridge, 2018, 188.

518 Il Diritto industriale 5/2019


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commerciali in base alla presenza di alcuni “fat- 5.1 Tribunale di Torino 12 novembre 2018, n.
tori” indicati dalla giurisprudenza (si veda ad 5185
esempio il caso Marietta Corp. v. Fairhurst) (15). La sentenza del Tribunale di Torino ha evidenziato
Nello Stato di New York quindi si applica un che per beneficare della tutela indicata agli artt. 98 e
paradigma di pura common law basato esclusiva- 99 c.p.i. è necessario individuare in maniera specifica
mente su quanto indicato nei precedenti casi know-how e informazioni riservate nonché aver adot-
giurisprudenziali (ed in particolare sui fattori tato misure idonee a custodire tali beni immateriali in
menzionati in precedenti casi giurisprudenziali). regime di segreto (requisito della segretezza). Alla luce
Dal confronto fra la normativa statunitense e quella di tale interpretazione, sembra quindi che non sia
europea (ed italiana) si possono evidenziare alcune sufficiente fornire una mera prova del valore commer-
analogie ed alcune differenze. La normativa ameri- ciale delle informazioni riservate o del know-how ma si
cana descrive i segreti commerciali attribuendo dovrà - altresì - dimostrare di aver “custodito in regime
particolare attenzione al valore economico dei di segreto” tali beni immateriali.
segreti ed agli sforzi compiuti dal titolare per otte- In tale caso, le parti contrapposte erano la società X
nere i segreti (la tutela quindi è incentrata sull’atti- (attrice), da un lato - la società Y ed alcuni ex dipen-
vità di “ricerca” per l’ottenimento dei segreti e sul denti della società X (convenuti), dall’altro. L’attrice ha
loro valore commerciale) senza far riferimento alle chiesto, inter alia, di accertare e dichiarare la responsa-
misure di protezione dei segreti. In Europa (ed in bilità dei convenuti per le attività di sottrazione,
Italia) - si presta attenzione al fatto che le informa- divulgazione e utilizzazione di informazioni aziendali
zioni: “non debbano essere generalmente note o riservate (comportamenti ritenuti concorrenza sleale ai
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. e violazione di informazioni
del settore; abbiano valore economico; siano sotto- confidenziali ex artt. 98 e 99 c.p.i., nonché illecito
poste a misure da ritenersi ragionevolmente ade- generico ex art. 2043 c.c.); di inibire a tutti i convenuti
guate a mantenerle segrete”. Sia in Europa sia in la prosecuzione degli illeciti ed in particolare l’utilizzo di
Italia è richiesto un onere in più per la tutela dei informazioni aziendali dell’attrice, in qualsivoglia forma
segreti – si richiede, cioè, che i segreti commerciali e modo, disponendone in ogni caso la distruzione.
debbano essere protetti in seno alle aziende deten- Nelle motivazioni della sentenza è stato evidenziato
trici ed essere custoditi, in particolare, con misure che la produzione documentale e la perizia di parte
“ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”. allegate alla citazione non hanno precisato l’oggetto
Ne consegue che in caso di violazione di segreti dei diritti di proprietà industriale dell’attrice sulle
commerciali su scala internazionale - date le diffe- informazioni asseritamente riservate e che la stessa
renze normative - una società detentrice di segreti abbia omesso di specificare il contenuto e il valore
potrebbe ottenere (con più facilità) tutela nel aggiunto delle informazioni riservate.
sistema giuridico statunitense (dato che nel sistema Secondo l’interpretazione del Tribunale di Torino,
americano sono richiesti diversi requisiti di prote- la mancata individuazione delle informazioni riser-
zione) ed avere - viceversa - qualche difficoltà in più vate e “asseritamente” sottratte esclude già di per sé
per ottenere tutela nel sistema giuridico europeo o la configurabilità dell’illecito lamentato dall’at-
italiano. trice, ex artt. 98 e 99 c.p.i. In particolare la richiesta
di parte attrice non ha trovato accoglimento in
5. Alcune recenti sentenze su know-how, quanto non è stata dimostrata la sussistenza dei
informazioni e segreti commerciali requisiti di cui all’art. 98 c.p.i. e cioè che le infor-
La giurisprudenza nazionale si è espressa in più occa- mazioni oggetto di causa: “a) siano segrete, nel senso
sioni sul tema know-how, segreti e informazioni com- che non siano nel loro insieme o nella precisa
merciali ed ha specificato quali tipologie di configurazione e combinazione dei loro elementi
informazioni tecniche o commerciali siano proteggi- generalmente note o facilmente accessibili agli
bili e quali debbano essere i requisiti che devono esperti e agli operatori del settore; b) abbiano valore
sussistere affinché possa essere concessa tutela al economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da
titolare di tali beni immateriali. parte delle persone al cui legittimo controllo sono

(15) Per un elenco dei fattori indicati dalla giurisprudenza si veda


la decisione Marietta Corp. v. Fairhurst 301 A.D.2d 734, 738 (3d
Dep’t 2003).

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soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente l’attrice, nel merito, concludeva chiedendo al tribu-
adeguate a mantenerle segrete”. nale: “1) accertare e dichiarare l’illecita sottrazione e
Sembra quindi essenziale individuare in modo speci- violazione delle informazioni segrete e del know how
fico (e non generico) i requisiti del know-how e delle di esclusiva titolarità dell’attrice da parte delle con-
informazioni commerciali segrete per far sì che una venute; 2) (... omissis ...); 3) (... omissis ...); 4) inibire
domanda attorea di tutela dei summenzionati beni alle convenute l’ulteriore utilizzo, on-line ed off-line,
immateriali possa trovare accoglimento. Tanto si del know how illecitamente acquisito e quindi inibire
deduce dalle motivazioni della sentenza del Tribu- l’uso e la commercializzazione della porzione/delle
nale di Torino n. 5185/2018. porzioni di software in cui è stato riversato il know
Le motivazioni della sentenza precisano che nel caso how dell’attrice; 5) disporre una penale per ciascuna
in cui l’allegazione indeterminata e generica eviden- violazione dell’emananda sentenza, (...)”.
zia una mancanza dei suddetti requisiti ed una con- Il tribunale ha respinto le pretese dell’attrice (con
seguente mancata individuazione del loro valore condanna alle spese legali sostenute dalle parti con-
economico le doglianze attoree non potranno trovare venute), stabilendo che chiunque domandi tutela del
accoglimento. In particolare, è stato evidenziato che: (proprio) know-how, oltre a specificare e descrivere -
1) l’attrice non ha dimostrato l’assoggettamento nel dettaglio - cosa possa essere qualificato know-how
delle informazioni ad adeguate misure di protezione “riservato” dovrà fornire prova (in maniera specifica
(considerato che in base a quanto prodotto dall’at- e non generica) della violazione di tale bene imma-
trice non vi era evidenza di accordi di riservatezza con teriale da parte dei soggetti cui predetta violazione
i clienti, i fornitori e i dipendenti); 2) il riferimento ad risulta addebitata nonché la sussistenza dei requisiti
una clausola di un contratto allegato alla citazione in di segretezza. In particolare per quanto attiene il
cui è rinvenibile la formula “Le parti contrattuali non requisito della segretezza si dovrà dimostrare di aver
potranno comunicare ad altre persone/aziende reci- custodito il know-how con misure adeguate a mante-
proci segreti aziendali, né utilizzarli per scopi non nerle in regime di segreto. Infine si dovrà quantificare
previsti contrattualmente, né prima né dopo la ces- il danno subito rapportato al valore economico del
sazione del presente accordo” non è stata ritenuta know-how.
rilevante in quanto tale clausola contrattuale era
inserita in un accordo di distribuzione intercorso 5.3 Tribunale di Milano 6 giugno 2017
tra l’attrice e un diverso soggetto (rispetto ai conve- Un’ulteriore sentenza del Tribunale di Milano
nuti); 3) le misure di protezione dei segreti commer- (6 giugno 2017), sulla stessa scia della prece-
ciali dell’attrice non sembrano essere state adeguate. dente pronuncia, ha ribadito la necessità della
Inoltre è stato rilevato che l’attrice non ha adottato sussistenza di tutti i requisiti dei segreti commer-
delle misure di protezione dei segreti particolarmente ciali. In particolare, è stato specificato che per
adeguate e più nello specifico è stato osservato che “in ottenere tutela è necessario che le informazioni:
azienda i disegni elettronici risultano essere protetti “1) siano soggette al legittimo controllo del
solo attraverso password di accesso al sistema, a detentore (sia esso l’ideatore delle stesse, sia
disposizione dei dipendenti, senza specifici livelli di esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il
protezione via via più intensi, e il materiale cartaceo è consenso del titolare); 2) siano segrete: in tal
contenuto in armadi non sempre chiusi a chiave senso non occorre che siano assolutamente inac-
(come affermato dai convenuti e sostanzialmente cessibili, ma è necessario che la loro acquisi-
non contestato dall’attrice)”. zione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi
Come già osservato, la sussistenza di tutti i requisiti non indifferenti, superiori rispetto a quelli che
dei segreti commerciali - secondo l’orientamento occorrono per effettuare una accurata ricerca;
dominante in giurisprudenza - sembra essere condi- esse devono altresì essere state accumulate con
zione essenziale per ricevere tutela in sede giudiziale. un lavoro intellettuale di progettazione indivi-
Ragion per cui le doglianze attoree nel caso di specie duale; 3) abbiano valore economico, in quanto
sono state respinte. sia stato necessario anche uno sforzo economico
per ottenerle, mentre analogo sforzo economico
5.2 Tribunale di Milano 31 marzo 2016, n. 3999 sarebbe stato richiesto presumibilmente per
Sulla puntuale osservanza dei requisiti di cui agli artt. duplicarle; 4) siano sottoposte a misure di segre-
98 e 99 c.p.i. (ora novellati) sembra dirigersi anche la gazione, con particolare riferimento sia ad una
sentenza del Tribunale di Milano. In tale caso protezione fisica, assicurata da sistemi di

520 Il Diritto industriale 5/2019


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protezione adeguati, sia ad una protezione giuri- che ne ha avuto disponibilità mediante accesso ad
dica, assicurata da una informazione adeguata, archivi online (16).
data ai terzi che vengono in contatto con le La giurisprudenza analizzata ha messo in luce le
informazioni, sul carattere riservato e sulla difficoltà nell’ottenere tutela nei casi di uso non
necessità che venga mantenuto tale”. consentito di know-how, segreti ed informazioni com-
Nella stessa sentenza è stato poi specificato che “Il merciali. A livello normativo è prevista la possibilità
semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi di acquisire lecitamente il know-how, informazioni e
indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori segreti commerciali se ottenuti in maniera auto-
informazioni qualificanti del singolo cliente, non noma. In particolare il Considerando n. 16 della
costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. direttiva 2016/943 ritiene possibile la scoperta indi-
stante la mancanza di uno specifico valore econo- pendente di uno stesso know-how o delle stesse infor-
mico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale dei mazioni anche mediante reverse engineering - salvo il
dati in questione, considerata tra l’altro la facilità di caso in cui vi sia un contratto che limiti tale
una loro autonoma elaborazione; per tale ragione la attività (17).
sottrazione dell’elenco ed il suo successivo utilizzo Tuttavia si potrebbe sostenere che - in ottica di etica
non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne del mercato - soprattutto qualora know-how e segreti
ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non commerciali siano frutto di ingenti investimenti
interferente con diritti di proprietà intellettuale”. dovrebbe sempre esserne riconosciuta tutela e quindi
la giurisprudenza dovrebbe adottare maggiore elasti-
5.4 Tribunale di Bologna 4 luglio 2017 cità nell’individuazione dei requisiti previsti dalla
Con riferimento all’elenco clienti è stata adottata normativa vigente in tema di know-how e segreti
una stessa linea interpretativa dalle sezioni specializ- commerciali. In tal senso - la comparazione con il
zate del Tribunale di Bologna. In particolare, tale sistema statunitense potrebbe fornire qualche spunto
pronuncia ha stabilito che il semplice elenco dei evolutivo. Anche alla luce del fatto che in epoca di
nominativi di clienti ed i relativi indirizzi, privo di commerci globali una stessa violazione subita ad
ulteriori informazioni in merito al singolo cliente, esempio da una multinazionale in due continenti
non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. diversi, potrebbe trovare tutela nel sistema giurisdi-
in quanto manca il valore economico specifico dei zionale americano ed al contrario nessuna protezione
dati in questione (anche in considerazione della nel sistema europeo.
facilità di una loro autonoma elaborazione). Per
tale ragione la sottrazione dell’elenco clienti ed il 6. Una sintesi della recente dottrina
successivo utilizzo dei dati non autorizzati potrà - al sui segreti industriali
più - costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, Secondo un’autorevole dottrina: “la protezione dei
atto di concorrenza sleale (ma non violazione dei segreti industriali si coordina con quella brevettuale
segreti commerciali). In tale caso, il tribunale non ha anzitutto in ragione della diversità di contenuto, che
ravvisato l’illiceità dell’acquisizione dell’elenco la rende, più che alternativa, complementare a quella
clienti nemmeno dopo la cessazione del rapporto di offerta dal brevetto” (18). Tale (attenta) definizione
lavoro da parte di un ex collaboratore dell’impresa evidenzia la diversità di contenuto fra tutela

(16) Trib. Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, 4 luglio sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora
2017: “Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fatti- elementi essenziali della propria posizione commerciale o di
specie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 c.p.i., quelle di terzi interessati. Considerazioni siffatte non valgono
non può darsi illecita acquisizione di tali informazioni da parte per le informazioni detenute da tali autorità la cui riservatezza
dell’ex agente qualora il preponente gli abbia messo a disposi- potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro impor-
zione le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano tanza per la posizione commerciale delle imprese interessate”.
e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente (17) Considerando 16 della Dir. 2016/943: “le disposizioni della
modificate o eliminate”. La CGUE, Grande Sezione, 19 giugno presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo
2018, n. C-15/16 - in un caso di interpretazione della Dir. 2004/39 sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in
(relativa ai mercati degli strumenti finanziari) - ha ritenuto che quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente
“L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe
interpretato nel senso che le informazioni detenute dalle autorità rimanere possibile. L’ingegneria inversa (reverse engineering) di
designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata
tale direttiva che possono aver costituito segreti commerciali, ma un metodo lecito per acquisire informazioni, salvo ove diversa-
che risalgono a cinque anni addietro o più, sono considerate, in mente convenuto mediante contratto”.
linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai (18) C. Galli, Potenziale perpetuità della tutela del know how e
prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via contrattualizzazione degli impegni di riservatezza, in questa Rivi-
eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sta, 2018, 2, 113.

Il Diritto industriale 5/2019 521


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brevettuale e protezione dei segreti e non si limita al difficili sia da ottenere sia da tutelare, dall’altro è
dilemma “brevetto o segreto” ma ne evidenzia - da innegabile che le conoscenze esclusive sono un
una diversa prospettiva - una “complementarietà”: importante vantaggio commerciale. Si pensi - in tal
segretazione e brevettazione piuttosto che essere senso - all’ampia casistica dei grandi successi indu-
qualificate come forme di protezione alternative ven- striali basati sui segreti commerciali (fra cui oltre al
gono descritte come “un quadro e la sua cornice” classico esempio della formula segreta della Coca
(ossia strumenti di tutela complementari in cui l’uno Cola, si possono citare, inter alia, alcune ricette di
valorizza l’altro). liquori, le salse McDonald’s, la ricetta segreta del
Un’altra parte della dottrina, invece, ritiene che: pollo fritto KFC realizzata dal Colonnello Sanders,
“segretazione e brevettazione svolgono ruoli ecc.). Insomma vi sono dei veri e propri “imperi
diversi” (19). In tale ottica si può sostenere invece commerciali” basati sui segreti industriali. Sembra
che brevettazione e segretazione siano forme di tutela quindi che creazione, valorizzazione e tutela dei beni
“strategicamente alternative” nei casi in cui sia pos- immateriali siano “i segreti” del successo
sibile brevettare ma si sceglie di non brevettare (si commerciale (22).
pensi ad esempio ai casi in cui il “ciclo di vita” di una Le novità normative hanno introdotto misure di
innovazione brevettabile sia particolarmente rapido protezione più ampie per la salvaguardia del know-
e la brevettazione sia ritenuta non convenevole). how, delle informazioni e dei segreti commerciali.
Inoltre - in alcuni casi - la segretazione è una forma Tuttavia l’analisi di alcuni casi giurisprudenziali ha
di “protezione meramente residuale” (in tal senso si messo in luce che la prova da fornire in giudizio per
pensi alle ipotesi in cui non sia possibile brevettare un dimostrare la violazione di tali beni immateriali
trovato per mancanza di uno dei requisiti di brevet- risulta difficile (e complessa). Soprattutto in consi-
tabilità ovvero per mancanza di fondi da destinare derazione del fatto che l’attore dovrà dimostrare la
alla tutela brevettuale) (20). sussistenza dei requisiti del know-how e dei segreti
Un’ulteriore riflessione della dottrina, ha osservato commerciali anche ex ante rispetto all’azione
quali siano le caratteristiche del segreto commerciale giudiziaria.
affinché possa mantenere il suo valore specificando Ad esempio la sentenza (di merito) del Tribunale di
che il valore dei segreti commerciali si affida al Torino n. 5185/2018 relativa alla tutela del know-how
“paradigma della correttezza professionale attri- ed alle informazioni commerciali ha evidenziato che
buendo al titolare una chance di profitto che è (i) l’onere probatorio dei fatti di causa debba essere
differenziale perché collegata al suo mantenimento specifico (e non generico) e che l’attore dovrà fornire
in regime di riservatezza; (ii) aleatoria, perché dura prova della sussistenza dei requisiti indicati dalla
fintantoché le informazioni non divengano per qual- normativa vigente per tutelare le informazioni com-
siasi ragione accessibile al pubblico; (iii) obbligatoria merciali e/o il know how “esclusivo”. Pertanto chi
perché efficace come tale solo nei confronti dei agisce in giudizio dovrà fornire prova che: 1) le
soggetti tenuti al vincolo del segreto (solo dunque informazioni non siano generalmente note o facil-
nei confronti di alcune tipologie di soggetti e solo in mente accessibili agli esperti ed agli operatori del
relazione ad alcune tipologie di condotta)” (21). settore; 2) abbiano valore economico; 3) siano
Le prospettive epistemiche hanno inquadrato il tema (state) sottoposte a misure da ritenersi ragionevol-
del know-how e dei segreti commerciali da diverse mente adeguate a mantenerle segrete. Si tratta dei
angolature fornendo all’interprete la possibilità di requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i. che dovranno sus-
adottare ulteriori chiavi di lettura da adattare al sistere anche prima di un giudizio.
caso concreto. Sarà quindi opportuno prestare particolare atten-
zione all’individuazione del know-how e dei segreti
7. Conclusioni commerciali in maniera specifica e non generica,
Se da un lato la creazione e la tutela di know-how, evidenziando quali siano state le procedure di segre-
informazioni e segreti commerciali sono molto tazione per custodire tali beni immateriali in regime
di segreto. Sul profilo sostanziale si dovrà poi

(19) M. Libertini, Le informazioni commerciali riservate (segreti (21) V. Falce, Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento
commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale, in Trade Secret ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione
questa Rivista, 2017, 6, 566. UE, in questa Rivista, 2018, 2, 157. Nell’estratto riportato la
(20) Per ulteriori riflessioni sul tema “brevettare o non brevet- numerazione (i); (ii); (iii) è stata aggiunta da noi.
tare” sia consentito un rinvio a D. Mastrelia, Gli accordi di trasfe- (22) Sul valore beni immateriali, ex plurimis, AA.VV., Marchi
rimento di tecnologia, Torino, 2010. brevetti e know-how, Milano, 2014, 7 ss.

522 Il Diritto industriale 5/2019


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Proprietà intellettuale
Opinioni

individuare e descrivere il quid che ontologicamente adottare tutti gli accorgimenti indicati nella norma-
caratterizza il vantaggio competitivo (in termini tiva vigente e quindi adottare tutti gli accorgimenti
commerciali) delle nozioni tecnico scientifiche qua- in chiave “preventiva”. I requisiti del know-how delle
lificabili come know-how o segreti commerciali. informazioni e dei segreti commerciali dovranno
Infine si dovrà fornire prova che le misure di prote- essere presenti ex ante rispetto ad azioni giudiziarie
zione dei segreti commerciali erano già presenti in e solo con l’adozione di adeguate misure di prote-
azienda precedentemente ad eventuali diatribe zione, funzionali a custodire in regime di segreto il
giudiziarie. know-how le informazioni e i segreti commerciali si
Se da un lato le misure di protezione accordate ai potrà ottenere tutela in caso di uso illecito/non auto-
titolari dei segreti commerciali risultano elevate gra- rizzato di tali beni immateriali e/o violazione della
zie all’introduzione di nuove tutele previste dalle normativa indicata. Il consiglio “prevenire è meglio
novità legislative, dall’altro vi è da notare che l’onere che curare” nel caso della tutela del know-how, delle
probatorio di violazione dei segreti commerciali informazioni e dei segreti commerciali è molto più di
risulta spesso difficile da dimostrare (tanto suggerisce un semplice consiglio (tant’è che per “curare giudi-
la giurisprudenza analizzata). zialmente” sarà necessario dimostrare di aver adot-
Per una efficace tutela del know-how, delle informa- tato delle adeguate misure di prevenzione per la tutela
zioni e dei segreti commerciali - sarà necessario di tali beni immateriali).

Il Diritto industriale 5/2019 523


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Itinerari della giurisprudenza

La tutela giudiziale civile


dei segreti commerciali
anche dopo l’introduzione
del d.lgs. n. 63/2018
a cura di Giovanni Ciccone e Federico Ghini

Il contributo si propone l’obiettivo di fare un excursus sulla disciplina del know how o meglio del “segreto
commerciale” come da ultimo definito con le modifiche introdotte nel c.p.i. dal D.Lgs. n. 63/2018 in attuazione
della Direttiva UE 943/2016. Vengono analizzate le modalità con cui la nostra giurisprudenza ha gestito nel
passato e gestisce nel presente il segreto, diritto titolato ma pur sempre bene immateriale, sia prima del
processo (consigliando opportune misure di protezione “fisiche” e “giuridiche”) sia nel corso del processo. Lo
stesso processo può però diventare, esso stesso, una sede in cui la natura riservata di una determinata
informazione rischia di venire meno, per cui viene posto un occhio attento anche a quelle prassi (ad esempio le
c.d. “cleaning room” successive alle descrizioni aventi ad oggetto dati informatici) che cercano di bilanciare i
contrapposti e spesso delicati interessi in gioco, vale a dire l’esigenza, reciproca, di tutela della propria posizione
del legittimo detentore e di chi si vede accusato di una violazione e l’esigenza, spesso anch’essa reciproca, di
mantenere la segretezza sulle informazioni oggetto del contendere venutosi a determinare.

Evoluzione normativa sul Il know how - o meglio in senso più ampio il “segreto commerciale” come da denominazione
“segreto commerciale” uniformata alla Dir. UE 943/2016 dal d.lgs. n. 63/2018) - è una nozione che si è fatta strada, non
senza fatica, negli ordinamenti sovranazionali e nazionali.
Tale nozione, pensata per la prima volta nel testo dell’art. 10 bis della Convenzione dell’Unione
di Parigi come rivista a Stoccolma nel 1967, è nata come fortemente ancorata alla disciplina
della concorrenza sleale, prevedendosi una tutela extracontrattuale che non dava rilevanza al
segreto in sé, quanto piuttosto alle illecite modalità di appropriazione dello stesso [“Costitui-
sce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia
industriale o commerciale”] con la conseguente impossibilità di reprimere le condotte di
appropriazione di informazioni o dati segreti che non fossero state effettuate con modalità
professionalmente scorrette. Nell’art. 39 dell’Accordo Trips del 1994 di Marrakech rimane
evidente il “cordone ombelicale” del segreto con la concorrenza sleale, ma comincia ad
emergere anche un’esigenza di protezione di per sé delle “informazioni segrete”, di cui
cominciano a venire prefigurate quelle caratteristiche che poi tuttora vengono delineate
nell’art. 98 c.p.i. (segretezza, valore commerciale in ragione della segretezza, sottoposizione
ad adeguate misure di sicurezza al fine del mantenimento del segreto).
Ancora prima dell’introduzione in Italia del d.lgs. n. 198/1996 (il quale aveva consentito
l’inserimento dell’art. 6 bis nella vecchia legge invenzioni (r.d. n. 1127/1939), la Corte di
cassazione (Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699) aveva qualificato il know how come un “bene
economico”, da iscriversi a bilancio come immobilizzazione materiale (art. 2424, n. 5, c.c.), in
quanto inerente alle “conoscenze, normalmente destinate a rimanere segrete, attinenti alle
tecniche industriali richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, o per il
corretto impiego di una tecnologia, ovvero le regole di condotta desunte da studi ed espe-
rienze di gestione imprenditoriale, nel campo della tecnica mercantile e con inerenza al settore
organizzativo e commerciale in senso stretto”.
Prescindendo in questa sede dall’esame analitico dei numerosi Regolamenti comunitari che
negli anni si sono succeduti nel considerare la nozione di know how, sia pure per individuare
specifiche fattispecie (i c.d. accordi di categoria) esentate dal divieto di cui all’art. 81, par. 1,
Trattato CE (divieto generale di accordi tra imprese che possono pregiudicare il commercio
perché restrittivi della concorrenza tra imprese, salvo appunto particolari categorie di accordi),
si evidenzia che in Italia il know how è stato preso, con serietà, in considerazione, prima, da
un’altra legge settoriale (la l. n. 129/2004 sul franchising, nella quale si ritrova la seguente

Il Diritto industriale 5/2019 525


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definizione, peraltro di matrice sovranazionale: “un patrimonio di conoscenze pratiche non


brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è
segreto, sostanziale ed individuato”) e poi, in modo organico, nel codice di proprietà indu-
striale (c.p.i.), sia pure mediante una disciplina che si è stratificata nel tempo in più fasi, in
particolare nell’àmbito degli artt. 98 e 99.
Addirittura, nella prima versione dell’art. 99 c.p.i., gli equilibri risultavano pure eccessivamente
sbilanciati a favore di una tutela erga omnes del segreto (cfr. ad esempio Cass. 19 giugno
2008, n. 16744), in quanto la prima formulazione della norma (“Salva la disciplina della
concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e
le esperienze aziendali di cui all’articolo 98”) poteva portare ad interpretazioni fin eccessiva-
mente ampie della tutela del segreto, anche a prescindere dalla violazione dei principi di
correttezza professionale, con la conseguenza di poter comminare misure inibitorie e resti-
tutorie anche contro un utilizzatore incolpevole.
Con l’intervento del d.lgs. n. 131/2010, la nuova riformulazione dell’art. 99 c.p.i. (“Ferma la
disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze
aziendali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui
esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo”) non riporta la tutela del segreto
nell’alveo della disciplina della concorrenza sleale, ma codifica espressamente un ruolo alla
buona fede, la cui sussistenza esclude l’illiceità della condotta appropriativa, essendo il
segreto tutelato solo in presenza di una condotta abusiva del soggetto accusato.
Da ultimo, il d.lgs. n. 63/2018, il quale ha attuato in Italia la Dir. 943/2016, ha portato ulteriori,
anche se non sconvolgenti, modifiche alla normativa a tutela del segreto nel codice di
proprietà industriale, così consentendo di cristallizzare quanto già da tempo si era affermato
nella dottrina e giurisprudenza precedente. È stato fatto un intervento di generale maquillage
delle norme, che verrà qui di séguito analizzato secondo le seguenti distinte linee-guida: a) la
tutela del segreto prima e nel corso del processo (sia dal punto di vista del legittimo detentore
sia di quello del soggetto che viene accusato della sottrazione), laddove il processo verrà
considerato come uno strumento di sostegno del segreto; b) la tutela dei segreti dal processo,
laddove invece il processo verrà considerato un potenziale rischio per la permanenza in vita
dello stesso segreto. Il tutto sempre disquisendo di processo civile, fermo restando che la
violazione del segreto è pure configurata nell’art. 623 c.p. anche nel caso, ora espressamente
codificato, di comportamenti inerenti ai segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., così lasciandosi
intendere che alla norma penale (il testo parla di “notizie destinate a rimanere segrete”) può
ora essere attribuito un significato più ampio.

Tutela del segreto Il processo industrialistico va dunque visto come un alleato anche per chi vuole difendere
“prima del processo” propri segreti. Il problema maggiore nasce però dal fatto che i segreti commerciali rappre-
sentano un’entità sfuggente, dai contorni non sempre ben definiti, di cui il soggetto che vuole
farne valere una violazione è tenuto a provare, ex art. 2697 c.c., non solo la violazione, ma ancor
prima la sussistenza degli stessi requisiti affinché si possa parlare di “segreti commerciali”
(Trib. Bologna 9 febbraio 2010).
Colui che agisce in giudizio deve quindi dimostrare in primis di essere detentore di informa-
zioni aziendali di carattere “pratico” (sia di natura tecnica sia di natura commerciale) che
risultino da esperienze e/o prove; queste informazioni, di norma, sono già esplicitate in una
qualche forma (cartacea e/o digitale), ad esempio manuali di lavorazione, disegni tecnici di
diverso grado di precisione (layout, particolare, ecc.), formule chimiche segrete, liste fornitori
o clienti, ovviamente con dettagli (Trib. Mantova 12 luglio 2002).
Nella pratica forense (e informatico-forense), difatti, una delle maggiori difficoltà è quella di
individuare il know how che si intende tutelare: spesso, infatti, l’imprenditore che si sente
parte lesa fa riferimento a un generico know how, mentre è estremamente importante (come
prassi aziendale prima ancora che in vista della tutela prima e nel processo) creare veri e propri
corpora mechanica individuanti i segreti commerciali. Il medesimo soggetto deve, poi,
dimostrare di essere detentore di informazioni non note né facilmente accessibili agli esperti
e agli operatori del settore in tempi e con costi ragionevoli; di informazioni dotate di valore
economico proprio per il fatto di essere segrete, valore economico da intendersi non nel senso
di autonomo valore di mercato, ma nel senso di comportare un vantaggio concorrenziale a chi
le attua, in modo da fargli mantenere o aumentare la propria quota di mercato (Cass. 20
gennaio 1992, n. 659 si esprimeva in termini di vantaggi di ordine tecnologico o competitivo
sul piano della produzione o del marketing; Trib. Bologna 16 maggio 2006 ha fatto riferi-
mento al concetto di “posizione economica privilegiata” derivante dal vantaggio e dal
conseguente risparmio realizzato con l’utilizzazione dei segreti); infine di informazioni sotto-
poste, proprio da parte del soggetto che poi agisce in giudizio, a misure da ritenersi ragione-
volmente adeguate a mantenerle segrete, ove l’espresso riferimento alla ragionevolezza

526 Il Diritto industriale 5/2019


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impone di parametrare le misure alle caratteristiche delle informazioni, alla struttura impren-
ditoriale del titolare e allo stato del progresso tecnico.
Si potrebbe anche ritenere che il requisito de quo sia di carattere “negativo”, e pertanto
soggetto al noto brocardo negativa non sunt probanda, tuttavia il fatto che si debba provare la
“non generale notorietà” può, invece, essere dimostrato, dal lato del titolare, anche in
maniera indiretta: si pensi, ad esempio, al paragone con altri macchinari del medesimo settore
e/o alla spiegazione del motivo per cui un determinato dettaglio tecnico era stato concepito
proprio in tale maniera (ad esempio a seguito di esperienze negative di altre soluzioni
antecedenti).
Prima di agire nel processo, e proprio al fine di ottenere la migliore tutela del segreto all’interno
del processo, il soggetto che si ritiene legittimo detentore di segreti commerciali deve, poi,
essere già dotato (anche perché a poco servirebbe dotarsi “in vista dell’azione”, come sancito
da Trib. Brescia 12 aprile 2019) di un’adeguata policy aziendale mediante il ricorso a misure
che possano assicurare una tutela del segreto sia “fisica” (effettivi sistemi di protezione
adeguati, soprattutto sotto il profilo informatico: nome utente e password, per cominciare
(anche se non sono sufficienti per Trib. Brescia 12 aprile 2019, oltre, ovviamente alla partizione
del server, in modo che l’accesso alle cartelle non sia indiscriminato) sia “giuridica” (Non
disclosure Agreements con partner e collaboratori, clausole di riservatezza inserite nei
contratti e nei documenti di trasporto, circolari interne sui temi di riservatezza, protocolli,
ordini di servizio, ecc. - Trib. Bologna 27 maggio 2008).
Interessante è il tema trattato da Trib. Brescia 12 aprile 2019, secondo cui una società
operante nell’ambito della c.d. alta tecnologia e dotata di misure finanziarie adeguate, non
può “permettersi” di essere dotata di protezioni informatiche “minimali”.
Può, poi, essere opportuno, non appena cessato un rapporto di lavoro e/o di collaborazione
subordinato e/o parasubordinato, far controllare in tempi rapidi da un tecnico esperto in
informatica forense e con i crismi della digital forensics i dispositivi informatici aziendali
degli ex dipendenti o collaboratori al momento in cui lasciano l’impresa, così da ottenere
sùbito la prova di un’eventuale sottrazione di segreti commerciali.
È poi una fondamentale “misura di protezione giuridica” la corretta gestione dei rapporti con i
dipendenti e i collaboratori dell’impresa, che è sempre preferibile rendere edotti della
sussistenza di “segreti commerciali”, i quali vanno rispettati dai dipendenti e collaboratori
non solo quando i rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato sono in essere (in questo
caso, peraltro, si rientra nell’alveo della violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. di
competenza del giudice del lavoro - Trib. Torino 13 marzo 2009), ma anche e soprattutto al
termine dei rapporti, ad esempio mediante la preventiva sottoscrizione, a tempo debito, di
appositi Non Disclosure Agreement. Il che va a vantaggio sia di chi poi agisce a tutela di propri
segreti sia di chi viene accusato di sottrazione di segreti. In merito ai Non Disclosure
Agreement si sta peraltro sempre più affermando l’orientamento che ritiene ammissibile la
previsione contrattuale di obbligazioni al mantenimento del segreto in perpetuo, per lo meno
fintanto che le informazioni coperte da segreto non siano entrate in pubblico dominio
(ovviamente per fatto non imputabile al soggetto contraente l’obbligazione): il segreto
commerciale è tale fintanto che rimane segreto e, di conseguenza, si pongono contro la
natura stessa dell’istituto gli accordi che impongono obblighi di riservatezza solo per una
durata predeterminata, trattandosi di accordi che, all’atto pratico, finiscono per fare entrare
essi stessi il segreto commerciale in pubblico dominio (si richiama, per analogia, Cass. 22
aprile 2003, n. 6424 inerente agli accordi di coesistenza tra i segni distintivi ritenuti ammissi-
bili anche per durate inferiori e/o superiori alla vita dei segni distintivi, anche a prescindere dalla
circostanza che venga prevista la facoltà di recesso).

Tutela del segreto “nel Colui che ritiene essere un legittimo detentore di segreti commerciali, tanto più se ha
corso del processo” dal preventivamente protetto le sue risorse, dispone di diversi strumenti per fare valere la propria
punto di vista di chi agisce posizione e quindi reprimere la condotta di chi di quei segreti vorrebbe appropriarsi illecita-
mente. Il che discende da un impianto normativo che a livello nazionale disponeva di misure
incisive introdotte dal c.p.i. nel 2005, corrette nel d.lgs. n. 131/2010 e poi perfezionate con il d.
lgs. n. 63/2018.
Quali aspetti più significativi della normativa nazionale va segnalato che:
- Il legittimo detentore di segreti commerciali di cui all’art. 98 c.p.i. (dei quali va dunque, quale
primo step, dimostrata l’ontologica esistenza: segretezza, valore economico, adeguate
misure idonee a mantenerli segreti - Trib. Torino 14 dicembre 2012) ha la possibilità di
colpire anche condotte di rilevanza più limitata rispetto a quelle ipotizzate dalla Dir. 943/2016,
in quanto l’art. 99, comma 1, c.p.i. utilizza il verbo “rivelare” in luogo del verbo “divulgare”,
norma quest’ultima che postula il necessario coinvolgimento di più persone;
- il legittimo detentore di segreti commerciali ha la possibilità di colpire anche un soggetto che
si trova in uno stato soggettivo di colpa non grave, vale a dire anche colui che “secondo le

Il Diritto industriale 5/2019 527


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Itinerari della giurisprudenza

circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti ottenuti erano stati
ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o li rivelava illecitamente”
(art. 99, comma 1 bis, c.p.i.). Di conseguenza, la buona fede del soggetto accusato non basta
più per escludere l’illecito e, a tal proposito, la dimostrazione da parte del legittimo detentore di
avere effettuato un’adeguata attività preparatoria per la tutela del segreto diventa molto
importante ai fini della prova, anche secondo presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.
2729 c.c., quanto meno della colpa del soggetto accusato di violazione;
- anche il legittimo detentore di segreti commerciali ha la possibilità di usufruire di sanzioni
incisive, quali ad esempio l’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio ex art. 124 c.p.i., anche
nei confronti delle stesse merci “delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la
produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei ... segreti
commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente” (art. 99, comma 1 ter, c.p.i.);
- anche il legittimo detentore di segreti commerciali ha la possibilità di usufruire della
particolare tutela risarcitoria ex art. 125 c.p.i., norma che pure per i segreti commerciali
(peraltro espressamente considerati come figura giuridica ex art. 2, comma 4, c.p.i.) prevede il
rimedio anche della retroversione degli utili conseguiti da parte di colui che si è reso
responsabile della violazione (Trib. Brescia 10 gennaio 2013 ha, ad esempio, liquidato
oltre 2 milioni di euro in favore di chi ha subito una sottrazione di segreti commerciali);
- anche il legittimo detentore di segreti commerciali beneficia della specifica disciplina prevista
nell’art. 121 ter c.p.i. (di cui si dirà infra) per la maggiore tutela del segreto dal processo, vale a
dire di tutela del segreto per evitare che lo stesso vada a cadere in pubblico dominio (così
perdendo il suo carattere di segretezza) proprio a causa del fatto di essere fatto valere
nell’ambito di un processo.
Il legittimo detentore di segreti commerciali che intende farli valere in giudizio deve poi porre
attenzione anche alla competenza del Tribunale cui si rivolge: le sezioni impresa istituite dal d.
lgs. n. 168/2003 (poi successivamente riformato) non sono competenti in materia di “con-
correnza sleale pura”, vale a dire rispetto alle fattispecie di concorrenza sleale che non
interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art.
134, comma 1, lett. a, c.p.i.). A tal proposito non basta allegare nell’atto un’accusa di
sottrazione di informazioni astrattamente riferibili alla nozione di “know how” e/o di “segreti
commerciali”, ma è necessario dedurre i fatti fondanti che giustifichino l’applicazione codici-
stica degli artt. 98 e 99 c.p.i., trattandosi altrimenti di concorrenza sleale pura (Trib. Bologna
31 ottobre 2006). A dimostrazione che in queste situazioni il confine è molto labile la
giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che “Appartiene al tribunale ordinario,
e non alle sezioni specializzate in materia di competenza a decidere sulla domanda di
accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi
della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informa-
zioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (c.d.
know-how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri
diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indi rettamente risultanti quali elementi costi-
tuitivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale” (Cass. 9 maggio 2017, n.
11309, ma anche successivamente Cass., 24 maggio 2019, n. 14171).

Tutela del segreto “nel L’impianto normativo perfezionato nel d.lgs. n. 63/2018 ha, poi, esplicitato diversi strumenti di
corso del processo” dal tutela anche in favore (e forse ancor più) del soggetto che viene accusato di sottrazione di
punto di vista segreti commerciali in ossequio al principio di proporzionalità o del bilanciamento dei con-
dell’accusato trapposti interessi in gioco che ha ispirato la Dir. 943/2016: così, ad esempio, l’art. 124, comma
6 bis, c.p.i. (norma richiamata anche nell’art. 132, comma 5 ter, c.p.i. per le misure cautelari)
impone al giudice di valutare la proporzionalità delle misure adottate a tutela dei segreti
commerciali anche in relazione all’“interesse pubblico generale” e/o alle “esigenze di tutela
dei diritti fondamentali”.
Quali aspetti più significativi della normativa in favore del soggetto che viene accusato di
sottrazione di segreti commerciali va quindi segnalato che:
- come già anche supra anticipato uno stato soggettivo di mera buona fede non basta più per
escludere l’illecito, in quanto il soggetto accusato della sottrazione può scriminare la propria
posizione solo se si trova in una posizione di effettiva impossibilità di conoscenza della
segretezza delle informazioni dallo stesso utilizzate o allo stesso rivelate (artt. 99, comma 1
bis, c.p.i. e art. 124, comma 6 ter, lett. a, c.p.i.). Stato soggettivo che, secondo il principio di
vicinanza della prova, va dimostrato dal convenuto/resistente, anch’egli esplicitando di avere
svolto un’adeguata attività preventiva, in primis di contrattualizzazione, rispetto all’utilizzo e
alla rivelazione delle altrui informazioni (ad esempio, l’inserimento di clausole di esplicita
garanzia e/o manleva poste a carico del soggetto che ha messo a disposizione informazioni; lo
svolgimento di un’attività di due diligence sull’origine e sulla titolarità delle informazioni da
terzi ottenute);

528 Il Diritto industriale 5/2019


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Itinerari della giurisprudenza

- il soggetto che viene accusato di sottrazione di segreti commerciali ha la possibilità di fare


richiesta di applicazione, a determinate condizioni, di strumenti pecuniari alternativi alle più
stringenti misure di inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e altre misure correttive civili
previste nel c.p.i. di cui si è riferito supra. In particolare, può fare richiesta del pagamento di un
indennizzo nell’àmbito del giudizio di merito (art. 124, comma 6 ter, c.p.i.) e della prestazione di
una cauzione nell’àmbito di un procedimento cautelare (art. 132, comma 5 bis, c.p.i.) se
dimostra la non proporzionalità delle altre misure in rapporto alla sua situazione concreta;
- il soggetto che viene accusato di violazione può anche, nell’àmbito del giudizio di merito
successivo al procedimento cautelare, chiedere la condanna ad un particolare risarcimento
del danno direttamente cagionato dalle misure adottate da parte di colui che ha agito in giudizio
per la difesa di segreti commerciali non solo nel caso di mancato inizio del giudizio di merito
(ricorrendo ovviamente una delle ipotesi di strumentalità necessaria tra cautelare e merito ex
art. 132 c.p.i.), ma anche qualora venga successivamente accertato che non sussisteva alcuna
attività di acquisizione, utilizzo o rivelazione di segreti commerciali. Tale forma di risarcimento
del danno configura una fattispecie diversa dall’art. 96 c.p.c., comma 2, c.p.c. ed è quindi
necessaria un’esplicita domanda riconvenzionale nei termini di legge (mentre in relazione
all’art. 96 c.p.c. - per quanto riguarda la parte non inerente al potere ex officio - la relativa
domanda può essere esplicitata fino all’udienza di precisazione delle conclusioni).

La tutela del segreto “nel Se le misure sopra evidenziate rappresentano significative novità del d.lgs. n. 63/2018 rispetto
corso del processo”: il alle quali mancano ancóra riscontri giurisprudenziali, la giurisprudenza è invece copiosa in
reverse engineering materia di reverse engineering, fattispecie che integra la principale difesa del soggetto che
viene accusato di sottrazione di segreti commerciali e sulla quale invece l’ultimo intervento del
legislatore nazionale avrebbe potuto essere ben più chiarificatore. Al contrario, nel c.p.i. non è
stato recepito il testo dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b), della Dir. 943/2016 (nel quale erano
configurate specifiche situazioni di acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti di segreti
commerciali), con la conseguenza che lo schermo del “reverse engineering” rimane possibile
in relazione alle due diciture (“in modo abusivo” e “salvo il caso in cui essi siano stati
conseguiti in modo indipendente dal terzo”) tuttora presenti nell’art. 99, comma 1, c.p.i.
Per evitare le misure sanzionatorie previste nel c.p.i. il soggetto che viene accusato di
sottrazione di segreti commerciali deve, quindi, dimostrare di essere riuscito a conoscere il
segreto commerciale incorporato in un prodotto attraverso l’esame diretto del prodotto
stesso, dunque attraverso suoi comportamenti indipendenti di osservazione, studio, smon-
taggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o in possesso
del soggetto accusato, purché il suddetto possesso non sia stato acquisito in modo abusivo e
purché il soggetto che vuole dimostrare di avere posto in essere la suddetta attività non fosse
stato preventivamente vincolato da clausole contrattuali ove gli era stata esplicitamente
vietata un’attività di reverse engineering.
Non è peraltro sufficiente la mera prova di avere svolto un’attività di reverse enigineering
dovendo poi il soggetto accusato anche dimostrare di avere svolto un’attività che possa
qualificarsi facile per gli esperti e gli operatori del settore e non invece un’attività che abbia
comportato che tempi o costi particolarmente rilevanti in relazione alle caratteristiche del
mercato, potendo in quest’ultimo caso le informazioni aziendali qualificarsi ugualmente come
segrete e trovare una protezione contro la loro acquisizione abusiva (Trib. Bologna 21 aprile
2016, in GADI, 2016, 872 ss., ma anche Trib. Milano 5 giugno 2012, in Le sez. Specializz.,
2012, 1, 345; App. Torino 28 gennaio 2010, in GADI, 2010, n. 5525/1). Il che ha consentito di
superare il precedente orientamento giurisprudenziale che escludeva il requisito della segre-
tezza per quelle informazioni raggiungibili mediante l’esame dei prodotti del concorrente
senza tenere conto delle difficoltà e dei costi dell’operazione (Trib. Verona 23 luglio 1998, in
GADI, 1998, 3831/2).
Giova poi solo la dimostrazione di avere concretamente svolto attività effettive di studio,
analisi, autonomo e lecito reperimento del prodotto sul mercato, successiva analisi anche
tramite disassemblaggio, sottoposizione a test, mentre non giova quell’attività di reverse
engineering possibile solo in astratto, ma di cui non viene fornita alcuna dimostrazione
concreta.
Trib. Bologna 5 gennaio 2015, in Giuraemilia, ad esempio, ha chiarito - con estrema
semplicità ed efficacia al contempo - che, in mancanza della relativa prova (fattura) di acquisto,
un’attività di reverse engineering (pur in astratto ritenuta non particolarmente esosa, stante la
carenza probatoria del titolare dei segreti sul punto), era da ritenersi “in concreto” non attuata,
con conseguente sussistenza della violazione (della normativa concorrenziale, però, non di
quella ex art. 98 c.p.i.).

Il Diritto industriale 5/2019 529


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Itinerari della giurisprudenza

La sussidiarietà dell’art. La “diatriba” tra le due reciproche posizioni si gioca poi anche nel campo della concorrenza
2598 c.c. in punto sleale ex art. 2598 c.c., normativa che consente, in determinate circostanze, di fare da
di concorrenza sleale ombrello per recuperare condotte ugualmente censurabili e di superare le difficoltà probatorie
evidenziate supra con stretto riferimento ai requisiti inerenti ai segreti commerciali. Ciò
ovviamente a condizione di avere a che fare con rapporti tra imprenditori caratterizzati da
un’idoneità dannosa della condotta (basta infatti il danno potenziale) e posti in essere tramite
mezzi scorretti. Di conseguenza, in tutte le situazioni border line, vale a dire in quelle ove la
sottrazione di segreti non è chiaramente evidente, entra in gioco l’incipit dell’art. 99, comma 1,
c.p.i. (“Ferma la disciplina della concorrenza sleale”), il quale dunque consente ugualmente di
censurare determinate condotte non strettamente illecite ai sensi del codice di proprietà
industriale (Trib. Bologna 5 gennaio 2015, in Giuraemilia, pur escludendo la tutela ex art. 98
c.p.i., ha configurato l’illecito ex art. 2598, n. 3, c.c. per il fatto che era stato comunque posto in
essere un complesso di attività che aveva consentito di “risparmiare sul costo dell’investi-
mento in ricerca ed in esperienza, alterando significativamente la correttezza della compe-
tizione, e ciò a prescindere dall’accertamento dell’eventuale presenza sul mercato di prodotti
ottenuti sfruttando tali notizie”).
Si fa poi ricorso alla disciplina della concorrenza sleale anche per sanzionare la condotta del c.d.
soggetto interposto, vale a dire l’imprenditore concorrente che si avvale dell’operato del terzo
che, in quanto ex dipendente, collaboratore o agente di un’impresa, sottrae abusivamente i
segreti di quest’ultima: in questo caso secondo la giurisprudenza anche l’imprenditore è
passibile di corresponsabilità quanto meno ex art. 2598 c.c. anche a prescindere da un’attività
di formale istigazione, ma ogni qualvolta la propria attività riceva benefici dall’attività del terzo
(Cass. 20 marzo 2006, n. 6117).
La disciplina della concorrenza sleale è venuta in soccorso anche in varie ipotesi ove, sottrazione
di segreti commerciali o meno, si è comunque dovuto valutare il comportamento di ex
dipendenti di un’impresa una volta passati a lavorare a beneficio di altra impresa, terminato il
primo rapporto di lavoro. Anche a tal proposito è stato seguito il criterio del contemperamento e
della proporzionalità degli interessi in gioco (Cass. 10 febbraio 2002, n. 14479, in questa Rivista,
2003, 5, 457 “Non è illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalla
capacità professionali dell’ex dipendente, capacità professionali non distinguibili dalla sua
persona”), pur trattandosi di una linea di confine sempre difficile da demarcare: l’ex dipendente
può utilizzare i dati derivanti da una precedente esperienza lavorativa a condizione che si tratti di
dati dal medesimo facilmente memorizzabili (Cass., 12 luglio 2019, n. 18772, ma anche Cass.
20 marzo 1991, n. 3011) e che dunque il medesimo non li abbia acquisiti con modalità scorrette,
perché in quel caso l’ex dipendente, messosi in proprio o diretto ad agevolare l’attività di un
concorrente del proprio precedente datore di lavoro, diviene passibile, se non di sottrazione di
segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i., quanto meno di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. per le
modalità di scorrettezza professionale con cui ha posto in essere la propria condotta. Tale
problema si pone spesso con riferimento alle liste clienti, essendo sempre difficile valutare se si
tratti di segreti commerciali (Trib. Bologna 4 luglio 2017, n. 1371) o se invece vadano intese
come patrimonio delle conoscenze professionali acquisite dal lavoratore nel corso della pre-
cedente esperienza lavorativa (secondo Trib. Bologna 15 luglio 2013 la sottrazione di disegni
tecnici costituisce segreto, mentre la sottrazione di liste clienti non costituisce un segreto,
come ritenuto ad esempio da Trib. Bologna 17 maggio 2017, n. 861, per cui va censurata solo
per la modalità illecita con cui è stata compiuta. È stata così comminata una inibitoria a tempo
volta a reprimere il vantaggio concorrenziale derivante dalla possibilità per il secondo imprendi-
tore di potersi rivolgere alla clientela del primo; cfr. anche Trib. Brescia 3 aprile 2018, che ha
inibito alla resistente, per il periodo di un anno, di utilizzare alcuni ex-collaboratori della ricorrente
nella promozione di prodotti, stante, da un lato, il rinvenimento di molteplici documenti riservati
nei server di parte resistente e, dall’altro, la contrazione del fatturato della ricorrente proprio sui
clienti seguiti dai transfughi; Trib. Brescia 29 aprile 2004: che ha censurato le modalità
parassitarie e sistematiche della condotta; App. Milano 29 novembre 2002 per il quale
l’acquisizione e l’utilizzazione di informazioni del secondo utilizzatore hanno per lui rappresen-
tato una “comoda scorciatoia” da sanzionare; nello stesso senso anche Trib. Bologna 6
febbraio 2017).
È evidente che il mero contatto di vecchi clienti (senza ulteriori elementi di scorrettezza) non
può assurgere a violazione di ipotetico know how commerciale (Trib. Bologna 21 maggio
2019).

La tutela del segreto Last but non least, va posta attenzione alla specifica disciplina che il d.lgs. n. 63/2018 ha voluto
“dal processo” dedicare alla tutela del segreto commerciale “dal processo”, in quanto anche il processo deve
essere considerato come un luogo in cui, sia pur lecitamente, determinati dati possono cadere
in pubblico dominio e dunque così perdere quella segretezza che, fino a quel momento, ne
aveva garantito la stessa ontologica esistenza.

530 Il Diritto industriale 5/2019


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Itinerari della giurisprudenza

La Dir. 943/2016 è stata così implementata in due punti essenziali: 1) mediante l’introduzione
nel c.p.i. di un nuovo art. 121 ter sulla tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso
dei procedimenti giudiziari; 2) mediante l’introduzione del comma 1 bis all’art. 126 c.p.i. in
relazione alla pubblicazione di un provvedimento giudiziario inerente all’acquisizione, utilizza-
zione o rivelazione illecite di segreti commerciali.
Se questo secondo profilo non ha fatto altro che rendere esplicite le circostanze del caso
concreto da valutare secondo il principio di proporzionalità (peraltro già insito nell’espressione
“tenuto conto della gravità dei fatti”) nel momento in cui decidere se accogliere o meno il
richiesto ordine di pubblicazione di un provvedimento giudiziario, sono più articolate le
considerazioni da svolgersi in relazione all’art. 121 ter c.p.i.
L’art. 121 ter c.p.i. è stato infatti inserito con l’obiettivo di fissare alcune regole minime al fine di
contemperare, da un lato, l’interesse del legittimo detentore che agisce a tutela di un segreto
commerciale a poter mantenere la segretezza dei beni immateriali che intende proteggere;
dall’altro lato, però, l’interesse del soggetto che si vede accusato di una violazione di disporre
degli elementi necessari per la propria migliore e completa difesa. Sullo sfondo (ma non
troppo...) non va, infatti, mai dimenticato che un segreto commerciale ha una sua consistenza
come bene immateriale fintanto che rimane segreto, mentre perde consistenza se, anche a
causa dello stesso procedimento giudiziario in cui è invocato, cade in pubblico dominio.
Questo intervento normativo, importante ma non certo esaustivo, mostra quindi di voler
tenere in considerazione problematiche (la tutela del segreto) che spesso vengono a con-
fliggere con il principio costituzionalmente garantito del giusto processo, posto che un’ec-
cessiva secretazione di atti e documenti rischia di compromettere troppo la posizione
dell’altra parte chiamata a replicare.
Ecco che allora il nuovo art. 121 ter c.p.i. consente al giudice di operare, a tutela del segreto,
secondo un doppio binario: 1) attraverso misure di secretazione direttamente inerenti al
contenuto di determinati atti e documenti con specifico divieto imposto a tutti soggetti
coinvolti nella causa (compresi difensori e consulenti) di utilizzare e/o rivelare i segreti
anche nel periodo successivo alla conclusione del procedimento a cui i documenti si riferi-
scono, ovviamente fintanto che perdura l’entità intesa come segreto; 2) attraverso misure
dirette a limitare o comunque a controllare l’accesso fisico (per “un numero ristretto di
soggetti”) alle udienze, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio; 3) attraverso
misure volte a mantenere particolare attenzione nell’emissione dei provvedimenti nell’àmbito
dei quali vanno espressamente oscurate o omesse le parti inerenti ai segreti commerciali.
La norma sta quindi cercando di ovviare a problematiche che nella giurisprudenza si sono
mostrate e, talvolta, continuano a mostrarsi di attualità soprattutto nell’àmbito dei procedi-
menti di descrizione ex art. 129 c.p.i., tanto più nei casi, oggigiorno regola e non eccezione,
relativi a violazioni che hanno a che fare con documenti di natura informatica.
Nel recente passato, in assenza di adeguate indicazioni giudiziarie, la tutela rimaneva infatti
talvolta addirittura affidata al solo buon senso dell’Ufficiale giudiziario di turno preposto
all’esecuzione della misura (Trib. Firenze 15 giugno 2007, in GADI, 2007, 848; Trib. Milano
11 ottobre 2006, in GADI, 2006, 915; Trib. Torino 1 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 2884;
Trib. Torino 23 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, 1448 si erano addirittura espresse nel senso di
una delega all’Ufficiale per la concreta individuazione delle misure). Invece in caso di inter-
vento esplicito del giudice i gradi di protezione individuati, anche se non sempre in maniera
organica e proporzionata rispetto all’effettivo oggetto del contendere, comunque già anti-
cipavano quanto è ora previsto nell’art. 121 ter c.p.i.: erano infatti previste cautele di natura
meramente formale (consultazione del fascicolo della descrizione ed estrazione di copia
consentita alle sole parti ed ai loro difensori muniti di procura o limitazione dell’accesso alle
operazioni di descrizione ai soli consulenti tecnici, con esclusione delle parti: cfr. Trib. Milano
27 dicembre 2010, in GADI, 2011, 586). Erano poi stati già pensati provvedimenti che
prescrivevano agli ausiliari del giudice incaricati della descrizione di esaminare i contenuti e
di espungere materialmente tutti i dati, tecnici e commerciali, non strettamente inerenti alla
pretesa contraffazione prima di consentirne la visione alle parti e ai consulenti (Trib. Torino 28
gennaio 2000, in GADI, 2000, 718). Il livello più alto di cautela era invece caratterizzato dalla
esplicita segretazione dei dati, dunque in presenza di un espresso ordine di chiusura della
documentazione acquisita dall’Ufficiale giudiziario in una busta sigillata, con successiva
custodia da parte della cancelleria del tribunale del Giudice che aveva emanato il provvedi-
mento, secretazione alla quale andava - e va tuttora - conferito carattere provvisorio (cfr. Trib
Torino 13 giugno 2012, in Dir. ind., 2013, 3, 209 ss.) poiché quanto meno con l’instaurazione
del giudizio di merito o comunque in sede di consulenza tecnica, il titolare del diritto di privativa
deve pur poter accedere alle informazioni secretate che costituiscono l’oggetto del conten-
dere, pena la lesione del diritto di difesa e di contradditorio e, di fatto, l’inutilità della misura
cautelare a fini probatori, se poi le risultanze di essa non possano essere rese accessibili al
ricorrente (Trib. Milano 21 febbraio 2011, in GADI, 2011, 771 ss.).

Il Diritto industriale 5/2019 531


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Itinerari della giurisprudenza

L’auspicio è dunque quello che l’attuale esplicita previsione normativa di tutela del segreto
“dal processo” possa portare i Tribunali ad una disciplina molto più organica e dettagliata della
materia, valorizzando al massimo, nell’ambito della descrizione, il ruolo della successiva
udienza di discussione ex art. 129, comma 4, c.p.i. avente proprio lo scopo di valutare il
risultato dell’eseguita descrizione. È dunque proprio nel corso di questa udienza che il giudice
deve sentire il dovere di indirizzare il successivo lavoro di legali e consulenti soprattutto nei
casi della c.d. “descrizione a strascico”, vale a dire nell’ipotesi di descrizione eseguita dal
perito nominato mediante l’estrazione di una copia forense di tutta l’infrastruttura informatica
del server descritto (ad esempio server, pc e cellulari di dipendenti), ipotesi che ovviamente è
quella attuata nella stragrande maggioranza dei casi, stante il fatto che non è esigibile (né sotto
il profilo dell’economia processuale, né dell’ampiezza stessa dei poteri demandati all’ausiliare
informatico dell’ufficiale giudiziario) che venga effettuata una “scrematura” in loco.
Iniziano così ad essere frequenti i provvedimenti (cfr. ad esempio Trib. Bologna 31 gennaio
2019, provvedimento pronunciato nella prima udienza del giudizio di merito) volti a prevedere
la successiva cleaning room, vale a dire un’attività successiva alla descrizione di “scrematura
oculata” della documentazione acquisita, attività effettuata presso l’ufficio del perito d’ufficio,
alla sola presenza dei consulenti di parte e dei legali, eventualmente tutti vincolati ad un
ulteriore specifico obbligo di segreto financo nei confronti dei propri clienti, così da conservare
i soli documenti che nel contraddittorio delle parti vengono ritenuti effettivamente rilevanti per
il prosieguo del giudizio. Di norma, i documenti selezionati nella fase di cleaning room possono
essere immediatamente ostensibili a tutte le parti (si pensi a disegni tecnici con il cartiglio della
ricorrente, ma rinvenuti nei server della resistente), oppure solo ai legali e consulenti, data la
natura “dubbia” (disegni tecnici con il cartiglio della resistente, che però i tecnici della
ricorrente, nell’ambito della selezione, abbiano ritenuto incorporanti il know how della
medesima) pure “composita” (schede commerciali della ricorrente, modificate ad hoc con
know how della resistente).
Tuttavia, eventualmente ricorrendo al Giudice, il materiale deve essere consegnato alle parti
“per la libera consultazione e la formazione di copie ai soli fini del pieno esercizio di diritto di
difesa nel presente procedimento” (decreto del Trib. Brescia 1° febbraio 2018: a seguito di
una prima fase di scrematura per “parole-chiave”, sono stati introdotti nuovi criteri di
selezione, al fine di riversare nel fascicolo d’ufficio il solo materiale ritenuto rilevante).
La fase appena indicata diventa molto importante perché nel nostro ordinamento non esiste
una fase pre-trial sul modello anglosassone (esisteva nel tanto vituperato rito societario di cui
al d.lgs. n. 5/2003, ma allora gli operatori non ebbero probabilmente la maturità per com-
prenderne tutte le potenzialità anche in tal senso) e, di conseguenza, si tratta di un lavoro che,
se ben orientato, può effettivamente consentire una giusta possibilità di contemperamento
tra le opposte esigenze di tutela del segreto e del giusto processo.
Vi è chi ritiene (Trib. Bologna 5 aprile 2019) che però la fase di cleaning room vada effettuata
solo a seguito di apposito accordo di tutte le parti coinvolte; trattasi, però, di un’interpretazione
che, come è ovvio, rischia di smussare notevolmente la portata e l’efficacia della misura.

532 Il Diritto industriale 5/2019


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Indici
Il Diritto industriale

INDICE AUTORI Corte d’appello


18 gennaio 2019, Colonia, sez. VI . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Buenger Florian Tribunale
La guerra del prosciutto di Parma sul territorio tede-
6 giugno 2018, Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
sco: una decisione sorprendente . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Ciccone Giovanni
Rapporti tra sezioni impresa e sezioni ordinarie: INDICE ANALITICO
la decisione delle Sezioni Unite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Marchi
La tutela giudiziale civile dei segreti commerciali
anche dopo l’introduzione del d.lgs. n. 63/2018 . . . 525 Cessione di azienda e cessione del marchio
Franco Simona Cessione d’azienda, avviamento commerciale
e valore del marchio (Cassazione civile 17 gennaio
Non sussiste litispendenza tra domanda ed ecce-
2019, n. 1118) di S. Scapin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
zione di nullità di un titolo di proprietà industriale . 444
Esaurimento del marchio
Gatti Gloria
Esaurimento dei diritti di marchio e reti di distribu-
Il tatuaggio come elemento costitutivo dell’imma- zione c.d. selettiva di M. Loconsole . . . . . . . . . . . . . . 485
gine della persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Indicazione geografica
Ghini Federico L’“evocazione” di elementi figurativi e l’interpreta-
La tutela giudiziale civile dei segreti commerciali zione della CGUE in relazione alla tutela delle DOP/
anche dopo l’introduzione del d.lgs. n. 63/2018 . . . 525 IGP dei prodotti agricoli ed alimentari: il caso “Queso
Manchego” (Corte di giustizia 2 maggio 2019, n.
Grisanti Sara C.614/17) di S. Grisanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
L’“evocazione” di elementi figurativi e l’interpreta-
zione della CGUE in relazione alla tutela delle DOP/ La guerra del prosciutto di Parma sul territorio tede-
IGP dei prodotti agricoli ed alimentari: il caso “Queso sco: una decisione sorprendente (Corte d’appello di
Manchego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Colonia 18 gennaio 2019) di F. Buenger . . . . . . . . . . 457
Marchi d’impresa
Loconsole Michele
Natura ed aspetti controversi legati all’uso dei mar-
Esaurimento dei diritti di marchio e reti di distribu-
chi della grande distribuzione organizzata di
zione c.d. selettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
L. Salzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Mastrelia Dario Nullità del machio e litispendenza
La tutela del know-how, delle informazioni e dei segreti
Non sussiste litispendenza tra domanda ed ecce-
commerciali fra novità normative, teoria e prassi . . . 513 zione di nullità di un titolo di proprietà industriale
Salzano Lucio (Cassazione civile 24 gennaio 2019, n. 1915; Cassa-
zione civile 4 aprile 2019, n. 9500) di S. Franco . . . 441
Natura ed aspetti controversi legati all’uso dei mar-
chi della grande distribuzione organizzata . . . . . . . . . 471 Proprietà intellettuale
Scapin Sara Diritto all’immagine
Cessione d’azienda, avviamento commerciale Il tatuaggio come elemento costitutivo dell’imma-
e valore del marchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 gine della persona (Tribunale di Milano 6 giugno
2018) di G. Gatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
INDICE CRONOLOGICO Sezioni specializzate
Rapporti tra sezioni impresa e sezioni ordinarie: la
DEI PROVVEDIMENTI decisione delle Sezioni Unite (Cassazione civile 23
luglio 2019, n. 19882) di G. Ciccone . . . . . . . . . . . . . . 491
Giurisprudenza
Tutela del know how
Corte di giustizia
La tutela del know-how, delle informazioni e dei
2 maggio 2019, n. C-614/17, sez. IV . . . . . . . . . . . . . . 433 segreti commerciali fra novità normative, teoria
Cassazione e prassi di D. Mastrelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
17 gennaio 2019, n. 1118, sez. trib. . . . . . . . . . . . . . . 451 La tutela giudiziale civile dei segreti commerciali
24 gennaio 2019, n. 1915, sez. VI-1, ord. . . . . . . . . . 441 anche dopo l’introduzione del d.lgs. n. 63/2018 di
4 aprile 2019, n. 9500 sez. VI-1, ord. . . . . . . . . . . . . . 442 G. Ciccone e F. Ghini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
23 luglio 2019, n. 19882, sez. un. . . . . . . . . . . . . . . . . 491

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