Caso Marvel Characters Inc.

I. Antecedentes

Con fecha 27 de agosto 2018, Marvel Characters, Inc., de Estados Unidos de America,
solicito el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la
denominación MARVEL, para distinguir prendas de vestir y otras vestimentas de la clase
25 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N.° 25243-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 16 de noviembre de

2018, la Dirección de Signos Distintivos DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado
en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación
Internacional, al considerar que resulta confundible con la marca MARBEL (certificado
N.° 127087), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional,
registrada a favor de HUANCA APAZA NICOLAS JAIME, de Perú. Al respecto, la Dirección
considero lo siguiente:

i. Los signos en cuestión se encuentran referidos a algunos de los mismos

productos.
ii. Realizado el examen comparativo entre los signos se determina que son
semejantes.
iii. El signo solicitado en la clase 25 de la Clasificación Internacional se encuentra
incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de
la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Con fecha 13 de diciembre de 2018, Marvel Characters, Inc. interpuso recurso de apelación,
manifestando lo siguiente:

 La marca MARVEL resulta ser reconocida para el público peruano debido a que forma
parte del nombre de su empresa, la cual es creadora de diversos personajes de
historietas, los que son de conocimiento y difusión mundial, debido a la producción de
películas, juguetes y video juegos basados en sus personajes creados.
 El signo solicitado a diferencia de la marca registrada evoca un concepto específico, el
del nombre de su empresa, que será fácilmente asociado por los consumidores.
 La marca MARBEL carece de un significado específico. El público consumidor de los
productos de la clase 25 presta un alto grado de atención al momento de efectuar sus
compras.
 Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

II. Cuestión en discusión

La Comisión de Signos Distintivos de Indecopi —Dirección de Signos Distintivos, en aras de

determinar la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada
MARBEL considera:

a. Respecto al reconocimiento alegado por MARVEL, si bien la solicitante argumenta que

su marca MARVEL goza de reconocimiento, amplia difusión y conocimiento a nivel
mundial, se advierte que, en el presente caso, la calidad de notoriamente conocida de
dicha marca no ha sido invocada, y aun cuando la solicitante hubiese alegado la calidad
de notoriamente conocida de la marca MARVEL, se debe tener en cuenta lo señalado
 par la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución N.°
0260-2006/TPI-INDECOPI: “no corresponde —en un procedimiento de registro de marca
como el presente— evaluar si el signo de la solicitante es o no notoriamente conocido.
Dicho argumento solo puede ser invocado en un procedimiento de esta naturaleza, en
virtud a lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por quien se opone
a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre (...) en el presente caso”. En
consecuencia, para evaluar la solicitud de registro, no resulta relevante el
reconocimiento alegado por la solicitante MARVEL.
b. Respecto a la afirmación de que la marca MARVEL forma parte del nombre de su
empresa (Marvel Characters Inc.), dicho argumento también carece de relevancia ya que
existe diferencia entre un registro marcario y la inscripción de una denominación o
razón social para la constitución de una empresa. La inscripción de una empresa es un
procedimiento obligatorio para el regular y válido funcionamiento de una empresa, que
tiene una finalidad diferente al registro de marcas y otros signos distintivos cuya
competencia corresponde al INDECOPI.
c. Evaluación del riesgo de confusión. Para determinar dicho riesgo se deben considerar
la semejanza de los signos en sí, así como la naturaleza de los productos o servicios a los
que se aplican.
i. Productos vinculados a los signos en cuestión. El signo solicitado pretende
distinguir prendas de vestir y otros de la clase 25 de la Clasificación
Internacional, mientras que la marca registrada distingue prendas de vestir en
general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Al respecto se advierte
que los signos en cuestión se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos, a saber, prendas de vestir / prendas de vestir en general. Por ende,
se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado.
ii. Examen comparativo. Para dicha evaluación se debe tener en cuenta lo previsto
en los artículos 45 y 46 del Decreto Legislativo n.° 1075. De esta manera, para
determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, así
como aquellas características que puedan ser recordadas.

Del análisis a ambos signos, la Comisión concluye que ambos signos presentan
semejanza en lo que respecta a la impresión fonética idéntica que generan; sin
embargo, no cuentan con semejanza conceptual ya que las denominaciones
MARVEL y MARBEL son fantasiosas.

Por todo lo anterior, la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi concluye que

los signos son semejantes y se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos, por ende, el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de
producir riesgo de confusión en el público consumidor.

d. Respecto a la jurisprudencia citada por la solicitante, la Comisión asevera que la

presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal,
 puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este
procedimiento.
e. Respecto al examen de registrabilidad, la Comisión afirma que, si bien el signo solicitado
es distintivo y susceptible de representación gráfica, el mismo se encuentra incurso en
la prohibición contemplada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión, por lo que
corresponde denegar su registro.

Por todo lo expuesto, la Comisión decide CONFIRMAR la Resolución N.° 25243-2018/DSD-

INDECOPI, de fecha 16 de noviembre de 2018, que denegó el registro de la marca de producto
MARVEL, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, solicitado por
Marvel Characters, Inc., de Estados Unidos de América.