CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE DE INVENTO/TECNOLOGÍA

Que celebran, por una parte ---------- a quien en lo sucesivo se le denominara como LICENCIANTE y
por otra --------- a quien en lo sucesivo se le denominara como LICENCIATARIO y en su conjunto se
les denominaran LAS PARTES al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1.- Declaran que es voluntad de ambos celebrar el presente contrato sin ningún tipo de amenaza,
presión o cualquier otro acto que menoscabe los derechos individuales de libre decisión.

EL LICENCIANTE declara lo siguiente:

Ser dueña de la Tecnología y que es titular de la patente y cualquier otro derecho de propiedad
industrial relativos a la Tecnología, y que cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarios
para desarrollarla, y que la Tecnología y su uso no contravienen ni vulneran derechos de terceros.

Ser de nacionalidad ----------

Que señala como domicilios legal el ubicado en ----------, municipio de ----------, en el estado de ------
-----.

Que tiene capacidad jurídica para la ejecución de los compromisos objetos de este contrato, y
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento.

EL LICENCIATARIO declara lo siguiente

Ser mexicano mayor de edad, casada, con RFC: -----------

Que tiene la capacidad jurídica para la ejecución de los compromisos objeto de este contrato, y
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento.

Que dispone de la organización, elementos, conocimiento y experiencia suficiente para ello.

Conoce los alcances de la tecnología y tiene interés en adquirir una licencia para su uso y explotación
en los términos del presente contrato.

2.- Declaran ambas partes:

I.- La ----------- reconoce que ------------- es el legítimo propietario de la tecnología. La cual se describe
en el anexo 1 que es parte integral de este instrumento.

II.- Que han decidido llevar a cabo la transferencia y el licenciamiento de la tecnología a través del
presente instrumento.

III.- Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad
jurídica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan. Así mismo, manifiestan conocer el alcance
y contenido de este contrato de licencia de patente de invención, que se regirá por las clausulas
contenidas, sus documentos anexos y en todo lo no contenido en ellas, por las normas aplicables de
las leyes según correspondan.

OBLIGACIONES

Por medio del presente instrumento las partes han convenido de plena conformidad, en
RECONOCER, VARIAR, ADICIONAR Y ESTIPULAR los conceptos, obligaciones, declaraciones y
cláusulas previstas en el presente, para que queden subsistentes y apliquen en términos del
presente contrato de licencia de patente que en este acto se formalizan. En este sentido las partes
establecen las siguientes

Obligaciones del LICENCIATARIA:

a) Utilizar la Tecnología en las condiciones que determine LA LICENCIANTE, solamente dentro

del Territorio, exclusivamente en el Proyecto y en el contexto del Área de Aplicación, y
únicamente para la obtención de ……………………………, desarrollo y ejecución del Proyecto, y
en general, toda modificación que el LICENCIATARIA decidiere efectuar deberá ser
comunicada y autorizada previamente por LA LICENCIANTE, de manera expresa y por
escrito.
Cualquier modificación o cambio a la Tecnología o alguno de sus componentes, así como
cualquier uso no autorizado de la misma o de alguno de sus componentes, introducido por
parte del LICENCIATARIA, sin la autorización previa y por escrito de LA LICENCIANTE,
facultará a LA LICENCIANTE a poner término de inmediato al Contrato y liberará y eximirá a
esta última de cualquier responsabilidad por las eventuales fallas que se produzcan en
virtud de las modificaciones o cambios mencionados precedentemente, que impidan
cumplir los estándares de calidad de los productos que tiene por objeto desarrollar la
Tecnología, y por cualquier daño ocasionado a terceros, los que serán de exclusiva
responsabilidad del LICENCIATARIA. De ocurrir alguno de los eventos mencionados en la
presente cláusula, el LICENCIATARIA no quedará liberado de su obligación de efectuar el
pago del Precio de la Licencia.
En cualquier caso, todo cambio en la Tecnología o alguno de sus componentes que redunde
en una mejora o beneficio de la Tecnología o desarrollos obtenidos en virtud de ésta serán
de propiedad exclusiva de LA LICENCIANTE.
b) Pagar oportunamente el Precio de la Licencia.
c) Asumir todos los costos asociados a los proyectos, estudios, construcción y mantención del
Proyecto.
d) No copiar, duplicar, reproducir, grabar, divulgar o utilizar de manera alguna que no esté
autorizada en el presente Contrato, total o parcialmente, en forma directa o indirecta, la
Tecnología, y/o la Información Confidencial reguladas en el presente contrato.
e) A tomar a su costo todas las medidas necesarias para disminuir todos los factores físicos,
químicos y ambientales en los sectores en donde se desarrolle el Proyecto, así como sus
sectores aledaños, a fin de evitar con ello la contaminación de este.
Las Partes declaran y reconocen que las obligaciones descritas en este párrafo son esenciales en
este Contrato y que su incumplimiento por parte del LICENCIATARIA generará perjuicios graves e
irreparables a LA LICENCIANTE debido a la pérdida de ingresos futuros. Por lo anterior, la
LICENCIATARIA empleará la máxima diligencia en cumplir con estas obligaciones.

Obligaciones de LA LICENCIANTE:

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en otras cláusulas del Contrato y de sus anexos,
LA LICENCIANTE se obliga a:

a) Comunicar al LICENCIATARIA cualquier infracción en el Territorio al uso de la Tecnología y

se obliga a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la protección de la misma, a fin
de que pueda cumplirse con el objeto de este Contrato, sin perturbaciones de ningún tipo.
Asimismo, deberá llevar a cabo, a su costo, todas las acciones y medidas de defensa de la
Tecnología que sean requeridas por el LICENCIATARIA, necesarias para proteger la misma y
evitar que se perturbe su uso;
b) Mantener la titularidad de la Tecnología durante la vigencia del presente Contrato, o si
transfiriere o enajenare a cualquier título el todo o parte de la Tecnología a terceros obtener
que éstos se obliguen irrevocablemente a respetar y cumplir todos los términos y
condiciones del presente Contrato;
c) No perturbar el uso que de la Tecnología haga el LICENCIATARIA de conformidad a los
términos de este Contrato; y
d) Instar por las renovaciones de las patentes y demás derechos de propiedad industrial
relativos a la Tecnología en cuanto la ley permita dichas renovaciones y pagar los
respectivos derechos, los que serán de cargo exclusivo de LA LICENCIANTE.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - El objeto del presente Contrato es otorgar a la “LICENCIATARIA” una licencia exclusiva,
no transferible, en el Territorio Licenciado, por el periodo de duración del Contrato, sobre la
Tecnología Licenciada para desarrollar, fabricar, hacer fabricar, comercializar, ofrecer en venta,
vender, ser vendido, exportar e importar los Productos Licenciados, por cuenta propia o por
encargo, en los términos y condiciones establecidos en el presente Instrumento.

El “LICENCIANTE” autoriza a la “LICENCIATARIA” para que, excepcionalmente, comercialice, venda

y/o distribuya los Productos Licenciados, dentro del Territorio Licenciado, a través de Entidades
Relacionadas, sin que ello sea considerado una Sublicencia.

SEGUNDA. Relación entre las Partes.

Las Partes dejan expresa constancia que, en virtud de este instrumento, se ha generado una relación
exclusivamente de carácter comercial, no existiendo entre ellas relación de dependencia o
subordinación alguna, así como tampoco entre cada una de las Partes y los dependientes o
subordinados de la otra.

En consecuencia, nada en este Contrato será interpretado como (i) la constitución de una sociedad,
agencia, joint venture, o una relación similar entre las Partes; o (ii) como una autorización a
cualquiera de las Partes para representar, o actuar como un agente o empleado de la otra Parte.

TERCERA. - Uso permitido y Alcance de la Licencia.

3.1. Uso autorizado. La C. XXXX….XXXX….XXX… recibe una licencia de la Tecnología, sometida al pago
de derechos, para su uso, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este Contrato.

El uso de la Tecnología Licenciada incluye cualquier aprovechamiento de ella, que derive en un

beneficio económico. La licencia se otorga con el objeto de desarrollar, fabricar, hacer fabricar,
exportar e importar, ofrecer en venta, vender, ser vendido y, en general, comercializar productos
y/o servicios que incorporen o usen la Tecnología licenciada.

3.2. Exclusividad. La licencia concedida a la C. XXX…XXX….XXX… es única y exclusiva, según los

términos convenidos en el presente Instrumento. En conformidad a lo anterior, el “LICENCIANTE”
se compromete a no conceder otra licencia a un tercero con respecto a los derechos concedidos por
este Contrato.

3.3. Territorio Licenciado. Las Partes acuerdan que la licencia objeto del presente Contrato se otorga
para el territorio de XXX…XXX…

3.4. Mejoras. Cualquier mejora de la Tecnología Licenciada hecha con recursos humanos o
materiales del “LICENCIANTE” será de su propiedad exclusiva. La “LICENCIATARIA”, por su parte,
tendrá la primera opción de comercialización de las mejoras de la Tecnología Licenciada.

En caso de existir mejoras realizadas por la “LICENCIATARIA”, la Licenciataria deberá notificar

inmediatamente al “LICENCIANTE”, con el objeto de acordar el porcentaje de participación en dichas
mejoras. En este caso, la “LICENCIANTE” se obliga a licenciar dichas mejoras a la Licenciataria en los
mismos términos de este Contrato.

CUARTA. – Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación que se indican en la

cláusula primera, ambas partes convienen en que la licencia de uso sobre el Invento/Tecnología se
conceda a título oneroso. Por concepto de regalías, la LICENCIATARIA se obliga a pagar a la
LICENCIANTE un monto [mensual/semestral/anual] equivalente al [señalar porcentaje % de regalías]
de los ingresos generadas por la venta de todo producto del Invento/Tecnología propiedad del
“LICENCIANTE”. Dicho pago se realizará durante los xxxx…xxxxx días naturales inmediatos
posteriores al vencimiento del plazo de pago pactado.

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a .......
Pesos/dólares/año, la LICENCIATARIA abonará a la “LICENCIANTE” la cantidad fija de .....................
Pesos semestrales, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago en el semestre natural
siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre
las ventas facturadas en el semestre anterior. Estas cantidades deberán incrementarse con el
correspondiente I.V.A.
QUINTA. -En el periodo de duración del presente contrato serán por cuenta de
.................................... los gastos derivados del pago de las anualidades para mantener en vigor la
patente. La LICENCIANTE realizará estos pagos, siendo abonados los cargos por la LICENCIATARIA a
requerimiento de la misma.

SEXTA. - Asimismo, será responsabilidad de ...................................

a) Todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del objeto
de la patente.

b) Las garantías dadas a los clientes respecto del objeto de fabricación.

La LICENCIANTE no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios

derivados de la fabricación comercial de la invención objeto de la cesión.

SEPTIMA. - Forma De Pago

El abono de las cantidades correspondientes se efectuará en la cuenta número --------- abierta en la

del Banco -------------, Transferencia Tecnológica, dentro del primer mes de cada semestre, contra
factura dirigida a D. ................. de .............. de la Empresa ..............

OCTAVA. - Período De Explotación:

La LICENCIATARIA se obliga a explotar la licencia concedida y a hacerlo diligentemente y en forma

ininterrumpida. Deberá iniciar la explotación de la patente no más allá de ….… El incumplimiento de
cualquiera de estas obligaciones será causal de rescisión del contrato.

NOVENA. - La duración del presente contrato será de ................................ años. De continuar la

“LICENCIATARIA” interesada en la explotación de la patente al concluir dicho periodo, ambas partes
negociarán nuevamente la cuantía de la regalía correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo
se dará por finalizada la licencia de explotación.

DECIMA. - El presente contrato podrá dar por terminado bien sea por la llegada del término
establecido en la cláusula cuarta, o por terminación anticipada a petición de cualquiera de las partes,
en cuyo caso dicha terminación se deberá hacer mediante aviso por escrito comunicándose a la otra
parte por lo menos con [número] días de anticipación, de lo cual procederá a su vez, la cancelación
de la inscripción del presente contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

DECIMA PRIMERA. - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente

contrato por cualquiera de las partes, facultará a la otra parte para rescindir el mismo, quedando
automáticamente anulados todos los derechos de fabricación y explotación comercial por parte de
..............................

DECIMA SEGUNDA. - Una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este contrato, si las
dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo
negociarán la cancelación de este contrato.

DECIMA TERCERA. - Confidencialidad:

Cada una de las partes y terceros involucrados, se comprometen a no difundir, bajo ningún
concepto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya
podido tener acceso en el desarrollo del presente convenio, siempre que esas informaciones no
sean de dominio público. Dichas informaciones deberán ser exclusivamente utilizadas para los fines
de este contrato.

Los datos e informes relativos al proceso objeto del presente convenio, tendrán carácter
confidencial. A tales efectos las partes garantizan dicha confidencialidad respecto del personal que
trabaje para la misma en oportunidad del presente contrato.

Este deber de confidencialidad caducará en caso de que la LICENCIATARIA decida rescindir el

contrato. En este último caso, LICENCIANTE quedará liberada de todos los compromisos asumidos
con LICENCIATARIA en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. - Ambas partes convienen en que el presente contrato de licencia de uso sea
inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

DECIMA QUINTA. - Convienen las partes en que la “LICENCIATARIA” tendrá la facultad de ejercitar
las acciones legales de protección de los derechos sobre el Invento/Tecnología, como si fuera el
propio titular.

DECIMA SEXTA. - La “LICENCIATARIA”, se obliga a que en caso de tener conocimiento sobre alguna
invasión a la marca propiedad del “LICENCIANTE”, deberá dar aviso al “LICENCIANTE” a la brevedad
para que el mismo lleve a cabo las acciones pertinentes con el fin de proteger los derechos derivados
de la marca.

De igual forma la “LICENCIATARIA” se obliga a auxiliar en cualquier momento al “LICENCIANTE”

sobre cualquier actuación legal que pudiese surgir con relación a la marca.

DECIMA SEPTIMA. - En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los
contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este acuerdo
o cualquier otro motivo las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para
resolverlo de forma amistosa, mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas
autorizadas por cada parte al efecto.

Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento,
las partes fijan los tribunales de México, o en el Estado que se allá firmado el presente, serán los
únicos competentes renunciando expresamente ambas partes a cualesquiera otros fueros que
pudieran corresponderles.

DECIMA OCTAVA. - Propiedad de los Derechos de Patente en otros Países

Si por interés de LA LICENCIATARIA se acordara el registro de esta patente en algún país extranjero,
se hará a nombre de la LICENCIANTE, quedando el presente contrato automáticamente extendido
para la explotación de la patente en dicho país. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por
la LICENCIANTE o por quien ésta delegue, y LA LICENCIATARIA correrá con los gastos
correspondientes de registro y mantenimiento.

De no interesarle a LA LICENCIATARIA el registro de la patente en otros países, la LICENCIANTE podrá

efectuar los registros que tenga por convenientes, quedando libre para licenciar la patente con
terceras empresas en los países que abarquen dichos registros.
En este caso, la LICENCIANTE deberá hacer frente a todos los gastos de solicitud, tramitación,
registro y mantenimiento que ello conlleve, si bien LA LICENCIATARIA podrá acceder a una licencia
exclusiva para cada país que desee, en un plazo de un año desde que la LICENCIANTE le comunique
la existencia de las correspondientes solicitudes, en las mismas condiciones que las expuestas en el
presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. - Las partes convienen en señalar como domicilios para efectos de recibir toda
clase de notificaciones o documentos en relación con el presente contrato de licencia de uso, los
siguientes:

El “LICENCIANTE”: [domicilio]

La “LICENCIATARIA”: [domicilio]

DÉCIMA NOVENA. - Con relación a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las
partes se someten a los Tribunales competentes en la ciudad de [Ciudad], renunciando
expresamente al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído el presente contrato, se firma por duplicado al calce y al final del documento, un tanto para
cada una de las partes, en la ciudad de [Ciudad o Entidad Federativa] a [día] de [mes] de [año].

“LICENCIANTE” “LICENCIATARIA”

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TESTIGOS

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