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Presupuestos. Protección.
Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia. Prueba.
– STJUE 375/97
• “El público entre el cual la marca anterior debe
haber adquirido renombre es el interesado por
esta marca, es decir, dependiendo del producto o
del servicio comercializado, podrá tratarse del gran
público o de un público más especializado, por
ejemplo, un sector profesional determinado.” (ap
24)
Pronunciamiento judicial sobre
aspectos cuantitativos del público
relevante
STJUE C-375/97
• Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2,
de la Directiva permiten exigir el conocimiento de
la marca por un determinado porcentaje del
público así definido. (ap 25)
• El grado de conocimiento requerido debe
considerarse alcanzado cuando una parte
significativa del público interesado por los
productos o servicios amparados por la marca
anterior conoce esta marca. (ap 26)
Elementos cualitativos
• Valor asociado a la marca
– Proyección por parte del público de
expectativas acerca de buena calidad de
productos o servicios designados por la
marca.
– Capacidad para condensar la reputación o
goodwill más allá de los productos originales.
El elemento territorial
• STJUE C-375/97
• ““En el ámbito territorial, el requisito se cumple cuando, según los términos del artículo 5,
apartado 2, de la Directiva, la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al no
proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido, no puede exigirse que el
renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una parte
sustancial de éste.” (ap 28)
• STJUE 22 de noviembre de 2007 Asunto C‑328/06 (Petición de decisión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona). La cuestión planteada se refiere únicamente al
alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior conforme a la Directiva 89/104.
• “no puede exigirse que la notoriedad exista en «todo» el territorio del Estado miembro sino que
basta con que exista en una parte sustancial de éste (véase, por analogía, la sentencia de 14 de
septiembre de 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, apartado 28, en relación con el
concepto afín de «renombre» de una marca, con respecto al cual el artículo 5, apartado 2, de la
Directiva remite también a una apreciación «en el Estado miembro»).” (ap. 17)
• Y aclara
• “el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro»
se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno
que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro ” (ap. 18)
• STJUE 6 octubre de 2009, Asunto C-301/07 (Pago)
• El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la
protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte
significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una
parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las
circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de
que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad.
• ¿Se puede conjugar este criterio con lo dispuesto por la STJUE de 19 de diciembre de
2012 C-149/11, Leno sobre alcance territorial del “uso efectivo” de la marca comunitaria?
Marca notoria e infracción.
Vínculo e identificación de conductas no
toleradas
• Vínculo e infracción.
– STJUE 375/07, General Motors de 14 de septiembre
de 1999
• “a diferencia del artículo 5, apartado 1, el artículo 5,
apartado 2, de la Directiva protege las marcas registradas
para productos o servicios no similares, el primer requisito
que impone implica un cierto grado de conocimiento de la
marca anterior entre el público. En efecto, sólo en el
supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente,
el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su
caso, incluso para productos o servicios no similares,
establecer una relación entre ambas marcas y, como
consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca
anterior.” (ap 23)
Pronunciamientos judiciales sobre
el vínculo
• STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV)
– “basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga
como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la
marca" (ap. 41).