Introducción

Así pues, ¿se puede registrar cualquier marca? La respuesta es no, no

es posible registrar cualquier marca.
Según la ley, pueden constituirse como marca:
 Las palabras o combinaciones de las mismas;
 Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; las letras, las cifras y
sus combinaciones;
 Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los
envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentación;
 Los sonoros
 La combinación de cualquiera de los anteriores.
Esto son, en definitiva, tipos de marcas básicos que hay que tener en
cuenta a la hora de crearla.
Para fijar qué no puede ser registrado existe una doble distinción entre
prohibición absoluta y relativa.
La diferencia entre una y otra estriba en que la primera presenta un
problema que choca contra los intereses públicos y, por tanto,
imposibilita su registro; mientras que la segunda colisiona contra
los derechos particulares de un tercero lo cual implica la falta de
disponibilidad registral.
Dicho de otra forma. Las prohibiciones absolutas están planteadas
para velar por la legalidad, de una forma u otra.
En cambio, las relativas, tratan de proteger los derechos adquiridos
por un tercer que ya tiene registrada su marca o nombre comercial.

Prohibiciones de registro
absolutas
La Ley de Marcas se encarga de enumerar qué prohibiciones tienen
carácter absoluto:
 Los nombres genéricos.
 Los signos que describan los productos y servicios.
 Los indicadores de procedencia geográfica.
 Los que sean contrarios al orden público.
 Los signos engañosos.
 Los que empleen signos o emblemas nacionales, de las
Comunidades Autónomas, provincias, entidades locales, etc, sin que
exista autorización.
 Todos aquellos que no hayan sido autorizados por las autoridades
locales.
 Los que se conviertan en habituales para designar productos o
servicios.
 Los que no tengan carácter distintivo.
 Los que no sean capaces de diferencias por productos y servicios de
una empresa de los de otra.
Sin embargo, cuando una marca carezca de carácter distintivo, haya
devenido en usual para la designación de determinados productos o
servicios o sean descriptivas y, por el uso que se haga de ellas,
alcancen esa distinción sobre las demás, será válida.

Para que te hagas una idea. Un caso conocido de prohibición de registro

absoluta que concluyó en denegación fue el que “padeció” el F.C
Barcelona. El club presentó una solicitud de registro de un signo que
representaba la silueta del escudo del equipo como marca comunitaria
para distinguir determinados productos y servicios. En 2015,
la OAMI denegó el registro por considerar que carecía de carácter
distintivo.
Aunque la marca que se registre sea aceptada, si es dudosa siempre
pesará sobre ella la posibilidad de que se inicie un proceso de nulidad.
Digo siempre porque, como decía la semana pasada, la acción de nulidad
es imprescriptible.

Prohibiciones de registro
relativas
Las prohibiciones relativas velan por los derechos adquiridos por un
tercero sobre un determinado signo distintivo. Para que una marca
pueda ser registrada sin interferir en una preexistente habrá de evitar:

 Ser idéntica a una anterior que designe productos o servicios

exactos.
 Evitar confusión en el público por asociar una marca con otra debido
al parecido idéntico entre una marca y otra.

Para conseguir esto es bueno hacer previamente un estudio de las

marcas que ya existen. De esta forma tendrás garantizado que no
habrá problemas.

Aunque los productos y/o servicios no se parezcan en nada, no puede

registrarse el signo posterior. De esta forma podría inducirse a error al
público creando la imagen de conexión entre ambas marcas llegando a
provocar el menoscabo de la primera si esta tuviese un carácter notorio
y renombrado en el mercado.

Un signo goza de notoriedad o renombre cuando por su volumen de

ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración
o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean
generalmente conocidos.

Hace relativamente poco salió a la luz un caso relacionado con una

posible confusión entre marcas. Las implicadas fueron la start up
Wallapop y la cadena de tiendas de deportes Wala. La antigua OAMI,
ahora EUIPO, resolvió que ambas marcas son “visual y fonéticamente
similares” y que pueden inducir a los consumidores a “creer que los
productos provienen de la misma compañía o de empresas
relacionadas económicamente”.

Tampoco se puede registrar como marcas:

 El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta

del solicitante de la marca, el nombre, apellido, seudónimo o
cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a
una persona distinta del solicitante.

 Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones

protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad
industrial.

 El nombre comercial, denominación o razón social de una persona

jurídica que antes de la fecha de presentación de la marca solicitada
identifique a una persona distinta del solicitante.

A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o

conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio
nacional.

Conclusión
La elección de una marca no es tarea fácil por lo que es preciso realizar
una ardua labor de investigación a fin de evitar dar pasos en falso que
te puedan llevar a un callejón sin salida.
A parte del diseño hay que tener en cuenta otros factores que son
determinantes en la marca. Dado que el signo que elijas será el que de
una forma u otra te represente debes escogerlo con profundo cuidado
y mimo.
Las prohibiciones de registro hay que tenerlas muy presententes,
aunque no hay que obsesionarse. Como siempre digo, lo mejor es
diseñar la marca y, antes de iniciar el proceso de registro, asesorarse
para verificar que todo está en orden. De esa forma tendrás la certeza
de que el proceso de registro se llevará a cabo sin sobresaltos.
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