TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 152-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los

artículos 52, 238, 240, 245, 247 y párrafo segundo del artículo
248, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida
por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil
de Pichincha, República del Ecuador. Expediente Interno Nº
0291-2004-RE. Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY
Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL. PATENTES.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y

ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de
Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de
Pichincha, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 19 de enero de 2011, mediante el cual se admite a

trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar

como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo
siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY.

Demandado: WARNER PHARMACEUTICAL S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros
de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los
actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es titular de las siguientes patentes

de invención:

 Patente titulada “Formas Cristalinas I, II, y IV de la ATORVASTATINA”,

concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1706.
 -2-
 Patente titulada “Forma Cristalina III de la ATORVASTATINA”, concedida en
Ecuador bajo el certificado PI 01-1697.

 Patente titulada “ATORVASTATINA AMORFA”, concedida en Ecuador bajo el

certificado PI 01-1701.

2. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., de conformidad con lo

manifestado por la sociedad demandante, se encuentra comercializando en
Ecuador, bajo la marca LIPOTRONIC, un medicamento que contiene
ATORVASTATINA.

3. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el 22 de marzo de 2004 presentó

demanda de medidas cautelares de forma preventiva ante el Juez Civil de lo
Pichincha.

4. El Juzgado 12 de lo Civil de Pichincha decretó medidas cautelares en forma

preventiva

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es la titular

indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya
sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido
concedidas.

2. Sostiene, que en el envase del producto comercializado se manifiesta claramente

que la marca LIPOTRONIC corresponde a la ATORVASTATINA.

3. Arguye, que si LIPOTRONIC es una ATORVASTANINA amorfa, se debe tener en

cuenta que la patente de procedimiento se extiende a los productos obtenidos
directamente por dicho procedimiento.

4. Argumenta, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado

para la fabricación del producto le corresponderá al demandado.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

 Sostiene, que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo

307 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

 Argumenta, que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la

supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual
ecuatoriana y el artículo 52 de la Decisión 486. Las pruebas presentadas por
la demandante no demuestra dichos indicios.
 -3-
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la

vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad
Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países
Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante solicitó interpretación prejudicial facultativa de las siguientes

normas: artículos 52, 238, 240, 245, 247 y 248.

Su solicitud adoptó un escrito presentado por la sociedad demandante, donde se

especificó la consulta prejudicial de la siguiente manera:

“Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la

Decisión 486…

(…)

La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de

Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la
Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de manera
incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de
procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de
probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es
distinto al patentado.

Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a

una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al
demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no
al actor.

Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es

una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de
requisito adicional alguno.

Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la

Decisión 486:

(…)

En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal

de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el
cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la
Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención.

Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las

diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción
legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello,
determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma
norma.
 -4-

Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma

comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar
este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante
la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación
nacional de cada País Miembro.

Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la

Decisión 486:

(…)

Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente

causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-
1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 01-1697, todas
ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o
CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al
Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a
la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de
procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que
un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el
procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el
producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de
que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del
producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el
procedimiento patentado.

Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la

invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un
tercero pueda explotar la invención patentada.

Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486:

(…)

Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar

cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de
invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador
aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona
natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas
patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor
y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado,
o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de
conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de
quien es su titular en Ecuador.
Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el
mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular
de la patente.

Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la

Decisión 486:
 -5-
(…)
 -6-
La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en
torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de
producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en
contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad
ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin
de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se
encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de
medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria
señalada.

Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la

Decisión 486:

(…)

La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse,

en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de
procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos
derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante
se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este
caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que
contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres
patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten concluir
razonablemente la comisión real de la infracción.

Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la

Decisión 486:

(…)

Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la norma en

cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miembros a legislar
y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares
dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por
esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el
plazo señalado en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en
las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la
autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.

El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular

de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso
cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez
días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la
medida.

Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las

medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales
contenidas en la norma nacional o derecho interno para medidas cautelares
de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad
intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de
caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, según la
normativa andina.”
 -7-
Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248
únicamente al párrafo segundo.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 52

“La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas

que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes
actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de
estos fines; y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

(…)

Artículo 238

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá

entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier
persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute
actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional

competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en
dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá

entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el
consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares”.

(…)

Artículo 240

“En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo
objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al
demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado
para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la
patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo
 -8-
prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el
consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido

fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el
procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los

intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección
de sus secretos empresariales.”

(…)

Artículo 245

“Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la
autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas
con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus
consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de
la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción,

conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.”

(…)

Artículo 247

“Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su

legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente
pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la
infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá
requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes
antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados

deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción
suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente
infractores puedan ser identificados.”

Artículo 248

(…)

“Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin

intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la
acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes
contados desde la ejecución de la medida”.
 -9-
(…)”

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se

analizarán los siguientes aspectos:

A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino.

B. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida.

C. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas

cautelares y su vigencia cuando se decreta antes de iniciar la acción por
infracción.

D. Infracción sobre una patente de procedimiento. El objeto de la infracción. La carga

de la prueba. Los medio de prueba y el principio de complemento indispensable.

A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO.

La sociedad demandada argumentó que en el procedimiento no se fijó la caución

prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. También
sostuvo que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la supuesta
infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y el artículo
52 de la Decisión 486. Las pruebas presentadas por la demandante no demuestran
dichos indicios. Por tal motivo, se analizará el tema de la preeminencia del
ordenamiento jurídico comunitario andino.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de

“Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra
soportado en otros tres principios: el de “Aplicación inmediata del Ordenamiento
Jurídico Andino”, el “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de
“Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario

Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de preeminencia o
prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto
de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas
para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que en
caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho
interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre
el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la
normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el
caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14

de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de
13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;
Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001.
Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
 - 10 -
Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de
julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de
octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de
1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre
de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso
02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario

Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento
Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al
Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo
coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas
estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento
jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha

manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva

del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o
internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por
virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la
Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla
subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos
Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los
Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los
ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin
perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las
relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u
organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de
junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
818, de 23 de julio de 2002).

De este principio fundamental se desprende la obligación de los Países Miembros de

observar el sistema comunitario andino, lo que implica, por un lado, adecuar su
ordenamiento interno a los principios y regulaciones comunitarias y, por otro, crear las
condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con
preeminencia las normas comunitarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma
comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o
expidan normas necesarias, para su correcta aplicación. (Principio de complemento
indispensable).

De conformidad con lo anterior, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho

Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero,
al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás
normas de derecho internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la
inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.
 - 11 -
B. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE. EL USO EXCLUSIVO. LA
EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA.

La sociedad demandante argumentó que es la titular indiscutible de los derechos de

propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de
conformidad con las patentes que le han sido concedidas. En el escrito presentado por la
sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó
lo siguiente:

“Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la

Decisión 486:

(…)

Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente

causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI
01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 01-1697,
todas ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o
CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al
Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a
la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de
procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que
un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el
procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el
producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de
que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del
producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el
procedimiento patentado.

Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la

invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un
tercero pueda explotar la invención patentada.”

Por lo tanto, se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, su uso
exclusivo y la explotación no consentida.

El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la
respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años
contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión
486).

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la
facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados
actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:

 Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de

disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.

 Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir
que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo
 - 12 -
52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los
actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las
patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede
impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo
venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un
procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el
procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un
producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que
cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca
en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el
procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la
patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos
de propiedad industrial. En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en
este tema.

Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre
un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa,
denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y
oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente,
entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y
la consiguiente distribución y comercialización de los resultados
obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el
titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la
explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.” 1

C. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU VIGENCIA CUANDO SE DECRETAN
ANTES DE INICIAR LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN.

En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la

consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente:

“(…)

Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la

Decisión 486:

(…)

La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en

torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de
producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en
contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad
ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin
de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se
encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de

1
Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.
 - 13 -
medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria
señalada.

Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la

Decisión 486:

(…)

La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse,

en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de
procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos
derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante
se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este
caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que
contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres
patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten concluir
razonablemente la comisión real de la infracción.

Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la

Decisión 486:

(…)

Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la norma en

cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miembros a legislar y
desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas
en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma
comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado
en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las
legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la
autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.

El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de

un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso
cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez
días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la
medida.

Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las

medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales
contenidas en la norma nacional o derecho interno para medidas cautelares
de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad
intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de
caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, según la
normativa andina.”

(…)”

De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la acción por

infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas
cautelares que pueden ser decretadas en el marco de dicha acción.
 - 14 -
La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción
de competencia desleal.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en

el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o
jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los
causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede

iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los

Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de
propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los
derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la
infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una
infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de

propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las
cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el
proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en
el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los
derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la
acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:

 Impedir la comisión de la infracción.

 Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.

 Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de

derechos de propiedad industrial.

 Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad
industrial.

 Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

 - 15 -
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas
cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la
infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la
infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar
cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.

Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas
cautelares:

 Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite
legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por
coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos
legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad
industrial: el titular del derecho protegido.

 La existencia de un derecho infringido. Si no hay derecho infringido no

habría nada que salvaguardar.

 Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la

infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la
normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de
infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida
cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en
el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas
cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si
hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción.
Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado
el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas
claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

 Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una

garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución
debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la
ejecución de las medidas.

 Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los productos
que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que
sirvieron para cometerla.

 Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.

El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los
que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con
productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para
que puedan ser identificados.

La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio,

decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los
derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del
artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los
Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas
cautelares decretadas de oficio.
 - 16 -
De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación
prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden
solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad
industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin
intervención de la otra parte (artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para
generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción
desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los
principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la
otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la
Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis:

 Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por

infracción de derechos de propiedad industrial. Por el factor sorpresa de la
medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la
otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución
deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la
medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno.
Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente,
debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada
la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior
levantamiento.

 Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la

acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas
cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo
del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de
propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a
un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena
de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe
entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado
a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la
acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta
obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un
plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto
quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida
cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez
días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo

razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su
levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en
el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se
debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al
infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener
presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se
mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.

La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma

interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.

En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el

Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para
 - 17 -
que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de
la infracción de los derechos de propiedad industrial.

La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por

lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas
cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae
como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de
ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas
cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El
proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier
otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna.

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado

en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas
para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos
marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva
operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos
justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes
de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus
derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de

propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional
competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas
medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de
medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente;
incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y
perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones

infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por
los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que
debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la
indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para
establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los

criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la
indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya
sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste
deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en
referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se

encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este
marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida
patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la
vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en
referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el
grado de comercialización de los productos amparados por el signo que
no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha
 - 18 -
demandado también la adjudicación en propiedad de los productos
resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que
hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá
imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se
acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias

que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la
comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la
competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a
considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie
entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del

daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor
como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría
tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de
explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial
del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este
marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de
explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número
y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de
diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de
2008; Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo
similar”).

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años

desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso,
de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la
Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:

 Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho,

en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para
acreditar la prescripción de la acción.

 El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se

cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere
tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho
término.

La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden

ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con
finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los
derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los
actos de competencia desleal.

Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de
derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como
tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.
 - 19 -
D. INFRACCIÓN SOBRE UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO. EL OBJETO DE
LA INFRACCIÓN. LA CARGA DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL
PRINCIPO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la

consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente:

“(…)

Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486:

(…)

Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar

cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de
invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador
aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona
natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas
patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor
y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado,
o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de
conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de
quien es su titular en Ecuador.

Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el

mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular
de la patente.

“Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la

Decisión 486…

(…)

La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de

Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la
Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de manera
incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de
procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de
probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es
distinto al patentado.

Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a

una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al
demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no
al actor.

Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es

una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de
requisito adicional alguno.

Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la

Decisión 486:
 - 20 -
(…)

En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal

de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el
cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la
Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención.

Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las

diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal
que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine
cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma.

Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma

comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar
este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la
autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación
nacional de cada País Miembro.

(…)”

Por lo tanto, en este literal se hablará sobre la infracción de una patente de

procedimiento, la manera de probarla y la carga de la prueba.

En el literal B de la presente interpretación se delimitaron ciertos conceptos en relación

con los derechos que confiere una patente. Se habló sobre el ius prohibendi como la
facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados
realicen actos de disposición sobre la misma.

Si la patente es de procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido

emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un
producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto se desprende que cualquier
persona que realice las actividades mencionadas, que bien puede ser un comercializador,
un distribuidor, un fabricante o un importador, puede ser demandado mediante una acción
por infracción de derechos de propiedad industrial.

En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta las excepciones al derecho exclusivo
que confiere la patente, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la
Decisión 486; asimismo, se debe tener en cuenta la previsión consagrada en el artículo 54
de la misma Decisión (agotamiento del derecho), que consiste en lo siguiente: el titular de
la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos
protegidos, que en el caso de las patentes de procedimiento serían los obtenidos por el
procedimiento patentado, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de
cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado
económicamente a dicho titular. Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge
la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto
patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la
distribución, comercialización o el uso por el consumidor final.

Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita
el acceso a los productos patentados. En el caso de productos especiales como los
medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general.
 - 21 -
La prueba en el procedimiento de infracción de una patente de procedimiento.

El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de

patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto:

1. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el

demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha
obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el
demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se
obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una
presunción simplemente legal que a continuación se explicará.

2. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en

relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el
artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone
que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento
patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las
siguientes condiciones:

 Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere

decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro
del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben
tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486.

 O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido

obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente,
mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional
estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento
que se usó para obtener el producto. Para que se aplique esta condición
puede tratarse de un producto nuevo o no.

El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del artículo
34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países
signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la
inversión de la carga de la prueba. La normativa comunitaria, en este caso,
escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se
puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.

El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba

y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción
genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe
desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al

fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la
patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En
consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador,
distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta
sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los
derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización,
distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico
protegido por la norma.
 - 22 -
En relación con el asunto probatorio comentado, el juez consultante también debe
tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la
presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos
del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos
empresariales”. Esto quiere decir que el juez deberá aplicar las correspondientes
reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se
advierte, que en el respectivo proceso el juez puede hacer uso de las norma
internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes
necesarios, etc.

La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para

desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de
complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la
normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen

asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra
consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, de la siguiente manera:

“Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la

presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los
Países Miembros.”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario

Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el
primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho
Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior
tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al
Derecho Comunitario Andino.

SEGUNDO: De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene

dos tipos de facultades:

 Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer

actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o
transferirla.

 Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la

patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de
disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Decisión 486
determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos
en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de
las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto,
su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el
producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para
estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular
puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento,
 - 23 -
u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un
producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se
desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular
de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para
dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado,
estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en
consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos
de propiedad industrial.

TERCERO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra

regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el
marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad
competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de
propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones
infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los
elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el

momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen
como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se
da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que
constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio
vinculado con la infracción.

De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de

interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las
medidas cautelares pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de
la otra parte (artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para
generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción
desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con
los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se
debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su
defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las
siguientes hipótesis:

 Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la

acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por
el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de
manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la
autoridad competente después de la ejecución deberá notificar
inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la
medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho
interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar
inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse
al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin
efecto de la medida y declarar posterior levantamiento.

 Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de

entablar la acción por infracción de derechos de propiedad
industrial. Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo
y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o
no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta
 - 24 -
razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso
principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena
de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa
comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente
de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la
medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de
derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué
tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en
subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto
quiere decir que si la norma nacional no establece un término para
que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el
plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la
ejecución de la medida.

Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un

plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en
consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una
medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre
vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de
derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una
situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener
presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es
decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.

La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la

norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente
indicado.

En relación con las cuestiones planteadas en la consulta

prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo
anteriormente mencionado son los requisitos para que opere y
tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la
infracción de los derechos de propiedad industrial.

La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas

cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a
caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como
la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el
levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que
anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medida
cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción
continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del
asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule
en la normativa procesal interna.

El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los
daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la
presente providencia.

Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de

prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo
 - 25 -
conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que
se cometió la infracción por última vez.

CUARTO: El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de

infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un
producto:

i. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no

es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que
el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al
patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en
mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante
el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una
presunción simplemente legal que a continuación se explicará.

ii. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se

encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris
tantum), consagrada en el artículo 240. Es simplemente legal
porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier
producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento
patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da
alguna de las siguientes condiciones:

 Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea

nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el
procedimiento patentado no esté dentro del estado de la
técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener
en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión
486.

 O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico

haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el
titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir,
mediante un análisis racional estándar, común o normal, no
pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para
obtener el producto. Para que se aplique esta condición puede
tratarse de un producto nuevo o no.

El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de

la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran
relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la
soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando
que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se

aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los
derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó
anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al
importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de
ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde
con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados
de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución,
 - 26 -
importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico
protegido por la norma.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
No 0291-2004-RE, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la

Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo

PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón

SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es

fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA