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Il brevetto

GUIDA COMPLETA
Il brevetto
01 DEFINIZIONE

1.1 Cos'è un brevetto ♦ 1.2 Cosa puoi brevettare ♦ 1.3 Tipi
5

di brevetto: invenzione e modello di utilità ♦ 1.4 I requisiti


di validità del brevetto ♦ 1.5 I diritti esclusivi del titolare del
brevetto ♦ 1.6 Concessione e durata ♦ 1.7 La decadenza

02 DEPOSITARE UN BREVETTO

2.1 Cosa significa depositare un brevetto ♦ 2.2 La ricerca di
15

novità ♦ 2.3 Chi può depositare un brevetto ♦ 2.4 Quanto


dura ♦ 2.5 In quali stati è protetto ♦ 2.6 La priorità
♦ 2.7 La differenza tra Patented e Patent pending

03 IL BREVETTO ITALIANO

3.1 Le scelte preliminari ♦ 3.2 Come depositare una
27

domanda di brevetto italiano ♦ 3.3 L’anticipata accessibilità


al pubblico ♦ 3.4 La procedura di concessione di un brevetto
♦ 3.5 Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio ♦ 3.6 Ritiro e
limitazione della domanda ♦ 3.7 Cessione del brevetto

04 IL BREVETTO EUROPEO

4.1 Cosa è il brevetto europeo ♦ 4.2 Come depositare
37

una domanda di brevetto europeo ♦ 4.3 La procedura di


concessione ♦ 4.4 Mantenimento in vita del brevetto europeo
♦ 4.5 Durata e protezione

05 IL BREVETTO INTERNAZIONALE 45

5.1 Cosa è il brevetto internazionale ♦ 5.2 Come depositare
una domanda di brevetto internazionale ♦ 5.3 La procedura
internazionale ♦ 5.4 Mantenimento in vita del brevetto
internazionale ♦ 5.5 Durata e protezione

06 IL BREVETTO ESTERO

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DEFINIZIONE

4 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
01

DEFINIZIONE
Cos'è un brevetto
1.1

PROTEZIONE PER LA TUA INVENZIONE

Il brevetto è il titolo che consente a chi ha realizzato un’invenzione di poterla


produrre e commercializzare in esclusiva nello stato in cui il brevetto è stato
richiesto.

O ttenere un brevetto è quindi


di fondamentale impor-
tanza per chi ha investito nell’in-
Si possono brevettare prodotti
innovativi di qualsiasi tipo (mac-
chinari, oggetti di uso quotidia-
novazione e nella ricerca in quanto no, contenitori, dispositivi elet-
solo così ci si potrà assicurare un’e- tronici...) oppure procedimenti,
sclusiva ed impedire ad altri di anche chimici, per ottenere un
copiare il proprio prodotto. determinato prodotto. Sono poi
brevettabili gli alimenti, i com-
posti e le sostanze.

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1.2
Cosa puoi brevettare
DEFINIZIONE

SCOPRI CIÒ CHE È CONCESSO O NON È CONCESSO BREVETTARE

L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Lo stesso articolo precisa tuttavia che il
Industriale) stabilisce che possono essere divieto vale a condizioni che dette scoperte e
brevettate le invenzioni che appartengono detto software siano considerati “in quanto
a qualsiasi settore della tecnica e prevede tali” per cui se attraverso di essi si realizza
invece che non possono essere brevettate: un’invenzione essa potrà
Il Codice della
essere, previa opportuna Proprietà Industriale
a) le scoperte, le teorie scientifiche analisi, brevettata. è un decreto legislativo
del 2005 che ha racchiuso
e i metodi matematici; b) i piani, Non possono poi essere in un unico testo molte
regole inerenti la
i principi ed i metodi per attività brevettati i metodi per proprietà industriale.
intellettuali, per gioco o per attivi- il trattamento chirurgico
tà commerciale ed i programmi di e terapeutico, mentre possono esserlo i
elaboratore; c) le presentazioni di dispositivi medici. Non possono essere
informazioni. brevettate le razze animali ma possono
esserlo i procedimenti microbiologici.

6 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
1.3
Tipi di brevetto: invenzione e
modello di utilità

DEFINIZIONE
QUALI SONO LE DIFFERENZE?

Esistono due tipi di brevetto: il brevetto e pertanto è più facile da ottenere ma


per invenzione ed il brevetto per anche più difficile da proteggere, dura
modello di utilità. 10 anni e non è rinnovabile.
L’invenzione è la forma di protezione più
forte che viene concessa a quei trovati che Al modello di utilità si ricorre per proteg-
hanno un alto grado di innovazione ma gere quegli oggetti (non i procedimenti)
che, soprattutto, rappresentano una che rappresentano una
Per invenzione si
soluzione nuova ed originale ad un modifica di oggetti
intende l'ideazione,
problema tecnico mai risolto prima. esistenti che comporta creazione o introduzione
di oggetti, prodotti
Il brevetto per invenzione ha una durata di una maggiore utilità o o strumenti nuovi, o
anche soltanto di un
20 anni a decorrere dalla data del deposito facilità d’uso dell’ogget-
metodo di produzione
della domanda e come tutti i brevetti non to stesso. Normalmente si materiale o intellettuale,
e in genere di quanto
può essere rinnovato alla scadenza. dice che con il modello di può rendere più facile
il lavoro, determinare
utilità si protegge la forma
attività nuove,
Il modello di utilità è un tipo di di un prodotto che abbia contribuire al progresso
della conoscenza e delle
brevetto che esiste in Italia ed in pochi una sua specifica funzio- abilità tecniche.
altri Stati. Esso viene normalmente nalità tecnica.
concesso, anche in quegli Stati che Spesso scegliere tra invenzione e modello
prevedono un esame sostanziale per le di utilità non è cosa facile e per questo la
invenzioni, senza alcun tipo di esame legge prevede la possibilità di effettuare
quello che si chiama un “doppio deposito”
(art. 84 CPI), ovvero un deposito con-
temporaneo della stessa domanda
di brevetto sia come invenzione che come
modello di utilità, lasciando che sia l’Uffi-
cio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere
tra l’una e l’altra soluzione.
Al di là della statica definizione legislativa
riuscire a comprendere che cosa possa
essere brevettabile come invenzione
richiede molto studio e molta pratica
anche se in modo sintetico si è soliti dire,
con una definizione che soddisfa poco, che
l’invenzione rappresenta una soluzione
innovativa ad un problema tecnico mentre
il modello di utilità rappresenta una
modifica migliorativa di oggetti esistenti.

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1.4
I requisiti di validità del
brevetto
DEFINIZIONE

PRIMA DI BREVETTARE INFORMATI

Un brevetto per essere valido deve essere Il brevetto deve essere anche originale
nuovo, inventivo, lecito e dotato del o inventivo. L’attività inventiva sussiste
carattere della industrialità. ogni volta che l’invenzione non risulta in
Il brevetto deve essere nuovo in modo modo evidente dallo stato della tecnica
assoluto, cioè non essere mai stato per una persona esperta del ramo.
prodotto o brevettato in nessuna parte Un’invenzione per essere brevettabile non
del mondo. Il concetto di novità viene deve essere soltanto “nuova” nel senso
inteso in senso ampio e si ricomprende di inesistente ma deve essere anche non
nello “stato della tecnica” tutto ciò che è banale e rappresentare un progresso,
stato reso pubblico, in Italia o all’estero, un passo in avanti rispetto allo stato della
prima della data di deposito della domanda tecnica attuale. Stabilire quando un trovato
di brevetto. soddisfi questo requisito è talvolta difficile
Se un oggetto è stato realizzato o ed è sempre consigliabile rivolgersi ad un
brevettato ad esempio in Cina ma non esperto per un esame adeguato.
in Italia, ciò significa che chiunque in
Italia potrà produrlo e venderlo, ma Si possono poi brevettare solo solu-
non certo che possa anche brevettarlo: zioni che possono essere riprodotte a li-
la differenza è evidente, in quanto vello industriale.
senza brevetto un’impresa si trova ad
agire in regime di libera concorrenza Non si possono brevettare oggetti che
e non può vantare alcuna esclusiva, o possono ledere il senso del buon costume
“monopolio”, sul prodotto che immette o essere contrarie all’ordine pubblico,
sul mercato. concetti questi in continua evoluzione.

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1.5
I diritti esclusivi del titolare
del brevetto

DEFINIZIONE
QUALI BENEFICI E SICUREZZE OTTIENI

Il titolare del brevetto acquista il diritto quale il titolare di un brevetto può difendersi
di fare uso esclusivo dell’invenzione. anche nei confronti di coloro che pongono
Come previsto chiaramente dall’art. 66 in essere una contraffazione indiretta,
CPI, il titolare acquista il diritto di attuare “aiutando” il contraffattore a realizzare il
l’invenzione e di trarne profitto. prodotto copiato.
In particolare il titolare acquista i
seguenti diritti: All’art. 66 CPI sono stati aggiunti i
seguenti comma:
a) se oggetto del brevetto è un
prodotto, il diritto di vietare ai 2-bis) Il brevetto conferisce al tito-
terzi, salvo consenso del titolare, lare anche il diritto esclusivo di vie-
di produrre, usare, mettere in tare ai terzi, salvo proprio consen-
commercio, vendere o importare so, di fornire o di offrire di fornire a
a tali fini il prodotto in questione; soggetti diversi dagli aventi diritto
b) se oggetto del brevetto è un all'utilizzazione dell'invenzione bre-
procedimento, il diritto di vietare ai vettata i mezzi relativi a un elemen-
terzi, salvo consenso del titolare, di to indispensabile di tale invenzione
applicare il procedimento, nonché e necessari per la sua attuazione nel
di usare, mettere in commercio, territorio di uno Stato in cui la me-
vendere o importare a tali fini il desima sia protetta, qualora il ter-
prodotto direttamente ottenuto con zo abbia conoscenza dell'idoneità e
il procedimento in questione della destinazione di detti mezzi ad
attuare l'invenzione o sia in grado
Nel 2016 è stato introdotto in Italia il c.d. di averla con l'ordinaria diligenza.
contributo alla contraffazione grazie al 2-ter) Il comma 2-bis non si applica

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quando i mezzi sono costituiti da Al titolare spettano tutti i diritti
prodotti che si trovano correntemente patrimoniali sull’invenzione (art. 63
DEFINIZIONE

in commercio, a meno che il terzo non CPI) che sono i diritti di sfruttamento
induca il soggetto a cui sono forniti a patrimoniale che potranno essere anche
compiere gli atti vietati ai sensi del ceduti e trasferiti a terzi.
comma 2. Il diritto morale di essere riconosciuto
2-quater) Ai fini di cui al comma come autore dell’invenzione è invece in-
2-bis non si considerano aventi diritto cedibile e spetta sempre all’invento-
all'utilizzazione dell'invenzione i re (art. 62) che può anche essere diverso
soggetti che compiono gli atti di cui dal titolare.
all'articolo 68, comma 1. Si pensi al caso in cui il titolare di un
brevetto sia una società e l’inventore sia
un dipendente.

1.6
Concessione e durata
MA QUANTO DURA UN BREVETTO? È POSSIBILE RINNOVARLO?

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al scade e diventa liberamente riproducibile


titolare si ottengono con la concessione da tutti.
del brevetto. Per potere mantenere in vita il brevetto
I diritti decorrono tuttavia dalla data occorre pagare la tassa di manteni-
di deposito della domanda di brevetto mento prevista annualmente o, per i
e durano 20 anni (10 per il modello modelli di utilità, allo scadere del primo
di utilità) allo scadere dei quali non è quinquennio.
possibile rinnovare il brevetto che

1.7
La decadenza
FAI ATTENZIONE ALLE SCADENZE E AGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI

Come previsto dall’art. 75 CPI il brevetto l’invenzione non sia stata attuata
decade per mancato pagamento entro tre anni dalla concessione del
della tassa annuale prevista. La tassa brevetto (o quattro anni dal deposito della
deve essere pagata alla scadenza ma può domanda) e siano trascorsi due anni dalla
essere anche pagata, con sovrattassa, concessione di una licenza obbligatoria
nei sei mesi successivi. Scaduto questo al titolare del brevetto (art. 70 CPI). Si
ulteriore termine il brevetto decade senza tratta però di un’ipotesi piuttosto rara
alcuna possibilità di recuperarlo. nella pratica.
Il brevetto decade altresì anche qualora

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Dal Codice della Proprietà Industriale

DEFINIZIONE
CAPO II:
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

SEZIONE IV: INVENZIONI


ART. 45 - OGGETTO DEL BREVETTO
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore
della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad
avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato
solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie,
piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in
quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e
i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici
di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle
quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà
vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria
genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare
alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di
cui all’art. 81-quinquies.

ART. 62 - DIRITTO MORALE


1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere
dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo
grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado
incluso.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 11
ART. 63 - DIRITTI PATRIMONIALI
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto
DEFINIZIONE

autore, sono alienabili e trasmissibili.


2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai
suoi aventi causa.

ART. 66 - DIRITTO DI BREVETTO


1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di
attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle
condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso
del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento in questione.

ART. 70 - LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE


1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di depo-
sito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il
titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenzia-
tari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o
importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusi-
vo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora
l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione
è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente
causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora
il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno
del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il
suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora
l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima
licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del Paese.

12 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
ART. 75 - DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla

DEFINIZIONE
data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i
successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto
di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata,
che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione
anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando
poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento,
può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione
di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la
parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni
scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza,
deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale
pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto
nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato
pagato utilmente il diritto.

SEZIONE V: I MODELLI DI UTILITÀ


ART. 84 - BREVETTAZIONE ALTERNATIVA
1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente
codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di
utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa,
l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione
originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’invenzione o
viceversa, è applicabile l'articolo 161.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 13
DEPOSITO

14 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
02

DEPOSITO
Depositare un
2.1

brevetto
SCOPRI COME DEPOSITARE UN BREVETTO CORRETTAMENTE

Depositare una domanda di brevetto non è semplice ed è fortemente


sconsigliabile procedere senza l’aiuto di un esperto.

P er depositare una domanda di


brevetto è necessario prepa-
rare una pratica che dovrà conte-
descritto in modo adeguato rispet-
tando le regole previste dalla nor-
mativa in materia.
nere una serie di documenti men- Una descrizione tecnica troppo di
tre non si dovrà (e tanto meno si dettaglio può, ad esempio, talvolta
potrà) depositare un prototipo essere controproducente soprat-
dell’invenzione realizzata che può tutto se non vengono rivendicate le
anche non esistere. caratteristiche tecniche essenziali
senza le quali l’invenzione non rag-
L’invenzione viene brevettata sulla giunge il risultato tecnico voluto.
base di un progetto che deve essere

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 15
Prima di predisporre la documentazione di ottenere la tutela. La difficoltà nello
necessaria occorre esaminare a scrivere il brevetto sta proprio in questo.
fondo l’invenzione per valutare se è Anche se si è dei tecnici esperti in un
brevettabile e quale sia il modo migliore determinato settore difficilmente si è
per proteggerla. in grado di scrivere una domanda di
Mentre per alcune invenzioni si tratta di brevetto nel modo ottimale se non si è un
una valutazione piuttosto agile per altre Mandatario Brevetti.
non lo è affatto. Si pensi ai brevetti relativi Prima di procedere con il deposito occorre
ai prodotti alimentari, ai software, o a tutte poi valutare l’interesse del titolare e
quelle invenzioni apparentemente banali stabilire quali possano essere le strategie
DEPOSITO

che proprio per questo devono essere di sfruttamento commerciale ed i possibili


descritte in modo rigoroso. mercati di sbocco.

Una volta effettuata questa valutazione Il brevetto, come il marchio ed il design, è


preliminare occorrerà predisporre la territoriale nel senso che ha validità solo
documentazione tecnica da allegare negli stati in cui viene depositato, per cui
alla domanda di brevetto che deve occorre stabilire fin da subito dove dovrà
soddisfare i requisiti previsti dalla legge ed essere depositato e quindi quale tipo di
essere redatta secondo quelli che sono gli deposito scegliere.
insegnamenti degli uffici nazionali. Si può scegliere di depositare un brevetto
Non è sufficiente una descrizione generica italiano che ha validità solo nel nostro
dell’oggetto inventivo ma occorre paese oppure un brevetto europeo o un
preparare un testo con relativi brevetto internazionale che hanno una
disegni che facciano comprendere non validità estesa ad un numero maggiore
tanto l’oggetto ma esattamente in che cosa di stati. Si può anche scegliere, a certe
consiste l’invenzione. La documentazione condizioni, di depositare un brevetto
non deve essere una semplice descrizione solo in uno o in alcuni stati esteri ed
di come è fatto il prodotto che si vuole in tal caso occorrerà necessariamente
brevettare ma deve essere scritta in modo rivolgersi ad un esperto che possa agire
tale da evidenziare bene quali sono gli in tali stati.
aspetti innovativi sui quali si chiede

ITER PER IL DEPOSITO DI UN BREVETTO

16 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
2.2
La ricerca di novità
SEI CERTO NON ESISTA GIÀ QUALCOSA DI SIMILE ALLA TUA INVENZIONE?

Prima di depositare una domanda di una ricerca di novità. Questa ricerca per
brevetto è consigliabile effettuare una l’Italia è svolta dall’EPO, European
ricerca di novità per valutare se Patent Office, e viene inviata all’UIBM
l’invenzione che si vuole proteggere sia che a sua volta la comunica all’inventore
nuova ed inventiva. entro 9 mesi dal deposito.
L'EPO è, assieme
La ricerca di novità viene svolta utilizzando al Consiglio di
banche dati specifiche e con l’aiuto di

DEPOSITO
Questa innovazione ha amministrazione,
uno dei due organi
esperti in brevetti che potranno leggerne reso particolarmente dell'Organizzazione
europea dei brevetti.
i risultati ed interpretarli adeguatamente. vantaggioso depositare Istituito nel 1977, ha il
Per un primo screening si possono anche una domanda di brevetto compito di concedere
i brevetti europei,
consultare le banche dati disponibili online in Italia in quanto ad un sotto la supervisione
del Consiglio di
ma per un esame serio e approfondito non costo contenuto si ottie- amministrazione.
si può farvi affidamento esclusivo. ne un’ottima ricerca sulla
La ricerca di novità viene comunque base della quale l’inventore può scegliere
effettuata nel corso della procedura di con maggiore consapevolezza se il brevetto
deposito dalla maggiore parte degli uffici. meriti di essere esteso all’estero oppure no
o comunque se valga la pena di investirci.
Dal 1 Luglio 2008 anche le domande
di brevetto italiane sono sottoposte ad

COME FUNZIONA UNA RICERCA DI NOVITÀ

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 17
2.3
Chi può depositare un
brevetto?
QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARNE

Può depositare un brevetto un’impresa vità inventiva, e l'invenzione è fatta


o anche una persona fisica che non ha nell'esecuzione o nell'adempimento
una partita IVA. di un contratto o di un rapporto di
Un brevetto può essere intestato anche a lavoro o di impiego, i
DEPOSITO

più persone ma occorrerà regolamenta- diritti derivanti dall'in- L'impresa è


un'attività economica
re con attenzione l’uso del brevetto che venzione appartengo- professionalmente
organizzata al fine
potrebbe non essere consentito in modo no al datore di lavoro, della produzione o dello
disgiunto. Dovrà altresì essere regola- ma all'inventore, salvo scambio di beni o servizi.
Occorre non confondere
mentato l’aspetto gestionale e quindi sempre il diritto di es- il concetto di impresa
con quello strettamente
stabilire sulla base di quali criteri verrà sere riconosciuto au- economico di azienda.
presa una scelta in modo da evitare situa- tore, spetta, qualora il Si può dire che l'impresa
è l'attività esercitata
zioni di stallo che potrebbero compromet- datore di lavoro o suoi dall'imprenditore.
L'azienda, invece,
tere lo sfruttamento del brevetto. aventi causa ottengano è il mezzo concreto
il brevetto o utilizzino (immobili, sedi,
attrezzature, impianti,
Legittimato a chiedere il brevetto è l'invenzione in regime personale, metodi,
procedure, risorse) con
l’inventore anche se il brevetto può di segretezza indu- cui si esercita l'impresa.
essere intestato ad uno o più soggetti striale, un equo premio
che non sono necessariamente inventori. per la determinazione del quale si
Tuttavia ci sono casi particolari in cui terrà conto dell'importanza dell'in-
il diritto al brevetto spetta a terzi. Ciò si venzione, delle mansioni svolte e
verifica soprattutto in materia di lavoro della retribuzione percepita dall'in-
dipendente. L’art. 64 CPI prevede ventore, nonché del contributo che
infatti che: questi ha ricevuto dall'organizza-
zione del datore di lavoro. (…)
1. Quando l'invenzione industriale
è fatta nell'esecuzione o nell'adem- Stabilire quando si rientri nell’una o
pimento di un contratto o di un rap- nell’altra ipotesi non è sempre facile.
porto di lavoro o d'impiego, in cui Altre disposizioni particolari si hanno
l'attività inventiva è prevista come poi in materia di invenzioni effettuate in
oggetto del contratto o del rappor- ambito universitario. In tal caso i diritti
to e a tale scopo retribuita, i dirit- sull’invenzione spettano al ricercatore ma
ti derivanti dall'invenzione stessa all’Università spetta una percentuale sul
appartengono al datore di lavoro, ricavato dello sfruttamento del brevetto
salvo il diritto spettante all'inven- che può arrivare fino ad un massimo del
tore di esserne riconosciuto autore. 50% (art. 65 CPI).
2. Se non è prevista e stabilita una
retribuzione, in compenso dell'atti-

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DEPOSITO
2.4
Quanto dura un brevetto
LA DURATA PER L'INVENZIONE E PER IL MODELLO DI UTILITÀ

Il brevetto per invenzione dura 20 essere rinnovati.


anni dalla data di deposito mentre il Perché un brevetto venga mantenuto in
brevetto per modello di utilità dura 10 vita è necessario pagare le tasse annuali
anni dalla data di deposito e non possono previste dallo stato in cui si è depositato.

2.5
In quali stati è protetto?
IL DEPOSITO CHE PIÙ SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Il brevetto ha una validità territoriale La scelta sul tipo di brevetto e sugli stati
per cui la protezione dell’invenzione è in cui depositarlo varia a seconda del
limitata allo stato o agli stati in cui tipo di invenzione. Ci sono prodotti che
il brevetto è depositato. per loro natura hanno un mercato in certi
Si può scegliere un brevetto italiano che paesi piuttosto che in altri o invenzioni
ha validità solo nel nostro paese oppure che si vogliono sfruttare, per strategie
un brevetto europeo o un brevetto inter- commerciali, solo in certi stati. Si ricorda
nazionale che hanno una validità estesa ad che il brevetto conferisce il diritto esclusivo
un numero maggiore di stati. Si può anche di produzione e commercializzazione, per
scegliere, a certe condizioni, di deposita- cui questo serve a valutare quali siano
re un brevetto solo in uno o in alcuni stati i paesi in cui si vuole che l’invenzione
esteri ed in tal caso occorrerà necessaria- non venga prodotta o venduta.
mente rivolgersi ad un esperto che possa
avere dei corrispondenti in tali stati. La scelta dipende da ragioni strategiche
e viene effettuata in base a come si intende

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 19
sfruttare il brevetto e quindi al mercato brevetto all’estero prevalendo su
che possa essere più appetibile. eventuali brevetti depositati nei dodici
Sono scelte che devono essere valutate mesi precedenti. Ciò consente di potere
insieme ad un consulente brevetti che inizialmente depositare una domanda
possa di volta in volta fare presenti i in Italia e poi estenderla in un momento
vantaggi e gli svantaggi di una procedura successivo.
rispetto ad un’altra. Si ricorda che una volta che la domanda
di brevetto è diventata pubblica, ed è
Si deve inoltre tenere presente che trascorso il periodo di priorità di dodici
dal deposito della prima domanda di mesi, non è più possibile estendere il
DEPOSITO

deposito decorre un periodo di dodici brevetto all’estero neppure da parte dello


mesi (c.d. diritto di priorità) entro stesso titolare.
il quale è possibile depositare il

LA TERRITORIALITÀ DEI BREVETTI

20 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
DEPOSITO
2.6
La priorità
CHI PRIMO ARRIVA…

La “priorità” è un diritto riconosciuto a brevetto negli USA a Giugno dello stesso


chi deposita una domanda di brevetto per anno. Grazie al diritto di priorità, infatti,
la prima volta. il deposito di Giugno non toglierebbe la
Questo diritto consiste nella facoltà novità al nostro brevetto di Luglio che
offerta al titolare di depositare lo “retrodaterebbe” al 1 Febbraio, data del
stesso brevetto in uno o più stati primo deposito.
diversi da quello iniziale senza essere
pregiudicato da eventuali depositi che La priorità è un meccanismo interessante
siano avvenuti in precedenza rispetto che serve ad evitare abusi ed a consentire
al deposito nel nuovo stato ma succes- al titolare di riflettere e valutare gli
sivamente al primo deposito. stati di possibile estensione.
Scaduto il periodo di priorità il brevetto
Il diritto di priorità per i brevetti è di non potrà più essere depositato.
dodici mesi dal deposito. Pertanto In alcuni casi, e ricorrendo ad appositi
se si deposita un brevetto il 1 Febbraio accorgimenti, si potrà depositare uno
in Italia, ad esempio, si potrà depositare stesso brevetto entro 18 mesi dalla data
quello stesso brevetto negli USA il 20 di deposito della prima domanda ma
Luglio ed ottenere il brevetto anche se il secondo brevetto avrà una data di
qualcun altro avesse depositato lo stesso deposito autonoma ed indipendente.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 21
2.7
La differenza tra Patented e
Patent Pending
SCORAGGIA I TUOI CONCORRENTI DICHIARANDO IL BREVETTO
SUL TUO PRODOTTO

Chi brevetta un’invenzione ha interesse quindi garanzie maggiori rispetto ad un


a che i concorrenti sappiano che si tratta brevetto che è ancora allo stato di deposito
di un oggetto brevettato in modo che si e che quindi non ha superato alcun esame
DEPOSITO

astengano dall’imitarla. da parte dell’ufficio. Pertanto mentre il


Quando un’invenzione è concessa si può brevetto concesso è fino a prova contraria
scrivere sul prodotto “Patented” o un brevetto valido e pienamente efficace
“Brevettato”. Si possono anche usare il brevetto depositato potrebbe anche non
espressioni più specifiche come “Brevet- essere accolto.
to internazionale” o “Brevettato in
Italia”. Tuttavia in alcuni paesi inclusa l’Italia, sia
il brevetto concesso che quello depositato
Se un brevetto è stato depositato ma non possono essere utilizzati per iniziare
è stato ancora concesso si può scrivere un’azione legale contro chi producesse
“Patent pending” o “Brevetto depo- prodotti in contraffazione dell’invenzione.
sitato”, espressioni che indicano proprio
questa condizione. Se la domanda di brevetto è ancora in
regime di segretezza, prima di iniziare
Un brevetto concesso è stato approvato un’azione legale occorre procedere alla
dall’ufficio ed ha quindi superato una pubblicazione della domanda attraverso
fase di esame, spesso complessa, ed offre un’apposita notifica al contraffattore.

22 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
DEPOSITO

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 23
Dal Codice della Proprietà Industriale

SEZIONE IV: INVENZIONI


ART. 64 - INVENZIONI DEI DIPENDENTI
1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista
come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti
dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
DEPOSITO

all'inventore di esserne riconosciuto autore.


2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva,
e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono
al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto
autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto
o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per
la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell’invenzione, delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo
che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare
la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la
conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su
richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato
della domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione
industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il
diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto
del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima
invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da
fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore
abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il
datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza
del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa
l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione
statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori,
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato
dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata
del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue
mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti,
del codice di procedura civile.

24 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di
accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo,
ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza
sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo
apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la
determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto
o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto
il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

DEPOSITO
ART. 65 - INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI
DI RICERCA
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università
o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità
di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle
pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione
all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia,
stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso
dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione
ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei
proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università
o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al
comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore
o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a
meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica
amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione
acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi,
salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche
finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di
specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università,
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 25
ITALIANO

26 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
03
Il brevetto
italiano
SCOPRI COME DEPOSITARE UN BREVETTO VALIDO PER L’ITALIA

ITALIANO
Con il deposito di un brevetto Italiano puoi ottenere un diritto di esclusiva in
Italia sulla tua invenzione. Ciò significa che solo tu potrai produrre e vendere
l’oggetto che hai ideato.

I l deposito di una domanda di


brevetto in Italia consente al suo
titolare di ottenere un diritto
in Italia dell’invenzione. La durata
del brevetto di invenzione è di
20 anni dalla data di deposito, a
di esclusiva che si traduce patto che si paghino le annualità
nel divieto per i concorrenti di di mantenimento dovute secondo
produrre e commercializzazione i termini di legge.
quel prodotto inventivo entro
il territorio nazionale Italiano. Scrivere e depositare un brevetto
Resta lecita la produzione e Italiano non è una operazione
commercializzazione fuori dal semplice e richiede il supporto
territorio italiano ma non è di un tecnico specializzato.
ammessa l’introduzione dall’estero

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 27
3.1
Le scelte preliminari
PRIMA DI DECIDERE SE DEPOSITARE UN BREVETTO IN ITALIA INFORMATI

Prima di depositare un brevetto occorre invenzione e la domanda di brevetto


esaminare a fondo l’invenzione e per modello di utilità.
stabilire quale sia l’aspetto centrale da Dal punto di vista sostanziale la
proteggere e quali potrebbero essere le documentazione da preparare è
possibili varianti. praticamente la stessa in quanto in
Con una domanda di brevetto si può entrambi i casi dovrà essere predisposta
tutelare una sola invenzione per una specifica descrizione con allegati i
cui esaminare le soluzioni alternative è relativi disegni tecnici.
importante per evitare che il brevetto
possa essere facilmente bypassato. La domanda di brevetto viene
È poi importante effettuare una ricerca depositata esclusivamente in via
di novità per accertarsi che il brevetto telematica attraverso un’apposita
sia nuovo. Se non lo avete già fatto piattaforma che richiede l’uso della
vi consigliamo di leggere la sezione firma digitale.
ITALIANO

Depositare un brevetto che fornisce L’operazione non è semplicissima e si


utili consigli al riguardo. consiglia sempre di rivolgersi ad un
esperto della materia.
Quando l’analisi preliminare è stata
effettuata con cura e, come sempre si In alternativa ci si può rivolgere alla
consiglia, con l’aiuto di un consulente Camera di Commercio che tuttavia
esperto in materia, si può procedere non fornisce consulenza ma si limita a
con la preparazione ed il deposito trasmettere per via telematica la domanda
della domanda. Esistono due tipi di di brevetto come predisposta dall’utente.
domande: la domanda di brevetto per

28 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
3.2
Come depositare una
domanda di brevetto italiano
L’ITER PER DEPOSITARE CORRETTAMENTE IL TUO BREVETTO

Per depositare la domanda di registrazione rivendicazioni basti considerare che in


brevetto occorre compilare un apposito linea di massima ciò che è descritto ma non
modulo online sulla piattaforma rivendicato non è oggetto di protezione.
prevista dal Ministero. Le rivendicazioni si intendono formulate
“a cascata” nel senso che la prima è quella
Nel modulo devono essere indicati i dati più importante che racchiude il nucleo
del richiedente, che diventerà titolare centrale dell’invenzione mentre quelle
del brevetto, il titolo del brevetto, il successive sono una sorta di specificazione
nome dell’inventore. della prima.

Ai moduli deve essere allegata la Anche i disegni tecnici dovranno essere


Descrizione con le Rivendicazioni ed preparati in modo tale da fare capire bene

ITALIANO
i disegni tecnici. quale è la soluzione inventiva che si vuole
La Descrizione deve prima di tutto proteggere. Pertanto disegni costruttivi
mettere in risalto il problema tecnico troppo dettagliati con misure e particolari
che l’invenzione vuole risolvere irrilevanti sono sconsigliati.
ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo
dell’invenzione. Devono poi essere Per procedere con il deposito si dovranno
descritte tutte le principali caratteristiche poi pagare i diritti di segreteria e le tasse
tecnico-costruttive della soluzione che variano in base al tipo di brevetto. Per
proposta aiutandosi con il richiamo alle conoscere le tasse in vigore al momento
tavole di disegno. A seconda del tipo del deposito della domanda si consiglia
di invenzione andranno poi descritti il di consultare il sito dell’Ufficio Italiano
funzionamento o il procedimento con cui Brevetti e Marchi.
si ottiene un certo risultato. Predisporre bene la domanda di brevetto è
fondamentale tanto quanto analizzare bene
La parte più importante del brevetto sono le l’invenzione prima di depositarla in quanto
Rivendicazioni che devono riprodurre, in sulla base di queste scelte preliminare si
apposito linguaggio tecnico, gli elementi gioca la possibilità di difendere il brevetto
sui quali si chiede la protezione. in caso di contraffazione.
Per rendersi conto dell’importanza delle

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 29
3.3
L’anticipata accessibilità al
ITALIANO

pubblico
LA PROTEZIONE DEL BREVETTO QUANDO INIZIA?

Nel modulo per il deposito di una domanda l’anticipata accessibilità al pubblico essa
di brevetto è presente una casella che diventa pubblica dopo 90 giorni
consente di scegliere di optare per risolvendo questo tipo di problema.
l’anticipata accessibilità al pubblico
piuttosto che mantenere la domanda Tuttavia mantenere la domanda segreta
segreta. più a lungo presenta notevoli vantaggi
perché più tardi la concorrenza potrà
Per scegliere tra una delle due opzioni leggere il testo della domanda e più
è bene tenere presente che anche se si tardi potrà organizzarsi di conseguenza.
è protetti fin dal momento del deposito Inoltre la segretezza della domanda per
della domanda di brevetto gli effetti 18 mesi può consentire di estendere la
verso i terzi si hanno a decorrere dal domanda in altri paesi esteri, durante
momento in cui la domanda viene resa il periodo di segretezza della domanda,
accessibile al pubblico. Ciò significa anche se il periodo della priorità di 12 mesi
che fino a quel momento non si potrà è già scaduto.
agire in causa di contraffazione verso
terzi perché questi in teoria non sanno In caso di domanda segreta, se ci si trova
dell’esistenza del brevetto che è segreto. di fronte ad una contraffazione si può agire
notificando una copia della domanda di
Normalmente una domanda di brevetto brevetto al contraffattore.
resta segreta per 18 mesi, ma chiedendo

30 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
3.4
La procedura di concessione
del brevetto
TUTTE LE FASI DELL’ITER BUROCRATICO DI CONCESSIONE

Una volta depositata la domanda di stato concesso, al brevetto sarà quindi


brevetto si ottiene un numero di assegnato un numero e una data di
domanda ed una data di deposito a concessione ed il titolare dovrà ritirare
decorrere dalla quale inizia l’esame della il relativo attestato.
pratica.
Anche se sono necessari alcuni mesi prima
Dal 1 Luglio 2008 le che la domanda di brevetto venga accolta
domande di brevetto italia- o respinta dal Ministero in questo
ne sono sottoposte ad una ricerca di periodo si può attuare l’invenzione
novità che viene effettuata direttamente ed in molti stati anche venderla o darla
dall’Ufficio Europeo Brevetti ed inviata in licenza. Si può inoltre agire contro
all’UIBM che a sua volta la comunica al un contraffattore anche sulla base

ITALIANO
titolare. della sola domanda di brevetto pubblica
La ricerca viene consegnata al titolare facendosi assistere da un avvocato
entro 9 mesi dalla data di deposito esperto della materia per evitare errori
unitamente ad una comunicazione con che potrebbero pregiudicarne l’esito.
la quale viene assegnato un termine
(che solitamente è di 21 giorni dalla data Il brevetto per invenzione ha una
di deposito) per potere eventualmente durata di 20 anni che decorrono dalla
replicare ad eventuali contestazioni o per data di deposito ma ogni anno a partire
potere rivedere la domanda alla luce di dal quarto anno devono essere pagate le
eventuali brevetti ritrovati che possano tasse annuali di mantenimento in vita. Il
pregiudicare la concessione del brevetto. brevetto per modello di utilità ha una
durata di 10 anni ma allo scadere del
Al riguardo è bene precisare che primo quinquennio deve essere pagata
al testo della domanda non può la tassa di mantenimento in vita per il
essere assolutamente aggiunto secondo quinquennio.
alcunché in quanto l’invenzione viene
cristallizzata così come descritta al
momento del deposito. Tuttavia le
rivendicazioni possono essere limitate
o chiarite, sempre restando nei limiti
di quanto originariamente descritto.

Se dopo questo esame l’UIBM ritiene che


il brevetto possa essere accolto procede
alla sua concessione. Una volta che è

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 31
3.5
Il ricorso contro le decisioni
dell’Ufficio
IN CASO DI RESPINGIMENTO, COSA FARE?

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i sione possono essere impugnate di fronte


quali l’ufficio respinge, totalmente o par- alla Corte di Cassazione.
zialmente, una domanda deposita è pos-
sibile presentare ricorso di fronte alla Data la natura del procedimento è
Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI). necessario farsi rappresentare da un
La Commissione dei Ricorsi è composta Avvocato o da un Consulente in Proprietà
da magistrati e professori nominati con Industriale non solo per la particolare
decreto del Ministero dello Sviluppo difficoltà della materia ma anche in
Economico. Le sentenze della Commis- quanto previsto dalla legge.
ITALIANO

3.6
Ritiro e limitazione della
domanda
SE FOSSE NECESSARIO, ECCO COME PROCEDERE

In qualsiasi momento tra il deposito della Modifiche alla domanda di brevetto


domanda e la concessione del brevetto, possono essere apportate ma solo entro
colui che ha depositato la domanda può limiti strettissimi e mai senza alterare
sempre ritirarla (e quindi rinunciarvi) e tanto meno ampliare l’ambito iniziale
oppure limitarla, ad esempio riducendo il di tutela.
numero delle rivendicazioni.
Una modifica non solo consentita ma anzi
Può essere necessario ritirare o limitare dovuta è quella relativa al cambia-
il brevetto, ad esempio, quando sorge un mento di residenza del titolare.
conflitto con un terzo che vanta diritti Variazioni anagrafiche, rinunce e limita-
preesistenti o quando lo si è mantenuto zioni devono essere comunicate all’uffi-
in stato di segreto e si vuole evitare che cio presentando un’apposita istanza di
venga pubblicato. annotazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)

32 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
3.7
Cessione del brevetto
COME CEDERE UN BREVETTO O LA LICENZA A TERZI

Un brevetto, oltre che attuato, può essere analisi (c.d. due diligence) senza la
ceduto o dato in licenza a terzi. Nel quale si rischia di trovarsi
L'espressione inglese
primo caso si ha qualcosa di analogo ad a comprare una scatola due diligence
una vendita per cui il brevetto cambia vuota. Altro aspetto (“dovuta diligenza”)
indica l'attività di
proprietario, nel secondo caso si ha una rilevante è poi quello del investigazione e di
approfondimento di
sorta di affitto con cui se ne concede l’uso valore del brevetto, cosa dati e di informazioni
a terzi. non facile senza l’ausilio relative all'oggetto di
una trattativa. Il fine
di un esperto. è quello di valutare la
convenienza di un affare
I contratti di cessione brevetto sono molto La cessione, o licenza, di e di identificarne i rischi
delicati. Occorre infatti avere ampia un brevetto deve essere e i problemi connessi,
sia per negoziare
cognizione del brevetto che si sta trascritta all’UIBM attra- termini e condizioni
del contratto, sia per
vendendo, ma soprattutto acquistando, verso un’apposita istanza predisporre adeguati
per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa di trascrizione. La tra- strumenti di garanzia,
di indennizzo o di
a controllare che il brevetto sia in vita, che scrizione è necessaria per risarcimento.

ITALIANO
non ci siano conflitti potenziali o attuali, l’efficacia verso terzi e so-
che non siano stati stipulati accordi di prattutto a garanzia della parte acquiren-
coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene te o licenziataria.
sottoponendo il brevetto ad una accurata

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 33
Dal Codice della Proprietà Industriale

CAPO III:
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

SEZIONE I: DISPOSIZIONI PROCESSUALI


ART. 135 - COMMISSIONE DEI RICORSI
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono
totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure
che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente
codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi è composta di un presidente, un presidente aggiunto e
di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere
d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di
materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.
ITALIANO

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente


aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono
nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, durano in carica due
anni. L'incarico è rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal
presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti
in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come
consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I
tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere
sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie
di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono
nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello sviluppo
economico nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata
su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute della Commissione
in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei
suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della
Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

34 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
ITALIANO

UFFICIO BREVETTI | IL BREVETTO 35


EUROPEO

36 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
Il brevetto
europeo
04
COME DEPOSITARE UN BREVETTO VALIDO IN EUROPA

Se vuoi proteggere la tua idea in uno o più territori dell’Europa lo strumento


perfetto è il Brevetto Europeo. Con un’unica domanda puoi ottenere il diritto di
produrre e vendere in esclusiva il tuo prodotto su tutti paesi dell’Europa.

I l brevetto Europeo consente


di ottenere un diritto di
esclusiva sull’invenzione nei paesi
mantenerlo in vita.

Con l’avvento del brevetto comuni-

EUROPEO
che hanno aderito alla convenzione tario, il brevetto concesso sarà in-
EPO. I paesi inclusi sono più di vece automaticamente valido
quelli che fanno parte dell’Unione in tutti i paesi EPO senza biso-
Europea per cui ha una validità gno di alcuna altra formalità.
molto estesa. Pagando una tassa
di designazione forfetaria unica Il brevetto Europeo conferisce un
si ottiene una protezione estesa diritto esclusivo per la produzione e
per un periodo variabile in base la commercializzazione dell’inven-
alla durata della fase di esame, zione negli stati indicati. È lecita la
periodo durante il quale si possono produzione e commercializzazione
assumere scelte strategiche in vista fuori dal territorio EPO ma non è
delle successive convalide. Una ammessa l’introduzione in quel ter-
volta concesso il brevetto EPO è ritorio di prodotti in contraffazione
infatti necessario convalidare il provenienti da stati extra europei.
brevetto nei paesi di interesse per

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 37
4.1
Cos'è il brevetto europeo
E QUALI STATI DELL’UNIONE EUROPEA COMPRENDE?

Il brevetto europeo è un brevetto valido residenza o nazionalità in uno dei paesi


in più stati dell’Europa che hanno aderenti alla convezione EPO (vedasi
aderito alla Convenzione sul Brevetto l’elenco dei Contracting States).
Europeo di cui fanno parte gli stati
dell’Unione Europea ed alcuni paesi Il brevetto europeo può essere depositato
limitrofi. come autonoma domanda di brevetto o
EUROPEO

essere inserito come brevetto regionale


Il brevetto europeo si chiede e si ottiene con all’interno di una domanda di brevetto
una procedura unitaria gestita dall’Ufficio internazionale (PCT): in questo secondo
Brevetti Europeo, più spesso indicato caso si parla di Euro-PCT.
con l’acronimo inglese EPO (European
Patent Office). Prima di depositare un brevetto
occorre esaminare a fondo l’invenzione
La domanda di brevetto può essere e scegliere come depositarlo. Se non lo
presentata immediatamente o entro 1 anno avete già fatto vi consigliamo di leggere
dal deposito di un precedente identico la sezione Depositare un brevetto
brevetto nazionale o regionale, quale può che fornisce utili consigli al riguardo.
essere una domanda di brevetto italiano
(c.d. priorità). Quando l’analisi preliminare è stata
Chiunque può depositare una domanda effettuata con cura e, come sempre si
Europea, indipendentemente dalla propria consiglia, con l’aiuto di un consulente
residenza o nazionalità, ma è obbligato a esperto in materia, si può procedere con il
farsi rappresentare da un Mandatario deposito della domanda.
Abilitato EPO nel caso in cui non abbia

38 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
4.2
Come depositare una
domanda di brevetto europeo
L’ITER PER DEPOSITARE CORRETTAMENTE IL TUO BREVETTO EUROPEO

La domanda di brevetto europeo può La parte più importante del brevetto sono le
essere presentata presso l’European Rivendicazioni che devono riprodurre, in
Patent Office oppure presso l’UIBM, apposito linguaggio tecnico, gli elementi
che la trasmetterà all’Ufficio Europeo. sui quali si chiede la protezione.
Per depositare la domanda di brevetto Per rendersi conto dell’importanza delle
europeo occorre compilare una serie di rivendicazioni basti considerare che in
moduli scaricabili da Internet dal sito linea di massima ciò che è descritto ma non
dell’EPO in cui devono essere indicati rivendicato non è oggetto di protezione.
i dati del richiedente, che diventerà Le rivendicazioni si intendono formulate
titolare del brevetto, il titolo del “a cascata” nel senso che la prima è quella
brevetto, il nome dell’inventore ed più importante che racchiude il nucleo
una serie di altre informazioni. centrale dell’invenzione mentre quelle
successive sono una sorta di specificazione
Le lingue ufficiali dell’EPO sono inglese, della prima.
francese e tedesco per cui la domanda
ed i suoi allegati devono essere scritti in Anche i disegni tecnici dovranno essere
una delle lingue previste dall’ufficio che preparati in modo tale da fare capire bene
sarà anche la lingua dell’intera procedura. qual’è la soluzione inventiva che si vuole
proteggere. Pertanto disegni costruttivi

EUROPEO
Ai moduli deve essere allegata la troppo dettagliati con misure e particolari
Descrizione con le Rivendicazioni ed irrilevanti sono sconsigliati.
i disegni tecnici.
La Descrizione deve prima di tutto Per procedere con il deposito si deve
mettere in risalto il problema tecnico pagare la tassa di deposito e la tassa
che l’invenzione vuole risolvere di ricerca che variano in base alla
ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo lunghezza del testo ed al numero delle
dell’invenzione. Devono poi essere rivendicazioni. Per conoscere le tasse
descritte tutte le principali caratteristiche in vigore al momento del deposito della
tecnico-costruttive della soluzione domanda si consiglia di consultare il sito
proposta aiutandosi con il richiamo alle dell’Ufficio Europeo Brevetti.
tavole di disegno. A seconda del tipo Predisporre bene la domanda di brevetto è
di invenzione andranno poi descritti il fondamentale tanto quanto analizzare bene
funzionamento o il procedimento con cui l’invenzione prima di depositarla in quanto
si ottiene un certo risultato. sulla base di queste scelte preliminare si
gioca la possibilità di difendere il brevetto
in caso di contraffazione.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 39
4.3
La procedura di concessione
del brevetto
L’ITER PER FAR DIVENTARE LA PRATICA BREVETTO EUROPEO

Una volta depositata la domanda di bre- così come descritta al momento del
vetto si ottiene un numero di doman- deposito. Tuttavia le rivendicazioni
da ed una data di deposito a decorrere possono essere limitate o chiarite,
dalla quale inizia l’esame della pratica. sempre restando nei limiti di quanto
originariamente descritto.
Le domande di brevetto europeo sono sot-
toposte ad una ricerca di novità che Se l’esaminatore ritiene che il brevetto
viene effettuata direttamente dall’Ufficio possa essere accolto emette un parere
Europeo Brevetti e comunicata al titolare. favorevole (c.d. Intention to grant) e
Entro 18 mesi dal deposito la domanda lo comunica al titolare il quale dovrà entro
viene pubblicata generalmente insieme 4 mesi pagare la tassa di concessione e
alla ricerca di novità effettuata. Il titolare depositare il testo delle rivendicazioni
dovrà scegliere se proseguire nella nelle altre due lingue ufficiali ulteriori
procedura di esame pagando la relativa rispetto a quella scelta.
tassa di esame e replicando ad eventuali
obiezioni mosse in fase di ricerca entro Fatto ciò il brevetto viene concesso
6 mesi dalla data di pubblicazione della attraverso l’emissione di una Decision
suddetta ricerca. to grant e gli sarà assegnato un numero
A quel punto la pratica viene assegnata e una data di concessione.
EUROPEO

ad un esaminatore che, sulla base del


testo della domanda depositato letto Una volta concesso, entro 3 mesi dalla
alla luce sia dei documenti emersi dalla pubblicazione della Decision to grant, il
ricerca di novità e sia della eventuale brevetto dovrà essere convalidato in uno o
replica, decide se concedere o meno più stati della convezione EPO selezionati
il brevetto. liberamente dal titolare tra quelli indicati
nella domanda.
In questa fase il titolare può inviare sue ul- Come si suole dire, dopo la concessione il
teriori osservazioni e repliche all’esamina- brevetto europeo “si sfascia” in una serie
tore nel caso l’esaminatore non sia dell’i- di brevetti nazionali che saranno validi
dea di concedere il brevetto e può anche solo in quei paesi in cui sarà convalidato.
“ritoccare” la domanda per superare even-
tuali eccezioni mosse dall’ufficio. La convalida consiste, in linea
di massima, nel deposito di una
Al riguardo è bene ricordare che al traduzione del brevetto concesso
testo della domanda non può essere nella lingua nazionale dello stato e nel
assolutamente aggiunto alcunché in pagamento delle tasse nazionali previste.
quanto l’invenzione viene cristallizzata La procedura di convalida varia però

40 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
da stato a stato per cui è opportuno inizialmente indicati ma può scegliere di
rivolgersi ad un esperto per conoscere le nazionalizzarlo solo in alcuni paesi
specifiche disposizioni nazionali. di suo interesse riducendo così i costi.

Chi ha ottenuto un brevetto europeo non


è obbligato a convalidarlo in tutti gli stati

EUROPEO

L'ITER PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL BREVETTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 riveduta a Monaco il 29.11.2000 (CBE 2000)

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 41
4.4
Mantenimento in vita del
brevetto europeo
UNA VOLTA OTTENUTO FAI ATTENZIONE A NON PERDERLO

Durante la procedura di concessione del Ad esempio se non si paga la tassa


brevetto europeo la domanda deve essere di esame la procedura si arresta e si
mantenuta in vita pagando le tasse perdono tutti i diritti sulla domanda
annuali direttamente all’Ufficio Brevetti depositata.
Europeo.
In questa fase, per non perdere i diritti, è Dopo che il brevetto europeo è stato
anche necessario rispondere ad even- concesso e nazionalizzato non si pagano
tuali osservazioni o contestazioni più le tasse all’EPO ma per mantenerlo in
mosse dall’ufficio e pagare le relative tasse. vita si dovranno pagare le tasse annuali
stato per stato in ogni nazione in cui si è
scelto di convalidarlo.
EUROPEO

4.5
Durata e protezione
QUANTO DURA IL BREVETTO EUROPEO?

Anche se sono necessari molti mesi prima Nel caso della domanda di brevetto
che la domanda di brevetto venga accolta europeo se si vuole, ad esempio,
(o magari respinta) in questo periodo si iniziare una causa di contraffazione in
può attuare l’invenzione, venderla o Italia sarà necessario procedere prima
darla in licenza. alla pubblicazione presso l’UIBM della
traduzione italiana del testo delle
Si può inoltre agire contro un rivendicazioni che, altrimenti, non
contraffattore anche sulla base della sola sono opponibili a terzi.
domanda di brevetto pubblica facendosi
assistere da un avvocato esperto della Il brevetto europeo dura 20 anni che
materia per evitare errori che potrebbero decorrono dalla data di deposito.
pregiudicarne l’esito.

42 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
EUROPEO

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 43
INTERNAZIONALE

44 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
Il brevetto
internazionale
05
COME DEPOSITARE UN BREVETTO VALIDO NEL MONDO

Con il brevetto Internazionale (PCT) puoi ottenere un diritto di esclusiva sulla


tua invenzione su quasi tutti gli stati del mondo depositando un’unica domanda
di brevetto. È lo strumento più utile e conveniente per gestire i tuoi affari a
livello mondiale.

I l brevetto Internazionale è una


procedura molto
che consente di ottenere una
vantaggiosa
seguendo le procedure richieste nei
vari stati. Nei paesi in cui la doman-
da internazionale viene nazionaliz-
valida protezione iniziale in zata si ha un proseguimento della
tutti i paesi del mondo che hanno protezione iniziale e la procedura di
aderito alla convenzione PCT. I esame andrà avanti sino alla even-
paesi non aderenti sono pochi, tra tuale concessione o rifiuto della do-

INTERNAZIONALE
questi purtroppo l’Argentina. manda. Negli altri paesi ove non si
sia scelto di non nazionalizzare, la
La protezione iniziale in tutti i pae- domanda è considerata decaduta.
si ha una durata di ben 30 mesi dal
deposito o dalla priorità rivendica- Con questa procedura si ha co-
ta. È solo entro lo scadere di tale munque a disposizione un periodo
termine di tempo che la domanda di ben 30 mesi per poter decide-
deve essere trasformata in una do- re dove estendere il brevetto usu-
manda nazionale nei paesi di in- fruendo comunque di una protezio-
teresse pagando le relative tasse e ne globale.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 45
5.1
Cosa è il brevetto
internazionale
E DA QUALI TRATTATI È REGOLAMENTATO?

Il brevetto internazionale conosciuto presentata immediatamente o entro


anche come PCT dal nome del trattato 1 anno dal deposito di un precedente
che lo ha istituito (Patent Cooperation identico brevetto nazionale o regionale,
Treaty) è in realtà una procedura quale può essere una domanda di brevetto
con cui si può “prenotare” il brevetto italiano (c.d. priorità).
praticamente in tutto il mondo partendo
da un’unica domanda. Prima di depositare un brevetto occorre
esaminare a fondo l’invenzione e scegliere
La domanda di brevetto internazionale come depositarlo. Se non lo avete già
ha effetto in tutti gli stati che hanno fatto vi consigliamo di leggere la sezione
aderito al PCT che sono quasi tutti gli Depositare un brevetto che fornisce
stati del mondo. Potete consultare a utili consigli al riguardo.
titolo indicativo la lista che però viene
costantemente aggiornata. Quando l’analisi preliminare è stata
effettuata con cura e, come sempre si
La procedura unitaria è gestita dalla consiglia, con l’aiuto di un consulente
WIPO di Ginevra. esperto in materia, si può procedere con
La domanda di brevetto può essere il deposito della domanda.

5.2
Come depositare una
domanda di brevetto
internazionale
INTERNAZIONALE

L’ITER PER DEPOSITARLO CORRETTAMENTE

La domanda di brevetto internazionale depositare una domanda di brevetto


può essere presentata presso la WIPO, Internazionale PCT.
presso l’EPO oppure presso l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi che la Per depositare la domanda PCT occorre
trasmetterà all’ufficio internazionale. compilare una serie di moduli scaricabili da
Internet dal sito della WIPO in cui devono
Solo i residenti o coloro che hanno essere indicati i dati del richiedente,
nazionalità in uno dei paesi aderenti che diventerà titolare del brevetto, il titolo
alla convezione PCT hanno diritto a del brevetto, il nome dell’inventore

46 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
ed una serie di altre informazioni. funzionamento o il procedimento con cui
Nella domanda internazionale devono si ottiene un certo risultato.
essere scelti gli stati in cui si vuole
che la domanda abbia effetto anche se La parte più importante del brevetto sono
normalmente vengono indicati tutti in le Rivendicazioni che devono riprodurre,
quanto il loro numero non incide sul costo in apposito linguaggio tecnico, gli ele-
del deposito. menti sui quali si chie-
Il Receiving Office
de la protezione. Per provvede ad eseguire
Le lingue ufficiali del brevetto PCT rendersi conto dell’impor- l’esame formale,
attribuisce il numero
dipendono dal Receiving Office tanza delle rivendicazioni e la data di deposito
alla domanda
(RO) ove si è autorizzati a depositare, basti considerare che in internazionale ed
dall’Ente di ricerca (ISA) che può linea di massima ciò che è invia successivamente
il fascicolo alla
essere selezionato e dalle lingue di descritto ma non rivendi- WIPO ed all’autorità
incaricata per la ricerca
pubblicazione previste. cato non è oggetto di pro- internazionale, l'ISA.
tezione. Le rivendicazioni
Ad esempio la WIPO, selezionata come si intendono formulate “a cascata” nel
Receiving Office, accetta qualsiasi senso che la prima è quella più importan-
lingua mentre l’EPO (selezionato te che racchiude il nucleo centrale dell’in-
sia come RO che come ISA) accetta venzione mentre quelle successive sono
domande in Inglese, Francese e una sorta di specificazione della prima.
Tedesco. L’ufficio Italiano (RO) accetta
Inglese, Francese, Tedesco ed Italiano. Anche i disegni tecnici dovranno essere
preparati in modo tale da fare capire bene
A seconda dei casi potrebbe dunque essere quale è la soluzione inventiva che si vuole
richiesta una successiva traduzione proteggere. Pertanto disegni costruttivi
del testo in modo tale che la domanda troppo dettagliati con misure e particolari
possa essere accettata e ricercata dalla ISA irrilevanti sono sconsigliati.
selezionata e successivamente pubblicata
(lingua di pubblicazione). Tale lingua sarà Per procedere con il deposito si deve pagare
anche la lingua dell’intera procedura. la tassa di deposito e la tassa di ricerca che
variano in base alla lunghezza del testo
Ai moduli deve essere allegata la ed al numero delle rivendicazioni. Per

INTERNAZIONALE
Descrizione con le Rivendicazioni ed conoscere le tasse in vigore al momento
i disegni tecnici. del deposito della domanda si consiglia
La Descrizione deve prima di tutto di consultare il sito dell’Ufficio Europeo
mettere in risalto il problema tecnico Brevetti.
che l’invenzione vuole risolvere Predisporre bene la domanda di brevetto è
ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo fondamentale tanto quanto analizzare bene
dell’invenzione. Devono poi essere l’invenzione prima di depositarla in quanto
descritte tutte le principali caratteristiche sulla base di queste scelte preliminare si
tecnico-costruttive della soluzione gioca la possibilità di difendere il brevetto
proposta aiutandosi con il richiamo alle in caso di contraffazione.
tavole di disegno. A seconda del tipo
di invenzione andranno poi descritti il

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 47
5.3
La procedura internazionale
L’ITER PER FAR DIVENTARE LA PRATICA BREVETTO INTERNAZIONALE

Una volta depositata la domanda di nazione di esaminare il brevetto e di con-


brevetto internazionale si ottiene un cederlo. Da questo momento in poi il bre-
numero di domanda ed una data di vetto si scinderà in tanti brevetti nazionali
deposito a decorrere dalla quale inizia che seguiranno ognuno una propria sorte
l’esame della pratica. ed un proprio iter.
A differenza di quanto accade con il brevetto
europeo nella procedura PCT non si giunge Il vantaggio del PCT è quello di potere
alla concessione di un brevetto internazio- depositare una domanda di brevetto
nale in quanto la procedura unitaria si fer- praticamente mondiale a costi bassi e
ma prima dell’esame della domanda. che subirà un’unica ricerca, salvo rare
eccezioni, con in più l’ulteriore vantaggio
Ricevuta la domanda, l’Ufficio internazio- di potere disporre di 30 mesi di tempo per
nale procede ad effettuare una ricerca di capire in quali stati il brevetto meriti di
novità e fornisce un parere preliminare di essere ottenuto.
concessione. Se il titolare della domanda Grazie a questa procedura con una spesa
di brevetto lo ritiene opportuno, può ulte- piuttosto modesta vista l’ampiezza dell’e-
riormente richiedere un esame prelimi- stensione si può proteggere la propria
nare internazionale che consiste in una invenzione ed iniziare trattative com-
possibilità di argomentare con l’esamina- merciali o vendite in tutto il mondo
tore internazionale, nel caso in cui il pare- con serenità, rimandando ad un momento
re preliminare fosse risultato negativo, al successivo la scelta finale degli stati.
fine di tentare di convertirlo in un parere
positivo. Chi ha depositato un PCT non è obbligato a
passare alla fase nazionale in tutti gli stati
La ricerca Internazionale e il parere inizialmente indicati ma può scegliere
preliminare dell’esaminatore interna- di farlo solo per alcuni paesi di suo
zionale, seppur risultino essere ottime interesse riducendo così i costi.
indicazioni della reale possibilità di
INTERNAZIONALE

concessione del brevetto, non sono giu- La fase nazionale consiste nel deposito
dizi vincolanti per l’esito finale. nello stato scelto della domanda in-
ternazionale, spesso tradotta nella lingua
Una volta completata questa fase, ovvero locale, nel pagamento delle tasse previste
nella quasi totalità dei casi dopo 30 o 31 dallo stato ed in una serie di adempimenti
mesi dalla data di priorità, la fase interna- che variano da paese a paese. Per questa
zionale è finita e si dovrà entrare nelle fasi fase è indispensabile farsi assistere da un
nazionali o regionali chiedendo ad ogni esperto che conosca la normativa locale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Patent Cooperation Treaty (PCT) del 1970 e successive modifiche

48 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
5.4
Mantenimento in vita del
brevetto internazionale
FAI ATTENZIONE A NON FAR SCADERE IL TUO BREVETTO

Durante la fase internazionale, una volta Le tasse annuali di mantenimento in vita


pagate regolarmente le tasse previste per il saranno invece dovute al momento
deposito e la ricerca, non devono essere dell’ingresso in fase nazionale e
pagate altre tasse alla WIPO e non ci dovranno essere pagate stato per stato in
sono da pagare neppure le tasse annuali. ogni nazione in cui si è scelto di procedere.

5.5
Durata e protezione
QUANTO DURA IL BREVETTO INTERNAZIONALE?

Anche se sono necessari molti mesi prima della sola domanda di brevetto pubblica
che la domanda di brevetto internaziona- facendosi assistere da un avvocato
le venga concesso come brevetto naziona- esperto della materia per evitare errori
le in uno o più degli stati indicati in que- che potrebbero pregiudicarne l’esito.
sto periodo si può attuare l’invenzione,
venderla o darla in licenza. Il brevetto nazionale ottenuto a seguito
di un deposito PCT dura 20 anni che
In alcuni stati si può inoltre agire contro decorrono dalla data di deposito della
un contraffattore anche sulla base domanda internazionale.

INTERNAZIONALE

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 49
ESTERO

50 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
06
Il brevetto
estero
DEPOSITARE UN BREVETTO VALIDO PER UN PAESE ESTERO

Se sei interessato a proteggere il brevetto in un solo stato o non puoi utilizzare


un brevetto europeo o internazionale puoi sempre scegliere di depositare il
brevetto in uno specifico stato di tuo interesse. Bisogna però stare attenti al
vincolo legale che impedisce ad un soggetto residente in Italia di depositare
direttamente all’estero se non con particolari accorgimenti

Q ualora non si voglia deposita-


re una domanda di brevetto
a livello italiano, europeo o inter-
In Italia esiste una legge sulla
sicurezza militare che impedisce ad
un cittadino Italiano di depositare
nazionale ma al contrario lo si vo- brevetti direttamente all’estero in
glia tutelare solo in un determinato quanto questi devono essere prima
Stato estero, occorre rivolgersi vagliati dalle autorità militari e
all’ufficio nazionale di quello possono anche essere espropriati
Stato. se di interesse militare.
Depositare una domanda di Può quindi essere necessario
brevetto in uno stato estero non è richiedere un Nulla Osta in
una cosa semplice ed è necessaria accordo ad una predeterminata
l’assistenza di un esperto nel procedura oppure depositare prima
ESTERO

paese in cui si vuole depositare un in Italia e poi estendere la domanda


brevetto. all’estero.

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 51
Qui di seguito troverete elencati alcuni degli uffici esteri a cui è possibile rivolgersi

ALGERIA BRASILE
www.inapi.org www.inpi.gov.br

ANDORRA BULGARIA
www.ompa.ad www.bpo.bg/

ANTILLE OLANDESI CANADA


www.bip.an www.ic.gc.ca/intro.html

ARGENTINA CILE
www.inpi.gov.ar www.proind.gov.cl

AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL CINA (HONG KONG - SAR)


PROPERTY ORGANIZATION www.info.gov.hk/ipd
www.aripo.org
CINA (MARCHI)
ARMENIA www.saic.gov.ch
www.armpatent.org
CINA
AUSTRALIA www.sipo.gov.cn
www.ipaustralia.gov.au
COLOMBIA
AUSTRIA www.sic.gov.co
www.patentamt.at
COSTA RICA
BARBADOS www.rnpdigital.com/index.htm
www.caipo.gov.bb
CROAZIA
BELGIO www.dziv.hr/en/
www.boip.int
CUBA
BELIZE www.ocpi.cu
www.belipo.bz
DANIMARCA
BENELUX www.dkpto.dk
(BENELUX TRADEMARKS OFFICE - BTO)
www.bmb-bbm.org EGITTO
www.egypo.gov.eg
BOLIVIA
www.senapi.gob.bo/index.asp ESTONIA
ESTERO

www.epa.ee
BOSNIA AND HERZEGOVINA
www.ipr.gov.ba/en

52 UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO
PAESI BASSI RUSSIA
www.bie.minez.nl www.rupto.ru

PANAMA SERBIA E MONTENEGRO


www.digerpi.gob.pa/ www.yupat.sv.gov.yu

PERÙ SINGAPORE
www.indecopi.gob.pe/ www.ipos.gov.sg

POLONIA SLOVENIA
www.uprp.pl/ www.uil.sipo.si

PORTOGALLO SPAGNA
www.inpi.pt/ www.oepm.es

REPUBBLICA CECA STATI UNITI D’AMERICA


www.upv.cz www.uspto.gov

REPUBBLICA DEL CONGO SVEZIA


www.anpi.cg.wipo.net www.prv.se

REPUBBLICA DEMOCRATICA SVIZZERA


POPOLARE DI COREA www.ige.ch
www.star-co.kp
TAGIKISTAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA www.tipat.org
POPOLARE DEL LAOS
www.stea.la.wipo.net/index.html THAILANDIA
www.ipthailand.org
REPUBBLICA DI COREA
www.kipo.go.kr TURCHIA
www.turkpatent.gov.tr
REPUBBLICA DI MOLDAVIA
www.agepi.md/ UCRAINA
www.spou.kiev.ua
REPUBBLICA DOMINICANA
www.seic.gov.do/onapi/ UNGHERIA
www.seic.gov.do/ www.hipo.gov.hu

REPUBBLICA SLOVACCA URUGUAY


www.indrop.gov.sk www.dnpi.gub.uy
registre.indprop.gov.sk
UZBEKISTAN
ROMANIA www.patent.uz
ESTERO

www.osim.ro
VENEZUELA
www.sapi.gob.ve/

UFFICIOBREVETTI.it | IL BREVETTO 53
Laura Turini
L'AUTRICE

T urini Group opera da oltre venti anni


nel settore dei brevetti, dei marchi, del
diritto d’autore, della tutela del software
(Centro Risoluzione Dispute Domini) e
per il recupero dei domini .eu della Corte
di Arbitrato Ceca (CAC) con sede a Praga
e della concorrenza sleale oltre che della (organismo indipendente che si occupa per
privacy. conto dell’Unione Europea di supervisionare
Fondato dall’avvocato del foro di Firenze, le procedure di riassegnazione per i nomi a
Laura Turini, è stato uno dei primi studi ad dominio .eu).
occuparsi di recupero di nomi a dominio È autrice del primo libro sulle procedure
e di Internet Law pubblicando una delle di registrazione domini e risoluzione dei
prime monografie sul tema. conflitti in materia, “Domini internet e
Laura Turini è stato uno dei pochi avvocati risoluzione dei conflitti” (Ed. IlSole24Ore,
italiani ad essere stato iscritto all’Albo Milano, 2000) e co-autrice del libro “Il
dei consulenti in proprietà industriale sia brevetto d’invenzione nazionale ed europeo”
nella sezione Marchi che in quella Brevetti. (Ed. Sistemi Editoriali, 2005). È direttore
Ha conseguito il titolo di mediatore ed ha della rivista di settore, Brevettinews.it.
seguito numerosi corsi internazionali di
specializzazione in mediazione dei conflitti.
È iscritta nell’elenco degli esperti per il
recupero dei nomi a dominio .it di CRDD
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Ing. Mario Emmi
Mandatario brevetti per l'Unione Europea
Consulente per Ufficiobrevetti.it
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