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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA


Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Safa Especializada en Propiedad fntelectuaf

RESOLUCION ? 0169-2018/TPI-fNDECOPI

EXPEDIENTE Nv 715699-2017/DS D

DENUNCIANTE STARBUCKS CORPORATION

DENUNC1ADO PAUL JOHN TELLO MUCHA

Accion par infraccion a los derechos de Propiedad Industrial - Riesgo de


confusion entre signos que distinguen productos de la clase 21 de la
Nomenclatura Oficial - Sancion de multa - Costas y costos.

Lima, veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

i.ANTECEDENTES
Con fecha 8 de agosto de 2017, Starbucks Corporation (Estados Unidos de
America) interpuso accion por infraccion a los derechos de Propiedad Industrial
y actos por competencia desieal en contra de Paul John Tello Mucha
manifestando lo siguiente:
- Es tltular de las siguientes marcas:

\$;::^:::::'l^:;i!;;':^::;^ i.c;^:;!;C1a3®^:.;":^L l^ei^tifi^c^^;^


STARBUCKS 21 82050

21 82059

Ha tornado conocimiento de que el denunciado importo tazas y vasos


identificados con signos semejantes a las marcas registradas, sin contar con
su autorizacion; par lo que, existe riesgo de confusion entre los signos.
" El hecho expuesto demuestra que e! denunciado ha cometido actos de
competencia desleal en las modaiidades de actos de confusion y explotacion
indebida de ia reputacion ajena.
Adjunto medics probatorios a fin de acreditar lo expuesto.
Solicito que:
- Se realice una diligencia de inspeccion en el almacen aduanero.

/1-SPI-01/01 1-28'

INSTITUTONACIONALDEDEFENSADELA COMPETENCIA Y DE IA PROTECCSON DE IA PROPIEDAD INTELECTUAL


• Calls De la Prom 104, San Barja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-maH: consultas@iTv^copigob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA


Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

R£SOLUCION ? 0169-2018/TPf-lNDECOPI

EXPEDIENTEN0 715699-2017/DS D

- Se dicten las medidas cautelares de inmovilizacion, comiso y el cese de 16s


actos violatorios.
- Se disponga las medidas definitivas.
- Se disponga ei pago de costas y costos.

Mediante Resolucion de fecha 9 de agosto de 2017, !a Secretaria Tecnica de la


Comision de Signos Distintivos, entre otros aspectos, dejo constancia que la
Comision dicto Jas medidas cautelares de inmovilizacion, cese de uso y comiso.

Con fechas 14 de agosto y 8 de setiembre de 2017, se Ilevo a cabo ia diligencia


de inspeccion ordenada, en la cuai se hizo efectiva la medida cautelar de cese
de use y el comiso del total de 744 productos identificados con los signos materia
de denuncia.

Con fecha 21 de agosto de 2017, Paul John Tello Mucha contesto ia denuncia
manifestando lo siguiente:
- No existe riesgo de confusion entre los signos objeto de cuestionamiento y la
marca base de denuncia, toda vez que, si bien los signos son semejantes y
distinguen los mismos productos, no es posible que el consumidor se vea
inducido a error entre el origen empresariai de un producto y otro en el
mercado.
- Las marcas base de denunda ostentan un prestigio en el mercado de cafe, el
mismo que no se extiende al rubro de tazas.
- No puede presumirse su voiuntad de infringir Jas normas de Propiedad
Intelectual, toda vez que no existen antecedentes previos a ia presente
importacion.
- Se debe tener en cuenta que no tiene antecedentes, ha coiaborado con el
desarrollo del procedimiento y el valor de la mercadena importada es infimo.
- Sin perjuicio de lo expuesto, si la Comision considerara que se ha incumdo en
infraccion deberia analizarse un supuesto de sancion de amonestacion,
teniendo en cuenta que el precio promedio en el mercado de los productos no
alcanzaria ni el valor de media UIT.

Mediante Resoludon Ncf 2734-2017/CSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre


de 2017, !a Comision de Signos Distintivos:
- Declare fundada la denuncia por infraccion a los derechos de Propiedad
industrial interpuesta por.Starbucks Corporation contra Paul John Telio Mucha
- Declare improcedente la denuncia por competencia desieai en las modaiidades
de actos de confusion y explotacion indebida de la reputacion ajena en contra
de Paul John Teilo Mucha.
M-SP1-01/01 • 2-28

INSTITUTONACIONALDEDEPENSADEiA COMPETENCM YDELAPROTECCIONDELAPROPIEDADXNTELBCTUAL


- Calls De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 ' Peru / Telf.: 224 7800
e-maQ: corssultas@indecopi.gob.pe / Web: www.i7tdecopi.gob.pe
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Y DE LA PROPiEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectua!

RESOLUCION ? 0169-2018/TPf-lNDECOPf

EXPEDIENTE Ns 715699-2017/DSD

- Sanciono a Paul John Tello Mucha con una multa equivalente a 5 UIT.
- Prohibio a Paul John Tello Mucha el uso de IDS signos infractores para distinguir
tazas, sets de tazas y vasos de la ciase 21 de !a Nomendatura Oficial.
- Dispuso el comiso definitive) de los productos Incautados con motivo del
presente procedimiento.
- Dispuso que Paul John Telio Mucha asuma el page de las costas y costos
incumdos por Starbucks Corporation.
Considero lo siguiente:
[nffaccjon de derechos de Propiecfad Industrial
De la vaioracion conjunta de ios medios probatorios, se conduye que el
denunciado importo tazas, sets de tazas y vasos identificados con los
siguientes signos:

Nc Signos objeto de cuestionamiento

Teniendo en cuenta que los signos bajo analisis distinguen algunos de los
mismos productos, asi como que entre tales signos existe semejanza, se
conciuye que resultan confundibles entre SL
Respecto a la denuncia por actos de competencia desleal
Acerca de los actos de confusion
Resulta improcedente la accion por actos de competencia desleal en la
modalidad de actos de' confusion, en tanto la conducta imputada por la
denunciante es susceptible de ser reprimida en su integridad par las normas
de Propiedad Industrial.
[Vf-SPl-01/01 3-28'

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCM Y DE LA PROTECCIONDB LA PROPIEDAD INTELECTUAL


• Calls De la Prom 104, San Borja, Lima. 41 - Peru / Telf.: 224 7SOO
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RESOLUCION ? 0169-201 SrTPI'lNDECOPl

£XPEDIENTE ? 715699-2017/DS D

Acerca de los actos de explotacion indebida de la reputacion aiena


Resulta improcedente a! no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos
previstos en el Decreto Legisiativo ? 1044, Ley de Represion de la
Competencia Desleal.
Im^osicion cfe sancion
Se verifico la existencia de 744 productos con los signos infractores.
Considerandose como precio de venta en el mercado de los productos la
suma de S/ 21 5041, se tiene que por !a comerciaiizadon de todos fos
productos infractores se habria podido obtener una suma ascendente a
S/. 16200.
En virtud de io expuesto, se considero que e! monto de la multa a imponer,
a fin de que genere efectos disuasivos, quedo establecido en 5 UiT.
MedMas definitivas
Se prohibio el uso de IDS signos infractores con relacion a tazas, sets de
tazas y vasos de la clase 21 de la Nomendatura Oficial.
La destruccion de los productos se decidira oportunamente conforme a lo
estabiecido en el articulo 63° del Decreto Legisiativo ? 807.
Se dispuso el comiso definitivo de los productos incautados.
Costas v costos del_s)rocedimiento solicitado por la denunciante
Corresponde imponer a! denunciado el pago de las costas y costos en los
cuales incumo !a denunciante.

Con fecha 17 de octubre de 2017, e! denunciado Paul John Teiio Mucha interpuso
recurso de apeladon manifestando lo siguiente:
No existe riesgo de confusion entre los signos objeto de cuestionamiento y
las marcas base de denuncia, toda vez que, si bien los signos son semejantes
y distinguen los mismos productos, no es posibie que el consumidor se vea
inducido a error entre el origen empresarial de un producto y otro en ei
me read o.
La Comision no se ha pronunciado sobre todos sus argumentos afectandose
el derecho de defensa y el debido procedimiento, toda vez que al imponer la
multa ha actuado arbitrariamente sin fundamentar que no accedio a su pedido
de amonestadon; por lo que, la resolucion impugnada debe ser declarada
nula.

Cabe precisar que dichos montos fueron verificados par la Secretana Tecnica de !a Comision, respecto
de productos de similar naturaleza y caracteristicas, en la pagina de www.mercadolibre.com.pe., conforme
al scta de 11 de setiembre de 2017 que obra en el expedients.

M-SPi-01/01 4-28'

INSTXTUTONACIONALDEDEFENSADELA COMPETENCIA Y D£ LA PROTBCCION DB LA PROPSEDAD INIELECTUAL


• Cd!U De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
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Sa/a Especializada en Propiedad Intefectuaf

RESOLUCSON W° 0169-2018/TPl-lNDECOPl

EXPEDIENTEN0 715699-2017/DSD

Los valores asignados a los prcductos son arbitrarios, toda vez que la
Comision refirio que la procedencia de dichos valores se encuentra en un
acta que no se Ie ha notificado, y siendo el unico sustento del que se valio la
Comision debio ser puesta a su conocimiento.
En la resoiucion impugnada tampoco se consigna un extracto del acta en
mencion, unicamente se consigna en una nota al pie "Disponible en
http://articulo.mercadolibre.com.pe; sin embargo, no queda claro que es lo
que esta disponible en dicha pagina (^el acta?). Sic
Ingreso a la pagina que se senala en !a resoiudon y no encuentra informacion
reiacionada con el case.
Se ha recortado su derecho de defensa al no haberle notificado y al no inciuir
en ia resolucion impugnada informacion suficiente y clara respecto de aquelio
que ha servido como unico sustento para estabiecer el monto de ia multa.
No es correcto tomar como referenda los precios de !a pagina de mercado
libre, toda vez que ese precio es del consumidor final, cuando al importar se
compra al precio por mayor.
En ei rubro de tazas existe una amplia gama de precios en funcion a las
caiidades de los productos, e! publico al que estan dirigidos y el
estabiecimiento en el cual se comerciaiizan. Dichas consideraciones no han
sido tomadas en cuenta per la Comision.
Sin perjuicio de lo expuesto, en aplicacion del principio de razonabilidad no
correspondena imponer una sancion de muita sino una de amonestacion,
teniendo en cuenta que el precio promedio en ei mercado de los productos
no alcanzana ni el valor de media UiT
No ha existido ningun aprovechamiento indebido de las marcas registradas.
De la informacion que obra en la Consuita RUC, recien inicio sus actividades
el 12 de octubre de 2016, no habiendo reaiizado previamente actividad de
comercio exterior, con lo que no podria presumirse voluntad alguna de
infringir la norma de Propiedad Intelectual.

Con fecha 28 de noviembre de 2017, Starbucks Corporation absolvio el traslado


de la apelacion reiterando sus argumentos y dejo establecido que se encuentra
de acuerdo con la multa impuesta.

li. QUESTION EN DISCUSJON

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera detenninar:

/I-SPI-01/01 5-28

INSTHVTO NACXONAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


• Calle De la Prosa 104, San. Borja, Lima 41 - Peru. / Tel}.: 224 7800
e-mail: considtas@indecapi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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RESOLUCION ? 0169-2018/TPI-fNDECOPI

EXPEDIENTE /V° 715699-2017/DS D

a) Si la Resoiudon ? 2734-2017/CSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de


2017 fue emitida de acuerdo a ley.
b) Si Paul John Telio Mucha ha infringido los derechos de Propiedad industrial
de Starbucks Corporation.
c) De ser el caso,
- Las sanciones a imponer correspondientes.
- Si corresponde disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y
costos incurridos por la denunciante.

Hi. ANALISIS DE LA CUEST10N EN DISCUSION


1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Starbucks Corporation (Estados Unidos de America) es


titular de las siguientes marcas de producto:

STARBUCKS, que distingue molinos y moliniilos de cafe operados


manualmente; tazas aisiantes para cafe y bebidas; filtros de cafe reusables
(excepto de papel); tazas con tapa de seguridad; porta-vasos (excepto de
papel), botellas vaclas aislantes; tazas para cafe, tazas y jarros para te;
platos, fuentes y tazones; cafeteras no electricas, cafeteras con filtro de
cafe no electricas y contenedores decorativos para alimentos; teteras no
eiectricas, teteras para te, teteras que no sean de metales preciosos,
coladores de te; porta-velas (de metales no preciosos); candeleros de
metales no preciosos, productos ceramicos domesticos (figuras de
ceramica, figuras de porcelana) de la clase 21 de la Nomenclatura Oficiai,
inscrita bajo Certificado ? 82050, vigente desde el 31 de julio de 2002
hasta el 31 de juiio de 2022.

STARBUCKS COFFEE y iogotipo, conforme al modeio, que distingue


moiinos y molinillos de cafe operados manualmente; tazas aislantes para
cafe y bebidas; filtros de cafe reusables (excepto de papel); tazas con tapa
de seguridad; porta-vasos (excepto de papel), botellas vacias aislantes;
tazas para cafe, tazas yjarros para te; platos, fuentes y tazones; cafeteras
no electricas, cafeteras con filtro de cafe no electricas, y contenedores
decorativos para. alimentos; teteras no electricas, teteras para te, teteras
que no sean de metales preciosos, coiadores de te; porta-velas (de metales
no preciosos); candeleros de metaies no preciosos, productos ceramicos
domesticos (figuras de ceramica, figuras de porceiana) de la clase 21 de la

/)-SPI"01/01 6-28'

INSTmjTONACIONALDKDEFENSADElA COMPSTBNCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIED^D INTELECTUAL


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RESOLUCION N6 0169-2018/TPl'INDECOPI

EXPEDSENTE ? 715699-2017/DS D

Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N0 82059, vigente desde el


31 de Julio de 2002 hasta el 31 de juiio de 2022.

2. Nulidad de! acto administrativo

2.1 Marco legal

El articulo 10 del Texto Unico Ordenado de ia Ley ? 27444, Ley del Procedimiento
Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N0 006-2017-JUS de
fecha 17 de marzo de 2017, establece que son vicios del acto administrativo, que
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravencion a la Constitucion, a las leyes o a las normas regiamentarias.
2. El defecto o la omision de alguno de sus requisitos de vaiidez, saivo que se
presents alguno de los supuestos de consen/acion del acto a que se refiere el
articulo 14.
3. Los actos expresos o ios que resulten como consecuencia de !a aprobacion
automatica o par siJencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facuitades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentacion o tramites esenciales
para su adquisicion.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que se
dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el articulo 112 de la dtada norma senala que !a nulidad sera conocida
y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto (11.2).

2 Articulo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad


11.1 Los administrados piantean- [a nuiidad de los actos administrativos que Ees conciernan par medio
de los recursos administrativos previstos en el Titulo III Capftulo I! de ia presente Ley.
11.2 La nulidad sera conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se tratara
de un acto dictado par una autoridad que no esta sometida a subordinacion jerarquEca, la nuiidad
se dedarara por resolucion de ia misma autoridad.

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R£SOLUCf6N /V° 0169-2018/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTEN0 71S699-2017/DSD

De conformidad con lo estabiecido en el punto 1.1 de la Directiva ? 002-2001/TRI-


INDECOPI, publicada ei 24 de enero del 2002 en el Diario Oflcia! El Peruano, las
Saias de! Tribunal del INDECOPI son los organos competentes para declarar de
oficio o a solicitud de parte ia nulidad de los actos administrativos expedidos por
las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los
casos enumerados en ei artfculo 10 de la Ley dei Procedimiento Administrativo
General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Reauisitos de validez de los actos administrativos

Ei articulo 3 del TUO de la Ley 27444 establece que son requisitos de validez de
los actos administrativos los siguientes:
1. Comoetencia. - Ser emitido por el organo facultado en razon de la materia,
temtorio, grado, tiempo o cuantia, a traves de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado y en caso de organos coiegiados,
cumpliendo los requisitos de sesion, quorum y deliberacion indispensabies
para su ermsion.
1. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de taf modo que pueda determinarse inequlvocamente sus efectos
juridicos. Su contenido se ajustara a !o dispuesto en el ordenamientojuridico,
debiendo ser licito, precise, posible fisica y jundicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivacion.
3. Finalidad Pubiica. - Adecuarse a ias finalidades de interes publico asumldas
por las normas que otorgan ias facultades al organo emisor, sin que pueda
habilitarsele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna
finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra
finaiidad publica distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que
indique !os fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivacion. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporcion al contenldo y conforme ai ordenamientojundico.
5. Procedimiento regular. - Antes de su emision, el acto debe ser conformado
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su
generacion.

11.3 La resoluci6n que deciara [a nulidad, ademas dispondra lo conveniente para hacer efectiva ia
responsabilidad del emisor dei acto invaiido.

M-SPI-01/01 8-28'

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2.3 Motivacion deLacto administrative

El articulo 3.4 del TUO de la Ley 27444 incluye a la motivacion como uno de los
requisites de validez de los actos administrativos, senalando que ei acto
administrative debe estar debidamente motivado en proporcion al contenido y
conforme ai ordenamientojuridico.

De otro lado, el articuio 6 de! TUO de la Ley 27444 establece que la motivacion
debe ser expresa, mediante una relacion concreta y directa de [os hechos
probados relevantes del caso especifico, y la exposicion de las razones juridicas
y nonnativas que con referencia directa a los anterioresjustifican el acto adoptado.
Senaia, ademas, que puede motivarse mediante la declaracion de conformidad
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o
infonnes obrantes en el expediente, a condicion de que se les identifique de modo
certero y que, por esta situacion, constituyan parte integrante del respectivo acto.
Los infonnes, dictamenes o similares que sirvan de fundamento a la decision,
deben ser notificados al administrado conjuntamente con e! acto administrativo.

Asimismo, la norma en cuestion establece que no son admisibles como motivacion


la exposicion de formulas generates o vacias de fundamentacion para ei caso
concrete o aquellas formulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradiccion o
insufidencia, no resuiten especificamente esciarecedoras para la motivacion del
acto. Eiio en concordancia con el articuio IV del Titulo Preliminar de la misma ley
que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) esfablece que los
administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decision motivada v
fundada en derecho.

A! respecto, cabe citara Moron Urbina, quien senaia que una de iasfunciones del
deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un roi informador u(...)
ya que representa fa exteriorizacion de las razones en cuya virtud se produce un
acto admfnistrativo, y permlte, tanfo a! administrado como a ios supen'ores con
potestades de revision del acto, asumir conocimsento de /os hechos reales y
jundicos que fundamentan !a decision admimstrativa, para poder articufar su
defensa con posibilidad de cntfcarfas bases en que se funda e impugnar!a; o para
quo el superior a! conocer ef recurso pueda desarroflar e/ control (...). No sofo
constituye un cargo para la autoricfad sino un verdadero derecho de los

-SPI-01/01 9-28'

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admlnisfrados a fin de apredar el grado de regulandad con que su caso ha sfdo


apreciado y resuelto^.

2.4 Aplicaaon a) caso_.en concreto

A continuacion, la Sala se pronunciara sobre los argumentos que sustentan la


nulidad solicitada por el denunciado:

La Comjsion no se ha pronunciado sobre todos sus araumentos afectandose


eiderecho de defense y el debido procedimlento, fQda vez_gue a! imponer la
muitahQQctUQdo arbi_t_ranamentesin fundamentarcfuejTo accedio a su pedfdo
de amonestadon; por lo Que, la reso!uci6n impuanada debe ser dedarada
nufa

Al respecto, cabe precisar que, de la revision de la Resolucion ? 2734-


2017/CSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2017, se verifica que la
Primera Instancia si tuvo en consideracion los argumentos expuestos por el
denunciado, conforme se puede apreciar de! analisis efectuado en e! apartado
3.2.2. de la referida resolucion.

Asimismo, si bien el denunciado solicito que se Ie sancione con una


amonestacion, de acuerdo a lo expuesto en el punto 3.4. de ia resolucion
impugnada, la Comision considero lo siguiente:

"(...) teniendo en cuenta que la infraccion se configure


por el uso de un signo similar a las marcas registradas
base de la denuncla, esta Comision considera que
corresponde imponerla sancion de MULTA a Pau! John
Teffo Mucha, de conformidad con lo estableddo en ef
art/culo 120 de! Decreto Legisfativo ? 1075."

En ese sentido, se advierte que ia Comision, de acuerdo a su facuitad


discrecional, sustento su decision de imponer la sancion de MULTA a! considerar
que se habia incurrido en infraccion a los derechos de la denunciante, as; como
en la aplicacion de! artfculo 120 del Decreto legislativo 1075; en consecuencia, la
Saia considera que la Comision de Signos Distintivos si tomo en cuenta sobre la

3 Moron Urbina, Juan Carios. Comentarios a la Ley de! Procedimiento Adminjstrativo General. Editoriai
Gaceta Juridica, Lima-Penl 2011, Novena edicion, p. 158.

M-SPI-01/O-t • 10-28

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solicitud del denunciado, habiendo emitido !a resolucion sin incurrir en algun vicio
que afecte el debido procedimiento y que como consecuencia de ello detennine la
nuildad de la misma.

Los _ valores QSJanados a jos productos son arbitranos, toda vez__Que !a


Comis(on_ refiere Queja procedencia de dichosyafores se encuentra en un
octa Que no se__le haj^otificado, y siendo e! Hnlco sustento del aue se vaHo la
Comision, deblo ser puesta_a su conocimjento. Asfrrusmo. en la resofucfon
[mpugnada tampoco se consicfna un_ extracto del acta en mencion,
unicamente se consfona en una nota al ole "Disponible en
http://articulo.mercadolibre.com.De": sin embarao, af entrara clicho i!nk_no se
encuentra !nformacion_re!acionada_con eLcaso.

Al respecto, corresponde precisar que el articulo 44.3 inciso b) del Decreto


Legislative) 1033 senala que una de las funciones de las Secretanas Tecnicas4
es instmir y tramitar ios procedimientos administrativos seguidos ante las
Comisiones, ejerciendo facultades de investigacion v de actuacion de medios
probatonos, a fin_de propordonar a las ComlsiQnes__efementos de iulcio paraj_a
resQiucs6n_dQ !os_asuntQssometicfos a_su competencia.

En ese sentido, la Secretaria Tecnica de la Comision de Signos Distintivos, de


acuerdo a sus facuitades, realizo !a constatacion de precios en ei mercado en la
pagina web www.mercadolibre.com.pe, en reiacion a tazas, sets de tazas y
vasos, conforme al tipo de productos que identifican las marcas registradas,
siendo que, dejo constancia en un acta impresa a fojas 84-88 el contenido de
dicha pagina (siendo de acceso para ambas partes) para evidendar la
procedencia de la informacion antes descrita.

Asimismo, corresponde precisar que la Autoridad Administrativa no se encuentra


obligada a notificar la referida acta, toda vez que es un documento incorporado
ai expecfiente al cual tienen acceso las partes. Ademas de ello al consignar la
infonnacion en la nota al pie de la resolucion, el denunciado, con su recurso de
apejacion, tuvo !a oportunidad de cuestionar los precios considerados por fa
Comision, de manera que pudo ejercer su derecho de defensa.

4 due depends administrafivamente de la Direccion de Signos Distintivos, conforme a io senaiado en e!


articulo 44.3 inciso a) del Decreto fegislativo 1033.

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RESOLUCION ? 0169-2018/TPl'fNDECOPI

EXPEDIENTEN9 715699-2017/DS D

Por otro lado, ei hecho de que el denunciado no se encuentre de acuerdo con


los precios consignados en ei acta referida, no significa que no correspondan a
la realidad o que la resolucion y el acta se encuentren incursas en alguna causal
de nuiidad (falta de motivacion).

En atencion a io expuesto, y considerando que la Secretaria Tecnica de la


Comision de Signos, en ejerdcio de sus facuitades, realizo ia constatacion de
precios en el mercado de !os productos tazas, sets de tazas y vasos, asf como
indico ia procedencia de ia informacion relacionada a los precios, la Sala
considera que no se ha incumdo en aigHn vicio que genere la nulidad de la
resolucion impugnada.

3. Cuestiones previas

a) Extremos apelados

Mediante Resoiucion ? 2734-2017/CSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre


de 2017, la Comision de Signos Distintivos:
i) Declare fundada la denuncla por infracdon a los derechos de Propiedad
Industrial interpuesta por Starbucks Corporation contra Paul John Tello Mucha
ii) Declare improcedente la denuncia por competencia desleal en las modalidades
de actos de confusion y explotadon indebida de la reputacion ajena en contra
de Paul John Tel!o Mucha.
iii) Sanciono a Paul John Tello Mucha con una multa equlvalente a 5 UiT.
iv) Prohibio a Paul John Tello Mucha, el uso de IDS signos infractores para distinguir
tazas, sets de tazas y vasos de la clase 21 de la Nomenciatura Oficial.
v) Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del
presente procedimiento.
vi) Dispuso que Paul John Tello Mucha asuma el pago de las costas y costos
incurridos por Starbucks Corporation.

At respecto, unicamente Paul John Tello Mucha interpuso recurso de apelacion


senalando que no existe riesgo de confusion entre los signos en comparacion y
cuestionando el extreme de la sancion impuesta.

Corresponde precisar.que, si bien el denunciado no menciono expresamente los


extremes referidos a ia prohibicion del uso del signo infractor, comiso de
productos y a la disposicion de! page de costas y costos, teniendo en cuenta que

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RESOLUCl^N ? 0169'20i8/TPl-INDECOPf

EXPEDIENTE N<1715699-2017/DSD

ha apelado el extreme referido a la infraccion cometida, corresponde a !a Sala


emitir pronunciamiento tambien sobre dichos extremes.

Por tal motive, corresponde a la Sala pronunciarse sobre lo antes expuesto,


quedando finne la resolucion en lo demas que contiene (extreme if).

b) Del error material en la resolucion impuanada:

De !a revision de lo actuado, !a denuncia fue interpuesta en base a las marcas


STARBUCKS (Certificado ? 82050) y STARBUCKS y logotipo (Certificado N0
82059)5 que distinguen productos de !a clase 21 de ia Nomenclatura Oficiai.

No obstante ello, en la Resolucion N0 2734-2017/CSD-INDECOPI de fecha 15


de setiembre de 2017, se aprecia que la Comision de Signos Distintivos incurrio
en error material al consignar, en todo el contenido de ia referida resolucion
(antecedentes y analisis del caso), como marcas base de denuncia
STARBUCKS (Certificado ? 82050) y STARBUCKS y logotipo (Certificado
? 202868)6.

Si bien la Comision de Signos Distintivos incumo en error al consignar el


Certificado ? 202868, en vez del Certificado ? 82059, corresponde precisar que
de la revision de todo el contenido de la resolucion en mencion, se advierte que
si consigno tanto el distingue como !a conformacion del signo de manera
correcta.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que dicho error material no ha afectado ai
analisis y sentido de la Resolucion impugnada, no se ha afectado e! principio de
congruencia procesal del denunciado, siendo susceptible que dicho error sea
rectificado por la Sala, de conformidad con fo establecido por e! articulo 210 del
Texto Unico Ordenado de la Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

, que distingue productos de !a clase 21 de la Nomendatura Oficial.

, que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura OficEai.

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RESOLUC16N /V° 0169-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 715699-2017/DSD

General, aprobado par Decreto Supremo ? 006-2017-JUS de fecha 17 de marzo


de 20177

En consecuencia, con-esponde enmendar la Resoiudon ? 2734-2017-


CSD/INDECOPI, en lo sehalado precedentemente.

4. Infraccion a los derechos de Propiedad Industrial

E! articulo 238 de la Decision 4868 establece que ei titular de un derecho


protegido en virtud de dicha Decision podra entablar accion ante la autoridad
nacionai competente contra cuaiquier persona que infrinja su derecho y que
tambien podra actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infraccion.

El articuio 155 de la Decision 486 establece que el registro de una marca confiere
a su titular e! derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado ia marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuaies esta se ha registrado; o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se
hubiese aplicado o coiocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envoituras,
embalajes o acondicionamientos de taies productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiaies que
reproduzcan o contengan !a marca, asi como comercializar o detentar
tales materiales;

7 Articulo 210.1 Los errores materiai o aritmetico en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecfo retroactjvo, en cuaiquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se
alters lo sustanciai de su contenido ni ei sentido de la decision.

8 Articulo 238.- Ei titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accion ante la
autoridad naciona! competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tambien podra actuar
contra quien ejecute actos que manffiesten la Enrninencia de una infraccion.
Si la legisiacion Enterna del -Pais Miembro lo permite, ia autoridad nacional competente podra iniciar de
oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha legislacion.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de [os cotituiares podra entablar la accion contra una
infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de [os demas, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.

M-SPi-01/01 14-28

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RESOLUCION Ns 0169-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDfENTE /V° 715699-2017/DS D

d) usar en el comercio un signo identico o similar a ia marca respecto de


cualesquiera productos o servicios, cuando tai uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose
del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se
presumira que existe riesgo de confusion;
e) usar en ei comerdo un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al tituiar del registro un dano economico o comercial
injusto por razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comerciai o pubiicitario de la marca, o por razon de un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) ussr publicamente un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comerciai o publicitario de la
marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, ei ordenamiento legal vigente facuita al titular de un derecho de


Propiedad Industrial a interponer una accion por vioiacion contra quien infrinja
taies derechos, agregando que precede tambien en caso de que exists peligro
inminente que Jos derechos de! titular puedan ser conculcados.

4.1 SJ3no_ut[iizado por el denunciado

De acuerdo a lo considerado por ia Comision de Signos Distintivos, lo cual no ha


sido materia de apelacion, ei denundado ha utilizado los siguientes signos para
distinguirtazas, set de tazas y vasos de la ciase21 de !a Nomendatura Oficial:

? Signos objeto de cuestionamiento

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RESOLUCION ? 0169'2018/TPf-lNDECOPf

EXPEDSENTE ? 715699-2017/DS D

5. Determjnacion de] riesao de confusion

En general, la confusion de signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud


o conexion competitiva entre ios productos, actividades o servicios a distinguir.

5.1 Resp_ecto_de los_productos

Teniendo en consideracion los productos que distinguen los signos bajo analisis
detallados anteriormente, se advierte que coinciden en distinguirtazas.

Asimismo, las tazas y sets de tazas que distinguen ios signos utilizados
comprenden a las tazas aislantes para cafe y bebidas; tazas con tapa de
seguridad; tazas para cafe que distinguen las marcas.

Par u!timo, [os vasos que distinguen ios signos utilizados se encuentran
vincuiados con !as tazas aisiantes para cafe y bebidas; tazas con tapa de
seguridad; tazas para cafe y tazas que distinguen las marcas, porta-vasos
(excepto de papel), platos, fuentes y tazones, productos ceramicos domesticos
(figuras de ceramica, figuras de porcelana) que distinguen las marcas
registradas, toda vez que son productos que sirven para el menaje domestico,
se usan de manera complementaria y son ofrecidos en ios mismos canaies de
comercializacion.

5.2 Examen comi?arativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresion en


conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en e! publico consumidor de los
correspondientes productos o servicios.

Por lo general, ei consumidor no podra comparar ambos signos simultaneamente.


Mas bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontacto con el recuerdo mas o menos vago que guarde del signo
anteriormente percibido. For ello, al comparar dos signos distintivos, debe
considerarse principalmente aquellas caracteristicas que puedan ser recordadas
par el pUbiico consumidor.

Lo mas importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los


signos en cuestion. Las diferencias solo tendran infiuenda en la impresion en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la

M-SPi-01/01 16-28

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R£SOLUCfON W0 0169-2018/TPf-lNDECOPl

EXPEDIENTE N9 715699-2017/DSD

mente de los consumidores. Estos criterios han sido senalados en reiterada


jurisprudencia del Tribunal Andino y mas recientemente en los Procesos
?s 147-IP-20059 y 156-1P-200510.

El recuerdo y capacidad de diferendacion del pdbiico dependeran del grado de ia


atencion que usualmente ei consumidor medio preste para la adquisicion y
contratacion de ios productos o servicios a distinguir.

En el caso en concreto, atendiendo a que los signos objeto de cuestionamiento


y la marca registrada bajo Certificado ? 82059 son de naturaleza mixta, debera
establecerse cual es el elemento relevante que detennina su impresion en
co nj unto.

En el primer signo objeto de cuestionamiento solo sera relevante el aspecto


denominativo, por ser ia forma como los consumidores solicitaran los productos
en e! mercado, sumado al hecho de que su aspecto grafico esta conformado por
una grafia que no presenta ninguna caracteristica particular, tal como se aprecia
a continuacion:

En la marca registrada STARBUCKS COFEE y logotipo y el segundo signo


objeto de cuestionamiento resulta relevante tanto el aspecto denominativo como
el grafico. En efecto, ei aspecto denominativo es reievante por ser la forma como
los productos seran solicitados en ei mercado. Por su parte, el aspecto grafico
es relevante por la disposicion de los elementos que los conforman, tai como se
aprecia a continuacion:

9 Gaceta Oficiai del Acuerdo de Cartagena N& 1259 del 3 de noviembre de 2005.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1271 del 2 de noviembre de 2005.

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RESOLUCION ? 0169-2018/TPI-lNDECOPl

EXPEDfENTE ? 715699-2017/DSD

En el caso de denominaciones compuestas por mas de un termino, es necesario


establecer si uno de ios efementos predomina sobre el otro o cual es el que slrve
para detemninar ia impresion en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si
ambas contienen el mismo elemento relevante. EIIo solo se puede determinar en
cada caso concrete y analizando la particular formacion de la denominacion
compuesta de que se trata.

En los signos objeto de cuestionamiento y en la marca registrada bajo Certificado


? 82059, resulta relevante el termino STARBUCKS y logotipo, toda vez que el
termino en ingles COFFEE, cuyo slgnificado en idioma castellano es cafe, es
conocido por el pUblico consumidor dada la serriejanza con su traduccion al
casteilano y el uso en el mercado, par lo que resuita ser descriptivo de los
productos que distinguen los signos; en ese senfido, no sera tornado en cuenta
al momenta de reaHzar ei examen comparativo.

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RESOLUCION ? 0169-201 SrTPl-lNDECOPl

EXPEDIENTE ? 715699-2017/DS D

Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

a) En reladon a! elemento reievante del primer sicmo obieto de


cuestionamiento:

Con !a marca reaistrada baio Certificado ? 82050

Foneticamente y graficamente, los signos bajo analisis son identicos.

Con La.marca reciistrada bajo Certificado N0 82059

Foneticamente, ios signos son identicos

- Graficamente, ia presencia de elementos graficos en !a marca registrada


determina una impresion visual diferente entre los signos.

b) En reladon al elemento reievante dei seaundo sicino obieto de


cuestionamiento:

Con la marca reaistrada baio Certificado ? 82050

- Foneticamente: los signos son identicos.

Graficamente, la presencia de elementos graficos en la marca registrada


detennina una impresion visual de conjunto diferente.

Con ia marca registrada bajo Certificado ? 82059

- Fonetica y graficamente, los signos bajo anaiisis son identicos.

5.3. Riesqo de confusion

En virtud de las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que [os signos


bajo analisis distinguen afgunos de ios mismos productos y/o vinculados, y al
presentar semejanzas entre eilos, segun sea el caso, se determina que el uso
de los signos per parte del denunciado es susceptible de causar confusion en el
pQbIico consumidor respecto de las marcas registradas de la denunciante.

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RESOLUCION ? 0169'2018/TPf-lND£COPl

EXPEDIENTE N" 715699-2017/DSD

6. Comision del acto infractor

Por lo anterior, se ha detemninado que e! uso del signo objeto de cuestionamiento


por parte del denunciado vulnera los derechos de Propledad Industrial de
Starbucks Corporation respecto de sus marcas registradas de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

7. MedLdasdefinitiyas

De conformidad con el articulo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de
ia sancion que se imponga por [a comision de un acto infractor, la autoridad
nacional competente podra dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:
a) el cese de ios actos que constituyen la infraccion;
b) el retire de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infracci6n, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o
de publicidad u otros materiales, asi como los materiaies y medios que
sirvieran para cometer la infraccion;
c) la prohibici6n de la importadon o de la exportacion de los productos,
materiaies o medios referidos en ef literal b);
d) las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la
infraccion;
e) la destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b)
o el cierre temporal o definitive del establecimiento del denunciado; o
f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
g) la publicacion de !a resolucion que pane fin al procedimiento y su notificacion
a las personas interesadas, a costa del infractor.

7.1. Prohibicion de uso

Teniendo en cuenta la infraccion incumda por Paul John Teflo Mucha


corresponde prohiblrle ei uso, en forma independiente o conjuntamente con otros
eiementos, de los signos objeto de cuestionamiento, para distinguir tazas, sets
de tazas y vasos de la dase 21 de la Nomenclatura Oficial.

7.2. Comiso de productos

Considerando que en la dili'gencia de inspecclon llevada a cabo el 14 de agosto


y 8 de setiembre de 2017, se decomisaron 744 tazas, sets de tazas y vasos con
los signos infractores, corresponde dictar el comiso definitive) de los mismos.

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RESOLUCION A/0 0169-2018/TPI'IND£COPI

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8. Determinadon de las sandones

8.1 Marco leaal

El articulo 120 de! Decreto Legislative) 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen [os actos de infraccion o para evitar
que estos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestacion
b) Multa
Asimismo, establece que las muitas que la autoridad nacional competente podra
establecer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta
ciento cincuenta (150) UIT. En [os casos en !os cuales el provecho ilicito real
obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco
(75) UiT, la multa podr^ ser del 20 % de las ventas o ingresos bmtos percibidos
por la actividad infractora.

Par su parte, el articulo 121 de dicha norma senala que, para determinar la
sancion a aplicar, ast como la graduacion de la multa, cuando corresponda, la
autoridad nacional competente tendra en consideradon, entre otros, los
siguientes cnterios:
a) el beneficio ilicito real o potendal de la comision de la infraccion;
la probabilidad de deteccion de ia infraccion;
la modalidad y el alcance del acto infractor;
!os efectos del acto infractor;
la duradon en el tiempo del acto infractor;
!a reincidencia en la comision de un acto infractor;
la maia fe en la comision del acto infractor.

Para efectos de la aplicacion de ios mendonados criterios, ia Sala tendra en


cuenta lo siguiente:

a) El benefido ilicito real o potencial de la comision de la infracdon;

El beneficio ilicito estara dado por lo que se dejo de pagar por obtener !a
autorizacion por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de
dicha infonnacion, esta Saia empleara como referenda el monto obtenido por
el infractor como resultadd de su conducta.

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EXPEDI£NTE N" 715699-2017/DSD

b) La probabiiidad de deteccion de la infraccion

Para efectos de fijar la sancion, es necesario tomar en cuenta que tan


probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el tituiar del
derecho infringido o par la autoridad administrativa. Cuando la probabilidad es
bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez que
consideran que diflcilmente seran sancionados, par lo que en estos casos la
sancion debe ser mas severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, ia


promocion que se hizo de la misma, las caracteristicas del sector del mercado
en cual se desan-olla ia conducta infractora, la cantidad de agentes que
participan en el mercado, entre otros.

c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley preve diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuaies


estan tipificadas en ei articulo 155 de ia Decision Andina 486. Algunas estan
vinculadas a actividades previas a la puesta a disposicion del publico de ios
productos o servlcios con la marca, tales como: ia venta de etiquetas que
induyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas estan
relacionadas a la explotacion de la marca en el mercado (fabricacion y/o venta
de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusion del acto infractor, es


decir, el ambito geografico dentro del que tuvo alcance [a infracci6n y el tipo
de publico al cual se dirigio. En efecto, no es posible sandonar de la misma
forma a aqueilas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance
geografico reducido en comparacion a aquellas que tuvieron alcance nacional
o b) estuvieron destlnadas a un pubiico masivo o solo a un segmento del
mercado.

d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de Infraccion, ef sector del mercado en que se realiza,


el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y pueden ilegar
a alcanzar no solo al titular de la marca (perdldas economicas), sino tambien
at pdblico consumidor, como seria el caso por ejempio de las falsificaciones

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RESOLUCION A/0 0169-2018/TPI-fNDECOPl

EXPEDIENTE N" 715699-2017/DSD

de marcas que distinguen productos farmaceuticos o alimenticios. En ese


contexto, la sancion debe ser proporcionaf a los efectos de fa infraccion
cometida.

e) La duracion en ef tiempo del acto infractor

Ef periodo duranfe el cual se realizo fa infraccion tambien influye en la sancion,


toda vez que no sena justo sancionar por igual dos conductas que, aun
cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion distinta.

f) La reincidencia en la comision de un acto infractor

Para efectos de consicferar que un infractor ha sido reincidente se debera


verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a
la notificacion de la resolucion que determino fa existencia de la infraccion
pnmlgenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la


sancion apiicabie no debera ser menor que la sancion precedente, segQn io
dispuesto en ei articuio 120 dei Decreto Legistativo 1075.

g) La mala fe en la comision del acto infractor

En este mbro, se debe evaluar [a intencionalidad del infractor para cometer el


acto infractor.

Adicionafmente, tanto para fijar la sancion como para graduar el monto de la


mufta, cuando corresponda, fa Sala considera que fambien deberan tenerse en
consideracion fos siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sancion
y la conducta procedimental.

Las sanciones de tipo adrninistrativo tienen como principal objetivo disuadir o


desincentivar la realizacion de infracciones por parte de los administrados. As?, la
magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en
caso de cometer ia infraccion, a fin de garanfear que ias sanciones adminisfrativas
tengan realmenfe un efecto disuasivo, no sofo sobre las personas naturales o
empresas infractoras sino sobre el resto de agentes economicos del mercado. De
no existir un objetivo disuasivo ei actuar contraviniendo la Ley resultana mas
renfable que cumpfir fas normas o asumir la sancion.
M-SPi-01/01 . 23-28

INSTITUTONACIONALDEDEFENSADSLACOMPETENCIAYDBLAPROTECCIONDEIAPROPXEDADINTELECTUAL
CaUe De la Prosa I 04, San Borja, Lima 41 ~ Peru / Telf.: 224 7800
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especiafizada en Propiedad Intelectuaf

RESOLUCION /V° 0169-2018/TPI-INDECOPl

EXPEDIENTS Nv> 715699-2017/DSD

A la Autoridad ie corresponde no solo tutelar ios derechos de propiedad industrial


sino tambien difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso
economico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposicion de la sancion se
busca directa e indirectamente cumpiir con estos objetivos.

8.2 Aplicacionai caso concreto

En el presente caso, Ja Sala advierte que:

• Spbre el benefcio iifcitp real o.potencjai de la comision de la infraccion

Previamente corresponde senalar que, sl bien la Comision de Signos Distintivos


a fin de determinar el beneficio iiicito considero el valor de los productos en el
mercado, atendiendo a que e! presents case corresponde a una denuncia por la
importacion de productos identificados con signos infractores, la Sa!a
considerara, a efectos del calculo del beneficio illcito, el valor FOB de los
productos.

Corresponde precisar que segun el acta de inspeccion de fecha 14 de agosfo de


2017, los productos infractores corresponden a las series 1 a 5, identificados con
los codigos W-405, YY-401, YY-405, W-389 y YY-417.

Y, segOn el acta de inspeccion de fecha 8 de setiembre de 2017 (mediante la


cual se ejecuto el comiso de los productos), los productos infractores
corresponden a las series 18, 25,26 y 36.
For su parte, de la revision de la DAM 118-2017-10-283559-00 se ha verificado
que solo se han declarado series del 1 al 15, siendo de ia 1 al 5 ias
correspondientes a tazas, confomne al siguiente detaile:

Unidades Valor
Serie Descripcion
Flsicas (Sets) FOB US$
TAZA, S/M, S/M // TAZA CON PELUCHE Y
CUCHARA DE CERAMiCA 29X17X10 CM
1 PRESENTACION EN CAJA//YY-332A/Y-421/YY- 1 680,00 1 344,00
408/YY-409W-358/YY-429/YY-430 //
_ UTENSILIOS DE COCINA // SET X 2 PCS
TAZA, S/M, S/M // TAZA CON 6 P1E2AS DE
2 CERAMiCA PRESENTAC10N EN CAJA
29X17X10CM //YY-337A'Y-341/YY-352A/Y- 2 700,00 1 485,00
358/YY-360A/Y-364/YY-378ArY-398/YY-400^Y-

/[-SPI-01/01 24-28
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TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA


YD£LA PROPIEDAD WTELECTUAL
Sa/a Especializacfa en Propiedacf fntelectuaf

RESOLUCION Ns 0169-2018/TPf'lNDECOPI

EXPEDt£NTE ? 715699-2017/DS D

364A/Y-352A'Y-337W438 // UTENSIUOS DE
COCINA//SETX6PCS
TAZA, S/M, S/M // TA2A CON 2 PIEZAS DE
CERAMICA PRESENTACION EN CAJA
17X18X10 CM // YY-338/YY-343/YY-351-/YY-
3 7 620,00 3 429,00
353/YY-355/YY-357A/Y-359A^-361/YY-370^Y-
371A/Y-372/YY-391/YY-39 // UTENSILIOS DE
COCINA//SETX3PCS
TAZA, S/M, S/M //TAZA CON 3 PIEZAS DE
CERAMICA PRESENTACiON EN CAJA 12X8X22
4 CM // YY-384/YY-394 // UTENSIUOS DE
3 600,00 1 440,00
COCINA//SETX3PCS
TA2A, S/M, S/M // TAZA DE CERAM1CA CON
TAPA 13X17X11 PRESENTACiON EN CAJA//
5 2 400,00 600,00
YY-410/YY-403 // UTENSILIOS DE COCINA //
SET X 2 PCS

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta la diferencia de informacion


que se ha consignado en los documentos antes descritos, no es posible
determinar el valor FOB correspondiente a ios productos infractores.

• Spbreja probabilidad de deteccion de la infraccion

Debido a que el acto infractor se consumo con la importacion de productos


identificados con signos identicos y/o semejantes a las marcas registradas, ia
probabiiidad de deteccion de la infraccion es baja, toda vez que dependio de la
intervencion de la SUNAT, para que luego pueda ser informado a la titular de las
marcas base de denuncis.

• Sobre ia modaI[dad_V el alcance del acto infractor

Al respecto, la modalidad ha sido materializada en la importacion de 744 tazas,


sets de tazas y vasos de la clase 21 de la Nomendatura Oficial, identlficados con
signos identicos o semejantes a las marcas registradas de tituiaridad de la
denunciante, la cua! se encuentra tipificada en el articulo 155 inciso d) de la
Decision ? 486.

Asimismo, respecto al aJcance o difusion del acto infractor, se advierte que !os
productos fueron decomisados, no permitiendose, en consecuencia, que estos
sean comercializados en ei mercado nacional.

M-SPI-01/01 25-28
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RESOLUCfON ? 0169-201 SfTPl'WDECOPS

EXPEDfENTE ? 715699-2017/DSD

• Sobrejos_efectos defactp infractor

Los efectos del acto infractor se han visto reducidos por el comiso de la
mercaderia infractora; sin embargo, eflo se debi6 a un acto ajeno a la voluntad
del denunciado.

• Sobre la duracion en e!.tiem£>p_delacto infractpr

En el presente caso, la infracci6n se inicio desde el momento en que se


importaron los procfuctos identifjcados signos identicos a las marcas registradas.

• Sobrela_reincidencia en la cpmjsion de un acto infractor

Se ha verificado que en e! presente caso no se cumpfen ios requisitos


establecidos en el articulo 246.3 !iteral e) del TUO de la Ley ? 2744411, a fin de
que el denunciado sea considerada reincldente.

• Sobre {a mala fe en la comision del acto infractor.

No obstante, los argumentos del denunciado, ia Sala considera que el uso de


signos identicos y/o semejantes a las marcas registradas en las que se sustenta
la presente denuncia, para distinguir tazas, sets de tazas y vasos, constituye un
indicio suficiente para suponer razonablemente que el denunciado conocfa de la
existencia de tales marcas, quedando asi desvirtuada la presuncion de buena fe.

11 Articulo 246.- Pn'ndpios de /a potestad sancfonadora administrafiva


La potestad ssncionadora de todas fgs entidacfes est^ regida adictonafmente por los siguientes
pnncipios especiales:
(:..)
3. Razonabilidad. - Las autondades deben prever que fa comision de la conducfa sancfonable no resu!te
mas ventajosa para efmfractorque cumpHrlas normss mfnngldas o asurrurfa sancion. Sin embargo, fas
sandones a ser apficadas cfeben ser proporvionafes a/ incumpfimiento califfcado como snfraccion,
observando /os siguientes cnterios quo se senafan a efectos de su graduacion:
a) El benefido ificfto resultante porla comision de fQ infraccion;
b) LQ probabifidad de deteccion de fa infraccfon;
c) La gravedad def dano al inferes pdbiico y/o bienjuridico profegido;
d) Efperfuicio economico causado;
e) La reincldencia, porfa comisfon de la misma infraccion dentro del pfazo de un (1) ano desde que
quedo firme /a resolucion que sanciono !a pnmera infracclon.
f) Las cirwnstanciss de !a comision de fa infracdon; y
g) La exfstencia o no de intencionafidacf en /a conducta del infractor.

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RGSOLUCfON ? 0169''2018/TPl-'INDECOPl

EXPEDfENTEN9 715699-201 '7/03 D

Cabe precisar que, si bien Paul John Teflo Mucha senalo que ia sancion que
deberia imponersele es [a de amonestacion, se ha analizado todo lo actuado en
el presents procedimiento, teniendo a la vista Jos criterios desarroilados
precedentemente, por lo que corresponde desestimar los argumentos expuestos
porel denunciado.

En tal sentido, si bien de fo expuesto se advierte que en el presente caso


correspondena imponer al denundado una sancion mayor a la impuesta por la
Primera Instancia, cabe precisar que la prohibicion contenida en el principio de no
reformaffo in peius (no reforma en peor) recogida en e! Texto Unico Ordenado de
la Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supreme ? 006-2017-JUS de fecha 17 de marzo de 201712, impide
empeorar o desmejorar ia situacion juridica del recurrente a consecuencia de su
recurso, por lo que cuando ei infractor sancionado recurra o impugne la
resoiucion adoptada, la resolucion de los recursos que interponga no podra
determinar la imposicion de sanciones mas graves para el sancionado. Ast, en
el presente caso, no es posible imponer ai denunciado una sancion mayor que
la impuesta por !a Comision de Signos Distintivos.

Por lo tanto, corresponde confirmar la sancion de multa ascendente a 5 UIT


impuesta por la Comision de Signos Distintivos.

9. Costas v costos del procedimiento

E! articulo 126 del Decreto Legislative 1075, modificado por e! articulo 2 del
Decreto Legislative ? 1309, estabiece que, solicitud de parte, la autoridad
nacional competente ordenara que la parte vencida asuma el pago de cosfos y
costas dei procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.
Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incumdos por los
referidos conceptos.

En el presents caso, se ha verificado la infraccion a los derechos de propiedad


industrial por parte de Paul John Teilo Mucha, por lo que corresponde imponer al
denunciado el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante en el
presente procedimiento.

12 Articulo 256.3.- Cuando el infracfor sancionado recurra o impugne la resolucion adoptada, la resoiudon
de los recursos que interponga no podra determinar la imposicion de sanciones mas graves para ei
sancionado.

lVi-SPl-01/01 27-28
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^,UC*flEt

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RESOLUCION Na 0169-2018/TPf-lNDECOPl

EXPEDIENT£? 715699-2017/DS D

IV. RESOLUCi6N DE LA SALA

Primero. -CONFIRMAR ia Resoiucion ? 2734-2017/CSD-INDECOPI de fecha


15 de setiembre de 2017 que:
Declare fundada la denuncia por infraccion de derechos de propiedad
industrial interpuesta par Starbucks Corporation contra Paul John Tello
Mucha
Sanciono a Paul John Tello Mucha con una muita de 5 UIT.
Prohibio a Paul John Tello Mucha el uso de los signos infractores, en forma
aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del
color empleado, paradistinguirtazas, setsdetazasyvasosdelaciase21 de
la Nomenclatura Oficial.
Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del
presents procedimiento.
Dispuso que Paul John Tel!o Mucha asuma el pa^o de ias costas y costos
incumdos porStarbucks Corporation.

Sectundo. -DEJAR FIRME la Resolucion ?2734-2017/CSD-INDECOPI defecha


15 de setiembre de 2017, en los extremes que la Comisi6n de Signos Distintivos
declare Improcedente la denuncia por competencia desleal en las modalldades de
actos de confusion y explotacion indebida de la reputacion ajena en contra de Paul
John Tello Mucha.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavefan Dsaz,


Nestor Manuef Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castaneda,
Ramiro AIberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

^QUEUNE GAVELAN DIAZ


^Tf^^ Presidenta Especializada en Propiedad Intelectual

28-28
INS CIONALDEDEFSNSADELA COMPETENCZA Y DE LA PROTECCION DE IA PROPIEDAD WTBLECTUAL
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