PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

TEMA

LA DEFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO AL REGISTRO DE

LAS MARCAS OLFATIVAS

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INDICE

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2. HIPOTESIS Y VARIABLES.

II. MARCO TEORICO

III. ANALISIS

IV. CONCLUSIONES.

V. RECOMENDACIÓN

VI. BIBLIOGRAFIA.

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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGCION.

En la actualidad dado la modernidad y la evolución en todo aspecto ya

no solo se registran marcas con signos visibles, en algunos países del
mundo son susceptibles de registro las marcas con signos no visibles,
específicamente el tema a tratar en esta oportunidad está vinculado al
registro de marcas olfativas, el cual en nuestro país el Perú, si le
echamos un vistazo a nuestra legislación, para ser más puntuales el
capítulo VI respecto a las Disposiciones Relativas al Registro de Marcas
del Decreto Legislativo No 1075, se puede advertir que no específica lo
concerniente a las marcas olfativas.

Obviamente, esto en circunstancias que determinadas personas que

tengan que hacer uso del ejercicio de sus derechos respecto al registro
de marcas olfativas, van a estar limitados, consecuentemente estarán
desprotegidos. En tal sentido, atraves de este trabajo voy a sugerir muy
respetuosamente que nuestra legislación mencionada líneas atrás debe
ser adecuada e innovada en el sentido de ser más específica en cuanto
a marcas olfativas, utilizando técnicas y procedimientos de ciertos
países que se han permitido registrar marcas olfativas.

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

La Deficiencia del Procedimiento Respecto al Registro de las

Marcas Olfativas (Capítulo VI del D.L., No 1075).

1.2. HIPOTESIS Y VARIABLES.

- HIPOTESIS.

El factor que influye en la deficiencia del procedimiento

respecto al Registro de las Marcas Olfativas, es su falta de
claridad, no es específico.

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- VARIABLES.

DEPENDIENTES.

La Deficiencia del Procedimiento Respecto al Registro de

las Marcas Olfativas

INDEPENDIENTES.

Su falta de claridad de la norma (Capítulo VI del D.L., No

1075).

II. MARCO TEORICO.

2.1. DEFINCION DE MARCA.

Es un signo que distingue los productos o servicios de una

empresa respecto de su competidor.

Al consumidor le permite identificar el producto de su preferencia

2.2 DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA

Derecho Exclusivo de uso, en faceta positiva (Uso del signo

registrado, posibilidad de transferirlo) y en faceta negativa
(Posibilidad de oponerse al uso y/o registro del signo por
parte de un tercero).

2.3. QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

- Las palabras o combinaciones de palabras.

- Las formas tridimensionales (envolturas, los envases, la

forma no usual del producto o su presentación).

- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,

sonidos, aromas.

- Las letras, los números, las combinaciones de colores.

- Las grafías de otras lenguas.

- Cualquier combinación de los signos o medios

mencionados.

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2.4. CLASIFICACION DE SIGNOS QUE PUEDEN CONSTIUIRSE

COMO MARCA REGISTRADA

SEGÚN SU ESTRUCTURA

- BIDIMENSIONALES: Denominativas, Figurativas, Mixtas.

- TRIDIMENSIONALES: Sonoras, Olfativas, Otras

SEGÚN LA FORMA DE PERCEPCION

- VISUALES: Denominativas, Gráficas o Figurativas,

Tridimensionales, Mixtas.

- NO VISUALES: Sonoras, olfativas, otras.

2.5. FUNCIONES DE LAS MARCAS

- Identificadora y diferenciadora

- Indicadora de origen empresarial

- Indicadora de calidad uniforme

- Publicitaria

- Indicadora de goodwill

2.6. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

- Aptitud distintiva (capaz de identificar o asociar los

productos o servicios de una persona natural o jurídica, en
relación a un origen empresarial determinado).

- Representación gráfica (perceptibilidad por cualquiera de

los sentidos y posibilidad de ser representadas
gráficamente).

2.8. GRADOS DE APTITUD DISTINTIVA

- Marcas evocativas

- Marcas arbitrarias

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- Marcas de fantasía

2.8. PROHIBICIONES DE REGISTRO

- PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Son prohibiciones al registro que tienen por objeto proteger

al sistema competitivo, y en particular a los competidores,
de quien solicita una marca, frente al intento de
monopolizar un signo o una denominación que debiera
mantenerse libremente disponible a favor de todos los
agentes que operan en un sector del mercado.

- PROHIBICIONES RELATIVAS

Estas prohibiciones están referidas a circunstancias

externas, principalmente cuando una solicitud de registro
pudiera generar conflictos con derechos de terceros.

2.9. MARCO LEGAL

- Decisión Andina 486.

- Decreto Legislativo No 1075.

3. ANALISIS.

A. Que, el Decreto Legislativo No 1075, específicamente en el

capítulo VI referente a las Disposiciones Relativas al Registro de
Marcas, no es muy clara, es más solo se limita a indicar en
su literal “b)” del artículo 50 referente a Solicitud de Registro de
una Marca, el presupuesto de que cuando se presente la solicitud
a la Autoridad competente deberá contener la reproducción de la
marca o una representación gráfica de la marca cuando se trate
de una marca no perceptible por el sentido de la vista.
Obviamente esto obedece a que la norma pre-citada, es un
complemento de la Decisión Andina 486, norma que en su Art.,
134 literal “c”, dispone que los llamados signos olfativos deban
gozar de capacidad distintiva y puedan ser representados
gráficamente. Cuando mencionó que la norma no es muy clara,
me refiero a que no establece qué criterios se van a emplear si se
presenta un caso de registro de marcas olfativas. De hecho estos
criterios tendrían que están vinculados al tema de Aptitud
Distintiva y Representación Gráfica.

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B. Que, el primer registro de marca olfativa no convencional en el

mundo fue a favor de la de la compañía Clark en 1990 en los
Estados Unidos para proteger hilo de coser y para bordado, cuyo
olor fue representado gráficamente en la solicitud atraves de la
descripción de palabras escritas correspondiente a “una fragancia
de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa de capullos
de plumería (Plumería blossoms).

C. Que, Una empresa holandesa solicitó el registro como marca el

“olor a hierba recién cortada” para las pelotas de tenis. Se
consideró en la Resolución de la Sala de Recurso de 11 de
febrero de 1999 que la marca “olor a hierba recién cortada”, es
decir, un signo olfativo, podía ser registrada al contar con una
representación gráfica. Para ello debería tener una detallada,
adecuada e inequívoca descripción verbal pues el olor recordaba
a “la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos
de deporte u otras experiencias agradables”. Con este
pronunciamiento, la OAMI dio a entender que se cumple el
requisito de representación gráfica si el signo olfativo puede ser
descrito de tal manera que transmita su contenido de forma
precisa y clara.

D. El OMPI considera que para obtener el registro de una marca

olfativa el solicitante tiene que poder representar visualmente el
aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no
es el producto mismo, sino únicamente su signo. Tiene que
formular una descripción verbal del olor de tal modo que tendría
que ser tan exacta que no permitiera su confusión con ningún
otro. Respecto al olor este no se derive de la propia naturaleza
del producto.

E. En tal sentido, es obvio que referente a lo mencionado en el

acápite “B” y “C” las descripciones de marcas olfativas han
superado este criterio y han podido ser registradas; La misma
oportunidad y el mismo criterio se habrían aplicado en el reino
unido respecto el caso de los neumáticos con "un aroma o
fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el
olor acre de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido.
Sin embargo, cabe señalar que La Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI), no eses partidaria con el registro de las
dos marcas británicas mencionadas líneas atrás.

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F. Por otro lado, respecto al caso Sieckmann, el Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas actuó con determinados criterios,
que difieren respecto los demás ya mencionados en los acápites
anteriores. Sieckmann, presentó su solicitud de registro de aroma
como “balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”,
le fue denegada en la sentencia del 12 de diciembre del 2002,
dado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
consideró insuficiente el hecho de que el solicitante anexe la
formula (C6H5-H=CHCCOOCH3) y describa el aroma. Sin
embargo, el Tribunal considero que: La fórmula química que
presento Sieckmann era ininteligible y no era ni clara ni precisa
por referirse a una sustancia y no al olor, es decir, la formula
química no representaba el olor sino la sustancia. La descripción
de un olor no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva. El
depósito de una muestra del olor no es suficientemente estable ni
duradero ya que pierde sus propiedades con el tiempo. No
obstante, el Tribunal admitió la posibilidad de registrar como
marca los signos invisibles, siempre en cuando que el requisito de
representación gráfica ha de ser interpretado en un sentido amplio
añadiendo que la reproducción de la marca ha de ser clara,
precisa completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva (requisitos conocidos como requisitos SIECKMANN).

IV. CONCLUSION.

Que, el Capítulo VI del Decreto legislativo No 1075 sobre Disposiciones

Relativas al registro de Marcas, en cuanto al registro de las Marcas
Olfativas es deficiente, por lo que sugiero Muy Respetuosamente sea
modificado e innovado debiéndose considerar el criterio de que las
marcas olfativas en cuanto al requisito de representación gráfica, sea
atraves de descripciones de manera adecuada e inequívoca de modo
que el signo olfativo puede ser descrito de tal modo que transmitirá su
contenido de forma precisa y clara. Sin embargo, en el supuesto de
existir posiciones detractoras también se podría considerar los
requisitos SIECKMANN, es decir se podrán registrar como marca los
signos invisibles, siempre en cuando que el requisito de representación
gráfica ha de ser interpretado en un sentido amplio añadiendo que la
reproducción de la marca ha de ser clara, precisa completa, fácilmente
accesible, inteligible, duradera y objetiva. Salvo Mejor Parecer.

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V. RECOMENDACIÓN.

Se sugiere Muy Respetuosamente que los legisladores, Abogados

Especialistas y otros vinculados a la propiedad Intelectual en el Perú,
desarrollen los proyectos del caso debiendo considerar los criterios de la
legislación comparada referente al registro de marcas olfativas. Nuestra
legislación respecto al tema en cuestión requiere ser modificado e
innovador, de modo que los presupuestos para el registro de marcas
olfativas estén muy bien definidos acorde a la modernidad y evolución.

VI. BIBLIOGRAFIA.

- DECISION ANDINA 486.

- D.L No 1075.
- NUEVAS MARCAS- ALGO NUEVO BAJO EL SOL DE GONZALO
FERRERO.
- DECIMO XEXTA SESION DEL OMPI DEL 13-17 NOVIEMBRE DEL
2006.
- EXHALAR O NO UNA FRAGANCIA DE LUCA ESCOFFIER Y
ARNOLD JIN.
- MARCAS OLFATIVAS POR QUE NO UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
- LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS OLFATIVAS DE BALDO
KRESALJA ROSSELLO- THEMIS.
- REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS
http://www.taviraybotella.com/?p=804
- OLFATO, OIDO, GUSTO, LOS SENTIDOS DE LAS MARCAS NO
TRADICIONALES.
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html.
- LAS MARCAS OLFATIVAS.
http://mercantil.blogs.lexnova.es/2012/11/15/las-marcas-olfativas/
- LAS MARCAS NO CONVECNIONALES.
http://www.latoga.es/detallearticulo.asp?id=21020811427&nro=167&n
om=Enero/Febrero%202008.
- LLEGAN LAS MARCAS CON OLOR.
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2016/03/08/56df27d046163f713d8b45fd.html.
- LAS MARCAS OLFATIVAS UNA REALIDAD.
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/10/empresas/1465575636_64
4485.html.

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- MARCAS NO TRADICIONALES: MARCAS OLFATIVAS.

https://cuadernosdepropiedadindustrial.wordpress.com/2014/12/19/m
arcas-no-tradicionales-ii-marcas-olfativas/
- PAGINA OMPI. http://www.wipo.int/portal/es/

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