Introducción Al Derecho Propiedad

Derecho de Propiedad Intelectual – Apuntes de Lorena González
Introducción al Derecho de Propiedad

Intelectual
cporzio@uc.cl
avaras@porzio.cl (Antonio Varas)
btorres@porzio.cl (Bernardita Torres)
jmora@porzio.cl (Josefina Mora)
www.INAPI.cl
www.wipo.org
www.ustpo.gov
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08.03.2018.
Introducción y desarrollo histórico

Nuestro mundo está rodeado de propiedad industrial, la cama, el despertador o celular, el grifo del
agua potable que sale. Todo tiene una marca puesta, con técnicas ancestrales mejoradas o técnicas
nuevas, que han sido desarrollados en forma especial con ingenio.
La propiedad intelectual viene a reconocer formalmente la creación y el desarrollo por parte del
Estado. Es la manera que han encontrado las civilizaciones modernas pueda tener un
reconocimiento del estado, que permite usar, gozar y disponer ese invento como este quiera
hacerlo y sin que nadie pueda usar, gozar y disponer otra persona sin permiso del creador.
Es la manera de apropiarse del conocimiento. La curiosidad intelectual y artística es parte del

desarrollo del hombre como especie.
La propiedad industrial no es solamente hoy, sino que desde que el hombre es hombre.
1. Venecia
En la ciudad de Venecia, empezó a desarrollar productos tecnológicos. El palacio ducal se dictó la
primera ley de patentes moderna en 1474. Esta ley se aprueba con una votación verdadera, y en el
mensaje de la ley se escribió que Venecia necesitaba de “gente inteligencia, hay hombres de gran
ingenio”. Existe un llamado para instalarse a Venecia, además, la ley contiene todos los elementos
que una ley de patentes contiene actualmente.
a. Novedad
b. Ingenio
c. Dominio
d. Prohibición de usar, gozar y disponer sin autorización de quien posee la patente.
e. Tiempo determinado
2. Florencia
Los florentinos concedieron la primera patente por 3 años a Brunelleschi para invención de
embarcación con grúa para cargar y descargar mármol en rio Arno para construir una cúpula de la
catedral (1421).
3. Francia
En el siglo XVI tienen primeros decretos relacionados con patentes de invención. En esta época el
rey pide como requisito necesario para la patente de invención es la divulgación. Es importante
porque en algún tiempo la patente será de dominio público.
4. Inglaterra
Jaime I establece el estatuto de los monopolios -parecido a los estancos locales-. Dentro del mismo
se establece el Premio y Otorgamiento de derechos exclusivos a quien haya desarrollado un invento
nuevo. Se agrega en 1702 y 1704, la protección del derecho de autor (copyright) y obligación de
escribir las patentes.
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5. EEUU
En 1641 se entrega la primera patente para “proceso para obtención de sal”. Y en 1646, es otra para
“motor para molinos”.
En 1776, con la independencia. Existe una nota de protección de las artes. En 1787 se realiza una
enmienda que es la primera ley de Patentes y copyright en la Constitución.
Convenio de Paris y Convenio de Berna (1886)

En 1883 se piensa en el mundo respecto de la globalización. Se reúnen un conjunto de países para
ver como establecer ciertos estándares mínimos para proteger de forma parecida en distintos
territorios la propiedad industrial. En 1886 lo mismo en relación con el derecho de autor.
Dentro de la negociación del Convenio de Paris, había una corriente centralista y global
(imperialismo) y la visión comunitaria, con normas mínimas entre legisladores.
Desarrollo en Chile
En la C° de 1833, establecía que “todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su
descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la Ley; y si esta exigiere su
publicación, de dará al inventor la indemnización competente”
Hitos relevantes S XIX (Pagina del INAPI)
 1838: Sociedad Nacional Agrícola que estará a cargo del registro de las Marcas.
 1840: Decreto Ley sobre Patentes de Invención Otorgamiento de primera patente a A Blest. Que
introdujo en Valparaíso un método para hacer Ron.
 1842 otorgamiento patente a Carlos Darlo, para beneficiar los metales (firmador por Claudio
Gay)
 1855: Código Civil, en su art. 584 Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad
de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.
 1874: Apertura de registros de marcas
 1877: se otorga la primera Marca “Santa Rosa de los Andes” al señor Meneses.
 1925: DL 588 sobre Propiedad Industrial (1era)
 DL 958 sobre Propiedad Industrial
 1970: Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual: Creación Departamento de Derechos
Intelectuales. (Ley de Derecho de Autor).
 1971: Chile suscribe el Convenio de Berna
 1973: Ley de la Libre Competencia
 1991: Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial
 S. XXI Leyes y Tratados: INAPI y WIPO. Todos los tratados importantes tienen un capítulo
especial de propiedad intelectual en que se regula el derecho de autor, las patentes de
invención, el linkich.
13.03.2018.
En la propiedad raíz mientras no exista una revolución o un acto de comercio es una propiedad
totalmente a plazo, porque tiene una fecha de término, de expiración, en el caso de las patentes
para caer en dominio público.
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Ley de Propiedad Industrial (19.039) y Ley de Propiedad Intelectual o

Derecho de Autor (Ley 17.336)
Los primeros artículos de la ley 19.039 (Ley de Propiedad Industrial) no define de alguna manera la
propiedad industrial, sino que el art. 1° se limita a señalar lo que forma parte de la propiedad
industrial, enumerándolos uno a uno y los derechos que se entienden otorgados.
Lo mismo ocurre en la Ley 17.336, mal llamada Ley de Propiedad Intelectual o de Derecho de Autor,
en el primer artículo no se define la propiedad intelectual, sino que se limitar a señalar los derechos
que protege la presente ley. El legislador en el art. 3 vuelve a utilizar el sistema de la lista señalando
lo que queda especialmente protegido.
Diferencias entre ambas leyes:

Los derechos de la propiedad industrial, la ley otorga los derechos, pero implica necesariamente un
acto positivo de quien creo o desarrollo, y el creador necesita presentar una solicitud, tramitar una
solicitud de conformidad con el procedimiento 19.039, que habiendo cumplido con lo anterior el
servicio me va a otorgar un registro o una patente de invención.
En cambio, en la propiedad intelectual, el derecho nace por el solo hecho de la creación, y en la

medida que el creador sea efectivamente el creador va a haber una creación por el cual la ley va a
otorgar derechos. De aquí nace el derecho de copyright.
Dónde encontramos una definición de propiedad intelectual:

En la CPR art. 19 N°25 inc. 1: “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y
que no será inferior al de la vida del titular.”
i. Junta tanto las creaciones intelectuales con las artísticas

ii. Destaca la temporalidad que será por lo menos durante toda su vida.
La C° amplia este derecho no solo a la obra, sino que a todo a lo que circunda a la misma, que son
accesorios a ella.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la
edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
La ley de propiedad intelectual ha estado desde sus inicios pensada para darle un incentivo a las
personas para crear, pero solo por un tiempo. La temporalidad responde a evitar monopolios,
estancos para permitir que en algún momento se lleve a un acervo común.
El mismo artículo garantiza: Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el
tiempo que establezca la ley.
Dejando una puerta abierta para las creaciones análogas y nuevamente recalca el límite de la
temporalidad, en que pasado ese límite pasará a ser de todos nosotros en que todos nos
beneficiamos.
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Sin perjuicio, de lo anterior la propiedad industrial está protegida antes, en el art. 19 N°21 que
consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, en un país donde ello esté
prohibido o en que el Estado lo entregue todo no se puede crear, porque no hay libertad para crear
o tener algo, sino que el Estado lo decide todo. Y cuando la C° establece que el Estado puede
desarrollar actividades empresariales, entrega libertad a la creación: CODELCO.
Otro numeral importante del art. 19 es el n°23, que reconoce el derecho a la propiedad, lo cual se
relaciona con la propiedad intelectual.
La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho
comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior
es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.
Y el art. 19 N°24 es el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales. El que este reconocido en la C° le da rango supra-legal y por tanto procede
el recurso de protección, y así lo dispone: “Será aplicable a la propiedad de las creaciones
intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto
y quinto del número anterior.”
El CC en su art. 582 inc. 1 dispone que “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho
real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o
contra derecho ajeno.”
Y el art. 583 dice que sobre “las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.” Se habla de un derecho de propiedad
entero y no a medias.
La ley 19.039 en su art. 14 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a celebrar toda
clase de actos jurídicos en relación a sus derechos.
Por lo que si bien no tenemos una definición si tenemos una idea de lo que se está hablando.
En el plano internacional, en 1967 se crea la OMPI mediante el Convenio de Estocolmo, convenio

que no define lo que es la propiedad intelectual, sino que recurre al sistema de lista.
Art. 2. Definiciones. A los efectos del presente Convenio se entenderá por:
viii) « Propiedad intelectual », los derechos relativos:
– a las obras literarias, artísticas y científicas,
– a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a
los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
– a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
– a los descubrimientos científicos,
– a los dibujos y modelos industriales,
– a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones
comerciales,
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– a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad
intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.
En el Convenio de Paris, dictado en 1883, en su art. 1 en los N° 2 y 3, entrega una descripción de qué
se entiende por propiedad intelectual:
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos
de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como
la represión de la competencia desleal.
3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y

al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y
a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos,
animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
En una zapatilla pueden coexistir varios derechos:
a. Patente que protege la tecnología usada en la zapatilla: cordones, tela.

b. Diseño que protege la apariencia del zapato.
c. Marca para distinguirla de otros productos similares y para proteger la reputación del
zapato.
d. Copyright (propiedad intelectual o derecho de autor): que protege cualquier trabajo
artístico y creación audiovisual usados para publicitar el zapato.
Cada uno de estos derechos va a darles facultades a sus titulares particulares, pero no son
sustituibles entre sí, por lo que son derechos que van a coexistir1.
15.03.2018.
¿Qué son las marcas y para que sirven?

La RAE se refiere a ellas como de mark, “señal o signo que se hace que se pone en alguien o algo
para distinguirse”.
 Marca de fábrica
 firma o razón social (por ej. grandes marcas acudieron a la feria),
 Instrumento para marcar
 Señal o huella que no se borra con facilidad
Tipos de marcas: de agua, registrada (marca de fabrica o de comercio inscrita en el registro

competente con forma a la ley).
Concepto del INAPI

El INAPI define como marca comercial como “todo signo visible, novedoso y característico que
permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales de sus similares,
tales como nombres seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de
1
Netflix  Abstract: The art of desing T1E02: Tinker Hatfill y el diseño de Nike.
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colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las frases de propaganda o
publicitarias. (…)”
 Visible siempre si la legislación marcaria lo permite, porque existen marcas sonoras, marcas
de olor.
 Novedoso: no puede ser igual a la marca que ya existía.
 Característica: que pertenezca siempre a una misma persona. (Fabrica, Universidad,
 Permite distinguir:
o Productos
o Servicios
 Establecimientos comerciales o industriales
Las marcas de producto se definen como “signos susceptibles de representación gráfica capaz de
distinguir en el mercado productos, con el objeto de que el público consumidor los diferencie de otros
de la misma especie o idénticos existentes en el mercado.”
Las marcas denominativas son “una palabra, o palabras, con o sin significado idiomático,
combinación de letras, o número.”
Marcas famosas vs las marcas notorias

Marcas famosas: “Son aquellas internacionalmente o mundialmente conocidas. Una de las
características de las marcas famosas y renombradas es que corresponde una excepción al principio
de especialidad de las marcas, es decir, se puede entender que existe error o confusión en marcas de
productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, no considerando el principio
de especialidad.”
Marcas notorias: “Son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores. El
conocimiento debe ser dentro de las fronteras nacionales con independencia de si se encuentra
registrada o no.”
El TRIPS
La marca se define en el art. 15.1. del tratado como “cualquier signo o combinación de signos que
sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.”
Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos
los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores,
así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de
distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de
los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como
condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
La ley de Propiedad Industrial chilena no daba importancia a las marcas. En la ley anglosajona para
registrar marcas no hace falta hacer una declaración de intenciones de uso de las marcas. La ultima
modificación legal estableció requisitos de uso de la marca para que pueda acreditar dicho uso para
alegar mejor derechos de la misma.
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El TRIPS da la posibilidad a los países miembros establecer en sus legislaciones una facultad para
otorgar derechos marcarios que son sean signos distintivos, en la medida que por el uso que haya
hecho el dueño de la marca algún carácter distintivo debido al mismo. Por ej. Rollos de cámara,
como los kodak (amarillo) y los fujifilms (verde).
Marcas denominativas: son la combinación de letras. Por ej. Adidas, Philips, Levi’s, etc.
Marca figurativa: es la imagen del cual está compuesta la marca. Es bidireccional, en chile no se
permiten los registros de marcas.
Elementos denominativos: es una marca mixta. Se entiende como combinación de palabras con
algunos elementos figurativos o gráficos.
Marcas de forma: en Chile, tradicional mente la fotografía de envases no se protege como marca
sino como diseño industrial. La jurisprudencia es variable en el tiempo, a veces acepta las fotografías
de los diseños, otras veces no.
Marcas de posición: son marcas figurativas porque en Europa se presenta la solicitud con le lugar
físico del objeto donde la marca ira adosada. En chile, intentaría registrarse como marca figurativa
con dificultad, que no sería distintivas o novedosas.
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Marcas de patrón: combinación de tejidos. Existe hasta la modificación del 2005, los estampados no
eran protegidos en Chile. Hoy en día se agregó como dibujo industrial.
Marcas de color: la ley chilena puede el color usarse como parte de una marca comercial, podrá
solicitarse el registro de marcas en colores, pero es difícil que otra persona no utilice el mismo color.
Marcas sonoras:
o Pascua feliz para todos  Falabella

o Viña es un festival  Festival de Viña
o León de Metro
o 20th Century Fox
20.03.2018.
Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de
representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas,
letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de
colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean
intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso
en el mercado nacional.
La ley agrega en la definición tipos de marca, no dejando nada afuera, pudiendo todo ser marca en
la medida que sea un
(i) signo,
(ii) novedad,
(iii) distinción y
(iv) no caiga en las causales de irregistrabilidad.
Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas
a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan
a utilizar.
La ley chilena permite el registro de frase de propagandas, también son marcas, sin embargo, dicha
frase va a deber ser adscrita a una marca registrada, por lo que no es te da más sino Jumbo te da
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más, es decir, debe ser junto con una marca inicial firme. Sin perjuicio de ello, hay cosas curiosas
como just do it de Nike que pasan a ser una marca en sí, que si bien no es una marca legalmente si
tiene lo es en la práctica.
La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo
para el registro de la marca.
La ley chilena reconoce las frases de propaganda o publicitarias como por ej. Santa Isabel te conoce,
Banco Falabella te mira a los ojos. En estos casos, la ley exige que tenga adscrita la marca registrada
del producto, es decir, que contenga en la frase la marca a la cual alude la misma frase.
Plazo de duración de la marca

El plazo de duración de las marcas es desde que se otorga la marca. El plazo es de 10 años desde
que se registra.
El art. 24 da la posibilidad al dueño de la marca comercial de renovarla por el mismo periodo. Deberá
presentar una solicitud de renovación en el INAPI, la marca automáticamente tendrá un nuevo plazo
de 10 años. No se puede renovar por periodos más grandes. Últimamente el INAPI exige acotar las
clasificaciones de marcas, lo cual ha terminado con dificultades.
El tratado TRIPS de la OMS – que modernizo el convenio Paris de 1883 – este establece que los
países signatarios del convenio TRIPS deberán conceder un plazo de protección de la marca de un
plazo superior a 7 años (art. 18), y también se hace cargo de la renovación sin embargo no por
periodos iguales, sino indefinida.
¿Qué derechos le confiere una marca a su titular?

La constitución confiere derechos de propiedad industrial e intelectual.
El derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se ha

conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales
comprendidos en el registro.
Puede crearse una marca y no registrarla, en la medida que dicho territorio virtual no tenga registro
a nombre de una persona. El estado no garantizará el goce Pacífico de la marca.
La ley otorga derechos al titular acciones civiles y penales para enfrentar a alguien que infrinja el
derecho de propiedad industrial.
El titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice
en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o
confusión.
Existe una excepción al derecho exclusivo o excluyente en relación a las importaciones paralelas
(art. 19 bis e), el exportador que lo haya adquirido legítimamente fuera de Chile no se puede prohibir
al mismo producto de la misma marca. No pone una barrera a la frontera a otros exportadores que
llegan con la marca.
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¿Qué relación tiene la marca comercial con la razón social?

En principios, la marca daba a conocer quién daba las prestaciones de servicios. Con la
especialización del mercado, se empezó a diferenciar entre las marcas comunes y las house marks.
Las empresas empezaron a asimilar la razón social con su house mark, por ej. Trendy, Nestle y
Unilever.
Estas empresas lucharon por la inscripción de la marca y sus productos. Bajo estas marcas, existe
una colección de marcas chicas para cada producto que realizan, por ej. Los helados Nestlé como el
Mega, Danky, Cola de tigre. Lo mismo ocurre con las marcas de jabón, de ahí a la paleta de marcas
(150 de jabones).
Las house mark son distinciones de hecho, no son marcarías, busca proteger mejor las carteras de
marcas. Es una distinción de la empresa como tal que realiza ciertos servicios o productos y que a
su vez, tiene marcas para los mismos productos que produce. Desde el punto de vista legal, tiene
los mismos derechos que las otras marcas, pero sí una distinción de hecho.
Registro
No existe un registro mundial de marcas. Pero si de carácter regional, y existe presión permanente
de las grandes multinacionales para lograr una marca mundial que permita hacer que sea extensiva
a los demás países.
El art. 14 permite celebrar toda clase de acto jurídico al titular en la marca.
Principios de las marcas

I. Territorialidad
Cualquier persona natural o jurídica podrá inscribir una marca, las personas extranjeras deberán
asignar un apoderado.
Artículo 2°.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de
la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de
protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o
jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o
representante en Chile.
Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán
plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás
derechos que se establecen en esta ley.
Confiere las facultades y otorgar derechos de propiedad industrial al INAPI. Esta institución se
encarga de recibir las solicitudes que presenten las personas, tramiten dichas solicitudes y origen
derechos de conformidad a la ley. El director nacional deberá resolver en primera instancia lo que
la ley le dará a su conocimiento. Los asuntos son de carácter registral, deberá resolver conforme a
derecho.
El art. 19 bis d, señala el tráfico económico nacional, porque la ley es territorial.
Excepciones a la territorialidad:
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 Irregistrabilidad de ciertas marcas que ya están registradas en otros países (art. 20)
 Derecho de prioridad (Convenio de París)
II. Especialidad
Art. 23.
Se establece que cada marca podrá solicitarse para productos o servicios específicos determinados
por la clasificación internacional.
El clasificador de Niza, es un tratado internacional.
El comercio si bien es una especie de gran red, pero no se topará el producto de tuercas con otros
productores de bebidas, son canales y necesidades diferentes, para público diferentes.
Se determinó que dos marcas idénticas puedan coexistir en el mater repaso, porque una será para
sillas por ej. Y otra para remedios. Diferente será un remedio y un producto cosmético como marca.
Las fronteras son tenues o perfectamente Prácticas, entonces, para solicitar una marca en el INAPI
será para un producto o servicio determinado.
Distinto será para el caso de establecimientos comerciales, la ley establece en este caso la
protección es regional y no nacional, es decir, una clase determinada y regional.
III. Registro
El derecho de autor o propiedad intelectual nacían los derechos por el solo hecho de la creación, en
cambio, en la propiedad industrial es porque el estado otorgará derechos al peticionario o
solicitante.
Para ello deberá presentarse una solicitud de marcas, tramitarla de conformidad a derecho, y al final
de esta, obtendrá un registro. De lo contrario si no tramita la marca la ley no reconocerá derecho
alguno sobre la marca.
Arts. 2, 3, 4 y 21.
IV. Temporalidad
Los derechos de propiedad intelectual no son perpetuos, se conceden u otorgan por un tiempo
determinado. En el caso de las marcas comerciales podrán renovarse por un tiempo cumpliendo los
requisitos de la ley.
V. Agotamiento de los derechos

O también llamado el principio de la primera venta.
La ley otorga al titular de los derechos, exclusivos y excluyentes. Una vez que el titular vende su
producto, es decir, el fabricante vende su producto con la marca puesta en el mismo ya no es dueño
sobre esa marca sobre ese producto. El titular de la marca podrá hacer lo que quiera
Según el cual una vez que ha sido vendido en el mercado, el titular de la propiedad intelectual ya no
tendrá derechos sobre el (definición de la OMC).
22.03.2018.
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Causales de irregistrabilidad
No se puede registrar cualquier signo que distinga, la discusión con la autoridad es si el signo que
quiero registrar son distintivas l no.
Las tres barras de Adidas o la H de Honda, de Hyundai o de Hyatt. Por ej. La marca SWATCH.
El legislador pensó en las causales de irregistrabilidad en primer lugar, en derechos firmes, no en

papel. Implica un examen de fondo. El estado busca derechos de verdad, que permitan ejercer
acciones y que las distintas fracciones del mercado se asignen a los distintos propietarios de marcas,
u que no se mezclen.
Además, el legislador quiso que los jugadores del partido se distingan. Necesitamos distinguir a la
hora de participar en el tráfico de bienes y servicios los nuestros que los del lado, en la medida que
venda productos o servicios parecidos a los míos.
La tercera razón es evitar el aprovechamiento. Si la marca comercial es la mejor forma de la empresa

para capitalizar su creatividad u laboriosidad, las causales de irregistrabilidad implican que el capital
siga siendo de el, impidiendo que llegue alguien copiando la marca y aprovechándose de los
derechos y posición capitalizados en el tiempo.
La cuarta razón implica la fe pública. Esto por ej. símbolos y signos de ong u organizaciones estables
que no se pueden simplemente usar por cualquiera. Además, busca evitar la confusión en el
mercado y junto con eso. Proteger al consumidor.
La quinta es de protección al consumidor, para que no sea desviado o que compre cosas que no
quiera por confusión o engaño.
Las causales de irregistrabilidad se regula en el art. 20:

A. Escudos, banderas u otros emblemas o denominaciones de cualquier Estado. Por ej. La
inscripción de marca Aruba, marca Japón, Farmacia Italia, Fuente Suiza.
B. Denominaciones técnicas o científicas, el nombre de variedades vegetales, denominaciones

comunes recomendadas por la OMS. Por ej. Bip agave, Yellow berry.
C. Nombre, seudónimo o retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado
por ella o sus herederos si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los
nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su
muerte, siempre que no afecte su honor. Por ej. Ursus Trotter y Albin Trotter, Faso Caffarena.
También la Editorial Andrés Bello, Financiera O'Higgins.
En este caso, el legislador establece una barrera temporal, entonces, al solicitante del nombre de la
persona haya pasado 50 años. Además, entre los documentos que se exige en la solicitud de marca,
una declaración jurada de quién está solicitando la marca en realidad un nombre de fantasía. A
contrario sensu, deberá acompañar una autorización expresa y jurada del dueño de la marca. Por
ej. Neruda, Ágata Ruiz de la Prada, Trump (distinguir servicios de inversiones, corretaje de
inmuebles), Dalí
D. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control o garantías adoptados por
el Estado. Estos no son registrables, independiente de los delitos en materia penal.
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E. Expresiones o signos empleados para indicar el género, naturales, etc, las que sean de uso
general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las
que no presenten carácter distintivo o describan productos, servicios o establecimientos a que
deban aplicarse. Ejemplos de solicitudes: mutual informa, el fallo dice que es carente de
distintividad ya que mutual tiene una significación en la RAE y además, es un signo o distinción
general para informar aspectos de seguros. Otro ej. Telefónica PVR (personal vídeo recorder)
solicitado para servicios de telecomunicaciones, televisión digital, etc. El fallo señala que la marca
pedida es carente de distintividad en relación a la cobertura que busca distinguir. Don ron, audio
booster, motor store, intelligent sensor.
 Descriptivas de la destinación: Fruto (para jugos de fruta),

 Descriptivas de valor: gran choc, que barato (publicidad)
 Descriptivas de cantidad: 100% café, 100% fútbol, triple test,
 Descriptivas del origen y/o procedencia: Talca, París y Londres (para bebidas), Patagonia
austral (mermeladas y conservas).
F. Las que presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad, género de
los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas
clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes,
servicios o establecimientos.
G. Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen p, en forma d epidermis confundirse

con otras registradas.
27.03.2018.
Causales de Irregistrabilidad Relativa

El solicitante va a poder reclamar la causal y van a poder intervenir terceros interesados que tienen
un derecho previo al solicitante de la marca y cuyo derecho se pudo haber vulnerado en caso que
la marca sea aceptada a registro. Son relativas desde la f en adelante y algunas de la e.
No podrán registrarse como marcas comerciales:
f. Las que se preten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género
de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas
clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes,
servicios o establecimientos.
La principal función de la marca comercial es distinguir en el tráfico, por lo que si la marca comercial
puede producir algún tipo de confusión al público, como pensar que en realidad el fabricante es
otro, va a haber un problema de procedencia y de competencia leal.
g. Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse
con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el
sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos
servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario.
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Por primera vez el legislador piensa en un tercero que tiene derechos previos. En principio, las
marcas cubren exclusivamente en Chile, de manera que ningún chileno puede oponerse a una marca
en el extranjero, ni un extranjero a una marca chilena. Pero el legislador se puso en el caso particular
en que una persona tiene una marca comercial en el extranjero con ciertas características
particulares en que el tercero va a poder accionar e incluso el INAPI va a poder rechazar una marca
registrada en el extranjero.
Es similar a la letra H, pero le otorga a un tercero que se encuentre en el extranjero de oponerse a

una marca que se solicita en Chile, siempre que dicha marca haya gozado de fama y notoriedad. Si
bien la INAPI no tiene un registro en el extranjero, las empresas tienen vigilantes en todos los países,
y con ello puede presentar una demanda, acompañada con prueba pertinente.
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero,
dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá
ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración
del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la
solicitud o anulado el registro.
De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el
registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o EC o EI
distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de
conexión con los productos, servicios o EC o EI que distingue la marca notoriamente conocida y que,
por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria
registrada.
c. Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clases relacionadas.
Ej.: marca AIRTECH y AIRTEX, el registrador
Dos requisitos copulativos:
a. Marca registrada o solicitada con anterioridad, hay dos posibilidades puede ser el titular de
la marca o un tercero quien la solicita, en el caso del tercero concurre la causal.
b. Otros derechos prexistentes
Marca registrada o solicitada con anterioridad

Hay dos posibilidades puede ser el titular de la marca o un tercero quien la solicita, en el caso del
tercero concurre la causal.
Ej.: Pepe es titular de la marca NIKE registrada en la clase 25 y yo solicito la marca NIKO para la clase
25 habría un problema. En el caso que el titular NIKE sea quien solicite NIKO no va a haber
problemas, porque yo dueño de la marca puedo construir sobre ella.
Por lo que para que concurra esta causal es necesario:
i. Registradas o válidamente solicitadas con anterioridad

ii. Confusión para terceros
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iii. Productos, servicios o EC o EI idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases

relacionadas
iv. Identidad absoluta semejanza gráfica o fonética: la jurisprudencia lo explica como la
identidad absoluta y exacta – por lo que un punto o línea de diferencia ya no será idéntica,
sino que similar -.
Respecto a las marcas fonéticas se ha establecido que las letras C, K y QU son sinónimos, que la WE
y GÜE son iguales, que la Y, y la LL son iguales.
Hay una discusión en la jurisprudencia sobre la identidad conceptual es causal de registrabilidad, la

jurisprudencia ha fallado que sí es causal junto con la letra G.
Puedo alejarme de la identidad o similitud es agregándole elementos gráficos o fonéticos para

diferenciarla.
a. Identidad del signo

b. Identidad de cobertura
Es una identidad doble, tanto de cobertura como de signo.
Factores para relación/identidad de cobertura de los productos y servicios.

Para establecer esta identidad debo tener en consideración
(i) la naturaleza de los productos y servicios,

(ii) la finalidad,
(iii) los canales de comercialización: se venden en supermercados, en la Vega, en tiendas
boutique, en comercio formal (es decir si es capaz de distinguir los productos de una
persona de los de otra),
(iv) los consumidores de los productos o servicios,
(v) si se trata de bienes que compiten.
Caso: chocolates FERRERO ROCHER, y un empresario chino trae una copia de ellos, el tema clave fue
si los canales de comercialización son los mismos, en que los originales cuestan 5000 y la imitación
300, por lo que estarían en mercado distintos, y los consumidores de los producto o servicios son
distintos pero el consumidor de la imitación sueña con comprar el original.
Criterios de similitud:
(i) impresión global que deja la marca en su conjunto – es decir, si tengo una marca
compuesta de varios elementos, debo analizar el efecto que me produce la marca como
conjunto -,
(ii) la primera impresión,
(iii) sacar del medio los elementos no distintivos,
(iv) la marca tal como está registrada – por lo que se va a comparar la solicitud nueva con
el derecho existente, comparaciones objetivas y no con los usos del comercio -,
(v) intentar encontrar el elemento principal (no todas las marcas lo tienen),
(vi) el grado de conocimiento de los consumidores.
Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y
efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado
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o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de
90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro
de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado
la solicitud o anulado el registro.
Hay una excepción al principio del registro, porque por primera vez en la ley de propiedad industrial
se le otorga algún derecho a quien haya usado su marca sin haberla registrado con anterioridad. El
legislador accedió a darle derechos, no absolutos, sino que para efectos de oponerse a una solicitad
presentada y publicada en el diario, y para oponerse a su registro, teniendo que probarse:
I. Un uso real y efectivo

II. Dentro del mercado
III. Dentro del territorio nacional
IV. Temporalidad: Anterioridad en el uso vs la fecha de solicitud
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos
de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad
o induzcan a confusión al público consumidor.
¿Hasta dónde el INAPI es garante de los derechos del consumidor? El INAPI no va a oficiar de SERNAC
si bien a través de muchas normas se protege la competencia leal, los derechos del consumidor.
Por lo que hoy día el Departamento al aceptar acuerdos de coexistencia pueden existir marcas
similares, siempre que no se transgredan los derechos del consumidor.
Otros derechos prexistentes:

i. Marca notoria y famosa
ii. Marca no registrada “Derecho del usuario”
iii. Indicación geográfica o denominación de origen. Ej.: PISCO desde 1931 es una
denominación de origen por ley, por lo que si pretendo incorporar PISCO a una marca
comercial no voy a poder porque al ser una IG o DO se va a regir con normas y reglamentos
especiales; además que se va a poder usar por todos aquellos de ese lugar.
iv. Derechos de autor. Ej.: ALTAZOR se rechazó al ser una premio.
La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación

con el objeto que ellas amparan.
Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los
principios de competencia leal y ética mercantil.
Ej.: en el pasado fue rechaza la marca Marihuana por ser contrario al orden público.
29.03.2018.
Regulación marcaria en el Convenio de Paris y en el TRIPS

El convenio de París agrega la depresión de la competencia desleal. Los legisladores internacionales
pensaron que había un tema más allá de derechos otorgados por el estado, sino dentro del marco
17
del desarrollo de los distintos países. Ya se adelanta, porque en esta época el comercio se daba en
barcos de vapor.
Estos países establecen en el tratado de París, se crea una unión de países, con asambleas, que
estará a cargo de asesoras países cuando quieran dictar una legislación para que sea concordante
con los mínimo estándares.
En segundo lugar, se establece temas de competencia. Si bien, cada país que inglesa a la unión, se
establece especialmente la igualdad ante la ley. Se tendrá la obligación de tratar a los extranjeros
de igual manera como si fuera uno de sus nacionales.
Derecho de Prioridad
El art. 4 regula el derecho de prioridad que nace porque se pensó inicialmente para las patentes de
invención: cuando una persona está desarrollando un invento, en cualquier campo de la técnica,
consistente en que una persona que solicita una marca en tal fecha, y que existen otras solicitudes
posteriores (de la misma marca) en otras oficinas de patentes y marcas de los países miembros del
Convenio. Debido a la ficción legal del Convenio, la solicitud presentada en primer lugar gozará de
6 meses de ficción para que esta sea la última presentada y pueda gozar de tiempo y queda a salvo
de las personas que hicieron la presentación posterior a la presentación en la oficina nacional.
Entonces, tendrá posibilidades de ser registrada en los demás países en el cual se ha presentado la
solicitud de marca. Se puede solicitar dentro del plazo que otorga la inscripción en los demás países
en el cual se ha solicitado de forma posterior a la primera solicitud en la oficina nacional.
Requisitos:
I. Deposito regular, ordinario de la solicitud.

II. Que se haya depositado una solicitud. No exige el registro en el país de origen.
III. Gozará de un derecho de prioridad para efectuar el depósito en otros países.
Basta que tenga valor de depósito nacional regular en virtud de la legislación nacional de cada país.
Además, se entiende como depósito regular aquel que sea suficiente para determinar la fecha en la
cual se presentó la solicitud fue presentada.
Los efectos del derecho de prioridad producen antes de la expiración de los plazos no podrá ser
invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular por otro depósito. Todo lo que ocurra
en 6 meses, en los 177 países de la unión, existe el derecho de prioridad que permite llegar 6 meses
más tarde con la misma solicitud, tendrá mejor derecho contra todos los que haya presentado la
solicitud.
Los hechos posibles son otro depósito, la publicación, explotación.
Los plazos son:
 Marcas comerciales: 6 meses

 Patentes de invención: 1 año
Desde la fecha del depósito de la primera solicitud válida y regular. El día del depósito no está
comprendido en el plazo.
18
En los años 90 en la OMC, específicamente en 1994 entra a la apropió edad intelectual y junta en
una de las conferencias a la gran mayoría para hacer una versión del Convenio de Paris versión 2.0,
con el TRIPS, primero el deseo d ellos miembros de reducir las distorsiones del comercio
internacional. Al mismo tiempo están conscientes de que es necesario una protección eficaz y
adecuada, y que las medidas y procedimientos no se conviertan en obstáculos al comercio.
Los países miembros reconocen al GATT y las normas anteriores que regular la materia.
El TRIPS lo administra el conjunto de países miembros, por la OMC.
En el art. 1 se establece la naturaleza y alcance de las obligaciones. En el art. 2 se hace expresa

mención a los Convenios de París, se refuerza respecto de la normativa internacional ya existente.
El art. 4 regula el trato de la nación más favorecida: son todos los países iguales y el TRIPS tiene la
obligación de tratar al país del lado igual, y toda ventaja que conceda a un miembro de los nacionales
de un determinado país, esta se entenderá concedida a los demás países.
El art. 7 tiene los objetivos: copiar norma.
El art. 8 contiene los principios, los miembros al modificar sus leyes podrán adoptar medidas que
sean necesarias para la salud pública y la nutrición de la población, siempre que sean compatibles
con el presente acuerdo.
Marcas de fábrica o de comercio: cualquier signo .....
Los derechos que confiere una marca comercial a su titular (art. 16):
Derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros sin su consentimiento utilicen en el curso
de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos
o similares a aquellos.
03.04.2018.
Patentes de invención
La innovación existe desde la historia del hombre. Innovar significa mudar o alterar las cosas,
introduciendo novedades. (RAE)
El nombre en su permanente búsqueda de superarse, u la naturaleza de buscar soluciones a

problemas que no tenían solución, va innovando.
“Everyone can innovate. Innovation generally refers to renewing, changing or creating re effective
processes, products or ways of doing things” (gobierno de Australia).
La creación está en la nube y la innovación es aterrizar una idea a una cosa totalmente tangible, que
se puede armar, reproductor, multiplicar, que crea un impacto directo en la vida diaria.
Innovación según Steve Jobs: “innovation distinguishes between a leader and a follower”. Cuando
se innova se equivoca muchas veces, pero la diferencia en que se innove o no, es que el
emprendedor vuelve a empezar para que las cosas funcionen.
Simón Sinek, charla Ted.
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Invenciones reales y útiles:
 La rueda:
 Carreta
 Aguja y botones
La mayoría de las invenciones no son casualidad, son el fruto del esfuerzo de una o más personas
intentando buscar una solución a un problema que hasta ese momento no tenía solución.
La patente de invención están en cierta forma premiando un esfuerzo, no a quien tuvo suerte en
descubrir ciertas cosas.
En segundo lugar, no necesariamente la innovación se da en las multinacionales o en las megas

empresas, también hay personas de carne h hueso que realizan invenciones. Dentro de las mismas
se desarrolla mucho, pero no es sinónimo.
Tercero, la innovación es una cadena, en el fondo, una vez en la vida se inventa el anzuelo, la aguja,
pero en materia de sistemas para se avanza en eslabón por eslabón como el velcro.
La innovación es por época, en materia tecnológica también, se requiere de libertad de creación,

pero curiosamente la tecno oliva en hambrunas o guerras, hace unos saltos y avances
impresionantes, porque se requieren metas en corto plazo.
Volviendo a la nube, la innovación debe ser útil., para que sea acreedor de privilegio industrial o
derecho que otorga el estado, tendrá que ser útil. La curiosidad del hombre y de buscar soluciones
nuevas, sin duda alguna los privilegios industriales son creados por el ministerio de la ley, existe
también en materia de conocimiento una suerte de apropiación, desarrollo, necesidad de divulgar
y la capitalización del conocimiento.
Existe entre el inventor un verdadero contrato entre el estado y el inventor, donde se ponen de
acuerdo en que cada uno de ellos entregará algo a otro, sin perjuicio que la temporalidad vuelve a
jugar acá. El inventor o solicitante entregará información (receta para fabricar esta cosa nueva) y
curiosamente, esta debe ser completa, real y efectiva; a cambio de esto, el Estado entregará
exclusividad, un verdadero monopolio legal para usar, gozar y disponer de la receta mágica de la
invención. Esta exclusividad es temporal, por lo tanto, cuando termina el tiempo de vigencia, porque
al final de este, el invento cae en el dominio público. Esto es importante porque se quiere que el
mundo progrese y que la humanidad de pasos hacia un mayor bienestar. No es que el estado o
sistema quiera llenarse con señores feudales, sino que tenga una exclusividad por un tiempo
determinado para poder rescarcirse de lo invertido, pero en algún momento pase a la humanidad.
Los privilegios industriales era derecho de propiedad industrial puro y duro. Existe un derecho de
propiedad más SII generis. La patente es un derecho que otorga el estado, pero antes de la ley existe
una apropiación del inventor que hace el conocimiento. En segundo lugar, si bien, los defectos de
propiedad industrial son territoriales, sepamos que la ley otorga el derecho de patente, en realidad,
se tendrá el mundo a disposición, en el fondo para el inventor se abre la ventana del mundo
completa, existe la posibilidad de tener la invención protegida en los paises miembros del Convenio
de Paris.
20
Otro elemento, es una propiedad temporal, no son renovables, es un plazo fatal. Existe una
excepción, que en el caos que se existan demoran injustificadas en la tramitación de la patente, se
podrán pedir protección suplente.
05.04.2018.
Las patentes de invención se junta el derecho con otra ciencia, entones permite la conversación de
los abogados con los científicos. El saber humano es un todo, y pasa con las patentes de invención,
cuando se conoce un tema determinado, hay diferentes ojos mirando y con otras mentes se pueden
crear un imperio financiero.
Elementos de una patente de invención

Algunos elementos básicos en materia de patentes: “reconocimiento que concede un estado a un
inventor que ha alcanzado una solución nueva, que el Estado concede derechos de uso, goce y libre
disposición, pero al mismo tiempo, por un tiempo determinado y terminando con por el solo
ministerio de la ley, en dominio público”.
Para que exista una patente, primero se necesita:
1. Un problema (sin solución o solución mala/menor),

2. Una solución real
3. Derechos otorgados por el Estado  territorio de la patente, al mismo tiempo, la ventana
al mundo de las patentes.
4. Plazo determinado y no prorrogable, excepto de la protección suplementaria.
5. Dominio público: por el lado del público, deberá esperar para poder utilizar la invención, y
por el lado del inventor, dentro del monopolio legal, deberá hacer todo lo que estime
conveniente y necesario para lucrar con su invento.
En la legislación chilena, la C° garantiza el derecho de propiedad de las creaciones intelectuales
25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones
intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior
al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la
edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales,
modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial

lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y
La ley 19.039, define en el art. 31, las patentes de invención:
Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un
quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada
con ellos.
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Para que hayan invenciones se necesitan un clima de libertad, por que al estado le conviene
desarrollar un área determinada. Con la libertad se tendrá innovación y soluciones a problemas
existentes. Por ende, se definen las patentes como:
Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una
invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por
esta ley.
El legislador no dice en ninguna parte que las patentes deben ser útiles, pero es necesario saber que
en los requisitos de patentabilidad, está un poco de la mano con la utilidad. El Estado en esta
relación, en la medida que se entrega una cosa que sirva y ayude a la sociedad.
Derechos que confiere una patente de invención (Art. 28 TRIPS)

El art. 28 del TRIPS,
“Artículo 28: Derechos conferidos
1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:
a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su

consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para
estos fines del producto objeto de la patente;
b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su

consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la
venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por
medio de dicho procedimiento.
2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y
de concertar contratos de licencia.”
En la legislación chilena, la ley 19039, reconoce como derechos del inventor tales como (art. 49)
exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del
invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.
En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por
dicho procedimiento.
¿Cómo se determina una vez una patente?

La composición de una patente es:
i. Resumen
ii. Memoria descriptiva: es un documento mediante el cual el solicitante, da a conocer en forma

clara y detallada su invención, y además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.
El estado de la técnica es todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público
en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una
publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes
22
de la fecha de presentación de una solicitud. Es una foto del momento de la tecnología al

momento de presentar una patente de invención.
iii. Pliego de reivindicación: es lo que se pide o el petitorio de la idea y el desarrollo que es mejor
de lo que existe, y que permite enfrentar el problema de forma más eficaz y eficiente.
Reivindicación o Cláusula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda
protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:
(i) Número, (ii) Preámbulo, (iii) La expresión "caracterizado", (iv) La caracterización (qué es lo
nuevo e inventivo).
iv. Hoja técnica: dibujos de
El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el
plazo de concesión de la patente  Ventana al mundo.
La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto

amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se
haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un
tercero, con el consentimiento de aquél.
Requisitos de patentabilidad
No toda invención es patentable. Para ello deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Orden público (art. 38): “No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las
buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los
vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una
disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.”
En la práctica es muy raro ver una patente rechazada por el art. 38, parece ser que fue
establecida por si se quería patentar algo que pusiera en riesgo la constitucionalidad.
2. Causales de irregistrabilidad
3. Novedad absoluta y mundial: los estados premian a los inventores, buscar otorgar patentes para
cosas que no han sido inventadas. Se juega a fomentar el desarrollo y la innovación, y que la
calidad de vida de las personas mejore del quehacer industrial. Esto es a pesar de que la patente
se haya otorgado para un territorio determinado.
4. Nivel inventivo o de no obviedad: es una cuestión subjetiva.
5. Aplicabilidad industrial: la mejora tiene un examen más suave.
6. Presentar una solicitud de conformidad a la Ley y en el Reglamento.
Requisitos de forma:
a. Unidad de invención: tener un invento por cada solicitud de patente. Cada invento deberá
sustentarse solo, sin perjuicio de la tramitación de una solicitud para la máquina, proceso y
el resultado, y que este se divida.
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b. Procesal: presentación de solicitud de patente ante la autoridad competente (INAPI). La

documentación necesaria. Además, cumplir con el procedimiento completo de tramitación
de la solicitud.
10.04.2018.
Cuando uno tiene una invención tiene que presentar una solicitud de patente.
Caso Pasador de Pivote: En materia minera las placas tienen unos dientes los cuales se van
desgastando se busca una forma de alineación de metales y acero para que duren más, por lo que
el Pivote va a ser una especie que permite que se arme y desarme. La patente de invención va a
permitir que HERNISCHFEGER TECHNOLOGIES INC pueda lucrar con ello.
Caso Calefactor de agua: la maravilla de este invento nacional, es un sistema de paneles solares o
energía solar que buscaba subir la temperatura conectándola a la red de agua caliente del hogar, a
un precio accesible.
Caso Lamborghini: ¿Por qué el fabricante querría proteger su invento en Chile si en Chile no se
fabrican autos? Porque si no lo tiene protegido en Chile, aun cuando tenga protegida la marca, no
va a poder control el mercado de las miniaturas.
Caso de la Automotora del Pacifico: que era la representante de Ford en Chile empezó a importar
productos chinos.
Las patentes permiten tener este monopolio legal exclusivo y excluyente, por el tiempo que
determine la ley, y sobre la invención o parte de esta.
Causales de irregistrabilidad o no patentabilidad

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse
necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas
costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el
medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o
administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
1. Orden público, seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres: esta causal no es muy
utilizada desde el punto de vista práctico.
2. Salud:
3. Vida de las personas o de los animales
4. Preservar vegetales o medio ambiente
No son patentables, según el art. 37 de la Ley de Propiedad Industrial, lo siguiente:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos: no puede apropiarse
nadie de lo que existe y es de todos, sin embargo, que alguien haya puesto perseverancia al
conocimiento.
b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales
de patentabilidad.
24
Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley sobre
Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los
procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el
que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
No es patentable el resultado de la investigación sobre animales o plantas. Además, de esta

excepción, permite proteger métodos de selección de semillas, métodos de combinación, métodos
técnicos y tecnológico para trabajar con semillas, árboles y plantas.
Se pueden proteger algunas células bajo ciertas condiciones determinadas porque no se consideran
una planta o animal completo. En segundo lugar, esto dice relación con células o plantas, todo lo
que se relaciona con microorganismos, no serán patentables; si, el mecanismo o método que el
científico utiliza para separar la tierra del cobre con el ejército de microorganismos y otras etapas.
c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o

de simple verificación y fiscalización; y las actividades puramente mentales o intelectuales o a
materias de juego.
Cuando el TRIPS dejo la puerta abierta, en EE.UU. se patentaron algunos metidos de negocios
rituales o medios científicos para lograr ciertos resultados determinados.
El TRIPS establece mínimos y estándares de protección, además que se aplicara la ley especial antes
del tratado. Además, el art. 37 los miembros podrán impedir de la patentabilidad ciertas materias.
d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como
los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados
a poner en práctica uno de estos métodos.
No son patentables porque es una mezcla de conocimientos previos ancestrales. Entonces no quiere
decir que los materiales que se utilicen para este procedimiento no sean patentables. Es una mezcla
de arte con ciencia de sistemas ancestrales.
Lo mismo con los tratamientos terapéuticos, es decir, administrar ciertas dosis no son patentables.
Si, lo serán el principio activo de la pastilla o el remedio.
Contra esto el TRIPS establece esta excepción. El 98% de las legislaciones del mundo contempla esta
norma de no patentabilidad.
e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el

cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados
fines.
Es una causal muy práctica. En el caso del diseño industrial, se busca proteger la apariencia del
objeto, entonces se protegerá el diseño exacto. La patente de invención permite proteger un
concepto o idea aterrizada, pero no importara las medidas o formas de la invención misma.
Es relevante la invención de un concepto.
25
La excepción es que el segundo uso es protegido solo en la medida que se pueda acreditar mediante
evidencia experimental en la solicitud de patente, que se está resolviendo en la solicitud. Es parte
de la batalla diaria,
Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de
artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico
sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de
un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento
conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá
acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.
f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos
naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma.
Se establece una excepción, porque los procedimientos que utilicen materiales biológicos
señalados. Es una parte del ser vivo pero determinada.
Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los
materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre
que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material
biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente
en la solicitud de patente.
12.04.2018.
Novedad
El sistema de patentes de invención busca echar abajo fronteras, que la humanidad completa se
beneficie de esa invención determinada.
Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la
técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al
público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o
comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de
patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.
Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en
cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación
en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de
presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad
industrial en Chile.
Divulgación
El primer concepto que se contrapone a la novedad es la divulgación. Una vez que se rompe la
novedad no hay nada que permite volver al estado anterior. Sin embargo, tenemos dos excepciones
a la divulgación:
26
1. Derecho de prioridad (Convención de Paris, art. 34): Es una excepción, porque si presento una
solicitud de patente en Chile cumpliendo con el requisito de novedad, el hecho de haberla
presentada dentro de los 12 meses previos no va a afectar la prioridad.
2. Institución de la divulgación inocua (art. 42 de la ley 19.039): Existe el derecho a divulgar en la

medida que lo haya hecho en prácticas, ensayos, construcciones, etc.
Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las
divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la
medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de:
a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que
tenga una invención en estudio.
b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u
oficialmente reconocidas.
c) Los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.
Para efectos de examen, o de contestarle a un cliente la respuesta es no divulgue, no cuente nada.
Art. 33. Inc. 2. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las
solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente
presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que
hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.
El estado de la técnica dejar de correr al momento de presentar la solicitud, y todo lo que ocurrido
antes de presentar la solicitud, la afectará. Al estado de la técnica se agregarán las solicitudes que
se hayan presentado pero no hay divulgadas.
El requisito de la novedad es un requisito totalmente objetivo, es decir, si existe en el estado de la

técnica, del arte o de la invención, no es novedoso, no importa que tan poco novedoso sea. Ej.: si
existen las ruedas y las sillas, la silla con ruedas es novedoso. Lo mismo en el caso de lápices con
gomas de borrar. Por ello tenemos un segundo requisito que es el nivel inventivo.
Nivel Inventivo
Es un requisito subjetivo en el que la ley no establece los porcentajes de subjetividad.
El estado quiere otorgar derechos exclusivos y excluyentes, los busca dar a quienes hayan dado
saltos cuantitativos a lo que existía en aquellos momentos.
Art. 35. Una invención tiene nivel inventivo si, para una persona normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, ella no resulte obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado
de la técnica.
Acá surge la primera subjetividad, qué se entiende por persona normalmente versada en la materia.
Conceptos:
 Estado de la técnica.
27
 Experto en la materia. Es una persona, un experto: ingeniero, químico.

 Subjetividad: mezcla de arte y ciencia.
¿Cómo se enfrenta el perito al nivel inventivo, al recibir la solicitud de patente?

i. Determinar Estado de la Técnica y Arte más cercano, es decir, sacar una fotografía de lo que existía
en ese tiempo.
ii. Determinar el problema técnico que hay que resolver: lo qué está proponiendo el inventor, y por
qué su propuesta es mejor a lo que existía en ese tiempo.
iii. El efecto técnico se deriva de las diferencias.
iv. Análisis de la obviedad de la invención, es decir, si trabajara en la compañía competidora:
 Habría el experto reconocido el mismo problema y

 Habría el experto resuelto el mismo problema objetivo de la misma manera indicada/
propuesta.
¿Quién es el experto o persona versada en el Estado de la Técnica?

Es una persona ficticia que podría ser el inventor, que conoce todo el Estado de la Técnica hasta ese
momento.
Tiene competencia normal de profesional, es decir, tiene toda la información a su disposición, pero
no es un genio, no es el inventor del curso. Tiene creatividad ordinaria de persona experto.
Se le conoce como el “buen padre de familia técnico”.
Unidad de la Invención
Cada solicitud debe contener una sola parte, porque el Estado está tratando de otorgar derechos
precisos.
Una invención por solicitud de patente.
Aplicabilidad Industrial
Que pueda sacar mi invento de la escala teórico a lo industrial, apunta a que sea útil. La mayoría de
las solicitudes que se presentan en el INAPI cumplen con el requisito.
17.04.2018. Clase cancelada
19.04.2018.
Parodia en el derecho marcario

La gracia del registro marcario es que me da el derecho de usa, gozar y disponer con exclusividad de
la marca, lo que me permite impedir el uso de tercero. La parodia se presenta como una excepción
a estas facultades de uso en el mercado. ¿Puede un tercero hacer un uso de mi marca?
Ej.: CAMEL marca de cigarros, que tenía la imagen de un camello, y la empresa decidió modernizar
la imagen del camello, pero las organizaciones criticaban que iba destinado a un público joven, por
28
lo que con las tendencias antitabaco se sacó la imagen de JOE CHEMO, en que salía el camello con
cáncer. CAMEL no demandó.
Ej. 2: Carteras Louis Voutton. La primera es Chewy Vutton (son carteras para mascotas), y la idea de
usar una bolsa de género para hacer las compras. La Corte de Estados Unidos rechazó la demanda
diciendo que era un claro caso de parodia, y que no había posibilidad de confusión. Las bolsas de
tela para supermercado con la imagen de la cartera, también les fue mal, porque se dijo que no
había posibilidad de confusión de error.
Ej.: ENJOY COCAINE es un límite claro de la parodia porque se usa en un producto ilícito.
Ej.: BOMBO FICA que basa su rutina en la tarjeta MARTER PLOP.
Definición
Clase de uso permitido de marcas registradas.
Concepto de la doctrina: Formas de entretenimiento por medio de la yuxtaposición de la

representación irreverente de la marca con la imagen idealizada creado por el propietario de la
marca.
Algunas consideraciones
¿Es necesario que la parodia para ser reconocida como uso permitido no tenga carácter comercial?
No, puede tener carácter comercial.
¿Si la parodia es parte de una campaña comercial, debe necesariamente no estar relacionada con
el ámbito de protección de la marca que parodia? Pueden ser competidos como en el caso de COCA
COLA y PEPSI, es decir, los competidores pueden reírse los unos de los otros en tanto cumplan
ciertos requisitos.
El que una empresa pueda usar de otra marca como mecanismo de competencia en los comerciales
o para fines de promoción, ejemplo WOM, COCA COLA y PEPSI, va a depender de que tan abierta
sea la legislación.
Requisitos para que la parodia se considere como uso permitido:

1. Ausencia de posibilidad de confusión.
Art. 28. “los que maliciosamente…”
Art. 106. “el titular cuyo propiedad de propiedad sea lesionado podrá demandar civilmente (…)”.
2. Cumplimiento de las normas relativas a la ética publicitaria.

CONAR (Consejo de Auto regulación y Ética Publicitaria), es una corporación de derecho privado, sin
fines de lucro, creada por los actores de la actividad publicitaria para servir como instrumento
fundamental en la preservación de la libertad de expresión comercial. Su principal objetivo es
autorregular, desde la perspectiva ética, la actividad publicitaria nacional, de manera tal que se
desarrolle en armonía con los principios y normas consagradas en el Código Chileno de Ética
Publicitaria, respetando y promoviendo:
29
a. Los derechos de los consumidores
b. Velando por una sana y leal competencia, y
c. Preservando el principio de autorregulación (Los mismos actores de la actividad comercial

prefieren no ir a tribunales sino arreglarlos de manera privada, la mayoría de los actores de
mercado, por lo anterior, forman parte del CONAR).
Normas pertinentes del Código de Ética Publicitaria:

Art. 4. Respeto a la competencia. El avisador será respetuoso respecto de los productos o servicios
publicitados por un competidor. La denigración de un competidor constituye no sólo una falta al
honor profesional del avisador sino que conduce también a un debilitamiento de la confianza que el
público dispensa a la publicidad.
En tal sentido, los avisos no deben menoscabar ni denigrar directamente ni implícitamente a ninguna
marca, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo o de cualquier forma.
No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean

exactas, verdaderas y pertinentes.
Art. 5. Imagen adquirida o good will. Se entiende por goodwill en la publicidad, el territorio de
expresión que una marca (compañía, producto, servicio, empresa o persona) ha definido para sí y
que puede estar constituido por imágenes, símbolos, música, efectos sonoros, personajes, textos,
slogans, presentación visual, etc., los que a su vez son reconocidos por el consumidor, y que su
construcción se extiende en el tiempo como consecuencia de acciones de comunicación realizadas
en forma sistemática.
En el ámbito comercial, también se entiende por goodwill aquel valor intangible fundado en la
imagen adquirida o la reputación, que provee una identidad diferenciadora o una ventaja
competitiva, asociada a la fortaleza o el prestigio de una marca.
Por extensión, se considera que las personas naturales reconocidas o destacadas también pueden
tener goodwill.
Los avisos no deben hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales, signos gráficos,
visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un
producto o servicio.
Los avisos no deben aprovecharse del goodwill o imagen adquirida que tiene el nombre comercial
y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una marca o una
campaña publicitaria.
Del mismo modo, la publicidad no hará uso injustificado ni se aprovechará de la imagen de personas
públicas o conocidas.
Para reclamar goodwill deben cumplirse una serie de condiciones, entre las cuales se encuentran la
forma de combinar determinados elementos en la publicidad; la presencia permanente de dichos
elementos en el tiempo y/o con una inversión considerable de recursos; todo con el objeto de dar
identidad y carácter a una marca, logrando ser reconocida entre los consumidores.
30
El resultado de esa cierta “forma o manera” constituye el goodwill de esa marca, respecto del cual
podrá reclamarse exclusividad y protección.
Art. 14 Publicidad comparativa. Para los efectos de este Código, se considera publicidad
comparativa toda aquella que reclame superioridad o ventajas respecto de otro producto, servicio,
marca o industria, mediante el recurso de comparar, de manera explícita o implícita, sus
características, atributos o beneficios.
También se entenderá por publicidad comparativa aquella que explícitamente identifica a la

competencia, o la que sugiere el nombre, envase, presentación, atributo, hecho o elemento que se
relacione con una o más marcas o empresas de la competencia, o una industria en particular.
En la publicidad comparativa será éticamente aceptable que, para efectos de identificación, se utilice
el nombre comercial u otros signos distintivos de la marca de un competidor, en los términos que
establece la ley, siempre y cuando tal identificación sea leal y ajustada a los principios consagrados
en este Código.
La publicidad comparativa debe apoyarse en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados
fehacientemente y no debe sustentarse en exageraciones u otras licencias publicitarias que se
permiten a las declaraciones genéricas no acotadas.
Las afirmaciones o alegaciones de tono excluyente y los absolutos publicitarios que tengan carácter
comparativo requieren ser comprobados por constituir asertos respecto de una característica del
bien o servicio que lo hacen superior, en términos absolutos, a sus competidores.
Las informaciones que acrediten la validez y la veracidad de una comparación deben estar
disponibles para ser entregadas sin demora al organismo de autorregulación publicitaria cuando se
requieran.
Por regla general estos instrumentos probatorios serán públicos a menos que quien los acompañe
solicite que sean tratados con carácter confidencial, con motivos fundados. En estos casos
excepcionales, junto a la solicitud de confidencialidad el aportante deberá acompañar una versión
pública del instrumento cuya confidencialidad solicita.
La publicidad comparativa será aceptada siempre que respete los siguientes principios y límites:
A. Que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma
finalidad;
B. Que compare de modo veraz, objetivo y demostrable una o más características de los bienes,
servicios o marcas comparadas, entre las que podrá incluirse el precio.
C. Que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor, o entre las

marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y
los de algún competidor;
D. Que no constituya competencia desleal, denigración o menosprecio de la imagen o la marca de

otra empresa o industria.
31
Tratándose de bienes de consumo, la comparación debe ser hecha con modelos fabricados en un
mismo período, siendo reprobable la confrontación entre productos de épocas diferentes, a menos
que se trate de una referencia para demostrar evolución, lo que, en tal caso, debe ser explicitado.
¿Puedo compararme con mi competencia? Sí, pero tiene que ser veraz, objetiva y demostrable.
3. Cumplimiento de normas establecidas en la Ley de competencia desleal

(20.169).
Art. 3. En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las
buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.
Si bien el CONAR solo da consejos, los juzgados civiles pueden tener en consideración las conductas
del CONAR para determinar que un determinado uso es contrario a la competencia leal.
Jurisprudencia Nacional en sede registral:

1. Caso Master Plop. Solicitud N°999.759 MASTERPLOP clase 36, a nombre del Banco
Santander Chile.
Oposición de Mastercard International Incorporated.
Sentencia en 1° instancia acepta el registro FALTA, pero luego fracasa FALTA
2. Caso Prada for Pets. Solicitud N°1133549 “PRADA FOR PETS”, mixta, para la vente de
productos de las clases 18, 29 y 28 en la RM.
INAPI: corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra h) inciso 1 0
del artículo 20 de la Ley 19.039, puesto que los signos en controversia representan semejanzas
determinantes que impedirán una sana y pacifica coexistencia en el mercado.
II. Dilución marcaria

El fin último del derecho marcario es un fin garantista de protección a los consumidores, de evitar
el error o confusión entre marcas o servicios que digan relación con productos relacionados.
La dilución es un tema medianamente nuevo, de principios del siglo XX, y su discusión no es muy
pacifica, porque mucha gente dice que si no hay confusión o error no tiene cabida en el derecho
marcario. Ej.: marca KODAK para Piano, no hay parodia, pero su uso una marca de un tercero para
designar productos o servicios no relacionados.
Definición
El término dilución se refiere a la disminución de la capacidad de una marca famosa para identificar
y distinguir bienes o servicios, independientemente, de la presencia o ausencia de:
(1) La competencia entre el propietario de la marca famosa y otras partes, o

(2) La probabilidad de confusión, error o engaño
Es un medio de protección solamente para las marcas famosas.
Clasificación doctrinaria:
1. Dilución por blurring (difumación): es la asociación que surge de la similutud entre una marca y
una marca famosas que deteriora el carácter distintivo de la marca famosa.
32
Fundamento: si mi marca comienza a ser usada por todo el mundo, necesariamente le va a bajar el
valor, pierde carácter distintivo.
2. Dilución por tarnishment (daño) es la asociación que surge de la similitud entre una marca y una
marca famosa que afecta la reputación de la marca famosa. Es un límite a la parodia. Como es de
aplicación limitada se limita a alcoholes, drogas y contenido pornográfico.
Ejemplos:
1. Uso de la marca Kodak para comercializar bicicletas.

2. Uso del nombre de dominio <adultsrus.com>, similar a la marca de juguetes Toys “R” Us,
para un sitio de contenido pornográfico.
No existe una definición de marca famosa, esto depende de cada jurisdicción algunas llevan una
lista a la cual uno se inscribe, en Chile no, uno debe acreditar el carácter de famosa, hay dos causales
de rechazo que necesitan probar la fama o notoriedad en Chile.
Fundamento de la dilución marcaria

El objetivo principal del derecho marcario no debe buscar tanto la prevención de la confusión de los
consumidores, sino más bien la preservación de la singularidad (o carácter único) de las marcas
registradas en el comercio.
Dilución Marcaria y Tratados Internacionales

1. Art. 6 bis inc. 1 Convenio de París. Marcas: marcas notoriamente conocida.
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica
o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear
confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación
susceptible de crear confusión con ésta.
2. ADPIC (TRIPS) el acuerdo de la OMC sobre aspectos de los derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio.
Art. 16. 3: El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido
registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique
una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que
sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca registrada.
Se aplica el art. 6 bis cuando no hay relación pero sí conexión.
3. Recomendaciones Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas

Notoriamente Conocidas (OMPI, 1999)
 Art. 4, 1 b)
33
b) (…) se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la
marca … constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la
marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones.
i. La utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicio para los que
la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca
notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;
ii. El carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido
en forma desleal por la utilización de esa marca;
iii. La utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca
notoriamente conocida.
Las notas explicativas dicen que existirá una conexión – no existiendo relación - cuando pueda
generarse una impresión que existe una vinculación en la producción o una relación de propiedad
o de licencia entre las marcas en conflicto.
4. Legislación nacional art. 20 letra g inc. 3.

Debido a que no hay una clase determinación de lo que se entiende por conexión la jurisprudencia
no ha sido uniforme. Por ej. Se rechazó la marca Baccarat para zapatos por una oposición de la
cristalería Baccarat.
Consideraciones finales:
Algunos aspectos no pacíficos en doctrina y derecho comparado:
1. Ampliamente famosa /marcas de nicho
2. Marca inherentemente distintivas/ marcas que han adquirido distintividad a través del uso
3. Perjuicio real/ posibilidad de perjuicio.

24.04.2018.
Permite que la humanidad de un santo cualitativo y cuánto ato respecto del estado de la técnica y
de mejorar la vida de la gente en el ámbito.
Esta presión viene ya de la época del Convenio de París. Es el primer intento de agrupar en una
jurisdicción determinada y autoridad es únicas, la concesión de otorgamiento de derechos de
dominio y de propiedad.
¿Por qué esta ley de propiedad industrial tiene una "ventana al

mundo"?
En primer lugar, todas estas leyes establecen como la ley chilena, requisito de novedad, que el
legislador es absolutamente tajante e implacable: “en cualquier lugar del mundo”.
Art. 33. Inx 2°. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la
de la solicitud que se estuviere examinando.
34
En segundo lugar, como un resabio de la antigüedad, requería avisar a la autoridad de la solicitud

de patente chilena, reclamando un derecho previo en otro lugar del mundo, o pretender tener una
patente en otros países. La norma que exige que se anote en la ficha o solicitud de patentes, las
autoridades no estaban en línea. Hoy en día es diferente porque las instituciones de patentes del
mundo están conectadas.
En el art. 46 estableció lo que es la “comunicación entre autoridades”.
Artículo 46. Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el

resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren
evacuado, haya o no devenido en la concesión de la patente.
En tercer lugar, el art. 4 bis del Convenio de París dice relación con el derecho de prioridad, pero
tiene como excepción de la independencia. Se tendrá derecho, pero la autoridad nacional es
totalmente independiente de juzgar, otorgar o rechazar una solicitud de patente, de conformidad a
su derecho nacional.
Transferencia tecnológica
La innovación servía en la medida que tuviéramos apropiación de conocimiento y baja del mismo a
una cosa tangible: pensamiento, reconocimiento y transformación en alguna cosa útil.
La innovación es una verdadera cadena. No es simplemente son islas aisladas del conocimiento, es
como la construcción de una casa.
De esta cadena, a quienes es capaz de descubrir y encontrar una solución a un problema técnico,
también el art. 14 de la Ley da derecho a la celebración de toda clase de actos jurídicos sobre los
derechos de propiedad industrial.
Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán
ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento
privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.
Espectro de los actos jurídicos, la ley no establece ninguna exclusión. Acá aplican las reglas del
derecho civil.
Invenciones en servicio
El primer gran caso de difusión son las invenciones en servicio, en el que el legislador se entra a
materias relacionadas con el derecho laboral: los contratos de prestación de servicios.
Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el
cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los
eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien
encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.
En el fondo, no necesariamente todas las invenciones nacen en compañías multinacionales, sino

que son de garaje. En muchas grandes sociedades se crean y desarrollan invenciones muy
fantásticas, entonces, el legislador se adelantó al problema respecto del trabajador que desarrolla
un invento dentro de la misma, ¿de quién es el invento?
35
La primera solución de la ley es que según la naturaleza de los servicios prestados (Arts. 69 y 70):
 Si son la investigación y la invención: los derechos exclusivamente pertenecerán al

empleador. Salvo, que las partes hayan estipulado lo contrario en el contrato de trabajo.
 Si la naturaleza de los servicios prestados no son inventar, los derechos pertenecerán al
trabajador. Salvo, que se haya beneficiado evidente de los conocimientos adquiridos dentro
de la empresa y haya utilizado los medios proporcionados por la misma. En este caso el
empleador deberá otorgarle una retribución al trabajador.
 Respecto de las universidades: La ley es absolutamente perentoria, pertenecerán estos
derechos a la universidad sin ninguna excepción. Además, establece que las universidades
pueden establecer reglamentos de propiedad industrial.
*Existe una sentencia de la CS: los derechos establecidos en favor del trabajador no son renunciables
antes del otorgamiento de la patente. una vez concedidos los mismos, el trabajador tendrá la libre
disposición de los mismos. El art. 71 se coordina con la jurisprudencia.
En materia procesal, le otorga al tribunal de propiedad industrial competencia para todo lo

relacionado con las controversias de las invenciones.
Secretos industriales o empresariales (concepto legal)

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o
procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora,
avance o ventaja competitiva.
Existe en la ley, bastante tardíamente porque se incluyó en una de las modificaciones posteriores.
Fue necesaria por lo que ocurre en la vida de las empresas.
El secreto industrial no se divulga, no se presenta, no se concede.
Se define como todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo

mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja comparativa.
Este tema se acerca a la libre competencia. Esto permiten en producir algo mejor al vecino que
produce algo parecido a lo que produce otra persona con el secreto.
El secreto empresarial está pensado para permitir procedimientos industriales más rápidos,
eficientes o ecológicos, y al mismo tiempo a los productos que se obtienen de él.
Estos no se registran en ninguna parte. El legislador se preocupó de establecer la violación del

secreto, y que se está aprovechando de mala manera: “a los que haya tenido acceso legítimamente,
pero con deber de reserva, a condición que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo
de ofender provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular”. Acá existe una dificultad
de prueba tanto para el dueño del secreto empresarial y la tercera persona que divulgó el secreto
profesional.
26.04.2018.
Hay otras formas menos claras, pero que no son menos importantes. Cuando se dice en la
transferencia de tecnología no se piensa en simple movimiento de los derechos de las personas.
36
El art. 1545 del Código Civil en materia de propiedad intelectual es muy relevante porque el contrato
si es una ley para las partes. Además, los artículos del primer título del Código Civil, además el art.
14 de la Ley de Propiedad Industrial.
Contratos de cesión de derechos

Existe el contrato de cesión de derechos cuando cumple con los requisitos del art. 14. Se puede
transferir el germen de derecho compuesta por una solicitud de marca, patente, etc.
Se define similar a la compraventa y al contrato de cesión de derechos. Este basta que se perfeccione
Con la cesión de la marca, patente, etc.
El contrato deberá realizarse por instrumento privado suscrito ante notario y que se anote en el
margen del registro respectivo.
Legalmente este contrato puede ser perfecto, pero desde el punto de vista de propiedad intelectual
puede que no sea útil, porque la idea detrás de la transferencia tecnológica es la divulgación y la
solución del problema que la patente podría solucionar. En el tema de patentes es relevante
comprar todo lo que acompaña a la patente misma, al inventor, al experto y el know how de la
misma.
Requisitos para que existe un contrato de cesión de derechos.

 Dos o más partes, en caso de varios dueños de patentes cedan a su vez a un cesionario.
Deben estar de acuerdo en la cosa y precio, y las obligaciones. Reglas generales de contratos
 Intención clara y manifiesta de entrega. Además, si se agrega la transferencia tecnológica

debe existir intención de utilizar el objeto adquirirlo para desarrollarlo y construir algo con
ello.
 Entrega de la tecnología: se perfecciona por el solo hecho de entrega de la patente o de la

marca comercial. Para que haya transferencia tecnológica no es necesario solo el registro,
sino que todo lo que va acompañado al mismo como las investigaciones científicas, método
o algún sistema de uso de la invención, tips de prueba.
Existe una discusión en el INAPI, en relación a los contratos con precios simbólicos, sobre
todo en el derecho anglosajón existen contratos con precio a $1, porque en algún momento
el INAPI exigió los requisitos básicos del contrato de compraventa, entonces el precio era
cuestionable, pero hoy en día se acepta. Ahora bien, en operaciones grandes, se discute por
la cantidad de contratos que existen.
 Instrumento privado suscrito ante notario. Antiguamente era por escritura pública. Se
discute si se puede ceder un derecho de propiedad industrial en un simple papel. Según el
profesor es un problema de seguridad y certeza jurídica además el valor intrínseco de la
marca.
En el caso de las cesiones de solicitudes, como están no tienen registros, deberá dejarse copia de la
transferencia en el expediente. Se realiza por simple escrito en el expediente
37
¿Cuánto vale la tasación de la marca?

En la tasación de una marca no existen elementos objetivos sino lo que el mercado decida lo que
valga, no hay nadie que pueda tasar una marca ni siquiera el SII.
Para ello se requiere saber para la tasación de una marca: reconocimiento de la marca, volumen de
ventas con esta marca, vistos de registros, uso o no uso de la marca, costo alternativo de
“reposición”, tiempo ganado, diferencia que tiene en el mercado.
Licencia
Este contrato se asimila con el contrato de arrendamiento. En los derechos que otorga la marca
comercial, se otorga al título el uso exclusivo y excluyente de usar, gozar y disponer, además del
derecho a impedir a un tercero el uso de la misma sin el previo consentimiento del dueño de la
marca. A contrario sensu, entiende que se autorice a un tercero el uso de la marca por un tiempo
determinado y con condiciones determinadas.
La licencia es un acuerdo bilateral mediante el cual un dueño, el licenciante, otorga a un tercero, al

licenciatario, un permiso o autorización para que pueda usar y gozar de un derecho de propiedad
intelectual por el tiempo y condiciones establecidas en el contrato.
Elementos
 Dos partes: una tiene una particularidad, en que puede ser que exista un licenciante, un
licenciatario, y, además, varios licenciatarios paralelos al mismo tiempo. A su vez, puede
volver a licenciarse el derecho en una sublicencia.
 La cosa que se da en uso no se gasta. Pero, la variable económica es relevante porque una
marca mal trabajada le hace daño a la misma.
 Intención clara y manifiesta del objeto
 Qué existe la entrega. En el caso de las patentes se entregará el registro, el know how y
algunas capacitaciones.
 Pago del precio: si hay precio, existe royalty o regalía. El art. 2 del Reglamento define como
“retribución, remuneración o pago periódico que el licenciatario debe al titular de un
derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél”.
La ley no fuerza la obligatoriedad que sea de carácter oneroso, podría ser gratuito en cuanto
al dinero y se reciben otras cosas.
 Cumplir con las formalidades establecidas en la ley.
Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de

conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
38
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una
licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales
que ya se hubieran concedido.
Join venture
Una marca o patente puede usarse como aporte de capital para una inversión de una empresa.
Esto se usa este tipo de contrato muy usualmente.
Importación de tecnología extranjera no patentada en Chile

Si el titular de una patente en el extranjero no ha patentado dicha invención en Chile, el empresario
o emprendedor puede obtener copia de la solicitud de patente, traerla a Chile y armar una línea de
producción en el marcado nacional. Esto no infringen normas, ya que el inventor no realizó la
solicitud en Chile.
Ahora bien, este producto puede venderse en Chile siempre y cuando no esté patentada dicha
innovación. No podrá exportarse estos productos en que el legítimo titular tiene sus derechos
patentados.
39

Introducción Al Derecho Propiedad

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Derecho de Propiedad Intelectual – Apuntes de Lorena González

Introducción al Derecho de Propiedad

avaras@porzio.cl (Antonio Varas)

btorres@porzio.cl (Bernardita Torres)

jmora@porzio.cl (Josefina Mora)

Introducción y desarrollo histórico

Es la manera de apropiarse del conocimiento. La curiosidad intelectual y artística es parte del

Convenio de Paris y Convenio de Berna (1886)

Hitos relevantes S XIX (Pagina del INAPI)

Ley de Propiedad Industrial (19.039) y Ley de Propiedad Intelectual o

Diferencias entre ambas leyes:

En cambio, en la propiedad intelectual, el derecho nace por el solo hecho de la creación, y en la

Dónde encontramos una definición de propiedad intelectual:

i. Junta tanto las creaciones intelectuales con las artísticas

En el plano internacional, en 1967 se crea la OMPI mediante el Convenio de Estocolmo, convenio

Art. 2. Definiciones. A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

viii) « Propiedad intelectual », los derechos relativos:

– a las obras literarias, artísticas y científicas,

– a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

– a los descubrimientos científicos,

– a los dibujos y modelos industriales,

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y

En una zapatilla pueden coexistir varios derechos:

a. Patente que protege la tecnología usada en la zapatilla: cordones, tela.

¿Qué son las marcas y para que sirven?

Tipos de marcas: de agua, registrada (marca de fabrica o de comercio inscrita en el registro

Concepto del INAPI

Marcas famosas vs las marcas notorias

o Pascua feliz para todos  Falabella

Plazo de duración de la marca

¿Qué derechos le confiere una marca a su titular?

El derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se ha

¿Qué relación tiene la marca comercial con la razón social?

El art. 14 permite celebrar toda clase de acto jurídico al titular en la marca.

Principios de las marcas

El art. 19 bis d, señala el tráfico económico nacional, porque la ley es territorial.

El clasificador de Niza, es un tratado internacional.

V. Agotamiento de los derechos

El legislador pensó en las causales de irregistrabilidad en primer lugar, en derechos firmes, no en

La tercera razón es evitar el aprovechamiento. Si la marca comercial es la mejor forma de la empresa

Las causales de irregistrabilidad se regula en el art. 20:

B. Denominaciones técnicas o científicas, el nombre de variedades vegetales, denominaciones

 Descriptivas de la destinación: Fruto (para jugos de fruta),

G. Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen p, en forma d epidermis confundirse

Causales de Irregistrabilidad Relativa

No podrán registrarse como marcas comerciales:

Es similar a la letra H, pero le otorga a un tercero que se encuentre en el extranjero de oponerse a

Ej.: marca AIRTECH y AIRTEX, el registrador

Dos requisitos copulativos:

Marca registrada o solicitada con anterioridad

Por lo que para que concurra esta causal es necesario:

i. Registradas o válidamente solicitadas con anterioridad

iii. Productos, servicios o EC o EI idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases

Hay una discusión en la jurisprudencia sobre la identidad conceptual es causal de registrabilidad, la

Puedo alejarme de la identidad o similitud es agregándole elementos gráficos o fonéticos para

a. Identidad del signo

Es una identidad doble, tanto de cobertura como de signo.

Factores para relación/identidad de cobertura de los productos y servicios.

(i) la naturaleza de los productos y servicios,

I. Un uso real y efectivo

Otros derechos prexistentes:

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación

Regulación marcaria en el Convenio de Paris y en el TRIPS