El mejor derecho

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 Introducción

En Panamá se redefinió el concepto del uso de marcas dado que la República

suscribió una serie de tratados relacionados con la propiedad industrial, lo que ha
cambió las leyes internas hacia una visión más territorial, por lo que el registro de
una marca se convierte en factor imprescindible para su protección. La adopción del
principio de territorialidad para los fines de registro y protección de las maracas es
un factor importante ahora bien contemplado en las leyes. La legislación en lo
referente al registro de la propiedad industrial prevé el concepto de uso inicial con
lo que se obtienen ciertos derechos que otorgan protección a los propietarios y
igualmente es considerada por muchos otros países.

El uso un fundamento para la protección

En Panamá, como en otros países, el derecho a registrar una marca se adquiere

mediante su uso inicial en el comercio, lo que da cierto derecho a los titulares a
impugnar otras aplicaciones y registros de marcas, basando sus acciones en el uso
previo y el registro de estas, en el territorio en el cual se solicitaba el registro,
atendiendo al principio de territorialidad.

En Panamá, inicialmente, cuando se promulgó en 1996, la ley de propiedad

industrial, se introdujo una definición o interpretación de uso característica dado que
no contemplaba la territorialidad, como se desprende de la definición contenida en
el mencionado documento legal: “Se entiende por uso de una marca, la producción,
fabricación, elaboración o confección, de artículos, productos o mercancías, y la
prestación de servicios amparados por tal marca, seguidas de su colocación en el
comercio nacional o internacional.” (Art. 101 de la Ley 35 de 1996).

El alcance de la definición de uso citada arriba, incluso se amplió mediante la

reglamentación de la Ley Nº 35, que dice lo siguiente: “Se considerará uso de una
marca de producto, la colocación en el mercado nacional o internacional de los
productos, artículos o mercancías designados bajo la misma ya sea que estos
hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de
Panamá o en el extranjero ... “(Art. Decreto Ejecutivo Nº 7 de 1998).

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Esto abría caminos, al permitirse pruebas de uso en el extranjero y considerarlas
válidas por los tribunales panameños, para que los propietarios de marcas
extranjeras pudieran proteger las mismas. Por más de 15 años, estos propietarios
ni siquiera requerían solicitar un registro de marca en Panamá para proteger sus
derechos. Por lo tanto, los propietarios de marcas extranjeras sólo estaban
obligados a presentar evidencia de que sus marcas se habían utilizado en cualquier
lugar del mundo, sin necesidad de un registro de marca, ni el uso de esta en nuestro
país, para oponerse y evitar exitosamente registros de terceros en el país.

Esta peculiar definición no territorial de uso entró en vigencia porque el pequeño

mercado de Panamá para marcas extranjeras no era en sí atractivo, y por lo tanto,
los propietarios de marcas extranjeras por lo general no registraban su marca en
Panamá, muy a pesar de su ubicación geográfica, la Zona Libre de Colón, el Canal
de Panamá y el hecho de que el país es en general un centro de tránsito de
mercancías; pero Panamá era un mercado para los comerciantes ávidos que solían
registrar marcas idénticas o similares a las marcas extranjeras no protegidas. Por
eso luego, en el año 1996 Panamá adoptó la definición de uso no territorial con el
fin de ofrecerles protección a los legítimos propietarios de las marcas extranjeras, y
disminuir las posibilidades de piratería de marcas en la región.

Después de muchos años, debido a que el mercado de Panamá se había vuelto

atractivo no sólo para los titulares de principales y exclusivas marcas, y a que el
país se ha convertido también en un gran centro de distribución y logística para toda
América Latina, y debido a que los titulares legítimos están usando sus marcas en
el territorio de Panamá; se tomó la iniciativa legislativa para modificar la Ley de
Marcas de Panamá, mediante la Ley 61 de 2012, cambiando así la definición de
uso, como en la mayoría de los países, basándose en el uso territorial.

La definición de uso en Panamá es actualmente la siguiente: “Se entiende por uso

de una marca la colocación en el mercado nacional de los productos identificados
con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o
confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. Se entiende por uso
de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por dicha marca

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en el comercio nacional. También constituirá uso de la marca su empleo en relación
con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación
con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional” (Art. 101 de la
Ley 35 de 1996, modificado por el Art. 43 de la Ley Nº 61 de 2012).

La consecuencia inmediata que el cambio de dicha definición trajo para los titulares
de marcas fue que, con el fin de adquirir el derecho de registrar una marca, la misma
debe de ser utilizada en Panamá; por consiguiente, el uso local es esencial para los
propietarios de marcas extranjeras, si tienen previsto tenerlas protegidas.

La protección de los derechos de propiedad intelectual es una clave fundamental

para el desarrollo de negocios y para impedir que personas se aprovechen de los
derechos de propiedad intelectual de otros. Igualmente, con el fin de proteger a los
titulares de marcas frente a los falsificadores, el registro de sus marcas es
imprescindible en Panamá. Con este principio en mente, para proteger y defender
una marca en nuestro país es necesario que la misma sea usada y registrada.

Si una marca, ya sea renombrada o no, no está registrada en Panamá, no hay

probabilidad de que se puedan realizar acciones en contra de productos falsificados
que circulen o que transiten nuestro país.

La promulgación panameña de varios tratados internacionales relativos a las

marcas, como el Tratado sobre el Derecho de Marcas, ha permitido registros
multiclase en nuestro territorio, lo cual es beneficioso para los propietarios de
marcas que buscan reducir los costos en los registros.

Dado que el uso local es ahora imprescindible para obtener el derecho a registrar
una marca, tener la misma registrada en nuestro país significa que las pruebas de
uso deben existir en Panamá, de lo contrario un registro de marca puede ser
impugnado si la marca no ha estado en uso, a nivel local, por un período de cinco
años consecutivos antes de que la demanda del “no – uso” pueda ser llevada a
nuestros tribunales.

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Basado en la definición antes mencionada de uso, se requerirá la colocación de
productos en el mercado panameño o de la prestación de los servicios en nuestro
territorio, por lo que los titulares de marcas deben considerar la opción de mantener
“políticas mínimas de uso” promulgadas para asegurar que los registros de marcas
permanezcan vigentes en Panamá.

Es una realidad que América Latina es un mercado emergente muy atractivo para
los productores de Asia, América del Norte y Europa, cuyos productos de marca
están inundando los crecientes mercados latinoamericanos; buscando aumentar
sus economías después de la conocida crisis financiera en los países con una
economía comúnmente fuerte. La mayoría de los productos que llegan al mercado
de América Latina hoy en día pasan por el Canal de Panamá, los puertos
panameños, o la Zona Libre de Colón. Por lo tanto, ya sea que se planee proteger
una marca, registrándola en Panamá, para su posterior uso en el país o región, o
porque Panamá es la puerta al resto de los mercados emergentes de América
Latina, Panamá́ debe estar siempre en la lista de países que registran y utilizan una
marca por su ubicación clave, su canal y puertos utilizados para el transbordo de
mercancías, lo que convierte a Panamá en un punto estratégico para embargar y
procesar mercancía falsificada.

De la propiedad de las marcas

En el Capitulo II de la Ley Nº 35 del 10 de octubre de 1996, en su Art. 96 se expone

claramente que: “El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El
derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de
los derechos conferidos por el registro están determinados por la presente Ley”.

Prioridad reconocida — El mejor derecho

También existen en los países, y contemplado en el Art. 4 de la Ley Nº 35 del 10 de

octubre de 1996 lo referente al Capítulo Único donde se define la Prioridad
reconocida que se refiere a la “Prelación para la obtención de un derecho de
propiedad industrial, basada en la presentación en el extranjero de una solicitud

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referida, total o parcialmente, a la misma materia que es objeto de una solicitud
posterior presentada en la República de Panamá”.

La prelación en si, es un principio según el cual el primero en el tiempo, es el primero

en el derecho. En materia de marcas la prelación determina el Mejor Derecho que
tiene un solicitante para acceder al registro frente a otras solicitudes de registro para
el mismo signo.

En el caso de Panamá la prelación es igualmente manifiesta en el Art. 97 de la Ley

anterior, donde se norma y expresa que: la prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca se rige por las siguientes normas:

- Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando

en el comercio desde la fecha más antigua;

- Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que

presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha
de prioridad más antigua.

Respecto a la prelación cabe señalar que, en principio, en un sistema registral

constitutivo, la misma se determina por la fecha y hora de presentación de la
solicitud ante la Oficina competente. De ahí́ la importancia de determinar la fecha y
hora de presentación que tiene una solicitud, en particular cuando la legislación
establece requisitos mínimos para la asignación de fecha de presentación, como
hemos visto en el punto anterior. Así́, la solicitud con una fecha de presentación
válida anterior tendrá́ prelación frente a las solicitudes que se presenten con
posterioridad.

Conclusiones:

Una falla inicial de la legislación del registro de propiedad industrial en Panamá fue
enmendada para permitir el principio de la territorialidad que se aplicaba en otros
países para tales fines.

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Existe una condición de uso de la marca a nivel local, en un tiempo previo, que es
un factor sine qua non necesario ahora en Panamá, que ha de ser demostrado para
poder realizar el correspondiente registro de propiedad industrial.

Existen condiciones contempladas en la legislatura sobre el uso previo y el registro

de este, que son importantes para la consolidación de un registro de propiedad
industrial y que se enmarcan en abrir la posibilidad a la prelación sobre la cosa al
momento de quererse obtener los derechos de la propiedad industrial y que se
fundamentan en el concepto del mejor derecho, o sea el derecho de propiedad
exclusiva de un bien a quien corresponde y no a otro.

Referencias consultadas

Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996 por la cual se dictan Disposiciones sobre la

Propiedad Industrial. Consulta en línea en URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3387

Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad

industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana. Consulta en
línea en URL:
https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armoniza
do%20Marcas.pdf

Panamá redefine su concepto del uso de marcas. 2017. Consulta en línea en la

URL: https://sites.morimor.com/newmorimor/es/panama-redefines-its-concept-of-
use-for-trademarks-2/