SIGNIFICADO SECUNDARIOS DE LA MARCAS

“Secondary meaning"
Alumno: Victor Raul Armas M.

I) SIGNIFICADO SECUNDARIO INFLUENCIA EN LOS SIST.

CONSTITUTIVOS
Para analizar el presente tema debemos primero tener en cuenta; que entendemos por
secondary meaning? Podemos decir que es aquel signo que ya goza de presencia en el
mercado; sin embargo por ser descriptivo, común, usual, genérico o que se trate de un color
no determinado por alguna forma, no pueda accede al Registro que le va otorgar beneficios
como la llamada seguridad Jurídica. Además con esta pequeña definición no podemos decir
que no tiene importancia hablar de ello no es precisamente un significado menos relevante
que el significado propiamente dicho del signo, sino que se tiene esta denominación debido
a su aparición en el tiempo como característica del signo; es decir, que el hecho de que el
signo en cuestión no tenga vocación distintiva inherente, sin embargo su uso en el
mercado, la vida diaria; le ha conferido cierto grado de relación entre el producto
“marcado” por el signo y el fabricante o proveedor de éste. Podemos determinar que el
elemento esencial del secondary meaning es la asociación que existe en la mente de los
compradores entre la supuesta marca y un único origen empresarial del producto; es decir,
el uso del signo en el mercado creará en la mente de los consumidores un concepto de
marca para identificar un determinado producto o servicio, de manera tal que le brindará al
signo capacidad distintiva.

El derecho marcario establece dos sistemas básicos para adquirir derechos sobre las
marcas: aquel donde el uso del signo distintivo en el mercado otorga derechos exclusivos
sobre éste, siendo el registro declarativo y el segundo sistema en el que es condición
indispensable para que nazcan derechos sobre la marca el registro de la misma en la Oficina
Registral otorgando seguridad jurídica. El presente trabajo aborda, teniendo como
referencia varias legislaciones pero tomando de referencia la legislación cubana, la esencia
de la doctrina del secondary meaning o distintividad sobrevenida, así como, su influencia
en el sistema constitutivo de derecho marcario, considerándose acertado el hecho de que el
legislador nacional prevea en el articulado del decreto Ley 203 de marcas y otros signos
distintivos, que dos de las prohibiciones absolutas establecidas en dicho cuerpo legal
puedan ser convalidadas, por adquirir el signo, que al inicio fue denegado, aptitud
distintiva con relación a los productos o servicios a los que se destina dado el uso de éste
en el comercio, sin que esto entre en contradicción con el sistema constitutivo de
adquisición de derechos que prevalece en el ordenamiento jurídico nacional. Por eso el
legislador cubano opta por reflejar en el articulado del Decreto Ley 203 de marcas y otros
signos distintivos, la doctrina del secondary meaning o distintividad sobrevenida, con el
propósito de convalidar dos de las prohibiciones absolutas al registro de marcas, debido a la
propia distintividad que el signo ha adquirido por su uso en el mercado.
La legislación Cubana que será referencia para el análisis, en el Decreto Ley N° 203 de
marcas y otros signos distintivos en su Artículo 16. Inciso 2 establece: No obstante lo
previsto en los incisos a) y c) del apartado anterior, un signo podrá ser registrado como
marca cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en
el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva
respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” Entonces se está hablando de
un signo que al momento del Registro no presentaba aptitud distintiva; sin embargo que su
propio uso en el mercado hizo que el público consumidor desde el punto de vista ideológico
le diera un nuevo significado y diferencia que va a estar en concordancia con la indicación,
en primera instancia, del origen empresarial del producto o servicio que se distingue con
éste. Es decir se trata del fenómeno contrario a la vulgarización de la marca.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Mencionaremos los siguientes

Signos descriptivos.- Se trata de signos que indican características como cualidades,

ingredientes, cantidad, calidad, destino, valor de aquellos productos o servicios que
pretenden distinguir; se incluyen en esta categoría también, las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios.
Denominaciones genéricas.- Estos pueden estar constituidos del nombre genérico o
técnico del producto o servicio que pretende distinguir y al igual que los mencionados en el
párrafo anterior no pueden ser registrados ab initio.
Denominaciones comunes o usuales.-Están constituidos por el nombre común o usual con
el que es conocido un producto o servicio en el lenguaje corriente u ordinario de cada país.
Colores por sí solos.- Se tratan de signos que se encuentran conformados por colores
aislados, sin que se encuentren delimitados por formas específicas. Este supuesto es, a mi
juicio, el caso más difícil para probar la adquisición del significado secundario por un
empresario, ya que los consumidores no asocian el color o la combinación de ellos en un
producto o servicio con un determinado origen empresarial, por lo cual considero que
dichos colores devendrían en “marcas débiles”.
En consecuencia en base a que la carga de la prueba para demostrar el secondary meaning
de un signo es inversamente proporcional al nivel de distintividad que posee, será de mayor
dificultad la probanza para un signo compuesto por un color sin una forma que lo delimite.

II) CRITERIOS PARA PROBAR EL SIGNIFICADO SECUNDARIO

Si bien un empresario busca que registrar como suyo un signo que en un primer
momento deviene en irregistrable por incurrir en las prohibiciones absolutas establecidas
por la legislación comunitaria en materia de marcas o nacional simplemente, también debe
realizar determinadas acciones a fin de que este signos pierda el significado primario o
intrínseco que posee y adquiera uno secundario.
Son estas acciones las que luego resultarán vitales para probar ante el Registro de Marcas
el secondary meaning del signo en cuestión.
Entre los factores principales podemos distinguir:

1) Forma e intensidad del uso del Signo en el mercado

2) Publicidad del signo; que otorgara mayores beneficios
3) Percepción del signo por parte de los consumidores
Cada uno de estos factores serán sumamente importantes a la hora de definir si es que un
signo ha adquirido distintividad como también sujetos a la discrecionalidad registral.

III) COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES

El derecho de propiedad industrial evoluciona en sus criterios a través del desarrollo

jurisprudencial mostrado por los tribunales competentes sobre la materia, así como por las
oficinas nacionales y regionales que tienden a una mayor armonización en sus
procedimientos registrales y contenciosos ligados a la protección de signos distintivos. El
propósito de este trabajo consiste en ilustrar sobre la protección del color dentro de la
normativa peruana y la Comunidad Andina, la incidencia del uso de éste en los signos
distintivos (especialmente, en las marcas de producto y de servicio) y sus posibles
incidencias en el mercado, a través de criterios recogidos y desarrollados en las
jurisprudencias nacional e internacional sobre la materia.

Vamos a un sin número de casos donde se resolvieron en una acertadas y otras

contradictoria pero siempre teniendo sustento probatorio y nos referimos al caso “Gaceta
Jurídica vs. Gaceta Jurídica de Grijley” donde la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI,
expresa que la denominación “GACETA JURÍDICA” se ha fijado en la mente de los
consumidores al punto que será reconocida como una marca identificadora de los productos
del opositor, siendo capaz de distinguir sus productos de los de otras empresas.

En marzo del 2005, un tribunal francés condenó a la modista Milka Budimir a ceder la
propiedad de su página en Internet (www.milka.fr) que lleva su nombre a la empresa
multinacional agroalimentación Kraft Foods, dueño de la conocida marca de chocolate
Milka, cuyo símbolo es una vaca de manchas violetas.