DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

PATENTES Y MARCAS

INTRODUCCIÓN

1. La protección jurídica de los derechos sobre bienes inmateriales

en comparación con la protección jurídica de los derechos sobre
bienes materiales

La principal diferencia entre la propiedad de bienes materiales (una bicicleta)

y la propiedad de bienes inmateriales (como las ideas, las expresiones, las
formas, los procedimientos) es que respecto de los bienes materiales hay
rivalidad en el consumo, es decir, si Antonio utiliza una bicicleta, Bernabé no
puede utilizarla simultáneamente. Por el contrario, no hay rivalidad en el
consumo de ideas, creaciones o formas. Antonio puede utilizar el
procedimiento para fabricar DVD y Bernabé puede utilizarlo al mismo
tiempo. Si pensamos en el derecho sobre una canción o una película, es
posible que, con los medios actuales, todos los habitantes del mundo estén
oyendo la canción o viendo la película simultáneamente sin que el hecho de
que uno la esté oyendo reduzca en lo más mínimo la utilidad que extrae
cualquier otro de la escucha de la canción. Por tanto, si prohibimos al
segundo o al tercero escuchar la canción porque asignamos al primero un
derecho de propiedad sobre la canción o sobre el procedimiento de
fabricación de DVD, estamos reduciendo el bienestar de algunos (los que no
pueden pero querrían fabricar DVD, oír la canción o ver la película) sin
aumentar el bienestar de otros (los que tienen el derecho exclusivo a usar el
procedimiento, a la reproducción de la canción o de la película), es decir,
estamos adoptando una decisión ineficiente que reduce la riqueza global.

En otros términos, desde una perspectiva meramente estática, no hay buenos

argumentos para conceder derechos de propiedad sobre creaciones
inmateriales por la sencilla razón de que la reproducción o utilización de un
bien inmaterial (no el bien inmaterial en sí, que sí que es escaso), no son
bienes escasos. Naturalmente, la respuesta puede ser muy diferente si
tenemos en cuenta los efectos dinámicos que provocaría la falta de
reconocimiento de derechos de propiedad industrial o intelectual: desde el
punto de vista de la eficiencia productiva o dinámica, la falta de derechos de
exclusiva sobre las ideas puede provocar una infraproducción de ideas. En
efecto, si el inventor se hace con la exclusiva de los rendimientos de una idea,
es obvio que sus incentivos para producir “nuevas” ideas se multiplican. En
este sentido se ha dicho gráficamente que otorgar monopolios sobre bienes
inmateriales no sólo no reduce la producción de dichos bienes, sino que la
aumenta1. Pero, ¡cuidado! si el mercado proporciona “naturalmente” el
volumen de ideas socialmente deseable, no hace falta incentivar a la gente

1R. POSNER, “Antitrust in the New Economy”, manuscrito disponible en www.ssrn.com en

enero de 2001.

1
 para que las produzca otorgándole un derecho de exclusiva sobre ellas. Es
probable, sin embargo, que sin un sistema de derechos de propiedad
industrial e intelectual, el volumen y calidad de las ideas producidas sería
muy inferior al actual. En otros términos, los derechos inmateriales tienen
carácter de bien público precisamente porque el autor o creador de la idea no
está en condiciones de evitar su uso por parte de otros por vía de exclusión
física como en el caso de los derechos sobre bienes materiales2.

Los derechos sobre bienes inmateriales son más difíciles de definir y, por
tanto, de proteger. Es relativamente fácil identificar y establecer los límites
físicos de un bien material como un reloj, un libro o un automóvil y, por
tanto, es fácil delimitar el derecho de propiedad sobre un reloj. Por el
contrario, resulta muy difícil o incluso, en ocasiones, imposible delimitar los
contornos de una idea. Difícil pero imprescindible si se pretende afirmar que
alguien tiene el derecho exclusivo a explotar esa idea. No es de extrañar, pues
que, a menudo, no sea sensato atribuir derechos de propiedad sobre una idea,
aunque sólo sea porque si no está claramente delimitado el objeto del
derecho, será difícil correspondientemente afirmar que un tercero ha
infringido dicho derecho, se ha apoderado injustificadamente del objeto del
derecho o no ha respetado las facultades del titular del derecho sobre el
objeto inmaterial3.

Además, la protección y circulación de los derechos de propiedad industrial e

intelectual generan elevados costes de transacción a diferencia de lo que
ocurre con los bienes materiales, cuyo uso por terceros está limitado por la
imposibilidad de posesión física simultánea del bien por más de una persona.
Es costosa su transferencia (hay que encontrar un substitutivo de la traditio o
entrega material); hay competencia para obtener el monopolio sobre el
mismo (rent seeking), y como no es necesaria la posesión para utilizarlo, es
mucho más costoso protegerlos y asegurar su respeto o restringir su uso. De
ahí que las normas jurídicas que los configuran limiten las posibilidades de
adquirir derechos de este tipo.

EL DERECHO DE MARCAS
2. Función económica de la marca

La función económica de las marcas es reducir los costes de búsqueda de los

consumidores. Una vez que han seleccionado un producto, las siguientes veces
pueden guiarse por sus experiencias pasadas con dicho producto que pueden
identificar fácilmente gracias a la marca. Por ejemplo, una vez que he probado
la cerveza Heineken, puedo estar razonablemente seguro de que si compro otra
cerveza que lleva la misma marca, el nivel de satisfacción que obtendré será
semejante al que obtuve en el consumo anterior. En la medida en que el
Derecho de Marcas otorga el monopolio (y lo protege) en el uso de esa marca,
proporciona los incentivos adecuados al titular de la marca para que invierta en

2 V., con más indicaciones, A. PERDICES, “La muerte juega al gin rummy (La parodia en el

derecho de autor y de marcas), Pe.i. revista de propiedad intelectual, 3(1999) p 9 ss.

3 Lo que sigue, está sacado de D. FRIEDMAN, “Standard As Intellectual Property: An Economic

Approach”, 1996.

2
 ella. Esta inversión le incentiva, a su vez, para mantener la calidad del
producto, porque las inversiones -publicidad- realizadas en la marca se pierden
si el fabricante trata de "explotar" a los consumidores "liquidando la marca"
(haciéndoles pagar el precio más elevado pero disminuyendo la calidad del
producto). El empresario que actúe así acabará por perder el premium cuando
un suficiente número de consumidores se dé cuenta de que el producto
marcado ya no tiene la calidad que tenía y, al mismo tiempo, las inversiones
que hubiera realizado en publicitar y potenciar la marca.

3. El Derecho español de marcas: introducción

El Derecho español recoge dos clases de signos distintivos4 del empresario (art.
1.1 LM): la marca o signo que distingue los productos o servicios de un
empresario en relación con los de los competidores; el nombre comercial que
distingue a la empresa, es decir, la actividad global de un empresario
individual, frente a las demás, por lo que quizá sea más correcto afirmar que el
nombre comercial identifica a un empresario en relación con otros
empresarios.

Según el significante, se habla de marcas denominativas, cuando están

formadas por "varias letras pronunciables" (“Coca-cola” “Marlboro”); gráficas
cuando se trata de una figura, una forma (el toro de Osborne, la botella con
sombrero de Tío Pepe, el swoop de Nike), números, colores (sólo si van unidos
a una forma), letras … Se denominan mixtas cuando combinan una forma y un
conjunto de letras pronunciables (la botella de Coca-cola junto a la leyenda
Coca-cola) y tridimensionales cuando el signo tiene tres dimensiones, como la
botella de Coca-cola.

Según su conocimiento por el público se distingue entre marca meramente

usada, para referirse a la que no goza de un conocimiento particular entre los
consumidores; marca notoria5 para referirse la que "es conocida por los
consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” y de marca
renombrada6 cuando la marca es conocida por todos los consumidores y,
además, lleva asociado un halo o reputación de calidad aunque, en realidad, la
distinción entre marca notoria y marca renombrada no hace referencia a dos
realidades distintas sino a la técnica de protección. Mientras que la marca
notoria hace referencia a la protección que otorga el Derecho de marcas, la
marca renombrada hace referencia a la protección que otorgaba, en nuestro
país, el Derecho de la competencia desleal al titular de una marca reputada
frente al riesgo de dilución provocado por el uso de dicha marca, para cualquier
otro producto o servicio. Pero hoy, dicha protección es innecesaria porque la

4 Hasta la aprobación de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, los signos distintivos

regulados por la LM 32/1988, de 10 noviembre, eran las marcas, nombres comerciales y rótulos
de establecimiento mercantil.
Sin embargo, con la nueva ley de marcas, la protección de los rótulos de establecimiento
mercantil, en tanto que signo que distingue los establecimientos fijos de un empresario de los de
sus competidores, ha pasado al ámbito de la competencia desleal, (v. DT 3ª y 4ª).
5 El art. 8.2 define la marca notoria como aquélla que, por su volumen de ventas, duración,

intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por

cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca.
6 Art. 8.3 LM.

3
 Ley de Marcas protege al titular de una marca renombrada (google) frente al
riesgo de dilución (utilización de la marca para productos distintos de aquellos
para los que lo tiene registrado google).

4. Función jurídica de la marca

La marca tiene una función diferenciadora de determinados productos o

servicios indicando la procedencia del producto o servicio, es decir, quién es el
empresario que produce el producto o presta el servicio (art. 4 LM). Esta
seguridad proviene del hecho de que el derecho de marca atribuye a su titular
el derecho a usar en exclusiva la marca, de forma que incluso en el caso de que
el producto haya sido fabricado efectivamente por un empresario distinto del
titular de la marca, habrá de haberlo sido con autorización del titular de la
marca.

La función distintiva de la marca se proyecta exclusivamente sobre los

productos de la misma clase. Se dice entonces que, en materia de marcas, rige
el principio de especialidad. De acuerdo con este principio, las marcas se
solicitan y se otorgan para una determinada clase de productos, de forma que
el hecho de que alguien sea titular de la marca Movistar para telefonía móvil no
le otorga ningún derecho de exclusiva para usar ese signo, por ejemplo, para
distinguir sus zapatos de los fabricados por otros competidores. Del mismo
modo, no infringe el derecho de marca de Camel -marca de cigarrillos- el que
utiliza la marca Kamel para productos de perfumería. Excepto, como veremos,
para las marcas renombradas.

Las marcas no denotan jurídicamente hablando calidad.

5. Adquisición del derecho sobre la marca

El derecho a usar en exclusiva una marca se adquiere, en nuestro Derecho por

su "registro válidamente efectuado" (adquisición registral), frente a la otra
posibilidad que consiste en admitir su adquisición por uso en el tráfico
(adquisición extrarregistral). El legislador ha optado por un sistema de
registros corregido mediante la institución de la caducidad de la marca por
falta de uso para evitar el "atesoramiento" de marcas (que alguien reserve para
luego venderlos, signos distintivos que crea que pueden ser buenos como
marcas). Además, el sistema de registro, permite a cualquiera que desee
invertir en desarrollar una marca comprobar previamente que la marca no está
ya inscrita, lo cual es mucho más barato que comprobar que no está siendo ya
utilizada.

El art. 2 de la Ley de Marcas regula la cuestión sentando el principio de

adquisición registral (es decir, adquisición del derecho sobre la marca por su
registro), con dos excepciones. La primera se refiere a las marcas notorias. El
titular de una marca notoriamente conocida en España (es decir, normalmente,
un extranjero que tiene su marca registrada en el extranjero pero no en España
y que, aunque no usa la marca en España, ésta es bien conocida por el público),
goza de la misma protección que el titular registral de acuerdo con los arts. 6.2
d), 19.1, 34.5 y 52 LM. Así, se faculta al titular de una marca notoria no

4
 registrada tanto para el ejercicio de la acción de nulidad, como para presentar
oposición a que cualquier otro la registre.

6. Signos distintivos registrables como marcas

Para que un signo sea registrable como marca es necesario que tenga valor
distintivo sin inducir a confusión a los consumidores. Por valor distintivo se
entiende la capacidad de un signo para posibilitar la diferenciación de los
productos o servicios de una persona respecto de los productos idénticos o
semejantes ofrecidos por otra en el mercado. Por ejemplo, un zapato de marca
“zapato” no distingue al producto zapato de otros zapatos. Un zapato de marca
“Camper” distingue al zapato que porta esa marca de otro zapato que porta una
marca distinta o ninguna. El sistema se basa en la distinción entre
prohibiciones absolutas y relativas.

No pueden inscribirse como marcas los signos genéricos o descriptivos.

Genéricos son aquellos que designan el género de los productos o servicios. Así,
por ejemplo, no puede inscribirse como marca la palabra “sandalia” para
distinguir los zapatos de un empresario de los de sus competidores. La razón se
encuentra en que los signos genéricos carecen de aptitud distintiva. Casos
reales son los de telecopiadora, chiclitos, o patata chip. El fundamento
económico de la prohibición se encuentra en que si permitimos que se inscriba
una marca genérica, estaríamos atribuyendo a su titular un monopolio que
obligaría a los que deseen lanzar productos incluidos en dicho género a usar
una perífrasis para describir sus propios productos. Se distinguen signos
genéricos per se (art. 5.1 a y b LM) (por ejemplo, water para aguas
embotelladas) y aquellos signos que en su día constituyeron una marca (tenían
fuerza distintiva), pero que posteriormente adquirieron significado genérico
para designar productos y servicios, es decir, se convirtieron en marcas
vulgarizadas (art. 5.1 d LM). Así, por ejemplo, aspirina, vaselina, celofán,
tirantes, fibra, termo son, en realidad, marcas que tuvieron demasiado éxito.

Tampoco pueden registrarse los signos o indicaciones descriptivos. Descriptivo

es un signo cuando hace referencia o proporciona información respecto de las
cualidades del producto, (materiales empleados en la fabricación del producto,
signos que sirvan para designar la calidad o la cantidad, el destino del
producto, el origen -cigarro habano-, finalidad de uso -humidificante-, el valor,
la época de obtención del producto etc). Si se permitiera la inscripción de
signos descriptivos, se estaría concediendo un monopolio al titular sobre
elementos que todos los productores de ese bien o servicio necesitan emplear
en su comunicación con los consumidores. La única diferencia con el anterior
es que excepcionalmente (art. 5.2 LM) las prohibiciones contenidas en el art. 5,
letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplican si la marca hubiera adquirido un
carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. Es
el caso del llamado secondary meaning que significa, precisamente, significado
añadido al propio de un signo. Así, signos que, en abstracto, carecen de fuerza
distintiva por ser descriptivos pueden obtenerla como consecuencia de un uso
continuado y conocido en relación con los productos de un determinado
fabricante. Como se ve, la doctrina del secondary meaning constituye un
fenómeno inverso al de la vulgarización de la marca.

5
Por ejemplo, no puede registrarse el signo “Cigarro Habano” para puros. La
razón es que “habano” hace referencia a la zona geográfica de donde procede el
tabaco que se utiliza para elaborar el puro, es decir, “habano” describe la zona
de origen de la materia prima. Nuevamente, no debe extenderse el monopolio
del titular de la marca hasta extremos que eleven los costes de los rivales para
designar sus propios productos, lo que sucede si otro productor de cigarros
habanos no puede denominarlos así en su publicidad y envasado. Sin embargo,
si un empresario denomina durante años a sus cigarros puros “Havana Cigar” y
el consumidor asocia dicho signo con los puros fabricados por dicho
empresario, la marca “deviene” válida. Lógicamente, cuanto más conocido sea
el signo por el público y cuanto más esté asociado por éste a una zona
geográfica determinada, por ejemplo, más intenso y más prolongado habrá de
ser el uso que una empresa individual haya hecho para que consideremos que
ha adquirido un secondary meaning ahora asociado exclusivamente a los
productos de esa empresa. En tal caso, es aceptable el monopolio porque
parece que los beneficios que obtiene el consumidor supera a los costes que
sufren los competidores al no poder usar tales palabras.

Las indicaciones geográficas pueden ser protegidas como denominación de

origen, o como marca colectiva (art. 62.3 LM), pero no como marca individual.

También pesa una prohibición absoluta de registro de las formas impuestas

por la técnica, naturaleza o que afecten al valor intrínseco de los productos
(art. 5.e LM). Con la primera de estas prohibiciones se pretende evitar que se
registren como marcas lo que podrían constituir modelos de utilidad o patentes
de manera que el nuevo titular conseguiría un monopolio eterno en lugar del
monopolio temporalmente limitado que, si su aportación reúne todos los
requisitos de patentabilidad, podría obtener si registrase su producto como
patente o como modelo de utilidad. Tampoco puede otorgarse un derecho de
marca sobre una forma que tiene valor en sí misma. Esta “plusvalía” puede
proceder, en primer lugar, de que la forma constituya o genere una mejora
técnica (por ejemplo, un envase para leche que permite fácilmente su apertura
y cierre sucesivas veces), porque, en tal caso, no estamos en el ámbito del
Derecho de marcas sino en el del Derecho de las invenciones. Debe impedirse
que se recurra al Derecho de marcas para proteger invenciones por la sencilla
razón de que haríamos eternos los monopolios: la marca es para siempre
mientras que el Derecho sobre una patente o modelo de utilidad tiene una
duración determinada. En segundo lugar, la prohibición de registro de formas
que proporcionen un valor sustancial al producto incluye las formas estéticas
que aumenten su atractivo para los consumidores (el diseño de un envase) y,
con ello el valor del producto vendido con tal diseño. Aquí, de lo que se trata es
de la delimitación entre derecho de los signos distintivos y protección del
diseño industrial. Se trata de evitar que se registren como marcas lo que debe
registrarse como diseño industrial.

El art. 6 LM prohíbe registrar las marcas que generen riesgo de confusión o

asociación con otra marca ya registrada. El riesgo se produce por la identidad
o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca registrada para
productos idénticos o similares. Es decir, rige el principio de especialidad. El
riesgo de confusión debe entenderse en sentido amplio incluyendo el llamado
riesgo de asociación esto es, el denominado riesgo de confusión indirecta o

6
 supuesto en que a pesar de diferenciar las marcas contrapuestas, el público
puede creer equivocadamente que ambas marcas pertenecen al mismo
empresario y, por otro, los casos de confusión lato sensu consistente en que el
público cree equivocadamente que existen lazos económicos u organizativos
entre los titulares de ambas marcas.

Según el art. 9 a) LM una persona puede registrar como marca su nombre,

apellidos o seudónimo, salvo que provoque confusión con una marca ya
registrada o salvo que dicho nombre o apellidos sean identificados por la
generalidad del público con una persona distinta del solicitante. Se trata de
evitar que alguien que se llama Julio Iglesias pueda registrar como marca el
nombre de Julio Iglesias aprovechando así el conocimiento general del
cantante de dicho nombre. Al margen, y como regla general, no puede
solicitarse como marca el nombre de otra persona sin autorización de ésta
(art. 9.1 a y b).

7. El contenido del derecho de marca

La concesión de una marca otorga a su titular el derecho a ser el único que

puede utilizarla en el tráfico para distinguir bienes o servicios de esa clase
(art. 34.1 LM). Por ejemplo, para designar con la marca los correspondientes
productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con
ella, los productos o servicios para los que se hubiere concedido y usar la marca
a efectos publicitarios. En sentido contrario, la titularidad de la marca legitima
al titular, como cualquier propietario para prohibir a otros que usen la marca,
lo que incluye el derecho a impedir que cualquier otra persona utilice la marca
para identificar productos similares (art. 34.2 LM ).

8. El agotamiento del derecho sobre la marca

Se hace referencia al agotamiento de un derecho de marca para indicar que "el

derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular
prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en
el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su
consentimiento expreso" (art. 36 LM). El principio de agotamiento de la marca
(y de las patentes), implica que si el titular o un tercero con su consentimiento
comercializa un producto bajo la marca, agota su derecho sobre la marca y no
puede impedir que otros la utilicen para vender esos productos. Es decir, su
derecho de marca “se ha agotado” en el momento en que autorizó la puesta en
circulación del producto. Por tanto, no puede impedir que otros utilicen dicha
marca para publicitar los productos que han adquirido y que están
comercializando.

Un caso famoso es el de "Maja" en el que una empresa española que fabricaba

perfumes había otorgado licencia exclusiva para Alemania a una empresa
alemana, la cual, observó que otra empresa alemana estaba distribuyendo
productos bajo dicha marca en Alemania, productos que había adquirido en
España. El agotamiento es comunitario lo que significa que el titular de la
marca (Maja), no puede oponerse a que se vendan en cualquier país de la
Unión productos bajo su marca si él autorizó su distribución en cualquier otro
país de la Unión. Por ejemplo, si Maja vendió sus productos a alguien en

7
 Francia, y tiene un distribuidor exclusivo en Alemania, no puede impedir, si los
precios son más bajos en Francia, que alguien adquiera productos Maja en
Francia y los revenda en Alemania7. Por el contrario, no hay agotamiento
internacional, es decir, Loewe puede oponerse a que productos vendidos a un
boliviano con la prohibición expresa de que sean reimportados a Europa,
puedan ser vendidos en cualquier país europeo tras haber sido adquiridos, por
un distribuidor danés en Bolivia (Caso Yves St Laurent).

El problema del agotamiento comunitario del derecho de marca es el envés del

problema que se analiza en el ámbito del Derecho antimonopolio de las
importaciones paralelas. El fabricante titular de la marca prohíbe a su
distribuidor, mediante la correspondiente cláusula en el contrato, que exporte
las mercancías objeto de la distribución a otros estados comunitarios. Tal
prohibición es legítima en la medida en que se limite a lo que se conoce como
ventas activas, es decir, el fabricante puede prohibir al distribuidor que realice
actividades de marketing y venta fuera de su territorio. Pero la prohibición se
considera restrictiva de la competencia e inaceptable si se extiende a las ventas
pasivas, es decir, si consiste en prohibir al distribuidor que venda los productos
objeto del contrato a clientes residentes fuera del territorio asignado pero que,
tomando la iniciativa, se dirigen al distribuidor solicitándole comprar los
productos. El objetivo de las autoridades comunitarias es asegurar que toda
Europa constituye un único mercado y, por tanto, que no existen diferencias de
precios significativas para un mismo producto en los diferentes Estados
miembro en la esperanza, naturalmente, de que el precio idéntico será el más
bajo posible gracias a la lucha competitiva. En definitiva, -se afirma- podemos
bajar los precios (al nivel en el que estén más bajos de toda Europa) si
afirmamos la doctrina del agotamiento y si prohibimos las cláusulas que, en los
contratos de distribución prohíben las importaciones paralelas. El resultado de
tal “política” puede ser el contrario al pretendido: ante el temor de tener que
vender en toda Europa a los precios del país donde son más bajos, los
fabricantes pueden optar por no extender su distribución a toda Europa, es
decir, por renunciar a los países en los que los consumidores tengan una menor
propensión a pagar (“los letones no aprecian las Montblanc como para pagar lo
que pagan los españoles por ellas”) y no vender en tales países.

Y es que los fabricantes pueden conseguir mantener precios diferentes en cada

territorio si mantiene compartimentados los distintos mercados nacionales
impidiendo que fluyan productos distribuidos en uno de ellos a otro. Esta
compartimentación beneficia al fabricante de productos de marca porque le
permite explotar la distinta sensibilidad al precio de los consumidores en los
distintos países cobrando en cada uno el máximo que los consumidores de
dicho país están dispuestos a pagar (precio de reserva del consumidor).
Naturalmente, esto presupone que los consumidores de los distintos países
están dispuestos a pagar precios distintos por un mismo bien. Por ejemplo, es
probable que los españoles estén dispuestos a pagar más por las prendas de
Loewe que los daneses. Por tanto, Loewe se comportaría irracionalmente si no
tratase de cobrar más a los españoles por sus productos que a los daneses. Los

7 V., la STJCE 1-VII-1999 Sebago donde los zapatos vendidos por el importador habían sido

fabricados por Sebago y puestos en circulación con su autorización en El Salvador. En la

sentencia se aclara igualmente que el consentimiento del titular de la marca debe producirse
respecto de cada unidad del producto.

8
 economistas dicen que la discriminación en los precios de productos de marca
está justificada por los costes fijos de marketing y desarrollo en los que
incurren los fabricantes de productos de marca8. Son costes fijos porque no
dependen del volumen de ventas del producto. “De acuerdo con la teoría
económica y con el sentido común, la mejor forma de recuperar estos costes
fijos es cobrar más a los que están más dispuestos a soportarlos (lo que a su vez
depende) del número de consumidores, del nivel de renta de los clientes, de la
disponibilidad de bienes substitutivos en ese mercado y de la transparencia en
el mercado. Todos estos factores hacen que la demanda sea más o menos
elástica. Si la demanda es menos elástica para los productos de marca (los
consumidores no cambian de marca cuando el precio del mismo sube), el
fabricante tiene poder de mercado y puede subir los precios sin perder
clientela. En contra se afirma que permitir las importaciones paralelas y
ampliar el agotamiento (hasta que sea internacional o mundial) no asegura que
se vayan a reducir los precios del producto de marca al nivel más bajo en el que
pueda comprarse en cualquier punto del mundo. Esperar tal cosa sería “como
esperar que los comerciantes comiencen a realizar las rebajas de fin de
temporada al principio de ésta o que las agencias de viaje ofrezcan ofertas de
última hora durante todo el año. La respuesta natural del fabricante de marca
frente a las importaciones paralelas es, o bien cobrar un precio intermedio
entre el más bajo y el más alto o, simplemente dejar de vender sus productos en
los mercados donde el precio es más bajo”9.

Por tanto, la sentencia Bacardí del Tribunal Supremo español en la que parece
afirmar el carácter internacional del agotamiento es contraria, tanto a la ley de
marcas como al Derecho Comunitario10. A la primera, porque, como hemos
visto, el artículo 32 limita el derecho del titular al caso de que la mercancía se
haya puesto en circulación por el titular o con su consentimiento en España. Al
segundo porque la decisión acerca de si el agotamiento debe o puede ser
internacional es una decisión que corresponde tomar a los órganos
comunitarios ya que afecta a la política comercial común y una cuestión de
interpretación uniforme del artículo 7 de la Directiva, interpretación uniforme
que corresponde al TJCE11. Para que haya agotamiento internacional se
requiere, por tanto, que el titular de la marca hubiera dado su consentimiento
al distribuidor (de Bolivia en nuestro ejemplo) para reexportar la mercancía a
cualquier otro país del mundo. Decidir si el fabricante ha otorgado tal
consentimiento es una cuestión de hecho y una cuestión que ha de resolverse

8 Lo que sigue está sacado de NERA, Competition Brief, nº 14 sept. 2000, p 1 ss. “Silhouette -
Shedding Light on Grey Import” disponible, en noviembre de 2000 en www.nera.com. Esta
consultora elaboró en febrero de 1999 un informe para la Comisión Europea sobre la
conveniencia de extender el agotamiento comunitario al internacional. El informe está
disponible en la misma página web bajo el título de “The Economic Consequences of the Choice
of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks”.
9 NERA, Silhouette, p 2.
10 Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de septiembre de 2001 El Tribunal Supremo

desestimó las pretensiones de Bacardí y Compañía, S.A., licenciataria exclusiva de la marca de

ron «Bacardí» en España, cuando ésta invocó sus derechos sobre dicha marca para oponerse a
la importación al mercado español de ron designado por dicha marca que había sido fabricado y
comercializado inicialmente en México con el consentimiento del titular de la marca.
11 STJCE 20-XI-2001.

9
 uniformemente para toda Europa como exigencia de la Directiva de marcas12.
El TJCE ha señalado, no obstante, que tal consentimiento – que puede ser
tácito – no puede deducirse simplemente del hecho de que el fabricante no
haya impuesto expresamente una prohibición de reexportar al distribuidor. El
consentimiento constituye una “renuncia” al derecho que otorga al titular de
una marca el art. 5 de la Directiva a “prohibir a cualquier tercero... importar
(al Espacio económico europeo) productos designados con la marca”. Por lo
tanto, el consentimiento que expresa tal renuncia “debe manifestarse de una
manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar”, para lo que no es
suficiente, simplemente, el hecho de no haber introducido en el contrato con el
distribuidor una prohibición expresa de reexportar hacia el espacio económico
europeo o del hecho de no haber indicado a todos los adquirentes del producto
su oposición a que se comercialicen en la CEE o haberlo indicado en el
producto. Por el contrario, “corresponde al operador que invoca la existencia
de consentimiento (en este caso, al importador europeo) aportar la prueba
correspondiente, y no al titular de la marca acreditar la falta de
consentimiento” .

Un segundo límite al principio de agotamiento son los "motivos legítimos" que

justifiquen que el titular se oponga a la comercialización. En la concreción de
cuáles sean los motivos legítimos, el TJCE ha afirmado repetidamente que
éstos han de determinarse a la luz del principio de libre circulación de
mercancías13, de manera que los titulares de las marcas no pueden utilizar esta
norma para compartimentar el mercado europeo. El titular de una marca
puede oponerse a que un distribuidor infiel comercialice productos con su
marca si dicho distribuidor se había comprometido a no hacerlo e incumple su
promesa y vende a un tercero no autorizado por el fabricante. En la medida en
que dicha infracción provoque una lesión grave de la imagen y prestigio de la
marca, podría alegarse la excepción de “motivos legítimos” por parte del titular,
frente al tercero distribuidor. Pero tales casos constituirían, probablemente, un
supuesto de denigración del art. 8 LCD.

Un caso alemán refleja bien los problemas de coordinación entre el Derecho de

marcas y derechos de propiedad intelectual. Una empresa de distribución de
café vendía en sus tiendas perfume de la marca Poison de Christian Dior. La
mercancía era auténtica aunque la empresa de café la había adquirido fuera de
los canales de distribución selectiva que Dior tenía organizados para la

12 Así expresamente, el TJCE en la sentencia de 20-XI-2001, Asuntos acumulados C 414/99 a C

419/99, Zino Davidoff SA. Nº 37 ss. V., la sentencia y un comentario a la misma en P.
JIMÉNEZ BLANCO, “Restricciones expresas a la exportación y agotamiento comunitario de las
marcas”, LA LEY 31-XII-2001, p 1 ss
13 El principio de la libre circulación de mercancías a lo largo y ancho de toda la Unión Europea

supone que los Estados no pueden restringir ésta. Activamente significa la supresión de las
medidas que imponen restricciones a los intercambios, es decir, se prohíbe a los Estados que
introduzcan aranceles o derechos de aduanas o que pongan “cupos” -restricciones
cuantitativas- o que impongan cualquier medida de efecto equivalente a estas restricciones. Por
tanto, si Alemania pone en vigor una regulación que obliga a que todos los aguardientes tengan
un mínimo de graduación alcohólica de 40 %, está restringiendo, de hecho, la venta en
Alemania de un aguardiente francés que tiene una graduación inferior (jurisprudencia "Cassis
de Dijon"). Y tal restricción, salvo que esté justificada por razones de salud y seguridad de los
consumidores etc., está prohibida.

10
 distribución del producto. Dado que los botes de perfume se habían puesto en
el mercado con el consentimiento de Dior, éste no podía alegar su derecho de
marca para oponerse a la venta del mismo en las tiendas de café. Pero resultaba
que la botella del perfume tenía una forma muy particular y había sido
diseñada por un artista del cristal que disfrutaba, consecuentemente, de un
derecho de propiedad intelectual sobre la misma. El cristalero demandó a la
cadena de tiendas de café por infracción de su derecho de propiedad intelectual
por haber reproducido la botella de perfume en el catálogo publicitario que la
cadena de tiendas distribuía entre sus clientes. Si se valora el caso desde el
punto de vista exclusivo del derecho de propiedad intelectual, “la cadena de
tiendas de café podía vender el perfume pero no podía reproducir la imagen
de la botella en su publicidad”. Hay acuerdo en la doctrina alemana de que, en
estos casos, hay que limitar el derecho de propiedad intelectual (es decir, que se
debía rechazar la demanda interpuesta por el autor del diseño de la botella),
porque también debe aplicarse la doctrina del agotamiento a los derechos de
propiedad intelectual. El Tribunal Supremo alemán desestimó la demanda del
cristalero diciendo que su derecho debía ceder frente al interés en que puedan
ser distribuidas sin dificultades las mercancías que, siendo auténticas, hayan
llegado legítimamente al mercado14. Obsérvese que cuando el cristalero recibe
el encargo de diseñar la botella de perfume no puede sino dar su
consentimiento para que la imagen del mismo se utilice siempre que se trate de
vender el auténtico perfume en el mercado y con consentimiento del dueño de
la marca.

Tampoco juega el principio de agotamiento si, tras su introducción el mercado

por el titular, los productos son modificados. La razón es evidente: la marca no
identificaría ya al producto de su titular y éste debe tener derecho a que se
comercialicen productos manipulados con su marca. Es en este ámbito en el
que se plantean los problemas de reenvasado y reetiquetado de los productos.
La jurisprudencia comunitaria se ha ocupado de casos de este tipo. Así,
respecto a la conducta del importador paralelo consistente en sustituir la
marca, el leading case es American Home Products (STJCE 10-X-1978, C
3/1978 Rec. p 1823). “El grupo American Home Products comercializaba
respectivamente en el Reino Unido y en los Países Bajos comprimidos con
idéntica efectividad terapéutica pero con gusto distinto, bajo marcas
diferentes. Esta práctica dificultaba notablemente las importaciones
paralelas, por cuanto que... los medicamentos son conocidos y prescritos bajo
su nombre de marca. Enfrentado a la situación descrita, el importador
paralelo optó por sustituir la marca utilizada en el país de exportación por la
marca utilizada en el país de importación. El TJCE resolvió que el titular de la
marca goza, en principio, del derecho a oponerse a semejante sustitución, en
tanto que atentatoria contra la función de la marca, cual es la garantía del
origen del producto. Ello implica que, en principio, únicamente el titular de la
marca puede utilizar su marca al objeto de identificar el producto. No
obstante, el TJCE precisó esta afirmación de principio, al establecer que este
derecho exclusivo del titular de la marca queda limitado en la hipótesis de que
el juez nacional adquiera la convicción de que las prácticas del titular
14 V., A. OHLY, “Geistiges Eigentum?”, JZ 2003, p 552 quien propone un límite general a los

derechos de exclusiva fundado en el modelo norteamericano de la excepción de fair use. La

cuestión de cuál sea “la función social” de los derechos de propiedad industrial o intelectual está
por elaborar.

11
 (comercialización del producto bajo marcas diferentes) tengan por objeto la
compartimentación artificial de los mercados nacionales”15.

En el asunto Hoffmann-La Roche, el TJCE consideró lícito el reenvasado por el

importador paralelo utilizando la marca del fabricante del producto original
cuando el efecto de la conducta del fabricante fuera la compartimentación del
mercado siempre que, naturalmente, el reenvasador no alterase el estado
original del producto; informase previamente al titular de la marca y se
identificase, en el nuevo envase, como responsable del reenvasado. En tales
circunstancias, prevalece la libre circulación de mercancías sobre el derecho de
marcas. El TJCE confirmó esta doctrina en el asunto Bristol- Myers Squibb.

En el caso Loendersloot16, el TJCE abordó el problema del reetiquetado. La

práctica consistía en comprar whisky Ballantines y sustituir las etiquetas
originales que tenían un número de serie de cada botella y la indicación del
importador autorizado por otras, idénticas a las originales pero que omitían
tales indicaciones. El TJCE consideró protegida la práctica por la libre
circulación de mercancías siempre que “la utilización del derecho de marca
por parte de su titular par oponerse a la comercialización de los productos
reetiquetados con esta marca contribuyese a compartimentar artificialmente
los mercados entre los Estados miembros”. En el caso, la mención del
importador autorizado por Ballantine para cada país comunitario tenía,
claramente, dicho efecto compartimentador en cuanto que permitía identificar
con claridad las botellas que no habían sido importadas a un país determinado
por “el importador autorizado” sino por un importador paralelo. Además,
naturalmente de que se pueda demostrar que el reetiquetado no puede afectar
al estado original del producto; que el reetiquetado no perjudique la reputación
de la marca y que la persona que reetiqueta informe de ello al titular de la
marca antes de la comercialización de los productos facilitándole un ejemplar
del producto reetiquetado y, por fin, que indique la identidad del responsable
de la operación de reetiquetado en el producto.

9. Los límites al derecho de marca

Ser titular de una marca no da derecho a impedir que un particular use su

propio nombre. Que el nombre del poeta Rafael Alberti esté registrado como
marca no impide a quien se llama Rafael Alberti utilizar su propio nombre. El
tercero que utiliza su propio nombre (de buena fe y no a título de marca), no
infringe el derecho de marca.

10. Tampoco puede impedir que los terceros utilicen la marca para indicar el
destino de un producto o servicio, particularmente en el caso de accesorios o
piezas sueltas. Se trata de evitar que el monopolio sobre la marca se extienda a
la fabricación de productos accesorios (es decir, IBM no puede impedir que un
tercero diga de su ordenador que es “compatible IBM”, ni SEAT puede impedir
que un tercero fabricante diga “pastillas de freno adaptadas para SEAT” etc.,
art. 37.c LM).
15 J.A. PÉREZ RIVARES, “El reetiquetado de productos motivado por el comercio paralelo: libre

circulación de mercancías vs. propiedad industrial”, RGD, 675(2000) 15145 ss., 15147-8.
16 STJCE 11-XII-1997, Asunto C-349/1995, publicada en RGD 6421998) pp 2405 ss. Comentada

por Pérez Rivares, v., nota anterior.

12
11. La marca como objeto de derecho de propiedad

La marca es objeto de un derecho de propiedad, por lo que, con las

especialidades derivadas de su carácter inmaterial, le son aplicables muchos de
los institutos propios de los derechos reales. Es decir, una marca, como un
coche o una joya puede ser “vendido” -cedido-; puede ser “arrendado” -
licenciado-; puede ser titularidad de varias personas a la vez -cotitularidad-;
puede ser objeto de hipoteca mobiliaria (no puede ser objeto de prenda porque
no es susceptible de posesión, se inscribe en el registro de hipotecas y se
comunica a la Oficina de Patentes y Marcas), y embargo (art. 46). La
regulación se caracteriza pues, por la indivisibilidad de la marca y la
autonomía, es decir, en la consideración de la marca como un bien unitario y
distinto de los demás bienes que conforman el patrimonio de su titular.

La cesión de la marca es el negocio por el cual se transmite la titularidad de un

derecho incorporal. Por tanto, mientras que un automóvil se vende, una marca
se cede. Pero el negocio de “cesión” -si se quiere hablar de negocio y no de
efecto jurídico- es un negocio abstracto, en el sentido de fungible causalmente
porque la “causa” de la cesión es variable. Con esto se quiere decir que A puede
ceder una marca de su propiedad a B por razones muy diferentes: porque se la
vende (la marca se transmite a otra persona a título de compraventa), porque
se la dona (donación), o porque se la cambia por otra cosa (permuta), etc.

La licencia es el contrato por el que el titular cede el uso de la marca al

licenciatario durante un período de tiempo determinado a cambio de un canon
o renta periódica. Se clasifican en simples (o no exclusivas), y exclusivas. En el
primer caso, el licenciante se reserva el derecho de utilizar la marca licenciada
o conceder ulteriores licencias. A falta de pacto, será cuestión de interpretación
del contrato y si no se deduce nada, se aplicará por analogía la presunción del
art. 75 LP que prevé que en tal caso la licencia se entiende como no exclusiva.
Si la licencia es exclusiva, el licenciante se compromete a no conceder otras
licencias en la zona geográfica reservada y prohibir a los otros licenciatarios de
otras zonas que utilicen la marca licenciada en zonas ajenas. Si además, el
licenciante se obliga a no usarla él tampoco, estamos ante una licencia
exclusiva reforzada.

12. El uso obligatorio de la marca y la caducidad: el caso Nike

Las marcas tienen duración indefinida. La razón de este carácter ilimitado se

debe, como ya se ha explicado, a que los signos distintivos no son un bien
escaso y, por tanto, no hay razón alguna para tratar de limitar los derechos
sobre las mismas. Además, limitar la duración de las marcas perjudica a los
consumidores elevando los costes de distinguir los productos y servicios porque
el fabricante tendría que cambiar de marca -e informar a los consumidores de
dicho cambio- cada vez que caducara su derecho de marcas.

Pero que las marcas no caduquen no significa que no sea una buena idea
imponer el uso obligatorio de una marca (directo o indirecto). Con ello se trata
de evitar toda una serie de prácticas abusivas y fraudulentas que consistían en

13
 el registro de marcas con la esperanza de convertirlos en bienes de alto valor
económico simplemente por su efecto de impedir a un tercero el uso de dicha
marca, pero sin valor indicativo para el titular ("atesoramiento" de marcas).
Los principios fundamentales se recogen en el art. 39 LM: si en un plazo de
cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no
hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o
servicios para los que ha sido registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido
durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca no podrá renovarse
y, sobre todo, caducará (art. 55 c LM). Caducidad que se declara por sentencia
que ordenará la cancelación del registro.

El caso Nike ha planteado el problema17. Los hechos fueron los siguientes18:

“En 1932, fue registrada por la entidad Rosell S.A. la marca 88.222, consistente
en una imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia, con el subtítulo del
nombre de la diosa en lengua griega (NIKE, que en griego clásico significaba
Victoria; fonéticamente en castellano niqué), para diversos tipos de prendas de
vestir… Esta marca fue adquirida por D. Juan Amigó… en 1982 y no había sido
usada en modo alguno… El propio año 1982, el titular de la marca… cede su
explotación temporal a la mercantil Cidesport, y grava el dominio de la marca
en 1985 con un usufructo en favor de Dª Flora Bertrand… madre de los
principales accionistas y consejeros de Cidesport. La empresa - aunque con
otro nombre - mantenía relaciones comerciales desde 1979 con la firma
americana titular de la marca NIKE (en castellano, naiki) de productos
deportivos, por las cuales Cidesport distribuía en exclusiva en España
diferentes productos de la marca americana. Cidesport continuó como
distribuidora y, a partir de 1985, también licenciataria para fabricar las prendas
deportivas, hasta finales de 1989. En consecuencia, Cidesport era al tiempo
licenciataria de la marca 88.222 y de las marcas de Nike International Ltd.
Consta probado que desde 1982 hasta finales de 1989 Cidesport no utilizó en
modo alguno la marca 88.222 - totalmente desconocida en el mercado - sino
las marcas de Nike International en la forma característica y hoy consagrada en
el mercado mundial y español. Algunas de las marcas americanas estaban
registradas igualmente en España a favor de Nike International Ltd., pero otras
- sobre las que versará el proceso - no. Cuando se rompen las relaciones
comerciales con la firma americana, Cidesport utiliza a partir de enero de 1990
la marca <<constituida por el vocablo NIKE en letras mayúsculas de color
blanco y enmarcadas en un cuadrado de fondo rojo, pero sin el swoosh>>19.
Desde febrero o marzo de 1991, Cidesport utiliza una etiqueta con forma de
librillo de dos hojas, cuya cara externa está constituida por un cuadrado de
color rojo en el que está escrita la palabra NIKE, con letras blancas inclinadas a
la derecha, mientras en la cara interna del librillo de la etiqueta se contiene una

17 V., para lo que sigue, C. FERNÁNDEZ-NOVOA, “Uso ficticio de la merca propia y uso ilícito de
la marca ajena”, LA LEY, 28.1.2000, p 1 ss.
18 A. CARRASCO, “Mala fe, prescripción e incongruencias en el caso Nike, LA LEY 30.3.2000 p 1

ss.
19 La Audiencia de Barcelona declara que estos signos usados por Cidesport son <<completamente

distintos>> de la marca mixta 88.222, ya que <<la utilización del vocablo Nike por Cidesport, sin
la estatua de la diosa griega, con una inclinación de letras y sobre unos fondos idénticos a los
empleados por Nike International Ltd., significa un cambio esencial de los elementos
identificadores de la marca núm. 88.222 y la utilización de otras distintas, en concreto, de
aquellas que con apoyo en el registro o sin él ha usado como propias Nike International Ltd.>>.

14
 versión modernizada de la estatua de la diosa griega. Esta etiqueta es exterior a
las prendas que se comercializan y en el estampado de la grafía NIKE en dichas
prendas no aparece nunca la imagen de la Victoria de Samotracia. Aunque
dispone de otras marcas inscritas en España y no discutidas en este proceso,
Nike International obtiene en España los registros de marcas 1.156.105 y 106,
el día 2 de julio de 1990 (publicación 16 de enero de 1991) para productos de las
clases 18 y 25 del Nomenclátor. La marca cuyo registro se obtiene es la ya
conocida marca mixta NIKE con letras mayúsculas inclinadas a la derecha y
flanqueadas por el swoosh. D. Juan Amigó Freixas y Dª Flora Bertrand
solicitan el 22 de enero de 1991 la nulidad de estas marcas y demandan a tal fin
a Nike International y a American Nike. El 31 de julio de 1991 Nike
International formuló demanda contra los titulares de la marca 88.222 y
contra Cidesport solicitando declaración de caducidad de la marca 88.222 por
falta de uso. Ambas demandas se acumularon”. Por tanto, la cuestión discutida
fue básicamente si Cidesport -titular de la marca Nike con la victoria de
Samotracia- había perdido su derecho de marca, porque éste había caducado
como consecuencia de la falta de uso. Si, efectivamente, la marca había
caducado, entonces la concesión de la marca Nike a Nike International Ltd.,
había sido correcta y no era nula20. Si, por el contrario, la marca no había
caducado, la concesión a Nike International Ltd., no procedía porque se trata
de marcas, si no idénticas, sí confundibles. “Juzgado de Primera Instancia y
Audiencia Provincial de Barcelona estimaron la demanda de caducidad por
falta de uso por lo que no entraron a conocer la pretensión de nulidad
acumulada. El Tribunal Supremo casa la sentencia de instancia, declara que la
marca 88.222 no está caducada y que son nulas las marcas de Nike
International, por considerarlas confundibles con aquélla; obliga a los
demandados a cesar en el uso de tales marcas aunque no les condena a
indemnizar a los actores por considerar el TS que Nike International y
American Nike no procedieron de mala fe”. El Tribunal Constitucional, en una
sentencia de 9 de febrero de 2004, resuelve dos recursos de amparo
presentados por Nike International LTD y American Nike, S.A. En el fallo se
otorga el amparo solicitado por estas sociedades, declarándose que se ha
vulnerado el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE); al mismo tiempo, se acuerda restablecer a las recurrentes en su derecho
y, a tal fin, anular la sentencia núm. 779/99, de la Sala de lo Civil del TS de 22
Sep. 1999, dictada en el recurso de casación núm. 1.172/95, así como el auto
de 4 Nov. 1999 por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones
planteado contra la referida sentencia, retrotrayendo las actuaciones al
momento anterior al de dictarse la sentencia, a fin de que por la Sala de lo
Civil del TS se dicte nueva sentencia debidamente motivada y acorde con el
derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Supremo dicta de nuevo
sentencia el 28 de marzo de 2005, en la que confirma el fallo del Juzgado de
Primera Instancia y de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictaminando la
caducidad de la marca 88. 222 y fallando a favor de Nike International LTD y
American Nike, S.A. En la misma se establece que, “de la apreciación
comparativa expuesta se deduce, --tanto por la semi-ocultación y relegación a
la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, como

20Este asunto queda resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005,
(Sala 1ª, ponente Sr. Corbal Fernández, publicada en el Diario La Ley del 16 de agosto de
2005).

15
por la grafía del elemento denominativo y su colocación en la primera, en
donde viene a resaltar respecto del conjunto, a cuya expresión Nike se añaden
además unas palabras en lengua inglesa y en relación con el deporte--, que la
conclusión de las sentencias de instancia (la de la primera en cuanto asumida
por la de la apelación) es coherente y razonable”, (FJ 11º).

La cuestión capital en el caso Nike era si Cidesport, que tenía registrada la

marca Nike como marca mixta, esto es, formada por la palabra Nike junto con
el dibujo de la Victoria de Samotracia, al utilizarla en la forma que hemos
reproducido más arriba (en un cuadernillo de dos hojas en cuya hoja exterior
sólo aparecía la palabra Nike y en la cara interior la victoria modernizada)
había utilizado real y efectivamente la marca o no, porque, en caso negativo,
había que concluir que la marca mixta había caducado por falta de uso ya que
habían pasado más de cinco años desde que se utilizara por primera vez y la
caducidad no habría quedado sanada porque el titular no habría empezado a
usarla tres meses antes de que se interpusiera la acción de caducidad. La
Audiencia consideró que tal uso por parte de Cidesport no constituía uso de la
marca registrada porque “los signos real y efectivamente utilizados (por
Cidesport son) completamente distintos” (a los registrados). El Tribunal
Supremo, por el contrario, en Sentencia de 22 de septiembre de 1999 (LA LEY
15.11.1999, nº 11763) sostuvo lo contrario, que “configurar la antigua imagen
de la Victoria de Samotracia con la palabra Nike -exactamente como se
registró- como segunda hoja de un cuadernillo en el que la primera figura la
palabra Nike en blanco sobre fondo rojo no se puede estimar como un cambio
sustancial y sí correcto o normal”.

Fernández Novoa sostiene que, atendiendo a lo que percibiría un consumidor

medio atento y perspicaz, “pensará razonablemente que el signo reproducido
en la hoja externa del librillo es la marca de tales productos; y que en la hoja
interna de tal librillo se contiene bien una información complementaria
(precio, composición, instrucciones de uso etc) o bien un signo ulterior que
identifica una gama concreta dentro del conjunto de los correspondientes
productos. En efecto, la hoja o cara externa del citado librillo debe
considerarse… como la parte captatoria de la atención del consumidor: al
adoptar la decisión de comprar el producto portador de este librillo, un
consumidor… se guiará por el signo reproducido en la hoja o cara externa y no
fijará su atención en la cara interna”. Nuestra conclusión sería que Cidesport
tenía razón respecto a que había vuelto a usar la marca más de tres meses antes
de la demanda de caducidad). Exigir la buena fe subjetiva (ignorar que va a ser
demandado) para este período parece contrario a la Directiva. Cuestión distinta
es que la rehabilitación deba producirse también en el caso de que el titular
vuelva a usar la marca cuando un tercero esté usando una marca idéntica o
confundible con la marca caducada. La aplicación de las reglas sobre la marca
notoria y renombrada, llevarían a concluir que la rehabilitación -mediante la
reanudación del uso- no puede producirse cuando hay un tercero que la ha
convertido en una marca notoria o renombrada. Como decíamos antes, el
legislador no tiene interés en impedir que se rehabilite la marca caducada
cuando no hay intereses de terceros afectados. Pero tal juicio debe ser diferente
cuando, como en este caso, hay un tercero -Nike International- que viene
usándola. En tal supuesto, permitir la rehabilitación no parece compadecerse
con la exigencia del art. 53.1 a) de que no se haya ejercitado, por un tercero, la

16
 acción de caducidad. Si la presentación de una demanda de caducidad impide
la rehabilitación, con más razón debe impedirla el uso por un tercero de la
marca caducada.

Además, el uso concreto de la marca -escondiendo la Victoria de Samotracia-

constituye un uso real y efectivo pero contrario a las exigencias de la buena fe
objetiva porque, en la forma concreta en que se usó constituye un
aprovechamiento de la reputación ajena y un acto de confusión. Por tanto, Nike
International debería haber obtenido una declaración judicial que impidiera a
Cidesport utilizar su marca en una forma nueva (nunca había separado la
palabra de la Victoria de Samotracia) que tenía como objetivo hacer creer a los
consumidores que los productos marcados procedían de la reputada firma
norteamericana.

13. El nombre comercial21

Un empresario puede utilizar un nombre distinto de su nombre propio para

ejercer su actividad. A ese nombre se le denomina nombre comercial. Con
ello, los empresarios conseguían objetivar o separar el ámbito de la actividad
empresarial que realizaban, del ámbito de su actividad personal . Además, al
tratarse de nombres de carácter permanente, si se producía un cambio de
titularidad del negocio, no era necesario cambiarlo. Su régimen es
prácticamente idéntico al de la marca pero el derecho se adquiere, como
hemos explicado, no sólo por el registro, sino también por el uso.

DERECHO DE PATENTES

14. Función económica del derecho de patentes: costes del monopolio y

competencia ineficiente por inventar

El fundamento del derecho de patente es que la sociedad se beneficia de las

innovaciones obteniendo, a menudo, beneficios que superan notablemente los
costes de desarrollo del inventor. La diferencia entre los costes de desarrollo y el
beneficio para la sociedad (en forma de lo que la sociedad estaría dispuesta a
pagar por la innovación), es decir, la renta de la invención se le atribuye al
inventor concediéndole un derecho de monopolio. De no ser así, la competencia
de los imitadores desalentaría la innovación haciéndola irrentable. Esta es la
doctrina tradicional que justifica la patente como una recompensa. Los autores
neoclásicos pensaban que un monopolio temporal limitado otorgado a un
inventor era una buena forma de recompensar los riesgos y gastos asumidos por
el inventor.

15. Patentes y modelos de utilidad

La ley regula las patentes y los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son
"patentes menores", esto es, invenciones que consisten en dar a un objeto una
configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja
prácticamente apreciable para su uso o fabricación" (art. 143.1 LP). Pueden

21 Arts. 87 a 91 de la LM 17/2001, de 7 de diciembre.

17
 distinguirse los modelos de utilidad de los diseños industriales. La regulación de
éstos se articula en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del
Diseño Industrial y, a través de ellos, se protege la forma nueva dada a un
producto. Es decir, no es un producto técnicamente nuevo, sino estéticamente
nuevo. Si de la nueva forma se deduce una ventaja práctica para su uso o
fabricación, la protección se dará por modelos de utilidad. Ejemplos de modelos
de utilidad, la resolución del problema del combado de los tubos de los toldos
(STS 19.12.88 R 9993)

16. Requisitos de patentabilidad

Se denominan requisitos de patentabilidad a las características que ha reunir un

producto o proceso o idea para merecer una patente. Según el art. 4.1 LP, son
patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicación industrial.

Por invención se entiende un problema técnico planteado y resuelto. Sólo se

cumplen tales características si un tercero, aplicando las instrucciones
contenidas en la solicitud de patente, puede obtener el resultado previsto en ella
(ejecutabilidad v., art. 83 CPE). No son invenciones los descubrimientos, las
teorías científicas y los métodos matemáticos (art. 4.4 LP).

Los descubrimientos porque no son invenciones. Conceder una patente al

descubridor provocaría un bloqueo del progreso técnico. El ejemplo más famoso
es el intento de Morse de registrar como patente el electromagnetismo aplicado
a las telecomunicaciones. Teorías científicas son la explicación comprobada o
hipotética de un fenómeno y los métodos matemáticos se alejan de cualquier
técnica concreta. Tampoco lo son las obras literarias o artísticas o cualquier otra
creación estética. No porque no sean susceptibles de aplicación industrial (v.
diseño) sino porque están protegidas por las normas de propiedad intelectual.
Tampoco los métodos de aprendizaje o de ejercicio de actividades intelectuales,
económicas o juegos ni la forma de presentar las informaciones (señales de
tráfico, bandas magnéticas, símbolos informativos...).

Algunas invenciones no son patentables. Son las llamadas excepciones a la

patentabilidad (art. 5 LP), que incluyen las que sean contrarias a la moral o al
orden público y las que realizadas en el campo de la naturaleza animada. Del
primer tipo seria la patente de una máquina de tortura.

Las invenciones han de ser novedosas (art. 6 LP), mundialmente. Desde la

teoría de la recompensa (aún en sentido débil), sería absurdo que se concediese
un "premio" a alguien que no ha aportado nada nuevo al acervo común y,
mucho menos, un derecho de monopolio. Una invención es nueva cuando no
está comprendida en el estado de la técnica, es decir, los conocimientos que en
ese sector existen en el momento de la solicitud incluyendo todo lo hecho
público hasta ese momento y los conocimientos representados por las
solicitudes de patentes de fecha anterior (art. 6.2 LP).

Esta norma tiene el objeto económico de incentivar el registro lo más pronto

posible con lo que se eliminan los costes (que al final son costes sociales), que
para el inventor supone mantener en secreto el invento para evitar que otros lo

18
 copien. Negando el derecho a patentar si se divulga el invento, se incentiva a
registrar pronto y se evitan los costes de mantenimiento en secreto.

Tampoco se considera que excluye la novedad el hecho de tratarse de una

sustancia conocida si lo que se reivindica es una determinada utilización
terapéutica. La función económica de esta norma es evitar el despilfarro
(disipación de rentas), en la búsqueda de nuevas sustancias terapéuticas. Al
parecer hay suficientes sustancias y el problema (y lo más caro), es comprobar
los efectos terapéuticos. Permitiendo registrar el efecto de una determinada
sustancia, se incentiva la comprobación de dichos efectos.

El segundo requisito de patentabilidad es que haya existido actividad inventiva,

lo que significa que en la invención que se pretende patentar ha de haber
existido un "proceso intelectual" que merezca la recompensa. Desde este punto
de vista, a las pequeñas mejoras no hay que darles el premio de la patente,
porque dichas mejoras se producen igualmente sin patente, mientras que si les
concede patente se dejaría sin sentido a las patentes pioneras. Un argumento
mejor para negar la patente en estos casos es que si se concediera patente
estaríamos promoviendo "una carrera entre abogados pioneros y no entre
inventores pioneros”.

La articulación jurídica de este requisito la formula el art. 8 LP, diciendo que no

hay patente si la invención deriva de manera evidente del estado de la técnica
para un experto. Es decir, si un experto, a partir de la situación tecnológica
actual podría haber deducido el producto, proceso etc. de manera evidente o
dicho de otra forma, si la invención estaba dentro de una patente anterior.

El tercer requisito es el de la susceptibilidad de aplicación industrial. Este

requisito excluye la patentabilidad, por ejemplo, de los tratamientos quirúrgicos
o terapéuticos del cuerpo humano (art. 4.6 LP). Lógicamente, sí que son
invenciones susceptibles de aplicación industrial los productos o aparatos
destinados a dichos tratamientos. Tampoco son patentables las ideas de negocio
(v., miscelánea).

Lo normal es que el derecho patrimonial de patente no pertenezca al inventor

sino a la institución para la que trabaja.

17. El procedimiento de concesión de la patente

Tradicionalmente han existido dos sistemas de concesión de la patente. El

primero es el sistema de simple registro. Bajo este sistema, la administración se
limita a comprobar que se cumplen los requisitos formales pero no realiza un
examen para comprobar si efectivamente se trata de algo novedoso y si ha
habido actividad inventiva. Este sistema era el francés y el español anterior a la
ley de 1986. Da lugar, lógicamente, a patentes débiles, es decir, a patentes de
escaso valor económico (como bien de intercambio), porque los que la
adquieren no pueden estar seguros de que no se les anule porque se concedió
sin ser novedosa. Por eso, las patentes se conceden sin garantía del Estado y sin
perjuicio de mejor derecho de tercero.

19
 El segundo sistema es el de examen previo. Bajo este sistema, las patentes que
se conceden son patentes fuertes porque la administración examina que la
solicitud cumpla los requisitos sustanciales. Este sistema se caracteriza porque
la Oficina de Patentes comprueba que en la solicitud se dan, efectivamente, los
requisitos de patentabilidad, esto es, de novedad y actividad inventiva.
Básicamente, la administración averigua si, realmente, estamos ante una
invención. Este segundo sistema es muy caro y lento, pero su implantación,
prevista en la Ley de Patentes (Disp. Trans. 5º), se ha llevado a cabo en virtud
de dos Reales Decretos para algunos sectores22. +

El sistema utilizado por la Oficina Europea de Patentes, es el de examen previo.

Así, en primer lugar, la Oficina comprueba que la solicitud reúne los requisitos
formales; elabora un informe sobre el estado de la técnica y examina de oficio el
cumplimiento de los requisitos de novedad y actividad inventiva (v., arts. 91 ss
Convenio de la Patente Europea). Dado que la obtención de una patente
europea permite obtener la misma protección que una patente nacional en cada
uno de los territorios nacionales de los países miembro que hubieran sido
designados, esto es, cada uno de los territorios para los que el solicitante desea
obtener un derecho de patente, es lógico que se refuerce la tendencia a
concentrar las solicitudes en la Oficina Europea y no en la española.

Un sistema intermedio -recogido en los arts. 31 ss LP- consiste en elaborar un

informe documental sobre el estado de la técnica pero manteniendo el sistema
de oposiciones, de forma que el solicitante de la patente pide a la oficina que
elabore el informe y, a la vista de éste, decide si modifica o retira la patente. Este
sistema intermedio se inicia por la OEPM que examina la solicitud,
determinando si se han cumplido los requisitos formales y si concurren los
requisitos de patentabilidad. Ahora bien, respecto de la novedad, la Oficina sólo
determina que, al menos, la solicitud no se refiere a un procedimiento que
carece de novedad de forma notoria o manifiesta. Tras este análisis, la Oficina se
dirige al solicitante indicándole que pida la realización del informe sobre el
estado de la técnica.

El acto a través del cual se inicia el procedimiento es la solicitud de patente. Hay

una solicitud completa y una abreviada que tiene como efecto, únicamente, fijar
la fecha de presentación, fecha que tiene gran importancia porque a partir de
ella se cuentan los veinte años de vida legal de la patente. Los documentos que
integran la solicitud son, en primer lugar, la instancia con el título para la
invención y la relación de documentos que se acompaña además de la
identificación del solicitante, la designación del inventor etc. La descripción del
invento es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden recibir
información suficiente acerca de las reglas técnicas que constituyen la
invención. Además, sirve para fijar el ámbito del derecho de patente, pues la
descripción deberá ser tenida en cuenta a efectos de las reivindicaciones. Según
el art. 25 LP la invención debe describirse de manera suficientemente clara y
completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. En tercer lugar,

22 Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del

procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de
alimentación.
Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter
general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.

20
 las reivindicaciones. Por reivindicación se entiende lo que el inventor considera
que entra dentro del ámbito de su invención "el territorio tecnológico" que
considera suyo y determina el ámbito del monopolio (art. 26 LP). A su vez,
descripción y reivindicación están muy relacionadas de forma que no se
concederán reivindicaciones que no vengan justificadas por la descripción. Así,
en el caso del ratón transgénico, los norteamericanos pretendían conseguir la
patente no sólo para ratones sino para cualquier otro mamífero no humano. Se
rechazó tal reivindicación porque "no hay instrucciones en la solicitud acerca de
cómo podría obtenerse el mismo éxito con otros animales mamíferos". El caso
más famoso es el Morse ya que de la descripción no se deducía que Morse
hubiera resuelto los problemas para "cualquier medio de transmisión de
informaciones mediante señales electromagnéticas".A la solicitud hay que
añadir dibujos cuando sean necesarios para comprender la descripción o las
reivindicaciones (art. 21.1 LP) y el resumen que no tiene una función mas que de
información técnica. Si la Oficina de Patentes considera que una solicitud
contiene más de una invención, lo comunicará al solicitante para que divida la
patente en varias (art. 24 LP).

18. Efectos de la patente

El derecho de patente es un derecho de exclusiva semejante al derecho de

propiedad, por lo que el titular de la patente tiene derecho a su uso y derecho a
impedir a cualquiera la utilización del procedimiento patentado (ius
prohibendi). Dicho derecho se extiende, territorialmente, al territorio español,
de forma que el invento puede usarse -por su titular en España-, en el
extranjero, sólo si en el país correspondiente la invención no está patentada por
un tercero y a todos los países designados en el caso de una patente europea.

Temporalmente, el derecho de patente dura veinte años a partir de la fecha de la

presentación de la solicitud (arts. 49-50 LP), pero el derecho a excluir a terceros
de su utilización sólo comienza con la publicación de la concesión por lo que el
período de “propiedad” es menor. En el período que transcurre entre la solicitud
y la concesión hay sólo protección provisional (rectius, desde la publicación de
la solicitud art. 59 LP), es decir, derecho a exigir una indemnización razonable y
adecuada a las circunstancias si alguien utiliza la patente que se solicita.

El derecho de patente -como el derecho de marca-, se agota, de acuerdo con el

art. 52.2 LP, cuando el producto amparado por la patente ha sido puesto en el
mercado español por el titular de la patente o con su consentimiento.

19. Obligación de explotar y licencias obligatorias

El legislador se ha preocupado mucho por el problema de la falta de explotación

de las patentes. Tratándose España de un país importador de tecnología donde
el 80 % de las patentes están en manos de extranjeros, se pensó que una regla al
respecto fomentaría el desarrollo tecnológico español la explotación industrial
de dichas patentes. Dice la Memoria que acompañaba el Proyecto de ley que los
extranjeros "generalmente se limitan a utilizar la patente española como
monopolio no industrial, sino puramente comercial, a fin de asegurarse un
mercado de exportación para los productos fabricados en su país de origen". El
legislador español no podía, sin embargo, declarar -como en el caso de las

21
 marcas- la caducidad de la patente por la falta de explotación porque se lo
prohíbe el art. 5 a) del Convenio de la Unión de París. El resultado ha sido que el
art. 83 sigue imponiendo la obligación de explotar pero la consecuencia de la no
explotación durante un plazo de cuatro años no es la caducidad sino la licencia
obligatoria.

La licencia obligatoria implica la intervención de la Administración Pública que

impone un deber de contratar a una de las partes. El deber de contratar se
impone al titular de la patente (art. 88), cuando no explote él mismo o mediante
licencia la patente (salvo excusa justificada de la no explotación), en caso de
dependencia entre las patentes (el de la segunda respecto de la primera y
siempre que no haya competencia entre ambas), por necesidad de la
exportación o por razones de interés público (art. 86).

20. El diseño industrial23

En pocas palabras, un diseño24 es la apariencia estética de un producto útil que

hace que sea éste y no otro, diferenciándolo, por tanto, de otros productos de la
misma especie. El legislador español, recogiendo las tendencias doctrinales,
ha unificado conceptualmente en el término “diseño industrial” tanto las
creaciones bidimensionales (dibujos, p. ej., el estampado de una tela), como
las creaciones tridimensionales (modelos, p. ej., el diseño de una cafetera o
un bolígrafo).

Con relación a los requisitos exigidos para el registro de un diseño, el art. 5

dispone que son susceptibles de registro los diseños que sean nuevos y
posean carácter singular.

En la actualidad, resulta pacífico el sostener que la novedad que debe exigirse

a los diseños no tiene la misma naturaleza que la novedad que las
legislaciones imponen a las patentes, en la medida en que las innovaciones
estéticas presentan una naturaleza esencialmente distinta de las innovaciones
técnicas y, consecuentemente, el requisito de la novedad pierde sus
presupuestos y su función cuando se aplica al diseño. Por tanto, el concepto
de novedad descansa sobre dos pilares: en el hecho de la divulgación y en la
identidad entre el diseño que se pretende registrar en relación con los diseños
registrados anteriormente. Se adopta el concepto de novedad según la
concepción alemana, es decir, que lo nuevo es “lo que no se haya puesto a
disposición del público”, que equivale a lo no conocido.

En síntesis, la novedad exigida a los diseños se diferencia del concepto de

novedad exigida a las patentes y a los modelos de utilidad, en la medida en
que en éstos se valora el estado de la técnica y en los diseños industriales se
valora que la apariencia externa de un producto enriquezca el patrimonio de
las apariencias totales o parciales de los productos a los que se incorpora el
diseño.

23Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

24El art. 1.2 a), establece el siguiente concepto de diseño: “La apariencia de la totalidad o de una
parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos,
colores forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”.

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 Por lo que se refiere al carácter singular25, si comparamos el requisito de la
novedad con el del carácter singular, el primero implica una comparación
objetiva, casi fotográfica entre los diseños confrontados. Sin embargo, el
carácter singular obliga a realizar una comparación global de los diseños en
cuanto a las similitudes y diferencias entre los mismos.

La duración de la protección se regula en el art. 43, otorgándose por cinco

años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y
podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un
máximo de 25 años computados desde dicha fecha (art. 43).

25 El art. 7.1 de la Ley de protección jurídica del diseño industrial dispone que, “se considerará

que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario
informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño
que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de
registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”.

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