DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Comisión de Invenciones y
Nuevas Tecnologías

EXPEDIENTE Nº 002408-2014/DIN

RESOLUCIÓN Nº 000050-2015/CIN-INDECOPI

Lima, 14 de abril de 2015

MODALIDAD : DENUNCIA POR INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL. REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

RECLAMANTE : ERNESTO GUSTAVO CASTILLO PASTRANA

RECLAMADA : PERLLINI WORLD KIDS E.I.R.L.

SUMILLA : RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. DENUNCIA INFUNDADA

Mediante expediente Nº 002408-2014/DIN, iniciado el 11 de

diciembre de 2014, se tramita la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial
formulada por ERNESTO GUSTAVO CASTILLO PASTRANA, de Perú, contra PERLLINI
WORLD KIDS E.I.R.L., de Perú, al amparo del registro de diseño industrial para “SUELA DE
ZAPATO” inscrito con título Nº 4010.

1. ANTECEDENTES

1.1. Argumentos del reclamante

El reclamante alega que, sin su consentimiento, la

reclamada vendría fabricando y comercializando en el mercado nacional productos que
cuentan con el diseño registrado a su favor, en violación a sus derechos de propiedad
industrial, produciendo además confusión en el mercado al hacer creer a los consumidores que
el producto infractor que adquieren pertenece a un mismo origen empresarial lo que
evidenciaría la mala fe de la denunciada.

Ante lo expuesto, el reclamante solicita que se dicte las

medidas cautelares consistentes en el cese de uso de los productos materia de
cuestionamiento, así como el comiso de los mismos y del material publicitario y la máquina
matriz.

Por otro lado, solicitó que se ordene la realización de una

visita inspectiva en el local de la reclamada, a fin de verificar los hechos denunciados.

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 Finalmente, solicita que se imponga a la reclamada la multa
que corresponda y que ésta asuma el pago de costas y costos derivados del presente
procedimiento.

Cabe acotar que con fecha 25 de febrero de 2015, el

reclamante presentó dos boletas de venta que corresponderían a la parte denunciada.

1.2. Admisión de la denuncia, orden de inspección y rechazo de medidas cautelares

Revisada la denuncia, la Secretaría Técnica de la Comisión

de Invenciones y Nuevas Tecnologías expidió la Resolución Nº 01 del 24 de diciembre de
2014, disponiendo admitir a trámite la acción por infracción interpuesta por Ernesto Gustavo
Castillo Pastrana contra Perllini World Kids E.I.R.L., a cuyo efecto precisó cuáles son los actos
imputados a la reclamada. Además, ordenó que, por cuenta y riesgo del reclamante, se
practique inspección en el establecimiento de la empresa reclamada, ubicado en Asociación
Casa Huerto San Pedro Mz. G, Lt. 3A, Puente Piedra, Lima, delegándose la realización de la
visita al Área de Fiscalización del Indecopi.

Asimismo, a efectos de verificar el real alcance de los

hechos materia de denuncia se ordenó a la reclamada que cumpliera con proporcionar la
información comercial relacionada al producto supuestamente infractor.

Finalmente, se dispuso remitir los actuados a la Comisión

de Invenciones y Nuevas Tecnologías a fin de que someta a evaluación la procedencia de las
medidas cautelares solicitadas por el reclamante.

Posteriormente, la Comisión de Invenciones y Nuevas

Tecnologías expidió la Resolución Nº 000175-2014/CIN-INDECOPI de fecha 29 de diciembre
de 2014, la que, sometiendo a análisis el pedido de medidas cautelares efectuado por el
reclamante, evaluó los argumentos y medios probatorios presentados por éste, concluyendo
que no habían sido presentados medios que permitieren presumir razonablemente la comisión
de la infracción alegada.

Sobre el particular, la resolución citada consignó que de las

muestras físicas aportadas, así como de las impresiones adjuntadas no es posible determinar
que tales muestras correspondan a productos que la reclamada venga fabricando o
introduciendo en el mercado. En ese sentido, se determinó que los elementos de prueba
aportados no permiten colegir con debida suficiencia que la reclamada venga ejecutando los
actos de infracción imputados.

Bajo las consideraciones citadas se denegó el pedido de

medidas cautelares efectuado por el reclamante, al no cumplir con todos los presupuestos
exigidos por el artículo 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.3. Diligencia de inspección

Mediante acta de fecha 09 de febrero de 2015, el personal

de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi dejó constancia de los hechos
acaecidos como consecuencia de la visita al local de la empresa reclamada.

En este sentido, el personal de la Gerencia de Supervisión y

Fiscalización del Indecopi consignó en acta que fue atendido por la señora Gisele Guerra

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Jahuira, quien, pese a que se le informó sobre el motivo de la diligencia y el apercibimiento de
ley en caso que no cooperase, se negó a brindar las facilidades del caso, además de no exhibir
la documentación del local.

Adicionalmente, se dejó constancia en acta que la referida

persona no firmó el cargo de cédula de notificación, dándose por bien notificada.

De esta manera se dio por finalizada la diligencia.

1.4. Contestación de la denuncia

Con fecha 12 de febrero de 2015, la empresa reclamada

absolvió el traslado de la denuncia.

Señala que no existe ninguna prueba que acredite que las

suelas de zapato materia de reclamo se relacionen con ella, y que por ende la Comisión de
Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó las medidas cautelares solicitadas por el
reclamante.

Asimismo, señala que no fabrica, comercializa o utiliza

canales de comercialización para la explotación de la suela de zapato con las características
de las figuras de las impresiones que se adjuntan.

Por último, menciona que la inspección solicitada por el

accionante no pudo ser llevada a cabo toda vez que el representante legal de la empresa se
encontraba de viaje en la ciudad de Arequipa, según copia del pasaje de retorno emitida por la
empresa Transportes Cromotex S.A.C., y por ello el personal que se encontraba a cargo no
dejó ingresar a nadie a las instalaciones, al haber sido víctimas de robo anteriormente.
.

1.5. Audiencia de conciliación

Con fecha 19 de febrero de 2015 se citó a las partes a

audiencia de conciliación, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 95, literal
e), del Decreto Legislativo Nº 1075, la misma que fue programada para el día 09 de marzo de
2015 en las instalaciones del Indecopi.

Mediante acta de fecha 09 de marzo de 2015 se dejó

constancia que efectuadas las deliberaciones correspondientes las partes no llegaron a
acuerdo conciliatorio alguno, motivo por el cual se dio por finalizada la audiencia de
conciliación.

1.6. Informe de antecedentes

De la búsqueda de antecedentes realizada en el registro de

diseños industriales que administra la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se ha
podido verificar que el señor ERNESTO GUSTAVO CASTILLO PASTRANA, de Perú, es titular
del registro de diseño industrial para “SUELA DE ZAPATO” inscrito con título Nº 4010, vigente
hasta el 18 de marzo de 2024.

Conforme a la dispuesto por la Resolución Nº 001522-

2014/DIN-INDECOPI de fecha 30 de septiembre de 2014, por medio de la cual se decidió
inscribir el registro citado precedentemente, se tiene que la forma que caracteriza el diseño
industrial amparado a favor del reclamante es la que se muestra en las figuras que corren a

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fojas 3 a 5 del expediente Nº 000362-2014/DIN, en el que se tramitó la solicitud respectiva,
siendo una de ellas la que se muestra a continuación:

Es así que vista la representación gráfica del diseño

industrial amparado por el registro que sustenta la denuncia vista en autos, se determina que,
de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, la apariencia protegida en favor del reclamante deriva de una particular
forma externa tridimensional.

2. ANÁLISIS DE LO ACTUADO

2.1. Ejercicio legítimo de la acción por infracción. Base legal

Conforme establece el artículo 238 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, que prevé el Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
el titular de un derecho protegido en virtud de este cuerpo normativo puede entablar acción
ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
Además, el titular podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infracción.

El artículo 113 de la Decisión 486 dispone que se

considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto.

A su vez el artículo 129 de la Decisión 486 establece que el

registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de la
explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, se contempla que el titular del registro
tiene derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,
ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o
reproduzcan el diseño industrial.

Adicionalmente, el artículo citado en el párrafo precedente

regula que el registro confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o
cuya apariencia sea igual a éste.

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 Conforme al artículo 42.2, literal b), del Decreto Legislativo
Nº 1033, que sanciona la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la Comisión de
Invenciones y Nuevas Tecnologías es el órgano competente para pronunciarse sobre las
acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual iniciadas al amparo de los
registros inscritos por la Dirección a la que pertenece.

2.2. Análisis de los hechos reclamados. Evaluación de los medios probatorios

Revisados los actuados se observa que el reclamante

formula su denuncia en atención a la supuesta violación del registro de diseño industrial inscrito
con título Nº 4010 por parte de la empresa Perllini World Kids E.I.R.L.., la que, sin su
autorización, vendría fabricando y comercializando productos cuyas características físicas
reproducirían la apariencia amparada por el registro citado, en vulneración a los derechos de
propiedad industrial que le son conferidos en virtud a los dispuesto por el artículo 129 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se observa que a efectos de demostrar su afirmación, el

reclamante ha presentado como medios de prueba muestras físicas de la suela de zapato
materia de denuncia y de la que él introduce al mercado así como impresiones adjuntadas
materia de cuestionamiento, sin embargo, en reiteración de lo manifestado en la Resolución Nº
000175-2014/CIN-INDECOPI expedida en autos, se debe señalar que ni la muestra física
materia de denuncia ni la impresión correspondiente a ésta consignan referencia alguna que
vincule su origen a la empresa reclamada, pudiéndose advertir además que no han sido
aportados en el transcurso de la presente causa medios adicionales que permitan colegir de
manera indubitable que la empresa reclamada venga realizando las acciones que le son
imputadas.

En el sentido expuesto, se debe señalar que, las dos boletas

presentadas por el accionante consignan la venta de productos por parte de la empresa Perllini
World Kids E.I.R.L., sin embargo no es posible colegir con debida suficiencia que tales
productos corresponden a las muestras aportadas por el reclamante.

Sin perjuicio de lo anterior debe indicarse que la muestra

correspondiente al producto que comercializaría el reclamante resulta impertinente en el caso
de autos, ya que el derecho de propiedad industrial derivado del registro materia de denuncia
tiene como base únicamente las figuras aportadas.

Bajo las consideraciones expuestas, se determina que no ha

sido demostrado que la reclamada produzca y/o comercialice el producto objeto de denuncia,
por lo que corresponde desestimar la denuncia seguida en el presente expediente.

2.3. Análisis sobre el entorpecimiento del ejercicio de funciones para la

realización de la visita inspectiva

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, es de

tener en cuenta que, conforme a lo apreciado en el punto 1.3 de la presente resolución, la
diligencia de inspección que debió ser ejecutada en el local de la empresa emplazada de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 01 no puedo ser llevada a cabo, habida cuenta que
la persona encargada de la empresa emplazada no brindó las facilidades del caso, impidiendo

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el ingreso al personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, a pesar de
que el personal se identificó debidamente y cumplió con informar sobre los motivos y alcances
de la diligencia y el apercibimiento de multa en caso de no brindar las facilidades para su
realización, tal como consta en el acta obrante de fojas 38 a 40, situación que no es
desvirtuada con el descargo vinculado a que, debido a que su representante legal se
encontraba de viaje y por haber sido víctimas de robo anteriormente, se prohibió el ingreso a
cualquier persona.

Se evidencia pues que la conducta de la emplazada

perjudicó la ejecución de la inspección aludida y con ello la posibilidad de contar con un medio
de prueba relevante en el caso de autos, en detrimento de la plena verificación de los hechos
planteados con la denuncia y, consecuentemente, del principio de verdad material que prevé el
ordenamiento jurídico vigente.

Bajo las consideraciones expuestas, de conformidad con el

1
artículo 116 del Decreto Legislativo Nº 1075 , se resuelve hacer efectivo el apercibimiento
contenido en la quinta disposición de la Resolución Nº 01, y, en consecuencia, sancionar a la
empresa Perllini World Kids E.I.R.L. con una multa equivalente a una (1) Unidad Impositiva
Tributaria monto que deberá ser cancelado dentro del plazo de cinco (5) días hábiles en la
tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrado en la vía coactiva. Se comunica
que la multa impuesta será rebajada en un 25% en caso la sancionada cancele el monto de la
misma con anterioridad al vencimiento del plazo indicado, en tanto no interponga recurso
administrativo contra la presente resolución.

2.4. Conclusión del análisis

Bajo el análisis efectuado precedentemente se determina

que el accionante no ha demostrado fehacientemente que la empresa reclamada venga
fabricando y comercializando el producto materia de reclamo, motivo por el que corresponde
declarar infundada la acción vista en el presente expediente.

En consideración a lo anterior corresponde desestimar las

pretensiones accesorias del reclamante.

Sin perjuicio de lo antes dispuesto, corresponde sancionar a

la emplazada con una multa de una (1) UIT debido a haber entorpecido las funciones de la
autoridad a efectos de llevar a cabo la visita inspectiva dispuesta por la Resolución Nº 01 del 24
de diciembre de 2014.

Se emite la presente resolución en aplicación de las

normas legales mencionadas a lo largo de la presente resolución y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033.

1
Decreto Legislativo Nº 1075
Artículo 116.-Información falsa
Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere
información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decisión
que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer
o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con
multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará
sucesivamente en caso de reincidencia.

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3. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRIMERO.- Declárese INFUNDADA la acción por infracción

a los derechos de propiedad industrial interpuesta por ERNESTO GUSTAVO CASTILLO
PASTRANA, de Perú, contra PERLLINI WORLD KIDS E.I.R.L., de Perú.

SEGUNDO.- SANCIÓNESE a PERLLINI WORLD KIDS

E.I.R.L. con una multa equivalente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria, por entorpecer las
funciones de investigación de la autoridad, monto que deberá ser cancelado dentro de plazo de
cinco (5) días hábiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrado en la
vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso que la sancionada cancele el
monto de la misma con anterioridad al vencimiento del plazo indicado, en tanto no interponga
recurso impugnativo contra la presente resolución.

Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Silvia Yesenia Solís

Iparraguirre, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Miguel Domingo González Álvarez y Juan Martín
Rodríguez Rodríguez.

SILVIA SOLIS IPARRAGUIRRE

Presidenta de la Comisión de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

KGE

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