EXPEDIENTE N:

ESCRITO N:
SUMILLA: SOLICITO NULIDAD DE MARCA

SEORES DEL ORGANO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Patrick woodyard identificado con DNI N 18162049, i,

ante usted respetosamente digo: falta datos

I. PETITORIO:

Que, por convenir a mi derecho, teniendo legtimo inters econmico y moral; y, a fin de
lograr un concreto pronunciamiento de la comisin para que declare la nulidad del registro
de marca con expediente nmero 0686088-2016 declarado a favor del seor ELISEO
ABRAHAN MORENO ROMERO.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. Que, mis representados Patrick Woodyard, y Zoe Cleary son accionistas de las
empresas CREATRA SAC En Per y NISOLO LLC. En EE.UU. esta ltima
altamente reconocida en el mercado de EE.UU. que se dedica a la produccin y
comercializacin de calzado con grandes estndares de calidad, cualidad por la
cual es reconocida la marca NISOLO, y sobre todo por tener una gran
responsabilidad tica con los productores y proveedores de los productos
NISOLO, puesto que, todas las personas que participan en la produccin,
reciben una contraprestacin econmica ms all de los salarios justos del
comercio, permitiendo crear oportunidades laborales para ms de quinientas
personas en toda la cadena de suministro, consecuentemente para garantizar la
proteccin de la marca NISOLO, mis representados cuenta con un registro de
marca en la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS; lo
cual se comprueba ingresando a la pgina web https://www.uspto.gov
2. Los titulares de la empresa NISOLO LLC. el seor Patrick Woodyard y en el ao
dos mil diez junto con Zoe Cleary quien tambin es accionista de la empresa
NISOLO LLC. deciden visitar nuestro pas para poder profundizar sus lecciones
 de nuestro idioma, una vez en nuestro pas, el seor Patrick Woodyard en el ao
dos mil diez conoce al seor Eliseo Abraham moreno Romero en un evento de
proyeccin social, cuyo oficio era, zapatero, y luego de interactuar con este,
surge la idea de producir y comercializar calzado producido en nuestro pas
exclusivamente para el mercado de EE.UU. cuyo fin era apoyar a los artesanos
zapateros que no podan acceder a una financiacin, es as que surge la idea
de crear NISOLO.
3. NISOLO LLC inicia sus actividades en Per, el ao dos mil once cuando decide
importar calzado, comprando 142 pares de calzado a la empresa
procesamiento & comercializacin JOHSTON, empresa dedicada a la
fabricacin de calzado, lo cual se corrobora con la copia de la factura N0002-
000002 de fecha diez de agosto del ao dos mil once, ese mismo da tambin
realiza la compra de 306 pares de calzado a la empresa CALZADOS
BARRONETTS con factura N 001-000003; luego de importar los productos
comprados, NISOLO LLC, empieza a comercializar los productos en EE.UU. el
primero de octubre del dos mil once, como se observa y comprueba en la pgina
web de la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS
(https://www.uspto.gov).
4. Para formalizar la empresa y tener una mayor acogida en el mercado de EE.UU.,
crear confianza en los clientes, garantizar y proteger los derechos el seor
Patrick Woodyard en el ao dos mil once junto con Zoe Cleary toman la iniciativa
de solicitar la INSCRIPCION DE LA MARCA NISOLO ante la OFICINA DE
PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS, es as que, el veintids de
diciembre del dos mil once realizan la solicitud formalmente ante la mencionada
entidad, para la respectiva inscripcin; poniendo fin a este proceso el ao dos
mil doce con fecha dieciocho de setiembre, cuando NISOLO se registr
formalmente en la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS
UNIDOS.
5. Desde un inicio NISOLO tuvo una buena acogida por parte del mercado EE.UU.
por sus modelos de calzado lo cual se diferenciaba de las dems empresas que
comercializaban calzado en dicho pas, tal fue la acogida de la empresa que a
pocos meses de haber empezado, la demanda superaba la oferta que podan
ofrecer, es as que, en una reunin de negocios, la cual fue muy productiva, tanto
para NISOLO como para el seor Eliseo Abraham moreno Romero ya que
 llegaron a un acuerdo de provisin de calzado por parte de este ltimo;
consecuentemente para satisfacer la demanda que NISOLO y el mercado exiga
el seor Eliseo Abraham moreno Romero constituye el veintiuno de febrero del
ao dos mil doce la empresa MANOS CALZADAS para poder proveer de
calzado a NISOLO LLC.
6. si bien es cierto, la empresa MANOS CALZADAS del seor Eliseo Abraham
moreno Romero provea de calzado a mi representada esta no era suficiente
para satisfacer toda la demanda, es por ello que mi representada en paralelo
con el suministro de MANOS CALZADAS esta segua importando y comprando
a otras empresas como RIBEROX CALZADO CONFORT SAC o
BARRONETTS lo cual se comprueba con las facturas N002-000206 y 001-
000020, respectivamente.
7. En el ao dos mil catorce la demanda de los productos la empresa de la cual
mis representados son accionistas, tiene un gran auge y desarrollo,
producindose un acrecentamiento, cuya oferta no poda cubrir toda la
demanda, sin embargo, tambin fue desafortunado enterarnos que algunos de
nuestros clientes estaban dejando de comprar nuestros productos por que no
satisfacan completamente sus estndares de calidad, tal fue el impacto de este
problema en la empresa, que los titulares de la empresa NISOLO LLC. Deciden
crear una empresa propia, para fabricar sus propios productos y auto proveerse
con productos que alcancen y satisfagan los estndares de calidad y produccin
que los clientes demandaban, consecuentemente los mismos titulares de
NISOLO LLC. Constituyen e inician las actividades de la empresa CREATRA
SAC el cinco de marzo del ao dos mil quince.
8. una vez conformado la empresa CREATRA SAC, para Manos Calzadas haber
perdido a su cliente estratgico, significaba el fin de la empresa, ya que NISOLO
LLC. Era, si no el nico, su principal cliente, y sin contar con estndares de
calidad y un plan de negocio para poder sobrevivir en un mercado competitivo y
sin los recursos para poder seguir produciendo y mantener en flote la empresa,
el seor Eliseo Abraham moreno Romero inicia un proceso para dar de baja a
dicha empresa, paralelo a este proceso, el titular de la empresa CREATRA SAC
y NISOLO LLC y el seor Eliseo Abraham moreno Romero, tienen una
conversacin, cuando an exista amistad de por medio, al menos por parte de
mi representado, que los una desde que se conocieron en el ao dos mil diez,
 producto de dicha conversacin el seor Patrick Woodyard decide incorporar al
seor Eliseo Abraham Moreno Romero como empleado de la empresa
CREATRA SAC el primero de agosto del ao dos mil quince, brindndole un
puesto de trabajo importante para el desarrollo de los fines de la empresa,
posteriormente, y sin poder mantener y sin ningn medio para subsistir Eliseo
Abraham moreno Romero decide dar de baja definitiva a su empresa Manos
Calzadas el treinta y uno de agosto del ao dos mil diecisis.
9. En marzo del ao dos mil diecisiete, especficamente el veintisiete de marzo el
seor Eliseo Abraham Moreno Romero actuando de mala fe, y vulnerando uno
de los pilares fundamentales del orden jurdico, buena fe, que, no solo debe regir
las relaciones contractuales sino tambin, en todos los aspectos de nuestras
vidas para no perjudicar a otro o ir en contra de la ley; aun as teniendo
conocimiento de la existencia de la marca NISOLO y ms aun sabiendo que esta
es propiedad de los titulares de la empresa en la cual trabaja, este con
conocimiento y siendo consciente de sus actos decide registrar la marca
NISOLO en el PERU, aun cuando se encontrndose laborando para la empresa
que suministra a la marca NISOLO.
10. Lejos de tener conocimiento del registro de la marca NISOLO por el seor Eliseo
Abraham moreno Romero, este, por un rendimiento deficiente en su trabajo ya
no fue contratado al trmino de su contrato que mantena hasta la fecha del
treinta y uno de julio del dos mil diecisiete.

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA CON CERTIFICADO N00247965 A

FAVOR DE ELISEO ABRAHAM MORENO ROMERO.

La creacin de marcas fuertes y la mejora de su valor constituyen, hoy en da, una

lnea de actuacin prioritaria para las empresas. La importancia de la marca es
mayor que la de los activos tangibles, ya que si bien el consumidor reacciona cuando
identifica dicha marca es muy probable que no le interesen cules son las mquinas,
las instalaciones y los elementos materiales que la empresa posee. Una razn
adicional se encuentra en el hecho de que, mientras los activos tangibles se
deprecian con el uso, la utilizacin de la marca en el lanzamiento de nuevos
productos o para introducirse en nuevos mercados puede aumentar el valor de la
misma.
Una marca es importante para su titular, los competidores del mercado, los
consumidores y para el estado, la marca es de derecho exclusivo en cuanto se
explica que por la necesidad del empresario este necesita diferenciarse o
individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser estos
comercializados en un mercado donde la libre competencia virtud de esta funcin
diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes al identificar el origen
y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o
engaados. el signo se convierte en marca cuando su asociacin con el producto o
servicio identificado penetra en la mente de los consumidores, lo que viene
condicionado por el uso efectivo y adecuado que de ella haga su titular o un tercero
con su condicionamiento; y en este proceso la marca llega a constituirse en un bien
inmaterial jurdicamente protegido.

El artculo 172 de la decisin 486 seala que la autoridad nacional competente

decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro de
marca cuando este se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en el
artculo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

En el presente caso la accin de nulidad toma forma cuando el seor Eliseo

Abraham moreno Romero acta de mala fe al momento de solicitar y obtener el
registro de la marca NISOLO, ya que este conoca de la existencia de la marca por
las siguientes razones:

1. El seor Eliseo Abraham Moreno Romero, como se desprende de los hechos

narrados, era un proveedor de la empresa NISOLO LLC que suministraba
calzado bajo la marca NISOLO, prueba de ello estn las facturas N 00001-
000018 y 00001-000019, las dos del mismo da (veintisis de octubre del dos
mil doce), la factura N 00001-00023, con fecha cuatro de mayo del dos mil
catorce, la factura N 0001-000088 con fecha 25 de enero del ao dos mil
quince; como es de observarse en las facturas figura el nombre de la empresa
NISOLO LLC. consecuentemente, este al elaborar y proveer el calzado a mi
representada, tena pleno conocimiento de la marca de la existencia de la marca
NISOLO, es mas el Seor Eliseo Abraham Moreno Romero formaba parte del
proceso de produccin.
2. En las constancias de declaracin de Exporta fcil, EE900162609PE,
EE900162590PE, se observa que como exportador figura el seor Eliseo
Abraham moreno Romero y como importador NISOLO LLC/ Patrick Woodyard,
3. Eliseo Abraham moreno Romero cuando se constituy la empresa CREATRA
SAC. Al verse este que no poda mantener en actividad su empresa, empieza
una relacin laboral con CREATRA SAC. Cuya empresa es la proveedora de
NISOLO LLC. Es decir, el seor Eliseo Abraham moreno Romero participaba en
la elaboracin del producto final de la marca NISOLO, los cuales todos y cada
uno de ellos llevaban grabados la marca NISOLO y ms aun siendo este jefe de
suministro, deducindose pues que existe mala fe en el momento de registrar la
marca NISOLO a su nombre.

El artculo 136 de la Decisin versa lo siguiente No podrn ser registrados como

marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero en particular cuando: () inciso d sean idnticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, (); la marca registrada por el seor Eliseo Abraham
moreno Romero es idntica a la marca registrada en EE.UU. por Patrick Woodyard,
titular de NISOLO LLC. As mismo el registro del seor Patrick Woodyard tiene fecha
del ao dos mil doce con fecha dieciocho de setiembre, sin embargo, antes de
registrar la marca Ante La Oficina De Patentes Y Marcas De EE.UU.; el seor Patrick
Woodyard ya vena utilizando de antes la marca NISOLO, dicho argumento se
sustenta con:

1. La compra de 142 pares de calzado a la empresa procesamiento &

comercializacin JOHSTON, empresa dedicada a la fabricacin de calzado, lo
cual se corrobora con la copia de la factura N0002-000002 de fecha diez de
agosto del ao dos mil once, ese mismo da tambin realiza la compra de 306
pares de calzado a la empresa CALZADOS BARRONETTS con factura N
001-000003
2. luego de importar los productos comprados, NISOLO LLC, empieza a
comercializar los productos en EE.UU. realizando el PRIMER USO
COMERCIAL el primero de octubre del dos mil once, como se observa y
comprueba en la pgina web de la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE
ESTADOS UNIDOS (https://www.uspto.gov).
 As pues, queda acreditado que el seor Eliseo Abraham Moreno Romero tenia
pleno conocimiento de la existencia de la marca NISOLO, registrada a favor de
Patrick Woodyard en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU., titular de la
Empresa NISOLO LLC, y CREATRA SAC; cuya ltima empresa era su empleadora.

La mala fe constituye una conducta reprochable objetivamente, ya que son

contrarias a la seguridad jurdica, representando un obstculo para el
desenvolvimiento y desarrollo de la competencia, el seor Eliseo Abraham Moreno
incurre en mala fe cuando este de forma reprochable y valindose de una solicitud
de registro tiene como finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la
deliberada intencin de perjudicar al titular de la marca NISOLO, el Seor Patrick
Woodyard.

El tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sealado en el Proceso 30-IP-97

que:

() para determinar si una persona obro con mala fe es necesario que su

actuacin sea consecuencia de la intencin o de la conciencia de violar una
disposicin legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La
injusticia e ilegalidad del prejuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo
determinadas circunstancias el ordenamiento jurdico tolera la acusacin de
un dao.

Es clara que la actuacin del seor Eliseo Moreno es consecuencia de la deliberada

intencin de violar una disposicin legal para obtener una ventaja econmica
causando perjuicio al titular de la marca el seor Patrick Woodyard, cometiendo un
acto injusto e ilegal.

III. FUNDAMENTO DE DERECHO:

Amparo la presente demanda de NULIDAD DE MARCA en base a los dispositivos legales
siguientes:
1. DECISION 486, Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial.
Artculo 172
. Artculo 136
2. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (Decreto Legislativo 823)
Articulo 8
3. T.U.O. DE LA LEY 27444-LEY DEL PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO GENERAL-
D.S. N 006- 2017-JUS.
IV. MEDIOS PROBATORIOS
Documentales
1. certificado del Registro de Marca a favor de Patrick Woodyard
2. Factura numero N0002-000002, factura N 001-000003; emitida por las
empresas procesamiento & comercializacin JOHSTON y CALZADOS
BARRONETTS respectivamente, las cuales corroboran que NISOLO
desde el ao dos mil once se encontraba en actividad.
3. consulta RUC del Seor Eliseo Abraham moreno Romero, donde se observa
que constituy la empresa MANOS CALZADAS el veintiuno de febrero del
ao dos mil doce, para poder proveer de calzado a NISOLO; asi mismo
tambin se observa que el mencionado, da de bja definitiva su empres el
treinta y uno de agosto del ao dos mil diecisis.
4. Facturas emitidas por RIBEROX CALZADO CONFORT SAC o
BARRONETTS N002-000206 y 001-000020 respectivamente lo cual
comprueba que aun durante el tiempo que Manos Calzadas provea de
calzado a NISOLO LLC. Esta tambin importaba productos de calzado de
otras empresas.
5. Consulta RUC de la empresa procesamiento & comercializacin
JOHSTON.
6. Consulta RUC de la empresa RIBEROX CALZADO CONFORT SAC.
7. Consulta RUC de la empresa CALZADOS B, VARONETTS
8. Consulta RUC de la empresa CREATRA SAC; la cual fue constituida el cinco
de marzo del ao dos mil quince; con el fin de suministrar calzado en
detrimento de MANOS CALZADAS, que no alcanzaba los estndares de
calidad que la demanda del mercado exigia.
9. Contratos de trabajo donde consta que el seor Eliseo Abraham Moreno
Romero fue contratado en la empresa CREATRA SAC, como jefe de
suministro. Lo que comprueba que el seor Eliseo Moreno tenia un puesto
importante con gran responsabilidad en la empresa, teniendo pleno
conocimiento de la existencia de NISOLO.
10. constancias de declaracin de Exporta fcil, EE900162609PE y
EE900162590PE, donde se observa que como exportador figura el seor
Eliseo Abraham moreno Romero como importador NISOLO LLC/ Patrick
Woodyard, es decir
V. ANEXOS.

1-A.- Certificado del Registro de Marca a favor de Patrick Woodyard

1-B.- Factura numero N0002-000002, factura N 001-000003; emitida por las

empresas procesamiento & comercializacin JOHSTON y CALZADOS
BARRONETTS respectivamente, las cuales corroboran que NISOLO desde el
ao dos mil once se encontraba en actividad.
1-C consulta RUC del Seor Eliseo Abraham moreno Romero, donde se observa
que constituy la empresa MANOS CALZADAS el veintiuno de febrero del ao dos
mil doce, para poder proveer de calzado a NISOLO; asi mismo tambin se observa
que el mencionado, da de bja definitiva su empres el treinta y uno de agosto del ao
dos mil diecisis.

1-D Facturas emitidas por RIBEROX CALZADO CONFORT SAC o

BARRONETTS N002-000206 y 001-000020 respectivamente lo cual comprueba
que aun durante el tiempo que Manos Calzadas provea de calzado a NISOLO LLC.
Esta tambin importaba productos de calzado de otras empresas.

1-E Consulta RUC de la empresa CREATRA SAC; la cual fue constituida el cindo
de marzo del ao dos mil quince; con el fin de suministrar calzado en detrimento de
MANOS CALZADAS, que no alcanzaba los estndares de calidad que la demanda
del mercado exigia.

1-F Contratos de trabajo donde consta que el seor Eliseo Abraham Moreno Romero
fue contratado en la empresa CREATRA SAC, como jefe de suministro. Lo que
comprueba que el seor eliseo Moreno tenia un puesto importante con gran
responsabilidad en la empresa, teniendo pleno conocimiento de la existencia de
NISOLO.

1-G constancias de declaracin de Exporta fcil, EE900162609PE y

EE900162590PE, donde se observa que como exportador figura el seor Eliseo
Abraham moreno Romero como importador NISOLO LLC/ Patrick Woodyard, es
decir

1-H Consulta RUC de la empresa RIBEROX CALZADO CONFORT SAC.

1-I Consulta RUC de la empresa CALZADOS B, VARONETTS

1-J Consulta RUC de la empresa CREATRA SAC; la cual fue constituida el cinco