RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE Anno LVI Fasc. 1 - 2008 Federica Santonocito - Francesca Caricato VINVENZIONE DI COMBINAZIONE Estratto [as] Milano « Giuffraé Editore26 Rivisia di Diritto Industriale - 2008 - Parté UL CORTE D'APPELLO DI MILANO 117 settembre 2005, P, Dott. Luigi pr Rocca — GR. Dott. Massimo Sewer ~ G. Roberto Biewt Plastimet di Nicola Benedetto (avy. Marco Andreolini} ce, Ttalsystem Sur. e Teknalsystem S.rd. (avv.ti Luca Trevisan ¢ Gabriele Cuonzo) Brevett! di combinazione - Ambito di esclusiva - Individuazione - Interferenza - ‘Valutazione dell’« inventive step » nel brevetto di combinszione - Risarcimento del anno - Mezai di prova e quantificazione - Concorrenza sleale per imitazione ser vile - Concorrenca per denigrazione - Insussistenza Lo sforzn invention non. pr essee individuata in ten normale rtilisarsione 0 silnppo dela teenioa anteriaee astserso Uaggregasione di trosati preesisenti 0 nel semplice accostamento di effet gt moti, meal eontvario @ richtesta una certa « sin- text ereatina s che dia Suogo adv risultato nuovo eja ad vn vantaggio wlteriore, con- forendo wna efficacia waggiove non vagginnta né ragginngibile in precedenaa se non ‘attraverso la prescettacombinacione ai elementi (ex. sinergisma) Ti das risareibile a seguito della riconoveinta contraffasione di un brevet di inzencione deve essere individuato — nella ricastruaione del quantum — con riferi- mento al eviterio delle veversione deltutite, che appare it pit affidabile sul piano compensativa ed anche il pits everente in fumsione disswasina, poiché ato a disto: lieve i guadagni ileewamente accumulaté dal contraffadione sugli affarisottratti alla ittima. Svoucimmto put raocesso. — Benedetto Nicola, titolare della ditte Plast met, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Teenosystem S.rl. ¢ Ia Halaystem S.r. sssumendo che le societa convenute pubblicavano periodics- mente diffide a mez stampa vantando Ie titolarita di due brevetti per inves zione industriale (n, 1217619 1228874) © due domande di brevetto per modello industriale (22887890 22868190) che erano da considerate nulli per difetto di navita e predivulgazioe e rispetto al en ambito di esclusiva comunque non ins terferivano i propri prodotti. Chiedeva pertanto declaratoria di nullita dei menzionati brevetti, nccerta- ‘mento negativo della contraffazione ¢ della responsabilita delle controparti a ti tolo di concorrenza skale per denigrazione, Si eostituivano Ic eonvenute chiedendo rigetto delle avverse domande, aeoer tamento positive della contraffazione e di eoneorrenza sleale per imitazione sex vile con le conseguew:i pronuniie inibitorie e risarcitore, Espletata CTU (De Nova) e disposta Pesibizione delle seritture eontabili re Jativamente al prodotto dell'attore ritenuto interferente con i prodotti delle con- venute if Tribunale di Milano, in funzione di giudice monoeratico, com sentenze pronunziata il 26 giugno 2008 dichiarava la parviale validita del brevetto 1217619 (riguardante strutturs di persiana ad alette orientabili) eon riferimento alle ri- vendieazioni 9 ¢ 10 ¢ eos! pure del brevetto 1228874 (riguardante elemento di1. Giurisprudensa nasionate oT supporto per alette orientabili di persiana) limitatamente alla eombinazione delle rivendieazioni 1, 2,8, 4, 5 e subordinate, ivi rinvenendo gli element « earat= terizzanti del titoto non anticipati — nella suddetta eombinazione — da altri consimili prodotti. Respingeva — peril resto —Ie domande di nullita del’ attore Rilevava — sempre silla seorta delle risultanze della CTU — che l'articolo Biklisse prodotto dal Benedetto interferiva eon il brevetto 1228874 riproducendo a menzionata combinazione di conseguenza aceogtiendo la domanda di eontraf- fazione delle societa convenute ed emettendo Is relativa inibitori, Accertava il danno sulla base del fatturato di venclta del prodotto contrat fatto commercializzato negli anni dal 1994 al 1996 (la posteriore presenze su ‘mereato di prodotti analoghi offerti dalla BBC S.r1. nella cui compagine sociale cra presente il Benedetto non valende ad estendere gli effetti dell'llecito com- meso da diverso soggetto gluridico) questo stimando in percentuale pari al 20% inteso come utile lordo slistolto al titolare del brevetta e cost valutato in € 109,850.00, eselusa la ripetbilita delle spese pubblicitare, Rigettava la domand. di coucorrenza sleale per imitazione servile proposta dalle societa convenute, non risultando riprodotti elementi eaprieeiosi ed acc salto) non impeyna Vinsieme delle tre earatterstiche wel etl eombinnwione Fi ‘ied appunto il» noesioto delVinvenzione. ae tutte Ieanteriorita prese in considerazione dalla CTU La Forge presenta al masini» de delete eaatteristice rivendieate dat brovett Th Prete festremita ricurva €rsato) ma mi angoto tre a pia ¢ le seconde a= se pu Gpporto che potrh essere in sé solzione ance via ni non nella st dlinto accoppiamento com le altre de. i prigtipio nequsito fai che anche i ¢coordinamsento» di clement hot od eapleitab senza particolnr dificeltaintegen una favenaione qunfory °F oo esti viduazione della specifien funzione con tale eoordinamento evide vines af ottenga un sisultato nuovo ed economicamente utile non raggiunto preeedenaa con una diversa combinaione di element ‘Scmmat il vero problema da risolvere per attribuire autonomia ad «ine iont henivates ai questo lipo € individaare gi effetti snengei» prodotth dat Fetrone de sngol element c trascendenti Ia mera esommatoriay deli ef ett prop. eiascuo di esi, nel che risede appunto que «ud plus «neces ‘sario per rieonoseere il contribute inventivo. per fonao invensive non pud infatti essere semplicemente rinvenuto in ung normale utiizzazione o sviluppo dell teenica anteriore attraverso Tageregeni>ne “I itawati preesintenti od il aemplice accostamento di effetti gid not riehiede dearal euntrario, unm certa ¢intesi erestiva »¢ non meramente costrutivn) he Joeigg adn visuttato nwo c/o ad un vant ulterior, eonferendo un Thain yafore non roggiunta we raggiungbile in precedenza se non attrarerso Iu preneclta combinarione di elementi (od. sinergism9), Ebbene proprio su questo punto il CTU De Nova ha evidenziato con co iis motivazione che il prevedere nccanto al risalto che trattiene postive vane Valetta ed agcanto allangolo che raggiunge Ia desiderata superficie pian ajeaiderata supectcien scalini dell persian, anche la estremita tieurvay Dre ce a fetto tecnien « nuovo» di wtilizzare Pangolo tra Te pareti delVelemento di iponto, come noengimento dun cued, cast da tenereineumenta Valekbn ane tche in presenza di giochi sul risalto. Tequesta In ¢eombinazione operativa» che non risulta sntiipata ed afte quel vontoggio «apgiuntivo del trattenimento preciso del'altin cl eonecrron? er ragioni di comunanza sulle denunziate omission’ in merito a talunt eapi delle domande — assume I'appellante eh il Tribunale — rhonostante avesse fatto proprie le conelusioni del CTU De Nova (mai eontestate dalle controparti sulla limitata validiti del brevetto n, 1217619 (rivendieszioni 9 10) e Passenza di eontralfazione — non si satebbe pronunziato sulla maneata interferenza dei prodotti Benedetto con tale privativa: altrettanto avrebbe fatto rispetto ai sistem Eklisse 24 ed! Bklisse 60 estranei alla conteaffazione del bre vetto 1228874 (violato solo dal prodotto Eklisse 55); e eos! ancora rispetto alle domande di modello industriale 22887/B/90 ¢ 22888B/90 dal cui ambito di pro-B2 Riviste di Divitto Industviale - 2008 - Paste TL terione rimanevano estrane! i sstemi Fle 54, 5, 69 che nom avevane Soo teh get ai leurs promunzia don eontaffaione ancorche ‘espressamente richiesta, Sat sopo fonfati ancorcht comportino ua mera intgrazione e=phicnSivn della parte motiva ( dispositiva) della sentenza. San mental intetease ad agite +n prevenione + ( dunque nd oite%er una promunzin expla sulla domands on indiretiamen te ricavabile dal eorpo a eratone) da parted ci i ritengn ingstamente accsato ‘eontrat= ae meh far accertare iuiiaimente la iceita della sun atv, TE CTU ha escliso la violazione dei diritti brevettuall comune. scons epi alteui anbiti di proteaione per rodeo di taunt dc prog del Be ts er en ann. acertato ein aispositivo dehiara che M ‘produione € dee Pet rte i Pastime del sistem Bkise 5 ea Wise 60 nom NOSE ent an dei Dveett italian TELTOR € 1228476 4 Kaleystem he aaa Te donne di modell i tits O-229878/00 « BBSSBE NG Hatt a ferse eos oo on costtice contastaione del volo revetto YBX7G1O NE HF tetferiace eon le superiori domande di modelto di ult Mee re motivo di gravame — che sowo consequenaiali uno alist Yappelante censure Ta statuizione di rigetto della domnnde dt ‘aceertamento di rere ele per denigrasione commerciale (© dei danni pres Pt tale concoree i yrcloo eausato wh sensi alo del produione fino fr ere ft peodotto Ekise dal mercato) per aver le appeiate perso Tt rmalafede nella rodent ed cfide vantando ls ttolrit di vali brevet «Tineke com ett netic quando Tuno di es ra stato ritenuto mute fale Se peel Palio era stato hit wll suo porta della petit We Novy, rei ADt = poi--non potevano essere protetti nelle spettive forme funzionali a Poor el ftto che In serie Eki cle dita Plastimet non s: soto nensinate nelle diffe apparentenente impersonal nan eSeer In deni- sree tratando di coneoerent fementeindviduabil a Pie degli opera: ‘ori del settore. I motivo — ad avviso della Corte — @ infandato retina Checcoel esa nel poral giudiio milanee di contest con eet emcee tn valith det brevet. 1228878 ¢ a Posse Con, contro te Je dntnt nodell di wit del brevetto n. T21TO1O seen Fe ie gnvatve Halsystem un cco rote che ben gisticrt In Sota ffi intzapresn dalla messin impegnaea a rengire anete alte Trent gut (Hribunale ai Arneona e Matera) Come cortisone rilevato xray glue tcomunicat alle cliente e sulle rviste di settore aprnior oltre ce omer ed impersonal (ess dapo aver sori mensionsnae ‘itolarita aad eat i ui ¢ cause conciudono com una iffida — sivolin © Wet ‘meglio erafente atte concorrenti dimettere sul merento consaht ‘meceanismni) © 51 sree tuck mitt necessar alla tela del sto di private Wah rente vantato it eut ambito & ris tbo ma nom ieiveato con conseguente permanenza dlls aseritta viowione, so tecafollamento de etre contest po com I conclamals Vie ae Ute dita Pastimit tra produttor,grosit ¢dettagiant 00 #¢ ale aqello cul si rferise il meceanismo in questione. veppure a livello indigiario — che kt erfeL.- Giurisprudensa nazionale 83 Jomentate riduzione del volume di fatturato sia stata causate dalla attivita di utotutela posta in essere dalle soeieta appellate che abbia in qualehe modo in- otto i potenziali aequirenti ad astenersi dall'effettuare transazioni commercial ‘con Pappellante. 4. Con VIII motivo Pappellante deduce In conteaddittoriet’ della disposta inibitoria nonostante il Tribunale avesse dato atto della maneanza di prove cites In attualita della contraffasione cessata a partire dal 1996, Anche questo motivo non @ fondato. Liinibitoria ¢ sempre rivolta al futuro allo seopo di prevenire la reiterazione 6 Ia continuazione di una attivita «contra tue e dunque costituisce misura di salvaguardia e necessitata quando sin stata accertata la violazione di diritti bre- veltuali specie in una situazione del genere dove — eome ammesso dallo stesso appellante ehe ha sul punto richiamato la perizia La Forgia — la produzione della serie gid denominata Bklisse 55 veniva a proseguire sotto altro nome da parte di BBC societa fuceate capo al medesim titolare di Plastimet ngevolato pertanto in ung eventuale ripresa di quella attiviti 5. Con IX motivo Pappellante censura In eecessiva quantifienzione del danno rapportato sul 20% del fatturato realizzato nel triewnio sino al dicembre dol 1096 senaa considerate il sovraffollamento del settore che avrebbe dovuto portare ad un sensibilé abbattimento i tale pereentuale (non potendosi prest- ‘mere che tutti gli acquireiti del prodotto contraffatto avrebbero acquistato i prodotti medesimi dal titolare del brevetto) e senza spiegare le ragioni del rferi- ‘mento al eriterio delPulile del eontraffattore (lordo inveee: che netto) in luogo del pitt prudenziale eriterio della royalty virtuale, TI motivo non ha pregio. ‘Va subito detto che la stima del danno da couteaffazione si fonda sostanziat- ‘mente su tre criterialternativi 4) + decremento» del fatturato del titolare della privativa eon perdita del re Iativo profitto; 0) e riversumento o utile tratto dal contratfattor 12) & giusto prez del censenso » (secondo una espressione mutusta al ditto Pautore) 0 «royalty » che i: contraffattore avrebbe corrisposto se avesse ehiesto ed ottemito un eontratte di lieenza, 11 metodo ai ealeolo foncato sul utile cet contraftaztore commisurato sulle ‘vendite da eostui realizzate in luogo del titolare del diritto & quello preseelto dal ‘Tyibunale e trova oggi un importante riferimento normativo sia nelPart. 13 della Direttiva 2004/48 CK. sul tispetto dei divitti di proprieta intellettuale il quale stabilisee che 'entita del risarcimento deve tener conto di tutti gil aspetti perti- nenti tra i quali gli lleiti profitti realizznti dal eontraffattore sia nel'art. 125 del .lgs. n. 80 del 2005 (eodive della proprieta industrale) il quale prevede ehe illu ‘ero cessante ¢ venga valutsto dal giudiee, anche tenuto conto degli utili realiz- ‘ati in violazione del diritto, Meriteria della reyalty virtuale, cio’ det eampensi che Pautore della viol jone avrebbe in ipotesi dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal tito: Ince del dirito, in maneanze di prospettazione di dati comparativi eo allegazioni concemnenti le modalita, di vendita del prodotto e ln sua rete distributive si pre senta infatti di difficile applicazione pet la rieostruzione del ¢ quantum + donde it criterio della reversione dellutile» appare in casi del genere il pid affidabile sula Rivista di Divitto Industriale- 2008 - Paste TL piano compensaivo ed anche i pit corente in funaione « dieu poiehé a entre 1 guadayntiectamente accimati dal conrafattore sual affari sottratti alla vittime. ‘Gusto alla-poreentuate stimate di tile (20%) trttasi di ration mio cquittivamente valutato in misurs che le Cort ritene congrus eo oh Paps Shite non & stato in grado di eppore documentazione eae over ad avva Pe a etn content mang Tord di guadagno Cinserendos rege dora ictrre sulla avn el pdt gid afermato senza sopportare spese di cone eenologo né tutte quelle legate al lancio dearticlo wu erent ne poll inetd della presenza di plusiml concorreti nessun Pre stata tonite dn chi aveva Ponete di dimosteare tale aseritacircosianen QO aan eter wippostoriparto dei prot ta tat) ce Te acne agnatane acne (oe penassera nell speifca settone delle persian a lamelle orients Po orrnal come formtato non cogtie comungue nel segno per 6 erie ddutinto da Trae rian a rsutati cecomic storicamente neeer eh ter avon ai tatiurato realizatti dal coutralfattore senza aleun exfeolo Dre aa rasverione fra talc Fiievaiza del atv eventalente vot terai sil medesimo mereato di riferimento, Pr emeSEL motivo Fappeliante denumaia ts erroneta dell stattzione sue posed lite state ln insusistenza della item, soeeombenes ) ie prevalente westo ee un prodotio autre er stato necertato in contrafarione ¢ S010 bore- vetto su 4 contralfat. ea cotnato nuotivo va-tespnto perch Fe dime soiet appellate FAT tana nettle vittoriose suas ea il gust della conteaffzione 54% rane tol vali in pu iitati nella loro portatn) infondatanente attnceas pe Grontione dellappeliute che dovrs earcarsi delle spee ante dl hes in ty secon i dettami della soveombenza ee won appniono Ate dalle ne wre frectesion inlegrative nell parte dispositive: apese che si Kawlda colt esto nelle conclusion definitive in 750,00 (dex 500,00 per esborsy [2000.00 per diritti, 9.000,00 per onorari) ote Iva e Cpa. Pant, — La Corte, pronuniando sultappello proposto da Nicole Bene dette Cholae dela ditta Plstimet contro Itlbystem Sr wTeenalosnten S10 se vetaite form della sentra er pares ress al Tebunae di Mit00 fam in Pa log monoertic il 26 gu 2000, cst prowvede: 1) Dichiana Se fs dione e vena dn pute i Nicole Renedetto ttlare dts Plasti- are e i stemi Ekiise 51 ei EKlisse 60 ton cotitutsceeontraffarione 42 he ict teal 1Z1E019 1228376 di Halaystom n¢ interferisee con te domande see tava atita 228878]00 c 22888800 menstre i sistema Bktise 96 won cos rane anteaazione del solo brevetto 1217010 né interferisee con le superior aa ce di mello di utili, 2) conferma nel resto © candanna, Vappelterie & aa aie soviet appellate Ye spese del grado che liquide in complessvi €-7,500,00 oltre Iva e Cpa. wenzione di combinazione. ee tironta il tema complesso delle it1. - Giurisprudenza nacionale 35 venzioni di combinazions, suggerendo regole per valutarne all ventiva, La qualificazione del'invenzione di combinazione, quale specie del pil vasto « genus x delVinvenzione, non pud preseindere dalla verifien dei requisiti classic: delPinvenzione stabiliti dall’art. 45 e.p.i (art. 52 EPC) novita, livello inventivo (« inventive step ») © applicazione industriale, Questi devono sussistere nell’invenzione di combinazione e vanno rinve- uti, in particolare, nel sistema di coordinamento nuovo ed originale di insegnamenti che gid favo parte dello «stato dell arte, Com’ noto, per «stato dellarte » si intende tutto cid ehe @ stato reso aceessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto ('). Linverizione di combinazione consiste, dunque, nella soluzione di un problema tecnico determinata dalPingegnosa interazione di elementi ¢ wezzi, che in precedenza venivino impiegati singolarmente o in diffe- i combinazioni per realizzare um risultato teenicamente nuovo. Qualche autore (2) ha riferito, richianandosi a dottrina autorevo- le @), che, a rigore, tutte le invenzioni sarebbero combinazioni ¢ trasla- zioni e che Vinvenzione sarebbe definibile come « una combinazione di idee effettuate da un atto di intuizione » (8). Cid & tanto pitt vero se pensiamo che le stesse idee sono frutto di elaborazioni concettuali che eostitui scono assoeiazione, combinazione ¢ sviluppo di esperienze e insegna- ‘menti che formano il nos:ro pensiero. Dunque, « Pinvenzione & la connes- ssione 0 la combinasione di due idee distant, efettuata quando una regola di connessione non exist, tale connessione essendo fatta con un atto di intui- signe, e non con ten ragionanenta. Ogni invensione rickiede la combinasione «i idee anterior: (tecnica nota) + (2), che @ seeonda del tipo ¢ metodo di combinazione danno origine, come gli atomi di Protagora, a soluzioni ‘one di combinazione «intuizione » si rinviene proprio nelPindividuazione di o wna specifica funsione, evidensiata dal coordina- mento degli elementi noti » (*) presenti allo stato della tecnica, atta ad ot- (1) A. Smorrt Gaupmen, Manuale pratico dei marchi e dei brevet, cap. IH - par 1.2 La breveabitia nel ordinementa italiano, ed. Maggioli, 8. Arcangelo dt Romagna, 2005, 312, (2) M, Bexuoreesy, in J brevet nella giurisprudensa, Cedain, Padova, 1970, 72. (8) -M, Fravaost, in L'imensione, Milano, 1005, 10, (4). Cie. anche ML ScurmM. Faanzosi-A Birnie, commento allart. 68 epi, par 4 in Il Codie delia Propet: Industrial, Cedam, Padova, 2005, 263. $i noti come tale edmbinazione altro non sin se non tna sinengia te la rflesione teoriese tin a= cere» pratico. (5). M. Franzosi, Novitie nom ovvit®, Stato dela teenia, in questa Riviela fase, 2, Giutre, Milano, 2001, 74. . (6). eL%nvencione' di conbinacione 2 mevitevole di privatioa laddove, attraversa Vindividuacione di une specifica funcione, cvidensiata dal eoorlinamento degli element ‘nots ottnga ton risndtats nero, cconomicamente utile e mai manta precedence dn tale fttnpecie, sotty il profilo interpreativo, occore considerate il trosalo quale com binasione di element aperatok, uti divett alla solucione del medesime problema teeniea36 Rivista di Diritto Industviate - 2008 - Parte I tenere un risultato nuovo, economicamente utile © mai raggiunto in pre~ ceedena. ‘Tale » prodotto teenico-concettuale » non si manifesta come imme- diato (*) sviluppo di cognizioni preesistenti ¢ non eonfigura, percid, una mera eseeuzione di irsegnamenti preeedenti (*). Liinvenzione appare, infatti, quale autonoma produrione, differente rispetto alla tecnica nota, di un effetto teenieo e, quindi, di un risultato teenico, realizzato teamite In «reduetio ad wnicum» di caratteristiche note, Essa, pertanto, altro non é se non tn’interpretazione evohutiva. di rapporti causali suseottibili di applicazione industriale che comportano ‘una sostanziale modi‘iea della realta tecnica, ‘Tale modifica non & data da tuna ¢ mera sommatoria + (°) di tecniche e soluzioni note, ma si attua tra- mite una ¢ combinazione operativa » di forze naturali mai sperimentata, in precedenza. In sostanza, i contributi teenici di preeedenti invenzioni 6 di metodologie note non rimangono isolati, ma diventano rilevanti al- Torché si fondono per ottenere una tmsformaione tecnieo-funzionale ec nomicamente utile, L'apporto inventivo, é dunque, rappresentato da. un quid pluris » che non esisteva e che viene generato da una ¢ rielabora- enon quale semplice agaregasione di element distin che svolgono funsion’indipedenst Jintoses ei Mitansg segosto 2005, (0. 4802/1) in Gin em i. ind, 2005, 1027) 12). Laddove Tetlctio tecnico desivasse dieettamente dallapphenzione de segnamenti presenti nefarte nota, Pinverone sarebbe ov in e non comporterebbe idan progréso tecnico, prinelpale motivazione per Ia protezione. Cos anche « The ier “vss” me hick doe nt go the normal progress of eno. fogy but merely follows glainly or logically from the prior art ue. something wick doce ie imanie the saves of ny or ablty Beyond hat be expected ofthe person si led in te orts (HPO Guteines for eouminersyChaper IV, pa 9 sub a. 86, page 0, ‘oor: fe anche App. Bologna, 19 fern 208, (n.4081/4) in Gin ann. Bi ind, 2008, 38. "a) Cle V, Acqoammnnoa, Lala snventoa tr i giudisio di nom eidenca la cade in Heaivite industrial, 2005, 418». bisogna ercare dl oppurare see come Sere wo paonbile for scare it procesa tizentoo dietamente © semplicenente ‘ullatgta evgrting,eonaanemte sot dalla person experta dl sete, sen ae the Mba ts efit: spermentcions, nates apprafoate e quanta (0). s Loriginalta deltinsenstone i sombitione tiene alla coordinacione dt elemeNth ede gh nc, da qual atin 2 dstazen gaeehé non conic ta era ‘Sra, bens tna Geleborigione det de lo rcipoco vapors, nonderumibile per sic ln tise ane dance el ei acquit» (App. Milano, Febbraio 1972 (68/2) 1m Gi: ve dr. indo 1972, 41), ENatfheensione ad combinacione origina rau ater wa ses enentv, Ina prima inuoviias di inesiaions note, enon ater la semplce somma di sie 4 {Hr gato Eni, 20ebiraio 1978 1. 208) Sn Gis nn. nd, 1978, 480) «La fuel delftcensione di eombincsione pd exer aezordaa soto quando i riullato coms [fuss atonorno wont, eit, nel empliceaccotamente deg fet aid sepa auamente waist dalla eenteas (App. Milano, 0 marzo 1973 (17/1), bien, 958 Nello stesso senso ‘ibs Milan, 9 ottbre 1022. 180/2) in Give am dr. fd 7, ‘yas; ib; Milano, 25 eae: 3979 (401) im Gar ame irs 78, 1258; eb, Bolg luli 1974 (a. 887/) in Gs nm. dint, 74 088, App, Milano, 27 feb. Bra i620 (Batanore Aveo Company The: GDeeh! Sha) Sat hep, Sat 72-87 Gur nie di indy 497 (ote anche vb, Milano, 18 ottobre 1978 (n. 404/3) ‘cin diy da, 1970, 1200). Gius= Giurisprudenca naionale 87 zione operativa » delPesistente, eapace di innescare una reazione conea- tenata per petvenire ad una nuova soluzione teenies, dove non si rieono- seono pitti singoli apporti (") Si tratta, quindi, di svincolare il nuovo trovato dal medesimo con- otto ideativo apparterente allarte nota per realizzare, operando una, sintesi delle informazioni di diversa provenienza, (gid patrimonio singo- larmente dell’arte nota), tn eontributo ereativo distinto (*). Linvenzione, dunqne, sirinviene lnddove Ia combinazione di pid in- segnamenti noti produces un effetto moltiplicatore efo trasformatore de- ali stessi ("). Sintetizzando si pud parlare di invenzione di combinazione quando: 4) Pinvenzione si fonda sulla combinazione di tecniche note; b) la combinazione rappresenta uno sforzo ereativo non immediato n un logieo sviluppo della tecnien preesistente; ¢) tale sforzo inventive fornisce un miglioramento nelPimpiego ¢ (10), ha intersigne di combinasone quando Vingeqor¢ originale evordina- sine ements en oan ft rt date a itutralenuowe, ccmonicamante mppneaaite enon iggtets prima cm Fnpieg uel ement mess inletanete ust» (Cos, 8 gennio WE (208 30) ih Gite. ame dix. in, 1972, 19) Pub movant insensione di eombinasione selena iruand sa stato colts, inna plurait df element o mex diversi allo a parte pik ‘oti principio che consents di otenee an risuliato mua acne ta lary dora Sion ovine che conta ne combinactone genale i compoment elt proeed ‘mente educa aun rindi straralmentee angionainente diver primwon e operat (Cas 12 maga 19%, n.1900 {a80/2) in Chur am re TOT Th {:Non pub ease consent, per aroha dijon euctone vat a read Mipostiodviutentt dia semplzegintappocisiome di ito ai nal foe da Uadiesasione in cere di uno tol dee) elseo det qua welt Wdeamentenparto, inguantoet dalla oro susone non s otenga yn muaon migior Manta che lg fat consdenare nsieme cone apportnnre di aoa tata (2) » (cass, 10 nowersore er B00 7h Gn di, 0, 104 Een dl doen {i caput om precedent iensniindatrnd pa eonfiurare eto eon fretted alia ws nt, rsp ald normale accion de pts sermne dele oie lantinara app te propre incr ee eae Fincromonto quantitative dellefiencia ecomolite dt ingpiego () © picent eaaler uate’ nel senso che la noni si tuten nella modifoasions de eel tene cone Lut on rferimento al momento deli reasionebneettate sta ei ela mua pre lien trafustone dis riliao econmienindusrae (Cass 18 setter 18S, 53 (10009) Ci ar de indy 1080, 180. St oeone di combos cl Innyuando dallingequon eorginatecooninacione di diver cement fu comarca! hit‘ fn part dei ov vista indutite moo, eeoomicoments uti bite ‘ante dicen dla comma dei sua propriate stata eomento (Tb, Varese, 11 agosto 1071 (20/4) 1072, in aa dfn 72, 188; App, Milano, 4 Fedral 1973 (u, 9/2), in Gir av. iin 72,481) eel oensone di eombinatane Pari inal 9 tea areaerse tsa sites creativn, ona pra mini, de Scrat ete, nom atvaero ta xeplice soma diese (ih. Regus Ena, 20 febbrate 1078 $28/0) 425) in Tey. Sto. 7247 Gur anne inde (Gi) Che App. Milano, «febbraio 107 (0, 481/1) n Gi cnn. dnd, 72, 44; App. Milano, #5 oltabre 1984, ep. Sis. 1972-1987 Gta an i ind BT, Tv. To fino, 27 febbraio 1078 (u. 1087/1, 24, bem (18). Tab Milano, i geno 2008 (4705) Gi: ann, dir nd, 2004, 7.38. Rivista di Diritto Industriale - 2008 - Parte 1 hello sfruttamento del trovato, che non si limita ad un semplice inere- mento quantitativo ii effieaeia e comodita di impiego (3); 4d) tale miglioramento € sia di carattere quantitative, che qualita- tivo: esso permette cio’ it passaggio dalla pura intuizione alla costruzione materiale del concetto inventivo (*). nati, «la novita che giustifiea la tutela propria delle invensioni a fe- ore dei perfecionamenti, eombinazioni, traslasioni, che presuppongono al- tra invenziome gis brevettata, deve essere qualitatioa, deve realizeare un salto i qualite rispetio alla novi: delle énvenzioni presuppposte,¢ riguardare sia it momento teorico della ereazione intellettuale sia quello pratico della materializzazione della nuova idea in un nuovo prodotto »() B. qui che si inserisce la portata altamente innovativa della pronun- della Corte d’Appello meneghina qui annotata. La Corte, aderendo ad un consolidato orientamento giurispruden- zinle e dottrinale, individua Pesistenza di unvinvenzione ove la o specifica funzione » di eollegamento di clementi noti od esplieitabili senza parti- colar dificolta sin in graclo di ottenere un risultato nuovo e suseettibile di utilizzazione industriale. Tuttavin, Ia Corte si spinge fino a qualificare nel dettaglio Ia natura reale di tale «specifier fanzione di eoordina- merito », Infatti, il Collegio giudicante considera Peffetto sinergico di in- terazione dei singoli elementi come il « quid pluris » dell’invenzione e lo identifica con lo sforzo inventivo frutto di unoperazione mentale di sin- tesi creativa » che invegra la «fase costruttive » Si tratta, quind!, di verificare se Voperazione di combinazione pre- suppone un passaggio intellettivo ulteriore rispetto alla mera applica- ne delle informazioni presenti nellarte nota, tale da poter essere de- (18) TH. Milano, 17 dicembre 1979 (n, 1283/8) in Giur aon. dir. ind, 1970, a 4 (08) Linencion 2 septa eu da crecone vin M. Scum, MP aos, Fossa H Ce dt Proprius Codey Padovy 205, Com tee arts pts nels iinet poss deve comb see tape nce di duc ondattond Monte 4) ls me arene ot “Sone ntl Zngarmeie ve rst trite argo nt Sion en no rong main el oma) lnm merlin de janie rot entero, qutasment uantatmnteopresabl na ‘latin indus © ton nang sca sue correction? Ci, Viger J ticembne ats (21/2) ep ir fran ed 72 Ha). tap Gam 18 gale 1078 Bodo (100/2poretoms: i pertinent, ta mbt tine ion bate ie beoctn ele ‘ono tn grt didnt: iit move ed orgie tir ut conte ‘bill for ets dlppintone dele presse treesiont sa bare dle ena Mia cmos a nach ehe grsifien nt propa dee een fre dt puecionemet cots teen, ch prebarngo sin iets ise stats dave ees eon, de eles pth roe ae nos dee Enver! presupon «suandare ra if onento tesco dele eraone itl itn peat dell materatizsione te mova Henin mov p> dotto » e cfr. Cass., 11 dicembre 1978, n, 5840 (1017/8), in Rep. Sist. '72-'87 Giur. ann. ds 15; Cos, 8 go 1964 n BODE 170] ov Ray Sa. 72°87 rams i sae1. - Giurisprudensa nasionale 89 dotto dalloperatore pretico (29) ¢ cio’ Pesperto del ramo, Tale passaggio manca quando lo sviluppo tecnico viene suggerito (7) od & potenzial- mente desumibile dall'arte nota, oppure quando @ ragionevole pensare che il tecnico del settore avrebbe ricereato ¢ direttamente effettuato tale combinazione attingendo alParte nota (c,d. metodo del ¢ would approa- chs) (i) Criteri di caleolo del risercimento del danno da eontvaffasione, Com’é noto, in base allart, 125 e.p.i, il danno da contraffazione comprende: 4) il danno emergentes ) il luevo eessante Tl danno emengente pud essere rappresentato: 1) dalle spese sopportate dal titolure delht privativa per Paccerta- mento del!illecito: 4) dalle spese relat've alla costituzione di parte civile nelleventuale procedimento penale da contraffaziones iii) dal danno patito dal titolare della privativa in conseguenza del ed, ¢ annacquamento » (dilution) del diritto; iv) dal danno alPimmagine; 2) dai costi sostencti per Te ed. pubblicita da ricostruzione della privativa, motivata dalla necessita di fronteggiare la contraffazione. Il lucro cessante, invece, coneerne i vantaggi patrimoniali che il tito- lare della privativa avrebbe potuto conseguire in maneanza degli illeciti contraffattivi ed, in particolare, il danno da sottrazione di clientela, La stima def danno patrimoninle da contralfazione, eon specifica (10) ¥,Accuarmapon, op, eit, 410 {07 tete pt lth te ed pron and ave ned he ioe tion ing the rian et, Bud rather scebiernepetatn of the avenge rai hel wo ane one sobs pomp the Pe ak (Pier, F495)04, To1998 BPO Case lw 4 edition 2001s. 0 8) Nelo stesso Senso ef anche 00/89 1099, 268 (18) “Tr base questo criteria, quesito da por nl rifrite In questione della nea aasena delfativitsinventiva alle gn dl teenco esperto del sttore, hhon'¢ eordbe potilo (cou) fitoPs, may in modo eometto slo aoe (ould) Jo?» Questo a alteroneeanferm che Pelemento determinants nelPappnez ‘mento dell'attivta inventiva (ede lasentoe sep) lo sable ae a slwaione Of fetto ai hreveltaone nom rast in moo evidete lt stat dela teonen fn modo fale ce qunlunae tonic egperto newebbe atta fe necesuin nyepaione dy formasion’ git disponibalnela teensen Non &invece corettoattuave nh tentativo di Hieostruzione a ritroso basao sila conoseenaa dela solisione dell oggetto tt brevet tazloe,chiedendos! we tale alione wrrcbbe tuto eee otenutes coe Feast, {al tecnico experto sul base di conoscenze Uieponibil ella teenies an tele tent tivo & dbsolitdestnato a iuscre i quanto ben dh radot brevetizione presenta caratcri non rntmecabilalmeno ren precedent. (efe-n tal proposito Trib. Torino, 8 febbrave 2004, Geno, 2004, 1 154)Rivista di Divitto Industriale - 2008 - Parte 1 ferimento alla voce del Incro cessante () pud essere effettuata sulla base di tre eriteri alternati "1) maneato gundagno del soggetto danneggiato (inteso come perdita i utile lordo o netio, a seconda delle varianti); 2) a giusto prezzo del consenso s 0 «royalty ragionevole » (inteso ‘come ammontare che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere se favesse chiesto ed ottenuto una licenza di sfruttamento commerciale dal titolare della privaciva)s '8) retroversione dei profitti del contraffattore realizzati a seguito della commercializzazione dei prodotti conteaffatti. Tl critetio del mancato guadagno discende dai principi generali in tema di risarcimento del danno ed é rappresentato dalla diminuzione di fatturato del titolare del diritto d’eselusiva (*). Lutilizzo di questo terio di ealeolo necessita della prova del nesso di ewusalita tra il fatto Iecito ¢ il danno, cle esiste ogni volta in cui il danneggiato dimostri con ragionevole probabilita ee, in mancanza delfllecito contratfattivo, avrebbe conseguite le stesse venclite del contraffattore. Sotto il profilo valutativo del danno da Iuero cessante, eriterio uti- lizznto ove manchi la prova della riduzione delle vendite, ei si affida agli ulteriori due eriteri: SN oyalty ragionevote (*), in base alla quale per la quantifieazione (39). Si vedm, N. Seurr-AL, FaaxrosA, Karas, I ctice dé propre ind still Pudov 2008, 80 905 ¥. Piceanmers-. Tran, HE nuae divin industria, iano, 2005, 512 Go) tal senso, Trib, Milano, 9 dicenibre 1971 in Gli, an, dit. nd 1972 nar 983 App. orto, 1 ll 1072 ft 1072, 161), 1085; App. Genova $1 gen- Boa: PB Toa sob eb, Herre, 18 bra 100, 100 (2812), BP De titer it Wrbunale a Bologna ha ritenato ehe dann da contralfaione tebettuale vada vahtato consilerando Tite ford ehe il ttolare del brevetto rsh onset owe aesse eit + prodeti pent avec in commercio da ete ‘Miatnloser ef menage ole dn bret dri data stircione dt sree citi ad open esonninesorinpnde a manent aie lrdo che it ae al inte ‘ertbke eons ve vece vend {prota pt commerce reveaiines ib Bolg, 8 gage 200% Cur an ir nde, 2008 (4810/4), Saeco mci App, Manos 18 moo 2001 (420), moked save seh am iy nde 2001, 875; App, Mio, 28 gem 109 (8047 bur ar i sata tab Mano, 30 novembre TONE (B14), Gr oo. dn, 6, 60% Rep, Mian 34 movembne 001 (2704/1) in Gin, 705; Min, peta 1900 (2027) tn Ce and nd, 2b, Ti Milano, B novembre 1987 GaoIBY Ghani onde 87,826," Nino, 2 gens 1980 (1274), in Gi ‘Sin dis ty 80, 170 (hi) "Siang sltanto che il vteio dels royalty &mensionato nella 125 de ofc del’ propet nist (gy 10 feb 2005, 39) come un cleento ‘ke dovrebbe comme esere peso in eonsiergzone dal Gi Sees el siuice che toendo ent del ns alti volsioe dt dite reat Ste Tansy dela viotesioe ered data pagar quatre ese oto Meena ad tlare det dito). Thott a Dieta n, 43(2004 de 29 sprite 2004 sul igpeto de dtd pro pricu fads (eodetindirettivn snjneements) prevede ly posits ppl rict industrial (oo dae ie tomma Tb} e dispone elle questo dovrebbe1. - Giurisprudenza nazionale 41 det danno si fa riferimento al tasso di ¢ royalty » (*) usualmente appli cato nel settore di riferimento per i contratti di licenza o di distribu- — reversione degli utili tale criterio, di carattere presuntivo, assegna al titolare della privativa Putile eonseguito dal contraffattore, assumendone la corrispondenza ai maneati profitti del titolare della pri- vativa. La Corte milanese opta per il criterio della reversione degli utili motivandolo come unico possibile in maneanza di « prospettazione di dati comparativi eo allegazioni concernenti le modalita di vendita del prodotto ¢ la sua rete distributiva » che potrebbero inditizzare verso la scelta della ¢ royalty » virtuale. Infatti,ritiene In Corte, che In reversione delPutile avrebbe una forza dissuasiva rilevante perehé distoglierebbe dal contraffattore il «productuin sceleris » per rendevlo alla vittinwa delVille= cito, Cid & in linea con chi individua il danno come categoria dellarrie= chimento senza causa oltreché della responsabilita eivile (2). Tale distra- vione appare affidabile sotto il profilo compensativo, eonsiderato che il titolare del diritto violato conseguirebbe Putile maneante, che si identi- fica con i reali proventi lordi, atteso che il contraffattore non ha eosti di avviamento. Questa promuncia, quindi, si inserisee nel filone di giuri- ‘xsere applicato per alco il dane Inddove& dficite determina in modo dette Bato il'suo ammontare (en eterati, ad esempio, qualon sa fie deter are Fimporto deteffetivo danno subite, enh dal rsateloentopobebbe sere caeoleta sulle base di element quali Cammontare det corigyeticn 0 dei ir che Pautore della ‘lolacione avrebe dont vermare qualoraceese rehtetoPauorsccione pe Puss dad ito propre intelletuaes) (28) "Peril computo delle « royalties »vanno presi in cousiderazione fatto dil: {event n quanto il contrafiattore opera in eondiiont molto diverse da un normale Ticenziatar, ett sono addosst oner (niin garatiti, Concorso nelle spese publ citar, fees di ingeesso} ¢ rachi nee maga. Tnatty cht nace Vilundo Vale brvativageaizzarsparmi, che s traducono in tna sdsone del prezzo praticato alla stientl, © mena i compettivt fdlzzndo i lente anche port pert se cessive aly sear ele pratt (25) "Tae teenien crn gd uizata dalla giusisprudenta anche prima dell sua codicleasione. Ti. Vicenza, «settembre 2000 (1298, in Gir, dr nd, 2001, $925 App, Milavo, 15 febbrain 1904 (0222). in Gin adi, 1005, 808; Mi lano, 9 giugno 1980, (1810), in Gur cn dr Sn, 1980, 478, Tb. Torino, 13 novem tne i978, tm Giur an, xd, 1978 (1005), O42. Inolte, sl Trbuwate di Ptenze ha piemm che ndtv dl'onmeniay del dng tone de nisin brewtuale ex art 861 ine pd essere afettuata in mpporte al pungno console ontrfttore in seit ala eenita di prodotti basi ul beets contaato (ib. Vv Feinze, D gennaio 3001 in Ginn ity 2000 390) 24)" Non sol fa respoiabitta efile ova io nucleo originario nel danno, ma ‘uve Varrechiment. Lave 201 ce. parla proprianente teltarnicehimanty a tl Ai un alivo, “om aller strimnto™ dicenane ¢ rome, wetprocamente det aco di vn soggeio al guateconaegu Uaricchimenta dio io, {..) Mente near, 2048 ce. perdi dann & quifcno dal! ingiustisia, nelle, 2041 i fa ferment ak ‘da txt eran senza een quafinsione (2) 9 ©. Castronovo, La viotacione delle ‘Propritd intelletuale come Usone del tere disporeioe. Dal! dane al'evicet Ineo, nM dvi sds, 1/2008, 842 Riviste di Divito Industriale - 2008 - Parte IL sprudenza (2) che propende per Paccettazione dell utile lord (*) quale criterio che meglio -appresenta situazioni di eontraffazione in cui debba farsi ricorso a valuiazioni equitative, Tan’é che la Corte indica altresi nella pereentuale del 20% il riearico medio » stimato per il ealeolo equi tativo delf'utile, giustifiento ancora una volta dalla eireostanza secondo cui il contraffattore inera suil’altrui avviamento, Pertanto, il differente atteggiarsi della misura risarcitoria in ipote di contraffazione trova giustifieazione proprio nei diversi comportament ed effetti derivanti da tale tur Liintroduzione nella valutazione del danno di elementi estranei ad un aecertamento meramente oggettivo del danno patrimoninle condurr’t alla seelta della reversione degli utili tanto in assenza di dati compara tivi del valore delle vendite del prodotto stimate nella eatena distribu tiva, quanto nel caso di ineapacita di documentare il decremento di fat- turato del titolare della privativa; al contrario portera al riconossimento del massimo corrispettivo della Tieenza quando & possibile utilizasne cle- menti comparativi ). Puperiea Saxronocrro Avooeuto in Milano Franersea Cantcato Avooeato in Milano (25) THib. Milano, 0 gingno 1980 (n. 1819/8) in Gies ann, dir ind. Rep. Sist 1972-1987, 681: eI dana subito dal ttolae dius brevet contrafatio om pd sene'al- ino determinarei nella menura delPutle neo conseguito dal contraffattore, devendosi al. tres valuta se tt gli ceuiventé del prodotto contrjata avretbero acquistatn | prodotti ‘medesini press i tala del inca» (20)_"Trib. Milano, 24 gennsio 1080, n, 1274/1, in Gin. ann, dir ind, Rep. Sis 1978-1987, 550 (27) ‘Cir. Ti. Milano, 20 novembre 1905, in Giur. ann dir ind., 1996, 501; ‘Tub, Alba, 26 febraio 2001; in Glier anand. énd., 2008, 604; Dib, Vicenza, 17 giv go 2002, in Gir, an, cir ind, 2008, 208,