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En Buenos Aires, a los 7 das del mes de febrero de dos mil doce reunidos en acuerdo los
seores jueces de la Sala 2 de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH C/
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE
PATENTE, respecto de la sentencia de fs. 1379/1384, el Tribunal estableci la siguiente cuestin
a resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo result que la votacin deba ser efectuada en el siguiente orden: seores
Jueces de Cmara doctores Alfredo Silverio GUSMAN, Santiago Bernardo KIERNAN y Ricardo
Vctor GUARINONI.
A la cuestin planteada, el seor Juez de Cmara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:
I. El 31 de mayo de 1996 Bayer Aktiengesellschaft (en adelante Bayer o el
laboratorio) present ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante I.N.P.I. o el
US Instituto) una solicitud de patente de invencin que tramit por el n 96 01 02860- referida a
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composiciones endoparasiticidas para prevenir o curar determinadas infecciones en humanos y
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ICI animales provocadas por endoparsitos patgenos.
AL El 5 de abril de 2005, conforme las observaciones formuladas por el examinador
en fs. 112, cuyos trminos formaron parte integrante de la resolucin, el Comisario de la
Administracin General de Patentes, previo dictamen del refrendante legal de esa
Administracin, resolvi que corresponda denegar la solicitud de otorgamiento de la patente de
invencin solicitada por la actora (confr. fs. 121), en tanto no se haba dado cabal cumplimiento
con lo preceptuado por los arts. 4 y 20 de la Ley N 24.481.
Concluida la instancia administrativa con la desestimacin del recurso de
reconsideracin resuelto por el I.N.P.I. con fecha 13 de julio de 2005 (confr. instrumentos de fs.
134/ 136), Bayer promovi entonces este juicio, pretendiendo se declare la nulidad de ambas
resoluciones denegatorias y se disponga en consecuencia que dicho organismo contine con el
trmite de la referida solicitud y oportunamente resuelva, ya sea concedindola como entiende
corresponde- o no.
Resistida la pretensin por la emplazada, la sentencia de fs. 1379/1384 hizo lugar a
la demanda y declar la nulidad de los actos administrativos del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (fechados el 1 de abril y 13 de julio del ao 2005), que fueron cuestionados
en el escrito de inicio. Asimismo, dispuso que las costas se distribuyeran por su orden.
Para as resolver, el a quo hiz mrito de las impugnaciones efectuadas por el
laboratorio y expuso, en sustancia, que la amplitud de las objeciones del informe denegatorio
-que integr la disposicin cuestionada- habra afectado el derecho de defensa del actor, al no
poder ste en tiempo oportuno lograr salvar las nuevas objeciones.
II. Contra esa decisin se alz el Instituto demandado formulando sus quejas en la
pieza de fs. 1400/1412, afirmando en concreto que: a) No es cierto que en el informe previo a la
resolucin final se hubiera objetado slo la amplitud de la clusula N 1 guardndose, entre tanto,
silencio acerca de anteriores o nuevas observaciones, pues ambos aluden a defectos vinculados
con los mismos artculos de la ley (4, 20 y 22); b) La informacin provista en la memoria no
resultaba suficiente para poder determinar la actividad inventiva del objeto reivindicado en la
clusula principal, debido a la amplitud de los trminos empleados en su redaccin; c) El pliego
reivindicatorio original, analizado en el examen de fondo, slo contiene una clusula donde no se
mencionan concentraciones ni proporciones, mientras que el pliego reivindicatorio
correspondiente a la contestacin del examen de fondo analizado en el informe previo a la
resolucin final, adems de contener la indicada clusula, introduce doce nuevas
reivindicaciones. Asimismo, el pliego referido al responde de la vista del informe previo a la
resolucin final analizado en el informe denegatorio, introduce cambios en la clusula 1 e incluye
once reivindicaciones secundarias. Concluye que es lgico entonces que al dictarse el acto
administrativo surjan observaciones o defectos no sealados con anterioridad; d) Las nuevas
observaciones no cambian el destino final de la solicitud, dado que estn enmarcadas dentro de
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las que se efectuaron durante el examen de fondo y el informe previo a la resolucin final. La
actora entonces pudo conocer las objeciones, que debieron ser salvadas en su oportunidad; e)
Hacer volver a tramitar una solicitud de patente denegada en base a slidos argumentos tcnicos
(confr. pericia qumica), so pretexto de la existencia de alguna omisin formal, es negar la verdad
jurdica objetiva e incurrir en un exceso ritual manifiesto; f) La sentencia apelada interpret
errneamente el acto administrativo que desestim el recurso de reconsideracin, pues consider
que no se haba cumplido debidamente con lo preceptuado por el art. 73 de la Ley N 24.481,
siendo que aquella resolucin no tena por objeto analizar si denegaba o no la solicitud de
patente, sino que su objeto era el tratamiento del recurso de reconsideracin interpuesto. El a
quo ha confundido el acto administrativo por el cual se deneg la solicitud de patente, con la
resolucin de un recurso de reconsideracin; g) El I.N.P.I., al haber denegado el requerimiento de
patente como autoridad de aplicacin de la Ley N 24.481, no hizo ms que cumplir con el
principio de legalidad; h) Al afirmar el Juez que los defectos de procedimiento aludidos
relativizan en gran medida la eficacia probatoria del dictamen pericial de fs. 1219/59, implica
que no se tuvo en cuenta las conclusiones a las que arribara el perito designado de oficio en
ocasin de expedirse sobre los puntos propuestos por la parte actora; e i) Bayer no ha logrado
probar a travs del dictamen pericial los extremos que ha sostenido en la demanda, y por lo tanto
no ha podido acreditar que la invencin es patentable.
La actora no hizo uso del derecho de contestar agravios, dndosele por decada esa
posibilidad a fs. 4515.
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III. Teniendo en cuenta los trminos en que han sido planteadas las cuestiones
sometidas a conocimiento del Tribunal, cabe recordar que la disposicin denegatoria impugnada
que obra a fs. 214/215 se basa en que las observaciones formuladas por los examinadores no
habran sido satisfactoriamente salvadas por el solicitante, configurando con ello el supuesto del
art. 29 de la Ley N 24.481.
Como en ocasin de ese anlisis de fondo se realizaron las objeciones en estudio
referidos a los requisitos esenciales de la solicitud, es a la luz de dichas actuciones
administrativas que se impone examinar si la solicitante pudo acreditar la invalidez de los
fundamentos de las resoluciones cuya nulidad persigue.
A fin de verificar tales extremos, me abocar en primer trmino al anlisis de los
antecedentes administrativos originados en ocasin de sustanciarse la peticin de patente en
cuestin, que fuera luego denegada mediante Disposicin n 005640, emitida por el I.N.P.I. en
fecha 1 de abril de 2005, cuya copia en este acto tengo a la vista.
3.1. Advierto que el informe tcnico preliminar fue aprobado (fs. 135), no as el
examen tcnico de fondo obrante a fs. 147. El analista PERCICH, luego de evaluar la solicitud
original y las diversas partes que la componen, efectu en prieta sntesis las siguientes
observaciones: a) Todos los elementos de la composicin son conocidos y tambin se han
ensayado en composiciones sinrgicas; b) De la lectura de la memoria no surge un ejemplo claro
que indique un efecto inesperado del uso de la composicin. Slo existe una prueba para el
depsipeptido PF 1002 A (EP 503538) en combinacin con Ivermectina B1a/B1b. No existen
pruebas del uso de ambos en combinacin con Praziquantel o Epsiprantel; c) Considera que la
reivindicacin principal es amplia y genrica frente a lo descripto e ilustrado, y que de acuerdo al
arte previo y lo ejemplificado la presente solicitud carece de actividad inventiva; d) La peticin
puede considerarse si se acompaan ejemplos representativos que prueben el efecto imprevisible
de la composicin con todos sus componentes, o en caso contrario, restringir el alcance a lo
ejemplificado y probado.
3.2. El aludido examen tcnico mereci la contestacin por parte del solicitante a
fs. 150/166 quien, en funcin de las observaciones formuladas por el analista, acompa nueva
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pgina 2 de la memoria descriptiva; al tiempo que modific tambin las reivindicaciones, cartula
y hojas tcnicas. Asimismo, objet la alegada variedad de documentos del arte previo citados por
el examinador, aduciendo que ellos no describan ni sugeran la presente invencin, dado que sta
se refiere a composiciones endoparaseticidas sinrgicas que comprenden al menos una de
Avermectina, Ivermectina o Milbemicina y un Depsipptido cclico. El Praziquantel o el
Epsiprantel son ingredientes opcionales adicio-nales. Los documentos GB 2252730, WO
95/05181 y EP-A 059074 citados por el examinador se refieren a combinaciones de
Avermectinas/Ivermectinas/Milbemicinas con Praziquantel y/o Epsiprantel, lo que para el
peticionario implica que la presente invencin es novedosa e inventiva por sobre dicho arte
previo. Con relacin a los efectos inesperados o imprevisibles de la composicin, adujo que los
datos de los ejemplos A y C convincentemente muestran que una combinacin de PF 1222 A
con Ivermectina B1a/B1b es sinrgica en su actividad antihelmntica contra varios nematodos,
datos stos que el peticionario considera avalan las presentes reivindicaciones.
3.3. Dicho descargo dio lugar a su vez al informe previo a la resolucin final de
fecha 31 de octubre de 2002 (ver fs. 167/168 del expte. adm. que tengo a la vista). En esta
ocasin, el examinador consider que los ejemplos adicionales agregados por la recurrente a su
contestacin slo prueban el efecto sobre un solo parsito y en combinacin sinrgica de un
producto que no se encuentra definido adecuadamente en la reivindicacin principal. Asimismo,
tampoco se encuentra probado que cualquier depsipeptido pueda tener el mismo efecto, slo se
prueban las de frmula general III y para Nematosporoides dubius. Concluye sugiriendo la
denegacin de la petente o en su defecto, se proceda por parte del solicitante a limitar la
US reivindicacin de la invencin.
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3.4. En la contestacin del informe previo a la resolucin final, la solicitante
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ICI acompaa nuevas reivindicaciones modificadas respecto del referido invento (ver fs. 169/169
AL vta.). Asimisimo, no comprende la afirmacin del examinador cuando expone que slo estaba
ensayada la actividad respecto de los Nematospiroides dubius. Sostiene que el ejemplo B y la
tabla C se refieren a ensayos y resultados sobre el control de helmintos Heterakis Spumosa, que
evidencian, adems, que dichas combinaciones seran sinrgicamente activas contra Ancylostoma
caninum en perros.
3.5. Abocado el examinador SALICE al estudio del aludido responde (fs.
211/212), volvi a cuestionar la patentabilidad en razn de que an la clusula 1 del pliego
reivindicatorio resultaba demasiado amplia, debiendo haber sido limitada en su oportunidad.
Luego de una serie de consideraciones tcnicas, el dictaminante concluye: En el estado actual
de la solicitud no se satisface el art. 20 de la ley 24.481 (TO 1996), que requiere que la invencin
se describa en la solicitud de manera suficien-temente clara y completa para que una persona
experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deber incluir el
mejor mtodo conocido para ejecutar y llevar a la prctica la invencin, y los elementos que se
empleen en forma clara y precisa. Tampoco se satisface el art. 22 que dice: las reivindicaciones
definirn el objeto para el que se solicita la proteccin, debiendo ser claras y concisas. Podrn
ser una o ms y debern fundarse en la descripcin sin excederla. Adems, lo revelado por los
ejemplos constituye un mtodo de tratamiento teraputico, que no es patentable para la ley de
patentes argen-tina (ver art. 6). Habindose procedido en la solicitud de re-ferencia a emitir con
fecha 31/10/02 el informe previo a la re-solucin final (IRF), en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 29 del Reglamento de la ley 24.481 (Dto. 260/96, Anexo II). Y visto que el nuevo
pliego reividicatorio presentado como con-testacin de vista de fecha 19/12/02, presenta las
objeciones enumeradas ms arriba, considerase que la presente solicitud N P960102860,
debiera ser denegada sin ms trmite en razn de lo dispuesto por los arts. 4, 20, y 22.
3.6. Como colofn se dictan los actos administrativos cuya validez se puso en tela
de juicio en estos autos, a los que me refer en el Considerando I.
IV. Antes de entrar de lleno al examen de la cuestin, bueno es recordar que la
decisin n PN005640 y la posterior resolucin n P236 que la confirm, son sendos actos
administra-tivos que, como tales, gozan de la presuncin de legitimidad (art. 12 de la Ley N
19.549), la cual debe ser desvirtuada por el actor que reclama judicialmente su nulidad y
revocacin. Es decir, en autos la actora deba demostrar que haba corregido las objeciones
opuestas por los examinadores o que esas observaciones eran arbitrarias e infundadas a la luz del
sistema nacional de patentes.
Cabe puntualizar que a efectos de alcanzar un anlisis adecuado de los aspectos
sustanciales de cada solicitud, el I.N.P.I. cuenta con personal tcnico idneo para ello (v.gr.:
qumicos e ingenieros) que deben comprender la tecnologa involucrada, estudiar el estado de la
tcnica, determinar si el invento cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y
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significativo, que es el informe pericial qumico obrante a fs. 1219/1255 de autos; que ser objeto
de especial anlisis en el Considerando VI.
V. La cuestin inicial a indagar, y que constituy el elemento de conviccin en el
que el colega de la anterior instancia bas su veredicto, es determinar si en sede administrativa
hubo violacin del derecho de defensa de Bayer. Tuvo en cuenta el a quo las diferencias que a
su modo de ver existen entre el informe previo a la resolucin final, los fundamentos esgrimidos
en el acto administrativo denegatorio y el examen tcnico de fondo.
De acuerdo al anlisis de las constancias indicadas en el Considerando III,
adelanto que no alcanzo a percibir la mentada asimetra.
Antes que nada, de las respuestas y correcciones efectuadas por la actora, no
aprecio que en definitiva se haya dado satisfaccin a los requerimientos de la autoridad de
aplicacin. De manera que no puedo compartir la afirmacin que endilga al Instituto demandado
poner obstculos infundados a la concesin de la patente solicitada. En cambio, si me parece
advertir una persistente negativa de la solicitante a limitar o restringir la reivindicacin principal
como lo pidi el I.N.P.I., que fuera calificada por los examinadores en los sucesivos informes,
como amplia y genrica (confr. fs. 147, 167 y 211).
Yendo en concreto a las observaciones habidas, aclaro en primer lugar que el
I.N.P.I. tiene diversas oportunidades para profundizar el anlisis de los distintos aspectos
sustanciales del invento, y sin que ello adems deba implicar menoscabo de derecho alguno, en la
medida que las atribuciones all conferidas se ejerzan en un marco de racionalidad y reiterando
que se trata de cuestiones tcnicas complejas cuya valoracin primaria incumbe a la autoridad
administrativa de aplicacin (confr. arts. 27, 28, 56, etc. de la Ley de Patentes).
Sobre esa base, adems de tener una participacin de indudable proyeccin
prctica en materia de ordenamiento, sistematizacin, verificacin tcnica, etc., el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial puede requerir tambin precisiones o aclaraciones o bien que
se subsanen omisiones (art. 24 de la normativa legal antes mencionada), debiendo realizar un
estudio preliminar de la documentacin, como as tambin efectuar un examen de fondo para
comprobar si la solicitud incurre o no en las prohibiciones de la Ley N 24.481.
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denegar una patente, an cuando todava tenga dudas sobre la procedencia de la misma,
restndole la posibilidad de requerir aclaraciones o bien observaciones motivadas en las
respuestas brindadas por el solicitante. Por lo dems, como lo ha sostenido prestigiosa doctrina, la
prohibicin de agregar nuevos argumentos para rechazar la patentabilidad, admite casos
excepcionales (conf. BENSADON, Martn, Ley de Patentes Comentada y Concordada con el
A.D.P.I.C. y el Convenio de Pars, pg. 258).
En cuanto a la queja vinculada con el dictado de la resolucin 236, este acto
administrativo desestim el recurso de reconsideraacin articulado por la solicitante en funcin
de haberse denegado por la autoridad competente la solicitud de patente mediante la resolucin n
005640. Dicho acto se encuentra motivado (art. 7 inc. e de la Ley N 19.549) en que el
peticionario no haba subsanado las observaciones y reparos formulados durante el trmite,
extremo que de por s era suficiente para confirmar el acto impugnado. Y que ms all de su
acierto o error; torna insustancial ingresar en el anlisis de otras cuestiones desarrolladas en el
recurso administrativo.
VI. Sin perjuicio de no haber encontrado que en sede administrativa se haya
frustrado el ejercicio del derecho de defensa (conclusin que por si mismo amerita la revocacin
de lo resuelto en la anterior instancia), no puedo dejar de ponderar la prueba producida en autos,
en especial el informe pericial de fs. 1219/1259.
Con dicha constancia referida a la cuestin de fondo, tengo por acreditado que la
denegatoria de la Administracin Nacional de Patentes no fue arbitraria y encuentra respaldo en
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1252). Concluyendo, agrega el experto designado de oficio que la mera declaracin de que una
composicin posee efecto sinrgico no es suficiente para dar por probado el invento. Ello debe
constatarse y adems expresar en qu rangos se encuentra para poder constatar la actividad
inventiva y los lmites de la misma, mostrando ejemplos que lo sustenten.
Recurdese que el contenido de las reivindicaciones, que no pueden exceder el
marco fijado por la descripcin, sirve para establecer si la invencin all definida presenta las
condiciones de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial (confr. CABANELLAS,
Guillermo Derecho de las Patentes t. II, pg. 183 y ss). Es que la divulgacin de la invencin
debe ser suficiente para que una persona experta pueda ejecutarla y llevarla a la prctica (art. 20,
Ley de Patentes).
Queda claro entonces que las respuestas brindadas por el perito qumico (si bien
fueron materia de impugnacin por las partes) resultan coincidentes en lo sustancial con las
diversas observaciones efectuadas por los examinadores funcionarios stos, altamente
calificados por su preparacin tcnica y profesional- durante la instruccin del expediente
administrativo.
Ello as, cabe precisar que en materia de derecho industrial, cuando se debate el
contenido de una determinada patente de invencin y lo que se discute es esencialmente un
conocimiento biotecnolgico, la prueba pericial se transforma en el elemento central del juicio
(en tal sentido, ver KORS, Jorge La pericia en los litigios de patentes, Obra Colectiva en
TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA, n 9, pgs. 193 y ss.).
Vuelvo entonces a lo que expuse en el Considerando V, lo que debemos resolver
US en este expediente es una cuestin tcnica, y por ende tiene particular significacin la pericia, ya
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que en principio se trata de conocimientos ajenos a la formacin cultural del Juez, quien para
OF
ICI apartarse de las conclusiones debe basarse en argumentos cientficos debidamente fundados.
AL Concluyo entonces en que la denegatoria de la patente dispuesta en la Resolucin
N PN005640 se encuentra debidamente fundada, sin atisbos de ilegitimidad ni de arbitrariedad
en el obrar del I.N.P.I.
VII. Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia de primera instancia y
desestimar la demanda articulada. Con costas, en atencin al principio del vencimiento (art. 68
del C.P.C. C.N.). Tambin en la Alzada, pues aunque no medi actividad procesal de la actora
ante la Cmara, si mi propuesta es compartida, se revoca lo resuelto en primera instancia.
para determinar que se est frente a una autntica invencin, es decir que la participacin de la
Autoridad de Aplicacin, tiene una indudable proyeccin prctica, de ordenamiento,
sistematizacin, verificacin tcnica etc.
El acto administrativo que se cuestiona en autos fue emitido por el organismo
oficial dotado de versacin especial y competencia tcnica especfica para evaluar la procedencia
de un patentamiento (art. 92, inc. a), de la ley 24.481) y la decisin de denegar una determinada
solicitud constituye un acto Administrativo que goza de presuncin de legitimidad (art. 12 de la
ley 19.549) y ello exige que quien reclama judicialmente su revocacin, demuestre que corrigi
satisfactoriamente las objeciones que le formularon los examinadores, o que tales observaciones
eran arbitrarias o infundada a la luz del rgimen nacional de patentes. Es decir que puede ser
desvirtuada por el interesado mediante la prueba pertinente. La Administracin Nacional de
Patentes tiene especial conocimiento y competencia tcnica Especfica para evaluar la
procedencia de la concesin de una patente y los informes tcnicos merecen plena fe siempre que
sean serios, precisos y no adolezcan de arbitrariedad aparente.
En ese orden de ideas, me interesa aclarar que la materia comprometida en este
proceso no versa sobre conceptos o criterios que dependen de opciones del legislador o de
poltica gubernamental, sino sobre aspectos fcticos y tcnicos que el juez debe dilucidar con el
auxilio de la prueba producida en el expediente, en especial, de los dictmenes y explicaciones
dadas por el experto designado de oficio, de especfica versacin de la materia debatida.
III. Que a fs. 228 del Expte. Administrativo, el Instituto Nacional de la Propiedad
US
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