TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 27-IP-2014

Interpretacin prejudicial, a solicitud de la corte

consultante, de los artculos 165, 166 Y 167 de la
Decisin 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por
la Comisin de la Comunidad Andina y, de oficio, del
artculo 162 de la misma normativa, con fundamento en
la consulta formulada por la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia, Lima, Repblica del Per.
Expediente Interno N 2333-2012. Actor: COMPAA DE
PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A.
Asunto: Cancelacin por falta de uso de la marca mixta:
MONTERREY.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres

das del mes de julio del ao dos mil catorce, en Sesin Judicial se procede a
resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Sala Civil
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, Repblica del Per.

VISTOS:

El Oficio No. 079-14-S-SCT-CS-PJ de fecha 17 de marzo de 2014, recibido por este

Tribunal el 07 de abril de 2014, procedente de la Sala de la Sala Civil Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia, Lima, Repblica del Per, por medio de la cual se
remite solicitud de Interpretacin Prejudicial con motivo del Proceso Interno No.
2333-2012.

Que de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que

los requisitos exigidos por el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125
de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada
procedente en el auto emitido el 18 de junio de 2014.

Que, con auto de 21 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, decidi aceptar el impedimento presentado por el Seor Magistrado Luis
Jos Diez Canseco Nez, de acuerdo a lo establecido en los artculos 67 y 68 del
Estatuto de este Tribunal.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima procedente

destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente
solicitud, lo siguiente:
 2

II. PARTES.

Demandante: COMPAA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y

SERVICIOS COPORA S.A.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL INDECOPI.

Litisconsorte necesario: NESTL PER S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y

otros de la solicitud de interpretacin prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. El 5 de julio de 2005, la sociedad NESTL PER S.A., solicit la

cancelacin por falta de uso de la marca mixta MONTERREY, registrada en
Per a favor de la COMPAA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y
SERVICIOS COPORA S.A., bajo el certificado No. 67742 para distinguir
caf, te, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf, harinas
y preparaciones hechas, cereales, pan, pastelera y confitera, helados
comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal,
mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y dems productos
de la Clase 30 de la nomenclatura internacional.

2. El 22 de septiembre de 2005, la COMPAA DE PRODUCTOS

ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A., absolvi el traslado de la
accin sealando que viene utilizando la marca mixta MONTERREY por lo
menos en los tres (3) aos precedentes a la fecha de inicio de la accin de
cancelacin. Adjunta copia de las facturas de venta, en sus tres (3)
variedades Clsico, Express y Gold que respaldan su afirmacin.
Adicionalmente, manifiesta que ha licenciado la marca en cuestin a favor
de la sociedad CORPORA TRESMONTES S.A. (Bolivia). Finalmente,
acompaa declaracin jurada de la sociedad INDUSTRIAS GRFICAS
MONACO Y CIA LTDA, quien certifica que la empresa CORPORA
TRESMONTES S.A., solicit la confeccin una etiqueta para su producto de
marca MONTERREY, siguiendo las instrucciones recibidas de COMPAA
DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A., para los
envase de Caf Monterrey Clsico 170 grs, Cdigo No. 46111, Caf
Monterrey Clsico 100 grs, Cdigo No. 41112 y Caf Monterrey Express 250
grs. Cdigo No. 19814.

3. El 12 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI,

mediante la Resolucin No. 007979-2008/OSD-INDECOPI, resolvi declarar
fundada la accin de cancelacin presentada y cancel el registro otorgado.

4. El 3 de junio de 2008, la COMPAA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y

SERVICIOS COPORA S.A., present recurso de apelacin contra el
anterior acto administrativo, reiterando los argumentos presentados en el
escrito de contestacin y, agregando que las denominaciones 1100, 24,
GOLD 48, GOLD 24, GOLD 48, 48, CLSICO, VENNE, PERUANO que se
 3

muestran conjuntamente con el trmino MONTERREY en las facturas

adjuntadas, hacen referencia a un tipo de caf o cantidad de gramaje, ms
no alteran el carcter distintivo de la marca registrada.

5. El 18 de diciembre de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI,
mediante Resolucin No. 3190-2008/TPI-INDECOPI, resolvi el recurso de
apelacin, confirmando la Resolucin impugnada que declar fundada la
accin de cancelacin.

6. La COMPAA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA

S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior
Resolucin.

7. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima,

Repblica del Per, mediante sentencia signada como Resolucin Nmero
Catorce de 29 de abril de 2011, declar fundada la demanda, nulas las
resoluciones demandadas, y en consecuencia orden que se mantenga la
vigencia de la marca mixta MONTERREY.

8. El 11 de septiembre de 2011, el INDECOPI y NESTL PER S.A.,

presentaron respectivamente, recurso de apelacin contra la anterior
sentencia.

9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, Repblica

del Per, solicit una interpretacin Prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

10. EL demandante soporta la accin en los siguientes argumentos:

11. Manifiesta, que demostr el uso de la marca mixta MONTERREY dentro del
periodo de tiempo relevante, de modo directo, dentro de uno de los pases
miembros de la comunidad andina, y del modo y forma que corresponde a
los productos que la marca distingue.

12. Seala, que es o ha sido titular de las siguientes marcas: Monterrey

denominativa (Certificado No. 51974); Monterrey denominativa (certificado
No. 51634); Monterrey Express denominativa (Certificado No. 60271);
Monterrey mixta, Certificado No. 60271 (Cancelada por falta de uso por
Res. No. 014891-2005/OSD-INDECOPI); Monterrey mixta, Certificado No.
67742 (objeto de litis). Por lo tanto, no est obligada a usar en su producto
caf de marca MONTERREY, la etiqueta materia del Certificado No. 67742,
ya que es la nica marca compuesta de la que es titular.

13. Indica, que las facturas que se acompaaron para respaldar el uso de la
marca no pueden describir el producto con su nombre y etiqueta. Por lo
tanto, deban considerarse los dems elementos probatorios que se
adjuntaron para respaldarlas.
 4

C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

14. Indica, que se valoraron todos los documentos aportados por el accionante;
sin embargo, en su anlisis se excluyeron aquellos que no estaban dentro
del periodo de los tres (3) aos anteriores a la fecha de presentacin de la
accin de cancelacin. Adicionalmente, se constat que si bien las facturas
que se acompaaron hacan referencia a la comercializacin de caf
identificado con el signo MONTERREY, estas hacan referencia a un signo
denominativo.

15. Argumenta, que no obstante adjuntarse diversas facturas por la compra de

etiquetas, as como las respectivas rdenes de compra, no poda tenerse
certeza de cmo es que las etiquetas mandadas a confeccionar
correspondan realmente con la marca registrada. Se omite acreditar el uso
de la marca, siendo insuficiente las declaraciones juradas.

16. Arguye, que no se ha demostrado que todas las variedades de caf que se
comercializan con la marca objeto de la litis, tienen la misma etiqueta.

Por parte de NESTL PER S.A.

17. Indica, que no se acredit el uso de la marca. El INDECOPI valor

adecuadamente todos los medios probatorios que se adjuntaron al proceso
administrativo.

18. Seala, que las declaraciones juradas que se adjuntaron, no aportan

elementos probatorios suficientes, como s lo hara material publicitario,
ejemplares de etiquetas de productos, etc.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

19. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima,

Repblica del Per, mediante sentencia signada como Resolucin Nmero
Catorce de 14 de agosto de 2010, declar fundada la demanda y en
consecuencia orden que se mantenga la vigencia de la marca mixta
MONTERREY.

20. Seal que la acreditacin del uso de la marca en el mercado importa un

anlisis conjunto de los medios probatorios presentados por el titular;
teniendo en cuenta que la marca objeto de la litis reviste el carcter de
mixta, constituye un error sealar que la informacin contenida en los
documentos mencionados resulta sustancialmente diferente de la marca
registrada, puesto que las facturas hacen alusin al componente
denominativo de la marca.

21. Agreg, que igualmente constituye un error sealar que la marca mixta debe
usarse tal como fue registrada, toda vez que para efectos del procedimiento
de cancelacin de la marca se entender acreditado el uso de la misma en
el mercado aunque sta no sea idntica a la registrada, en tanto y en cuanto
tales diferencias no sean trascendentes y no perjudiquen su funcin
diferenciadora. La alegada diferencia sustancial no existe en el caso
concreto, ya que las etiquetas revisten clara identidad fontica y semejanza
grfica respecto del elemento denominativo.
 5

E. RECURSO DE APELACIN

Por parte del INDECOPI.

22. Adems de reiterar lo manifestado en la contestacin de la demanda, indica

que en casos de variaciones formales en el uso de la marca en el mercado,
la autoridad administrativa debe evaluar si dichas alteraciones afectan la
capacidad distintiva de la marca y, por ende, producen una impresin
distinta o, por el contrario, similar. En el caso en concreto, los cambios son
sustanciales.

Por parte NESTL PER S.A.

23. En el escrito de recurso de apelacin reiter los argumentos expuestos en la

contestacin de la demanda, agregando que la COMPAA DE
PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A., no cuestion
que la marca o sus derechos expectativos sobre ella desaparecieron. No se
puede mantener la vigencia de algo que ya caduc de pleno derecho.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

24. La Corte consultante solicit la interpretacin prejudicial de los artculos

165, 166 y 167 de la Decisin 486.

25. Se har la interpretacin solicitada. De oficio se interpretar el artculo 162

de la misma normativa.

26. A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIN 486

()

Artculo 162

El titular de una marca registrada o en trmite de registro

podr dar licencia a uno o ms terceros para la explotacin
de la marca respectiva.

Deber registrarse ante la oficina nacional competente

toda licencia de uso de la marca. La falta de registro
ocasionar que la licencia no surta efectos frente a
terceros.

A efectos del registro, la licencia deber constar por

escrito.

Cualquier persona interesada podr solicitar el registro de

una licencia.

()
 6

Artculo 165

La oficina nacional competente cancelar el registro de una

marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo
justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno
de los Pases Miembros, por su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello durante los tres aos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accin de cancelacin. La cancelacin de un registro por
falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposicin interpuesto con
base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no podr

iniciarse la accin de cancelacin antes de transcurridos
tres aos contados a partir de la fecha de notificacin de la
resolucin que agote el procedimiento de registro de la
marca respectiva en la va administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca slo afectara a uno o a

algunos de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada la marca, se ordenar una reduccin o
limitacin de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aqullos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para ello se tomar en cuenta la identidad o similitud
de los productos o servicios.

El registro no podr cancelarse cuando el titular demuestre

que la falta de uso se debi, entre otros, a fuerza mayor o
caso fortuito.

Artculo 166

Se entender que una marca se encuentra en uso cuando

los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efecta su comercializacin en el mercado.

Tambin se considerar usada una marca, cuando distinga

exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Pases Miembros, segn lo establecido en
el prrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en

que fue registrada slo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carcter distintivo, no motivar la
cancelacin del registro por falta de uso, ni disminuir la
proteccin que corresponda a la marca.
 7

Artculo 167

La carga de la prueba del uso de la marca corresponder al

titular del registro.

El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas

comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacin de las mercancas identificadas con la
marca, entre otros.

().

VI. CONSIDERACIONES.

27. Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo

cual se analizarn los siguientes aspectos:

A. CANCELACIN POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIN

486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. LA MARCA USADA DE UNA
MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO. EL RGIMEN PROBATORIO. LA
MARCA USADA POR EL LICENCIATARIO O EL AUTORIZADO PARA
ELLO.

28. La demandante argument que se demostr el uso de la marca mixta

MONTERREY dentro del periodo de tiempo relevante, en uno de los pases
miembros de la Comunidad Andina, de forma directa, y del modo y forma
que corresponde a los productos que la marca distingue. El INDECOPI
sostuvo que si bien las facturas que se acompaaron hacan referencia a la
comercializacin de caf identificado con el signo MONTERREY, estas
hacan referencia a un signo denominativo.

29. Adems de lo anterior, en la va administrativa se afirm que se licenci la

marca a la sociedad boliviana CORPORA TRES MONTES S.A.

30. De conformidad con lo anterior, se establecern las caractersticas, los

presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelacin por no
uso de la marca. Adems, se determinarn los requisitos del uso de la
marca por un licenciatario o un autorizado para ello, y se har referencia al
uso de la marca de manera diferente en el mercado.

31. Se seguirn los parmetros establecidos por el Tribunal en la Interpretacin

Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-
2013:

32. Caractersticas de la figura de la cancelacin por no uso en el rgimen

de la Decisin 486.

33. Los artculos 165 a 170, salvo el 1691 de la Decisin 486, establecen las
caractersticas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la
cancelacin por no uso de la marca. En ese marco las caractersticas
principales de dicha figura son las siguientes:
1
El artculo 169 soporta la cancelacin del registro marcario en la prdida de distintividad del
signo que se ha tornado en comn o genrico, en relacin con uno o varios de los productos que
ampara.
 8

a. Legitimacin para adelantar el trmite.

34. De conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin de la

Comunidad Andina, el trmite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no
puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

35. Cualquier persona interesada puede adelantar el trmite. Lo anterior quiere

decir que el solicitante deber demostrar un inters en la cancelacin de la
marca respectiva, lo que se traduce en la intencin de registrar un signo
idntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:

()

En resumen, se encuentra legitimada para accionar la persona natural o

jurdica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada (Proceso 15-
IP-99, ya citado), as como la que pretenda registrar un signo idntico o
semejante, confundible con la marca no utilizada. Interpretacin
Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-
2007.

b. Oportunidad para adelantar el trmite.

36. El segundo prrafo del artculo 165 establece la oportunidad para iniciar el
trmite de la accin de cancelacin por no uso. Dispone que dicha accin
slo puede iniciarse despus de tres aos contados a partir de la
notificacin de la resolucin que agota la va gubernativa en el trmite de
concesin de registro de marca.

c. Falta de uso de la marca.

37. Para que opere la cancelacin del registro de marca, de conformidad con el
artculo 165 de la Decisin 486, es necesario que la marca no haya sido
utilizada por su titular, por el licenciatario de ste, o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los Pases Miembros, durante los
tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de
cancelacin.

()

38. El artculo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar
la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un
contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra
forma de vinculacin econmica que no conlleva un licenciamiento de la
misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras:

La licencia de uso de la marca.

39. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la

facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de
disposicin, de conformidad con el postulado de la autonoma de la
voluntad privada, se puede manifestar a travs de la transferencia o cesin
de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una
licencia para la explotacin de la misma.
 9

40. Las licencias, tienen una funcin econmica muy importante en el comercio
de bienes y servicios. Para ampliar el campo de accin de una marca
determinada, o para la penetracin de mercados determinados, el titular de
dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda
explotarla.

41. La licencia de la marca, se encuentra regulada en captulo IV del ttulo VI de

la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. El instrumento en
el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una
persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra
denominada licenciatario; este ltimo obliga al pago de una remuneracin:
la regala. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

42. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de

licencia, pero s impone una limitacin del mismo. El artculo 163 prohbe
contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas
comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales
extranjeros, licencias y regalas, y prcticas comerciales restrictivas de la
competencia. Como sta es una limitacin de gran importancia en la
actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la
Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro
de un contrato de licencia.

43. El contrato de licencia deber plasmarse por escrito y registrarse en la

Oficina Nacional respectiva, acorde con el artculo 162 de la Decisin 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtir efectos frente a
terceros.

La simple autorizacin para la utilizacin de la marca en el

mercado.

44. Cosa distinta ocurre con la simple autorizacin para la utilizacin de la

marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del
contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la
relacin o el vnculo econmico con el titular de la marca. No es una licencia
porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino
que simplemente autoriza de manera escueta su utilizacin, esto es, sin
desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clsico lo
tenemos en los contratos de distribucin donde no media licenciamiento de
la marca. Sobre este tipo de contratos de distribucin la doctrina extranjera
ha precisado lo siguiente:

Cuando se suscita la cuestin de la relacin que existe entre el

contrato de licencia de marca y la categora de los contratos de
distribucin, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia
de marca (no obstante ser una figura contractual autnoma, dotada de
un rgimen jurdico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse
en el trfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de
distribucin) de integrase, a veces como un elemento esencial, en
determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categora
de la distribucin comercial. Ello no obstante, tambin hay que advertir
que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las
distintas manifestaciones de su actividad de comercializacin a las que
viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde
la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilizacin precise una
autorizacin del titular del signo. As, los usos de la marca que
 10

indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo

contrato de distribucin comercial no son necesariamente indicativos de
la presencia de una licencia de marca en estos contratos2.

45. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario
delimitar qu se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el
derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

46. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los
productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su
naturaleza y la forma de su comercializacin.

()

47. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado

de la siguiente manera:

As como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro

de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa
a ese derecho existe la obligacin de utilizar efectivamente la marca en
el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligacin del
uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia
que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en

trminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a
travs de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha
interpretado que el uso de la marca deber ser real y efectivo, de
manera que no basta con la mera intencin de usarla, para que aqul
sea real y no simplemente formal o simblico. En el rgimen andino se
considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso
deber materializarse mediante la prueba de la venta o de la
disposicin de los bienes o servicios a ttulo oneroso, como verdaderos
actos de comercio. Por ello () establece la presuncin de que "una
marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretacin Prejudicial de 28
de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1207, de 16 de junio de 2005).

48. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el

medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relacin esencial entre el
signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el
mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca est en uso sin
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla
con su funcin distintiva.

49. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el

primer prrafo del artculo 166 de la Decisin 486, que contiene parmetros
2
MARTN ARESTI, Pilar. La Legitimacin del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del
Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribucin. En
Las Marcas y la Distribucin Comercial. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca,
Espaa, 2011. Pg. 20.
 11

en relacin con las cantidades de los productos y servicios comercializados,

y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y
realmente ha sido usada o no:

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en

que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o
servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que
unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente
no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la
Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deber
determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza
del producto son meramente simblicas y no demuestran el uso real de la
marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en

que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se
efecta su comercializacin. Para determinar el uso real y efectivo de la
marca se debe tener en cuenta cmo se comercializan los productos y
servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de
comercializacin son los supermercados en cadena, que el producto para
sectores especializados y que se comercializan en tiendas
especializadas, o bajo catlogo, etc.

50. En relacin con estos parmetros cuantitativos, pero refirindose a artculos

anlogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

Los artculos de las Decisiones comunitarias que se comentan no

establecen condiciones mnimas en cuanto a la cantidad y volumen de
bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la
doctrina y la jurisprudencia ms generalizadas en sealar como pautas
en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal
e inequvoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en trminos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de
que se trate y con las caractersticas de la empresa que utiliza la
marca. As, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital,
podra ser suficiente para acreditar su uso la demostracin de que en
un ao se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza,
complejidad y elevado precio, hace que ese nmero de operaciones
tenga nivel comercial. En cambio no podra decirse que exista
comercializacin real de un producto como el maz, por el hecho de
que en un ao slo se hayan colocado en el mercado tres bultos del
grano con la denominacin de la marca que pretende probar su uso.
As se desprende de los artculos 100 de la Decisin 311, 99 de la
Decisin 313 y 110 de la Decisin 344. (Proceso 17-IP-95.
Interpretacin Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 199, de 26 de enero de
1996).

51. El prrafo segundo de la norma estudiada establece otro parmetro para

determinar si una marca se considera usada. Dispone que tambin se
considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Pases Miembros, teniendo en cuenta,
igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con
naturaleza y en relacin con las modalidades bajo las cuales se efecta su
comercializacin.
 12

52. El prrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una
marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no
podr ser cancelada por falta de uso o disminuirse la proteccin que
corresponda, si dicha diferencia es slo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carcter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en
el mercado mantiene las caractersticas sustanciales de la marca registrada
y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adicin o
sustraccin de ciertos elementos accesorios, no se cumpliran los supuestos
de hecho para su cancelacin por no uso.

()

53. Por lo tanto, la corte consultante deber determinar lo siguiente:

Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos

esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 67742 y,

Si adems de mantener los elementos esenciales, la modificacin por

sustraccin no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.
Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y
fundamental de la marca mixta MONTERREY. Si la sustraccin de los
elementos grficos hace que se pierda su fuerza para identificar los
productos que ampara estaramos frente a un uso no real y efectivo de la
marca registrada.

54. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deber establecer si la

mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si
por el contrario procede su cancelacin por no uso, de conformidad con
todos los parmetros indicados a lo largo de la presente providencia.

55. Para el desarrollo de los siguientes acpites se reitera nuevamente la

Interpretacin Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del
proceso 100-IP-2013:

d. Carga de la prueba. La prueba del uso.

56. La carga de la prueba en el trmite de cancelacin de la marca por no uso

corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 167 de la Decisin 486. Es decir, corresponde al
titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele
dicha marca.

57. El mismo artculo se enuncia algunos de los medios de prueba para

demostrar el uso de la marca:

El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales,

documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las mercancas
identificadas con la marca, entre otros.

58. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podr

probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislacin
nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional,
en su caso, deber evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad
con el rgimen probatorio aplicable.
 13

e. Causales de justificacin para el no uso de la marca.

59. El artculo 165, prrafo cuarto de la Decisin 486, establece de forma no

taxativa las siguientes causales de justificacin para el no uso de la marca
y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de
cancelacin. Estas son:

Fuerza mayor.

Caso fortuito.

60. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las
Restricciones a las importaciones o la imposicin de requisitos oficiales
impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser
evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

f. Procedimiento.

61. El artculo 170 de la Decisin 486 establece el procedimiento que debe

seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las
siguientes etapas:

Presentacin de la solicitud.

Notificacin al titular de la marca, para que dentro de los sesenta das

hbiles siguientes a la notificacin demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelacin del registro.

Notificacin a las partes de la decisin mediante una resolucin

debidamente motivada.

62. De lo anterior se desprende que el trmite para la solicitud de cancelacin

de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma
Comunitaria.

g. Efectos de la cancelacin de la marca por no uso.

63. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas
de una manera real y efectiva.

64. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgndole, de
conformidad con el artculo 168 de la Decisin 486, un derecho de
preferencia a la persona que obtuvo la decisin favorable, que podr
invocarse partir de la presentacin de la solicitud de cancelacin, y hasta
dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la
resolucin de cancelacin.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

 14

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: De conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin

de la Comunidad Andina, el trmite se inicia a solicitud de parte, es
decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina
Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trmite. Lo anterior

quiere decir que el solicitante deber demostrar un inters en la
cancelacin de la marca respectiva, lo que se traduce en la intencin
de registrar un signo idntico o semejante al no utilizado.

El uso de la marca se podr probar con todos los medios de prueba

permitidos en la legislacin nacional. Por tal motivo, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deber evaluar
todas las pruebas aportadas de conformidad con el rgimen
probatorio aplicable.

Para que opere la cancelacin del registro de marca, de conformidad

con el artculo 165 de la Decisin 486, es necesario que la marca no
haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de ste, o por otra
persona autorizada para ello en al menos uno de los Pases
Miembros, durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la accin de cancelacin. En el caso particular, para
determinar el periodo de uso se debe tomar como punto de referencia
el 5 de julio de 2005, fecha en la que se solicit la cancelacin del
registro por no uso de la marca mixta MONTERREY.

El licenciatario es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un

contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en
otra forma de vinculacin econmica que no conlleva un
licenciamiento de la misma, de conformidad con lo establecido en la
presente providencia.

Se advierte que el contrato de licencia deber plasmarse por escrito y

registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artculo
162 de la Decisin 486. Si no se cumple con estos requisitos, la
licencia no surtir efectos frente a terceros.

La corte consultante deber determinar lo siguiente:

- Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los

elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No.
67742 y,

- Si adems de mantener los elementos esenciales, la modificacin por

sustraccin no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la
marca. Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento
relevante y fundamental de la marca mixta MONTERREY. Si la
sustraccin de los elementos grficos hace que se pierda su fuerza
para identificar los productos que ampara estaramos frente a un uso
no real y efectivo de la marca registrada.
 15

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deber establecer si

la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y
efectiva, o si por el contrario procede su cancelacin por no uso, de
conformidad con todos los parmetros indicados a lo largo de la
presente providencia.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el
proceso interno N 2333-2012, deber adoptar la presente interpretacin. As
mismo deber dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo
tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.

Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la

Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Cecilia Luisa Aylln Quinteros Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADA MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 27-IP-2014