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Denominado tambin Contrato de Franquicia, cuyas caractersticas son que una de las
partes llamado franquiciante, propietario de una marca, tecnologa, nombre comercial, lema
o invento, permite que la otra parte denominada franquiciado pueda usar, explotar o
comercializarlo, contra el pago de una franquicia o regala.
La Franquicia como tcnica comercial nace en EE.UU, asociada a la Ley antitrust que
impeda a los fabricantes de automviles comercializar directamente sus productos.
El xito que alcanza esta frmula se traslada rpidamente a otras actividades y sectores de
la economa norteamericana.
La Franquicia tiene una gran importancia en el desarrollo econmico por las ventajas que
puede reportar a ambas partes contratantes. El franquiciador logra la expansin de su red de
franquicia y la distribucin de sus productos con menor riesgo financiero al no ser
propietario del establecimiento franquiciado. Por otro lado para el franquiciado supone la
posibilidad de ser el dueo de su propio negocio aunque sea perdiendo parte de su
independencia.
1. CONCEPTO
En el ordenamiento jurdico no se regula en forma expresa la Franquicia, por lo que no
encontramos una definicin legal de la misma. Sin embargo encontramos algunos
conceptos que son utilizados por diferentes autores, como la definicin de la Dra.
BEATRIZ SANTANA ACOSTA que dice que la franquicia no es ms que un conjunto de
derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales,
rtulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseos, derechos de autor, know-how o
patentes, que debern explotarse para la reventa de productos o la prestacin de servicios a
los usuarios finales.
MANUEL ORTIZ DE ZRATE, define el acuerdo de franquicia como el contrato en
virtud del cual una empresa (franquiciador) cede a otra (franquiciado) el derecho a la
explotacin de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o
servicios, a cambio de una contraprestacin financiera directa o indirecta
Para SNCHEZ CALERO la franquicia es una modalidad del contrato de concesin que
tiene por objeto facilitar la distribucin de bienes y servicios, a cambio de un canon que
debe pagar el franquicado.
Para URIA es un contrato de colaboracin entre empresarios operantes en distintas reas
comerciales con la finalidad de facilitar la penetracin de los productos o servicios de uno
de ellos (franquiciador) en el rea geogrfica en la que acta el segundo (franquiciado), el
cual, a cambio del pago de un canon o royalty puede ofrecer al pblico productos o
servicios previamente protegidos por patentes, marcas u otros derechos de propiedad
industrial o intelectual.
2. NATURALEZA JURIDICA
Se trata de un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento de las
partes. Es bilateral ya que el contrato produce derechos y obligaciones para ambas partes.
Se trata de un contrato atpico pues no se encuentra regulado en nuestro derecho por lo cual
se le conoce tambin como contrato innominado. Es un contrato oneroso pues cada una de
las partes obtiene una ventaja a cambio de su prestacin.
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3. CLASES DE FRANQUICIA
FRANQUICIA INDUSTRIAL
Tambin llamada de produccin. Aqu se le otorga al franquiciado el derecho de fabricar y
distribuir productos de acuerdo a las indicaciones del franquiciante y bajo su misma marca.
Por ejemplo, tenemos las fbricas textiles, las fbricas de pinturas, etc. Una de las empresas
ms representativas en este tipo de franquicias es la Coca Cola, donde se clonan los
procesos productivos, es decir se instalan fbricas donde se van a usar los insumos y aplicar
las frmulas secretas para la obtencin de la clsica bebida, su embotellado y distribucin
en un territorio especfico.
Es usual que cuando exista una franquicia industrial se le sume una franquicia distributiva,
es decir, si tenemos la fbrica de ropa, creamos un concepto de tienda para la distribucin
de las prendas, o sea se integran de forma vertical la produccin y un canal de venta.
FRANQUICIA DE DISTRIBUCION
Aqu el franquiciante provee insumos o productos que vende el franquiciado, ya sea porque
los produce, importa o distribuye los mismos. Aqu vemos que existe lo que llamamos una
integracin vertical.
Es el tpico caso de tiendas de ropa, de pinturas, de productos de salud, de productos de
belleza, etc.
FRANQUICIA DE SERVICIOS
A travs de ella el franquiciador concede al
franquiciado la facultad de prestar a terceros los servicios propios de la franquicia bajo los
distintivos de la red y las instrucciones del franquiciador, el cual ha de contar con un knowhow perfectamente definido y continuamente renovado, dado su alto riesgo de imitacin.
FRANQUICIA MAESTRA
Denominada tambin Master. Se da cuando la franquicia inicia un proceso de expansin,
especialmente cuando las empresas empiezan a exportar sus conceptos, otorgando sus
franquicias a un solo inversionista que abarca usualmente un pas especifico, un grupo de
pases o continentes.
A este inversionista se le llama franquiciado maestro, que tendr algunas obligaciones
como abrir unidades propias en un principio, pero luego tendr la posibilidad de
subfranquiciar el territorio a inversionistas locales, actuando a su vez como franquiciante en
su territorio asignado.
La dimensin de un negocio maestro es mucho mayor al de una franquicia individual, tanto
en la inversin como en la organizacin necesaria para el manejo y control total de la
operacin, pero tambin los rditos econmicos sern mucho mayores, ya que se va a
compartir el fruto del xito del territorio asignado.
Un ejemplo claro de franquicia maestra es el de KFC o Pizza Hut, manejadas por la
empresa
Delosi, cuyo territorio asignado es el Per entero.
FRANQUICIA INDIVIDUAL
En contrapartida con la franquicia maestra antes mencionada, esta se trata de un solo punto,
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GALLEGO SNCHEZ, E, La franquicia, pg. 79; ECHEBARRA SENZ, J.A., El contrato de franquicia, pg. 107; HERNANDO
JIMNEZ, A., El contrato de franquicia de empresa, pgs. 550 ss; ALONSO SOTO, R., Los contratos de distribucin comercial, pg.
193.
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e) FUENTES DE APROVISIONAMIENTO
En su caso, es posible la determinacin o imposicin de fuentes de aprovisionamiento de
materias primas o productos manufacturados que sean objeto de distribucin en la red de
franquicia, o de los bienes de equipo necesarios para el desarrollo de la actividad
franquiciada. Y ello a fin de mantener el goodwill de la red de franquicia y la uniformidad
de imagen empresarial.
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LUIS KISER RODRIGUEZ, FRANQUICIAS La elaboracin de una idea de negocio, en base a la oportunidad
detectada, Proyecto USAID/PERU/MYPE COMPETITIVA, Primera edicin: junio de 2009,pag.15.
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que es necesario que la marca goce de cierta fama, para iniciar su expansin va el formato
de franquicias.
Sin tomar una posicin radical en este controversial punto, podemos afirmar basados en
algunos casos emblemticos de empresas de pases latinoamericanos, que el sistema de
franquicias puede ser implementado antes de alcanzar notoriedad con la marca, es decir,
que la franquicia es la que ms bien puede contribuir a hacer a acelerar el proceso de
expansin y conquista de mercados haciendo por ende ms conocida o famosa a una marca.
Claro que contar con una marca ya reconocida ayudar mucho ms al crecimiento del
negocio franquiciado, pero ya vimos que no es indispensable.
POSEER UN CONCEPTO ATRACTIVO
Esto tiene mucha relacion con el punto anterior, ya que de no poseer la empresa una marca
conocida, lo que s resulta indispensable es que tenga un concepto atractivo, es decir, que
tenga aceptacin de parte del consumidor.
En nuestro pas con mayor frecuencia estn surgiendo conceptos cada vez ms atractivos,
sobre todo en el rubro gastronmico, con una oferta original y con estndares interesantes
de calidad.
Entonces podemos afirmar que cuanto ms original y atractivo sea el negocio a franquiciar,
ms posibilidades de tener xito en interesar a ms posibles franquiciados. De lo contrario,
el inversionista no va a percibir un know how diferenciado que l no pueda desarrollar en
una aventura independiente.
RENTABILIDAD
Parte de lo atractivo que pueda ser un negocio de franquicia depender de qu tan rentable
sea para el franquiciado. Esto va a depender de qu tan bondadoso pueda ser el concepto,
para permitir que tanto franquiciante como franquiciado puedan ganar dinero. Es decir, qu
tan competitiva puede llegar a ser la franquicia o qu tan bondadoso puede ser el concepto,
que tolere, aparte de la inversin en poner en marcha el negocio, el derecho de entrada y el
cobro de regalas mensuales.
Por lo tanto debemos clonar el xito comercial y no un fracaso. Nadie va a adquirir una
franquicia que no sea atractiva.
Es necesario sealar que el franquiciante, al ofertar su negocio bajo el formato de
franquicia, deber ofrecer escenarios financieros que demuestren la rentabilidad del
negocio con indicadores claros como montos de inversin, tiempo de recuperacin del
capital y mrgenes de utilidad, entre otros.
Entonces, aquella empresa que desee convertirse en franquicia deber instrumentarse de
una forma tan profesional que se refleje en su oferta, que deber ser elaborada por
consultores especializados en el tema. Las estadsticas demuestran que la decisin de
compra de una franquicia va a estar definitivamente condicionada a la parte financiera, ms
que al gusto por un rubro u otro.
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requeridas para poner operativo a su local franquiciado, como para asumir el pago del
derecho de entrada y luego las regalas continuas. Tambin en el formato de evaluacin del
perfil financiero se podr indagar acerca del patrimonio, deudas, capacidad de
endeudamiento y se podran pedir referencias a terceros que acrediten la solvencia
econmica.
Otro punto importante de este instrumento es el relacionado a la ubicacin del punto
franquiciado.
La ubicacin es un factor vital para el xito o fracaso del negocio, por lo que debe ser
evaluado con la misma rigurosidad que se har con el candidato a franquiciado. En una
oportunidad el propietario de la renombrada franquicia de Hoteles Hilton fue preguntado
sobre cul era la razn de su xito y l respondi que son tres los factores responsables de
este: Location, location, location (ubicacin, ubicacin, ubicacin). Tambin en este caso
es necesario tener un perfil ideal del local, aspecto que podra dividirse en dos partes:
Ubicacin del inmueble: zona en la que se pretende ubicar el punto comercial
(centro comercial, zona empresarial, etc.)
Caractersticas fsicas del inmueble: superficie en metros cuadrados, instalaciones
elctricas y de agua, etc.
En ambos casos la empresa franquiciante debe contar con tablas y cuestionarios que
permitan evaluar la idoneidad del punto franquiciado sugerido por el candidato a
franquiciado, aunque la tendencia actual es que los franquiciantes prefieran incorporar
franquiciados que ya disponen de un local ajustado a sus exigencias.
Adems de lo dicho anteriormente, cuando se elige el local del punto franquiciado, tambin
hay que tener en cuenta la territorialidad o zona de influencia, que cada empresa
determinar segn su estrategia de expansin (circular, por distritos, por kilmetros a la
redonda, departamentos, etc.).
7.5. MARCO JURIDICO
El marco jurdico viene a ser el conjunto de convenios o disposiciones que regulan cada
relacin de franquicias en particular, establecindose de forma clara los compromisos,
derechos y obligaciones entre franquiciante y franquiciado. Por lo general este marco
jurdico est integrado por:
El Pre-Contrato: es un contrato preliminar donde el futuro franquiciado entrega
como adelanto un monto equivalente a una parte proporcional del derecho de
entrada. Se asemeja a un contrato de arras, donde de no concretarse la operacin, es
decir, de no darse la firma del contrato de franquicia, el franquiciante conservar el
adelanto, ya que normalmente se revela parte del know how antes de la firma
definitiva del contrato de franquicia.
Contrato de Franquicia: es el instrumento legal donde se plasman los derechos y
obligaciones de las partes. Este punto lo trataremos en detalle ms adelante.
Contratos Anexos: son contratos auxiliares donde se establecen obligaciones
especficas que se consideran trascendentes y que a pesar que se regulan en el
contrato de franquicia, conviene reforzarlos mediante instrumentos aparte, pero que
forman parte integrante del contrato de franquicia. Por ejemplo, confidencialidad y
no-competencia para franquiciado y empleados que laboran en la franquicia, de
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Pizza, China Wok, etc. Inclusive en el caso del rubro de hamburguesas, Bembos le gana a
las dos grandes norteamericanas en participacin de mercado, hecho que no es muy comn
en el mundo entero.
A pesar del nmero de empresas ya existentes, la mayora de empresarios del sector afirma
que el mercado no est saturado y que existen an nichos para albergar ms empresas en el
sector.
Es un hecho que al peruano le gusta salir fuera de casa a comer. Los estudios realizados
sobre el peruano de clase media-alta reflejan la tendencia de, al menos una vez por semana,
realizar una comida fuera del domicilio, as como varias veces a la semana pedir comida
por delivery (envo de comida a domicilio). Es decir, estamos ante un mercado de clientes
potenciales creciente donde amerita desarrollar los medios necesarios para atraerlos.
En cuanto a las franquicias de servicios, estas han empezado a desarrollarse. Se prev que
en los prximos cinco aos el sector servicios en el Per tendr un boom significativo
debido al ritmo de vida actual.
Dentro del mundo de las franquicias el giro con mayor porcentaje de empresas lo ocupa el
de servicios, y no es de extraarse que haya desplazado al gastronmico, pues debido al
ritmo de vida actual, llena de compromisos sociales y largas jornadas laborales queda poco
tiempo para la organizacin del hogar, por ello, servicios como, lavanderas, guarderas,
clnicas de salud, belleza, idiomas, hotelera, reparaciones del hogar, consultora, entre otros
muchos giros se vuelvan indispensables para los consumidores. Ah es donde radica la
clave para afirmar que las empresas dedicadas a servicios con programas innovadores,
valor agregado, calidad en el servicio y profesionalismo sern los negocios ms
demandados en los prximos aos, tanto por inversionistas en busca de generar ganancias
como de los consumidores.
9.2. LA CAMARA PERUANA DE FRANQUICIAS
Como antecedente podemos citar que en ao 1997 se fund la Asociacin Peruana de
Franquicias (APF), liderada por Samuel Gleiser (presidente) y Fernando Rivero
(vicepresidente), este ltimo propietario de Mediterrneo Chicken. En su momento se
seal que el objetivo de dicha asociacin era verificar la calidad y seriedad de las
empresas peruanas interesadas en franquiciar, trabajando coordinadamente con
asociaciones internacionales de franquicias con las que se compartira informacin.
Sin embargo, en la prctica la APF no tuvo un papel dinmico en el mercado como s ha
ocurrido en pases como Espaa, Brasil y Mxico, donde se ha visto que las asociaciones
cumplen un importante papel en el desarrollo del sector. La asociacin nunca funcion. De
hecho uno de los requisitos era que sus miembros deban reunirse por lo menos dos veces al
ao. A los tres aos de su fundacin, la APF no lleg a realizar reunin de tipo alguno, por
lo que su existencia jurdica habra quedado sin efecto. Se seala como principal razn la
crisis desatada en 1998, lo que caus la cancelacin de los proyectos de expansin de las
principales franquicias. Actualmente en el Per existe la Cmara Peruana de Franquicias
que busca promover el desarrollo adecuado de este modelo de negocios y la mayor difusin
de las ventajas asociativas.
La Cmara Peruana de Franquicias es una asociacin civil sin fines de lucro, dedicada a
difundir, promover y desarrollar este exitoso formato de negocios en el Per, fundada en
septiembre de
2004 por seis empresas que eligieron al modelo de la franquicia como su esquema de
desarrollo.
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FRANQUICIAS EN MEXICO
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Gomez Segade, El Secreto Industrial(Know-How), concepto y proteccin, Editorial Tecnos, Madrid, 1984.
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2. NATURALEZA JURIDICA.
El contrato del know-how es un contrato de Derecho Privado, de naturaleza atpica
al no contar con una norma que lo regule en todo su contexto, al cual se le aplica la
seccin primera del Libro VII, De las Obligaciones, del Cdigo Civil, en tanto regula las
disposiciones generales aplicables a los contratos de Derecho Privado. Colateralmente
se aplicaran los usos y costumbres del comercio internacio nal. En el Per el Decreto
Legislativo N 823 (Ley de Propiedad Industrial) regula en los artculos 116 a 127 lo
referente al secreto industrial y en cierta medida se ampara el derecho al
conocimiento reservado, sin embargo el contrato de know-how o de transferencia de
tecnologa no se ha regulado especficamente. Conse cuentemente pueden ser muy
diversos tambin los elementos jurdicos quo un contrato de esa especie contiene.
Ocupan en primer plano las cualidades correspondientes a los contratos de compraventa,
locacin de servicios, locacin de obra, sin que sea posible, de ordinario, encasillar el
contrato dentro de un tipo determinado. Por eso es considerado por lo comn como un
contrato sui gnesis. Algunas teoras consideran que el contrato de Know-How otorga
derecho de propiedad.
Sobre el particular, algunos consideran que el know-how es un bien que posee
valor patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurdicos. Se trata de un
bien inmaterial fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpreos
(formulas, diseos apunte, esquemas), pero sobre el cual no recae un derecho de
exclusiva.
Por otro lado se seala que el know-how no es un bien susceptible de dominio. Hay
quienes sealan que la persona que dispone de un conocimiento tcnico no es dueo
de ste, porque no se trata de un bien susceptible de un derecho de propie dad. Todo lo
que existe es un monopolio de hecho fundado en el secreto guardado por su
beneficiario, ante cuya violacin nacen ciertos derechos que no se refieren a los
conocimientos tcnicos en s.
Otro sector de la doctrina atribuye al know-how un derecho de propiedad.
Amparndose para ello en que el titular del know-how tiene el derecho de que nadie
use ni disponga de su know-how contrario a derecho: el titular tiene el privilegio de
usar y disponer del know-how, y los terceros deben respetarlo lo haga o no: el titular
tiene la facultad de disponer del know-how por venta y licencia y de obtener una
orden judicial contra el uso o disposicin del know-how por parte de terceros que lo
obtengan impropiamente.
El Decreto Legislativo N .9. 823 (Ley de Propiedad Industrial) en el Ttulo VIII,
referente a secretos industriales, considera que el know-how es un bien inmaterial, y
como tal, susceptible de constituirse en objeto de contratos. Pero no constituye
necesariamente un derecho de propiedad, cuidndose la ley de pronunciarse al respecto,
estableciendo en su art. 116: Quien lcitamente tenga control de un secreto industrial,
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3. FUNCION ECONOMICA.
El know-how constituye un factor decisivo para determinar la economicidad de la
explotacin. Su valor podr, en muchos casos, estimarse mayor que el de un derecho
protegido. Su funcin econmica se encuentra en el menor costo, que significa la
adquisicin de conocimiento para la explotacin de las actividades in dustriales o de
servicio.
El desarrollo de las actividades empresariales requiere de costosas inversio nes. Una
forma de minimizar el riesgo en la inversin es lograr el financiamiento en la
investigacin, cuyo fruto ser materia del secreto para ser utilizado bajo la forma de un
contrato de know-how. La transferencia de know-how conduce a una meta que puede
estimarse deseada desde el punto de vista de la economa
Resulta pues importante resalta la utilizacin econmica del contrato de know-how y
encontrar el fundamento de la proteccin y tutela jurdica. para lo cual habr de tenerse
presente lo sealado por Stumpf cuando precisa que know-how podr muchas
veces ser mas valioso y mejor aprovechable que un derecho prote gido, tanto as que se
ha podido demostrar en la prctica se conciertan cada vez menos frecuentemente
contratos de licencia de patente puros, y que se los combi na muy a menudo con los
elementos de un contrato de know-how 10 . Probablemente esta sea la caracterstica
principal de la figura bajo anlisis. En efecto, esta caracterstica encierra la nocin de
patrimonialidad del conocimiento, es decir, si tiene contenido patrimonial susceptible de
proteccin. Ello, como es obvio, esta siempre vinculado al ritmo de las transacciones
econmicas y a los intereses protegidos por los particulares.
Chula reafirma lo dicho cuando seala que la tecnologa actual, especial mente la
tcnica punta, hace que la competencia entre las empresas se site en pequeos
avances que difcilmente serian patentables y en todo caso, por su rpid a obsolescencia,
no llegan a patentarse 11. Aparentemente, los avances en la tecnologa suelen ser de
sutiles diferencias pero de significativa importancia, por lo que probablemente siempre
resulte relevante identificarlo plenamente a fin de otorgarle adecuada proteccin.
No obstante, el avance de la tecnologa debe ir de la mano con mecanismos jurdicos
que, como lo hemos sealado anteriormente, otorgue garantas e incen tivos a los
particulares a fin que este desarrollo se mantenga y, en consecuencia, permitan que
quien es beneficiario del know-how tenga la posibilidad de re-aplicarlo y descubrir
nuevas posibilidades respecto de ese conocimiento; en ese sentido Cabanellas
manifiesta que la empresa desarrolla ciertos conocimientos tcnicos en forma
independiente, no se apropia del esfuerzo e inversin del primer posee dor de los
conocimientos, sino que repite en su propio mbito el proceso de desarrollo de la
tecnologa hasta igualar los gastos derivados de este con los beneficios de esperar obtener
de las nuevas tcnicas 12.
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conduce a una meta que puede estimarse deseada desde el punto de vista de la
economa global, eficiencia y rentabilidad.
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4. CARACTERISTICAS.
El contrato de licencia de know-how es atpico al carecer de normatividad propia,
y tiene las siguientes caractersticas:
Es un contrato principal, al no depender de otro negocio jurdico que lo
preceda. No es derivativo de otro contrato del cual dependa, a diferencia de la
hipoteca, que est ligada a la obligacin principal.
Es un contrato complejo, ya que siendo su objetivo muy amplio, puede dar
lugar a diversas formas obligacionales. A decir que Massaguer, como con trato
complejo se considera el contrato que es resultado de la combinacin de distintos
esquemas negciales, en la que, por virtud de una causa nica y comn las
diversas prestaciones procedentes de los distintos tipos negciales
originarios estn intima y orgnicamente mezcladas v pre-ordenadas a la
consecucin de un nico propsito negocial objetivo. En efecto, puede suceder
que la licencia de know-how suponga no solo la transmisin de los
conocimientos secretos sino, adems, servicios de capacitacin de personal,
asesora tcnica, etc.
Se trata de un contrato atpico, ya que no est regulado de manera especfica por
nuestro ordenamiento legal. En razn a su atipicidad, el know-how se regir
principalmente por la autonoma de la voluntad de las partes expresada en las
condiciones pactadas. Evidentemente, estar tambin normado por las
disposiciones generales aplicables a la contratacin, conforme a lo dispuesto por
el artculo 1354 del Cdigo Civil. Es preciso tener en cuenta, adems, que debern
observarse las regulaciones aplicables a la transferencia de tecnologa
contenidas en el rgimen de inversiones extranjeras (Decisin N 291 del
Acuerdo de Cartagena) si el cedente fuera una persona natural o jurdica
extranjera.
Es constitutivo. Por su funcin el contrato de licencia de know-how es constitutivo, ya que es creador de situaciones jurdicas, en contraposicin a los
contratos extintivos o resolutivos, cuyo fin es poner fin a relaciones existen tes.
Normalmente tampoco es un contrato modificativo ni regulatorio, aunque nada
impide que lo sea, cuando tiene por finalidad modificar o aadir nuevos
elementos, respectivamente, a una relacin jurdica preexistentes.
Es un contrato de prestaciones reciprocas ya que cada una de las partes asume
obligaciones frente a la otra. De all que cada contratante sea, res pecto del otro
y recprocamente, deudor y acreedor. Debe sealarse, sin embargo, que como
veremos luego, nada impide que en el contrato de know-how se convenga que
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Id., p. 253.
Jose Massaguer, op. cit., p.39.
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El contrato de know-how es contrado por dos personas, las cuales indistintamente pueden ser o bien personas naturales o personas jurdicas, nacionales o
extranjeras. Respecto a estas ltimas, habr que tener en cuenta las disposiciones
sobre tecnologa contenidas en la decisin N 291 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, siempre que sea extranjero el licenciante o transmitente de la
tecnologa.
Son de aplicacin a este contrato las normas generales sobre capacidad de las
partes, de manera que para las personas naturales se exigir la capacidad plena a
que se refiere el artculo 42 del Cdigo Civil, y tratndose de las personas
jurdicas ser necesario que estas acten representadas por los rganos que se
encuentren debidamente facultados para obligarlas vlidamente.
Una de as parte es el licenciante, quien es el titular del conocimiento secreto y
la otra parte es el licenciatario o receptor quien es el que se beneficiara de dicho
conocimiento luego de la suscripcin del contrato, previo pago a tal efecto.
B) Elementos especiales
Una vez determinado la necesidad de establecer criterios claros a fin de
pretender elaborar un concepto de know-how, y en consecuencia, del contrato en
virtud del cual se transfieren los conocimientos que importan dicha figuras
jurdicas, es imprescindible ahora contemplar los conceptos que debe contener
necesariamente el contrato de know-how. Son los siguientes:
El conocimiento
En primer lugar, debemos determinar el conocimiento, es decir, la
manifestacin del pensamiento humano, un saber relacionado con una
actividad. En este sentido, resulta importante ampliar el concepto aplicado por la
mayora a conocimientos tcnicos aplicables a la industria.
El desarrollo de la figura jurdica y la necesidad de los particulares por
incluir en dicho concepto otras manifestaciones del saber humano han llevado
a ampliar dicho concepto de forma tal que se involucren no solo los conocimiento
de orden tcnico, sino los comerciales, de forma tal que stos permiten
incorporar procesos, medios o modelos que, aplicados a una determinada rama
de la actividad humana, permiten que los particulares sean ms eficientes en la
competencia por el mercado y, en consecuencia, sean de vital importancia.
En consecuencia, resulta limitativo lo sealado por Stumpf al manifestar
que el know-how constituye un bien inmaterial (saber) que se limita
exclusivamente al campo industrial 1 8 . Esta definicin ha sido
superada por el propio desarrollo del concepto. En todo caso, debemos
tener en cuenta que dicha reducida concepcin es la que se desarrollo al inicio
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del estudio de la figura jurdica de que trata el presente estudio, en todo caso, si
bien no es equivocada, es incompleta o desfasada.
Finalmente, resulta necesario precisar que, sea cual sea el conocimiento o
parte del saber humano incorporado como know-how, este debe materializarse,
es decir, las ideas de por s no son susceptibles de proteccin, deben de
concretarse en un determinado documento o modelo. El correlato en la
realidad del conocimiento humano es en realidad el destinatario de la proteccin
que se le otorgue.
El Secreto
Es otro elemento esencial del contrato de know-how, resulta necesario que el
propietario del conocimiento este en aptitud mental de reserva respecto del
mismo, de forma tal que sea esta aptitud la que impida que cualquier persona que
est directamente vinculada o no al objeto materia del conocimiento pueda tener
acceso fcil al mismo. El secreto en realidad supone adoptar un mnimo de
diligencia respecto del acceso al mismo, requiere, por tanto, de adopcin de
mecanismos mnimos para las circunstancias del lugar y el momento, con el fin
de que el conocimiento no sea de fcil acceso a las dems personas.
En ese sentido, el concepto de secreto es de por si relativo, toda vez
que supone un conocimiento adicional respecto de otro y, por tanto, slo
surge cuando exista una pluralidad de personas. El poseedor del
conocimiento en secreto debe tener inters en mantenerlo oculto a otras
personas en la media que estos pueden tenor inters en conocerlo y
explotarlo econmicamente. Es por esta razn que Stumpf define a esta
caracterstica como una especie del monopolio del saber.
Bajo el esquema desarrollado por Stumpf, autor que le ha dedicado un
estudio mas detenido del tema, el know-how es, en suma, un secreto relativo
en la medida que es posible acceder a l en determinadas circunstancias a
diferencia del absoluto que es inalcanzable para el ser humano y que esta mas
vinculado con la metafsica y dentro de estos secreto relativo, el es
predominantemente voluntario y excepcionalmente accidental. Los primeros
son aquellos que designan un saber que permanece oculto a ciertas personas,
porque los conocedores del mismo ponen conscientemente obstculos para
impedir el conocimiento por parte de los terceros interesados.
Finalmente, debemos destacar que, a similitud de otras ramas de la ciencia
jurdica, el secreto desempea un importante y complejo papel, y es
precisamente esta la razn por la que las normas jurdicas establecen
diferentes modos de proteccin. Es claro, por tanto, que la proteccin jurdica
variara segn el objeto o correlato en virtud del cual se otorgue la misma, as
como el vnculo en virtud del cual se basa la obligacin del secreto.
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Id., p. 205.
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conocimiento.
El conocimiento debe tener la virtud de ser materializable, toda vez que la
transferencia de conocimientos por s mismos no son susceptibles de
determinacin y en consecuencia de limitacin de responsabilidad.
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transmitidos.
Este extremo de la relacin contractual puede traer varias dificultades,
sobretodo si tenemos en consideracin quo bajo la modalidad de pago de
regalas el cedente esta a expensas del desarrollo del conocimiento para
obtener las ganancias correspondientes. Quiz esa sea la razn por la que el
pago por la transferencia del conocimiento se realice en dos formas: una
primera que importa la transferencia del conocimiento en si, y otra segunda,
asociada a la regala, que retribuye las ganancias en la aplicacin del
conocimiento.
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Debe considerarse la situacin del licenciatario, cuando se trata de una empresa industrial que ha empleado el know-how en la fabricacin de determinados
productos una vez concluido el contrato, subsisten en su stock bienes fabrica dos con la tecnologa adquirida. Sera preciso en estos casos establecer
contractualmente un rgimen que solucione las posibles dificultades que puedan
presentarse. Por otro lado, el deber de reserva al que se encuentra obligado el
licenciatario, come depositario del secreto por un tiempo determinado: as como
la limitacin para desarrollar actividad ligada o relacionada al contrato de
know-how en la medida que pueda competir con el mismo cedente o licenciante.
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BIBLIOGRAFA.
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