.

GUSTAVO PIVA DE ANDRADE

LL.M

em

Direito da Propriedade Inldec,./ual pelo Fran/~lin Pierce ecn/er for lntelleclual Property (University of New Hampshire
Graduado em Direi/o pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), advogado do escritrio Dannemann

School of Law
Siemsen.

- EUA);

Sumrio: I. Introduo - 2, O conceito de trade dress -3. Instrumentos legais de proteo do frade dress - 4. Protegendo o lrade dress em juzo - 5. Defesas em aes de Irade dress
- 6. Funcionalidade -7. Proteo da impresso visual de estabelecimentos - 8, Proteo da configurao de produtos - 9. Concluso - Referncias bibliogrficas

I. INTRODUO

O mercado de consumo atual se caracteriza pela alta competi tividade e pelo grande nmero de opes colocadas disposio
do consumidor. Basta visitar um supermercado, um centro comerciai ou mesmo caminhar pelas ruas de uma grande cidade
para se deparar com centenas, talvez at milhares, de produtos
e servios. Para se posicionar no mercado, portanto, fundamentaI que o empresrio crie uma identidade visual que o diferencie dos seus competidores.
Esta identidade, composta pelo conjunto dos elementos grfico-visuais de determinado produto ou servio, vem sendo fortalecida de
diversasformas. Por exemplo, h muito tempo embalagensdeixaram
de ser recipientes ou envoltrios utilizados apenas para armazenar
produtos. Hoje, embalagens so verdadeiras ferramentas de marketing que estimulam o impulso aquisitivo no momento da compra e,
no raro, influenciamdecisivamentea escolba do consumidor.
'*

O mesmo se passa com a forma ornamental e a configurao visual de produtos e estabelecimentos. Tais elementos so cuidadosamente elaborados para realar a distintividade, transmitir um ar
de sofisticao e tornar o respectivo produto ou servio cada vez
mais atrativo em termos estticos.
Na medida em que ganha relevncia, esta identidade visual adquire valor e se cooverte em uma importante ferramenta do fundo de
comrcio das empresas. exatamente nesse momento que ela
passa a ser alvo de imitadores, ou seja, agentes que optam pelo
caminho mais fcil e que, ao invs de criarem uma identidade
prpria, simplesmente incorporam elementos da identidade visual
do produto ou servio de um terceiro.
Isso ocorre de forma reiterada em praticamente todos os segmentos
do mercado de consumo, fazendo com que os conflitos em torno da
impresso visual de produtos.e servios tenham se tornado cada vez
mais frequentes.

O presente artigo conquistou o primeiro lugar em concurso de monografias realizado

em 2009 pela Associao interamencana da Propriedade Intelectual (ASIP!).

REVISTA DA AB?I - N I' 2 - MAVJUN 2011

o TRADE DRESS E A PROTEO

DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

A complexidade dessas disputas tambm tem aumentado, pois os

infratores esto ficando mais sofisticados e, hoje, raramente fazem
uma cpia exata do produto ou servio cuja identidade foi usurpada. Em diversas situaes, existe uma associao quase subliminar
entre os produtos ou servios, o que naturalmente dificulta a prova
de que a imitao suscetvel de gerar desvio de clientela.
Por via transversa, tambm so comuns os casos em que direitos
exclusivos sobre determinados elementos so reivindicados com
propsitos anticompetitivos, unicamente para restringir a atuao
de concorrentes. Quando se fala em disputas relativas impresso
visual de produtos e servios, portanto, tem-se um constante conflito entre o que pode ser apropriado e o que no pode, sendo, muitas
vezes, extremamente difcil traar os limites precisos entre a concorrncia legtima e a concorrncia fraudulenta.
Tais razes, por si s, justificam a realizao do estudo que ora
se prope. O objetivo do presente artigo examinar o instituto
do trade dress e a complexa questo da proteo da identidade
visual de produtos e servios. Comearemos traando um panorama do instituto e dos mecanismos legais de proteo existentes. Em seguida, sero estabelecidas diretrizes de como se proteger o trade dress em juzo, bem como sero analisadas as
principais defesas utilizadas em aes desse gnero. Por fim,
examinaremos detidamente a doutrina da funcionalidade e a
proteo da configurao de produtos e da impresso visual de
estabelecimentos.
A anlise ser fundamentalmente focada na legislao e na jurisprudncia brasileiras. No entanto, no deixaremos de recorrer a
casos de outros pases, no intuito de enriquecer ainda mais a discusso sobre o tema.
2. O CONCEITO DE

TRADE DRESS

Embora a expresso trade dress j se encontre bastante difundida

na seara da propriedade intelectual, at onde se sabe a legislao
de nenhum pas possui uma definio do termo. Logo, para se
atingir uma definio satisfatria, faz-se importante examinar algumas referncias doutrinrias e jurisprudenciais sobre a matria.
O termo trade dress tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia forma que um produto era dressed up to go to
market, I ou seja, "vestido para ir ao mercado". Se traduzido para
o portugus, portanto, o termo pode ser definido para algo como
"vestimenta comercial".

Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rtulos de

produtos, mas, com o passar o tempo, o conceito foi ampliado e
I. U.S. Trade Dres.sLaw: Explonng the Boundanes, p. 2 New York, 1997.
2. BlueBdl Bio-Medirolv. Cin-Bad, I,," 864. Fld 12;3, C.A5 1989.
3. loha H. H",l"d Co. v. CIa,l, Ched,s, lac. 711 F.2d 966, ~.A.II 1983.
4. McCorthya" Trnd,ma", and U"rni, Camp,",,,. !8,4, 4 Ediu",2008.

passou a compreender tambm a configurao de produtos e a

impresso visual de estabelecimentos,
Hoje, o trode dress refere-se aparncia global de determinado
produto ou servio e abrange rtulos, embalagens, configuraes,
recipientes, assim como a aparncia visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais.
Conforme j julgaram algumas cortes norte-americanas: "Ihe trade
dress of a produd is cssentially its total image and overall appearance".2 "Trade dress involves the total image of a product and may
include feutures such as size, shape, colar ar color combinotians,
texture, graphics or even particular sales techniques ". J
J. Tomas McCarthy, respeitado tratadista norte-americano, observa
que: "In madem parlance, trode drcss includes tlte totalloo~ of a
produd and its pa~aging and even includes the design and shape of
tlte product itself".4
Entre os doutrinadores brasileiros, Jos Carlos Tinoco Soares
preconiza a expresso "conjunto-imagem" como sinnima de
trade dress e salienta que "trade dress dou conjunto-imagem, para
ns a exteriorizao do objeto, do produto ou de sua embalngem,
a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido.
pura e simplesmente a 'vestimenta', dou 'uniforme', isto , um
trao peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma
coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usurios
com habitualidade".5
O instituto tambm j foi definido judicialmente no Brasil da
seguinte forma: "O trade dress refere-se s caractersticas da aparncia visual de um produto dou de sua embalagem (ou mesmo a
fachada de um edifcio tal como um restaurante) que podem ser
registrados e protegidos de serem usados por concorrentes como
uma marca, Eslas caractersticas podem incluir a forma lridimensional, o projeto grfico, a cor, ou mesmo o cheiro de um produto
dou de sua embalagem".6
Todas as definies acima possuem elementos em comum e levam
em conta a aparncia geral do bem ou negcio que se pretende
proteger. Logo, para ns, trade drcss pode ser definido como O
conjunto dos elementos que compem a identidade visual de determinado produto ou servio, distinguindo-o e individualizando-o
dos seus congneres no mercado.
Da, extrai-seuma infindvellista de signos que podem constituir um
tradedress, podendo-se citar,a ttuloexemplificativo,latas e garrafas de
refrigerantes;embalagens de cremes dentais e de produtos de limpeza;
caixas e recipientes de produtos alimentcios;design de computadores
pessoais e tocadores de MP3; capas de revistas;aparncia externa de
5.

Concorrncia Desleal v. Trade DfC3S

6.

213.2004.
Ao Ordinria nO 2006.006.86005, 41 Vara Cvel, Comarca de Goinia/GO,
3/912007.

dOIl

Conjunlo-!magem. Ed. Tinoco Soares, p.

REvISTA DA ABPI - N 112 - MA.!/JUN 2011

o TRADE

DRESS E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

automveis;impresso visual de roupas, calados e artigos do vesturio; frascosde perfumes;layout de restaurantes;interiorde lojas;fachadas de postos de gasolina;dentre diversosoutros,7
Por tudo isso, percebe-se que o conceito atual de trade dress extremamente amplo, o que levou um tribunal norte-americano a salientar que qualquer coisa capaz de revestir determinado produto
pode funcionar como um trade dress.8
Essa caracterstica expansiva do instituto tem levado as respectivas
disputas a testar os limites da imaginao humana, fazendo com
que o empresariado busque proteo sobre trade dresses cada vez
menos convencionais em juzo. Prova disso que a jurisprudncia
recente possui diversos casos cujas discusses seriam inimaginveis
h algumas dcadas,
7.

Por exemplo, ser que a aparncia de uma banda de rock constitui

um trade dress passvel de proteo?9 E a impresso visual do
uniforme de um grupo de torcedoras profissionais? 10 Na seara dos
servios, o que dizer da identidade visual de um varejista de culos
escuros cujos vendedores se vestem de vampiros? II E do estabelecimento no qual bonecas so "adotadas" e recebem um nome,
sendo-Ihes, inclusive, emitida uma certido de nascimento? 12 Da
mesma forma, como aquilatar eventual colidncia entre dois restaurantes de comida mexicana que, no surpreendentemente, possuem
sombreiros e cores festivas como elementos de sua decorao e
tocam msica latina para entreter os seus clientes? IJ
Estes exemplos demonstram que, muitas vezes, pode ser complexo
no s estabelecer se o trade dress passvel de proteo, como
tambm definir os precisos contornos do bem sobre o qual se husca
cheerleaders. This associo/ion resu/ts in ronjusion which has a tendency lo impugn
(plaintif!'s senJices) and injure plainliff's business reputalion." Dal1as Cowboys Cheer-

Exemplos de tJade dress:

8.

9.

"Because we can conceive of no 'thing' incapable of carrying meaning, ony 'thing' aln
come to Jutinguish goods in commerce and lhm conslifule a ma~ wilhin lhe meanmg of
lhe Lo.nham Ad. In shorf: any 'thing' Ihal dTC.lSCS a gooo can conslifute trade dress.
Proledability i.I ano/her maUer enlirely". Abercrombie & Fifch S/ores, Ine. o. AmeIcan
OuJ/illoo, 1,,,, 280 F.Jd 629, 6~ Ci" 2002.
De acomocom um tribunal de Ohio, nos Estados Unidos, a resposta p05itiva. O caso
envolveu uma situao em que trs msicos deixaram uma banda e formaram um novo
grupo, adotando os mesmos elementos da aparncia e performance da banda anterior,
induindo figurino, interpretao, decorao do palco e dos instrumentos, merchandi.
sing, materiais promocionais, folders etc. Eles foram acionados pelo fundador do grupo
musical anterior e o tribunal entendeu que o autor possua um trade d~s distintivo
passvel de proteo e que o mesmo foi infringido: "The rerord confains sufjicieTIlevi.
deTIccirom which Me trial coun couM TelUonably find Ihal de/endanls inleI1dedlo pirate
many charadcrislics from their former band, Revolver. Al1 of these fac10rs conIn'bule to
lhe likeJihood of confusion aOOut 1964's associa/ion wilh Revolver. [I is confusion as lo
lhe source or origin of the goods which contrais on lhe queslion of unfair compeli/ion".

C"are v. W,,~,36 Ohio App. 3d 26, 1987.

10. A possibilidade de prote.~ da aparncia visual do uniforme de cheerleaders foi discutida em um caso em que o time de futebol americano Dallas Cowbo~ questionou, e
conseguiu ordem judicial no sentido de probir, a utilizao do uniforme em um filme
pornogrfico. Ressaltou o tribunal: "'li is hard to believe Ihal anyone who had seen defendanls' sexuolly depraoed film couM eOer Ihereafter disassocia/e il from plainfifJ's

REV1STADAABPI-

N 112-

MAI/JUN2011

I",de", In" v. PussycatLtd., 604 F.2d 200, 2d Ciro1979,

1. A associao com vampiros constitui um trade dresJ passvel de proteo? Ou trata-se

apenas de uma ideia ou conceito de markeling que pode ser explorado por qualquer
empresa? A corte distrital da cidade de 5an Antonio, no Texas, optou pela primeira
altemativa: "[I seems apparenl thal Klec~ 's marketing lechniques and adverlisements of
adors posing as lXImpires. and his use of vompire symboIs lo convey lhe suggeslion thal
hiJ sunglasse.s proteel vampires /ram t.heglare o/ sunligh1, consfitule Irade dress. In olhe!
words, Ihese eIemeTIls have crosseJ lhe Hne irom ao unprotedable ideu to a proledable
exfJ""i" Df~e ia",". Kiocl V. S"giass Hul, 145 F. Supp. 2d 819, 2000.
12. A questo ~e este "sistema de adoo" das bonecas constitui uma mera "tcnica de
venda" no passvel de proteo ou se trata-se de um trade dress que distingue o sen~o
dos seus congneres no mercado e que, portanto, pode ser objeto de direitos exclusivos.
Sob a perspetiva da empresa que concebeu a ideia e a implementou no mercado, a
exclusividade, em princpio, parece justa. Por outro lado, ser que no legtimo o intere.sse de competidores de tambm utilizarem o mesmo sistema para vender os seus
produtos? Um tribunal norte-americano entendeu que tal elemento do negcio do autor
constitui um lrade dress protegido: "The adoplion procedure tru/y is pari of lhe 'packaging' of OAA's produd both in the sense Ihal dolIs are nelJer sold wilhoul lhe adop/ion
papers und birlh eerlifioole and becousc lhe adoplion procerlure rs designed lo make
OAA's dolls disfindilJe in lhe markelplace. The courls, moreooer, have recognized thal an
unfair competilioo daim CQn ex/end to morketing techniques. (. . .) ConseJIuently, we
condude lhat the adop/ion procedure.s used by OAA in lhe sole of its dolls qualify as
prolectible 1radt dress ". Original Appalachion klLOorks, Inc. v. The Toy Uit, [nc., 684
Fld 821 (lI' Ci,.1982).
13. Na terminologia do direito marcrio, tais elementos dos restaurantes seriam "sugestivos", "descritivos" ou "'genricos"~ Para uma explanao mais detalhada sobre o trade
dress de estaba!ecimentos, vide item 7 infra.

o TRADE DRES5 E A PROTEO

DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

tutela jurdica. Tambm denotam que, embora o escopo do instituto seja amplo, h que se respeitar certos limites para evitar prticas
anticompetitivas.
Mesmo porque tais limites existem em todos os ramos da propriedade intelectual, bastando lembrar, por exemplo, que o direito
patentrio probe a apropriao de algoritmos e equaes matemticas, enquanto o direito de autor no permite a monopolizao de ideias.
Na seara do trade dress, os limites residem na impossibilidade de
se obter proteo sobre mtodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou meras tcnicas de marketing e de venda.
Estes so elementos que, a princpio, no podem ser monopolizados por um nico particular, servindo como importantes limitadores da doutrina do trade dress.
Do contrrio, a doutrina poderia expandir-se indefinidamente e
alcanar, nveis exacerbados, de modo a prejudicar a live concor.
rencia. E o que se depreende de interessante julgado norte-americano a respeito: "The trade dress concept may nol be slre/ched
injinile1y lo give exclusive rights lo a vague and abslract image ar
marketing !heme of a service ar producl. To da so would leave
defendanls and other polenlial competi/ors unsure as lo how lo
avoid violalion of lhe Lanham Act and Ihus creale dangers of
anlicompelilive overprotection".14
Invariavelmente, portanto, as disputas em torno da identidade visual de produtos e servios envolvem uma discusso acerca dos limites legais de proteo existentes. No decorrer do presente trabalho, diversas vezes enfrentaremos esta tenso e buscaremos
estabelecer critrios de como estas questes devem ser tratadas
luz do ordenamento jurdico.
3. INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEO DO

TRADE DRESS

Uma vez traados os contornos gerais do instituto, percebe-se que

o lrade dress possui a aptido de distinguir e individualizar determinado produto ou servio e fixar, na mente do consumidor, um
verdadeiro vnculo entre a aparncia visual e a reputao do bem
que se est oferecendo.
14. Toy ManuJadurers of Ameriw, Inc. v. HeIms/ey-Spenr, Inc., 960 F. Supp. 673

(S.D.N.Y 1997).
15. Discorrendo especificamente sobre as embalagens, resalta Carlos Alberto Biliar Filho:
"Ao compor o produto, como sua roupagem definitiva para consumo, a embalagem
exerce, dentre lodas as criaes referidas, a influncia mais dircla sobre o pblico em gera~
representando IJeTdadeiroelo de comunicao final enlre produtor e consumidor. Tambm
romo integrante de sua ornamentao, a embalagem alua como fora a/ratioo imediato
do con5umidor, impondo-lhe, mui/ro tJ('.Ze5, pela excitabilidade provocada, o impU/50
aquisitivo, para ele a/ imperceplive1 ou mf,lmo inevilvel. de5ilJo, no a/o da compra,
o fa/or fJ5ico!gico,razo pela qual uma embalagem convidaliva pode arrebatar o consumidor e adquirir a sua pre/erllcia, manlendo-<Jfiel a determinado produ/o. (.. .) D(J, a
n'XC$5ria prot~o que devem merear no campo jurdico, a fim de assegurar-se a seu
lituiar o uso pacfico e a garantir-lhe a competenJe reao, em caso de violaes que ucnham a acorilew, na defesa dessas impor/anles pecu dD aviamento objetilJOda empresa".

A vestimenta comercial funciona, pois, como verdadeiro catalisador no ato da compra, criando um elo empresrio-consumidor que
faz com que este ltimo relembre a aparncia do produto ou servio que lhe satisfez nas experincias passadas.
Natural, portanto, que o trade dress merea tutela jurdica, pois
muitas vezes ele exerce um poder de atrao equivalente ou at
maior do que quele exercido pela principal marca da empresa. II
Da mesma forma, de nada adianta criar e fortalecer uma identidade visual prpria se, no futuro, no se puder impedir a ao de
usurpadores.
Embora os instrumentos legais de proteo disponveis nas diversas jurisdies possuam semelhanas, inegvel que a legislao
de cada pas possui suas peculiaridades. No Brasil, no existe um
dispositivo que proteja a identidade visual de produtos e servios
expressamente. Ainda assim, a represso contra atos de imitao
pode se dar mediante a aplicao de diversas disposies do
nosso ordenamento.

k garantias do empresrio comeam pela prpria Constituio

Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5, inciso XXIX,
que "a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio
temporrio para sua utilizao, bem como prote,o s criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e
outros siguos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimentotecnolgico e econmico do Pas".

Como o trade dress possui a aptido de distinguir determinado

produto ou servio dos seus competidores, ele se enquadra perfeitamente na categoria dos "outros signos distintivos" destacada pelo
dispositivo, de onde decorre que, no Brasil, a tutela do conjuntoimagem encontra guarida constitucional. Isso j foi inclusive reconhecido pelos tribunais locais, conforme atesta importante julgado
envolvendo o rtulo da bebida Bacardi.16
No plano infraconstitucional, a proteo do lrade dress se d precipuamente atravs das regras que reprimem atos de concorrncia
desleal, assim como dos institutos da infrao de marca, da infrao de desenho industrial e da infrao de direitos autorais. Por
isso, faz-se oportuno examinar a questo sob cada uma destas
perspectivas.
(Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empre-

,,,",i,. p. 159.2'

Ed.. Ed. Rffista dos Tribuno", 2002).

16. "A comercializao de bebida da mesma espcie RUM BACACHARI - de outraconhecida e afamada internacionalmente- RUM BACARDI , acondi.
. cionada em vasilhame praticamenteigual, com tampa,
cores, logomarcae principalmentertulos praticamente idnticos, com modificao apenas de peql.lenDS
emblemas e e~gies,revela o propsito inconfessado de induzir a erro ou de confundir o consumidor, e com isso auferir
dividendos, caracterizando prtica constitucionalmente
vedada (art. 5,
inc. XXIX, da Cf), que deve ser prontamente coibida, com- indenizao
dos prejuzos causados". za Cmara Cvel dDEstado de Santa Catarina, Apelao

Co,1 n. 980063825. 1999.

REVlSTADAABPI-

N 112~ MAl/JuN2011

o TRADE DREiS E A PROnO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SER\~OS

3.1. Concorrncia desleal

Como todo pas de livre concorrncia, o Brasil possui um modelo de sistema econmico no qual empresas disputam a preferncia do consumidor e se utilizam de inmeros instrumentos
para atingir seu objetivo, que conquistar mercado, em detrimento dos seus competidores,17
A livre concorrncia, todavia, no irrestrita e seu exerccioencontra limite nos direitos dos outros concorrentes, assim como nas regras estabelecidas pelo ordenamento jurdico, Caso este limite seja
excedido, a competio passa a ser ilcita, dando ensejo ao que se
chama de concorrncia desleal.
Embora a doutrina seja praticamente unnime em apontar a dificuldade de se definir o instituto,I8 a Conveno da Unio de Paris
(CUP) dispe no seu artigo 10 bis (2) que constitui concorrncia
desleal qualquer ato de concorrncia contrrio aos usos honestos
em matria industrial ou comercial.

tveis de estabelecer confuso com o estabelecimento, os produtos

ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente,19
Dentro desse contexto, percebe-se porque a concorrncia desleal consiste no principal instrumento de combate imitao do
Irade dress: para evitar que aproveitadores se apropriem indevidamente dos elementos distintivos do produto ou servio alheio
e "peguem carona" na fama e no prestgio do concorrente, A
tutela jurdico-concorrencial do trade dress, portanto, protege o
empresrio e seu conjunto-imagem enquanto signo identificador, bem como pretende eliminar a confuso entre produtos e
servios por parte do consumidor,

famoso, por exemplo, um caso julgado nos Estados Unidos no

longnquo ano de 1896, no qual o fabricante de determinado
usque conseguiu, com base nas regras de concorrncia desleal,
compelir um concorrente a cessar a utilizao de uma garrafa cuja
configurao visual imitava a configurao da garrafa do seu
produto,2

Dessa definio, depreende-se que o espectro do instituto extremamente amplo e se encontra intrinsecamente relacionado noo
de aproveitamento indevido do esforo alheio, Logo, todo ato daquele que, sem esforo prprio, apropria-se ou aproveita-se da
fama de um competidor, est sujeito a ser enquadrado como uma
prtica de concorrncia desleal.

No Brasil, esse ilcito encontra-se expressamente tipificado no artigo 195, inciso m, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nO
9,279/1996), o qual estabelece que: Ar/. /95 - Comele crime de
concorrncia desleal quem: III - emprega meio fraudulenlo para
desviar, em proveito prprio ou alheio, clientela de oulrem,

E como a lealdade um atributo essencial para a segurana nas

relaes comerciais, a CUP assegura aos nacionais dos pases
signatrios a proteo efetiva contra a concorrncia desleal e determina que devero proibir-se, particularmente, todos os atos susce-

Diversos so os casos em que imitaes de Irade dress foram reprimidas com base no dispositivo acima, valendo mencionar um precedente envolvendoa embalagem da batata Ruflles, cuja impresso
de conjunto foi integralmente reproduzida por uma concorrente,21

17. A Constituio Federal brasileira de 1988 estabelece: Art. 170 - A ordem f(onmica
deve observar os seguintes princpios: IV - livre concorrncia.
18. CI\~5da Cosia Rodrigues, um dos maiores doutrinadores brasileiros sobre a matria,
leciona: "Definir a concorrncia desleal em todo o rigor de sua apre.lenlaEo jurdicn
uma verdadeira e temerria dificuldade. E interpre1-la na impondervel erienroo de suas
infinitas formas, impe-se-nos abordar um dos mais lalos problemas antepostos moderna anwe soaol6gicn", Concorrncia Desleal, Ed. Peixoto, p. 29, 1945.
19, Artigo 10his (3) I",
20. "The defendants have drliberale/y copied lhe plrlintiff's bol/le lo increase lhe sales of their
oum goads, rlnd sudr increose, if increase there be, is due lo lhe circllmslance Ihal lhe
plIrchasers from defendants have a reasanable expecintion lha/lhe ullimale consumer,

REVlSTADAABPI-

N" 112-

MAr/JuN2011

deceived by lhe shape, will mistake lhe bollle for one of lhe plninliff's. This is unfair
compelifion within lhe aulhorilics and should be restrainoo. Cook & Bernheimer Co. v.

Rass, 73F, 203, 1896,

aulfll ~~

21. ''A sentena apelada no merece nenhum reparo. Est ."'"

.'
bem fUllaamcntada e decidiu a lid.eexist:nte :nlre a:
partes. Realmente,
houve mfraao a LeI ~
9.279/96, uma vez que a apelante fabrica e ~
,;1
comercializa alimentos contendo embalagens !;;;i
J;; ~\ . ,. -~
semelhantes s utilizadas pela autora e estabe. - -
lecendo uma concorrncia desleal passvel de confundir o consumidor." 4a
Turma do Tribunal deJustia de So Paulo, Apelao Cvel 115.308.4/4,2001.

i' ~Pr\.

j~~"'~

o TRADE DRESS E A PROTEO OA IOENTIDADE VISUAL DE PROD\JfOS E SERVioS

Nesse caso, diante da flagrante imitao dos elementos distintivos

da embalagem, o tribunal no teve dvidas em consignar que a
fabricante da batata Radical agiu de forma desleal e proibiu a
prtica com vistas a evitar a confuso entre o produto entrante e o
produto pioneiro.
Muitas vezes, contudo, no to simples traar os limites precisos
entre a concorrncia legtima e a concorrncia fraudulenta, o que
faz com que sUljam algumas relevantes questes a respeito. Por
exemplo, ser que para existir concorrncia desleal na rea do trade
drw, um direito de propriedade intelectual precisa estar envolvido) Em outras palavras, ser que para concorrer deslealmente, a
empresa tem de estar infringindo marca, patente, desenho industrial ou direito autoral do concorrente)
No necessariamente. A concorrncia desleal, como salientado,
trata-se de um instituto amplo, cujo propsito combater todo ato
contrrio aos usos honestos em matria industrial ou comercial. A
prpria lei brasileira, inclusive, salienta que o fato gerador do ato
ilcito o desvio fraudulento de clientela. Nesse contexto, possvel
que determinada empresa invada espao jurdico de terceiro sem
violar um direito de propriedade intelectual diretamente.
Esta a posio do Supremo Tribunal Federal brasileiro que,
em importante julgado do incio da dcada de 1970, assim se
manifestou: "Procura-se no mbito da concorrncia desleal combater os atos de concorrncia fraudulenla ou desonesta, que
alenlam contra o que se tem como correto ou normal no mundo
dos negcios, ainda que no infrinjam diretamente patentes ou
snais distintivos registrados ". 22
Portanto, mesmo que o trade dress no esteja registrado, o empresrio pode buscar proteo sobre a impresso visual do seu produto ou servio com base nas regras de concorrncia. Logo, embora
o direito de propriedade intelectual muitas vezes possa ser til para
coibir a imitao do lrade dress,23 sua existncia no condio sne
quo non para acionar competidores em juzo.
Isso no significa, todavia, que toda cpia realizada no mercado
de consumo ilegal. Em algumas situaes, o trade dress no
passvel de proteo; no foi protegido por uma negligncia do
titular; ou simplesmente objeto de um ttulo de propriedade
intelectual j expirado, fazendo parte do domnio pblico. Nesses
casos, a cpia do objeto por concorrentes no s lcita, como
pr-competitiva, j que permite a explorao do bem por diversas
empresas, o que pode ser benfico para o consumidor, notadamente em termos de preo.24
22. RI] 56/447 - 1970.
23. Vide itens3.2, 3.3 e 3.4 infra.
24.

Este "direito de cpia" amplamente reconhecido no meio da propriedade intelectual

e j foi salienlado pela Suprema Corte dos Estados Unidos: "Copying is nol aJUkJY5

discourageJ or disjalJroo by Lhe lawJ which preserve our competilive economy. AllouJing
compe1iJol7>lo copy will have salulmy effcds in many circumslances". Boni/o Boa/s, Inc.

v. Thvnd" C"ft Boals, Inc. 489, U.S. 141,160, 1989.

Independentemente disso, o fato que a concorrncia desleal

uma das mais importantes ferramentas para combater a imi- .
tao do lrade dress, sendo um elemento fundamental na
maioria das disputas relativas impresso visual de produtos
e servios.
3.2. Infrao de marca
A legislao brasileira determina que suscetvel de registro como
marca todo signo distintivo visualmente perceptvel no includo
nas proibies legais. Assim, caso o trade drw seja distintivo e
identifique o produto ou servio do empresrio, nada impede que
ele seja registrado como marca mista ou tridimensional perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
J vimos que o conjunto-imagem no precisa estar registrado para
ser protegido com base no instituto da concorrncia desleal. No
entanto, inegvel que o registro do trade dress como marca fortalece a posio do titular, pois lhe confere algumas importantes
prerrogativas legais e processuais.
O Brasil, assim como os outros pases da Amrica Latina,
adota o sistema atributivo de direitos, o que significa que a
propriedade sobre signos distintivos advm do registro, no do
uso, como se d nos pases que adotam o sistema declaratrio,
tpico do common law.25
A primeira vantagem de se registrar o trade dress como marca no
Brasil, portanto, consiste no fato de o titular efetivamente adquirir direitos de propriedade sobre o signo. O titular do registro
pode, pois, licenciar e alienar o trade dress, assim como se basear
nos dispositivos relativos infrao de marca para combater
eventuais imitaes.
Segundo, com o registro, o titular adquire direitos exclusivossobre
o trade dress em todo o territrio nacional, o que afasta eventuais
argumentos do infrator no sentido de que inexiste relao de concorrncia entre as empresas pelo fato de elas atuarem em diferentes
estados da federao. Em um pas de dimenses continentais como
o Brasil, isso pode ser extremamente relevante.
Terceiro, o registro de marca cria a presuno de que o lrade dress
vlido e distintivoe transfere para o ru o nus de provar o contrrio.
Quarto, a existncia do registro facilita a obteno de liminares em
aes de infrao. Isso porque, influenciados pelas caractersticas
do sistema atributivo, juzes brasileiros se sentem mais confortveis
em conceder tutelas de urgncia baseados em um ttulo de proprie25. Nos Estados Unidos, {\ artigo ~ 43 (a) da Lei de Marcas (Lanham Act) confere {\
mesmo tipo de proteo para trade dresses registrados ou no-registrados, conforme j
decidiu a prpria Suprema Corte daquele pas: "The Supreme Courl interpre1s Ilris
sediar! as having creale.d li federal cause 01 adior! for injringemenl of unregislered traaemar/e or trade d/W and candudes Ihaf such a mark or trade d~ shoul rucivc e.sserlfiaf/y lhe some profedion as those Ihal are regislered". Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana,

Inc. 50S U.S. 763, 1992.

REVISTA DA ABPI- N" 112 - MAI/JUN 2011

o TRADE

DRESS E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

dade, validamente expedido pelo rgo competente, do que baseados somente no instituto da concorrncia desleal.
Por fim, o registro refora a prerrogativa do titular do trade dress de
incluir distribuidores e varejistas no pala passivo da ao de infrao, o que facilita o deslocamento da demanda para foros especializados, mais afeitos a discusses envolvendo direitos de propriedade intelectual.
Tal se d porque o artigo 190, inciso I, da Lei de Propriedade de
Industrial dispe que: Art. 190 - Comete crime contra registro de
marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expe a venda.
oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de oulrem, no todo em parte.
Logo, se existir um distribuidor ou varejista localizado em um domiclio cujo foro oferea melhores condies de litgio, ele pode ser
acionado juntamente com o fabricante do produto, caso se comprove que ele est vendendo e/ou mantendo em estoque o artigo que
incorpora o trade dress fraudulento.
Por todas estas razes, julgamos importante registrar o trade dress
como marca, o que j vem sendo feito por inmeras empresas26
3.3. Infrao de desenho industrial
Como o trade dress muitas vezes consiste na forma plstica ornamentai de um objeto, sua proteo tambm pode se dar via registro
de desenho industrial. Para ser registrvel no Brasil, alm de no
se enquadrar nas proibies legais, o desenho industrial h de ser
novo, ou seja, no pode estar compreendido no estado da tcnica,
e deve ser original, ou seja, possuir uma configurao visual distintiva em relao aos objetos preexistentes.27
26. Exemplos de trade dTCSSe5 registrados como marca. Os dois primeiros perante o INPl
e o terceiro perante o OHIM:

o registro confere

ao titular direito de propriedade sobre a

configurao ornamental e a consequente prerrogativa de impedir a produo e a comercializao de produto que incorpore o
desenho ou que o imite substancialmente, de modo a induzir
confuso. Trata-se de uma forma de proteo interessante, notadamente porque, no Brasil, se comparado ao registro de
marca, o registro de desenho industrial leva muito menos tempo
para ser concedido.
Questo controversa diz respeito cumulao de protees. Com
efeito, luz da legislao brasileira, pode a mesma configurao
ornamental de um produto ser objeto de um registro de desenho
industrial e de um registro de marca tridimensional? Para ns, a
proteo cumulativa possvel, pois o artigo 124, inciso XXII, da
Lei de Propriedade Industrial determina que: Arl. 124 - No so
registrveis como marca: XXII - objeto que estiver protegido por
registrode desenho industrial de lerceiro.
Tal dispositivo possui importante modificao em relao ao antigo
Cdigo da Propriedade Industrial (Lei n' 5.772/1971), o qual
estabelecia em seu artigo 65, item 18, que no era registrvel
"marca constituda de elemento passvel de proteo como modelo
ou desenho industrial." Como se v, a lei anterior continha regra
absoluta, que vedava o registro marcrio de signo que pudesse ser
protegido como desenho industrial, independentemente de o design
pertencer ao depositante da marca ou a.terceiros.
Ao incluir a expresso "de terceiro" no final do inciso XXII, do
artigo 124, da lei atual, o legislador acabou com a proibio absoluta e deixou claro que s no so registrveis marcas que incorporam o desenho industrial alheio. Como ilao lgica, conclui-se
que, caso o registro de desenho industrial pertena prpria em1

27. Sobre o requisito da originalidade, o Tribunal Regional Federal da 2 Regio j consignou que: "para que seja registrvd como desenho industrial, a nova confonnao
ornamental de um objeto no deve se restringir mera disparidade de dimenses ou a
alteraes superficiais da sua configurao com relao s j presentes no mercado ou
j inseridas no estado da tcnica, mas, sim, deve ser dotada de um determinado grau
de inventividade esttica capaz. de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configurao se comparada a produtos similares". Tribunal Regional Federal da 2a Regio,
Segunda Turma Especializada, Agravo nO 2007.02.01.009404.2, Voto do Des.

And, Fon'", Data: 301'J!200B.

REVISTA DAABPI - N 112 - MAI/jUN 201 1

o lRADE D~SS

E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DEPRODUTOS E SERVIOS

presa solicitantedo registro de marca, no h que se falar na aplicao da norma em comento.

Portanto, uma ve, atendidos os requisitos de registrabilidade, nada
impede que a mesma configurao de um produto seja objeto de
um registro de desenho industrial e de um registro de marca tridimensional ao mesmo tempo. O INPI vem acolhendo esse entendimento e, embora essa questo possa gerar algumas discusses, inclusive de ordem constitucional,26esta nos parece a mais acertada
interpretao do ordenamento jurdico vigente.
3.4. Infrao de direitos autorais
A tutela do trade dress tambm pode se dar via direito autoral, pois
muitos dos seus elementos se enquadram na definio de obra intelectual protegida como uma criao de esprito. Este o caso de
obras e projetos arquitetnicos, websites, bem como de gravuras e
desenhos aplicados a determinados produtos.
No Brasil, a proteo a projetos de arquitetura est expressamente
prevista no artigo 7', inciso X, da Lei de Direitos Autorais (Lei
n' 9.610/1998) e compreende fachadas de edifcios, interiores de
lojas, layouts de restaurantes, assim coma a planta de qualquer
estabelecimentocomercial. Logn, caso se comproveque um empresrio usurpou o projeto arquitetnico de um terceiro, este pode
tomar medidas e impedir a reproduo indevida da sua obra com
base no instituto do direito autoral.
A tutela jurdica da aparncia visual de websiles via direito de autor
tambm nos parece perfeitamente possvel, j que, em seu artigo
7', inciso XIlI, a lei confere proteo a qualquer obra que, por sua
seleo, organao ou disposio de seu contedo, conslitua uma
criao intelectual.
A proteo aos desenhos e gravuras, por sua ve" tambm enconlra amparo no artigo r, inciso VIII, da Lei de Direitos
Autorais e revela-se especialmente relevante para alguns selares
da economia, como, por exemplo, o de roupas e artigos do
vesturio.29 O direito de autor, portanto, surge como uma interessante alternativa de proleo das estampas e desenhos aplicados aos referidos produtos, se convertendo numa importante
ferramenta para coibir imitaes e resguardar investimentos no
aludido segmento de mercado.
28. A controvrsia ~ra em torno especialmente aos prazos de proteo outorgados pelos
institutos. Ao passo que o registro de desenho industrial temporrio, o registro de
marca pode ser prorrogado quantas vezes o titular quiser. Assim, caso o empresrio opte
pelo regime do desenho industrial, o objeto, a princpio, passaria para o domnio pblico aps a expirao do ttulo, o que, na prtica, no ocorre caso o tilular do signo obtenha um registro de marca tridimensional e o prorrogue indefinidamente.
29. bastante comum que empresrios da indstria da moda brasileira, especialmente na
rea de biqunis e acessrios de moda-praia, tenham suas criaes copiadas.
30. O artigo 18 da Lei de Direitos Autorais brasileira estabelece que: "a proteo aos di.
reitos de que trata esta Lei independe de registro".
31. A exceo o software, nos termos do artigo 4 da Lei nO9.609/98.

A vantagem do direito autoral como mecanismo de proteo reside

no fato de ele no depender de registroJOe poder ser exercido nos
diversos pases signatrios da Conveno de Berna. Por outro lado,
como a lei brasileira no prev o instituto da obra por encomenda,ll fundamental que exista um contrato de cesso pelo qual o
estilista ou designer dos produtos transfira os direitos patrimoniais
sobre as obras para a empresa.
Caso ilustrativoenvolvendo a proteo do trade dress via direito de
autor ocorreu no Rio de Janeiro em 2002. A autora era uma empresa que atua no segmento de roupas esportivas e desenvolveu
uma camiseta especificamente em funo da Copa do Mundo de
Futebol daquele ano. Tal produto era vendido apenas nas lojas da
empresa e dos seus revendedores autoriocados.
No entanto, qual no foi a surpresa do representante da empresa
quando adentrou em um supermercado da cidade e reparou que
os funcionrios do estabelecimento usavam um uniforme que reproduzia fielmente a aparncia visual da camiseta. Na viso do
empresrio, alm de violar seu direito de autor sobre o trade dress
do produto, tal reproduo no-autorizada afetaria o valor agregado da camiseta, j que a utilizao do modelo pelos funcionrios da outra parte poderia diminuir consideravelmente a procura
pela camiseta original.
Em funo disso, a empresa ajuiwu uma ao de infrao contra
o supermercado e o juw da 7' Vara Cvel do Rio de Janeiro concedeu a liminar requerida, reconhecendo que o layoul da camiseta
goma da proteo conferida pelo artigo 7, incisoVIII, da Lei de
Direitos Autorais e ordenando ao ru a imediata substituio do
uniforme dos seus funcionrios.J2
Em seguida, as partes celebraram um acordo e o caso foi encerrado. Mesmo assim, ele demonstra o quo importante o direito de
autor pode ser para a tutela jurdica do trade dress, especialmente
quando no existir uma relao de concorrncia entre as partes.
4. PROTEGENDO O TRADE DRESS EM

Juzo

Enumerados os mecanismos legais de proteo do lrade dress,

convm, agora, destacar as principais questes a serem consideradas em uma disputa envolvendo a identidade visual de produtos e servios.

32. "A identidade da diagramao e simi....

#-,
vI' >,....\.
litude da letra utilizada na referida
camisa evidente com aquela utilizada (l,', ",
pelos funcionrios da empresa r, con.
'forme se verificadas fotografiasanexa- , ~
.
das nas fls. 49/50, sendo que a obra U.~
.---goza de proteo, como determina o art. r', VIU, da Lei nO 9.610/98, sendo que a
reproduo no-aulorizada permite ao autor da obra requerer a busca e apreenso dos
exemplares reproduzidos ou apenas que se suspenda a divulgao." r Vara Cvel do

J. /'

~ :P.l,.."'=

Ri, ddmiro, J'roo,,, n' 2002.001.070,6D0-0, 13/6/2002.

10

REviSTA

DA

ABPl-

N"

112 -

MAJ/JUN

2011

o lRADE

.~w

DRESS E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

No Brasil,para exercerdireitosexclusivossobredeterminadotrade dress,

a empresatem de provar: (i) que ele distintivo;e (ii) que h possibilidade de confusoou errnea associaoentre a impressovisual dos
produtos ou servios.Examinemos,pois,cada um dessesrequisitos.
4.1. Distintividade
A distintividade um elemento fundamental em qualquer disputa
do gnero, pois, sem ela, o trade dre.ss no possui capacidade para
diferenciar o produto ou servio do empresrio dos diversos produtos ou servios anlogos existentes.
Se o trade dress possui uma configurao comum, utilizada por
vrias empresas, ele simplesmente no ser reconhecido pelo pblico consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se,
em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passvel de proteo, portanto, o trade dress h de
ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar o produto ou
servio do empresrio dos seus congneres no mercado.ll
Imagine-se, por exemplo, uma loja de vinhos ordinria, cuja identidade visual no possua qualquer elemento diferente daquilo que
tido como o padro do segmento. Ao adentrar nessa loja, o consumidor muito provavelmente a reconhecer apenas como mais um
estabelecimento onde se comercializa vinhos e no a associar com
nenhuma fonte especfica.

tos circulares de acordo com a marca do produto, e onde todos os

elementos grficos e arquitetnicos tenham sido elaborados para
formar uma identidade visual nica e distintiva. Nesse caso, o trade
dress da loja ser percebido como um signo identificador de origem,
sendo passvel de proteo, conforme reconheceu a corte distrital
de Nova Iorque ao proferir interessante julgado sobre o tema34
O mesmo acontece em relao s configuraes de produtos. Para
serem passveis de proteo, elas no podem constituir na forma
necessria, comum ou vulgar do produto ou do seu respectivo
acondicionamento. Muito pelo contrrio. Tais configuraes precisam possuir aptido distintiva e efetivamente diferenciar o produto
do empresrio dos seus concorrentes.
Em alguns casos, inclusive, a relao do trade dess com o produto
passa a ser to automtica e intlnseca que simplesmente impossvel desassociar um do outro. Nessas situaes, basta ver o trade
dress para associ-lo ao produto correspondente, sendo absolutamente irrelevante a existncia da marca nominativa no respectivo
rtulo ou embalagem.l5
Isso demonstra o quo distintiva a configurao visual de um produto pode ser, no havendo dvida de que, nesses casos, ela constitui um relevante smbolo do fundo de comrcio da empresa e um
ativo de grande valor para o seu titular.

Por outro lado, imagine-se uma loja em que os vinhos sejam dispostos de maneira peculiar, alinhados verticalmente em compartimen-

Como resultado, conclui-se que o escopo de proteo conferido ao

trade dress diretamente proporcional o seu grau de distintividade. Trade dresses nicos e absolutamente distintivos so merecedo-

33. Essa questo foi observada por Anne Gilson Lalonde, num importante tratado sobre a
matria: "Lik.e a word mark. lo be pro/ecfub/e traJe dres.s musl be sufficienlly disfindiue
lo communicale saurce identificatiao lo lhe public, so thal upon encounfering il in lhe
marketplace lhe publie idenlifreJ il !.Oi/ha particular (dlOugh possible anonymous) business. IIoof, Ihm is no lxuisjor legal proleclion", Gilson on Trademarks, 92A.03[J],

uJritlen abouf lhe Besl Cel1ol'3s/ores have focused ao lhe di.llindiveness o/ fheir look. Thc
unique design - bolh lhe archiledural componenf and lhe graphiCllI componeof - has bcen
further acknowledged in mQny oroords. The point does no/ need to be belabored; fhe Besl
Cef/ars .l/ores look like no olher Uline sfores." Besl Cellars, Inc. v. Grope Finds af Dui"..90 F. Supp. 2d 431. S.D.N.Y. 2000.

2A-43.2008.

r '.

34. "Plaioti!! mel il.l burden Df eslablis,hing lhe inherenl dis/indiveness ~

of [LI trade dress taken as a wh~le. -<"i ,-f
berouse lhe demenls, as combined,
' "
make up Q dislind and orbilrary
fofal visual image lo consumel'3.
(...) a huge number of arlides

P"'.

35.

REviSTA DA ABPI - N 112 - MAVjUN 2011

[I

o 1RADE DRESS E A PROTEO DA IDENIlDADE VISUAL DE PRODIJrOS E SERViOS

res de um amplo escopo de proteo. Trade dresses no to distintivos, por sua vez, fazem jus a um limitado escopo de proteo, o
que certamente influenciar o exerccio de direitos exclusivos em
face de terceiros.
4.2. Possibilidade de confuso ou associao

Uma vez determinado que sua vestimenta comercial distintiva, o

titular do trade dress deve passar quela que provavelmente a mais
difcil tarefa a ser cumprida: demonstrar que, em funo da similaridade entre as impresses visuais, existe possibilidade de confuso
entre os produtos ou servios.
A esse respeito, cumpre primeiramente destacar que a lei no visa
prevenir somente a confuso real entre trade dresses. Ela tambm
visa evitar a possibilidade de confuso entre eles. Logo, embora
provas materiais de confuso sejam interessantes para caracterizar
a infrao, o ato fraudulento se consuma com a possibilidade de
confuso entre os produtos ou estabelecimentos.36
A forma mais comum de confuso se d quando o consumidor
adquire um produto pelo outro. Isso ocorre, por exemplo, quando
ele vai ao supermercado em busca de determinado produto e, em
funo da similaridade entre as embalagens, acaba sendo induzido ao erro e levando produto semelhante, no lugar daquele que
pretendia adquirir. Trata-se da situao em que o desvio de clientela se materializa na sua mais clara acepo, no havendo dvida de que o ato que o gerou ilegal, conforme reiterada doutrina
e jurisprudncia.
Importante salientar, contudo, que as normas de concorrncia
desleal e propriedade induslralno se limitam a isso. Na verdade,
ao proibir o desvio fraudulento de clientela por meio da imitao
da identidade visual de produtos e servios, o legislador abarcou
situaes que vo muito alm daquela descrita.
Mesmo porque, conforme ressaltou Carvalho de Mendona, as
prerrogativas que a lei estabelece no visam a "proteger a simples
combinao de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito,
resultado do trabalho, da capacidade, da inteligncia e da probidade
do industrial ou do comerciante'',37
O desvio fraudulento de clientela, portanto, no est apenas na
errnea aquisio de uni produto ou servio pelo outro, mas tambm na associao indevida, na carona, no aproveitamento parasitrio, no ganho fcil, no enriquecimento sem causa, enfim, em tudo

36. Esta questo foi salientada por Celso Delmanto, um dos mais importantes estudiosos
do instituto da concorrncia desleal no Brasil: "A imitao gera/men/efeito para dar
li impresso de semelhana,
aquela aparncia capaz de iludir (1jnble lo confuse) os
compradores, normalmente desalenlos li pequenas diferenm; e no para copiar com
exatido o produ/o do rival. Nenhuma aLteraojaz, asJim, alegar que o adquirenle, C{J.IO
(JTt$/asse ateno ou fosse meficulo.so, feria no/ado a diferena, pois i.\So normalmente no
acontece e a fraude esl na probabilidade de confundir". Crimes de Concorrncia Desleal, Ed. da Universidade de So Paulo, 1975, p. 87.88.

12

aquilo que gera desequilbrios concorrenciais que, como tal, no

pode de forma alguma ser admitido pelo ordenamento jurdico.
Isso porque, repise-se, o conjunto-imagem pode ser considerado
um verdadeiro signo identificador, cuidadosamente elaborado para
atrair a ateno do consumidor no momento da compra e fixar, na
mente daquele, um vnculo entre a aparncia visual e a qualidade
do produto ou servio. Todo esse elo produto-consumidor, no entanto, quebrado a partir do momento em que um competidor
invade o espao jurdico do empresrio e coloca no mercado um
produto cuja aparncia extrnseca imita a identidade visual do
produto j estabelecido.
Dependendo do grau de similitude existente, o consumidor pode
associar ambos os produtos, presumir que eles advm do mesmo
fabricante ou, no mnimo, pensar que o produto entrante possui a
mesma qualidade do produto em que confia. A imitao do trade
dress trata-se, pois, de um ato ilcito, pelo qual o concorrente inescrupuloso associa fraudulentamente o seu produto a um produto j
consagrado, transmitindo ao primeiro todos os valores e atributos
inerentes ao segundo.
Ao faz-lo, o infrator coloca-se numa situao absolutamente vantajosa em relao ao seu concorrente, que muitas vezes investiu
milhes para construir sua reputao, mas que, da noite para o dia,
v o seu produto indevidamente associado a um produto sobre o
qual ele no possui qualquer ingerncia produtiva ou comercial.
Da mesma forma, ao imitar o conjunto-imagem do produto pioneiro, o infrator tem muito mais facilidade de divulgar e alavancar a
venda do seu produto, do que se o fizessesob uma vestimenta nova
e absolutamente desconhecida. A vantagem em termos de esforcos
de marketing evidente.
'
Por tudo isso, o produto infrator pode at no se passar pelo produto original, mas nitidamente "pega uma carona" que gera um
flagrante desequilbrio concorrencial. Logo, ainda que o grau de
semelhana entre as vestimentas comerciais no seja to gritante a
ponto de fazer o consumidor adquirir um produto pelo outro, a
associao indevida quanto a origem, atributos ou valores do produto tambm gera desvio de clientela, sendo suficiente para caracterizar o ilcito.l8
Embora alguns magistrados ainda resistam esta ideia, a jurisprudncia brasileira evoluiu bastante nesse sentido. Hoje, j
existem diversos julgados que atestam a infrao no s em fun-

37. Tratado de Direito Comercial, vaI. 5, parte I, p. 217, 1961

38. Esta diferenciao entre os tipos de confuso h muito realil8.da pelas cortes norte.
americanas: "Palming oJJis an altempllo ma1{e lhe purchaser believe lhol lhe produd o/
lhe subsequenl enlranl i.l Ihal of his bel/er knaum compeli/oro The fine belween palming
of] and acaling conjusion os lo source is indislncl; in efJecl, palming off is simply a more
dircrl and flagrant means of misleading {Jurch~ers as lo lhe sourcc of lhe produd". Pezon

d Michel V. E""I H,win As,,","', Ino, 270 F. S.pp. 423, 154 U.S.P.Q. 341,
S.D.N.Y 1967.

REVlSTAOAABPI-

N 112-

MAliJUN2011

o lRADE

DRESS E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

o da errnea aquisio de um produto pelo outro, como tambm em decorrncia da associao fraudulenta, capaz de transmi.
tir indevidamente ao produto entrante os mesmos valores e
atributos do produto tradicional.J9

examinados? O grau de discernimento do consumidor um elemento relevante? Estas so algumas questes que, frequentemente,
surgem nas disputas desse tipo, razo pela qual se faz importante
examinar as principais diretrizes a serem seguidas.

Caso ilustrativoocorreu no mercado farmacutico,quando um fabricante de medicamentos genricos lanou produto que copiava a impresso visual da embalagem do medicamento de referncia,fabricado por um terceiro. Acionado em juzo por ato de concorrncia
desleal, o laboratrio alegou, dentre outras coisas,que a existnciada
letra G na embalagem do seu produto indicava que se tratava de
medicamento genrico, o que, segundo ele, afastavaa confuso entre
os produtos, evitando qualquer possibilidade de o mesmoser erroneamente adquirido no lugar do medicamento de referncia.

a. Impresso de conjunto

A magistrada, contudo, no aceitou o argumento e deixou claro

que a confuso no necessariamente advm da aquisio errnea
de um produto pelo outro, mas, sim, da aproximao indevida,
calculada pelo infrator para se aproveitar da fama do medicamento
de referncia e transmitir ao seu produto todos os investimentos de
marketing realizados pelo competidor.40
Da, conclui-se que o espectro da confuso na rea do trade dress
no pode ser examinado somente pela possibilidade de um praduto ser erroneamente adquirido pelo outro, mas tambm sob a
perspectiva da associao indevida e das mais variadas situaes
que resultam no desvio fraudulento de clientela.
E quais so os critrios para se determinar se existe possibilidade
de confuso ou associao? Como os produtos e servios devem ser
39.

interessante julgado a respeito: "'A es/flIlgia mau comumente

utilizada pelas empresas tem sido no sentido de apropriar-se da identidade de um produto
j consagrado no merClldo, ((Jpiando-Ihe no s as caraclerntiem materiais - de forma,
sabor e conleMo - mm, principalmente, ideolgiem, decorrentes do design da marca e seus
&menloo de comunicao diretos e sllbliminorel. (...) Este falO d ensejo a uma das
principais causas de concorrncia destrol o merecer projeo jurisdicionaL luz da lei de
propriedade indwfrial que repudia comportamenlo parasitrio de merendo, bem como
diluio proposital de maTaI por ala de terceiro". Tribunal Regional Federal da 2a ReVeja-se, a propsito,

~o. 2' Tunm Es"",ai,zada, Apelao errei

Lili", Ron~D.). de 1119/2007.

D'

2000.51.01.006673-0. Des. Rei.

Como o trade dress o conjunto dos elementos que compem a

identidade visual de um produto ou servio, por definio lgica,
abrange uma pluralidade de elementos grfico-visuais, tais como
cores, marcas, slogans, estilizaes, fontes, disposies, diagramaes, fotos, desenhos, dentre outros.
Enquanto alguns desses elementos isolados podem ser protegidos,
muitos deles no so apropriveis de per se. Por isso, bastante
comum que, numa ao de infrao, o ru tente examinar os elementos das vestimentas comerciais de forma isolada, a fim de sustentar que no houve concorrncia desleal ou leso a algum direito
exclusivo.
A questo que tais elementos no podem ser considerados de
forma individual porque no assim que o consumidor os percebe.
Ao se deparar com determinado produto, o consumidor no examina cada elemento da embalagem de forma isolada ou faz um
processo m~ntal de separao entre os diversos elementos grficos
existentes. E o trade dress como um todo que ele v.
O ponto nodal de qualquer disputa do.gnero, portanto, no trata
da adoo de um ou outro elemento, mas, sim, da impresso de
conjunto resultante da reunio de todos os elementos contidos no
trade dress. Como resultado, tem-se que a conduta ilcita resulta

l-_

pode no ter dvidas que o medicamento ser IOermoctex"

genrico, contudo pode se equivOOU', achando que se trata tl'Jiltdtina +rioo de ~irIro
de medicamento genrico produlido por laboratrio em que
=:=.

40. "O consumidor

'II.-di"" ~

iIG I

deposita sua confiana - tahtez a verso genrica do produto ~_ox o e ZinCO

a que est acostumado a comprar - ou, ta~u,passar a ficar
--r=, "..~.~
com a sensao de familiaridade com aquele produto, pelo r:--'. -'~ 01:"

....

simples fala de se parecer com o produto de reFerncia. C.) A provocao dessa confuso
quanto origem do produto consiste em prtica de desvio de c1ientda. Isso porque a r
consegue automaticamente transmitir ao seu produto todos os esforos de markeling das
autoras, ou seja, uma percepo favorvel na mente das pessoas (aspectos como confiana,
tradio, liderana de mercado)." 4A Y.J.raCvel de So Bernardo do Campo/Sp, Proces-

so D' 44/200\, Jurza Ora. Mana Rita D,,,, D.). 26/2/2007.

REVISTA DA ABPI - N" 112 - MAr/]UN 201 1

13

o lRADE

DRES5 E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

no da imitao de um elemento isolado, mas da lista de "coincidncias" que, juntas, fazem com que a vestimeuta comercial do
produto entrante no guarde suficiente distintividade em relao
vestimenta do produto original.
Assim, conclui-se que a impresso de conjunto dos produtos e
serviosque deve ser levada em considerao para se determinar se
existe possibilidade de confuso ou errnea associao entre eles.41
A jurisprudncia brasileira sobre a matria possui inmeros precedentes nesse sentido, conforme atesta um julgado envolvendo o
tradicional desodorante Leite de Rosas.42
Como o que importa a impresso de conjunto, o fato de determinado trade dress possuir alguns elementos de uso comum em nada
altera a prerrogativa do titular de reivindicar proteo sobre a
aparncia total da sua vestimenta.
b. Grau de discernimento dos consumidores
Outro elemento fundamental a ser examinado diz respeito ao grau
de i~struo e discernimento dos consumidores. Isso porque, na
tentativa de tentar descaracterizar o ilcito, diversos imitadores
sustentam que os consumidores so capazes de identificar as diferenas entre os produtos e, assim, no serem levados a erro em
funo da alegada imitao.
Na maioria das vezes, contudo, a infrao se passa em mercados
de produtos de massa, cujo pblico formado por consumidores
comuns, no especializados, desatentos, que podem ser facilmente
confundidos e ludibriados.
Sobre essa questo, salienta Clvis da Costa Rodrigues: "Devemos partir do princpio de que o pblico no se compe somente de
peritos, de especialistas, de homens de cincias e cultos, mas ao
contrrio, na sua grande maioria, o grande pblico se compe de
leigos, de desprevenidos, de espritos desatentos, que procuram os
produtos pelos nomes e quando no os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, no raro, vaga reminiscnciaou
traos indecisos de sua feio grfico e de suas cores".43
Tal circunstncia afasta eventuais argumentos no sentido de que
no h infrao com base em diferenas secundrias entre os trade
dresses. Afinal, como salientou Clvis da Costa Rodrigues na
41.

Em qualquer ao do gnero, portanto, fundamental que o magistrado leve em considerao o grau de discernimento do consumidor mdio que normalmente adquire o produto. Alm disso,
deve lembrar que a lei no visa resguardar o consumidor atento,
mas, sim, o consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem por qualquer motivo.
Esta questo foi ressaltada em importante julgado proferido pelo
Superior Tribunal deJustia: "O fundamento ulilizado pelo Tribunal 'a quo', de que as marcas do aulor e do ru para o sabo em
pedra controverlido so parecidas mas no a ponto de confundir o
consumidor atento no pode prosperar. O consumidor atento jamais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que
sejam. O que a lei visa a proleger em rela~o a imita~es a possibilidade de o produto concorrente ser adquirido, por engano,
justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos
detalhes da embalagem, seja por falta de instru~o, por problemas
de viso ou por pressa ". 4\
Por outro lado, quando os produtos so direcionados para consumidores especializados ou pessoas jurdicas, o grau de exigncia em relao demonstrao da possibilidade de confuso
deve ser maior, pois, nesse caso, se est diante de um pblicoalvo que mais sofisticado e que exerce um maior discernimento no ato da compra.
Tudo isso deve ser levado em conta na anlise da possibilidade de
confuso, no havendo dvida de que o grau de discernimento do
consumidor e as circunstncias em que os produtos so habitualmente adquiridos so aspectos relevantes que devem constar em
qualquer deciso equilibrada sobre o tema.
outra, com um olhar de consumidor, ocorre, efetivamente, imitao fraudulenta, com o
n
fim deliberado de iludir o pblico consumidor". Tribunal deJustia do Paran, 2

I'

lhe overali impression is whal mal/m. Dissec1ing a producl or /Jllcltage or pacltage inlo
componen15 rol! cause a courl~o miss ali olJeraU similarily". Augusl Sforck K.G. v.

N,bi"" /",' 59 F.3d 616,7' Ci,,1995.

"Em face da semelhana, ainda que parcial, na denominao das marcas
e dos respectivos caracteres estilizados, mas da total semelhana do reei.
piente e da combinao das cores rosa e branca, e pelo fato de tratar-se._
de um mesmo desodorante, foroso concluir que, aps o exame de
ambos os produtos, apreciados
em conjunto os elementos
formadores daquelas,
uma ao lado da outra e, a seguir, uma depois da

14

Isso ainda maximizado pelo fato de, muitas vezes, os produtos

no estarem dispostos nas gndolas do mesmo estabelecimento
comercial, o que impossibilita a comparao no momento da compra e faz com o que consumidor tenha de decidir somente com base
nas ideias anteriores que ele tem do produto.44

Veja-se algumas decises norte-americanos a esse respeito: In examining Imde dr~slhe

focus is lhe ell/ire look of lhe produd or packaging.lndividual asp15 af a traJe dms may
be eIigible for Imdemar!( proledion in Iheir awn righf, bul in ali adiol! for trade dr'Js injringemenl each QSpec1 should be lJiewcd in rela/on lo lhe ell/ire trade dress". Bn'slol-

Mym Sq,ibb Co. v. MeN,i1.P.P.C..I" . 973 F.2d 1033, 2d Ci" 1992. "Do,btless

42.

passagem acima, o que muitas vezes existe e se opera na mente do

consumidor uma vaga reminiscncia ou traos indecisos da feio
grfica e das cores do produto.

Cmara C"el, Apelao Ci,el " 30.361.7. Dos. R,1. S,d", Zappa, RF 33 1/293,
06/7/1995,
43.
44.

Concorrncia Desleal, p. 138, Ed. Peixoto, 1945.

por esta razo que muitos doutrinadores entendem que a comparao
lado a lado dos trode drases no adequada: "A side by side comparison of fhe parlies'
TCSpeclivetrade dras nol lhe propu lesl for delermining lj/eelihood of confusion. This is
nol lhe manner in which prospedive purch(Jsers will usu(JlIyencounter lhe parlies' prod.
uds in lhe markclplace". William Levin, Trade Drcss Protection, vol. 1, p. 7.14, Cali.

exatamente

',,' ",",' .(,'

imia, 2009.

'I

45,

Superior Tribunal de Justia, 3a Turma de Direito Privado, Recurso Especial nQ

685.903. ReI. Min. Nancy Andrigh;. 29/1012007,

REVISTA DAABPI-

NQ 112 - MAJ/jUN 2011

o TRADE DRESS E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODlJfOS E SERVIos

5. DEFESAS

EM AES DE TRADE DRESS

Embora cada caso possua suas peculiaridades, algumas defesas so

invariavelmente utilizadas nas disputas envolvendo a identidade
visual de produtos e servios. Logo, aps examinar os requisitos
para se proteger o trade dress em juzo, convm analisar os principais argumentos de defesa que so suscitados em aes desse tipo.
5.1. O trade dress de uso comum
Como a distintividade o primeiro requisito para se exercer direitos exclusivos sobre determinado conjunto-imagem, natural que
uma importante defesa utilizada nos conflitos do gnero recaia
exatamente sobre este aspecto. Nessa defesa, a parte que est
sendo acusada de infrao sustenta que o trade dress do autor de
uso comum e que, por essa razo, ele no possui capacidade para
distinguir e individualizar o produto ou servio da empresa dos
outros produtos e servios existentes no mercado.
Trata-se, em outras palavras, de uma defesa em que o ru impugna
a aptido distintiva da vestimenta comercial do autor e o faz justamente com base na existncia de outros produtos ou servios que
adotam vestimentas comerciais semelhantes. O raciocnio de que
o trade dressj um signo usualmente utilizado por vrias empresas
e no pode, por isso, ser objeto de direitos de exclusividade.
Questo relevante a respeito consiste em determinar se apenas alguns elementos do trade dress so de uso comum ou se isso abrange
a sua totalidade. Para ilustrar, imagine-se o mercado de raes para
animais, onde quase todos os produtos possuem fotos de ces ou
gatos na parte frontal das embalagens. O mesmo se passa, por
exemplo, com desenhos de oliveiras nos frascos de azeites e figuras
de rotao nas caixas de sabo-em-p.
46. "A acionada relacionou uma srie de p"dulos com a

n!J

mesma disposio de cores e motivos, no caso, fundo .~

azul e branco ao qual se sobrepem morangos cobertos
_
por creme de leite. A prpria autora, at poucos anos,
sequer utiha" o aluallayoul, como se jnhe das 1010' ~
grafias de fls. 145, revelando que afundo azul e branco,
como expresso na deFesa, apenas constitui tendncia li

~j"

REVJSTADAABPI-

N" 112-

MAVJUN2011

.. -.....--...

a:i
~
~

ii~

Todos so elementos de uso comum, cuja explorao no pode

ser privilgio de um nico particular, No entanto, isso no significa que tais elementos no possam ser associados a outros
elementos e fazer parte de um conjunto distintivo que pode ser
apropriado. Por outro lado, se o trade dress como um todo for
de uso comum, o exerccio de direitos exclusivos muito provavelmente restar prejudicado.
Foi exatamente essa discusso que permeou uma disputa no mercado de cremes de leite, na qual a empresa r comprovou que
vestimentas semelhantes j eram usadas por diversas empresas do
segmento, O juzo monocrtico concordou que o trade dress consistia numa mera tendncia mercadolgica e que o grau de semelhana entre os produtos das partes no era suscetvel de gerar desvio
fraudulento de clientela.46
Tal deciso demonstra que a situao do segmento no qual se
procura exercer direitos exclusivos sobre o conjunto-imagem no
pode ser ignorada, Antes de se ajuizar qualquer ao do gnero,
portanto, faz-se importante conduzir uma pesquisa a fim de determinar se j existem outros produtos que incorporam trade dresses
semelhantes no mercado.
Da mesma forma, indispensvel que o empresrio adote uma
posio agressiva em relao proteo da sua vestimenta desde o
lanamento do seu produto. Do contrrio, outros produtos semelhantes vo sendo inseridos por concorrentes, o que torna cada vez
mais difcil exercer direitos e garantir a manuteno da unicidade e
da distintividade do trade dess em juzo,
5.2. Teoria da distncia
A teoria da distnciatem origemno direito marcrioalemo e remonta aos idos da dcada de 1950. Seus fundamentos advm da percepmercadolgica, assim como, no ruo do CTeme de leite, sua sugestiva relao com morangos. (...) no tendo havido uma cpia sistemtica de todo o conjunto dos elementos
piclrios, alm de ter sido sempre ressalvado, com caractersticas gritantes, a marca dos
produtos, tal no leva o consumidor a incidir em erro ~. 27&Vara Cvel de So Paulo,
Processo nO 030864771,23/7/03.

' ,~..

15

o TRADE

DRESS E A PROTEO DA [DENTIDADE VISUAL DE PRODlfTOS E SERVIOS

o de que a coexistnciade signos semelhantes leva o consumidor a

adquirir um sensomais aguado de perceptibilidade,passando a identificai os produtos justamente pelos detalhes que os diferenciam.
Logo, por uma razo de justia e equidade, no precisoque o signo
entrante possua um grau de distinguibilidademaior do que aquele que
j vigoraentre os signos existentes.De acordo com a teoria, portanto,
o titular de um signo distintivono pode exigirque um signo concorrente guandemaior distnciaem relao a seu sinal do que aquela que
ele mesmo tolerou ou observou em relao a sinais preexistentes.47
A aplicao dessa teoria j foi totalmente incorporada aos conflitos
envolvendo trade dresses e, a todo momento, suscitada como
matria de defesa em aes do gnero. O raciocnio de que se um
produto A j coexiste com um produto B, o titular do produto A
no pode impedir a entrada do produto C, caso se comprove que
O grau de similaridade entre A e C menor ou igual ao grau de
similaridade existente entre A e B.
Embora constatar o grau de semelhana entre produtos muitas
vezes seja uma tarefa complexa, dotada de uma alta dose de subjetividade, esta uma questo que vem sendo constantemente enfrentada por nossos tribunais. o que se observa de interessante caso
no mercado de alvejantes, no qual, em funo de o produto da
empresa autora j coexistir h muito anos com outro produto tradicional, o juiz julgou a ao improcedente por entender que a semelhana entre os produtos no era suscetvel de gerar confuso ou
errnea associao perante o mercado.48
Destas consideraes, depreende-se que, alm de examinar o grau
de proximidade que o suposto produto infrator possui em relao
a seu produto, o titular do trade dress tambm deve estar atento
distncia que o seu produto possui em relao vestimenta de
outros produtos concorrentes.
Se o titular j tolerou a coexistnciacom produtos to ou mais semelhantes, so grandes as chances de o racional da teoria da distncia
incidir no caso. Por outro lado, se o produto atacado for o produto
mais prximo do produto cuja identidade foi imitada, a teoria da
distncia, por definio lgica, simplesmente no pode ser aplicada.
47. Nas palavras do professor alemo Friedrich.Karl Beier: "Accorcling lo Jhis Iheory lhe
scope of pro/ec/ion of Q prointiff'J mark in an injringemenl adion again:;/ a secand ma'*.
does rlOf exlend beyond lhe diMauce which lhe plaintif['s mark has kepf i15e1[fiam similar
mar~sof compelitors". Basic Features af Anglo-American, French and Gerrnan Trade-

m,", L,w, IIC, "I.

6. " 3, p. 303.1975.

16

([,01 de Cu;i,;"

As cores so importantes elementos do frade dress, pois normalmente exercem grande influncia na composio grfico-visual dos
produtos e servios. Isso faz com que a proteo de cores seja uma
relevante questo a ser considerada nas disputas em torno do conjunto-imagem e, muitas vezes, exera um papel central nas discusses travadas em juzo.
A legislao da maioria dos pases probe a apropriao de cores
isoladas. Tal proibio se baseia no entendimento de que o nmero
de cores disponveis limitado. Logo, se o uso de cada uma delas
fosse privilgio de um nico particular, em breve no haveria mais
cores a serem exploradas, o que poderia gerar desequilbrios concorrenciais no mercado.
Os Estados Unidos so uma exceo essa regra. Desde o julgamento do caso Qua/itex v. Jacobson em 1995, a Suprema Corte
norte-americana entende que cores isoladas podem ser apropriadas
como marca se no forem funcionais e tenham adquirido secondary
meaning.49 O verde da Qualitex, para "capas protetoras de prensas", e o marrom da UPS, para "servios de correio", so alguns
exemplos de marcas de cores devidamente registradas naquele pas.
No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nU9.279/1996)
estabelece no seu artigo 124, inciso VIII, que: Art. 124 - No so
registrveis como marca: VIll- cores e suas denominaes, salvo se
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.
Esta restrio faz com que esse dispositivo seja frequentemente
suscitado como matria de defesa em aes envolvendo a proteo
da identidade visual de produtos e servios.
Por outro lado, vale notar que cores podem ser protegidas se dispostas
ou combinadas de modo peculiar e distintivo.E no nosso sentir, bem
agiu o legislador,pois muitas combinaes e disposies de cores de
fato so distintivase plenamentecapazes de distinguir e individualizar
determinados produtos dos seus congneresno mercado.50
Algumas combinaes e disposies de cores, ademais, passam
a se associar to intrinsecamente com determinado produto ou
servio que adquirem um significado prprio e passam a funcionar,
49. "Again, one mighl ask, if lrademark law permils a ~
dCJcriptiue word wilh saondary meaning lo ael as a
made, why would il nol pcrmit a colar, under similar
circumslonces (o do lhe same? We ClJnnolfind in lhe
.
blUic objediveJ of lrademark law ony oblJious lheoreliwl ohja/ion (o lhe llse of colar
alone lU a irademark, where tlzaJ color hcu alfained 'saondary meaning' und fherejore
identifies and distinguishes a parlicular brand (and tlzus indicote3 ils sourcc)". QuaNto
v.fucobso" 5[4 U.S. 159, 1995.
50. Para exemplificar,pode-sc citar o caso da faixa multi-<oloridado suplemento (Xllivitamnioo
Centrum. que , inclusive, objeto de registro de marca devidamente concedido pelo INPl:

48. ''As similitudes enlre 05 produtos realmente existem, mas tal

circunstncia comumente vista no mercado j por alguns anos.
(...) Possivelmente, a autora um dia teve o direito de proteo de
sua embalagem, posto que alm de lder no mercado, tambm
a pioneira. No entanto, com o tem(Xl,o mercado recebeu novos
. .
produtos que, aos poucos, foram assimilando um mesmo tipo de
,.... "I"
embalagem sem qualquer oposio da autora. Aw>ra, depois de
muitos anos e de um mercado que j possui essa caractetistica especial de similitude de
seus vrios produtos, pretende resgatar aquele antigo direito ao sell trade dre3s. Ele agora
no existe mais em face da movimentao do mercado, e isso no pode ser imputado

,equerid,". 4' V"'

5.3. Cores isoladas no so apropriveis

~.r:~~~
~
-

-----"""-

Pro,:"u " 2006.006.86005, 3/9(2007.

REvisTADAABPl-

N" 112- MAJlJuN2011

o 1RADE DRESS E A PROTEO

DA IDENTIDADE VlSUALDE PRODUTOS E SERVIOS

na mente do consumidor, como um verdadeiro signo identificador de origem.

Logo, natural que, nesses casos, as cores aplicadas ao trade dress
meream tutela jurdica, conforme denota importante julgado em
caso do ramo farmacutico no qual a empresa r adotou exatamente as mesmas combina~es de cores utilizadas pela empresa autora
nas suas embalagens.5
Da, conclui-se que, no Brasil, o titular do lrade dress deve ficar
atento sistemtica jurdica vigente e ter em mente que cores s
podem ser aprapriadas se combinadas ou dispostas de modo peculiar e distintivo. Por isso, importante que o titular utilize as cores
de furma peculiar e, se possvel, as divulgue, de modo que essa
combinao ou disposio seja efetivamente reconhecida como
signo identificador dos seus pradutos e servios.52

5.4. Marcas nominativas distintas

Esta defesa ocorre quandu o infrator copia a aparncia extrnseca
do concorrente, mas adota uma marca nominativa totalmente distinta da marca do produto ou servio cuja identidade imitou.
Trata-se de uma prtica extremamente comum, pois, conforme j
salientado, os infratores esto ficando mais sofisticados e raramente .
fazem uma cpia exata do produto ou servio do competidor. Atualmente, o infrator busca promover uma associao entre os produtos
ou servios e quase sempre deixa diferenas para alegar que no
copiou. E nesse processo, a substituio da marca nominativa , sem
sombra de dvida, o mais usual artifcio.
51.

"Tal situao agravada quando se tem em

~
conta a forma com que o produto da r aprt~;i::
sentado no mercado, vale dizer, em embalaZIf!!
gero com as cores vermelha e branca
~
(para uso adulto) e vermelha
e rosa
~
(para uso infantil), exatamente
as mes.~.
mas cores utilizadas no produto da au.
!ii-_tora, valendo-se,
inclusive, de desenhos e layout muito parecidos, Destarte,
considerando que ambos os medicamen!~ em tudo se parecem, no difcil imaginar
a confuso que tal semelhana pode gerar aos consumidores mais desatentos, j que
ambos os produtos tm a mesma finalidade." 4~v.u-a Cvel de Goinia/GO, Ao

Ordinria n' 2006.008.522.07. D.j. 10/4/2006.

REvISTA DA ABPt - N' 112 - MAJ/jUN 2011

Mas quando isso acontece, h infrao) Ou ser que a diferena

entre as marcas suficiente para afastar o ilcito) Para ns, a resposta est no prprio conceito de lrode dress e na funo por ele
exercida. O lrode dress, como visto, o conjunto dos elementos que
compem a identidade visual de um produto ou servio. Nesse
conjunto, embora a marca possa ser um elemento importante, ela
no necessariamente se sobrepe a todos os outros elementos grfico-visuais formadores do signo.
Ademais, o lrode dress distingue e individualiza o produto ou servio
do empresrio dos seus concorrentes. Inclusive, como destacado no
item 4.1 infra, muitas vezes a vestimenta passa a ser to intrinsecamente relacionada ao produto que a existnciada marca no rtulo ou
na embalagem passa a ser irrelevante para fins de identificao.
Por isso, em diversas situaes o conjunto-imagem tem vida prpria
e um poder identificador que independe da marca nominativa correspondente. Portanto, se o infrator copia a identidade visual de um
lrode dress e se est diante de um {rode dress distintivo - isto , no
formado apenas por elementos de uso comum -, a mera substituio
da marca pode no ser suficiente para afastar a possibilidade de
confuso ou errnea associao entre os produtos ou servios.
Caso ilustrativo a esse respeito envolveu a imitao da configurao
visual de um motor. Embora as partes adotassem marcas totalmente distintas (Honda ex e Zongshen), o Tribunal de Justia do
Estado de So Paulo destacou que a reproduo da impresso visual do produto pioneiro era suscetvel de gerar confuso perante o
mercado e proibiu a prtica fraudulenta.53
52.
53.

exatamente isso, por exemplo, que o Banco lta faz com as cores laranja e azul nas
suas campanhas publicitrias.
"Os motores de origem chinesa Zons4en
com ela apreendidos exibem inmeras caractersticas semelhantes aos produzidos pela
aulora, tornando-os praticamente idnticos
queles - o que, alis, bem se pode aferir do
simples cotejo das fotografias e reprodues
trazidas ao processo -, com a enftica e decisiva concluso de que tudo isso, a
despeito da marca de fabricao distinta neles aposta, possibilita, pela manifesta semelhana
fsica apresentada,
gerar confuso nos consumidores
em
geral", Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, 2& Cmara de Direito Privado.
Agro", de Inslrumenlon' 375.026-4. ReI, Des.Jos Roberto Bedrnn. 21/3/2005.

17

o 1RADE DRESS E A PROn:AO

DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODlITOS E SERVIOS

E bem agiu o rgo colegiado, pois, conforme j ressaltado, a

tutela jurdica do trade dress no se limita s situaes em que
signos registrados so infringidos. Pelo contrrio, as discusses
em torno da vestimenta comercial vo muito alm da marca nominativa e abrangem a proteo que as boas normas de concorrncia conferem impresso de conjunto da identidade visual dos
produtos e servios. 54
A soluo da questo, portanto, reside numa questo de fato,
consistente em saber se, no obstante a diferena entre as marcas
nominativas, as vestimentas comerciais como um todo so passveis
de serem confundidas. Caso a resposta seja positiva, no existe
razo para que a imitao do conjunto-imagem no seja coibida.
5.5. O trade dress faz parte do domnio pblico
Como j salientado, em alguma situaes, o trade dress pode no
ser protegido por uma negligncia do titular ou simplesmente
objeto de um ttulo de propriedade intelectual j expirado, fazendo
parte do domnio pblico. Nesses casos, a cpia do objeto por
concorrentes no s pode ser lcita, como pode ser pr-competitiva,
pois permite a explorao do bem por diversas empresas, o que
benfico para o consumidor, notadamente em termos de preo.
Isso ocorre especialmente nos casos em que o trade dress do produto no exerce a funo de signo identificador de origem, mas,
sim, constituti to somente uma forma ornamental passvel de
registro como desenbo industrial. Nessas situaes, o titular do
trade dress deve estar atento ao princpio da novidade e naturalmente evitar atos que insiram a configurao do seu produto no
estado da tcnica.
Caso a configurao caia no domnio pblico, ela no pode ser
objeto de direitos de exclusiva, conforme se depreende da anlise
de robusta jurisprudncia sobre o tema:
"Marcas e Patentes - Concorrncia Desleal - Desenhos industriais
no patenteados, que se encontram em domnio pblico - Impossibi-

lidade de opor.seao seu uso por terceiro- Ausncia de demonstrao

do indevidodesviode clientela.(...) A r, aqui recorrida,fundamenta
a liceidadede sua conduta na ausnciade patente, havendoa circunstncia de domniopblico pelas configuraesdos caladosse encontraremno estadoda tcnica,inclusive,comprodutosanlogosfabricados no estrangeiro.O estado da tcnicaest disciplinadono arl. 6", ~
2", da Lei n" 5.772/1971, que preconiza: "O estado da tcnica
constitudo por tudo que foi tornado acessvel ao pblico, seja por descrio escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive

contedo de patentes no Brasil ou no estrangeiro,antes do depsito do

54. [sso confirmado pela seguinte diferenciao fonnulada por uma corte norte-americana:
"There i.s a fundamental dislindion lo be drawn belUlce1l frademark in[ringemen! ond
unjaif compefion. Trademark in[ringemenl rcsLl an Q rdalively narrow principIe compared lo unfaiJ competilion. The essenliol demenl of o Iradcmark is lhe exclusive righl of
its IlWncr lo use a ward or devia to distinguish his produd. On lhe other hand, a daim
of unfair compe1lion comidm lhe falai physiml image given by the producl and its nome

18

pedido de pa/enle, ressalvado o disposto nos artigo 7" e 17". de se

considerar realmente que os desenhos industriais recaram em domnio

pblico. (...)". Tribunal de]ustia do Estado de So Paulo, Quinta

Cmara de DireitoPrivado,Apelao Cveln" 311.930-4/1-00; Des
ReI. OscarlinoMoeller,Dala: 27/10/2009.
"Propriedade Industrial - Concorrncia Desleal - Absteno de
comercializaode bicos de abastecimentoautomticosde bombas
de combustveis- Ausncia de contrafao- No demonstraode
meios fraudulentos para captar clientela - Patente que caiu no domnio pblico, por sua expiraoo que impossibilitacontinue a autora desfrutando de forma exclusiva- Inexistnciade concorrncia
desleal - Apelo provido. (...) Com efeito, no estando a demanda
fundada em alas de violafo de direito de propriedade industrial, mas
sim em atos de concorrnciadesleal previslos na lei 9.279/1996,
inexistindo conlrafajio. no de se presumir a existncia de concor.

rncadesleal pelo fato da apelante estar pondo no mercado produtos

similares fabricados na China, ainda aue por pre~oinferior, se no se
demonstrou que no est utilizando meiosfraudulentos para captar a
clien/ela. (Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, Dcima
Cmara de Direito Privado, Apelao Cvel n" 994.07.026806-6,
ReI. Des. Testa Marcbi, Data: 29/3/2010)."
Esta tambm a posio de Joo da Gama Cerqueira, maior doutrinador brasileiro sobre a matria: "As invenes, modelos de utilidade, desenhos e modelos induslriais no patenteados no podem
ser protegido, com base nos princpios da represso da concorrncia
desleal, por pertencerem ao domnio pblico".55
Logo, nesses casos, a menos que o titular do trade dress consiga
comprovar a infrao a outro direito de propriedade industrial56 ou
a existncia de ato fraudulento suscetvel de gerar desvio de clientela, a imitao da configurao, em si, no pode ser considerada
um ilcito passvel de ser coibido pelo ordenamento.
6. FUNCIONALIDADE
A doutrina da funcionalidade surgiu nos Estados Unidos e foi
desenvolvida, em grande parte, para minimizar a tenso que
pode surgir entre o direito marcrio e o direito patentrio nas
disputas envolvendo a proteo da configurao visual de produtos e servios.
A teoria se baseia nos propsitos buscados por cada um dos institutos e tem um objetivo claro: evitar a concesso de privilgios
perptuos sobre elementos funcionais, o que, alm de no se coadunar com os princpios norteadores do sistema de proteo
propriedade intelectual, pode ser altamente anticompetitivo.

logclher. Thus, unfair competi/on exisLs il lhe 10101impression 01lhe package, size, shape,
rolor, design and name upon lhe consumer will ~d him to con/use lhe origin 01 lhe
produc/". Jean Pa/Ilu, Inc. v. Jacqueline Cochran, 201 F. Supp. 861, 133 U.S.P.Q.

242 SD.N.Y t962.

55. Tratado da Propriedade Industrial, vaI. tI p. 379, Ed. Revista Forense, 1956.
56. Marca tridimensional, por exemplo.

REVlSTADAABPI-

N" 112-

MAJ/jUN2011

o lRADE

DRESS E A PROTEAO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

Ao passo que o direito marcrio protege signos distintivos, o direito patentrio recompensa inventores por desenvolverem solues
para problemas tcnicos. O primeiro lida com signos identificadores de origem e pode ser prorrogado indefinidamente. J o segundo
cria ferramentas de explorao exclusiva, cujo prazo de validade
limitado no tempo.
Logo, se o trade dress de um produto funcional ou se sua forma
determinada essencialmente por consideraes tcnicas, ele no
pode ser protegido via direito marcrio ou pelo instituto da concorrncia desleal. Do contrrio, conceder-se-ia um privilgio perptuo
sobre um elemento que deveria inserir-se no escopo das patentes de
inveno ou de modelo de utilidade e dos respectivos prazos de
proteo que lhe so outorgados.
Como resultado, o titular do privilgio poderia reivindicar direitos exclusivos sobre determinado elemento funcional indefinidamente e, de forma injusta, impedir a explorao legtima do objeto por competidores mesmo aps a expirao da patente. Isso
geraria grandes problemas concorrenciais, servindo a doutrina da
funcionalidade exatamente para coibir este tipo de abuso e seus
efeitos anticompetitivos57
No Brasil, a doutrina da funcionalidade foi expressamente recepcionada pela Lei de Propriedade Industrial e vem sendo cada vez
mais utilizada para atacar registros marcrios fraudulentamente
obtidos e como matria de defesa em aes envolvendo a proteo
da identidade visual de produtos e servios. Estabelece o referido
diploma legal que: Ar/. /24 - No so registrveis como marca:
XXI - a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela aue no possa ser dissociada
de efeito tcnico.
Ao proibir o registro da forma que no pode ser dissociada de
efeito tcnico, o legislador claramente trouxe os fundamentos da
57.

A Suprema Corte dos Estados Unidos bem explica o raciocnio por Irs da doutrina:
"The fimclionality docmne preven15 trademark iaw, whidJ SeeR.S lo promo/e compelifion
by prolecling a firm 's repuiafion, /rom im/cod inhibiting legilimafe compeli/ian by 0110wing o producer lo conlroI a use[ul produd jeafure. [I is lhe province of palenf Iam, no/
Irademark. row, to encourage invention by granfing intlt:Jltors a monopo/y aVer neU! product desigm ar fimclioru for Q limiled time, afler whiclt compelitors are [ree lo use lhe

REVISTA DA ABPI- N" 112 - MAI/JUN 2011

teoria para a sistemtica vigente. Mas qual a extenso da expresso

"efeito tcnico" usada pelo legislador? Quando determinada forma
pode ser considerada "funcional" e, portanto, no ser passvel de
proteo marcria nos termos do dispositivo?
Para ns, a forma de um produto pode ser considerada funcional
se ela possui alguma funo utilitria que faz com que sua eventual
apropriao por um nico particular imponha a concorrentes
algum tipo de desvantagem tcnica. Ou ainda, se a forma "for essencial para o uso ou finalidade do produto ou de alguma forma
afetar o custo ou a qualidade do mesmo". Esta ltima definio foi
utilizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no famoso caso
Tra/Fix V. MDI, cuja discusso envolvia a proteo da configurao visual de um mecanismo de fixao de placas de trnsit058
A MOI possua patentes sobre um mecanismo construdo sobre
duas molas, cuja funo era fixar as placas e mant-Ias de p,
apesar de eventuais rajadas de vento. Aps as patentes expirarem, a TrafFix, uma concorrente da MOI, copiou o mecanismo
de duas molas e passou a oferecer um produto similar no mercado. Em seguida, a MOI ajuizou ao em face da TrafFix alegando que ambos os mecanismos ostentavam configuraes visuais
extremamente semelhantes e que a TrafFix estava infringindo os
direitos da MOI sobre o trade dress do produto, bem como praticando concorrncia desleal.
O caso chegou at a Suprema Corte e esta teve de determinar se a
configurao visual do produto era funcional ou se tratava de um
aspecto arbitrrio e ornamental do mecanismo. Ao faz-lo, a Suprema Corte deu considervel importncia para as patentes previamente obtidas pela MOI e focou, especialmente, no relatrio descritivo da inven~ apresentado perante o USPTO.
No relatrio descritivo, a empresa declarou expressamente que o
uso de duas molas, ao invs de apenas uma, ..trazia importantes
innovalion. li a produd's [undional jeaJures oou/d be meti as trademar/es, however, a
monopoly over such feo.lures could be oblained wifhout regam to whelher they qualify as
palenLs and could be extended forever (becalL5e lrademarks may be renewed in perpeluiIy)". Q,,!ilex v.Jacobsoo. 514 V.S. 159. 1995.
58. TrojF~ Devim, loc. v. Mad,eliog Di,p!ay" loc. V.s. 23. 32. 2001.

19

o TRADE DRESS E A PROTEO DA IDfNIlDADE VISUAL DE PRODlJfOS E SERVIos

vantagens operacionais para o mecanismo e reconheceu que, embora trs molas pudessem ser usadas, isso iria aumentar desnecessariamente o custo do produto.59
Como resultado, a Suprema Corte no teve alternativa seno declarar que a configurao visual do mecanismo era funcional e que,
portanto, a MOI no poderia reivindicar direitos exclusivos sobre
o referido trade dress.
Este caso extremamente relevante no s porque forneceu diretrizes sobre como determinar se um produto funcional, mas tambm
porque denota o papel central que uma patente de inveno ou de
modelo de utilidade pode exercer em determinadas disputas envolvendo a configurao visual de produtos e servios.
Caso uma patente desse gnero tenha sido obtida e suas reivindicaes cubram elementos da configurao visual do objeto, existe
uma forte presuno de que o trade dress ou alguns dos seus elementos so funcionais, devendo o respectivo titular arcar com o
nus de provar o contrrio e demonstrar que o seu trade dress como
um todo no possui essa caracterstica60
Este um nus que o grupo dinamarqus Lego, fabricante dos
famosos tijolos de brinquedo, tem de lidar quase que diariamente.
O grupo iniciou suas atividades em 1934 e comercializa os tijolos
que viriam a se tornar seu principal produto desde a dcada de
1950. Naquela poca, eles obtiveram patentes sobre o sistema de
interconexo entre os tijolos e, aps as patentes expirarem, comearam a buscar proteo marcria para o produto.
No entanto, uma empresa concorrente, chamada Mega B1oks,
Inc., comeou a fabricar tijolos de brinquedo similares e passou a
questionar a validade das marcas tridimensionais da Lego com
base na funcionalidade do produto. Esta disputa j se espalhou por
diversas jurisdies, de modo que a configurao dos tijolos j foi
considerada funcional na Frana (1994), no Canad (2005) e
pelo Instituto de Harmonizao nn Mercado Interno europeu
(OHIM) (2006).

j;/.o .~t;t/,

59. "The dua[-~pring design serves lhe impor/unI purposc of /eeeping

I:.:.
lhe sign upright cVen in heavy uJind amdiliam; and, tU confirmed
by lhe sfafemenls in lhe expired patenis, 11does 50 in a unique anti
#
_
use/ul manner. C.') 'lhe dual-spring design allolill sign slands 10,.._
i.,...
resislloppling in sfrong winds. Using lhe dua/.spring design ralher
'"'i,''''' -~:;
Ihan o siogie spriog ~chie,:", imwianl opc"",,ol odva~i"l1es.
For example, lhe spccijicallOll Df lhe patenls note Ihallhe use of
~.; !\:,.a pair 0/ springs as opposed lo the use o/a single spring lo supporf
lhe /mme ~tructureprevents canling or IwisJing of lhe sign aTOunda verlical ariJ' and Ihat,
lf nol prevenlM 'may cause damage lo lhe spring slructure ond may resull in Jipping of
lhe deuice '. (. ..) The duol.spring d~ign affects lhe cosi oi lhe device as well; il uJas
acknowledged lhal lhe device ool1ld use the lhree springs bul thi. lJXJuld I1nuec.esMlrily
inaease lhe oosl oi lhe deuice." Tra/Fix Deuiru, Inc. v. Markeling Displays, Inc. 532
L

j."J

:i'~."

",~~l
$

U.S. 23. 200!.

60. "A prior pateul, we coRe/ude, has vital significance in resolving lhe lrade dress claim. A
ulili/y palenl is sfrong evidencc llJal lhe fenlures Iherein daimed ore funclional. Illrade
dres:; proledion i.5 sought for Ihose fClJlur~ llJe slrong evidence of /unclionality bOJed on
lhe previous pateul adds great weighl lo llJe statulory presumplion llJat leolures ore

20

A deciso canadense ilustrativa, pois foi proferida pela Suprema

Corte daquele pas. A corte entendeu que a configurao dos tijolos era funcional e que, por isso, no poderia ser registrada como
marca tridimensional. Nesse sentido, salientou o fato de a Lego ter
obtido patentes sobre o sistema de interconexo entre os tijolos e a
impossibilidade de se eternizar dito privilgio por mein de registras
marcrios subsequentes.61
Por outro lado, a Lego j obteve decises favnrveis na Sua
(2004), Sucia (2004) e Holanda (2005). Nestes pases, os tribunais entenderam que a Mega Bloks podia usar o sistema de interconexo entre os tijolos de brinquedo, mas deveria tentar diferenciar a impresso visual dos seus tijolos com vistas a afastar a
confuso entre os produtos.
Embora essa disputa especfica ainda no tenha chegado ao Brasil,
a jurisprudncia brasileira j possui alguns importantes precedentes que enfrentaram a questo.
Talvez o mais significativo deles seja o caso Philips v. Spectrum
Brands, cuja discusso envolviaa configurao de eabeotes de aparelhos eltricosde bamear. A Philips obteve uma patente de modelo
industrial sobre a configurao do cabeote de trs pontas do seu
barbeador e o ttulo expirou em 1988. Quase uma dcada depois,
em 1997, a empresa depositou um pedido de marca tridimensional
para a aludida configurao perante o INPI, que foi concedido em
200 I e impugnado posteriormente em juzo pela Spectrum Brands.
A 35a Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar suspendendo os efeitos do registro com base na funcionalidade da configurao, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Regio. No julgamento do recursn, o tribunal foi enftico no sentido de que um objetn previamente protegido por patente no poderia ser protegido como marca tridimensional, sob pena de se
criar um monoplio perptuo.
Nas palavras do prprio Desembargador Relator: "O equilbrio
entre a contribuio inventiva incorporada pela sociedade e o privi-

deemed fundional unlil proved ofherwise by lhe parly see1(ing lrade dr~s pro/ection.
Where tlJe expired patelll daimed Ihe/ClJlur~ in qu~/ion, one who see~s to eslablisn tUlde
dress protedion must carry lhe heavy burden of showing tlJal lhefealure is nol functionol,
for inswnce by shouJing llJol il iJ mercly an ornamental, inaderllal ar arbitrary asped 01
lhe device. " Id.
61. Em interessante artigo sobre a deciso, MacFar_ ...-~.""lane e Pallotta destacam: "The majorily carne la.
lhe conclusion Ihaf lhere WQ.5 no pa/pable ond . __
'
"
overriding error in lhe court's finding of fad lhot
--_..
.
thal lhe Lego indicio were purcly fundionol, and
c"t
fhey agreed lha/lhe odion had lo foi! beoouse lhe
.
fundionalily doctrine prevenled lhe Lego indicio
a.~ _ J.
from being considered as a valid Irademor/e under lhe Conodian Trademar/e Aet. They
o1.w noled llJal Lego had alrendy oblained proleclion, under lhe form of several pU/elIts,
for lhe !unclionulity of its brick.3. and could nol 'evergreen' Ihis monopoly by r~orling lo
lhe lrademar/e regime". Kir~bi AG ond Lego (anada Inc. v. Rilvi~ Holdings Inc.: A
RCllew af the Canadian Decisions, The Trademark Reporter, vaI. 96, p. 575~586,

I";~

maio/junho de 2006.

REvJSTA DA ASP! - N" 1 12 - MAI/JUN 2011

o TRADE DRESS E A PR01IO

DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

lgio outorgado ao inventor sempre determinado pelo tempo e nenhuma tcnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusrio hibridismo jurdico entre a tutela marcria e o modelo de utilidade, pode
resultar na perpetuao da novidade".62
Coma se v, a patente expirada foi decisiva para atestar a funcionalidade do objeto. Serviu, pois, como forte indcio de que a configurao no podia ser dissociada de efeito tcnico, sendo invivel
seu registro como marca nos termos do artigo 124, inciso XXI, da
Lei de Propriedade Industrial brasileira.
Por tudo isso, conclui-se que, em toda disputa do gnero, fundamental examinar se o trade dress ou alguns dos seus elementos so
funcionais. Se o trade dress em si for funcional, ele no poder ser
protegido via direito marcrio ou via instituto da concorrncia
desleal, pois isso seria anticompetitivo.
Por outro lado, se apenas um ou alguns dos elementos forem funcionais, o titular pode buscar proteo sobre o trade dress como um
todo, caso comprove que ele possui elementos distintivos no funcionais e que sua impresso de conjunto efetivamente identifica e
distingue o produto ou servio dos demais concorrentes.
7. PROTEO DA IMPRESSO VISUAL DE ESTABELECIMENTOS
Como j salientado, originalmente, o termo trade dress se referia
apenas a embalagens e rtulos de produtos. No entanto, no demorou para que o conceito do termo fosse ampliado e passasse a
abranger tambm a impresso visual de estabelecimentos.
Tal expanso do instituto compreensvel,pois, em alguns segmentos
- como o de restaurantes, redes de franquia e lojas, por exemplo -,
a impresso visual do estabelecimento um importantssimo elemen62.

"A inovao tecnolgica agregada ao corpus meehuTlicus

do barbeador eltrico Phibshave, consistente em um
privilgio clausulado com prazo de validade por fora de
-.
~
lei, no pode se transmutarem benefcio perptuo, sob a
O.
~
fonna de proteo de marca tridimensional. C..) Vencido'
.
o prazo de proleo, o desenho se loma res communi (patente)
(marca 3D)
omniuID, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se
a
tornar, sob esse nico feito, um mero ttulo jurdico." Tribunal Regional Federal da 2

Re~o, p,.,."" o' 2001.02,01.011707-6, ReI. Des. A,dn! F",es, 27/612006.

REVJ'TA

DA

ABPI -

112 -

MAJ/JUN

2011

to do negcio e pode se converter em uma enorme vantagem competitiva do empresrio em relao aos seus concorrentes. Isso naturalmente chama a ateno de imitadores, o que faz com que a proteo
do trade dress de estabelecimentos seja uma questo extremamente
relevante para os empresrios que atuam nos aludidos segmentos.
Embora a questo em torno da impresso visual de estabelecimentos tenha ganhado mais destaque a partir da dcada de 1990, a
discusso sobre o tema comeou h muito mais tempo. Um dos
primeiros casos que se tem notcia foi julgado nos Estados Unidos
em 1937, quando uma rede de lanchonetes cujas lojas lembravam
a aparncia de um castelo, conseguiu compelir uma concorrente a
cessar o uso de um trade dress similar.63
Desde ento, foram proferidas diversas decises e se estabeleceu
uma grande controvrsia na jurisprudncia norte-americana sobre
a matria. Alguns tribunais, capitaneados pelo 2nd Circuit, entendiam que o trade dress de um estabelecimento no podia ser inerentemente distintivo e, portanto, s poderia ser protegido caso o seu
titular comprovasse que ele adquiriu significado secundrio. Outros tribunais, como o 5th Circuit, entendiam que a aparncia visual de um estabelecimento podia, sim, ser inerentemente distintiva,
caso em que o titular no precisaria provar a distintividade adquirida para obter proteo.
Tal discusso era relevante porque, caso o entendimento do 2nd
CiTcuit prevalecesse, criar-se-ia um considervel nus para os titulares dos estabelecimentos, pois, para serem protegidos, estes teriam que comprovar que seu trade dress j era efetivamente reconhecido como um indicador de origem pelos consumidores.
Esta questo foi resolvida pela Suprema Corte com o julgamento
do caso Two Pesos v. Taco Cabana em 1992.64 Aps definir no
63. While Tower SY5fems, Inc. v. White Casde SysJem Corpo90 F.ld 67, 6th Cir., 1937.
64. TwoIh", I". v. ToroCom"o, I"., 101 V,S. 763, 1992

t I
J:iI.i~'

21

o TRADE

DRESS E A PROTEO DA IDENT[DADE VISUAL DE PRODlfTOS E SERVIOS

que consistia o trade dress do autor,65a Suprema Corte concordou

com a viso do 5th Circuil de que a vestimenta de estabelecimentos
pode ser inerentemente distintiva e que, tal qual as embalagens,
pode ser protegida sem a comprovao de que adquiriu um significado secundrio.
Ademais, a corte ressaltou que criar esse tipo de requerimento seria
particularmente oneroso para empresas que esto iniciando suas
atividades, j que seus trade dresses poderiam ser imitados por
empresas que atuam em outros estados, o que, em ltima instncia,
dificultaria a prpria expanso do criador da vestimenta original
para outras localidades.66
Embora alguns aspectos da deciso tenham sido criticados por
parte da doutrina,67 ela foi bastante comemorada por empresrios
do segmento, pois retirou o requisito do significado secundrio que
vinha sendo exigido por alguns tribunais, facilitando o exercciode
direitos em relao.a possveis imitadores.
A legislao brasileira tambm no possui requisito similar. Para
exercer direitos sobre o conjunto-imagem de um estabelecimento
no Brasil, portanto, o empresrio tem de comprovar (i) que o seu
trade dress distintivo e (ii) que a imitao que se pretende combater suscetvel de gerar confuso ou errnea associao perante o mercado. E embora o titular possa se basear em tndos os
instrumentos legais de proteo descritos no captulo 3, a concorrncia desleal , sem sombra de dvida, a mais importante ferramenta a ser utilizada.
At porque a lei brasileira dispe que comete crime de concorrncia
desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito
prprio clientelade outrem (art. 195, inciso1Il), bem como assegura
ao lesado o direito de haver perdas e danos por atos tendentes a criar
confuso entre estabelecimentos:Ar!. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuzos causados por atos de Violao de direitos de propriedade industrial
e atos de concorrncia desleal no previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputao ou os negciosalheios, a criar confuso entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servio, ou
entre os produtos e servios postos no comrcio.

65, "Trade d~s i.l lhe 10101 image 01 lhe business, Taco Cabana's trade drC5s may indude lhe
shape /lud general oppooronce of lhe exferior oI lhe reslaumn~ lhe identifying sign, lhe
interior k,ilchen flaor pion, lhe Jecar, lhe menu, lhe iuipmenl used lo serlle food, lhe
server's uni/arros und olher features rej1ccJ.ingon lhe tolal image of lhe restaurau/." Id.
66. "Adding tl secondary meaning requiremenl oould have anficompetitive eJfecls, crenling
particular Durdens on lhe slarf-up o/ small companieJ. Denying pro1ec/ian for inherenUy
disfinctive nonfunctionallrade drc5S unlil afie! secondary meaning has been esfablidted
LVouldallow a rompe1ilor, whiclJ has nol adoplwa disfinctilJe trade dress of it.s oWn, lo
appropriale lhe originalor's dres.s in ollJer market.s and lo deler lhe origina/or from expand.
ing inlo and compeling in Ihese area.s".ld.
67.

22

As crticas no questionam o resultado do julgamento em si, mas lamentam o fato de a

Suprema Corte ter feito uma inadequada analogia entre /rade dr~ e marcas nominati.
vas e no ter fornecido diretrizes sobre como determinar se um lrade dress inerentemente distintivo, Para maiores detalhes, vide "Two Pesos v. Taco Cabana: Slill More

Logo, natural que estes sejam os principais dispositivos at aqui

explorados pela jurisprudncia. O primeiro caso sobre o tema no
Brasil, Vipi Modas v. Calypso, foi julgado em 2002 e focou exatamente nesse aspecto. A autora era uma empresa que utiliza a
marca Mr. Cat e controla uma conhecida rede de lojas de calados.
Suas lojas possuem um trade dress no qual predominam caracteres
de madeira e os calados so inseridos em compartimentos dentro
de sacos de tecido. A empresa r, por sua vez, inaugurou uma loja
concorrente identificada pela marca Mr. Foot com um trade dress
semelhante.
A empresa autora ento ajuizou uma ao em face da competid~ra com base em infrao de marca e concorrncia desleal. Embora tenha considerado as marcas Mr. Cat e Mr. Foot suficientemente distintas, o tribunal entendeu que a empresa r copiou
fraudulentamente a impresso visual da loja da autora e que a
similitude entre os estabelecimentos era passvel de gerar confuso perante o mercado.
Nesse sentido, salientou que, para se aferir se existe concorrncia desleal, "deve-se levar em conta todo e qualquer ato de
competio mercantil contrrio aos usos honestos capazes de
criar confuso, por qualquer meio, como o estabelecimento, os
produtos ou a alividade industrial ou mercantil do concorrente,
seja, por similitude visual, local onde os produtos so comercializados, as embalagens, disposio etc." Assim, julgou a ao
procedente no que diz respeito concorrncia desleal e condenou a r a alterar o layout de sua loja, bem como a indenizar a
autora pelos prejuzos correspondentes.1ia
Outro caso interessante envolveu a fachada de um posto de
gasolina. Ao julgar a ao, o juiz foi enftico em salientar que,
embora as marcas dos estabelecimentos fossem distintas, a
empresa r copiou toda a impresso de conjunto do trade dress
da autora, o que configurava concorrncia desleal. Ademais,
deixou claro que tal imitao afetava o direito de livre escolha
do consumidor, pois este poderia pensar que o combustvel da
r possui a mesma garantia de qualidade do combustvel oferecido nos postos da autora. Dessa forma, julgou a ao pro-

interesbng For What It Did Not Decide", Joan L. Dillon e Michael Landau, The

T"demark ReportO',"I. 94. p. 944.978, 2004.

68. Tribunal de Ju.I;\' do Estado de Go; [O Cm,,, C[vel, AC 65558.9/188,
26111/2002.

MR.CAr

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REv1STA DA ABPI-

N 112 - MAVJUN 201 1

o TRADE DRESS EA

PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODlffOS E SERVIOS

cedente e condenou a r a alterar a configurao visual do seu

estabelecimento.69
Em ambos os casos, os julgadores claramente diferenciaram a
marca do trade dress, conferindo proteo a este ltimo com base
no instituto da concorrncia desleal. Por tudo isso, resta claro que
a aparncia visual de estabelecimentos encontra ampla proteo no
ordenamento jurdico brasileiro.
Vale notar, contudo, que nem todos os elementos do trade dress
podem ser protegidos, pois, conforme j salientado no decorrer
do presente trabalho, a lei, a princpio, no confere tutela a mtodos, conceitos, ferramentas de marketing ou elementos meramente funcionais.
Isso foi explorado em um caso julgado em 2005 pelo Tribunal de
Justia do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo suposta infrao
do trade dress de um restaurante no qual o consumidor interage
com o cozinheiro e escolhe os ingredientes no balco, ao mesmo
tempo em que o prato preparado. O tribunal julgou a ao improcedente, pois entendeu que, alm de as impresses de conjunto
dos estabelecimentos serem distintas, a empresa autora no poderia
ter exclusividade sobre o referido mtodo comercial.70
Tal questo tambm j foi diversas vezes explorada nos Estados
Unidos. Um caso ilustrativoenvolveua cadeia de restaurantes Hoolers, cujo trade dress tem como principal caracterstica o uniforme
69. 4' v"rn Cf,,1 de Mo~ das C",es, Pro",", n' 361.01.2005.011401-0. 26/2/2007.

70.

No caso, no ocorreu a alegada violao, como destacado pelo expert do]uzo, que, em
seu minucioso e bem elaborado laudo, asseverou que "existem algumas semelhanas entre

a estao de massas dos restaurantes da autora e da r, porem, no seu conjunto, as restauranles apresentam diferenas. C..) os mtodos internos e externos j eram de conhecimento pblico e esto disponveis em outras redes, no podendo, )XIrtanto, serem protegidos

pela legislao da propriedade intelectual", Tnbunal de Juslia do Estado do Rio deJa-

neiro,7' CmornCI"I, ApelooCI,.! n' 29.186/05. 4/1012005.

REVISTA DA ABPI - N 112 - MAJ!JUN 2011

provocativodas suas garonetes. A empresa ajuizou uma ao de

infrao contra uma concorrente, chamada Winghouse, acusando-a
de se apropriar indevidamente da aludida caracterstica, bem como
de imitar alguns elementos da decorao dos seus estabelecimentos.
A corte distrital de Orlando julgou a ao improcedente. Embora
tenha reconhecido que a rede Hooters de fato era famosa pelo
uniforme das suas atendentes, a juza entendeu que tais uniformes eram funcionais, pois se tratavam de uma mera ferramenta
de marketing usada para atrair clientes.
Para cbegar a esta concluso, a juza se baseou numa defesa apresentada pela prpria Hooters num processo anterior envolvendo
uma acusao de discriminao, pela qual a rede declarou que "a
principa/1JmfjjQ das garonetes era atiar as fan tasias dos clientes".
Por isso, a corte concluiu que a Hooters no podia reivindicar direitos exclusivossobre essa caracterstica do trade dress e que seria
anticompetitivo impedir a r de usar tal ferramenta de marketing
nos seus restaurantes. 71
Estes casos demonstram que empresas no podem se apropriar de
mtodos, conceitos e determinadas ferramentas de marketing, ainda
que elas tenham sido as primeiras a explor-loscomercialmente.Em
qualquer ao do gnero, portanto, o titular deve ter em mente que
elementos funcionais, em si, no so passveis de proteo e se ater
fundamentalmente impresso de conjunto dos estabelecimentos.72
71. "The Hoolcrs Girl is 1101 enlilled lo imde dTeS5
profecliol1 beroure lhe evidence eslablishes to a legal
calainty fhaf lhe Roa/cr! CiTl i.s primarily fundianol. Hoolers has admilted be[ore sfale and federal
regulalory agencies invesligaling complainlJ of discrimino/ion thal the Hooters Girl's prooominanl
juncfiofl is /0 provide lJicariOllS sexual recreation, lo
fi/;I/ate, enlice, and arouse male cuslomw' fantasies. Thi! esscn/ial/unclionalily disquo1ifies lhe Hoo/tIS Cid from frade dress proledion". WingHouse of Florida v. HI Limited
Partnership, District Court Df Orlando, Case nO 6:03-cv-116.0rl-22]GG.
72. Anne Gilson Lalonde nos brinda com interessanle comentrio a respeito: "Even if individuai elemen/.s by themselves ore [Ilndionof, il lhe deror as a wiJole is nonjunclional i/
is generol1y proledab/e. Bul if a re5fauranl ob/ains proledion for Irade dre5S made up in
pari of funclional elemenb, il canno/ prevenI compelilion from using fhose rndividual elemenu. fi can on/y prevenI /hem from using lhe elemenf in a way Ihal, viewoo as a whale,
is /ikely lo confuse consumem", Gilson on Trademarks, 9 2A.02[5] [aJ,2008,

23

o TRADE DRESS E A PROTEO

DA IDENJlDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

8. PROTEO DA CONFIGURAO DE PRODUTOS

Embora a configurao de produtos lambm no estivesseinserida
no conceilo original de trade dre.ls,hoje ponto pacfico que ela se
enquadra na definio do lermo. E no podia ser diferenle. Afinal,
como demonslrado no ilem 4.1, muitas vezes a configurao consiste no principal elemento identificador de determinados produtos,
constituindo-se numa importante ferramenta do fundo de comrcio
da empresa.
A proteo da configurao de produtos gera algumas controvrsias, pois, para muilos, tal elemento no possui a mesma aptido
distintiva de uma marca ou de uma embalagem, no sendo prontamente reconhecida como um signo identificador de origem. Nos
Estados Unidos, onde essa discusso se enconlra num estgio
bastanle avanado, existia uma grande controvrsia jurisprudencial
a respeito. Ao passo que alguns tribunais entendiam que a configurao de produtos podia ser inereutemente distintiva, oulros entendiam que ela s poderia ser protegida mediante a comprovao
de que adquiriu secondary meaning.
Esta discusso ganhou ainda mais fora aps o julgamento do j
comentado caso Two Pesos v. Taco Cabana em 1992. Em Two
Pesos, como visto, a Suprema Corte determinou que o trade drw
de um estabelecimento podia ser inerentemente distintivo e, portanto, no precisava ter adquirido um significado secundrio para ser
protegido. Logo, no tardou para que empresas se baseassem na
deciso para requerer a aplicao da regra, de forma anloga, em
relao configurao de produtos. Isso gerou uma srie de processosjudiciais e uma grande diviso entre os tribunais, o que levou
a Suprema Corte a examinar a questo oito anos depois, no caso
Wal-Mart v. Samara Brothers.7J
Em Wal-Mart, a Suprema Corte entendeu que, ao contrrio de
embalagens e estabelecimentos, configuraes de produtos no
podem ser inerentemente distintivas e que, por isso, s podem ser
protegidas mediante a comprovao de que elas so efelivamente
reconhecidas pelo pblico consumidor como um signo identificador
de origem. A corte, portanto, adotou um posicionamento distinto
do que havia adotado em Two Pesos, impondo requisitos mais rgidos para a proleo da configurao de produtos.
Isso porque, de acordo com a Suprema Corte, at mesmo as configuraes no usuais - como uma coqueteleira em forma de pinguim, por exemplo -, a princpio no so suscetveis de funcionar
73. Wal.Marl SIo"" Inc. v. Somam Bro~"" Inc. 529 V.S. 205, 2000.
74. "It seems lo us lha! design, like r%r, is nol inherently distindivc. Consumers
are aware o/ lhe rwli/y lhal, almost invariably, even lhe most unusual of product designs - such as a cocktail shaker shaped like
a penguin - is intended nol lo identify lhe $ource, but to render
lhe product itself more useluI or more appealing. Consumcrs
should no! be dcprived of lhe bene/its of compeli/ion with regard lo lhe ulililunar! and eslhelic purpOSe5 lhaf producl design ordinarily serVes by u rule of
law lha/ fuci/i/ales pl(Ju~ible Ihreal3 o/ mil agail15t new entrunlJ btlsed upon allegcd

24

como marca, mas servem apenas para tornar o produto mais interessante ou mais atrativo.74 Assim, seria anticompetitivo conceder
direitos exclusivosperptuos sobre a configurao de um produto
para um nico particular, a menos que ele consiga comprovar que
a configurao adquiriu distintividade e efetivamente reconhecida
como um signo indificador de origem.75
Embora o raciocnio deSenvolvidona deciso seja interessante, no
vislumbramos regra semelhante no direito brasileiro. Sobre a questo, a Lei de Propriedade Induslrial estabelece que: Art. 124No so registrveis como marca: XXI - a forma nece.lsria,
comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico.
A lei, como se v, probe apenas a apropriao da forma, necessria, comum ou vulgar do produto, no impondo qualquer requisito
no que diz respeito distintividade adquirida do objeto, Logo,
caso a configurao se distancie da forma necessria do produto e
no seja usual, no h molivo para que ela no seja protegida. No
nosso sentir, portanto, a coqueteleira em forma de pinguim citada
pela Suprema Corte norte-americana registrvel e passvel de
proteo luz da legislao brasileira, ainda que, na mente dos
consumidores, ela no seja associada uma fonte especfica.
E como lidar com o potencial efeito anticompetitivosalientado pela
Suprema Corte em Wal-Mart? Para ns, a soluo est no momento do exerccio do direito e reside (i) no grau de semelhana entre
a configurao original e a configurao dos concorrentes e, principalmente, (ii) na possibilidade de confuso ou errnea associao
gerada pela coexistncia dos produlos no mercado.
Caso exista possibilidade de confuso ou errnea associao entre
as configuraes, de modo que o produto entrante seja confundido
ou "pegue uma carona" no fundo de comrcio do produto original,
a coexistncia no pode ser admitida. Por outro lado, se os produtos ostentam o mesmo conceito - que lembram um pinguim, por
exemplo -, mas as suas respectivas configuraes possuam impresses de conjunto distintas e no sejam passveis de induzir o consumidor a erro, a coexistncia pode ser vivel.
A jurisprudncia brasileira possui diversos casos envolvendo a
configurao de produtos, valendo chamar a ateno para um interessante julgado da rea de dispositivos respiratrios, no qual o
Juzo entendeu que a empresa r efetuou uma cpia fraudulenta da
configurao de um produtn competidor, condenando-o a adotar
inhercnl dislindilJCnes~ (...). We hold Ihal proJuct'~ design i~
di~lindilJC, (1JIdthercfore
proJcclible, on/y upon a ~howing o/ ~lXondary mcaning." ld.
75. Ao adotar este posicionamento, a Suprema Corte claramenle demonstrou que seu objetivo era Te-estabelecer um equilbrio competitivo no mercado, especialmente aps a
deciso proferida em Two Pesos: "Compelilion is dcterred, howevcr, nol merely by ~ucres~ful suil bul by lhe plausible thrcal of su~s[ul suil, and given lhe unlikelihood of
inhcrenlly ~ource-idenlifying design, lhe game of allowing suif based upon alleged inherenl
dislindiveness ~f(11l5 lo us flof wor/h the cnndle". Id.

REVISTA DA

ABPI-

N 112 -

MAI/.JUN 2011

o TRADE DRE5S E A PROTEO

DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

uma configurao externa mais original com vistas a afastar a confuso entre os produtos.76
Por outro lado, certamente h configuraes que no podem ser
ohjeto de direitos exclusivos, tais como uma caixa de homhons em
forma de corao ou chocolates em forma de coelho. Afinal, nesses
casos, ainda que um particular tenha sido o primeiro a explorar a
forma, o monoplio sobre a configurao seria injusto e altamente
anticoncorrencial, pois impor-se-ia s outras empresas uma enorme
desvantagem competitiva.
Portanto, a possvel proteo da configurao de produtos deve ser
examinada caso a caso, no havendo dvida de que a jurisprudncia
brasileira ainda se desenvolver consideravelmente a esse respeito.
9. CONCLUSO

As consideraes acima demonstram que as questes em torno da

proteo da identidade visual de produtos e servios so complexas
e suscetveis de gerar inmeras controvrsias. No atual cenrio do
mercado de consumo, em que o Irade dress adquire cada vez mais
relevncia e os infratores esto ficando cada vez mais perspicazes,
estas discusses s tendem a aumentar.
Como demonstrado, o instituto do trade dress amplo e possui uma
natureza expansiva, fazendo com que ele invada espaos tradici(}nalmente ocupados por outros institutos da propriedade intelectual. Tanto que, atualmente, existem vestimentas que podem ser tuteladas por dois ou talvez at trs institutos distintos, alm da
concorrncia desleal.
O ordenamento jurdico brasileiro confere inmeros instrumentos
para a proteo do trade dress. Alm disso, nossa jurisprudncia
sobre a matria relativamente desenvolvida e j firmou importantes diretrizes a serem seguidas nas disputas do gnero.
76.

"OaparelhoFlutterdaauloraamplamente conhecido no meio mdico. Alis, os

prprios rus admitem que o conheciam e a

Bii&1
~

. ~

partir da desenvolveram um prot6tipo nacional, o Shaker. ( ... ) a associao entre os

produtos evidente, at por parte do mercado especializado.

REv1STA DA ABPI - N" 112 - MAIDuN 2011

... . .

_ -,

I. -

"

. '-'~

Portanto, embora no exista disposio legal que trate da matria

expressamente, o fato que titulares de trade dresses encontram um
adequado nvel de proteo no Brasil, inclusive no que diz respeito
configurao de produtos e impresso visual de estabelecimentos.
Ainda assim, inmeras questes podem ser melhor exploradas pela
doutrina e jurisprudncia, tais como:
a proteo de Irade dresses no tradicionais e a necessidade de
se delimitar os precisos contornos do bem sobre o qual se busca
tutela jurdica;
a possibilidade de se proteger o trade dress por diferentes institutos de propriedade intelectual e as consequncias prticas
advindas dessa cumulao;
o reconhecimento de que o ordenamento jurdico probe no s
a possibilidade de confuso entre lrade dresses, como tambm a
errnea associao entre eles;
as diretrizes para se avaliar a possibilidade de confuso e errnea
associao, notadamente no que diz respeito ao meio em que o
produto adquirido e ao grau de discernimento dos consumidores;
a relevncia ou irrelevncia da marca nominativa na anlise relativa posibilidade de confuso;
a impossibilidade de se proteger um trade dress que se encontra
no domnio pblico via instituto da concorrncia desleal;
a funcionalidade na seara do trade dress e o problema de se
proteger elementos funcionais via concorrncia desleal;
a forma ideal de se aquilatar a colidncia entre Irade dresses de
estabelecimentos e a diferena entre um lrade dress protegvel e
meros mtodos de negcio e conceitos abstratos;
a proteo da configurao de produtos e a questo da distintividade adquirida (secondary meaning) em relao a esse tipo de
vestimenta.
caberia r desenvolver um formato externo mais original para o seu produto, diferente
daquele do Flutter, at porque sua funcionalidade obtida atravs da parte interna,
podendo a parte externa ser dotada de elementos estticos di~rsosque o lornem original." 39a V-ira Federal do Rio de Janeiro, Ao Ordinria nO 2003.5101528618-5,

30/5/2007.
(... ). Por conseguinte,

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o TRADE

DRESS E A PROTEO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIOS

Todos estes so aspectos que precisam ser examinados mais a

fundo para que se busque uma maior segurana jurdica em relao
tutela da identidade visual de produtos e servios, bem como para
que se possa diferenciar com mais preciso prticas de concorrncia legtima das prticas de concorrncia fraudulenta.

professor William Levin, autor do mais completo tratado sobre

a proteo do trade dress, aponta que: "The parties are entering
uncharted waters in some areas of trode dress law. Some moy founder upon the hidden rocks, while others, like Co/umbus, may lay
claim to new worlds. Probably the biggest mistake would be to miss
the trade dress boat when it sails". i7
Tal metfora ilustra perfeitamente o atual momento do instituto do
trade dress no Brasil. At porque, aqui, o barco do trode dress j
partiu. E navega em mares revoltos, mas com grandes posibilidades
de encontrar terra firme ao final da viagem.
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REVlSTA DA ABPt-

N" \ \2 - MAl/luN

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