PropiedadIndustrialeIntelectual ES

Jorge Garca Domnguez
Director Garca Domnguez & Asociados
http://www.innotransfer.eu
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GUA-MANUAL
Propiedad Industrial
e Intelectual
NDICE
1. Introduccin. La Propiedad Industrial e Intelectual (la proteccin de los
bienes intangibles).
1.1. La Propiedad Industrial e Intelectual en Espaa y Portugal. Oficinas y
Organismos.
1.2. Sistemas Comunitarios e Internacionales para la proteccin de la
propiedad industrial comunes a Espaa y Portugal.
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2. La proteccin jurdica de la Innovacin, Desarrollo e Investigacin

aplicado a las Empresas de Base tecnolgica (EBTs).
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2.1. Deteccin de los activos intangibles.
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3. Proteccin de las invenciones: patentes y modelos de utilidad.
3.1. Patentes y Modelos de Utilidad.
3.2. Proteccin nacional de las invenciones en Espaa y Portugal. Diferencias.
3.3. Especial atencin a la proteccin de las invenciones biotecnolgicas.
3.4. Las invenciones implementadas en ordenador.
3.5. Proteccin en Europa.
3.6. Proteccin internacional.
3.7. Invenciones Laborales
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4. Proteccin de los signos distintivos y las indicaciones geogrficas

protegidas: marcas y nombres comerciales, Denominaciones de Origen
y otras Indicaciones Geogrficas.
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4.1. Las marcas y los nombres comerciales. Proteccin nacional de las marcas
en Espaa y Portugal.
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4.2. Proteccin Comunitaria e Internacional.
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5. Proteccin de las creaciones de forma: los Diseos, Dibujos y Modelos
Industriales.
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5.1. Los Diseos, Dibujos y Modelos Industriales. Proteccin nacional en
Espaa y Portugal. Diferencias.
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6. La Proteccin de la informacin confidencial: El Secreto Industrial.
6.1. El Know-How y el Secreto Industrial en Espaa y Portugal. Diferencias.
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7. Informacin Tecnolgica y Vigilancia Tecnolgica.

7.1. Los informes de patentabilidad. Utilidades.
7.2. Los servicios de informacin tecnolgica y vigilancia tecnolgica de la
OEPM y el INPI. Utilidades. Bases de datos pblicas y privadas.
7.3. Aspectos relativos a la infraccin de derechos de propiedad industrial
e intelectual. El papel de la OEPM (Espaa) y del INPI (Portugal) en la
infraccin de derechos de propiedad industrial.
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8. Otras protecciones de inters.
8.1. Proteccin jurdica del Software
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9. Gestin de la Propiedad Industrial. Habilidades.
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10. Transferencia del Conocimiento.

10.1. Introduccin.
10.2. Transmisin y Licencias de patentes. Estimaciones para su valoracin.
10.3. La eficacia en la proteccin y el retorno de la inversin.
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A QUIN VA DIRIGIDO?
Este manual de propiedad industrial e intelectual va dirigido, en general, a todas
aquellas instituciones, organismos, emprendedores, empresas y personas interesadas o vinculadas a las actividades de investigacin, desarrollo tecnolgico e
innovacin y en especial, a las nuevas empresas de base tecnolgica.
El manual pretende servir como herramienta para la ordenacin de los conceptos
jurdicos, deteccin, diagnstico y planificacin de los llamados bienes inmateriales
(tambin denominados bienes o activos intangibles), tan importantes y cada vez de
mayor relevancia, en el entorno empresarial e institucional.
El emprendedor debe conocer y proteger eficazmente estos bienes dentro de su
empresa, tanto en un entorno tanto nacional, comunitario e internacional, cuando
as se requiera.
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN DE

LOS BIENES INTANGIBLES).
1. INTRODUCCIN. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA

PROTECCIN DE LOS BIENES INTANGIBLES).
En las ltimas dcadas hemos presenciado en la mayora de los Estados como los
avances cientficos y tecnolgicos han ido rodeando nuestro entorno hasta hacerlos partcipes de nuestra vida. Todos los sectores industriales, en mayor o en menor medida,
han experimentado una evolucin impulsada por la innovacin; en unas ocasiones, por
la creacin de nuevos productos o servicios y, en otras, por la mejora de aquellos que ya
conocamos.
Por otra parte, las creaciones intelectuales han experimentado igualmente un crecimiento espectacular, favoreciendo el desarrollo de la industrial cultural y de los sectores
econmicos del entretenimiento y ocio. Adems, la vertiginosa introduccin, en los ltimos aos, de las tecnologas de la informacin (TICs), favorecidas principalmente por las
bondades de Internet, han propiciado el intercambio de contenidos, al nico esfuerzo
de un slo click, configurando en la actualidad uno de los mayores retos jurdicos a los
que se enfrentan los Estados en esta materia.
QU ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?
Podramos decir, que la Propiedad Industrial conforma el conjunto de derechos intelectuales, esto es, derechos derivados de nuestra actividad intelectual, que se aplican,
en particular, sobre las invenciones, las creaciones de forma, los signos distintivos y las
indicaciones de procedencia geogrfica. En muchos pases, como Espaa y Portugal,
este tipo de derechos, a pesar de proteger objetos o bienes gestados por el intelecto
humano, son denominados, derechos de propiedad industrial, como consecuencia de
su habitual asociacin a bienes producidos en los sectores industriales ms tradicionales.
QU ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?
En complemento de lo anterior, la Propiedad Intelectual conformara el conjunto de
derechos intelectuales, conocidos generalmente como derechos de autor y derechos
afines o conexos, particularmente vinculados a la creacin de obras intelectuales, ya
sean de carcter cientfico-literario, musical, artstico, etc
En ambos casos, los objetos surgidos o derivados de la actividad intelectual del ser
humano se denominan, bienes intangibles o bienes inmateriales, por lo que, tanto los
derechos de propiedad industrial como los de propiedad intelectual buscan la proteccin de los bienes intangibles propiedad de las empresas o personas que los crean
o que ostentan su titularidad.
Hay que sealar, que en muchos pases, como por ejemplo en aquellos cuya legislacin es de origen o de corte anglosajn, la propiedad industrial y la propiedad intelectual
se funden en un nico concepto: el de Propiedad Intelectual (Intellectual Property, en
su traduccin inglesa).
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

DE LOS BIENES INTANGIBLES).
Se ha demostrado en el panorama econmico actual, que los Estados con mayor capacidad de produccin de bienes intangibles, son los que mejor soportan los vaivenes de
la economa. Efectivamente, es mejor vender tecnologa que tener que comprarla, siempre que, con independencia de otros mltiples motivos, la venta supone un ingreso y la
compra un gasto. Por ello, los Estados con mayor capacidad productiva de bienes intangibles suele corresponderse con los de mayor actividad econmica (y, generalmente con
los de mayor riqueza) (Fig. 1 y Fig. 2). Si adems tenemos en cuenta que la manufactura
busca mano de obra barata y se va, cada vez con mayor intensidad, de nuestros pases;
es evidente que Espaa y Portugal necesitan centrar sus esfuerzos en la produccin de
bienes intangibles.
Evidentemente, la produccin de este tipo de bienes, requiere una adecuada proteccin. Y ello se consigue con un conocimiento profundo de los sistemas nacionales,
comunitarios e internacionales que configuran el marco jurdico para una adecuada
proteccin.
Con este panorama, no cabe duda de que la Propiedad Industrial e Intelectual, y, por
ende, los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual se encuentran hoy
da en el paisaje de cualquier actividad cientfica, econmica o industrial; lo cual justifica
con carcter necesario, centrar esfuerzos en el conocimiento de este tipo de derechos
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exclusivos que contribuyen al retorno de la inversin acometida en dichas actividades.

La deteccin precoz de nuestros activos intangibles resultar una actividad clave para
procurar una adecuada proteccin.
El conocimiento generalizado del funcionamiento de la propiedad industrial e intelectual por todos los sectores implicados sentar las bases de un nuevo modelo productivo
imprescindible, en un momento como el actual, tanto en Espaa como en Portugal.
BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Tu actividad empresarial o de investigacin puede beneficiarse de la propiedad industrial e intelectual de muchas formas:
Protegiendo tu innovacin y la creacin de nuevos productos y servicios.
Obteniendo licencias de explotacin de productos o procedimientos patentados
por otras empresas.
Concediendo licencias de explotacin sobre tus propias patentes.
Utilizando la innovacin o incorporando a tu actividad las tcnicas protegidas
por patentes y modelos de utilidad que ya se han extinguido y son de dominio
pblico.
Utilizando la informacin tecnolgica ofrecida por las patentes, para evaluar la
innovacin de los competidores y el grado de proteccin de dicha innovacin.
La informacin tecnolgica tambin es til para conocer y evaluar la innovacin
de los sectores tecnolgicos que interesan a tu empresa.
Utilizando la informacin tecnolgica para la bsqueda de colaboradores, socios
o aliados, tanto del mismo sector como de sectores complementarios que estn
interesados en realizar acciones conjuntas para conseguir sinergias.
1.1. La Propiedad Industrial e Intelectual en Espaa y Portugal. Oficinas

y Organismos.
En Espaa y en Portugal la Propiedad Industrial protege las creaciones que estn
relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad, signos distintivos (marcas
y/o nombres comerciales), diseos, topografa de productos semiconductores y variedades vegetales. Adems, aunque las Indicaciones de Procedencia Geogrfica no son,
tcnicamente, una figura de la propiedad industrial, suelen estudiarse como derechos
relacionados con los signos distintivos.
Por otra parte, en ambos pases, la Propiedad Intelectual protege las creaciones intelectuales propias del derecho de autor: obras literarias y artsticas tales como novelas,
obras musicales, teatro, obras audiovisuales, dibujos, pinturas, esculturas, fotografas,
software, e incluso obras arquitectnicas.
Tanto la Propiedad Industrial como Intelectual se regula en los dos pases a travs de
leyes nacionales y ambas cuentan con organismos encargados de su gestin. Adems,
para la proteccin internacional de los derechos de propiedad industrial originados en
Espaa y en Portugal, uno y otro pas comparten sistemas comunes de proteccin, tanto
a nivel comunitario como internacional, bajo la gestin de los respectivos organismos
encargados para su tramitacin.
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QU PROTEGEN EN LA EMPRESA?
1.- La Propiedad industrial comprende la proteccin de: las invenciones, los diseos
industriales y las marcas de fbrica (productos) y de servicios y los nombres comerciales
de las empresas.
2.- La propiedad intelectual atiende, a creaciones artsticas y literarias, entre las
que caben sealar: obras cientficas, musicales, audiovisuales, plsticas, alocuciones,
conferencias, planos, dibujos, dictmenes, programas de ordenador, base de datos, interpretaciones, fotografas, etc
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3.- Recuerda que la Propiedad Industrial requiere del registro para el nacimiento de
los derechos exclusivos. En Espaa, el Registro de la Propiedad Industrial lo ostenta la
Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) y en Portugal, el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI).
4.- La Propiedad Intelectual no requiere de registro alguno para el nacimiento de
los derechos, si bien pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual (denominado en Portugal Inspeccin General de Actividades Generales - IGAC) las obras
y derechos que existan sobre stas. El registro para los derechos de autor y derechos
conexos es por tanto voluntario.
5.- Tanto la propiedad industrial como intelectual sirven para proteger el patrimonio
intelectual de las empresas: sus activos intangibles, ya sean derivados del propio nombre
comercial con las que stas se identifican en el mercado, del valor y reconocimiento de
sus marcas, de los propios diseos de los productos, de la invencin de nuevos productos o mejora de los conocidos, del avance tecnolgico para la prestacin de los servicios,
de los nuevos y diferentes software y programas de ordenador creados, de la produccin
artstica y literaria, de la investigacin cientfica, de la produccin musical y cinematogrfica, etc
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IMPORTANTE: Las invenciones (patentes y modelos de utilidad), los signos distintivos
(marcas y nombres comerciales), las creaciones de forma (diseos: dibujos y modelos industriales) y las obtenciones vegetales, tienen que estar registrados para recibir proteccin. Es
decir, estos derechos, salvo excepciones, nacen con el registro. El registro de estos derechos, normalmente incluye una descripcin o reproduccin del objeto de proteccin, siendo
la informacin de tales registros pblica y accesible por cualquier persona.
1.2. Sistemas Comunitarios e Internacionales para la proteccin de la

propiedad industrial comunes a Espaa y Portugal.
TERRITORIEDAD:
Los derechos de propiedad industrial se caracterizan porque son derechos eminentemente territoriales, lo cual quiere decir, que su proteccin slo se obtiene en aquellos
territorios donde se registran.
Esto quiere decir, que el titular de una patente, de una marca, de un diseo industrial,
etc deber extender la proteccin en todos aquellos pases que sean de su inters.
Generalmente, cuando por ejemplo una misma patente se protege en diferentes pases,
se dice que su titular ostenta una familia de patentes.
As por ejemplo si el titular de una patente ha conseguido la concesin de sta en
4 pases (Japn, Estados Unidos, Espaa y Portugal), diremos que dicho titular tiene 4
patentes (o que tiene una familia de 4 patentes).
De esta forma, el solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial debe
jugar un papel dinmico en la extensin de sus derechos fuera de su entorno nacional,
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ya que la internacionalizacin no opera de manera automtica.

Por otra parte, con el fin de facilitar los trmites para la internacionalizacin de los
derechos de propiedad industrial, los Estados han ido firmando acuerdos internacionales
en base a los cuales han creado sistemas que unifican trmites y procedimientos con el
fin de facilitar la proteccin de un mismo bien inmaterial (patente, diseo, marca,) en
diferentes pases.
Veamos un esquema de cuales son estas vas de proteccin de mayor actividad.
Sistemas/Vas de proteccin para las invenciones
Va nacional:
- Patente Nacional: OEPM (Oficina Espaola de Patentes y Marcas) para las
invenciones realizadas en Espaa e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial) para las invenciones realizadas en Portugal.
Va Internacional:
- Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 Pases)
- Patente tramitada por el PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar proteccin para
una invencin (patente o modelo de utilidad) en cada uno de los Estados parte
del Tratado en materia de Cooperacin de Patentes, mediante una nica solicitud denominada Solicitud internacional (como si se hubiera presentado en
cada uno de los Estados designados por el solicitante).
Slo se unifica la tramitacin previa a la concesin; por tanto, no es un
sistema de concesin automtica de la patente. Tras una primera fase internacional, el procedimiento contina por una fase nacional, donde cada
Estado desginado tiene la competencia para decidir sober la concesin de
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la patente conforme a sus normas nacionales. Estados parte: 144 Pases
(en diciembre 2011).
Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de patente o
modelo u. presentado antes de 12 meses en cualquiera de las Oficinas
Nacionales.
Informacin sobre el proyecto internacional Patent Prosecution Highway (PPH).
Recientemente, tanto la OEPM como el INPI, se han incorporado a la iniciativa internacional PPH.
Se conoce con el nombre de Patent Prosecution Highway (PPH), el acuerdo internacional que permitirn a los solicitantes de cualquier Oficina firmante del acuerdo,
(primera oficina, siendo en nuestro caso la OEPM o, en su caso, el INPI), solicitar la tramitacin acelerada de su patente en otra oficina (segunda oficina u oficina destino) que
participe en el proyecto PPH, siempre que las reivindicaciones de la solicitud hayan sido
ya consideradas patentables por la Oficina de origen (primera oficina).
De esta forma se permite el intercambio de informacin entre las oficinas participantes,
y se evita la duplicacin de esfuerzos, a la vez que se aceleran los procedimientos de concesin, lo que en definitiva permite lograr un mejor servicio a los solicitantes de patentes.
Del mismo modo, cualquier solicitante de otra oficina participante que hubiera solicitado la aplicacin del PPH con respecto a Espaa o Portugal, podr pedir en la OEPM o,
en su caso, en el INPI, la tramitacin acelerada de una solicitud que hubiera obtenido un
informe de patentabilidad positivo en su Oficina de origen.
La utilizacin de este sistema no est sujeta a ninguna tasa adicional, lo que implica
una ventaja muy interesante. Es importante sealar que ser el propio solicitante quien
expresamente debe pedir el PPH.
El PPH, es por tanto un acuerdo de naturaleza bilateral que permite compartir los
resultados de trabajo entre las dos oficinas firmantes, agilizando los procedimientos de
concesin de patentes.
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Mediante este nuevo instrumento, la primera oficina que aborde la tarea de evaluar la patentabilidad de una invencin, podr transmitir los informes de bsqueda y los
exmenes preliminares sobre la novedad y actividad inventiva que realicen sus examinadores, a la segunda oficina de recepcin. De esta manera, en la medida en que un mismo
solicitante busque la proteccin de su invencin en estos dos territorios, se evitar la
duplicacin de trabajo que hasta ahora se vena produciendo.
Ventajas
Mayor eficencia y reduccin de los plazos en la gestin de expedientes.
Consecucin rpida de patentes y por tanto proteccion acelerada de la tecnologa.
Procedimiento
El solicitante que inicie un procedimiento de concesin de patente en Espaa
(OEPM) o en Portugal (INPI)y que haya obtenido un Informe positivo de patentabilidad
en el que se declare que al menos una reivindicacin es admisible, podr solicitar su
patente en aquellos pases pertenecientes al acuerdo PPH, dentro del plazo de prioridad
de un ao, e indicar expresamente que se le aplique el procedimiento acelerado que
dicho acuerdo implica.
De esta forma, la solicitud de patente en estos pases, en lugar de aguardar su turno
normal para el examen, entrar en una va especial de procedimiento rpido o acelerado.
El solicitante deber solicitar expresamente que se le aplique el PPH en la segunda
oficina de recepcin y deber rellenar un formulario especial para tal fin.
Requisitos
Para poder solicitar el PPH hay que cumplir las siguientes condiciones:
1.Que la solicitud de patente tenga al menos una reivindicacin que haya sido
considerada patentable por la Oficina origen. En el caso de Espaa y Portugal,
sern la OEPM y el INPI respectivamente, los que consideren que se cumple
dicho requisito.
2. Que el solicitante solicite expresamente el PPH en la segunda oficina (oficina
destino).
3. Que el solicitante adjunte un dossier con todos los documentos emitidos por
la primera oficina, que contenga toda la correspondencia mantenida durante el
proceso de registro. En funcin del pas destino se debern aportar traducciones
de toda la documentacin.
4. Las reivindicaciones consideradas patentables por la Oficina origen, deben corresponderse con las reivindicaciones presentadas ante la segunda oficina.
Extensin al PCT (Patent Cooperation Treaty)
El sistema de acuerdos bilaterales PPH es compatible con el sistema internacional PCT
visto anteriormente, con respecto a aquellos pases que sean firmantes del acuerdo PPH.
Pgina de informacin sobre el PPH
La Oficina Japonesa de Patentes (JPO), es la precursora del sistema PPH, por lo que
ha desarrollado un portal web con informacin exhaustiva sobre dicho proyecto: http://
www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
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Sistemas/Vas de proteccin para las marcas
Va nacional:
- Marca Nacional: OEPM (Oficina Espaola de Patentes y Marcas) para las registradas en Espaa e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) para
las marcas registradas en Portugal.
Va Internacional:
- Marca Comunitaria. (UE 27 Pases). Oficina de Marca y Diseos Comunitarios:
OAMI (Oficina de Armonizacin del Mercado Interior Alicante Espaa)
- Marca Internacional: Sistema Internacional bajo los dos Tratados siguientes:
Arreglo de Madrid o Protocolo de Madrid. Oficina Internacional: OMPI (Oficina
Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar proteccin
para una marca en cada uno de los Estados parte los acuerdos sealados.
Slo se unifica la tramitacin previa a la concesin, ya que sta, depende
finalmente de la Oficina correspondiente de cada pas designado. Por
tanto, no es un sistema de concesin automtica de la marca.
Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de marca presentada antes de 6 meses en cualquiera de las Oficinas Nacionales.
Sistemas/Vas de proteccin para los diseos o modelos industriales
Va nacional:
- Diseo Industrial/Modelo Industrial Nacional: OEPM (Oficina Espaola de
Patentes y Marcas) para los registrados en Espaa e INPI (Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial) para los registrados en Portugal.
Va Internacional:
- Diseo Comunitario. (UE 27 Pases). Oficina de Marca y Diseos Comunitarios: OAMI (Oficina de Armonizacin del Mercado Interior Alicante Espaa)
- Diseo Internacional: Sistema Internacional bajo el Tratado de la Haya, para
la proteccin internacionl de Diseos Industriales. Oficina Internacional: OMPI
(Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar
proteccin para una diseo en cada uno de los Estados parte del acuerdo
sealado.
Slo se unifica la tramitacin previa a la concesin, ya que sta, depende
finalmente de la Oficina correspondiente de cada pas designado. Por
tanto, no es un sistema de concesin automtica del diseo o modelo
industrial.
Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de diseo o
modelo industrial (*) presentada antes de 6 meses en cualquiera de las
Oficinas Nacionales.
(*) Observacin: Tradicionalmente, la figura jurdica que protege las creaciones de
forma, esto es, la apariencia externa de un objeto, se denomina modelo industrial (para
las creaciones de forma tridimensionales) o dibujo industrial (para las creaciones de
forma bidimensionales). Sin embargo, en algunas legislaciones como la espaola, se ha
sustituido esta denominacin por una acepcin que engloba a los dos supuestos: el diseo industrial.
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LA PROTECCIN JURDICA DE LA INNOVACIN, DESARROLLO E INVESTIGACIN APLICADO A LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLGICA (EBTS).
2. LA PROTECCIN JURDICA DE LA INNOVACIN, DESARROLLO E INVESTIGACIN APLICADO A LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLGICA (EBTS).
Qu es una empresa de base tecnolgica?
Podemos definir Empresas de Base Tecnolgica (EBTs) a las empresas que centran su
actividad en la innovacin o la investigacin implicndose en el desarrollo tecnolgico y
consecuentemente generando nuevas tcnicas, procesos o productos.
Este tipo de empresas tecnolgicas son muy importantes para el desarrollo econmico. Por un lado, las actividades de innovacin e investigacin promueven la creacin
de empleo cualificado; por otro lado, la generacin de nuevos productos y nuevos procesos potencia el crecimiento de la empresa en particular y el crecimiento econmico de
su entorno empresarial en general.
Adems, es importante sealar que muchas de estas empresas provienen en gran
medida de la colaboracin de universidades y centros pblicos de investigacin, participando activamente con ellas en proyectos de inters comn.
Un tejido empresarial formado por empresas de base tecnolgica slidas pronostica
un futuro prometedor; de ah la importancia en que este tipo de empresas cuenten con
amplios conocimientos en materia de propiedad industrial e intelectual.
Funcin de la Propiedad Industrial e Intelectual en la empresa de base

tecnolgica
Tanto la propiedad industrial como intelectual sirven proteger el patrimonio intelectual de las empresas: sus activos intangibles, ya sean derivados del propio nombre
comercial con las que stas se identifican en el mercado, del valor y reconocimiento de
sus marcas, del diseo de los productos y de su presentacin, de la innovacin o mejora
de los productos, tcnicas o procesos, de los nuevos y diferentes software y programas
de ordenador creados, de la produccin cientfica, literaria, y en general de su know-how.
Como hemos comentado anteriormente, en Espaa y en Portugal se diferencia
la propiedad industrial de la propiedad intelectual, aunque debemos sealar que, en
muchas empresas de base tecnolgica, ambos sectores se encuentran estrechamente
vinculados.
Los derechos que comprenden una y otra denominacin se aplican a diferentes
tipos de creaciones intelectuales (derivadas del intelecto humano), pero reciben, jurdicamente, un trato diferente.
Tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual, conforman un grupo
muy heterogneo de derechos cuyo objetivo principal es recompensar el esfuerzo innovador, creativo, inventivo y econmico realizado por su titular.
Instrumentos Jurdicos posibles de proteccin de las EBTs
La propiedad industrial como posible instrumento de proteccin de las Empresas de Base Tecnolgica.
La Patente puede ser til como instrumento de proteccin de:
- tecno loga nueva (procesos tcnicos nuevos)
- productos innovadores
- invenciones implementadas en ordenador
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- nuevos dispositivos, aparatos o herrramientas
- nuevos usos de productos conocidos
- resultados de la investigacin (parciales o finales) patentables
- materia viva patentable
La Marca puede ser til como instrumento de proteccin:
- de los productos y servicios que se oferten
- para el nombre dado a una invencin o a un producto nuevo
- para los nombres de proyectos
- para la imagen tridimensional como se presentan algunos productos
- para los nombres de un nuevo software o aplicacin informtica
- para la denominacin comercial de una nueva sustancia
- para el denominacin de nuevos servicios
- nuevos usos de productos conocidos
El diseo industrial puede ser til como instrumento de proteccin:
- de envases, embalajes o envoltorios
- de las lneas, contornos y texturas de los productos
- de las formas de elementos parciales de un producto
- de la apariencia tridimensional externa de un producto
- de los dibujos utilizados para la ornamentacin de productos
El secreto industrial puede ser til como instrumento de proteccin de:
- informacin comercial
- informacin tcnica propia
- informacin tcnica adquirida
- informacin objeto de una licencia
- informacin derivada de los acuerdos de transferencia tecnolgica
- informacin de la forma como se elaboran los productos
- informacin de las tcnicas que se utilizan en un proceso determinado
La propiedad intelectual (los derechos de autor) como posible instrumento de
proteccin de las Empresas de Base Tecnolgica.
Los derechos de autor pueden ser tiles como instrumento de proteccin de:
- Artculos y publicaciones cientficas (paper)
- Software y aplicaciones informticas (incluidos cdigos fuente y pginas web)
- Creaciones y producciones sonoras o musicales
- Esquemas y formas de presentacin de informes y dictmenes
- Planos, mapas, maquetas, edificaciones.
- Otras creaciones intelectuales.
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2.1 Deteccin de activos intangibles:

Practica con tu empresa
Haz una lista (inventario) de todos los bienes de propiedad industrial e intelectual que puedas tener en tu empresa. Dedcale un tiempo suficiente.
Elabora una lista de este tipo de bienes sobre los proyectos que vas a poner en
marcha en un futuro no muy lejano (productos innovadores, mejorados, nuevos
diseos, nuevos servicios, marcas o enseas con los que se ofertarn, logos, embalajes, envases o envoltorios singulares, etc)
Revisa si tienes registrada tu marca o nombre comercial, en los Organismos
nacionales (OEPM Espaa- INPI-Portugal) o como MARCA COMUNITARIA o internacional. Las marcas y el nombre comercial de las empresas es la base sobre
la que se asienta tu capacidad identificadora y diferenciadora en el mercado.
No confundas el Registro Mercantil con los Organismos encargados del registro
de signos distintivos. No es lo mismo una denominacin social inscrita como
sociedad que el nombre comercial de tu empresa o la marca de tus productos o
servicios.
Recuerda que los derechos de propiedad industrial pueden transferirse, cederse
y ser objetos de licencias y otros negocios jurdicos. La licencia de una marca
y la cesin del Know-How, son la base sobre la que se asienta, por ejemplo, el
negocio de franquicia.
Recuerda que slo la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso en
el territorio nacional, para los productos o servicios protegidos.
Recuerda que para proteger una invencin es necesario que no lo hayas divulgado previamente a la presentacin en el registro.
Cumplimenta un cuadro como este (ver pgina sigiente):

Ejemplo 1:
Imaginemos que usted tiene una pequea empresa de repostera y que usted cuenta
con unas recetas para la elaboracin de sus productos (pasteles, dulces, bizcochos, bombones, pastas, masa, cremas, etc.) que le diferencia de sus competidores. Tales recetas
(esto es, la forma en como usted sabe hacer los productos que vende) pueden constituir
uno de los valores intangibles ms importantes de su empresa. Pero tambin son activos
intangibles el conocimiento que usted posea sobre las materias primas: el saber qu variedad de una materia prima determinada liga mejor, espesa mejor, cuece mejor, esponja
mejor o le proporciona mejores resultados, y en definitiva, le da mayor calidad a sus productos o rentabiliza mejor su trabajo, tambin son activos intangibles.
Ejemplo 2:
Imaginemos que usted trabaja en un centro de investigacin y que su equipo cuenta

con unos cuadernos de laboratorio donde anotan los resultados de los experimentos
que realizan. Anotan los hallazgos o descubrimientos, el comportamiento de algunos
elementos en condiciones determinadas, sus propiedades, las pruebas que le han dado
resultados positivos y tambin aquellas que han dado un resultado negativo, etc. Estas
anotaciones y el conocimiento que su trabajo diario le aporta el trabajo en equipo, es un
activo intangible muy relevante para el centro de investigacin.
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Ejemplo 3:
Imaginemos que usted es directivo de una empresa que desarrollos de programas

informticos y de distribucin de software. Los cdigos fuente de los programas informticos que crea, son activos intangibles. Y tambin son activos intangibles los conocimientos
que, sobre determinados sectores, usted ha adquirido en el proceso de creacin y desarrollo de software a medida. Si adems, usted es un distribuidor oficial de software de
otras compaas, los acuerdos y contratos de distribucin son tambin activos intangibles.
* Ten en cuenta que el know-how se refiere a los conocimientos que poseen las empresas relativos
a las tcnicas, procesos, procedimientos, teoras, descubrimientos, frmulas, informacin secreta, y cualquier otro tipo de facultades o de informacin interna que puede ser relevante en el qu hacer diario.
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PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
3. PROTECCIN DE LAS INVENCIONES: PATENTES Y MODELOS DE

UTILIDAD.
Se puede definir invencin como el resultado de la accin y efecto de inventar, e

inventar como hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Por tanto, podramos
decir que un invento (o una invencin) es un objeto, entendido en sentido amplio, que
posee caractersticas nuevas; desconocidas hasta el momento de su hallazgo.
Ahora bien, no toda invencin puede protegerse por medio del sistema de patentes,
ya que las legislaciones exigen una serie de requisitos para que una invencin pueda ser
patentada.
Estos requisitos de patentabilidad son comunes a prcticamente todos los sistemas de
patentes y se centran en la necesidad de que el invento sea nuevo, tenga mrito inventivo, es decir, que no sea obvio y que no se limite a ser una mera teora sino que debe ser
susceptible de ser aplicado en la industria.
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3.1. Patentes y Modelos de Utilidad.

Patentes.
Una Patente, es un ttulo de propiedad otorgado por un Estado por el que confiere a
su titular un derecho exclusivo de explotacin de carcter temporal sobre una invencin.
Como contraprestacin de dicha exclusividad, la patente se hace pblica con el fin de
contribuir a la difusin del conocimiento inherente a las caractersticas del invento y por
tanto al desarrollo tecnolgico y cientfico. A cambio, el titular, favorecido por la exclusividad en su explotacin, podr recuperar la inversin econmica realizada.
Modelos de Utilidad:
Un modelo de utilidad es el ttulo o certificado que protege invenciones con menor
rango inventivo que las protegidas por las Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a
un objeto una configuracin o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja
prctica. El tiempo por el que se otorga la proteccin es de 10 aos a contar desde la
fecha de presentacin de la solicitud.
Diferencia Importante: En Espaa, Mientras la Patente requiere para su validez de

una novedad mundial o absoluta, el Modelo de Utilidad slo necesita que sea nuevo
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en el entorno nacional. En Portugal, sin embargo, el requisito de novedad exigido en el

Modelo de Utilidad es de la misma naturaleza que para las Patentes.
Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad en Espaa
Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad en Portugal
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Comn entre Patente y Modelo de Utilidad (en Espaa y Portugal)
El Modelo de Utilidad, como indica su propia denominacin, se caracteriza por su

utilidad y practicidad y no por su esttica como ocurre en el diseo industrial.
Mediante esta figura suelen protegerse objetos, aparatos, dispositivos, instrumentos
o herramientas, con menor rango inventivo que la patente.
Algunos Ejemplos de patentes y modelos de utilidad
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e Intelectual

IMPORTANTE
La Patente es un mecanismo de proteccin jurdica mucho ms eficaz que la publicacin cientfica.

La publicacin debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la SOLICITUD de la
Patente (de esta forma no perjudica la novedad de sta). Por tanto, debe solicitarse la
PATENTE antes que difundir los resultados de la invencin.
La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto al menos hasta los 2 meses
siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud no perjudica en nada a la publicacin posterior. Este plazo puede ser e incluso ms amplio, ya que la publicacin
ntegra de la patente en las Gacetas o Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial se
realiza, generalmente, a los 18 meses desde la fecha de presentacin o prioridad y una
vez superado el examen tcnico. Por tanto, solicitar previamente la PATENTE no perjudica la publicacin.
3.2. Proteccin nacional de las invenciones en Espaa y Portugal. Diferencias.
El hecho de que tanto Espaa como Portugal sean dos pases de la Unin Europea y,
adems, sean igualmente miembros de Convenios y Tratados Internacionales que establecen unos principios bsicos en materia de propiedad industrial contribuye a que en
ambos pases la proteccin de las invenciones encuentren muchos elementos comunes.
Tanto en Espaa como en Portugal, existe la posibilidad de proteger una invencin
a travs de las dos modalidades:
Patente
Modelo de utilidad.
Podramos decir que las diferencias que existen entre los dos pases en cuanto a la
proteccin de invenciones se refiere, son de matices, siendo generalmente de pequeos
detalles relativos en particular, al modelo de utilidad y a los procedimientos de concesin.
En cuanto a los modelos de utilidad, ya hemos sealado las diferencias anteriormente (ver recuadros del epgrafe anterior). Por otra parte, tngase en cuenta que, si
bien los procedimientos de concesin de una patente o modelo de utilidad se regulan
con normas jurdicas especiales para dicha materia, en algunas ocasiones, al tratarse de
procedimientos seguidos ante una Administracin Pblica dependiente de un Estado,
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podemos encontrar algunas diferencias del procedimiento en cuanto a tipos de procedimiento, fases del procedimiento, plazos u otros elementos que, en general, no suponen
diferencias relevantes.
As por ejemplo, en Espaa se prev un desglose durante el procedimiento de concesin de una patente llegando a una fase en la que se divide dicho procedimiento en
dos alternativas a seguir por el solicitante:
procedimiento general de concesin, o
procedimiento de concesin con examen previo.
La diferencia entre seguir uno y otro procedimiento estriva en que, en el primer caso,
las patentes concedidas en Espaa por el procedimiento general de concesin no han
sido objeto de examen por parte de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Es decir,
son patentes que han sido concedidas sin que la Oficina haya examinado los requisitos
de patentabilidad.
Se trata de un procedimiento que trae su origen en el modelo tradicional del sistema
de patentes espaol y que, en los tiempos actuales ofrece menos garantas en cuanto al
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, especialmente el de novedad y actividad inventiva.
En cuanto al procedimiento de concesin con examen previo, como su propio nombre indica, se trata de una opcin en la que la Oficina Espaola de Patentes y Marcas
examina si la solicitud de patente en cuestin cumple con los requisitos de patentabilidad, siendo denegada si sta no cumple con ellos.
Toda la informacin sobre estos procedimientos pueden verla en la web de la OEPM:
www.oepm.es
En Portugal se prevn igualmente dos procedimientos, uno provisional y otro definitivo:
solicitud provisional de patente (PPP) (que posteriormente deber evolucionar a
una peticin definitiva, es decir, a una solicitud de patente propiamente dicha).
solicitud de patente definiti va (propiamente dicha)
La legislacin portuguesa permite la presentacin de la solicitud de una patente mediante una peticin provisional que posteriormente deber transformarse en definitiva
en el plazo de 1 ao. Esta peticin provisional est exenta de requisitos formales si bien,
al pasar a definitiva tales requisitos si se exigirn. Como en cualquier patente, los requisitos formales ms relevantes son: petitorio de proteccin (solicitud de proteccin) y
una memoria de la patente que deber contener: un ttulo, un resumen, una descripcin
del invento, y una o varias reivindicaciones. La tramitacin de una solicitud de patente
conlleva el pago de unas tasas que deben ser abonadas en los plazos que reglamentariamente se establezcan.
La solicitud provisional tiene como finalidad el otorgar una fecha de prioridad y
una proteccin rpida a aquellas invenciones que, no habindose desarrollado bajo las
formalidades y estructura que requiere un documento de patente, necesitan una proteccin provisional hasta que la invencin se desarrolle conforme a tales formalidades. As
por ejemplo un artculo cientfico (paper) puede presentarse como solicitud provisional,
sin que cumpla con las formalidades propias del sistema de patentes, esto es, sin que se
haya desarrollado bajo la formalidad propia de una memoria de patente.
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As mismo, un solicitante en Portugal tambin podr, alternativamente, presentar

una solicitud de patente definitiva bajo las formalidades exigidas, sin necesidad de acudir a la solicitud provisional.
Toda la informacin sobre estos procedimientos puede verla en la web del INPI:
www.inpi.pt
En cambio, es interesante destacar aquellos elementos comunes que son requeridos
durante el procedimiento de concesin de una patente, tanto en Espaa como en Portugal y que, adems, suelen ser comunes a todos los sistemas de patentes nacionales e
internacionales.
Cuadro de diferencias y similitudes entre el modelo de utilidad espaol

y portugus
Elementos comunes de una memoria de patente en Espaa y en Portugal.

Toda memoria de patente o de modelo de utilidad debe contener los siguientes elementos:
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3.3 Especial atencin a la proteccin de las invenciones biotecnolgicas.

Se puede patentar materia biolgica?
En la Directiva Comunitaria 98/44CE se regul por primera vez en la Unin Europea
la patentabilidad de las invenciones biotecnolgicas en los Estados miembros, instando
dicha Directiva a su transposicin en cada una de las legislaciones nacionales. Debido
a ello, la regulacin de la proteccin de las invenciones biotecnolgicas en Espaa y en
Portugal es prcticamente idntica.
Simplificando al mximo su concepcin, la biotecnologa puede entenderse como
aquellas aplicaciones tecnolgicas que utilizan materia viva, con el fin de crear o modificar productos o procesos, lgicamente para su uso y al servicio de la sociedad.
Si dicha actuacin se efecta con fines utilitarios, es decir, que los resultados de esa
actuacin sean susceptibles de una aplicacin industrial, y, adems, los resultados obtenidos, son novedosos, podramos hablar de invencin biotecnolgica susceptible de
ser patentada, diferencindose as, de lo que podramos denominar como mero descubrimiento.
Pero si, adems, una invencin sobre materia viva cumple con el resto de requisitos
bsicos de patentabilidad, (actividad inventiva o non obvious a parte de la utilidad o
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aplicacin industrial mencionada y la novedad -) sta sera susceptible de ser patentable,

considerndose como una patente biotecnolgica.
En Espaa y Portugal, la legislacin de Patentes, establece que son patentables las

invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial, an cuando tengan por objeto un producto que est compuesto o
que contenga materia biolgica, o un procedimiento mediante el cual se produzca,
transforme o utilice materia biolgica.
La materia biolgica aislada de su entorno natural o producida por medio de un
procedimiento tcnico podr ser objeto de una invencin, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.
Se entiende por materia biolgica la materia que contenga informacin gentica autorreproducible o reproducible en un sistema biolgico. Y se entiende por
procedimiento microbiolgico, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiolgica, que incluya una intervencin sobre la misma o que produzca una materia
microbiolgica.
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Otros requisitos de importancia:

Adems de los requisitos denominados sustantivos, (novedad, actividad inventiva y
aplicacin industrial), debemos tener en cuenta otros requisitos necesarios de la patente
biotecnolgica como son:
1.- Claridad (del objeto de la patente): Hemos comentado que las reivindicaciones en la solicitud de la patente definen el objeto para el que se solicita la
proteccin. Pues bien, adems de los requisitos que hemos visto, el objeto de
proteccin debe ser claro y conciso, de forma que habr de fundamentarse en la
descripcin que acompaa la solicitud de la patente. Adems, esta descripcin
deber ser suficiente.
2. Suficiencia de la descripcin: La invencin deber estar descrita en la solicitud de patente de manera suficiente, clara y completa para que un experto en
la materia pueda ejecutarla.
3.- Depsito de materia biolgica: Adems, otro requisito importante viene
determinado por el contenido de la invencin, de forma que, cuando el contenido de la patente verse sobre una materia biolgica no accesible al pblico,
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(o a su utilizacin); o bien, cuando la materia biolgica no pueda ser descrita

en la solicitud de patente de tal forma que, un experto en la materia no pueda
reproducir la invencin se considerar que la descripcin cumple la claridad y
suficiencia indicadas siempre que:
a) la materia biolgica haya sido depositada no ms tarde de la fecha de presentacin de la solicitud de patente en una Institucin reconocida legalmente
para ello.
b) la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la informacin relevante
de que disponga el solicitante sobre las caractersticas de la materia biolgica
depositada.
c) en la solicitud de patente se indique el nombre de la Institucin de depsito
y el nmero del mismo.
3.4 Las invenciones implementadas en ordenador.

Tanto en Espaa como en Portugal, continuando con la tradicin europea, la proteccin del software se reconduce generalmente a travs de las normas jurdicas propias
de los derechos de autor. Sin embargo, el avance tecnolgico de los ltimos aos apoyado especialmente sobre la tecnologa desarrollada sobre la base de nuevas y potentes
aplicaciones informticas, ha contribuido a plantear en Europa, con muchos problemas,
la patentabilidad de los programas informticos.
En principio, debemos partir de que tanto en Espaa como en Portugal se excluye de
patentabilidad a los programas informticos, considerndolos obras intelectuales propias del derecho de autor.
Ahora bien, existe una excepcin a dicha exclusin: cuando el objeto de la invencin
no sea slo un software como tal. Quiere ello decir, que cuando un programa informtico sirve de medio para producir un efecto tcnico que resulta ser el objeto ltimo de la
patente, se considera que existe una invencin que se vale de un ordenador (entendido
ste en sentido amplio como cualquier hardware) para materializarse. Hablamos entonces de invenciones implementadas en ordenador.
Una invencin implementada en ordenador es una invencin cuya aplicacin implica
el uso de un ordenador, de una red informtica u otro aparato programable, teniendo
la invencin una o ms caractersticas que se realicen total o parcialmente mediante de
un programa de ordenador.
Patentabilidad de las Invenciones implementadas en ordenador

Como con todas las invenciones, las invenciones implementadas en ordenador son
patentables slo si tienen carcter tcnico, son nuevas, implican una contribucin tcnica inventiva al estado de la tcnica y, adems, tienen una aplicacin industrial.
Tipos de invenciones implementadas en ordenador:
De producto: Se reivindica un dispositivo o aparato programado, red informtica

programada u ordenador programado.
De procedimiento: Realizado por un dispositivo o aparato, red informtica u ordenador por medio de la ejecucin de un programa.
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3.5 Proteccin en Europa.

Como hemos dicho en algn apartado anterior, los derechos de propiedad industrial
se caracterizan por ser derechos eminentemente territoriales, esto es, derechos vinculados al territorio concreto donde stos se conceden. De esta forma, para extender la
proteccin de una patente en otros territorios deber solicitarse dicha proteccin a la
Oficina de aquellos pases o de la regin competentes para ello.
Puede decirse que existen, principalmente, tres sistemas para la extensin internacional de una solicitud de patente:
El sistema nacional, mediante presentacin de una solicitud de patente en cada
uno de los pases o Estados en que se desea obtener proteccin.
El sistema europeo, bajo el Convenio de Patente Europea y por el que se conceden las denominadas Patentes Europeas.
El sistema denominado internacional mediante lo que se conoce como solicitudes de patentes PCT. Este sistema permite solicitar la proteccin de una
invencin en cada uno de los pases partes del Tratado Internacional de Cooperacin en Materia de Patentes, mediante una nica solicitud denominada
solicitud internacional.
Antecedentes. El Convenio de la Patente Europea (CPE) es un tratado internacional
adoptado tras la conferencia diplomtica de Munich el 5 de Octubre de 1973. Mediante
este Convenio se crea la Organizacin Europea de Patentes (EPO en sus siglas en ingls)
establecindose la sede de la Oficina encargada del registro de Patentes Europeas.
Ventajas de la Patente Europea.
Se establece sobre la base de un sistema de patentes con una regulacin uniforme en Europa: requisitos de patentabilidad uniformes, con independencia de
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e Intelectual

la nacionalidad del solicitante o del titular de la patente europea.

Centralizacin en un solo procedimiento. Se asienta en un sistema centralizado
de concesin de patentes abierto a todos los pases europeos gestionado por la
Oficina Europea de Patentes (EPO).
Ahorro de costes.
Para ser solicitante de una Patente Europea no se exige ninguna condicin de
nacionalidad ni de domicilio en los Estados Miembros. Cualquier persona fsica
o jurdica podr ser solicitante.
Aunque se recomienda al solicitante el auxilio de un profesional, las personas que
tengan su domicilio o su sede en alguno de los Estados Contratantes no estn
obligadas a ser representadas por ningn representante o agente autorizado.
Las solicitudes de Patente Europea se deben presentar en alguno de los idiomas
oficiales de la EPO (ingls, francs y alemn). El idioma elegido, se convertir en
el idioma del procedimiento.
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Solicitud de una patente y el derecho de prioridad

El otorgamiento de la fecha de presentacin de una solicitud de patente, da origen
al nacimiento del derecho de prioridad.
En virtud de este derecho, el solicitante cuenta con un plazo de 12 meses desde la
fecha de presentacin de su solicitud para presentarla en otros pases, manteniendo
como fecha de presentacin de aquellas solicitudes posteriores, la de la primera presentacin (fecha de prioridad).
3.6 Proteccin internacional mediante el sistema PCT

El Sistema PCT (Patent Cooperation Treaty): Organismo encargado OMPI (Oficina
Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar proteccin para una
invencin (patente o modelo de utilidad) en alguno o en todos de los Estados parte del
Tratado en materia de Cooperacin de Patentes, (ms de 144 pases) mediante una nica
solicitud denominada Solicitud internacional (a efectos prcticos es como si se hubiera
presentado en cada uno de los Estados designados por el solicitante).
Slo se unifica la tramitacin previa a la concesin; por tanto, no es un sistema
de concesin automtica de la patente. Estados parte: 144 pases (diciembre
2011).
Fase internacional: Oficina receptora (OEPM): solicitud, publicacin, informe de
bsqueda y examen preliminar, se hace en espaol.
Fase nacional: en las Oficinas Nacionales de cada Estado designado.
Mediante el Sistema Internacional del PCT, se puede solicitar la extensin internacional de una patente depositada en uno de los pases miembros del Tratado. La OMPI
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GUA-MANUAL
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acta como Oficina Internacional coordinando la fase internacional de la tramitacin de

la patente y realizando el informe de bsqueda y el examen preliminar. Posteriormente
se inicia una fase nacional donde cada Oficina nacional, de los pases designados por
el solicitante, juega un papel fundamental en la concesin definitiva de la patente que
se regular por la normativa nacional de cada uno de los pases elegidos. Las patentes
concedida por cada Estado de los designados por el solicitante, conformar una familia
de patentes sobre una misma invencin.
3.7. Invenciones Laborales
Si bien la norma general es considerar que la invencin pertenece a su inventor

(como persona natural que la crea), habitualmente, el mayor nmero de invenciones
realizadas se generan dentro de las empresas, universidades y centros u organismos
pblicos de investigacin. Ello implica el hecho de que existe un mayor porcentaje de
invenciones desarrolladas por personal que trabaja en tales entidades que por inventores autnomos o independientes.
Por otra parte, no existe en Europa ninguna norma comn ni armonizadora que haya
abordado las relaciones entre el personal y las entidades pblicas o privadas para las que
trabajan o desarrollan su actividad. Tal es as, que el propio Convenio de Patente Europea
remite, en esta materia, a la Legislacin del Estado donde el trabajador ejerza la actividad
principal o donde el empresario tenga el establecimiento del cual el empleado dependa.
Por ello, los sistemas de patentes nacionales establecen una regulacin sobre los
derechos que corresponden al trabajador y a la entidad para la que desempean sus
funciones en relacin a lo que denominan invenciones laborales.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que, con independencia de la legislacin nacional establecida por cada Estado, existe un vaco legal en el entorno europeo que resulta
necesario cubrir, considerando que, cada vez con mayor frecuencia, existen proyectos
transnacionales de I+D+i desarrollados entre entes pblicos y/o privados de diferentes
Estados o, en no pocas ocasiones, por personal que desempea sus funciones en otras
empresas o entidades diferentes a aquellas a las que se encuentra vinculado como profesional, como consecuencia de un periodo o estancia temporal. Tngase en cuenta,
que un profesional puede desarrollar un invento durante una estancia temporal en el
seno de otra empresa o centro pblico diferente al que se encuentra vinculado, ubicado
igualmente en otro Estado diferente, sin que exista una norma comn que establezca al
menos unas directrices o principios aplicables a tales supuestos.
Con el fin de simplificar el rgimen de invenciones laborales establecidos en el sistema de patentes nacional portugus y el espaol, se reproducen los siguientes cuadros.
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GUA-MANUAL Propiedad Industrial e Intelectual
PROTECCIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS INDICACIONES

GEOGRFICAS PROTEGIDAS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES GEOGRFICAS.
4. PROTECCIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS INDICACIONES

GEOGRFICAS PROTEGIDAS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES,
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES GEOGRFICAS.
Otras figuras que conforman la propiedad industrial son los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las indicaciones geogrficas protegidas, tales como las
Denominaciones de Origen.
Los signos distintivos sirven para identificar y diferenciar tanto los productos y servicios que se encuentran en el mercado como para identificar el origen empresarial de stos.
Qu es una marca?
Todo signo susceptible de representacin grafica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Se trata del signo distintivo
ms utilizado, e identifica a los productos y/o los servicios ofrecidos por las empresas.
Qu signos pueden constituir una marca?

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a
las personas; las imgenes (logotipos, grficos), figuras, smbolos y dibujos; las letras, las
cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales (ejemplo: envases, envoltorios y
la forma del producto); los hologramas e incluso los signos sonoros.
Qu es un nombre comercial?
Todo signo susceptible de representacin grfica que sirve para identificar a una
empresa y distinguirla de otras empresas que desarrollen actividades idnticas o similares (es decir, de sus competidores). El nombre comercial identifica a la empresa como
operadora en el mercado, en su relacin con los consumidores y usuarios.
El nombre comercial puede ser utilizado y registrado por un profesional autnomo
(freelance) como ensea distintiva de su empresa y de su actividad comercial.
Qu es una Indicacin Geogrfica en sentido general?

Es el nombre o denominacin geogrfico que informa sobre el origen territorial del
producto al que se aplica y de que este producto posee cualidades singulares, respecto
de otros productos de la misma especie o naturaleza, imputables esencialmente a factures naturales o huanos propios del territorio de origen.
Dentro de esta categora se han derivado dos subcategoras: las Denominaciones de
Origen y la Indicacin Geogrfica propiamente dicha.
Qu es una Denominacin de Origen?

Es el nombre geogrfico de una regin, lugar determinado o, en algn caso, de un
pas- que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde
ese nombre y cuya calidad o caractersticas son debidas fundamentalmente o exclusi-
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vamente al medio geogrfico con sus factures naturales y humanos, y cuya produccin,
transformacin y elaboracin se realizan en la zona geogrfica determinada.
Qu es una Indicacin Geogrfica determinada?

Es el nombre geogrfico de una regin, lugar determinado o, en algn caso, de un
pas- que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde ese
nombre y que posee una cualidad determinada, una reputacin u otra caractersticas
que pueda atribuirse a dicho origen geogrfico y cuya produccin y/o transformacin
y/o elaboracin se realiza en la zona geogrfica determinada.
Tanto en Espaa como en Portugal es aplicable el Reglamento CE n 510/2006 del

Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la proteccin de las indicaciones geogrficas y de
las denominaciones de origen de los productos agrcolas y alimenticios que establece las
normas de registro y proteccin de estos distintivos. Salvo excepciones, las solicitudes
de registro de una marca comercial no podrn contener alusiones a Denominaciones de
Origen o a Indicaciones Geogrficas registradas.
Internacional: La proteccin internacional se realiza mediante Tratados internacionales como el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, y el Arreglo
de Lisboa relativo a la Proteccin de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional), donde la OMPI, como Organizacin internacional juega un papel relevante.
4.1 Las marcas y los nombres comerciales. Proteccin nacional de las

marcas en Espaa y Portugal.
Marcas
Las marcas ofertadas en el mercado atienden, en trminos generales, a la identificacin de productos o servicios.
35

Tanto en Espaa como en Portugal, el registro de una marca requiere de una peticin de solicitud de registro y la reproduccin del signo que se desea registrar. Adems,
el solicitante deber designar la clase de productos y servicios que desea proteger para
ser identificados bajo la misma.
Tipos de marcas
Las marcas pueden clafisicarse de muchas formas, si bien indicamos las ms usuales:
1) En funcin de su representacin grfica:
Marcas Denominativas:
Formadas por un signo denominativo sin un
Ejemplo:
contexto grfico o figurativo determinado
Marcas Grficas: Formadas por slo por un signo
grfico. Son las denominadas habitualmente como
logo o logotipo.
Ejemplo:
Marcas Mixtas (Figurativas): Son las

formadas por una combinacin de las dos
anteriores.
Ejemplos:
Marcas Tridimensionales: Formadas por la propia forma

del producto o elementos tridimensionales
Ejemplo:
Marcas Sonoras: Formadas por un signo sonoro o musical

2) En funcin del tipo de bienes o servicios que designan (por su oferta en el
mercado):
En Portugal no existe esta diferenciacin entre marcas de producto o de servicios, si
bien la obligatoria designacin de una o varias clases de la clasificacin de Niza se traduce, al igual que ocurre en Espaa, en el registro de una marca que designa productos,
servicios o ambos.
Marcas de Productos:
Dirigidas a identificar productos
Ejemplo:
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Marcas de Servicios:
Dirigidas a identificar servicios, de Ejemplos:
venta o comercializacin, de distribucin, servicios profesionales, etc
3) En funcin del grado de conocimiento por el pblico:
Marcas Notorias: Aquellas conocidas por el sector
del pblico al que se destinan en funcin de su actividad. La notoriedad exigida se entiende asociada a una
Ejemplo:
regin o pas determinados.
En Portugal no existe la categora de marca notoria, pero s (Marca notoria en Espaa de productos crnicos jamones y embutidos- )
la de marca renombrada.
Marcas Renombradas: Aquellas conocidas por el

pblico general, con independencia del sector del
pblico al que se destinan. El renombre exigido se enEjemplo:
tiende asociado a una regin o pas determinados.
4) Por su uso colectivo:
Marcas Colectivas: Dirigidas a identificar los productos o
servicios ofertados por los miembros una asociacin.
En Portugal, el equivalente a esta categora de marcas se denomina
Marcas de Asociacin.
Ejemplo:
Marcas de Garantia o Marcas de Certificacion. Dirigidas a identificar productos o servicios con Garanta
de que cumplen unos requisitos de calidad, elaboracin y homogeneidad o con Certificacin de Calidad
Ejemplos:
Dnde se registra una marca nacional?

El registro de una marca nacional en Espaa debe realizarse mediante una instancia
de solicitud (en formulario oficial) presentada ante la OEPM. Se inicia as un procedimiento administrativo cuya duracin se extiende a varios meses y que finaliza con una
resolucin que concede o deniega el registro.
El registro de una marca nacional en Portugal debe realizarse mediante una instancia
de solicitud (en formulario oficial) presentada ante el INPI. Se inicia as un procedimiento
administrativo cuya duracin se extiende a varios meses y que finaliza con una resolucin que concede o deniega el registro.
Es importante sealar que en ambos procedimientos los titulares de marcas anteriormente registradas o, en su caso, de otros derechos de propiedad industrial o intelectual,
pueden plantear objeciones al registro de marcas idnticas o similares aplicadas a
productos o servicios idnticos o similares. Se trata as de evitar cualquier riesgo de confusin o asociacin entre la marca anteriormente registrada y la que se registra en una
fecha posterior.
Concesin o Denegacin de la marca solicitada:

Si la marca solicitada no incurre en alguna de las prohibiciones de registro, la Oficina
nacional encargada (OEPM o INPI), concedern la misma por un periodo de vigencia de
10 aos, a contar desde la fecha de solicitud; siendo renovable por periodos sucesivos
de 10 aos.
37

Si la marca solicitada incurre en algunas de las prohibiciones de registro, las Oficinas
denegarn la marca, siendo dicha resolucin recurrible.
La marca como objeto de propiedad

Con independencia de la transmisin de la totalidad o de parte de la empresa, la
marca y su solicitud pueden transmitirse, darse en garanta o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otros negocios jurdicos.
Por tanto la solicitud como la marca pueden ser objeto de licencias sobre la totalidad
o una parte de los productos y servicios para los cuales est registrada.
La licencia de marca puede ser una va para extender a un nuevo mercado geogrfico
la fabricacin, distribucin o comercializacin de productos o servicios bajo una marca
determinada. Existen muchos contratos en los que la licencia de marca es clave para que
el consumidor final adquiera un producto o servicio que identifica al licenciante, tales
como el contrato de franquicia, de suministro, de distribucin, etc.
La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva.
Las marcas y los nombres comerciales tambin pueden transmitirse independiente
de su empresa.
Ejemplo de transferencia de marca.
Kraft compra el negocio de galletas de Danone por 5.300 millones - Fuente: El Pas
03/07/2007 - Marcas transferidas: LU (Prncipe de Beukelaer ) y TUC, entre otras.
Bimbo Mxico compra la marca Bimbo en Espaa a la multinacional norteamericana
Sara Lee - Fuente: Cinco Dias 11/10/2011 - Marcas transferidas: BIMBO (entre otras)

La proteccin de las marcas es territorial, es decir, no existe un sistema unitario de
registro mundial que otorgue proteccin automtica en todos y cada uno de los pases
existentes.
Por otra parte, si bien el carcter territorial de estos derechos obliga a que el registro
de una marca se deba realizar en cada pas donde queremos protegerla, existen dos
sistemas no excluyentes entre s, ni incompatibles con el registro de y una marca realizado directamente en cada pas, que pueden facilitar el trmite hasta la concesin final
de una marca all donde nos interesa proteger. Estos sistemas son: el sistema de Marca
Comunitaria y el Sistema Internacional.
LA MARCA COMUNITARIA
La marca comunitaria es una modalidad de registro de los signos distintivos cuyo
sistema fue implantado en 1996 por la Unin Europea con el objetivo de amparar, mediante un procedimiento nico e igualitario para todos, la totalidad de los Estados que
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conforman la Unin Europea, (27 miembros en la actualidad), y con validez en todo el

territorio de la UE.
La OAMI es la Oficina encargada del registro de marca comunitaria, conforme a lo dispuesto por los Reglamentos que regulan su tramitacin. La sede de la OAMI se encuentra
situada en la ciudad de Alicante (Espaa) y es, hoy da, un referente mundial en cuanto
a nmero de solicitudes de marcas que, provenientes de empresas de todas las partes
del mundo, pretenden alcanzar la proteccin de sus signos distintivos en el conjunto de
territorios que conforman la Unin Europea.
Ventajas de la Marca Comunitaria:

nico procedimiento;
una solicitud nica;
una lengua de procedimiento nica;
un nico centro administrativo;
un nico expediente que tramitar;
efectos jurdicos en todos los Estados de la UE
LA MARCA INTERNACIONAL
El denominado sistema de registro internacional, es en realidad un procedimiento de
solicitud de internacionalizacin de una marca, con la ventaja de que simplifica y unifica
los trmites de sta y cuya finalidad es obtener, en cada uno de los pases designados
por el solicitante, un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de
una marca nacional presentada directamente en cada Oficina de los pases designados.
Este mecanismo de internacionalizacin de una marca, conocido tambin como
Sistema de Madrid, en el que participan 80 Estados, comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.
La Oficina encargada de la administracin de las solicitudes internacionales es la
OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual), cuya sede se encuentra en la ciudad
de Ginebra (Suiza).
La marca internacional no es una marca que sea registrable en todo el mundo, sino
39

nicamente en los pases seleccionados por el solicitante, de entre los integrados en el
Sistema de Madrid que, como hemos mencionado, conformado en la actualidad por
80 pases. Por lo tanto, no puede utilizarse este sistema para proteger la marca en otros
pases que no son miembros del Sistema de Madrid.
La marca internacional es vlida durante 10 aos, a contar desde su solicitud, y puede
renovarse indefinidamente por periodos de 10 aos, presentando la solicitud de renovacin oportuna ante la OMPI.
En el resto de pases que no forman parte del Sistema Internacional ni son Estados
miembros de la Unin Europea, el registro de una marca slo puede realizarse mediante
la presentacin de una solicitud de registro en la Oficina de Registro del Pas o Estado
de inters; generalmente, con la intermediacin de abogado o agente profesional con
oficina abierta en dicho Pas.
5. PROTECCIN DE LAS CREACIONES DE FORMA: LOS DISEOS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

En las ltimas dcadas se ha desarrollado de forma espectacular el nmero de productos con una esttica industrial que los diferencia de otros de la misma especie o
gnero. Tanto la propia forma visual de un producto, como la forma de presentarlo
mediante envases o envoltorios singulares, permiten a las empresas distinguirse de sus
competidores.
Innovar en la forma (diseo) de un producto, incide de forma directa en los consumidores, ya que resultan mucho ms atractivos. Crear una nueva forma para la apariencia
o presentacin de un producto es innovar en su diseo. La proteccin jurdica sobre las
creaciones de forma se centra en confeccionar un derecho exclusivo sobre la apariencia
externa de los productos.
Qu es un diseo industrial?
Es el Ttulo o certificado por el que se protege la apariencia externa de la totalidad

o de una parte de un producto, que se derive de las caractersticas de, en particular, las
lneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en s o de su
ornamentacin. Tipos de Diseo: Bidimensional (Denominado tambin Dibujo Industrial) y Tridimensional (denominado igualmente Modelo Industrial).
La duracin de la proteccin conferida por los Diseos Industriales es de 5 aos
contados desde la fecha de presentacin de la solicitud de registro, si bien, pueden renovarse por uno o ms perodos sucesivos de 5 aos hasta un mximo de 25 aos.
Se protege el aspecto visual, su configuracin externa, la forma en cmo lo percibimos.
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GUA-MANUAL
e Intelectual
PROTECCIN DE LAS CREACIONES DE FORMA:

LOS DISEOS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.
Tradicionalmente, han existido dos formas o tipos de diseos industriales:

- Modelos Industriales: Protegen un diseo industrial tridimensional.
- Dibujos Industriales: Protegen diseos industriales bidimensionales
Dnde y Cmo registrar un diseo industrial?

El registro de un diseo industrial nacional en Espaa se realiza ante la OEPM, oficina
encargada del procedimiento de registro. El registro de un diseo industrial nacional en
Portugal se realiza ante el INPI, organismo encargado del procedimiento de registro.
Requisitos comunes de registro:
Para que un dibujo o modelo industrial (diseo industrial) pueda protegerse debe ser
nuevo y poseer carcter singular:
Novedad
1. Se considerar que un diseo es nuevo cuando ningn otro diseo idntico
haya sido hecho accesible al pblico antes de la fecha de presentacin de la
solicitud de registro.
Observacin: Se permite un periodo de gracia de divulgacin de 12 meses,
realizado por el creador del diseo, previos a la fecha de presentacin de la solicitud de registro en la Oficina correspondiente (OEPM para diseos tramitados
en Espaa, INPI para diseos tramitados en Portugal).
2. Se considerarn idnticos los diseos cuyas caractersticas difieran slo en detalles irrelevantes.
Carcter singular.
1. Se considerar que un diseo posee carcter singular cuando la impresin
general que produzca en el usuario informado difiera de la impresin general
producida en dicho usuario por cualquier otro diseo que haya sido hecho accesible al pblico antes de la fecha de presentacin de la solicitud de registro.
2. Para determinar si el diseo posee carcter singular se tendr en cuenta el
grado de libertad del autor para desarrollar el diseo.
5.1 Los Diseos, Dibujos y Modelos Industriales. Proteccin nacional en

Espaa y Portugal.
Resumen del procedimiento de registro de un diseo industrial nacional
En Espaa: La solicitud puede presentarse en formulario oficial (papel) aportndose una representacin grfica del diseo a proteger. Pueden presentarse hasta 50
variantes dentro de una misma clase de productos, si bien, deben abonarse las tasas
correspondientes. Cada variante puede ir acompaada de la representacin de hasta 3
perspectivas diferentes, en el caso de que el diseo sea tridimensional. Una vez solici-
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GUA-MANUAL
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PROTECCIN DE LAS CREACIONES DE FORMA:

LOS DISEOS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.
tado, la OEPM realiza un examen de forma. Si no existen defectos en la solicitud, tras el
examen se publica en el BOPI y, si no hay oposicin al registro por parte de terceros, la
OEPM lo concede.
En Portugal: Existen dos tipos de solicitudes de diseo: simples (cuando la solicitud est formada por un solo producto) o mltiples (cuando la solicitud est formada
por un conjunto de productos inseparables, como por ejemplo, un juego de cartas de
mesa, o un conjunto de fichas de un tablero de ajedrez). Una solicitud mltiple puede
incluir hasta 100 productos, siempre que todos ellos pertenezcan a la misma clase de la
Clasificacin Internacional de Locarno, si bien, cada uno de los productos deber cumplir con los requisitos de concesin. Los diseos pueden ser bidimensionales (dibujos)
o tridimensionales.
La solicitud puede presentarse en papel y tambin online aportndose una representacin grfica del diseo o diseos a proteger. Una vez presentada la solicitud, el
INPI examinar las si se cumplen las formalidades exigidas, concedindose el registro
una vez superado.
El solicitante puede optar a que el INPI mantenga en secreto el diseo hasta transcurridos 30 meses desde la presentacin de la solicitud de registro. Una vez transcurridos,
el diseo se publicar en el Boletn de la Propiedad Industrial concedindose un plazo de
2 meses para que puedan oponerse al registro las personas que se sientan perjudicadas
con el mismo.
5.2 Proteccin Comunitaria e Internacional.

Vas de Proteccin Internacional
Va comunitaria.
Un diseo industrial puede protegerse como Diseo Comunitario, mediante una
nica solicitud presentada ante la OAMI (Oficina de la Marca y el Diseo Comunitarios),
situada en Alicante (Espaa). Dicho diseo es a todos los efectos nico, concedindose,
denegndose o anulndose para todo el territorio de la Unin Europea.
Va sistema internacional.
Por medio de este procedimiento, regulado por el Arreglo de la Haya que comprende las Actas de 1934, 1960, 1967, Protocolo de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra
de 1999, es posible realizar una solicitud simultanea para 55 pases o regiones miembros,
entre la que se encuentra Espaa.
Tanto para la proteccin de un diseo por va nacional, comunitaria o internacional, existe una Clasificacin Internacional de Dibujos y Modelos, denominada
Clasificacin de Locarno (8 edicin), si bien, cada Oficina se encarga de ubicar cada
diseo solicitado en la clase que le corresponde.
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LA PROTECCIN DE LA INFORMACIN CONFIDENCIAL: EL

SECRETO INDUSTRIAL.
6. LA PROTECCIN DE LA INFORMACIN CONFIDENCIAL: EL SECRETO

INDUSTRIAL.
6.1. El Know-How y el Secreto Industrial en Espaa y Portugal.
SECRETOS INDUSTRIALES
Muchas empresas, instituciones, grupos de investigacin etc., guardan con recelo informacin relevante acerca de su actividad. En algunos casos, la informacin mantenida
en secreto puede ser de tal importancia que slo unos pocos cercanos a ella conocen
con detalle su contenido. Estos secretos empresariales son los que se conocen como
secretos industriales.
El secreto industrial no es un sistema propiamente dicho de proteccin (no existe un
registro ni se confiere ttulo o certificado de acreditacin de derecho alguno), sino que
consiste en una obligacin jurdica de determinadas personas involucradas en una
empresa o conjunto de empresas. Esta forma de proteccin es peligrosa, porque no
impedira que cualquiera llegase al mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso
protegiese por medio de patente u otra forma de proteccin que crea derechos de propiedad que obligan a todos, incluso, en determinados aspectos, al poseedor del secreto.
La prdida del carcter de secreto puede deberse a un descuido del titular del mismo
por no observar todas las medidas necesarias para su mantenimiento en esa situacin.
Este sistema es aconsejable para partes de una tecnologa, es decir, mantener en
secreto una parte y otras protegerlas por otras vas (por ejemplo patentes).
Si tu empresa tiene una forma propia de realizar o desarrollar su actividad, fabricar
sus productos, elaborar por medio de procedimientos, no conocidos por terceros y que
suponen un valor aadido a su negocio, puede protegerlos mediante incorporacin en
todos sus contratos de clusulas de secreto industrial. Se suelen establecer adems,
clusulas de penalizacin por incumplimiento (obligando al pago de una cantidad
econmica).
Existen muchos sectores donde el secreto industrial es un componente clave de proteccin de las empresas.
Realmente, cualquier sector tecnolgico mantiene en secreto muchas partes de su

kno-how.
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LA PROTECCIN DE LA INFORMACIN CONFIDENCIAL:

EL SECRETO INDUSTRIAL.
Tipos de Informacin Confidencial:
Informacin de clientes
Listas, requisitos, historial de pagos, historial personal, informacin sobre personas de contactos, mtodos de adquisicin de bienes/servicios; informacin de
precios para clientes especiales
Planes de la entidad
marketing, expansin, contraccin, mercados de inters, contratacin, posibles
inters en absorciones, nuevos productos/servicios, invenciones y descubrimientos
Informacin financiera
Historial de realizaciones, proyecciones, puntos fuertes y dbiles
Productos/Servicios
desarrollos, productos, secretos industriales, frmulas, procesos, mtodos, etc.
Otras informaciones confidenciales del negocio
Alianzas de negocio, proyectos especficos, problemas relacionados con los empleados o con la direccin, etc.
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e Intelectual
LA PROTECCIN DE LA INFORMACIN CONFIDENCIAL: EL

SECRETO INDUSTRIAL.
Quin est obligado a guardar secreto?:
LOS EMPLEADOS:
Obligacin para los empleados de una empresa o los investigadores de un centro
de investigacin o institucin, derivada del contrato de trabajo, del deber contractual
de la buena fe que rige esta relacin, y mantener los secretos relativos a la explotacin y
negocios del empresario, institucin o centro para el que trabajan.
Observacin: La difusin, revelacin o cesin de un secreto de empresa llevada a
cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligacin de guardar reserva, puede
ser e incluso constitutivo de un delito penal.
Es importante recordar a los empleados la obligacin de secreto con respecto a la
actividad que desarrollan en la empresa o institucin mediante la inclusin expresa de
esta obligacin en el contrato de trabajo.
NO EMPLEADOS:
Necesario hacerles firmar un acuerdo de secreto o de confidencialidad en el que
se indiquen estas circunstancias y la penalizacin en que pueden incurrir en el supuesto
de no cumplir estas obligaciones.
Un acuerdo de secreto es un contrato entre varias personas que les va a permitir
intercambiar informacin relevante, relativa a conocimientos importantes para las personas que la estn intercambiando. En el mismo sentido se debe establecer cuales son
las obligaciones.
En otras ocasiones se pueden establecer clusulas de confidencialidad sobre la informacin a la que las partes puedan tener acceso como consecuencia de la colaboracin
y que pueden ser relevantes.
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e Intelectual
INFORMACIN TECNOLGICA Y VIGILANCIA TECNOLGICA.
7. INFORMACIN TECNOLGICA Y VIGILANCIA TECNOLGICA.

Introduccin:
Las empresas, instituciones, centros tecnolgicos y centros de investigacin pueden
manejar en los procesos de innovacin e investigacin multitud de informacin de diferente naturaleza:
Informacin CIENTFICA: Fuente de informacin: Artculos cientficos, Libros,
Otras publicaciones, Charlas, Conferencias y Congresos.
Informacin TCNICA: Fuente de Informacin: Artculos cientficos y, especialmente, documentos de PATENTES
Informacin JURDICA/ADMINISTRATIVA: Fuente de informacin: dictmenes,
normas, resoluciones, sentencias.
Informacin FINANCIERA, COMERCIAL Y PERIODSTICA
Informacin GRIS: informacin difcil de archivar: catlogos, noticias, informes, etc
La informacin tecnolgica es aquella informacin ordenada y procesada sobre
un sector tcnico determinado que nos puede facilitar datos relevantes acerca de los
ltimos avances conseguidos en dicho sector, de las patentes existentes en el mismo,
de la prdida de derechos sobre stas y, en definitiva, de cualquier informacin que,
siendo de carcter tcnico, puede ser relevante para la toma de decisiones a partir de su
conocimiento.
La informacin tecnolgica podemos obtenerla de:
Bases de datos de acceso pblico y gratuito.
Bases de datos de pago (de acceso pblico o privado)
RSS: servicios de alerta y redifusin (sindicacin) de contenidos. Actualizan la
informacin de forma selectiva por parmetros de inters.
Software especficos de gestin de la informacin.
Informes Tecnolgicos personalizados.
Publicaciones especializadas.
Otros medios de publicacin o difusin.
7.1. Los informes de patentabilidad. Utilidades.

Son informes en los que se realiza un anlisis en profundidad de las patentes que se
han publicado a nivel mundial y que guardan relacin con una tecnologa o invencin
determinada.
Contienen un comentario sobre el resultado de la bsqueda que facilita la interpretacin del Informe. Se acompaan de copias de documentos considerados particularmente
relevantes en relacin con el objeto de la bsqueda y listados de las referencias recuperadas de las bases de datos consultadas.
Los Informes de Patentabilidad pueden ser realizados por especialistas cualificados.
En Espaa, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) y en Portugal el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INPI), pueden realizar este tipo informes a peticin
del interesado. Adems, es aconsejable que, posteriormente, sean valorados por algn
profesional especializado.
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e Intelectual
Utilidad de los Informes de Patentabilidad

Permiten:
conocer el Estado de la Tcnica existente en un sector muy concreto.
valorar los requisitos de patentabilidad (particularmente novedad)
proporcionan informacin de gran utilidad a la hora de tomar decisiones relativas a trmites de Propiedad Industrial
conocer cul es la situacin jurdica de determinadas patentes, lo que puede
orientar en materia de negociaciones de licencia y del posible valor econmico
que las patentes tienen
conocer el alcance de proteccin mediante patente en un determinado sector
7.2. Los servicios de informacin tecnolgica y vigilancia tecnolgica de

la OEPM y el INPI. Utilidades. Bases de datos pblicas y privadas.
VIGILANCIA TECNOLGICA
Es el proceso continuo de recogida y anlisis de informacin, derivada de los documentos de patentes nacionales e internacionales (bsqueda sobre el Estado de la Tcnica)
y otro tipo de documentos (ej. Artculos cientficos, Normativa, Sentencias, ), que ayuda en
la toma de decisiones a todo tipo de organizaciones, empresas e instituciones, particularmente a los grupos de investigacin. Son informes que proporcionan, con la periodicidad
deseada por el solicitante, referencias bibliogrficas de las patentes publicadas dentro y/o
fuera de Espaa y de Portugal en relacin con el tema definido por el propio solicitante.
Utilidad de la Vigilancia Tecnolgica
Permite a una empresa estar permanentemente informada de la evolucin y
novedades ms significativas del entorno tecnolgico en que se desarrollan sus
actividades, as como de las tecnologas que patentan las empresas de la competencia.
Por qu son relevantes los documentos de patentes? Qu informacin

nos pueden ofrecer?
Sirven para planificar proyectos de I+D+I (investigacin e innovacin):
- Valorar qu proyectos destinar ms dinero
- Valorar qu proyecto puede tener ms retorno (relevancia econmica)
- Determinar qu riesgos se asumen en base a las patentes publicadas.
- Estudiar qu patentes se encuentran en vigor y cuales caducadas.
- Tomar decisiones informadas
Sirven para conocer cules son las principales lneas de innovacin de competidores o de los sectores de inters. (Actualizacin en el sector de inters)
Sirven para conocer qu tecnologas emergentes estn apareciendo en mi especialidad o sector y tambin para conocer la existencia y actualizacin de otros
sectores que pueden mejorar mi investigacin
Saber qu hacen los competidores. Qu patentan? Qu patentes han caducado y puedo utilizar?
Quines son los lderes de un rea determinada? (Empresas, Centros de investigacin, equipos, personas)
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e Intelectual

Qu patentes estn prximas a caducar?
Qu resultados propios podemos patentar (patentabilidad)
Infringimos patentes de terceros?
Esquema de Rodenberg (2004) sobre la relacin de la Vigilancia y la Inteligencia Estratgica.
Etapas de un proceso de vigilancia tecnolgica
definicin del problema y delimitacin de las tecnologas de inters

identificacin de las fuentes
bsqueda
anlisis
validacin de la informacin
elaboracin de informes parciales y finales
Detectar tecnologas/mtodos similares y analizarlos. Ayuda a la delimitacin
de la nuestra. Seleccionar las + interesantes. Qu ventajas tienen? Qu inconvenientes? Comparar con la nuestra. Estudiar la situacin jurdico-legal de las
tecnologas: estn patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.
Identificar los grupos y proyectos de investigacin de las tecnologas similares.
Revisin del entorno cientfico (Valorar posibles acuerdos para mejorar).
Detectar y analizar otras tecnologas y patentes que puedan afectar (positiva o
negativamente) a nuestro desarrollo.
Identificar el entorno empresarial de las tecnologas y estudiar si ofrecen la tecnologa especfica que estamos desarrollando u otras equivalentes, similares,
cercanas (grados, valoracin, anlisis comparativo). Qu ventajas podemos
ofrecer?
Formas de comercializacin: transferencia tecnolgica, socios comerciales, etc.
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e Intelectual
Si el proceso de vigilancia tecnolgica se realiza de forma peridica, obtenemos

lo que se denomina alerta tecnolgica:
Automatizando perfiles de bsqueda y ejecutndose con la periodicidad deseada (ya se manual o automtico)
Creando un sistema de novedades asociados a cada perfil en el rea de inters.
Distribuyendo la informacin a los departamentos tcnicos o grupos de investigacin
Se elaboran boletines de alerta, (resmenes) que pueden establecerse con carcter trimestral, mensual, semanal, etc.
Las Bases de datos de patentes como fuentes de informacin:

Son bases de datos globales muy bien estructuradas.
Localizan informaciones muy fiables.
Son herramientas muy potentes para centrar las bsquedas.
Se rigen por una clasificacin jerrquica que presenta el Estado de la Tcnica en
distintos niveles hasta llegar a definiciones muy concretas. (La octava edicin
de CIP
Clasificacin Internacional de Patentes) dispone de unos 70.000 cdigos de clasificaciones para describir todas las tecnologas patentadas. La CIP, se utiliza en
todos los pases del mundo, aunque hay algunos pases u organizaciones que
mantienen su propia clasificacin (USA, Japn, Europa). Los cdigos de la IPC se
pueden consultar en espaol, francs e ingls, entre otros idiomas.
ECLA o Clasificacin Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero ms selectiva:
130.000 cdigos. Es de mucho inters cuando se desean realizar bsquedas muy
concretas.
BASES DE DATOS
Entre las bases de datos pblicas podemos hablar de dos tipos: bibliogrficas (que
son aquellas que permiten buscar documentos de patentes con su contenido) y registrales (que permiten averiguar la situacin jurdica registral, esto es, comprobar si una
patente se encuentra en vigor).
Tanto la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) como el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI) ofrecen a travs de sus correspondientes portales web,
bases de datos on-line de acceso gratuito que permiten realizar bsquedas de documentos de patentes. Adems, ambas Oficinas ofrecen servicios de pago que realizan sus
funcionarios bajo peticin de los interesados.
Adems, la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organizacin Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y algunas Oficinas de patentes nacionales como la Japonesa (JPO)
o la Estadounidense (UPSTO), ofrecen bases de datos online de documentos de patentes
publicadas acceso gratuito.
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BASES DE DATOS DE ACCESO PLICO Y GRATUITO
BASES DE DATOS BIBLIOGRFICAS: - Se accede al texto completo de las patentes
Invenes
www.oepm.es/ Base de datos de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas
(OEPM). Permite el acceso a los documentos de Patentes publicadas en Espaa.
Servicios Online INPI (Pesquisas)
www.marcasepatentes.pt/ Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI). Permite el acceso a los documentos de patentes publicadas en
Portugal.
Espacenet
http://ep.espacenet.com/. Base de la Oficina Europea de Patentes (EPO www.
epo.org). Contiene ms de 60 millones de documentos de 71 pases y 10 campos de bsqueda.
Lusopat Espacenet. Base de datos promovida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) que permite el acceso a documentos de patentes tramitadas ante
diferentes organismos de habla lusa.
Latipat Espacenet. Base de datos promovida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) que permite el acceso a documentos de patentes tramitadas ante
diferentes organismos de pases latinoamericanos de habla hispano-luso.
Patent scope
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp. Base de la OMPI con solicitudes PCT.
Depatisnet
http://depatisnet.dpma.de/. Base de la Oficina Alemana de Patentes. Contiene
ms de 20 millones de documentos de 10 pases y 30 campos de bsqueda.
Permite buscar en el texto completo en algunas colecciones.
Free patents on line
http://www.freepatentsonline.com/. Sistema que consulta de manera conjunta las colecciones de patentes US, EP, JP y PCT.
Patent Lens
http://www.patentlens.net/daisy/ patentlens/patentlens.html. Sistema que
consulta de manera conjunta las colecciones de patentes US, EP, PCT y AU.
Prior smart
http://www.priorsmart.com/. Sistema que consulta de manera conjunta de
los servidores o bases de datos: ESPACENET, LATIPAT, USAPAT, PATENTSCOPE;
PATENT LENS.
JPO Search
www.jpo.go.ip. Base de datos de la Oficina Japonesa de Patentes que ofrece un
traductor automtico de patentes japonesas.
PatFT and AppFT (USPTO)
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.
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GUA-MANUAL
e Intelectual
BASES DE DATOS REGISTRALES: Se accede a la situacin jurdica de las patentes

Observacin: Algunas de las Bases de datos bibliogrficas citadas anteriormente, permiten el acceso a la situacin registral de los expedientes. Tal es el caso de las bases de
datos de los servicios online del INPI (Portugal).
Sintadex (OEPM-Espaa): www.oepm.es
Servicios Online del INPI (Portugal): www.inpi.pt / www.marcasepatentes.pt
Register Plus (EPO): www.epo.org
PatentScope (OMPI/WIPO): www.wipo.int
Public PAIR (USPTO-USA): www.uspto.gov
BASES DE DATOS DE ACCESO PRIVADO (DE PAGO)
Derwent World Patent Index
http://scientific.thomson.com/products/dii/. Base de datos con informacin
de patentes de ms de 40 pases. Es propiedad del grupo Thomson y accesible a
travs de diversos distribuidores.
Dephion
http://www.delphion.com/. Sistema integrado de bsqueda de patentes, incluye el acceso al Derwent Patent Indexy a las colecciones de patentes US, EP;
DE, JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo Thomson
Thomson Innovation
http://www.thomsoninnovation.com/. Sistema integrado de bsqueda de
patentes, que incluye adems de las colecciones que se indican en DELPHION el
acceso a publicaciones cientficas.
Total Patent
http://law.lexisnexis.com/total-patent. Sistema integrado de la empresa
LEXIS-NEXIS. Las colecciones son algo diferentes a las de Thomson Innovation.
SumoBrain
http://www.sumobrain.com/. Sistema integrado de consulta, incluyetextos
completos. Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free Patents on line.
Chemical Abstracts (ACS/STN). Productos qumicos (formulacin). Tambin
revistas.
IMSPatents (IMS). Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.
Thomson Pharma (Thomson). Sistema de bsqueda de patentes clnicas, farma
y toxicologa. Busca tambin por secuencias de ADN.
7.3. Aspectos relativos a la infraccin de derechos de propiedad industrial e intelectual. El papel de la OEPM (Espaa) y del INPI (Portugal)
en la proteccin y defensa de los derechos de propiedad industrial.
En los ltimos aos, la creciente infraccin de los derechos de propiedad industria e
intelectual ha motivado que, tanto en Espaa como en Portugal, se hayan implementado
medidas adecuadas para luchar contra la falsificacin y la piratera. Entre las medidas
ms relevantes podemos citar, por un lado, la informacin a los ciudadanos y, por otro,
la mejora en la eficacia de la proteccin de estos derechos.
51
GUA-MANUAL
e Intelectual

Cada vez hay ms informacin dirigida a los consumidores y usuarios sobre la recomendacin de no adquirir productos falsos o copiados. Este tipo de productos atentan
contra los derechos de terceros, perjudicando a sus titulares no slo econmicamente,
sino tambin en su inters por seguir innovando y crear nuevos productos o nuevos
diseos. Por otra parte, los productos falsificados o copiados no se encuentran sujetos a
ningn tipo de control, por lo que pueden no ser seguros y no garantizan el mismo nivel
de calidad que los productos originales.
Por ello, la Informacin al ciudadano es fundamental, ya que promueve el respeto a
los derechos de propiedad industrial e intelectual, necesarios para el desarrollo tecnolgico, industrial y econmico de los pases.
Por otro lado, en los ltimos aos se ha mejorado la eficacia en la proteccin de estos
derechos, implementando normas jurdicas ms adecuadas y mejorando la colaboracin
entre los organismos (nacionales e internacionales) implicados en su defensa.
Acciones contra la infraccin de derechos de propiedad industrial o intelectual
dentro del mercado espaol y portugus:
Tanto en Espaa como en Portugal se pueden promover acciones civiles o penales
contra la vulneracin de los derechos de propiedad industrial o intelectual.
La infraccin de los derechos de propiedad industrial o intelectual de mbito civil
se diferencia de los actos de falsificacin o piratera relativos a estos mismos derechos
perseguidos en el mbito penal. En general, la infraccin en el mbito civil atiende a la
vulneracin de estos derechos por medio de actos con fines comerciales que no tienen
una entidad suficiente para ser tratados en el mbito penal, dejando para esta ltima
va penal las conductas ms graves de infraccin, tales como la falsificacin (relativa a
derechos de propiedad industrial) o la piratera (relativa a los derechos de propiedad
intelectual). Mientras la va civil debe promoverse a instancia del interesado/titular de los
derechos supuestamente vulnerados, la va penal se perseguirse, adems, de oficio por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguido por los Tribunales.
Si bien en Espaa y en Portugal existen diferencias de mbito procesal, debido a las
particularidades de cada uno de los sistemas y sus jurisdicciones, podemos establecer
de forma muy general las acciones comunes que en ambos pases pueden reclamarse.
En la va civil, el titular del derecho lesionado puede reclamar:
La cesacin de los actos que violen su derecho.
La indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos.
La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccin del
derecho lesionado.
El embargo y/o destruccin de los productos infractores.
Adems, en la va civil, el titular de los derechos puede solicitar a los Tribunales,
dentro de ciertos lmites, medidas dirigidas a la averiguacin de hechos, diligencias
orientadas a facilitar datos sobre el alcance de la infraccin y la adopcin de medidas
cautelares dirigidas a evitar la continuacin de la infraccin hasta que haya un pronunciamiento (o sentencia) sobre la infraccin.
En la va penal, la infraccin de los derechos de propiedad industrial e intelectual
suponen un delito que puede ser sancionado con una multa o incluso con una pena de
prisin. Adems, el infractor puede verse obligado a:
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e Intelectual
Cerrar temporalmente o definitivamente el establecimiento o negocio que ha

servido de medio para la vulneracin.
Responder de la responsabilidad civil derivada del delito cometido, reparando las
consecuencias de sus actos, e indemnizando de los daos y perjuicios causados.
Acciones contra la infraccin de derechos de propiedad industrial o intelectual
en las fronteras aduaneras:
La normativa comunitaria vigente, otorga a las Autoridades Aduaneras la habilitacin correspondiente para realizar diferentes actuaciones de oficio en materia de lucha
contra la falsificacin y piratera de productos protegidos por los derechos de propiedad
industrial e intelectual.
Adems, los titulares de estos derechos, pueden igualmente reclamar la intervencin
de dichas Autoridades, previa acreditacin de la existencia y vigencia de los derechos,
solicitando la retencin de las mercancas sospechosas que puedan haberlos vulnerado.
De esta forma, se impide que las mercancas retenidas entren en las vas de comercializacin o distribucin. Una vez acordada la retencin el titular deber presentar en un plazo
de 10 das, la correspondiente denuncia penal o demanda civil o, en su caso, las medidas
cautelares correspondientes.
El papel de la OEPM (Espaa) y del INPI (Portugal) en la proteccin y defensa de los
derechos de propiedad industrial.
La OEPM (en Espaa) y el INPI (en Portugal) juegan un papel fundamental en la proteccin y defensa de los derechos de propiedad industrial.
Desde el punto de vista de la proteccin, ambos organismos son los encargados en
sus respectivos pases del registro efectivo de los principales derechos de propiedad
industrial: patentes, marcas y diseos industriales.
Adems, como registros pblicos que son, ofrecen informacin fehaciente y detallada sobre la situacin actualizada de cada uno de los derechos de propiedad industrial
inscritos.
Otras actividades de la OEPM y del INPI:
Promueven la proteccin y defensa de los derechos de propiedad industrial,
mediante la organizacin de Jornadas, Charlas o Conferencias.
Realizan actos de difusin de la propiedad industrial.
Facilitan informacin a los ciudadanos.
Colaboran con otras instituciones y organismos, nacionales e internacionales,
en el desarrollo y mejora de los sistemas de proteccin, gestin y registro de los
derechos de propiedad industrial.
Ofrecen informacin normativa actualizada sobre propiedad industrial
Ofrecen servicios de informacin tecnolgica y de vigilancia tecnolgica.
Etc
Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de propiedad industrial, ambos
organismos son los encargados en sus respectivos pases de colaborar con las Autoridades Aduaneras y con los Tribunales facilitando informacin detallada sobre los derechos
de propiedad industrial inscritos que tales organismos puedan requerir.
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e Intelectual
OTRAS PROTECCIONES DE INTERS
8. OTRAS PROTECCIONES DE INTERS.

8.1. La proteccin jurdica del Software.
Tanto en Espaa como en Portugal, continuando con la tradicin europea, la proteccin del software se reconduce, generalmente, a travs de las normas jurdicas propias
de los derechos de autor que permiten la proteccin jurdica de los programas de ordenador entendidos stos como obras intelectuales.
La Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la proteccin jurdica de programas de ordenador (91/250/CEE) y posteriormente, la Directiva n. 93/98/CEE, del
Consejo, de 29 de Octubre, relativa a la armonizacin del plazo de proteccin de los
derechos de autor y ciertos derechos conexos, permite que en Espaa y Portugal existan
importantes coincidencias en la materia.
Proteccin en Espaa:
En particular, la legislacin espaola considera al programa de ordenador una obra
intelectual protegible siempre que sea original, en el sentido de ser una creacin intelectual propia de su autor. La ley de propiedad intelectual espaola establece un rgimen
jurdico propio para los programas de ordenador definindolos como toda secuencia
de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en
un sistema informtico para realizar una funcin o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresin y fijacin. En definitiva,
y en lnea con la Directiva, la proteccin se aplicar a cualquier forma de expresin
de un programa de ordenador. Adems, entiende dicha normativa que la expresin
programas de ordenador comprender tambin su documentacin preparatoria, extendindose la proteccin igualmente a la documentacin tcnica y a los manuales de uso
del programa.
Proteccin en Portugal:
La legislacin portuguesa, como consecuencia de la Directiva del Consejo de 14 de
mayo de 1991 sobre la proteccin jurdica de programas de ordenador (91/250/CEE),
regul mediante el Decreto-Ley n. 252/94 de 20 de Octubre, la proteccin de los programas de ordenador equiparndolos como obras intelectuales. En dicha norma creada para
los programas de ordenador, se transponen los principios marcados por la Directivas, de
tal forma que, al igual que ocurre en Espaa, la expresin programas de ordenador
comprender tambin su documentacin preparatoria y se aplicar a cualquier forma
de expresin de un programa de ordenador.
Ahora bien, hay que tener en cuenta, que al igual que ocurre en Espaa, las ideas y
principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador,
incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarn protegidos mediante
derechos de autor.
Efectivamente, esta exclusin de proteccin se encuentra en consonancia con el
principio bsico de la expresin, como resultado del proceso creativo, requiriendo la
fijacin de la obra en cualquier medio o soporte como condicin necesaria para que
nazcan los derechos de autor sobre la misma.
Por otra parte, al igual que en la legislacin espaola, el programa de ordenador que-
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GUA-MANUAL
e Intelectual
dar protegido si fuere original en el sentido de que sea una creacin intelectual propia
de su autor, sin que se pueda aplicar ningn otro criterio para conceder la proteccin.
Son por tanto, dos los requisitos para la proteccin:
la originalidad de la obra y
su expresin en cualquier medio o soporte.
As mismo, en la legislacin portuguesa, al igual que ocurre con la legislacin espaola, se protege la traduccin, adaptacin, arreglo y cualquier otra transformacin de
un programa de ordenador y la reproduccin de los resultados de tales actos, considerndose obras derivadas, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme
el programa de ordenador, esto es, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra
derivada (transformada).
Requisitos de Registro de un Software en el Registro de propiedad intelectual en Espaa:

Para registrar un programa de ordenador en Espaa, se debe aportar, adems de
cumplimentar el formulario correspondiente creado para tal efecto por el Registro de
Propiedad Intelectual:
1. La totalidad del cdigo fuente, que debe presentarse como ejemplar identificativo del programa de ordenador. Se podr presentar en soporte digital
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e Intelectual

(CD-ROM, DVD) siempre que pueda ser legible por un PC sin necesidad de tratamiento previo, o en soporte papel debidamente encuadernado y paginado.
2. El ejecutable del programa en un soporte cuyo contenido pueda ser examinado
por el Registro (CD-ROM, DVD), legible por un PC sin necesidad de tratamiento
previo, haciendo constar ttulo y autor o autores en el soporte. Si el programa no
tiene ejecutable, deberemos justificarlo por escrito.
3. Opcionalmente, aunque recomendable, puede presentarse una memoria en
soporte papel, encuadernada y paginada, con los siguientes datos:
- Una breve descripcin del programa de ordenador.
- Lenguaje de programacin.
- Entorno operativo.
- Listado de ficheros.
- Diagrama de flujo.
Requisitos de Registro de un Software en el Registro de propiedad intelectual en Portugal:

Para registrar un programa de ordenador en Portugal, se requiere cumplimentar el
formulario general para la inscripcin de obras literarias, artsticas y cientficas, creado
por la Inspeccin General de Actividades Culturales (sede del Registro de la Propiedad
Intelectual), en el que se deber indicar, adems de los datos del solicitante y del autor
o autores:
- El tipo de obra intelectual que se desea inscribir, designando la opcin de Literaria o Cientfica y en la subclasificacin de Software.
- Ttulo del programa de ordenador
- Breve descripcin de la obra
Adems, se debe aportar una copia del programa de ordenador.
Sobre las invenciones implementadas en ordenador.

Si bien, debemos partir de que tanto en Espaa como en Portugal se excluye de
patentabilidad a los programas informticos, es posible que un determinado programa
de ordenador pueda formar parte de una patente o de un modelo de utilidad, pudiendo
gozar de la proteccin que pudiera corresponderles por aplicacin del rgimen jurdico
de la propiedad industrial. A este tipo de invenciones, que se valen o sirven de un programa informtico se les denomina invenciones implementadas en ordenador. (Ver
epgrafe 4.3.)
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GESTIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. HABILIDADES
9. GESTIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. HABILIDADES.
GESTIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es muy importante tener en cuenta que la estrategia de I+D de una empresa o, en su
caso, los proyectos de investigacin llevados en Centros, Instituciones u Organizaciones
debe basarse, adems de por criterios cientficos, en una buena gestin de la propiedad
industrial e intelectual.
Conocer el sector de la tcnica cercano o complementario a una nueva tecnologa
que estamos desarrollando o sobre la que estamos investigado o, bien, sobre la que pretendemos iniciar tales acciones, puede resultar determinante para conseguir resultados
rentables.
Por otra parte, conocer la situacin jurdica de las patentes ms cercanas y relevantes
a nuestra actividad permitir establecer estrategias de actuacin con garantas.
Igualmente, debemos incorporar habilidades de gestin de los expedientes propios
sobre relativos a nuestros activos intangibles manteniendo perfectamente documentados todos y cada uno de los elementos que los integran. Los datos principales y los
complementarios (e incluso las ideas o notas) que vayan surgiendo, deberan incorporarse a cada expediente.
Elabore Protocolos Internos de actuacin para:
Regular la relacin entre departamentos e investigadores (cooperacin)
Mantener registros de actividades (cuadernos de laboratorio) u otros documentos de anotaciones que ayuden a demostrar quines, cundo y en qu medida
participan en un resultado patentable
Detectar los resultados patentables y diferenciarlos de los no patentable
Formar al personal e investigadores en cuestiones bsicas de propiedad industrial e intelectual
Evitar divulgaciones previas a la tramitacin de patentes (se aconseja crear un
comit de publicaciones con 1 experto en patentes)
Establecer cundo se debe patentar y cuando es recomendable no hacerlo, determinando las mejores vas de proteccin.
Evitar divulgaciones perjudiciales
Evitar la fuga de informacin confidencial
Integrar los principios de la propiedad industrial e intelectual en toda la organizacin.
Crear un portafolio de patentes
Su empresa puede crear un portafolio de patentes (a tener en cuenta):
Archivar los expedientes (incluidos cuadernos de laboratorio, anotaciones e
ideas asociadas o vinculadas)
Establecer cronolgicamente las personas vinculadas a cada expediente y su
grado de participacin.
Incorporar clusulas de confidencialidad en los contratos del personal y en los
acuerdos de colaboracin.
Identificar a los inventores (como las personas que han contribuido de manera
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e Intelectual
determinante para la realizacin de, al menos, una reivindicacin de la patente

en cuyo objeto han intervenido).
Incorpore a cada expediente los documentos relevantes de la informacin tecnolgica con el fin de estudiar y evaluar su contenido.
Realice un estudio jurdico de la situacin de las patentes ms cercanas para
con el fin de conocer su alcance (para evitar infracciones) y conocer su vigencia
(para saber cundo expirarn los derechos exclusivos). Valore los riesgos de su
actuacin y determine la libertad de operaciones.
Elabore una agenda de anotaciones de registros donde incorpore todas sus
patentes, sus nmeros de expedientes, fechas de presentacin y de prioridad,
pases designados, situacin actual, trmites realizados y pendientes por realizar,
pago de tasas y anualidades, licencias y contratos, cesiones y cuantos actos puedan ser relevantes para un conocimiento exhaustivo de su situacin.
Revise y actualice su portafolio regularmente.
Aydese de una aplicacin informtica de gestin de la propiedad industrial.
FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Las patentes cuentan con una parte tcnica y otra jurdica que deben ser consideradas de forma conjunta para maximizar su valor en las empresas (universidades o
instituciones).
- Para ello, es muy importante que, dentro de estas entidades, haya personal que:
conozca los desarrollos tecnolgicos (innovacin) de la empresa (o, en el caso
de la universidad o centro de investigacin, de los proyectos de investigacin
en cada grupo) y recopile toda la informacin tcnica que se vaya divulgando
relacionada con ese desarrollo o investigacin.
valore el riesgo en cada etapa de la investigacin o desarrollo: realizando estudios de patentabilidad, estudie posibles infracciones, seleccione las posibles
dianas, su formulacin etc..
proponga y realice una proteccin eficaz de los resultados (mediante la tramitacin de patentes u otras figuras de proteccin).
realice, cuando sea necesario, procesos de Due Diligence*, en la adquisicin
de productos (o licencias) de las patentes e incluso de las empresas.
participe en la redaccin de los contratos
preparen a la empresa en el caso de ser demandados o de presentar una demanda por infraccin.
Aydese del consejo y asesoramiento de profesionales.
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e Intelectual
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
10. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.

10.1. Introduccin
La transferencia de tecnologa puede definirse como el proceso de transferir de
una organizacin a otra los conocimientos derivados de las labores o actuaciones de
investigacin o de innovacin con el fin de promover su desarrollo y/o su comercializacin. Esta transferencia se lleva a cabo por lo general a travs de la firma de acuerdos (o
contratos) por el que se establece un rgimen de cesin o licencias sobre tales resultados o conocimientos.
En los acuerdos de licencia, la organizacin concede un permiso (licencia) para utilizar sus conocimientos (activos intangibles) a cambio de regalas o royalties u otro tipo
de retribuciones. Los derechos de propiedad industrial e intelectual permiten a las organizaciones ser titulares de pleno derecho de los resultados de sus investigaciones y
controlar el uso de los mismos; por lo que, en gran medida, suelen ser el fundamento de
la transferencia de tecnologa.
En la Transferencia de Tecnologa es importante realizar procesos de due diligence
sobre los derechos de propiedad industrial (patentes). Una due dilligence es un estudio
exhaustivo acerca de la situacin del portafolio de derechos de propiedad industrial o
intelectual del objeto en base al cual se realiza la transferencia.
10.2. Transmisin y Licencias de patentes.

Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto
de licencias y de usufructo. Tambin pueden ser dadas en garanta mediante la constitucin, por ejemplo, de una hipoteca mobiliaria.
Cualquier acto de transmisin o licencia, cuando se realicen entre vivos, debern
constar por escrito para que sean vlidos.
Qu se entiende por cesin?
Una cesin entraa la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente

al cesionario, de tal forma que el adquirente se sita como nuevo titular. Se trata de una
venta del bien inmaterial donde el antiguo titular ya no ostentar la propiedad de la misma.
La cesin implica la transferencia de la propiedad de la patente de forma definitiva
e irrevocable.
La forma de pago por la transferencia suele realizarse como venta a tanto alzado.
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e Intelectual
10
Que se entiende por conceder en licencia una patente?
La licencia de una patente implica que el titular de esa patente concede los derechos
de explotacin de la misma a un tercero.
Se trata de un acuerdo o contrato, por el cual que se fijan las condiciones de la concesin de los derechos de explotacin.
Los acuerdos de licencia suelen ser revocables.
El titular de la patente puede concede uno o varios derechos de explotacin de la
misma a un tercero:
De fabricacin / Produccin / Elaboracin / Ensayos
De distribucin
De exportacin/importacin de un producto patentado
De comercializacin
Etc.
Pueden estar Limitadas a una zona o regin geogrfica determinada
Observacines importantes: La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras
desarrolladas posteriormente en la patente por su titular. En cualquier caso, este extremo
debera ser abordado en el acuerdo de licencia con el fin de dejar delimitada el alcance
de la misma.
La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas regalas (o
royalties)
Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su
totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo
el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o
no exclusivas.
Podrn ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente
a un licenciatario que viole alguno de los lmites en el acuerdo de licencia.
Tipos de Licencias:
Exclusivas / No exclusivas
Parciales / Totales
Para todo el territorio nacional / una parte del territorio.
Para toda la vigencia de la patente / limitadas temporalmente
Obligatorias / De pleno Derecho
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e Intelectual

Observaciones: Si no se especifica en el contrato de licencia, el licenciatario tendr
derecho a realizar todos los actos que integran la explotacin de la invencin patentada,
en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duracin de la
patente, aunque no de forma exclusiva.
Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o
conceda una licencia sobre las mismas, est obligado a poner a disposicin del adquirente o del licenciatario los conocimientos tcnicos que posea y que resulten necesarios
para poder proceder a una adecuada explotacin de la invencin.
El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estar
obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgacin
Licencias Obligatorias
En determinados supuestos, las legislaciones establecen la obligacin al titular de
una patente de establecer licencias sobre su explotacin. Este imperativo legal da nombre a este tipo de licencias que se justifican: por una falta o insuficiencia previa de su
explotacin, por motivos de inters pblico, o en razn de la existencia de otro derecho
de propiedad industrial (particularmente otra patente o una variedad vegetal) que por
la estrecha vinculacin entre los objetos protegidos resulta necesario el otorgamiento
de una licencia sobre esta para que el objeto protegido por el derecho de propiedad
industrial posterior, pueda ser explotado sin infraccin del anterior.
Obligacin de explotacin de las patentes:

El titular de la patente est obligado a explotar la invencin patentada, bien por s
o por persona autorizada por l, mediante su ejecucin en el territorio nacional o en el
territorio de un Estado miembro de la Organizacin Mundial del Comercio de forma que
dicha explotacin resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional ,
en un plazo de 4 aos desde la fecha de presentacin de la solicitud de la patente o del
modelo de utilidad o en tres aos desde la fecha en que se publique la concesin en la
Gaceta o Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, con aplicacin automtica del plazo
que expire mas tarde. Estos plazos son los mismos para Espaa y Portugal.
Si la patente no se explota en el plazo sealado, el titular est obligado a ofertar
licencias obligatorias encaminadas a que la patente se explote.
Licencias de pleno derecho:

Se denominan as las licencias voluntarias que el titular de una patente ofrece a
cualquier interesado en explotarla, solicitando la mediacin de las Oficinas de Registro
(OEPM en Espaa e INPI en Portugal) que se encargan de darles publicidad a cambio de
una reduccin en las tasas de mantenimiento.
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e Intelectual

Estimaciones para su valoracin.
10
Valoracin de la Tecnologa licenciada o cedida:

La tecnologa transferida o licenciada en un proceso de Transferencia Tecnolgica
puede ser valorada en funcin de diversos factores, considerando para ellos los siguientes aspectos:
en funcin del coste producido en el desarrollo de la tecnologa a licenciar.
en funcin de los ingresos que pudieran obtenerse.
en funcin del mercado.
Otros criterios
- en funcin de su calidad intrnseca (por ejemplo, considerando la importancia
y estado del desarrollo de la tecnologa)
- en funcin de su proteccin (por ejemplo, alcance y carcter ejecutorio de la
licencia)
- en funcin de consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamao y
participacin)
- en funcin de consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, terceros)
- en funcin de las aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, actividades de investigacin y comercializacin)
- en funcin de consideraciones financieras (por ejemplo, mrgenes de beneficio, costos de aplicacin y servicio de garanta)
- en funcin del riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios por patentes)
- en funcin de consideraciones de carcter jurdico (por ejemplo, duracin de
los derechos de licencia)
10.3. La eficacia en la proteccin y el retorno de la inversin.

En la economa actual, las patentes juegan un papel determinante como fuente
impulsora del conocimiento. Las empresas utilizan el sistema de patentes buscando
rentabilizar su esfuerzo innovador. Las universidades hacen uso del sistema de patentes
con la finalidad de proteger el conocimiento desarrollado en su quehacer cientfico e
investigador y poder ser transmitido a la sociedad, con el reconocimiento a su labor.
En ambos casos una adecuada proteccin resulta necesaria para poder garantizar
la continuidad de sus objetivos. La eficacia en la proteccin de sus desarrollos resulta
vital para lograr el retorno de la inversin y poder seguir as transfiriendo a la sociedad
los avances logrados que conforman su inagotable y siempre renovado conocimiento.
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GUA-MANUAL
e Intelectual

Principios para una proteccin eficaz de la innovacin e investigacin:
Excelente conocimiento por los agentes implicados del sistema de patentes y su
funcionamiento.
Formacin continua en propiedad industrial del personal investigador.
Manejar bases de datos documentales de patentes para evitar la duplicidad de
proteccin.
Llevar a cabo procesos continuos de vigilancia tecnolgica.
Proteger adecuadamente los resultados parciales y los resultados finales conseguidos en los proyectos de innovacin e investigacin.
Acudir a profesionales especializados en propiedad industrial e intelectual
El papel de las Oficinas de Transferencia de Tecnologa.

Las Oficinas de Transferencia de Tecnologa, tambin denominadas Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigacin (OTRI), cumplen la funcin de potenciar
y difundir el papel de las universidades, y otras instituciones u organismos vinculados,
como elementos clave dentro de los sistemas nacionales de innovacin e investigacin.
Estas Oficinas promueven la transferencia de los desarrollos generados por las
universidades y otros organismos vinculados, a favor de las empresas interesadas en
adquirirlos, como medio, canal o va en beneficio ltimo de la sociedad. La Universidad,
por medio de su labor cientfica e investigadora, genera conocimiento que debe ser repercutido a la sociedad.
La dificultad de transformar el
conocimiento y la innovacin producidos en el seno de las universidades
en productos y servicios finales dirigidos a la sociedad, exige la necesidad
de transferirlos a aquellos agentes socioeconmicos que, con su capacidad
y experiencia, permitan ponerlos finalmente a disposicin de los ciudadanos.
De esta forma, con la transferencia del conocimiento generado, la
sociedad se beneficia al tiempo que
las universidades pueden ver el retorno de la inversin realizada en su
esfuerzo por servir a la sociedad.
Jorge Garca Domnguez
Abogado especializado en propiedad industrial
64

PropiedadIndustrialeIntelectual ES

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Jorge Garca Domnguez

Director Garca Domnguez & Asociados

2. La proteccin jurdica de la Innovacin, Desarrollo e Investigacin

4. Proteccin de los signos distintivos y las indicaciones geogrficas

7. Informacin Tecnolgica y Vigilancia Tecnolgica.

9. Gestin de la Propiedad Industrial. Habilidades.

10. Transferencia del Conocimiento.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN DE

1. INTRODUCCIN. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN DE

exclusivos que contribuyen al retorno de la inversin acometida en dichas actividades.

BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1.1. La Propiedad Industrial e Intelectual en Espaa y Portugal. Oficinas

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN DE

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

1.2. Sistemas Comunitarios e Internacionales para la proteccin de la

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN DE

ya que la internacionalizacin no opera de manera automtica.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA PROTECCIN

Funcin de la Propiedad Industrial e Intelectual en la empresa de base

Instrumentos Jurdicos posibles de proteccin de las EBTs

2.1 Deteccin de activos intangibles:

Cumplimenta un cuadro como este (ver pgina sigiente):

Imaginemos que usted trabaja en un centro de investigacin y que su equipo cuenta

Imaginemos que usted es directivo de una empresa que desarrollos de programas

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

3. PROTECCIN DE LAS INVENCIONES: PATENTES Y MODELOS DE

Se puede definir invencin como el resultado de la accin y efecto de inventar, e

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

3.1. Patentes y Modelos de Utilidad.

Diferencia Importante: En Espaa, Mientras la Patente requiere para su validez de

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

en el entorno nacional. En Portugal, sin embargo, el requisito de novedad exigido en el

Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad en Espaa

Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad en Portugal

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

El Modelo de Utilidad, como indica su propia denominacin, se caracteriza por su

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

La Patente es un mecanismo de proteccin jurdica mucho ms eficaz que la publicacin cientfica.

3.2. Proteccin nacional de las invenciones en Espaa y Portugal. Diferencias.

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

As mismo, un solicitante en Portugal tambin podr, alternativamente, presentar

Cuadro de diferencias y similitudes entre el modelo de utilidad espaol

Elementos comunes de una memoria de patente en Espaa y en Portugal.

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

3.3 Especial atencin a la proteccin de las invenciones biotecnolgicas.

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

aplicacin industrial mencionada y la novedad -) sta sera susceptible de ser patentable,

En Espaa y Portugal, la legislacin de Patentes, establece que son patentables las

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

Otros requisitos de importancia:

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

(o a su utilizacin); o bien, cuando la materia biolgica no pueda ser descrita

3.4 Las invenciones implementadas en ordenador.

Patentabilidad de las Invenciones implementadas en ordenador

Tipos de invenciones implementadas en ordenador:

De producto: Se reivindica un dispositivo o aparato programado, red informtica

PROTECCIN DE LAS INVENCIONES:

3.5 Proteccin en Europa.