Roj: STS 3850/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3850

Id Cendoj: 28079130012016100095
rgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Seccin: 1
N de Recurso: 71/2013
N de Resolucin: 1820/2016
Procedimiento: CONTENCIOSO - APELACION
Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
Tipo de Resolucin: Sentencia

SENTENCIA
En Madrid, a 18 de julio de 2016
Esta Sala ha visto el Procedimiento de revisin de sentencia 71/2013, interpuesto por el Procurador
de los Tribunales D. Francisco Velasco Muoz-Cuellar, en nombre y representacin de Laboratorios Liconsa,
S.A., contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2011, dictada por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo en el Recurso de Casacin 740/2011 , sobre patentes europeas. Han intervenido como
partes recurridas la entidad mercantil Medichem, S.A., representada por la Procuradora D. Rosa Sorribes
Calle, y la mercantil Merck Sharp & Dohme de Espaa, S.A., representada por el Procurador D. Francisco
Jos Abajo Abril. Ha informado el Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Valverde

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Merck Sharp & Dohme Espaa, S.A. interpuso Recurso contencioso-administrativo
contra el Acuerdo de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que dej sin
efecto actos anteriores publicados en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006
y 16 de julio de 2006, que haban admitido los textos de las traducciones de diversas patentes europeas
(nmeros 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553); el
acuerdo recurrido mantuvo los "respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para
Espaa conforme a la traduccin inicial presentada en aplicacin de los artculos 65 CPE y 7 y 11 del Real
Decreto 2.424/1986 ".
Del anterior Recurso Contencioso-administrativo conoci la Seccin Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (RCA 1511/2006), la cual dict
Sentencia el 7 de octubre de 2010 , desestimatoria de la demanda.
SEGUNDO.- La anterior sentencia fue recurrida en casacin por la mercantil Merck Sharp & Dohme
Espaa, S.A., que fue resuelto por Sentencia de 21 de noviembre de 2011, dictada por la Seccin Tercera de
esta Sala del Tribunal Supremo en el Recurso de Casacin 740/2011 , la cual estim el recurso de casacin
interpuesto y acord "Estimar el recurso contencioso-administrativo nmero 1511/2006 y anular el acuerdo de
la Oficina Espaola de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 en lo relativo a la revisin de la traduccin
al espaol de la patente europea nmero EP 0253310, cuyo nmero de solicitud era el 87109919, publicada
en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006".
TERCERO.- Contra la anterior sentencia se inst incidente de nulidad de actuaciones por la entidad
mercantil Medichem, S.A., incidente de nulidad de actuaciones que fue desestimado por Auto de la Seccin
Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2014 .
CUARTO.- Con fecha 17 de octubre de 2013, la mercantil Laboratorios Liconsa,S.A. present en el
Registro General de este Tribunal demanda de revisin contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2011 ,
dictada por la Seccin Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo en el Recurso de Casacin 740/2011, con
base en el artculo 102.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso
Administrativa (LRJCA), fundada en la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unin Europea
dictada en el asunto C-444/11 y publicada el 18 de julio de 2013, que sostiene la interpretacin jurdico-

comunitaria contraria de la mantenida por la sentencia objeto de revisin en relacin con la interpretacin de
los artculos 27 y 70 del ADPIC, y que, de haber sido conocida en sede casacional, hubiera provocado una
sentencia de signo diametralmente opuesto.
Aade, con invocacin del Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ex art. 24.1 CE , que la
aplicacin de la doctrina jurisprudencial comunitaria, en relacin con la primaca del Derecho de la Unin
Europea, produce la necesidad de que este Tribunal flexibilice el motivo de revisin aqu invocado en sentido
similar a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artculo 510.1 expresamente permite que el documento decisivo
sea no slo "recobrado" sino tambin "obtenido" con posterioridad al dictado de la sentencia firme, de forma
tal que no haga imposible para el justiciable la eficacia ex tunc (retroactiva) de la sentencia dictada por el
Tribunal europeo, ya que esta demanda de revisin es el nico y ltimo cauce procesal previsto en nuestro
ordenamiento jurdico a travs del cual es posible rescindir una sentencia firme que conculca el Derecho de
la Unin Europea.
QUINTO .- Por Diligencia de ordenacin de la Sra. Letrado de la Administracin de Justicia de esta
Seccin de 30 de octubre de 2013 se tuvo por personada a la parte recurrente, acordndose librar despacho a
la Seccin Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo para que emplazara en forma a cuantos hubieran sido
parte en el recurso, con excepcin de la recurrente y remitiera a esta Sala Tercera el correspondiente rollo.
SEXTO .- Han comparecido como parte recurrida las mercantiles Merck Sharp & Dohme de
Espaa, S. A. y Medichem, S. A.
La primera se opone a la demanda mediante escrito presentado el 9 de abril de 2014, alegando que los
supuestos resueltos por las Sentencias objeto de revisin y por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea
no son iguales, y que, adems, esta ltima no puede considerarse como documento recobrado a efectos del
artculo 102.1.a) de la LRJCA , al ser de fecha posterior a la de sentencia cuya revisin se pretende.
Por su parte, la otra entidad, por escrito presentado el 30 de mayo de 2014, solicita la estimacin de
la demanda.
SPTIMO.- Con fecha 12 de junio de 2014 se presenta escrito por la Asociacin Espaola de
Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacuticas Genricas (AESEG), representada por la
Procuradora D. Rosa Sorribes Calle, solicitando su personacin en el presente procedimiento como
interviniente adhesivo simple de la parte recurrente o, en su caso, como parte recurrente, peticin que fue
desestimada por Auto de esta Sala de 17 de septiembre de 2015 .
OCTAVO.- La representacin procesal de Laboratorios Liconsa, S. A. solicita, por escrito presentado
el 7 de julio de 2014, que esta Sala eleve al Tribunal de Justicia de la Unin Europea una serie de cuestiones
prejudiciales, acordndose, por auto de 17 de septiembre de 2015 , diferir a la audiencia que se seale para
votacin y fallo la decisin sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.
NOVENO.- Por providencia de 24 de noviembre de 2015 se acord no haber lugar a la celebracin
de la vista solicitada por la recurrente y a cuya peticin se adhiri la recurrida Medichem, S. A., y pasar las
actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, que fue emitido mediante escrito presentado el 15 de enero de
2016.
En dicho informe, el Fiscal manifiesta que el documento en que se funda la revisin es de fecha
posterior a la fecha de la sentencia, por lo que no puede considerarse como un documento recobrado a efectos
de revisin, incluso aunque proceda del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, citando al efecto varias
sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo; aade que aunque el legislador ha aadido recientemente un
nuevo motivo de revisin de las sentencias firmes a travs de la Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio, sin
embargo, no ha estimado oportuno modificar el artculo 102.1.a) de la LRJCA , incluyendo como documento
decisivo a efectos de la revisin una sentencia posterior dictada por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea
o por otro Tribunal comunitario.
DCIMO .- Por diligencia de ordenacin de 19 de enero de 2016 se declararon las actuaciones
conclusas y pendientes de sealamiento, y, por nueva diligencia de ordenacin de fecha 8 de julio de 2016 se
seal para votacin y fallo de este Procedimiento de revisin de sentencia el da 14 de julio de 2016, fecha
en la que, efectivamente, tuvo lugar.
UNDCIMO .- En la sustanciacin del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna, a travs de la presente demanda de revisin, la Sentencia de 21 de noviembre

de 2011, dictada por esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en el Recurso de
Casacin 740/2011 , con base en el artculo 102.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccin Contencioso Administrativa (LRJCA).
SEGUNDO.- Como cuestin previa debe resolverse sobre la peticin de planteamiento de cuestiones
prejudiciales instada por la representacin procesal de la demandante "Laboratorios Liconsa, S. A.".
A este respecto, ha de tenerse presente que el recurso de revisin no es una tercera instancia
que permita un nuevo replanteamiento de la cuestin discutida en la instancia ordinaria anterior. No cabe,
pues, utilizar este cauce procedimental extraordinario como una forma de reexaminar el caso debatido ante
el Tribunal "a quo" . Dicho sea en otros trminos, no opera en ningn caso el juicio de revisin como
un medio de corregir los errores en que, eventualmente, hubiera podido incurrir la sentencia impugnada.
Por eso, actuaciones procesales como el planteamiento de las cuestiones prejudiciales instadas en este
cauce procedimental especial y extraordinario slo pueden ir dirigidos a acreditar la concurrencia en el caso
examinado de los presupuestos que configuran el juicio de revisin en los trminos establecidos en el artculo
102 de la Ley Jurisdiccional .
Pues bien, la parte actora ha pedido que esta Sala plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unin
Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) Es aplicable la doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013
(tal y como ha sido aclarada en los Autos del TJUE de 30 de enero de 2014) a una patente europea concedida
originariamente con inclusin tanto del producto farmacutico como del procedimiento de fabricacin, pero
respecto de la cual, en lo concerniente a Espaa, dicha patente europea slo se concibi con un juego de
reivindicaciones que afectaba al procedimiento farmacutico al estar en vigor la Reserva espaola al Convenio
de Munich basada en su artculo 167.2.a )?.
2) En el supuesto de que la respuesta fuera afirmativa, es igualmente aplicable esa doctrina
jurisprudencial a un acto administrativo dictado por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) en
el ao 2006, cuando ya haba entrado en vigor el artculo 133 del Tratado de Niza, que posteriormente se
traducira en el artculo 207 TFUE en 2009 , acto aqul dictado en el marco de un procedimiento de revisin
de la traduccin de una patente europea de procedimiento farmacutico mediante el cual se pretende traducir
el juego de reivindicaciones concedido para otros pases de la Organizacin Europea de Patentes, pero no
para Espaa, y ampliar con ello la proteccin de la patente al producto farmacutico en s mismo considerado
ex artculos 27 y 70 ADPIC?.
3) Es en cualquier caso aplicable la doctrina jurisprudencial contenida en la citada Sentencia del TJUE
de 18 de julio de 2013 (tal y como ha sido aclarada en los Autos del TJUE de 30 de enero de 2014) a las
patentes europeas concedidas para Espaa dado el contenido del Protocolo nmero 8 sobre Patentes, del
Acta de Adhesin de Espaa y Portugal a las Comunidades Europeas?.
4) Es aplicable la doctrina Khne & Heitz (Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2004, C-453/00 )
al proceso contencioso-administrativo de revisin de una sentencia firme dictada por un rgano judicial que
conoca en ltima instancia, al que le fue planteada una cuestin prejudicial que fue desestimada por dicho
Tribunal al considerar que la cuestin planteada era clara (materia aclarada), Sentencia que realiza una
interpretacin del Derecho comunitario incompatible con una posterior Sentencia del Tribunal de Justicia (la
tan citada Sentencia de 18 de julio de 2013 , luego aclarada con los Autos del TJUE de 30 de enero de 2014)?.
5) Si la respuesta es afirmativa y es aplicable esa doctrina Khne & Heitz, exige el Derecho
comunitario que, en circunstancias como las expuestas en este caso, el Tribunal Supremo espaol interprete
los motivos de la revisin contencioso-administrativo de manera que permitan la aplicacin del Derecho
comunitario tal y como ha sido interpretado por una Sentencia posterior del Tribunal de Justicia, con
fundamento en el principio de primaca del Derecho comunitario y en los efectos "erga omnes" y "ex tunc" de
las Sentencias del Tribunal de Justicia (en particular de la Sentencia de 18 de julio de 2013 )?.
Pues bien, como dijimos en el Auto de 17 de septiembre de 2015 , en el que acordamos diferir hasta este
momento la resolucin sobre el planteamiento de las cuestiones prejudiciales planteadas, las tres primeras
cuestiones que se interesa que se planteen inciden directamente sobre la cuestin de fondo ventilada en el
proceso contencioso-administrativo del que trae causa la presente revisin, por lo que nicamente podran
tener incidencia en el presente pleito si esta Sala considerara que, adems de los restantes requisitos exigidos

para la concurrencia del motivo de casacin, concurriera el carcter de "decisivo" del documento para resolver
la controversia, y siempre que este Tribunal albergara alguna duda sobre las cuestiones planteadas.
En cambio, las dos ltimas cuestiones prejudiciales cuyo planteamiento se interesa inciden sobre el
alcance que debe darse al motivo de revisin aducido en la demanda, por lo que procede dar contestacin en
primer lugar a estas dos ltimas cuestiones, de las que depende la eficacia de las tres primeras.
TERCERO.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, el planteamiento
de cuestin prejudicial resulta pertinente, a tenor de lo dispuesto en el artculo 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unin Europea (TFUE ), cuando ante el rgano jurisdiccional nacional se suscita
una cuestin sobre la aplicacin de interpretacin de los Tratados de la Unin Europea o de la normativa
comunitaria, respecto de la que existan dudas razonables sobre la compatibilidad de la normativa nacional con
el Derecho comunitario que resulte determinante para resolver la controversia jurdica planteada en el proceso.
Sobre las dos ltimas cuestiones prejudiciales cuyo planteamiento se interesa, esta Sala no alberga
dudas que justifiquen el planteamiento de la cuestin prejudicial interesada.
As, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea (STJUE) invocada por la recurrente --Tribunal de Justicia (CE) Gran Sala, S 13-1-2004, n C- 453/2000--- declara que el principio de cooperacin
que deriva del artculo 10 CE obliga a un rgano administrativo a reconsiderar una resolucin administrativa
firme para tomar en consideracin la interpretacin de la disposicin pertinente del Derecho comunitario
efectuada entre tanto por el Tribunal de Justicia, "... cuando: segn el Derecho nacional, dispone de la facultad
de reconsiderar esta resolucin; la resolucin controvertida ha adquirido firmeza a raz de una sentencia
de un rgano jurisdiccional nacional que resuelve en ltima instancia; dicha sentencia est basada en una
interpretacin del Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior
a ella, es errnea y que se ha adoptado sin someter la cuestin ante el Tribunal de Justicia, con carcter
prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artculo 234 CE , apartado 3, y el interesado se ha dirigido
al rgano administrativo inmediatamente despus de haber tenido conocimiento de dicha jurisprudencia".
Esto es, la obligacin que declara la citada STJUE la condiciona al cumplimiento de cuatro requisitos,
y, al menos, el primero de los requisitos transcritos no concurre en el presente caso, ya que el proceso de
revisin de sentencias firmes regulado en el artculo 102 de la LRJCA no es cauce para reconsiderar, en un
supuesto como el presente, lo acordado en la sentencia firme de esta Sala de 21 de noviembre de 2011 .
En efecto, la revisin basada en un documento recobrado --- artculo 102.1.a) LRJCA ---, exige la
concurrencia de los siguientes motivos:
A) Que los documentos hayan sido "recobrados" con posterioridad al momento en que haya precluido
la posibilidad de aportarlos al proceso;
B) Que tales documentos sean "anteriores" a la data de la sentencia firme objeto de la revisin, habiendo
estado "retenidos" por fuerza mayor o por obra o acto de la parte favorecida con la resolucin firme; y,
C) Que se trate de documentos "decisivos" para resolver la controversia, en el sentido de que, mediante
una provisional apreciacin, pueda inferirse que, de haber sido presentados en el litigio, la decisin recada
tendra un sesgo diferente (por lo que el motivo no puede prosperar y es inoperante si el fallo cuestionado
no variara aun estando unidos aqullos a los autos ---juicio ponderativo que debe realizar, "prima facie" , el
Tribunal al decidir sobre la procedencia de la revisin entablada---).
A mayor abundamiento, cabe aadir que el citado art. 102.1.a) se refiere a los documentos mismos, es
decir, al soporte material que los constituye y no, de entrada, a los datos en ellos constatados; de modo que
los que han de estar ocultados o retenidos por fuerza mayor o por obra de la contraparte a quien favorecen
son los papeles, no sus contenidos directos o indirectos, que pueden acreditarse por cualquier otro medio de
prueba -cuya potencial deficiencia no es posible suplir en va de revisin. ( Sentencia, entre otras, de 12 de
Julio de 2006, RR 10/2005 ).
Por ltimo, y como indica el Fiscal en su informe, esta Sala del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado
en reiteradas ocasiones en el sentido de que una sentencia de cualquier Tribunal de fecha posterior no puede
considerarse como documento a efectos del artculo 102.1.a) de la LRJCA , "incluso ---que no es el caso--aunque proceda del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de las consecuencias
que puedan derivarse" (entre otras, Sentencia de 11 de octubre de 2007 , cit., FD Tercero; en el mismo sentido,
Sentencias de 27 de diciembre de 2005 (rec. rev. nm. 19/2004), FD Segundo ; de 12 de julio de 2006 (rec.

rev. nm. 20/2004), FD Tercero ; y de 2 de julio de 2008 , cit., FD Tercero)" (FD segundo de la STS de 12
de enero de 2012, RR 23/2010 ).
CUARTO.- Por lo expuesto, es claro que una sentencia de fecha posterior a la de la sentencia cuya
revisin se pretende (provenga aqulla de cualquier tribunal ---salvo la excepcin que luego se dir---, con lo
que se respeta el principio de equivalencia, al tener, a los efectos que aqu interesan, la misma consideracin
las sentencias de los Tribunales espaoles que las provenientes del Tribunal de Justicia de la Unin Europea),
no puede considerarse como documento a efectos del artculo 102.1.a) de la LRJCA , y, en consecuencia, no
concurre el requisito de que el Derecho nacional permita, al menos por la va del artculo 102 de la LRJCA ,
reconsiderar lo decidido por una sentencia firme.
Asimismo, y como tambin indica el Fiscal en su informe, la Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio, ha
aadido un nuevo artculo 5 bis a la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ ), y ha
modificado el artculo 102.2 de la LRJCA , en el sentido de poder interponer recurso de revisin ante el Tribunal
Supremo contra una resolucin judicial firme "... cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya
declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el
Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos,
siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de
ningn otro modo que no sea mediante esta revisin".
Esto es, se admite una excepcin a la regla general de que el proceso de revisin no puede fundarse
en una sentencia de fecha posterior a la de la sentencia cuya revisin se pretende, permitindose ahora que
la demanda de revisin pueda interponerse, exclusivamente, contra la sentencia firme recada en el proceso
"a quo" sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que ha violado alguno de
los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales y sus Protocolos.
Pero el supuesto aqu enjuiciado no tiene encaje en la excepcin expuesta.
Por ltimo, la recurrente solicita que este Tribunal flexibilice el motivo de revisin aqu invocado en
sentido similar al artculo 510.1.1 la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC ), sin tener en
cuenta que la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo exige la necesidad de la preexistencia del documento
para considerar ste como "recobrado" u "obtenido" ---por todas, STS, Sala de lo Civil, de 21 de marzo de
2013, RR 46/2010 ---.
QUINTO.- Por todo lo expuesto, no procede plantear las cuestiones prejudiciales interesadas por la parte
demandante y, por los mismos razonamientos expuestos en los Fundamentos anteriores, procede desestimar
la demanda de revisin interpuesta, pues la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unin
Europea dictada en el asunto C-444/11 no puede ser considerada como documento a efectos del artculo
102.1.a) de la LRJCA .
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artculo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso administrativa, procede la imposicin de las costas de este
Procedimiento de revisin a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el
artculo 139.3 de la misma Ley Jurisdiccional , procede a sealar, por todos los conceptos que las integran,
a favor de la recurrida Merck Sharp & Dohme de Espaa, S. A., la cantidad mxima de 4.000 euros, sin
que devengue costa la tambin recurrida Medichem, S. A., al no haberse opuesto a la demanda.

FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitucin, esta Sala
ha decidido 1. Que debemos desestimar y desestimamos el Procedimiento de revisin 71/2013 interpuesto
por Laboratorios Liconsa, S.A., contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2011, dictada por esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el Recurso de Casacin 740/2011 . 2. Que imponemos
las costas del recurso en los trminos expresados.
Notifquese esta resolucin a las partes e insrtese en la coleccion legislativa.
As se acuerda y firma.
PUBLICACIN.- Leda y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don
Rafael Fernandez Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pblica, de lo que como Letrada de la
Administracin de Justicia, certifico.