TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 02-IP-2015

INTERPRETACIN PREJUDICIAL DEL ARTCULO 147 DE

LA DECISIN 486 DE LA COMISIN DE LA COMUNIDAD
ANDINA. CONSULTANTE: DIRECCIN DE SIGNOS
DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL
(INDECOPI)
DE
LA
REPBLICA DEL PER.
ASUNTO: OPOSICIN ANDINA CONTRA EL REGISTRO
DEL NOMBRE COMERCIAL SUPERDRY (MIXTO).
Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Aylln Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco

de Quito, a los veinte das del mes de julio del ao dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 1870-2014-DSD-INDECOPI, de 12 de diciembre de 2014, con sus
respectivos anexos, recibido en este Tribunal, el 8 de enero de 2015, por medio
del cual la Direccin de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y la Proteccin de la Propiedad Intelectual, solicita la interpretacin
prejudicial del artculo 147 de la Decisin 486;
El auto de 3 de junio de 2015, por medio del cual el Tribunal admiti a trmite la
solicitud de interpretacin prejudicial.
La sentencia de interpretacin prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recada
dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableci que la
Direccin de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos del Indecopi
actan como juez nacional (); y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa
para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.
A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estim procedente

destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente
solicitud, lo siguiente:
Partes en el proceso interno.
Solicitante:
Opositora:

Full Import Export E.I.R.L.

Dkh Retail Limited

Hechos.
1. El 11 de junio de 2014, la sociedad Full Import Export E.I.R.L. solicit el registro
del nombre comercial SUPERDRY (mixto), para identificar actividades
econmicas relacionadas con la comercializacin de prendas de vestir de la
Clase 25 de la Clasificacin Internacional de Niza, consignando como la fecha
de primer uso el 10 de junio de 2014. El expediente fue signado con el nmero
578456-2014.
2. El 13 de agosto de 2014, la solicitud se public en el Diario Oficial El Peruano.
3. El 15 de septiembre de 2014, la sociedad Dkh Retail Limited, se opuso a la
solicitud de registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), argumentando
que tiene registrada en Colombia la marca SUPERDRY (denominativa y mixta)
con Certificados 331816, 14041770 y 14041791 para la Clase 25 de la
Clasificacin Internacional de Niza. As como en Per la marca SUPERDRY
(denominativa) con Certificados 132863 para la Clase 25, 132863 para la Clase
35 y la marca SUPERDRYSTORE (denominativa) para la Clase 35 de la
Clasificacin Internacional de Niza.
4. La Direccin de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina interpretacin prejudicial del artculo 147 de la Decisin
486.
Argumentos de la Opositora.
La sociedad Dkh Retail Limited, present escrito de oposicin en el que
manifiesta:
5. Que es legtima propietaria de la marca SUPERDRY, en los pases de Colombia
y Per, inscritas en las Clases 25 y 35 de la Nomenclatura Oficial.
6. Que el inters real en el mercado peruano respecto de las marcas colombianas
se encuentra acreditado con el registro de su marca denominativa en el Per,
SUPERDRY; y con las solicitudes de registro 584645-2014 y 584646-2014,
para las marcas mixtas SUPERDRY, todas ellas para identificar los mismos
productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
2

7. Que el nombre comercial solicitado pretende distinguir los mismos productos de

la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen sus marcas. Asimismo los
productos que pretende distinguir el signo solicitado prendas de vestir, calzado
y sombrerera -, se encuentran vinculados con los servicios de agrupamiento por
cuenta de terceros de ropa y calzado (Clase 35 de la Nomenclatura Oficial).
Toda vez que es usual en el mercado que en los eventos o ferias realizadas por
su empresa, se ofrezcan y comercialicen los productos de la Clase 25 que
pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo suele suceder que empresas
que se dedican a la elaboracin de los productos que pretende distinguir el
signo solicitado tambin realicen servicios de reagrupamiento con la intencin
de impulsar su marca, o viceversa.
8. Que el signo solicitado SUPERDRY (mixto) y las marcas registradas
SUPERDRY (denominativa y mixta) y SUPERDRYSTORE (denominativa) desde
el punto de vista grfico y fontico son muy similares, habiendo el signo
solicitado copiado totalmente la denominacin SUPERDRY de su empresa, por
lo que, estando a todo lo expuesto, existe un alto riesgo de confusin y su
concurrencia en el mercado inducir a error al pblico consumidor, con grave
dao para los legtimos intereses de su representada. Cabe sealar que si bien
los signos en cuestin presentan un tipo de letra caracterstica y otros elementos
figurativos, ello no determina que sean distintos, sino que el consumidor asumir
que el signo solicitado pertenece a la misma familia de las marcas de su
empresa y que proviene de un mismo origen empresarial, lo que no corresponde
a la realidad.
Argumentos de la contestacin.
9. La sociedad Full Import Export E.I.R.L. no ha contestado la oposicin
presentada.
Argumentos contenidos en el oficio por el que se solicita interpretacin
prejudicial.
10. La Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio 1870-2014/DSDINDECOPI, manifiesta que:
11. El INDECOPI, debido a su condicin de autoridad nacional competente tiene a su
cargo la solucin de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos
relacionados con la aplicacin de la normativa andina en materia de Propiedad
Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Agrega que, la Ley de Organizacin
y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en
materia de Propiedad Intelectual, de donde se debe colegir que el mencionado
organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto Juez Nacional.
12. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta
atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el

concepto Juez Nacional (). Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI2007.
13. En el caso concreto, estamos ante una solicitud de registro de nombre comercial,
contra la cual la empresa Dkh Retail Limited ha formulado una oposicin andina,
en virtud al artculo 147 de la Decisin 486.
14. Agrega: En efecto, el primer prrafo del artculo 147 de la acotada norma
supranacional dispone que se entender que tambin tienen legtimo inters para
presentar oposiciones en los dems Pases Miembros, tanto el titular de una
marca idntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al pblico a error, como quien primero solicit el registro
de esa marca en cualquiera de los Pases Miembros. En ambos casos, el opositor
deber acreditar su inters real en el mercado del Pas Miembro donde interponga
la oposicin, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla.
15. Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete el citado artculo.
B.

INTERPRETACIN PREJUDICIAL.
16. Que, el artculo 147 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, forma parte del ordenamiento jurdico comunitario, conforme lo
dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina;
17. Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros;
18. Que, el Tribunal interpretar el siguiente artculo:
-

Solicitado: 147 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina1.

Artculo 147.- A efectos de lo previsto en el artculo anterior, se entender que tambin tienen
legtimo inters para presentar oposiciones en los dems Pases Miembros, tanto el titular de
una marca idntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al pblico a error, como quien primero solicit el registro de esa marca en
cualquiera de los Pases Miembros. En ambos casos, el opositor deber acreditar su inters real
en el mercado del Pas Miembro donde interponga la oposicin, debiendo a tal efecto solicitar el
registro de la marca al momento de interponerla.
La interposicin de una oposicin con base en una marca previamente registrada en cualquiera
de los Pases Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artculo, facultar a la oficina
nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposicin de una oposicin con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Pases Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
artculo, acarrear la suspensin del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la
primera sea conferido. En tal evento ser de aplicacin lo dispuesto en el prrafo precedente.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La finalidad y efectos de la interpretacin prejudicial facultativa.
2. La oposicin andina en general.
3. La oposicin andina en el supuesto del registro de un nombre comercial.
D. ANLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. La finalidad y efectos de la interpretacin prejudicial facultativa.
19. En el Proceso 121-IP-2014, el Tribunal ha esgrimido los criterios fundamentales
sobre la interpretacin prejudicial facultativa, por lo tanto, el mencionado
proceso debe ser la gua para el consultante.
20. El objeto de la interpretacin prejudicial apunta a la aplicacin uniforme del
Derecho comunitario en los Pases Miembros de la Comunidad Andina. Esta
facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artculo 121 del
Estatuto del Tribunal seala que: Corresponde al Tribunal interpretar las normas
que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.
21. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretacin como en la
aplicacin de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para
la construccin del proceso de integracin andino.
22. El artculo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la
siguiente manera: Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, podrn solicitar, directamente y
mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la
interpretacin del Tribunal, el juez deber decidir el proceso (lo subrayado es
nuestro). Esto significa que, tal como lo seala su propio enunciado, es una
facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.
23. Adicionalmente, la interpretacin prejudicial facultativa sirve para garantizar que
la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el
territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestin consultada,
que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el nico
encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la
misma que servir para dilucidar el proceso y asegurar la aplicacin uniforme
del Derecho comunitario.
24. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede
judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de
utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretacin prejudicial.
Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el
5

encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretacin de las normas a ser

aplicadas.
25. Cabe sealar que la facultad de solicitar la interpretacin prejudicial es
precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artculo 4
del Tratado de Creacin del Tribunal: Los Pases Miembros estn obligados a
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina.
26. Segn el artculo 127 del Estatuto del Tribunal, la Direccin de Signos Distintivos
y la Comisin de Signos Distintivos que conozcan del procedimiento interno en
que se formul la consulta, debern adoptar en su resolucin la interpretacin
del Tribunal. Emitida la interpretacin prejudicial, la Direccin de Signos
Distintivos o la Comisin de Signos Distintivos tiene la obligacin de acatarla en
la Resolucin que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolucin de la
Direccin de Signos Distintivos o de la Comisin de Signos Distintivos podr ser
apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelacin la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Proteccin de la Propiedad Intelectual. Agotada la va administrativa, las partes
que no estn de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de
Propiedad Intelectual podrn presentar demanda contencioso administrativa con
el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.
27. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretacin prejudicial
emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Direccin de Signos
Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos ser aplicable a las fases
posteriores.
28. En principio la interpretacin prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta
realizada por la Direccin de Signos Distintivos o la Comisin de Signos
Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o
judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades
judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:
-

Se solicita interpretacin prejudicial sobre diferentes normas del

ordenamiento jurdico comunitario.
Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparicin
de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al
momento de realizar la interpretacin prejudicial.
Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el
Tribunal no se pronunci.
Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacin o la aclaracin de
la interpretacin prejudicial.

29. Por lo tanto, se podr realizar una nueva consulta especificando claramente
cules son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe
indicar que la interpretacin prejudicial ser obligatoria cuando se trate de la
nica o ltima instancia ordinaria y no exista una interpretacin prejudicial
facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la
6

primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se

reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.
2. La oposicin andina en general.
30. La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina disciplina un
procedimiento que atribuye al interesado legtimo, una vez admitida y
publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de
hacer oposicin fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro
de los 30 das siguientes a su publicacin, y de pedir un plazo adicional
de treinta das para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En
el caso de existir oposicin, la oficina nacional competente notificar al
solicitante y ste tendr la posibilidad, dentro de los 30 das siguientes, de
hacer valer sus alegatos y pruebas, as como de pedir tambin un plazo
adicional para la presentacin de pruebas, de acuerdo con el artculo 148
de la mencionada Decisin.
31. En la Decisin 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones
que son:
1. De acuerdo con el artculo 146 2, dentro de los 30 das siguientes a la
publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters podr presentar
oposicin. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarn provistas de
inters legtimo para presentar oposicin, el titular de una marca ya registrada o
de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del Pas
Miembro donde surge el conflicto de marcas.
2. De acuerdo con el artculo 147, tambin tendr legtimo inters para presentar
oposiciones en cualquiera de los Pases Miembros, el titular de una marca
idntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al pblico a error, como quien primero solicit el registro de
esa marca en cualquiera de los Pases Miembros. En este ltimo caso para que
prospere esta oposicin es necesario que el opositor demuestre su inters real y
efectivo en el mercado del Pas Miembro donde est interponiendo la oposicin.
La forma de demostrar este inters es solicitando el registro de la marca al
momento de interponer la oposicin. Lgicamente esta oposicin se presentar
dentro de los 30 das siguientes a la publicacin.

2 Artculo 146.- Dentro del plazo de treinta das siguientes a la fecha de la

publicacin, quien tenga legtimo inters, podr presentar, por una sola vez,
oposicin fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud
de parte, la oficina nacional competente otorgar, por una sola vez un plazo
adicional de treinta das para presentar las pruebas que sustenten la oposicin.
Las oposiciones temerarias podrn ser sancionadas si as lo disponen las
normas nacionales. No procedern oposiciones contra la solicitud presentada,
dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se
refiere el artculo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren
coexistido con la solicitada.
7

2.1. Si la oposicin, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los

Pases Miembros, la oficina nacional competente podr denegar el registro del
signo solicitado. Esta facultad constituye una discrecionalidad reglada de la
oficina nacional competente, quien despus de hacer el examen de
registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con
fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el
riesgo de confusin o de asociacin conceder o denegar el registro solicitado.
2.2. En el caso de que la oposicin se base en una solicitud de registro,
previamente solicitada en cualquiera de los Pases Miembros, lo que conlleva la
obligacin de solicitar el registro en el Pas en el que presenta la oposicin, se
suspender el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte
hasta que se resuelva el registro del signo opositor. Igual que en el caso
anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente,
conceder o negar el registro de los signos, basndose en un examen de
registrabilidad.
32. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposicin el
trmite contina, es decir, una vez presentada la oposicin se corre
traslado al solicitante para que en un trmino de 30 das, si lo estima
conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este trmino
puede ser ampliado por una sola vez, por 30 das ms. Vencido este
plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente realizar el correspondiente examen de registrabilidad y
conceder o denegar el registro.
33. El artculo 150 de la Decisin 486 dispone que vencidos los 30 das
otorgados por el artculo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente proceder a realizar el examen de
registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe
llevarse a cabo an en el caso de que no se hubiesen presentado
oposiciones. En consecuencia, la oficina nacional competente en ningn
caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o
denegar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones,
la oficina nacional competente se pronunciar sobre las oposiciones y
sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca.
34. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete ms an
al funcionario respecto de la realizacin del examen de fondo, pero, la
inexistencia de las mismas no lo libera de la obligacin de practicarlo; esto,
porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en
etapa obligatoria dentro del proceso de concesin o de denegacin de los
registros de marcas. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N. 916
de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEO).
35. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carcter
obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en
cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en
los artculos 135 y 136 de la Decisin 486. En consecuencia, a la luz de la
8

doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deber considerar

el sentido y alcance que resulta de la presente interpretacin de la norma
contenida en el artculo 150 de la Decisin 486 en lo que fuere aplicable
al caso concreto.
36. La resolucin con la que se notifica al peticionario y por la cual se
concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente
motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que
inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro
sentido, sobre la base de las normas jurdicas aplicables y de las
situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al
destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
3. La oposicin andina en el supuesto del registro de un nombre
comercial.
37. El consultante, manifest: () solicitamos que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina se sirva interpretar la disposicin normativa antes
mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de solicitud de
registro de nombres comerciales es posible amparar oposiciones en base a
marcas registradas dentro de pases de la Comunidad Andina, supuesto
contemplado en el artculo 147 de la Decisin 486.
38. Por lo tanto, en el presente caso, este Tribunal se pronunciar exclusivamente
sobre la oposicin andina en el supuesto del registro de un nombre comercial,
tal como ha sido solicitado por la Direccin de Signos Distintivos, para lo cual se
seguirn los parmetros esgrimidos dentro del Proceso 140-IP-2014.
39. Sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisin de usarlo
en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente.
Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisin de proceder a su
registro. ste es el supuesto contemplado especficamente en el artculo 193 3 de
la Decisin 486.
40. Si se opta por la segunda alternativa, el nombre comercial tendr los mismos
derechos y limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de
conformidad con la naturaleza del nombre comercial. Ello se desprende del
artculo 1924 de la Decisin 486 que seala que ser aplicable al nombre
comercial lo dispuesto en los artculos 155, 156, 157 y 158 5 en lo que
corresponda.
41. Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se
constata de la normativa interna de un buen nmero de pases, en las que a su
vez se prevn algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la
3 Artculo 193.- Conforme a la legislacin interna de cada Pas Miembro, el titular de un nombre
comercial podr registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o
depsito tendr carcter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirir en los
trminos previstos en el artculo 191.

figura de la oposicin andina. En igual sentido, los tratados multilaterales

reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos; inclusive
aqullos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro.
Por lo tanto, La propiedad intelectual es territorial; en atencin a ello, patentes,
marcas y derechos de autor son protegidos pas por pas, en ocasiones a nivel
regional, pero nunca a escala global6.
42. El reconocimiento de la proteccin territorial tambin se expresa en el artculo
1597 de la Decisin 486. En efecto, el principio de territorialidad queda
consagrado al prohibirse la comercializacin de las mercancas o servicios
identificados con una marca registrada en el territorio de un Pas Miembro.
4

Artculo 192.- El titular de un nombre comercial podr impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idntico o similar, cuando ello pudiere causar confusin o un riesgo
de asociacin con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dao econmico o
comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la
empresa del titular. Ser aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artculos 155, 156,
157 y 158 en cuanto corresponda.

5 CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la

MarcaArtculo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a
cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a
los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales
materiales;
d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un
riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo
idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de
confusin;
e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un dao econmico o comercial injusto por razn de
una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca,
o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su
titular;
f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida,
aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artculo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artculo anterior, constituirn
uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese
signo;

10

43. Desde el punto de vista temporal, la proteccin del nombre comercial registrado
se confiere por diez aos. En efecto, el artculo 196 de la Decisin 486 establece
que: En caso de registro del nombre comercial, ste tendr una duracin de
diez aos contados a partir de la fecha de su registro o depsito, renovables por
perodos iguales.
44. Del mismo modo cabe destacar el artculo 194 de la Decisin 486 que establece
que no podr registrarse como nombre comercial un signo cuando su uso sea
susceptible de causar confusin:
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacin empleado y sin perjuicio
de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Artculo 157.- Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar
en el mercado su propio nombre, domicilio o seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier otra
indicacin cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o poca
de produccin de sus productos o de la prestacin de sus servicios u otras caractersticas de
stos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a ttulo de marca, y tal uso se
limite a propsitos de identificacin o de informacin y no sea capaz de inducir al pblico a
confusin sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a
su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legtimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o
de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de
buena fe, se limite al propsito de informacin al pblico y no sea susceptible de inducirlo a
confusin sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Artculo 158.- El registro de una marca no dar el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, despus de que ese producto
se hubiese introducido en el comercio en cualquier pas por el titular del registro o por otra
persona con consentimiento del titular o econmicamente vinculada a l, en particular cuando
los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no
hubiesen sufrido ninguna modificacin, alteracin o deterioro. A los efectos del prrafo
precedente, se entender que dos personas estn econmicamente vinculadas cuando una
pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotacin de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia
sobre ambas personas.
6

Marco Matas Alemn, El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial

frente a dos nuevas realidades: globalizacin e internet, Revista de Derecho Comunicaciones y
Nuevas Tecnologas, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21.

Artculo 159.- Cuando en la Subregin existan registros sobre una marca idntica o similar a
nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohbe la
comercializacin de las mercancas o servicios identificados con esa marca en el territorio del
respectivo Pas Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacin.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes debern adoptar las previsiones necesarias
para evitar la confusin del pblico respecto del origen de las mercancas o servicios de que se
trate, incluyendo lo relativo a la identificacin del origen de los productos o servicios en cuestin
con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida informacin al pblico

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b) cuando su uso sea susceptible de causar confusin en los medios
comerciales o en el pblico sobre la identidad, la naturaleza, las
actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa
o establecimiento designado con ese nombre;
c) cuando su uso sea susceptible de causar confusin en los medios
comerciales o en el pblico sobre la procedencia empresarial, el
origen u otras caractersticas de los productos o servicios que la
empresa produzca o comercialice; o,
d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior
(lo subrayado es nuestro).
45. El artculo 195 de la Decisin 486 seala que para efectos del registro, la oficina
nacional competente examinar si el nombre comercial contraviene lo dispuesto
en el artculo 194. Del mismo modo, los Pases Miembros podrn exigir la
prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.
46. De las normas citadas en los prrafos precedentes de la presente interpretacin
prejudicial se advierte que para el caso de una solicitud de registro de nombre
comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que
corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial,
especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca. En
consecuencia, se aplicar el principio de territorialidad al nombre comercial
registrado.
47. Por lo tanto, se debe aplicar la figura de la oposicin andina en los casos de una
solicitud de registro de nombre comercial. En otras palabras, en el presente
caso se desprende que el artculo 147 de la Decisin 486 tambin resulta
aplicable para las solicitudes de registro de un nombre comercial, dado que su
proteccin surte los mismos efectos que en el caso de las solicitudes de registro
de una marca. Adicionalmente, cabe sealar que el legtimo inters para
presentar oposicin andina debe entenderse en el sentido que la vulneracin de
derechos de terceros adquiridos con anterioridad en cualquiera de los Pases
Miembros tambin podra ponerse de manifiesto mediante el registro de un
nombre comercial.
48. El objetivo y finalidad del artculo 147 de la Decisin 486 consiste en que no
debe proceder el registro de un signo distintivo (sea marca o nombre comercial),
consumidor. Esos acuerdos debern inscribirse en las oficinas nacionales competentes y
respetar las normas sobre prcticas comerciales y promocin de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibir la importacin de un producto o servicio que se encuentre en
la situacin descrita en el primer prrafo de este artculo, cuando la marca no est siendo
utilizada en el territorio del pas importador, segn lo dispuesto en el primer prrafo del artculo
166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no
utilizacin de la marca obedece a causas justificadas (lo subrayado es nuestro).

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si previamente un signo distintivo que sea idntico o similar al suyo se encuentra

registrado a favor de un tercero, ya que en esos casos su coexistencia inducir
a riesgo de confusin en el pblico consumidor a nivel de todo el territorio
nacional.
49. Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que no existe impedimento alguno
para que se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de
nombres comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los
nicos requisitos indispensables para que proceda una oposicin andina son:
i)

que quien formule oposicin sea titular de una marca registrada o

solicitada con anterioridad, que resulte idntica o similar para productos
o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda
inducir al pblico a error; y,
que quien formule oposicin andina deba, adems, acreditar su inters
real de ingresar en el mercado del Pas Miembro de la Comunidad
Andina solicitando al efecto el registro del signo.

ii)

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En principio la interpretacin prejudicial emitida por este Tribunal
en la consulta realizada por la Direccin de Signos Distintivos o la Comisin de
Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede
administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o
las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los
siguientes casos:
-

Se solicita interpretacin prejudicial sobre diferentes normas del

ordenamiento jurdico comunitario.
Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparicin
de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al
momento de realizar la interpretacin prejudicial.
Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el
Tribunal no se pronunci.
Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacin o la aclaracin de
la interpretacin prejudicial.

Por lo tanto, se podr realizar una nueva consulta especificando claramente

cules son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe
indicar que la interpretacin prejudicial ser obligatoria cuando se trate de la
nica o ltima instancia ordinaria y no exista una interpretacin prejudicial
facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la
primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se
reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.
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SEGUNDO: El Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que

se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres
comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los nicos
requisitos indispensables para que proceda una oposicin andina son:
i)

que quien formule oposicin sea titular de una marca registrada o solicitada con
anterioridad, que resulte idntica o similar para productos o servicios, respecto
de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al pblico a error; y,

ii)

que quien formule oposicin andina deba, adems, acreditar su inters real de
ingresar en el mercado del Pas Miembro de la Comunidad Andina solicitando al
efecto el registro del signo.
SEGUNDO: En el caso de que se solicite el registro de un nombre comercial en
un Pas Miembro, ste deber someterse al examen de registrabilidad, s como
deber probar su uso real y efectivo en el mercado.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad consultante, al emitir la
Resolucin en el procedimiento, deber adoptar la presente interpretacin.
Asimismo, deber dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el prrafo
tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el ltimo prrafo del artculo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretacin Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopcin.

Cecilia Luisa Aylln Quinteros

MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

De acuerdo con el artculo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la

presente Interpretacin Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Jos Diez Canseco Nez

PRESIDENTE

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

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Notifquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remtase copia de la

presente Interpretacin Prejudicial a la Secretara General de la Comunidad
Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 02-IP-2015

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