PROCESO 37-IP-2006

Interpretacin prejudicial de los artculos 81 y 83 literal a)

de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Repblica del Per. Interpretacin, de oficio, del artculo 82
literal d) de la misma Decisin.
Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC.
Marca: STARCOM MEDIA SERVICES.
Expediente Interno N 1764-2003.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de
Quito, a los cinco das del mes de abril del ao dos mil seis.
En la solicitud sobre interpretacin prejudicial formulada por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica
del Per, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vsquez Cortez.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que los
elementos exigidos por el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 de su
Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada
procedente por auto de 29 de marzo de 2006.
1.

ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima procedente

destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud,
lo siguiente:
1.1.

Las partes

La parte demandante es la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. y la parte

demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Proteccin de
la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la Repblica del Per. Se considera como
tercero interesado a la empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.
1.2.

Acto demandado

La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. plantea que se declare la nulidad de la

Resolucin Administrativa dictada por el INDECOPI: 1485-1999/TPI-INDECOPI de 15
de diciembre de 1999 que resolvi revocar la Resolucin No. 5706-1999/OSDINDECOPI, de 20 de mayo de 1999; y, otorg el registro de la marca de servicio
STARCOM MEDIA SERVICES solicitada por Leo Burnett Worldwide, Inc. para
distinguir servicios de publicidad, gestin de negocios comerciales, administracin
comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
1.3.

Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de

la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per han podido ser destacados los
siguientes aspectos:
a)

Los hechos

Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

a) La sociedad demandante afirma que es titular de las marcas STARMEDIA y
STARMEDIA LOGOTIPO, que distinguen servicios de la Clase 381 de la
Clasificacin Internacional de Niza;
b) El 24 de septiembre de 1998 la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc. solicit el
registro del signo STARCOM MEDIA SERVICES como marca de servicios
que distingue aqullos comprendidos en la clase 352 de la Clasificacin
Internacional de Niza;
c) El 3 diciembre de 1998 la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. present
observaciones a la solicitud referida, con fundamento en las marcas de su
propiedad STARMEDIA y STARMEDIA y LOGOTIPO, registradas para
proteger servicios de la clase 38;
d) El 20 de mayo de 1999 la Oficina de Signos Distintivos emiti la Resolucin N
5706-1999-OSD-INDECOPI que declar fundada la observacin presentada y
deneg el registro del signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES, por
considerar que existe vinculacin o conexin competitiva entre los servicios de
publicidad de la clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos
servicios de la clase 38 de la clasificacin internacional que distinguen las
marcas registradas STARMEDIA y STARMEDIA Y LOGOTIPO,
concluyndose que existe riesgo de inducir a confusin al pblico consumidor,
respecto al origen empresarial de los servicios;
e) La mencionada Resolucin fue apelada por el solicitante y el Tribunal del
INDECOPI emiti la Resolucin N 1485-1999/TPI-INDECOPI, de 15 de
diciembre de 1999, en la cual revoc la Resolucin N 5706-1999-OSDINDECOPI, de 20 de mayo de 1999, se otorg el registro de la marca de
servicios STARCOM MEDIA SERVICES, por el plazo de 10 aos contado
desde la fecha de Resolucin impugnada, se dispuso su inscripcin en el
registro de marcas de servicio de la propiedad industrial, y se otorg el
certificado de propiedad N 20581, a favor de Leo Burnett Worldwide, Inc.;
f)

La sociedad actora demand ante la Sala Civil Permanente de la Corte

Suprema de Justicia en ACCIN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, () a
fin de que SE DEJE SIN EFECTO E INVALIDE la Resolucin 1485-1999/TPIINDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 1999;

g) La Sala referida emiti la sentencia A.V. N 210-2000, de 15 de mayo de 2003,

en la cual declar fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolucin
N 1485-1999, por considerar que se puede suscitar riesgo de confusin entre
las marcas en conflicto, que existe similitud fontica y grfica pues las
1

Clase 38.- Telecomunicaciones.

Clase 35.- Publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajos de

oficina.

pequeas diferencias existentes, COM y SERVICE, no tiene un efecto

diferenciador suficiente la primera, y est relacionada con un rea de servicios,
que incluso se halla en distintas marcas, la segunda; que efectuado el anlisis
se concluye que existen diversas semejanzas entre una marca y la otra;
h) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Proteccin de la
Propiedad Intelectual apel la mencionada sentencia ante la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de
Per.
i)

b)

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de

la Repblica suspendi la tramitacin del proceso judicial a efectos de solicitar
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretacin prejudicial de
los artculos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisin 344 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena.
Demanda

STARMEDIA NETWORK, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las

leyes de Estados Unidos de Amrica, present la demanda en contra del acto
administrativo mencionado anteriormente.
Los argumentos en que se fundament, principalmente, son los siguientes:
Sostiene que el signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES resulta ser muy
similar, en cuanto a su aspecto grfico y fontico (auditivo), a nuestras marcas
registradas (...). Afirma que al haberse concedido el registro de la marca STARCOM
MEDIA SERVICES, se va a ocasionar en la mente de los consumidores una idea de
que el servicio que se ofrece con dicho signo es ofrecido por nuestra sociedad o que
nuestra sociedad ha lanzado un nuevo servicio con nuestra marca y, por ende goza de
la misma calidad y garanta ofrecida por nuestra sociedad, situacin que como es
evidente no se da.
Asevera que Lo expuesto adquiere mayor relevancia, toda vez que la marca otorgada
a registro, distingue servicios de la clase 35 que guardan estrecha vinculacin con los
servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificacin Internacional.
Manifiesta que los usuarios van a asociar ambos servicios considerando que tienen la
misma procedencia y origen empresarial, inducindolos a error y confusin, ya que
asumiran que el nuevo servicio denominado STARCOM MEDIA SERVICES ha sido
lanzado al mercado por el mismo titular de una marca similar, que en este caso es
STARMEDIA, la cual se ha posicionado con anterioridad para distinguir servicios
similares a los antes indicados.
Finalmente expresa que STARCOM MEDIA SERVICES no reune (sic) el requisito de
ser un signo suficientemente distintivo, ya que como reiteramos, constituye una marca
muy similar a nuestra marca STARMEDIA, que de coexistir ambas en el mercado, nos
puede producir un deterioro del valor comercial de nuestra indicada marca,
causndonos adems un dao econmico y comercial injusto.
c)

Contestacin a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la

Propiedad Intelectual, INDECOPI, a travs de sus apoderados, da contestacin a la
demanda () negndola y contradicindola en todos sus extremos ().

Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, manifiesta que rechaza las

afirmaciones de la demandante en el sentido que los trminos COM y SERVICES
constituyen palabras usuales para distinguir servicios de la clase 38 de la
Nomenclatura Oficial, por ser una afirmacin parcial e inexacta.
Con relacin a los servicios que amparan las marcas en conflicto observa que la
marca STARCOM MEDIA SERVICES no ha sido solicitada para la clase 38 de la
Nomenclatura Oficial sino para la clase 35, por lo que resulta pertinente referirse a los
trminos frecuentemente utilizados en dicha clase y no en la 38.
Indica que () la autoridad administrativa constat que las marcas en conflicto
STARCOM MEDIA SERVICES y STARMEDIA y STARMEDIA y logotipo cuentan
con evidentes diferencias en el plano grfico y fontico que determinan que su
coexistencia no induzca a error o confusin al consumidor.
Seala que () no se puede determinar la existencia o inexistencia de riesgo de
confusin entre dos signos por el slo hecho que compartan algunas de sus letras
ubicadas en igual orden, siendo mucho ms importante la impresin en conjunto que
las marcas suscinten (sic). De tal forma que es posible que dos signos coincidan en la
mayora de sus letras, pero que apreciados en su conjunto susciten en el consumidor
una impresin distinta, como ocurre principalmente en este caso.
Respecto a la supuesta violacin del literal h) del artculo 82 de la Decisin 344
referente al carcter engaoso de la marca solicitada, afirma que, () para que esta
causal sea aplicable debera tratarse de un signo que proporcione una informacin
equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar
la decisin de compra de los consumidores, supuesto que evidentemente no se
produce en el caso de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, porque la misma no
alude a ninguna calidad, caracterstica o aptitud del producto o servicio.
Por otro lado, se realiza un anlisis de normas internas del Cdigo Procesal Civil,
estableciendo una relacin con las normas supuestamente violadas de la Decisin 344
de la Comisin del Acuerdo de Cartagena.
Concluye sealando que la resolucin impugnada ha sido expedida con arreglo a ley,
sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficiencia.
d)

Tercero interesado

La empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC., con domicilio en Lima, Per,

comparece a travs de apoderado y da contestacin a la demanda.
Expresa que la emisin de la Resolucin 1485-1999/TPI-INDECOPI es acorde a los
hechos y al derecho y que no ha incurrido en ninguna causal de invalidez o de
ineficiencia.
Hace un anlisis de verificacin de los criterios doctrinarios para determinar si dos
productos y/o servicios son similares entre s refiriendo jurisprudencia de este Tribunal
constante en el Proceso 08-IP-95.
Asimismo, seala criterios doctrinarios para determinar la existencia de similitud entre
los servicios en cuestin manifestando que las marcas en litigio distinguen servicios
ubicados en clases distintas de la Nomenclatura Oficial, () que los servicios que
distinguen las marcas en litigio poseen diferentes canales de comercializacin puesto

que ofrecen por empresas diferentes, en un caso empresas de publicidad o de

administracin y por el otro, empresas especializadas en proveer un servicio
especfico como es la provisin de servicios de computacin por lnea, llegan al
pblico por canales diferentes y por ltimo son adquiridos por usuarios distintos.
Indica que () la publicidad de un servicio especfico como el de proveer servicios
por lnea para computacin que distinguen las marcas de Starmedia Network Inc. no
se dirige al pblico en general sino slo al sector especfico que requiere dicho
servicio. Los servicios de publicidad y gestin comercial que distingue la marca de
Leo Burnett Worldwide, Inc. si (sic) se publicitan de manera general.
Advierte que No existe ninguna razn para que una persona que desea adquirir un
servicio de publicidad y gestin comercial con la marca STARCOM MEDIA
SERVICES, deba adicionalmente adquirir el especfico servicio de provisin de
servicios por lnea para computacin que distingue la marca contraria.
Asevera que No existe ninguna necesidad para que un usuario que adquiera servicios
de publicidad y gestin comercial distinguido con la marca STARCOM MEDIA
SERVICES, deba necesariamente, para su mejor utilizacin adquirir los servicios por
lnea para computacin que distinguen las marcas de la contraria.
Agrega que el gnero de los servicios que ofrece el signo STARCOM MEDIA
SERVICES no corresponde al mismo gnero que el de la accionante.
Respecto a la finalidad de los servicios expresa que Los servicios de publicidad o
gestin comercial que distingue la marca de nuestra representada tiene una finalidad
muy distinta a los servicios de provisin de lneas para computacin que distinguen las
marcas de la contraria; y, que los servicios de publicidad o gestin comercial que
distingue la marca de nuestra representada no pueden ser sustituidos por el servicio
de provisin de lnea para computacin que distinguen las marcas de la contraria.
De lo expuesto concluye que las marcas en cuestin no distinguen servicios idnticos
o similares y por lo tanto, pueden coexistir entre s.
Por otro lado, manifiesta que las marcas en litigio presentan tan slo en comn el
trmino MEDIA y el trmino de escasa capacidad distintiva STAR, cuya presencia en
dos o ms marcas no establece posibilidad de confusin alguna entre las mismas.
Aade que El trmino MEDIA proviene del idioma ingls y significa medio de
comunicacin. Por ello existen tantas marcas en las Clases 38 y 41 que comparten
dichos trminos. Por su parte el trmino STAR es de escasa capacidad distintiva.
Como prueba fehaciente de nuestro dicho pasamos a citar las diversas marcas que
coexisten con la de propiedad de Starmedia Network Inc. para distinguir servicios de la
Clase 38 de la Nomenclatura Oficial y que presentan en comn la palabra STAR.
Por ltimo asevera que STARCOM MEDIA SERVICES cumpli y cumple con los
requisitos citados para ser registrada como marca, por tanto la Resolucin N 14851999/TPI-INDECOPI, concedi su registro de acuerdo a la ley.
CONSIDERANDO:
1.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposicin prevista en el artculo 1, literal c) del Tratado

de Creacin del Tribunal, las normas cuya interpretacin se solicita forman parte del
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del Tratado de Creacin del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artculos 4, 121 y 2 del
Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas
que integran el ordenamiento jurdico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial fue admitida a trmite por auto de 29 de
marzo de 2006.
2.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO

INTERPRETADAS

JURIDICO

COMUNITARIO

A SER

Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretacin,

corresponden a los artculos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisin 344 de la Comisin
del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo
STARCOM MEDIA SERVICES fue presentada el 24 de septiembre de 1998, esto es,
en vigencia de la mencionada Decisin, procede la interpretacin de los artculos
correspondientes a la Decisin 344.
Examinada la aplicabilidad de la normas sometidas a consulta, as como los elementos
documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de
conformidad con la potestad que deriva del artculo 34 de su Tratado de Creacin y, en
consecuencia, interpretar de oficio el artculo 82 literal d), en lugar del literal h) del
referido artculo; asimismo, el Tribunal precisa que la interpretacin del artculo 83, se
limitar nicamente al literal a), por ser la disposicin especfica aplicable al caso
controvertido
En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIN 344
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artculo 81.- Podrn registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de
representacin grfica.
Se entender por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en
el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por
una persona de los productos o servicios idnticos o similares de otra
persona.
Artculo 82.- No podrn registrarse como marcas los signos que:
()
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda
servir en el comercio para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la poca de
produccin u otros datos, caractersticas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

()
Artculo 83.- Asimismo, no podrn registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacin con derechos de terceros, presenten algunos
de los siguientes impedimentos:
a) Sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
pblico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al pblico a error;
(...)
3.

CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual

analizar aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos;
clases de marcas: denominativa y mixta, comparacin entre marcas denominativas y
mixtas; los signos en idioma extranjero, palabras de uso comn, la marca dbil;
prohibiciones para el registro marcario: los signos descriptivos; impedimentos para el
registro de una marca: la identidad y la semejanza, riesgo de confusin, reglas para
realizar el cotejo marcario; la conexin competitiva entre servicios:
3.1.

CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

El artculo 81 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena define lo

que debe entenderse por marca. De acuerdo a esta definicin legal, este rgano
Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado
por un signo que, perceptible a travs de medios sensoriales y susceptible de
representacin grfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o similares,
a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y
seleccione, sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o
servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o
acompaado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos
similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.3
Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los
signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, stos son:
- Perceptibilidad,
- Distintividad, y
- Susceptibilidad de representacin grfica.
a)

Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los
sentidos (vista, olfato, odo, gusto y tacto), es indispensable su materializacin o
3

Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO
DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.
Argentina. 1989. pp 15-16.

exteriorizacin por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo

identificable por aqullos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicacin que
pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre en la
mente del pblico, y ste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepcin sensorial
o externa de los signos se utiliza en forma ms general el sentido de la vista, han venido
caracterizndose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una
denominacin, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de
dibujos.
b)

Distintividad

El artculo 81 se refiere tambin a la distintividad, considerada caracterstica y funcin

primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca;
lleva implcita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacin por parte del
consumidor.
Ser entonces distintivo el signo cuando por s solo sirva para diferenciar un producto
o un servicio, sin que se confunda con l o con sus caractersticas esenciales o
primordiales.
c)

Susceptibilidad de representacin grfica

La susceptibilidad de representacin grfica consiste en expresiones manifestadas a

travs de palabras, grficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los
componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a travs
de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslacin del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido
expresado, por medio de la utilizacin de los elementos referidos en el prrafo
anterior.
3.2.

CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVA Y MIXTA

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las

grficas y las mixtas, en atencin a la estructura del signo. En este contexto, el
Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas
compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas llamadas tambin nominales o verbales, utilizan
expresiones acsticas o fonticas, formadas por una o varias letras, palabras o
nmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotacin conceptual que
evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y,
arbitrarias que no manifiestan conexin alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos estn los signos denominativos compuestos, que
son los integrados por dos o ms palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que:
No existe prohibicin alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms

palabras, con o sin significacin conceptual, con o sin el acompaamiento de un

grfico (...). 4
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo
compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusin de dicho signo
con una marca previamente registrada, habr de examinarse especialmente la
relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta
marca, resultando que no habr riesgo de confusin cuando los vocablos aadidos a
los coincidentes estn dotados de la suficiente carga semntica que permita una
eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de
este modo que el consumidor pueda caer en error (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda
claramente lograr que las semejanzas entre los otros trminos queden diluidas, el
signo sera suficientemente distintivo para ser registrado. 5
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La combinacin de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre
la marca que le permite diferenciarla de las dems existentes en el mercado. Sin
embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cul de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grfico. A fin de llegar a tal determinacin, en el anlisis de una
marca mixta hay que fijar cul es la dimensin ms caracterstica que determina la
impresin general que suscita en el consumidor debiendo el examinador
esforzarse por encontrar esa dimensin, la que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresin
general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores.6
Sobre el tema la jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos
por separado.7
Tambin ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el ms caracterstico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que
por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y
colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grfico suele
ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando
consiste simplemente en un dibujo abstracto. 8
4

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN

BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1082 del 17 de junio de 2004, marca LUCKY
CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de diciembre de
1998, marca SUPER SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

FERNNDEZ - NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo

S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239.

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 821 del 1 de agosto de 2002, diseo industrial:
BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A.

mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deber identificar cul de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de
confusin, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretacin. En el caso de
que en uno de los signos prevalezca el elemento grfico y en el otro el denominativo o
viceversa no habr, en principio, riesgo de confusin.
3.3.

LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMN.

LA MARCA DBIL

En el caso del signo integrado por una o ms palabras en idioma extranjero, es de

presumir que el significado de stas no forma parte del conocimiento comn, por lo
que cabe considerarlas como de fantasa y, en consecuencia, procede el registro
como marca de la denominacin de que se trate.
A contrario, la denominacin en idioma extranjero no ser registrable si el significado
conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayora
del pblico consumidor o usuario, habindose generalizado su uso, y si se trata de
vocablos genricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los trminos siguientes: "...cuando la
denominacin se exprese en idioma que sirva de raz al vocablo equivalente en la
lengua espaola al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad
deber medirse como si se tratara de una expresin local, lo cual sucede
frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francs
que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana
o por tener similitud fontica, son de fcil comprensin para el ciudadano comn.9
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una
o ms palabras de uso comn, su presencia no impedir el registro de la
denominacin, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que
lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso comn no es
apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podr impedir su
inclusin en otro signo, ni fundamentar en esta nica circunstancia el riesgo de
confusin entre las denominaciones en conflicto.
Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse dbil en el mercado de
productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran
el signo es de carcter genrico o de uso comn, o si evoca una cualidad del producto
o servicio, el signo se har dbil frente a otros que tambin incluyan uno de tales
elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Segn la doctrina, la presencia de una locucin genrica no monopolizable resta
fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raz
genrica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrn exigir que las
desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo
claramente del otro.10

Proceso 57-IP-2002, marca CLASICC, de fecha 4 de septiembre de 2002.

10

BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Derecho de Marcas,

Tomo II, p.p. 78 y 79.

10

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca dbil, al contener sta una
partcula de uso comn no puede impedir su inclusin en marcas de terceros, y fundar
en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estara
otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raz de uso general o
necesario ... Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso comn son marcariamente
dbiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con
criterio benevolente.11
3.4.

PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

Los signos descriptivos

Respecto de los signos descriptivos, la jurisprudencia comunitaria y la doctrina han
manifestado que son aqullos que informan a los consumidores exclusivamente lo
concerniente a las caractersticas de los productos o de los servicios que buscan
identificar. Al respecto, el tratadista Fernndez Novoa ha advertido que la indicacin
descriptiva debe tener la virtualidad de comunicar las caractersticas (calidad,
cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
De ello se comprende por qu, el literal d) del artculo 82 de la Decisin 344, establece
la irregistrabilidad de los signos descriptivos, es decir, de los que designen
exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la poca
de produccin u otros datos, caractersticas o informaciones de los productos o de los
servicios. Si tales caractersticas son comunes a otros productos o servicios
pertenecientes a una especie dentro del mismo gnero, el signo no ser distintivo y en
consecuencia no podr ser registrado.
La descriptividad de un signo surge
principalmente de la relacin directa entre ste y los productos o servicios que est
destinado a identificar. Una denominacin ser descriptiva en relacin directa con
dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
Al respecto sostiene el Tribunal que El fundamento de la prohibicin viene dado por el
inters de los consumidores y de los empresarios en la libre disposicin de elementos
que forman parte del vocabulario comn. De llevarse a cabo, el registro del signo
descriptivo conferira a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre
competencia. 12
El Tribunal, con base en la doctrina, ha manifestado que uno de los mtodos para
determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de cmo es el producto
o servicio que se pretende registrar, ...de tal manera que si la respuesta
espontneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la
de la designacin de ese producto o servicio, habr lugar a establecer la naturaleza
descriptiva de la denominacin.13

11

OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, cuarta edicin. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192.

12

Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1121, del 28 de septiembre de 2004, caso:

UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

13

Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N 686, del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al
Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N 189 de 15 de septiembre de 1995, marca:
CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.

11

Asimismo, este Tribunal ha dicho que: La descripcin del objeto o del servicio a que
se refiere un signo o una denominacin para que impida el registro debe referirse a
una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al
divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege Con
sentido opuesto, la descripcin o la designacin de una cualidad o elemento
secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los trminos
que son utilizados generalmente como signos descriptivos estn constituidos por el
uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la
descripcin de un bien o servicio. (Proceso 92-IP-2004, ya citado).
Es importante tener presente que slo se denegar el registro del signo, si ste est
compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en
consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carcter distintivo al signo en su
conjunto, ste podr ser registrado, pero el titular no podr reivindicar el uso exclusivo
de las que fueran puramente descriptivas.
3.5.

IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA

La identidad y la semejanza
La legislacin andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como
marca, los signos que sean idnticos o similares a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a
error, conforme lo establece el literal a) del artculo 83 objeto de la interpretacin
prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha sealado:
La marca tiene como funcin principal la de identificar los productos
o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de
igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o
persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilizacin del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por l hagan uso
de la marca.14
Ha enfatizado tambin en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado
que se debe tener al realizar el anlisis entre dos signos para determinar si entre ellos
se presenta el riesgo de confusin. Esto, por cuanto la labor de determinar si una
marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, segn
que entre los signos en proceso de comparacin exista identidad o similitud y segn la
clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no slo sean idnticas sino que tengan por objeto
individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusin sera
absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor
profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, as
mismo, con la mayor precisin posible.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusin: la directa, caracterizada porque el vnculo de identidad o
14

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N 594, de 21 de agosto del 2000,
marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12

semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado

en la creencia de que est comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo tambin entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
el citado vnculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
comn. 15
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin entre varios signos y los
productos o servicios que cada uno de ellos ampara, seran los siguientes: (i) que
exista identidad entre los signos en disputa y tambin entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos
o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aqullos y tambin semejanza entre stos.16
El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, producindose
por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idnticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso
82-IP-2002, ya citado).
Es importante sealar que la comparacin entre los signos, deber realizarse en base
al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y
no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La
regla esencial para determinar la confusin es el examen mediante una visin en
conjunto del signo, para desprender cul es la impresin general que el mismo deja en
el consumidor en base a un anlisis ligero y simple de stos, pues sta es la forma
comn a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningn
caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y
otro 17
El Tribunal observa tambin que la determinacin de la confundibilidad corresponde a
una decisin del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes
alejndose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas
que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes caractersticas propias de la
situacin de semejanza:
Similitud ideolgica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o
similares ideas. Al respecto seala el profesor OTAMENDI, que aqulla es la que
deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representacin o
evocacin de una misma cosa, caracterstica o idea, la que impide al consumidor
distinguir una de otra.18 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles
15

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y

diseo. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

16

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 891, de 29 de enero de 2003, marca:

CHIPS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17

Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1089, del 5 de julio de 2004, marca EAU DE
SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. N 340, de 13 de mayo de 1998,
marca US TOP).

18

OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153.

13

signos, que, aunque visual o fonticamente no sean similares, puedan sin embargo
inducir a error al pblico consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso
de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortogrfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el nmero
de slabas, las races o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor
grado, que la confusin sea ms palpable u obvia;
Similitud fontica, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinacin de tal similitud depende de la identidad en la slaba tnica, o
de la coincidencia en las races o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben
tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusin.
Reglas para realizar el cotejo marcario
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al
funcionario o al juez, la comparacin y apreciacin de la posible similitud entre las marcas
en conflicto.
Este rgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
"Regla 1 .- La confusin resulta de la impresin de conjunto
despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultneamente.
"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los
{productos} servicios.
"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas" 19.
Acerca de la utilidad y aplicacin de estos parmetros tcnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:
La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia,
es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo
tipo o clase de marcas.
Esta visin general o de conjunto de la marca es la impresin que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a
confusin frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.

19

BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fbrica y de Comercio, Editorial Robis,

Buenos Aires, P. 351 y ss.

14

En las marcas es necesario encontrar la dimensin que con mayor

intensidad penetra en la mente del consumidor y determine as la
impresin general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visin en conjunto, a ms de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar
cada componente de una marca con los componentes o la
desintegracin de la otra marca, persigue que el examen se realice a
base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque
ste no es el camino de comparacin utilizado por el consumidor ni
aconsejado por la doctrina.
En la comparacin marcaria, y siguiendo otro criterio, debe
emplearse el mtodo de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto
es, no cabe el anlisis simultneo, en razn de que el consumidor no
analiza simultneamente todas las marcas sino lo hace en forma
individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cul es
la impresin final que el consumidor tiene luego de la observacin de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se proceder
bajo un examen riguroso de comparacin, no hasta el punto de
disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo
marcario.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o
de la semejante disposicin de esos elementos.20
3.6.

LA CONEXIN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS

Sobre este tema la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden
conducir a establecer o fijar cundo se da la similitud o la conexin competitiva entre
los servicios.
A fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparacin, el consultante habr
de tomar en cuenta, en razn de la regla de la especialidad, la identificacin de los
mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicacin en el nomencltor; adems
podr hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o
no conexin competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del
signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada. A objeto de
precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo
pueda inducir al pblico a error, ser necesario que los criterios de conexin, de ser
aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que
ninguno de ellos bastar, por s solo, para la consecucin del citado propsito.
El hecho de que los servicios posean finalidades idnticas o afines podra constituir un
indicio de conexin competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podra dar lugar a
que se les hallase en el mismo mercado.
En segundo lugar, la conexin competitiva podra configurarse en el mbito de los
canales de comercializacin, por virtud de la identidad o similitud en los medios de
difusin o publicidad de los servicios en cuestin. En efecto, si se difunden a travs de
20

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N 594, de 21 de agosto del 2000,
marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15

los medios generales de publicidad (radio, televisin o prensa), cabe presumir que la
conexin entre ellos ser mayor, mientras que si la difusin se realiza a travs de
revistas especializadas, comunicacin directa, boletines o mensajes telefnicos, es de
presumir que la conexin ser menor.
Se deber considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atencin al
momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra
relacionado con el grado de atencin que presta la persona al momento de realizar su
eleccin, lo que depender del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el
profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el
posible riesgo de confusin entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea
el consumidor comn y corriente de determinada clase de servicios, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes (...).21
En criterio del tratadista Carlos Fernndez Novoa, para determinar la conexin
competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto
fundamental a tomar en consideracin es la finalidad o aplicaciones usuales de los
servicios. El que los servicios se destinen a finalidades idnticas o afines, constituir
un indicio de conexin competitiva entre ellos dado que los mismos se encontraran
probablemente en el mismo mercado, como ya se indic anteriormente. Igualmente,
seala el autor, los criterios para determinar si a travs de la finalidad de los servicios
hay o no conexin competitiva, siendo stos dos; el primero: el principio de la
intercambiabilidad de los servicios, que tiene que ver con el hecho de si los
consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios
enfrentados; y, el segundo: el de complementariedad, que alude a la circunstancia de
que el uso de un servicio pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un servicio
no puede utilizarse el otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a
utilizarse conjuntamente. 22
El Tribunal considera a la finalidad como un criterio, distinto del de complementariedad
y de intercambiabilidad; a este efecto, este Tribunal ha acogido como criterios
identificadores de la presencia de dicha conexin los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La inclusin de los servicios en una misma clase del nomenclator

Canales de comercializacin
Medios de publicidad idnticos o similares
Relacin o vinculacin entre servicios
Uso conjunto o complementario de servicios
Mismo gnero de los servicios
Misma finalidad
Intercambiabilidad de los servicios

Con base en estos fundamentos,

21

Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso DIDA.

22

FERNNDEZ - NOVOA; Fundamentos de Derecho de Marcas. Pgs. 242 a 246. Editorial

Montecorvo, S.A. 1984.

16

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:
1.

Un signo puede ser registrado como marca, si rene los requisitos de

distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representacin
grfica,
establecidos por el artculo 81 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo
de Cartagena. Esa aptitud se confirmar, por cierto, si el signo, cuyo registro
se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de
irregistrabilidad determinadas por los artculos 82 y 83 de la mencionada
Decisin.

2.

En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que

haya de juzgarse sobre el riesgo de confusin de dicho signo con una marca
previamente registrada, habr de examinarse especialmente la relevancia y
distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta
marca.
Al realizar la comparacin entre una marca denominativa y una mixta, se
determina que si en sta predomina el elemento verbal, debe procederse al
cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propsito ha establecido
la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento grfico
frente al denominativo, en principio, no habra lugar a la confusin entre las
marcas, pudiendo stas coexistir pacficamente en el mbito comercial.

3.

En el caso del signo integrado por una o ms palabras en idioma extranjero, si

el significado de stas no forma parte del conocimiento comn, corresponde
considerarlas como de fantasa, por lo que procede el registro del signo. En
cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayora del
pblico consumidor o usuario, o se trata de vocablos genricos o descriptivos,
en relacin con el producto o servicio que distingue, la denominacin no ser
registrable.
Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero
se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o ms palabras de uso
comn en el mercado del pas Miembro, su presencia no impedir el registro de
la denominacin, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo
de uso comn no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea
no podr impedir su inclusin en otro signo, ni fundamentar en esa nica
circunstancia el riesgo de confusin entre las denominaciones en conflicto.

4.

El titular de una marca provista de un elemento de carcter genrico, o de uso

comn, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado
banal por el crecido nmero de registros marcarios que lo contienen, no puede
impedir su inclusin en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni
puede fundamentar en ese nico hecho el riesgo de confusin entre los signos en
disputa.

5.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no ser registrable como

marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca
de las caractersticas u otros datos del producto o servicio de que se trate,
comunes a otros productos o servicios del mismo gnero, salvo que estn
acompaados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente
distintividad.

17

6.

No son registrables los signos que, segn lo previsto en el artculo 83, literal
a), sean idnticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error.

7.

El riesgo de confusin deber ser analizado por la Autoridad Nacional

Competente o por el Juez, segn corresponda, sujetndose a las reglas de
comparacin de signos y considerando que aqul puede presentarse por
similitudes grficas, fonticas y conceptuales.

8.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar

tambin los criterios que permiten establecer la posible conexin competitiva
existente entre los servicios amparados por las mismas. Deber tenerse en
cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexin entre los
servicios que protegen, la similitud de los signos no impedira el registro de la
marca que se solicite.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso
interno N 1764-2003, deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo deber dar
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Olga Ins Navarrete Barrero

PRESIDENTA

Moiss Troconis Villarreal

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga

MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza

MAGISTRADO

18

Mnica Rosell Medina

SECRETARIA
PROCESO 37-IP-2006

19