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intelectual y derecho de la
competencia: mucho ms que
asuntos de competencia desleal
carlos alberto parra satizbal
introduccin
Ha sido tradicional que al hablar de propiedad intelectual, se mencione que la legislacin existente en materia de represin
a la competencia desleal es un complemento necesario o incluso hace parte de la propiedad intelectual como mecanismo de
proteccin de los activos intangibles que
la conforman1.
Para fundamentar la afirmacin anterior, se citan algunas de las conductas incluidas en las leyes sobre competencia desleal, en el caso colombiano la Ley 256 de
1996, entre las cuales estn la confusin,
el engao, la imitacin, el aprovechamiento de la reputacin ajena, la violacin de
secretos, entre otras, y, por supuesto la
prohibicin general de competir deslealmente.
De otra parte, se acude a argumentos
adicionales, como el de la tendencia a incluir normas sobre competencia desleal en
los instrumentos legales sobre propiedad
intelectual, y se citan como ejemplos el
Convenio de Pars para la propiedad Industrial, el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC y, ms cercano a nosotros, la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, que incluye un ttulo especial denominado De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial,
que incluso contempla una lista de actos
considerados competencia desleal y consagra las acciones correspondientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que la relacin entre una y otra
disciplina es evidente, y no es propsito
de este trabajo desvirtuarla, lo que se persigue es poner de presente otra serie de
aspectos y de puntos de encuentro entre
propiedad intelectual y derecho de la competencia, no menos importantes que el ya
mencionado.
Para ello, partiremos de un supuesto
ms general respecto al vnculo existente
entre las dos reas del derecho que aqu se
mencionan, con el fin de identificar varios
escenarios en donde los bienes intangibles
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1 . p ro pi e da d i ntel ectual :
r e s t r i cc i n e i m pu l so a l a
libre competencia
Los derechos de exclusividad derivados de
la titularidad que se ostenta sobre los bienes intangibles objeto de la propiedad intelectual en general y concretamente de la
propiedad industrial, pueden ser catalogados desde la ptica del derecho de la
competencia desde dos puntos de vista,
esto es, son tenidos como restriccin a la
libre competencia y a su vez como instrumento para impulsarla
Sobre la restriccin al comercio por
cuenta de los derechos de propiedad intelectual, el doctor ANTONIO RUBIO3, en su
trabajo presentado al Taller IIIC, seal:
Por otro lado, por su propia naturaleza, los derechos de propiedad intelectual otorgan derechos exclusivos, de
carcter temporal, que mientras estn
en vigor aseguran un monopolio o
cuasi-monopolio al titular y frustran,
por tanto el libre comercio.
El ejercicio de esos derechos, si no se
efecta dentro de limites razonables,
pueden conducir a una fragmentacin
de los mercados con la consecuente
discriminacin en el acceso a los productos patentados y en la fijacin de
precios [...]
Es una prioridad para Amrica Latina
el fortalecer sus regmenes de defensa
de la competencia, de manera de que
la expansin de la propiedad intelectual en curso se d en un marco de respeto de los titulares de las tecnologas
y de proteccin de los legtimos intereses de los consumidores y de la competencia.
No obstante, como veremos las legislaciones sobre propiedad intelectual consagran
diferentes mecanismos para impedir que
los derechos de exclusividad lesionen indebidamente los intereses generales en
materia de competencia, fijando para ello
lmites y estableciendo instrumentos que
hacen que los posibles efectos nocivos de
la propiedad intelectual sean contrarrestados.
2. Es importante destacar que el profesor T ULIO A SCARELLI en su obra Teora de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales hace un tratamiento integral de las dos disciplinas, incluyendo los efectos de la situacin monopolista, la llamada concurrencia desleal y los bienes
inmateriales objeto del ingenio humano.
3. A NTONIO R UBIO . La propiedad intelectual y el libre comercio hemisfrico. Trabajo
presentado al Taller IIIC , Cartagena, marzo de 1996.
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i i . a lgun o s p un to s e n que
se re l acio n a n l a p ro pie d a d
i n te le ctua l y l a libre
co mpe te n cia
Como se mencion en la introduccin de
este trabajo y de conformidad con el doble enfoque que se le ha dado a la propiedad intelectual, es claro que la relacin
entre estos dos temas no se limita a la proteccin que las leyes sobre competencia
desleal ofrecen a los activos intangibles de
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Luego de hechas las anteriores advertencias, se har el anlisis desde los siguientes
puntos de vista:
Disposiciones que promueven la libre competencia.
Disposiciones que restringen la libre competencia.
Disposiciones que consagran mecanismos de proteccin.
a. disposiciones que promueven
la libre competencia
Dentro de este punto examinaremos cinco grupos de normas que a nuestro juicio
cumplen el papel de promover la libre
competencia, dentro de los que estn las
normas que consagran instrumentos para
competir, normas que brindan instrumentos negciales, las que consagran excepciones y limitaciones al derecho exclusivo
surgido de la proteccin como bien intelectual, normas que protegen y guan a la
cliente y por ltimo, las que en forma directa impiden restricciones a la libre competencia.
1. Normas que consagran instrumentos
para competir
De conformidad con lo ya sealado sobre
el papel que los bienes objeto de la propiedad intelectual en general y concretamente
los de la propiedad industrial, desempean
en el mercado como instrumentos para
competir, bien sea desde el punto de vista
de bienes que circulan en el mercado o desde el punto de vista de su naturaleza que se
traduce en una gua para la clientela, las
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CUADRO N.
ACTIVOS INTANGIBLES
INSTRUMENTOS PARA COMPETIR
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CUADRO N.
Prioridad
Cumple la funcin mencionada desde el punto de vista positivo, en el sentido de permitir la efectiva proteccin de los bienes intangibles de la propiedad industrial sujetos a sistema de registro,
otorgando, adems de la prioridad temporal propia de la figura, ventajas competitivas a quien hace
uso de ella, que en ocasiones son determinantes para poder entrar al mercado. El artculo 9. de la
norma andina seala su concepto y establece los requisitos para su operancia.
Prohibicin de patentes para segundos usos
Aunque segn la tesis tradicional, las patentes a segundos implican incentivos a la investigacin y
aseguran la retribucin a las inversiones de las compaas que impulsan el desarrollo tecnolgico, la
negativa de los pases andinos a conceder esta clase de patentes, consagrada en el artculo 21 de la
decisin, sin entrar a discutir su conveniencia o inconveniencia que no es tema de este trabajo, debe
mirarse como una figura que desde el punto de vista mencionado al principio de este captulo, evita
la extensin del monopolio o de la restriccin a la libre competencia que surge de una patente de
invencin.
Adicionalmente, estos contratos, son tambin incluidos como parte ms o menos sustancial en diferentes contratos que alimentan a diario el trfico jurdico y econmico
como las franquicias, los contratos de distribucin, las concesiones, entre otros18.
Por ejemplo el autor JUAN M. FARINA19,
dedica un captulo del su libro sobre contratos a Los Derechos Intelectuales como
Objeto de los Contratos Comerciales, en
donde adems de referirse a los contratos
en cuyo objeto se involucra de una u otra
forma un activo de la propiedad intelectual, incluye temas como la transferencia
de tecnologa, los contratos informticos
y la consultora.
Los artculos 56 y 57 consagran las
figuras negciales de licencia y secin en
relacin con las patentes de invencin, las
cuales son aplicables a los modelos de utilidad y a los diseos industriales. As mis-
mo existen normas idnticas para esquemas de trazados, artculos 106 y 107 y para
marcas, artculos 161 y 16220.
c. limitaciones y excepciones
al uso exclusivo
Estas normas implican una especie de barrera al ejercicio ilimitado del derecho de
exclusividad, el cual, como ya lo mencionamos en el captulo del doble contenido
de estos derechos, implicara una restriccin indebida a la libre competencia.
Se trata de los artculos consagrados
en la Decisin 486 que sealan los usos
no autorizados que son permitidos y que
implican la posibilidad de morigerar el derecho de exclusividad y por ende de atenuar la restriccin a la libre competencia.
Los artculos 53 y 54 consagran las
relacionadas con patentes de invencin, las
18. Ver J AIME A LBERTO A RRUBLA P AUCAR . Contratos Mercantiles, t. II , Contratos Atpicos,
3. ed., Bogot, Biblioteca Jurdica Dike, 1998.
19. J UAN M. F ARINA . Contratos Comerciales Moderno, 2. ed., Buenos Aires, Astrea, 1997.
20. Ver Cuadro n. 2.
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CUADRO N.
1.- Usos sin fines comerciales: establece en general para todos los activos intangibles de la propiedad
intelectual la posibilidad de uso de ellos, en tanto el mismo se haga sin fines comerciales.Se destaca
dentro de esta clase de excepciones la llamada Excepcin Bolar, que de alguna manera estimula la
competencia al permitir un ingreso ms agil de medicamentos genricos al mercado, una vez expirado el plazo de proteccin de la patente24:
las Comunidades Europeas alegaron que la legislacin canadiense no otorgaba proteccin
adecuada a las invenciones farmacuticas patentadas porque permita que los fabricantes nacionales de productos farmacuticos genricos hicieran pruebas y otros preparativos para producir un medicamento antes de la expiracin de la patente, sin la aprobacin de su titular, y
que acumularan existencias de medicamentos genricos seis meses antes de la expiracin, lo
que consideraban infracciones del prrafo 1 del artculo 27, el prrafo 1 del artculo 28 y el
artculo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.
2.- Importaciones paralelas o agotamiento del derecho: de conformidad con el artculo 54 de la decisin 486, la patente no dar el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto
de un producto protegido por la patente, despus de que ese producto se hubiese introducido en el
comercio en cualquier pas por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o
econmicamente vinculada a l. Esta figura permite el ingreso de bienes que son objeto de patentes
de invencin, estimulando por ende la competencia, ante la posibilidad de fuentes diferentes de
abastecimiento, de precios competitivos, de mayor oferta, entre otros aspectos.
21. E SPERANZA B UITRAGO D AZ . Los Derechos de Marca Ante la Promocin del Libre
Comercio en la Comunidad Andina. Interpretacin del artculo 107 de la Decisin 344 de la
Comisin de la Comunidad Andina, Revista Dikaion, n. 7, julio de 1998.
22. La Declaracin Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pblica, que hace parte
de la Declaracin de Doha de noviembre de 2001, pone de presente la importancia de estas
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como marcas los signos que sean engaosos (lit. i), los que contengan denominaciones de origen (lit. k), los que reproduzcan o imiten smbolos de los estados u
otras organizaciones anlogas, como los
escudos banderas, etc. (lit. m), los que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas tcnicas (lit. n).
De otra parte el artculo 160 establece
que cuando la marca conste de un nombre geogrfico, no podr comercializarse
el producto sin indicarse en ste, en forma visible y claramente legible, el lugar
de fabricacin del producto.
2. Causales de irregistrabilidad de marca
por lesin a derechos de terceros27
Tambin facilitan la libre competencia las
disposiciones que consagran la irregistrabilidad de signos que puedan afectar derechos de terceros basados en signos distintivos, derechos de imagen, derechos de
autor o derechos de comunidades indgenas, consignadas en el artculo 136 de la
decisin 486.
As lo ha manifestado recientemente
el Tribunal Andino en las sentencias sobre
las marcas FITNES28 y M (mixta)29.
figuras, al calificar las normas del ADPIC que las consagran, como disposiciones que prevn
flexibilidad frente a los derechos exclusivos de las patentes.
23. Artculo 54.- La patente no dar el derecho de impedir a un tercero realizar actos de
comercio respecto de un producto protegido por la patente, despus de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en cualquier pas por el titular de la patente, o por otra
persona con su consentimiento o econmicamente vinculada a l.
24. Ver Los Acuerdos de la OMC y la Salud Pblica, Estudio publicado por la Organizacin
Mundial del Comercio OMC y la Organizacin Mundial de la Salud OMS , julio de 2002.
25. El autor M ARCO M ATAS A LEMN , en su obra Marcas (Bogot, Top Mangement Internacional, 1994, p. 79) al clasificar las causales de irregistrabilidad se refiere a los signos que
no pueden registrarse como marca por que su registro implicara una adopcin ilcita de un
signo excluido del mercado por disposiciones legales de diversa ndole.
26. Proceso 30-IP-96. Ob. cit.
27. A LEMN . Ob. cit.
28. En el proceso 45 IP-2000, seal: Ha reiterado tambin el Tribunal que el signo
idntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en
el mercado de productos puesto que, adems de inducir a error al consumidor y al productor
interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto, por medio de la identifica-
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31. Proceso 36-IP-98. Procedimiento para la preparacin de derivados de INDOL que tienen
actividad teraputica. Es importante destacar el fin ltimo que lleva implcito toda norma
comunitaria, esto es el bienestar de los habitantes de la Subregin. Al respecto, no debe
escapar al juzgador la importancia que tienen los inventos para la sociedad toda. De ah que
las normas que regulan esta materia poseen tambin un especial inters. El legislador comunitario ha querido a travs de ellas reconocer el esfuerzo del inventor, pero tambin establecer
los lmites de sus derechos, pues no debe permitirse su abuso. En el caso de las patentes, debe
evitarse que un registro impida en forma permanente e injustificable, que otros interesados
aspiren a explotar un invento, pues no sera legal concederlo a una sola persona sin que sta
cumpla con los presupuestos que legitiman tal concesin.
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La legislacin de los Estados Unidos, consagra incluso la posibilidad de cancelar una patente de invencin cuando se haya tenido que conceder una licencia obligatoria por restriccin a la libre competencia, y dicha licencia no es suficiente para remover las causas y consecuencias de la restriccin.
Cruzadas: Esta clase de licencia, consagrada en el artculo 67 permite que se otorgue licencia en
cualquier momento, si sta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotacin requiera
necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una
licencia contractual en condiciones comerciales razonables.
De otra parte, las reglas comunes a todas las clases de licencias, contenidas en el artculo 68,
instrumentan esta herramienta.
Por ltimo, la Decisin 486 tambin contempla licencias obligatorias similares a las de patentes, en
materia de esquemas de trazados en el artculo 107, cuando se est ante alguno de los siguientes
supuestos:
Por falta de explotacin o por razn de inters pblico, en particular por razones de emergencia nacional, salud pblica o seguridad nacional, o para remediar alguna prctica
anticompetitiva...
bibliografa
ALEMN, MARCO MATAS. Marcas, Bogot, Top
Mangement Internacional, 1994.
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Bien Social, Revista de Derechos Intelectuales-ASIPI, n. 5, Buenos Aires, Astrea,
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sentencia del proceso 2-AI-96.
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