1.

ANTECEDENTES
En principio cabe comentar que actualmente nos hallamos inmersos en una
poca de constantes mutaciones, principalmente debido a la gran
tecnologa existente.
Estos cambios se deben a la asidua lucha por modernizar el mundo en todo
sentido: incluso las ortodoxas formas de contratacin van siendo suplidas
por otras que denominamos modalidades modernas de contratacin, unas
de stas es el Know How. Tal cual afirma BELTRN ALANDETE, el Know How
es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnolgicos
ocurridos en el mundo luego de la segunda guerra mundial. Acota que
debido a las caractersticas de dichos avances en algunas ocasiones por su
fugacidad no hace permisible acogerse a los antiguos derechos de patente,
sin embargo las empresas en posesin de tcnicas no comunes, de nuevas
innovaciones, de eficaces mtodos de trabajo, etc. Guardan celosamente
estas innovaciones, ya que les permite lidiar ventajosamente en los
mercados respectivos.
VICENT CHULI afirma que la tecnologa actual, especialmente la tecnologa
de punta, hace que la competencia entre las empresas se halle en
pequeos avances que difcilmente seria patentables y sobre todo por su
rpida obsolescencia, no llegan a patentarse.
Al igual que el contrato de licencia de patente, va adquiriendo gran
importancia el contrato de know how. Las empresas renuncian muchas
veces a solicitar un derecho protegido para una inyeccin, porque, tal cual
HERBERT STUMPF dice, las empresas esperan explotarle por un tiempo
mayor a los 18 aos que dura la concesin de una patente.
En la praxis las dos modalidades contractuales son empleadas con cuasi
igual frecuencia. Cabe glosar que los contratos de licencia de patente
muchas veces enmarcan los elementos que le son propios a un contrato de
know how. STUMPF agrega que se puede pasar de una modalidad a otra por
ejemplo si se acuerda un contrato de licencia sobre una invencin para lo
cual se ha solicitado patente. La patente no se otorga: El contrato podr
subsistir ms como Know How; asimismo ello puede ocurrir cuando una
patente vence o es anulada.
Los proveedores de Know How son empresas industriales, las cuales
encomiendan fabricar sus productos por establecimientos extranjeros. Ello
puede ser resultado de la poltica de importaciones implantada por algunos
pases, cuando stos dificultan o prohben la entrada de determinados
productos industriales pero que permiten que se transfierna el Know How a
sus propios coterrneos, para asegurar de ese modo que la produccin se
realice en el pas y que se creen fuentes de trabajo.
2. ORIGEN

El contrato de Know How es de origen anglosajn, comenz a evolucionar en

los Estados Unidos de Norteamrica, posteriormente se expandi por
diversos pases industrializados tales como Inglaterra y Alemania.

El contrato de Know How es importante e el proceso de transferencia de

tecnologa. A tal efecto, como antecedente cabe citar que el veinticinco por
ciento de los contratos de transferencia de tecnologa de los Estados Unidos
celebrados con empresas extranjeras eran de licencia de Know How, a
diferencia de un cuarenta por ciento comprendido por contratos mixtos de
explotacin de patentes y de Know How. En Espaa el Know How tiene
relevante importancia puesto que se da una notable desproporcin entre un
desarrollo econmico muy aceptable y
una deficiente tecnologa. En
Alemania la tercera parte de contratos de tecnologa son de licencia de
Know How, similar cifra se puede hallar en a Unin Europea, sin embargo en
el Japn es posible hallar un ndice mayor puesto que encontramos cifras de
hasta cincuenta por ciento.

3. Concepto
El contrato de Know How, enmarca diversos conceptos doctrinarios,
en tal sentido abordaremos los ms relevantes:
El de JOSE MASSAGUE para quien el titulo apropiado para estos contratos es
el de licencia de Know How y lo concepta como el negocio jurdico
celebrado entre personas fsicas o jurdicas en virtud del cual una de ellas el
licenciante, titular del Know How autoriza a otra persona denominada el
licenciatario o receptor a explotarlo durante un tiempo determinado y con
este fin se obliga a ponerlo en su conocimiento en razn del cual el
licenciatario o receptor se obliga por su parte a satisfacer un precio cierto
en dinero o en especie fijado comnmente en forma de suma de dinero
calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos o
servicios realizados con el empleo del Know How licenciado.
Por otro lado en los cuadernos de IMPIVA de la Generalidad Valenciana, se
puede hallar el siguiente concepto: Know How es el negocio jurdico en
virtud del cual una de las partes(transferente) se compromete a poner a
disposicin de la otra parte(el adquiriente o receptor) los conocimientos
tcnicos constitutivos del Know How de modo definitivo, desprendindose
de ellos en todo, en parte o bien a comunicar dichos conocimientos,
posibilitando su explotacin por un tiempo determinado comnmente en
forma de cantidad de dinero, calculada como porcentaje sobre produccin
de venta.
De las supra definiciones tradas a la colocacin se visualiza dos tipos de
contratos know how, por una parte el know how puro, en el cual solo se
transfiere aisladamente los conocimientos tcnicos, sin tener vinculacin

alguna con otra figura jurdica y por otra parte el know how mixto, en el cual
junto con el contrato de trasmisin de conocimientos aparece como podra
ser de rotulo, una marca, una patente, etc.
Know How puro.- en el cual solo se transfiere aisladamente los
conocimientos tcnicos, sin tener vinculacin alguna con otra figura jurdica.
Know How mixto.- en el cual junto con el contrato de transmisin de
conocimientos aparece enmarcado con el mismo derecho a explotar otra
figura jurdica como podra ser un rtulo, una marca, una patente, etc.

La Cmara Internacional de Comercio, se preocupo por esclarecer el

concepto del contrato trado a colacin. Principalmente a averiguado en
que pases existe una proteccin legal, a fin de acopiar experiencias que
coadyuven a resolver si esa proteccin ha de ser establecida en cualquier
parte y sobre todo cul ha de ser su forma. En el informe de las sesiones del
17 y 18 de octubre de 1957, la Cmara Internacional de Comercio formulo la
siguiente concepcin: La totalidad de los conocimientos, del saber
especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en
realizacin tcnica de la fabricacin de un producto puede por tanto ser
denominado Art de fabrication (Know How). En estas sesiones se precis a
su vez que este concepto no solo concierne a formulas y procedimientos
secretos, sino tambin a una tcnica que guarde conexin con
procedimientos de fabricacin patentados y que sea necesaria para hacer
uso de la patente. Puede tambin estar referido a procedimientos prcticos,
particulares y conocimientos tcnicos especializados que fuero siendo
obtenidos por un productor a travs de investigaciones y que no deben an
ser adquiridos por la competencia.
BIRP(Bureau Internationaux reuns pour la protection de la propiet
industrielle, littraire, et artistique) (La unin de Oficinas Internacionales
para la proteccin de a propiedad industrial, literaria y artstica), en su
modelo de ley para pases en desarrollo con referencia a las invenciones
describen al Know How es su artculo 53/1 como los procedimientos de
fabricaion o conjunto de conocimientos para la utilizacin y aplicacin de
tcnicas industriales, a su vez acotan que el Know How no constituye una
forma de proteccin jurdica industrial. Para el BIRPI la esencia del Know
How se halla enmarcada en la razn de que el inventor prefiere mantener
en secreto os elementos desconocidos de su invento, en vez de revelarlos
completamente mediante la solicitud de patente; o caso contrario lo puede
solicitar, sin embargo eludiendo a obligacin de dar determinadas
indicaciones esenciales sobre el aprovechamiento del invento; tngase en
cuenta que estas indicaciones los efecta nicamente al amparo de una
convencin que realiza con el adquiriente.
LUDECKE afirma que hay Know How cuando un productor trabaja en
determinado procedimiento o fabrica determinados productos y amplia as

ciertas experiencias (Know How), agrega que no se trata de resultados de

una actividad inventiva, ni siquiera de algo que es casi susceptible de
constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias
adquiridas en un tiempo prolongado, que otro desea obtener para
economizar tiempo.
BOHME establece que el Know How constituye un bien inmaterial (Saber),
que concierne exclusivamente al campo industrial; de lo expuesto se
deducira que para el autor en mencin el Know How sera un saber no
protegido y en parte tampoco protegible; lo esencial radicara en que ese
saber fuera secreto.
La legislacin espaola especficamente el Decreto 1.750/87 de fecha 18 de
diciembre de 1987 en su artculo 1 inciso a), al referirse indirectamente al
Know How estipula que se trata de conocimientos secretos no patentados
aplicable a la actividad productiva.
El Reglamento de la Comunidad Economiaca Europea, hoy denominada
Union Europea, numero 556/89 de fecha 30 de noviembre de 1988, en su
artculo 1.7.5) describe los acuerdos puros de licencia de Know How,
sealando que se trata de aquellos por los que una empresa denominada
licenciante accede a comunicar el Know How con o sin la obligacin de
revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa denominada
licenciatario, para su explotacin en el territorio concedido.
A su vez en el mismo artculo 6 define los acuerdos mixtos de licencia de
Know How y de licencia de patentes como aquellos no exentos, en
concordancia con el Reglamento N 2.349/84, por los que se concede una
tecnologa constituida a la vez por elementos no patentados en uno o ms
estados miembros.
La Asociacin Internacional de Proteccin Jurdica Industrial concepta al
Know How como los conocimientos y experiencias de naturaleza tcnica,
comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la
prctica en la explotacin de una empresa o en el ejercicio de una profesin.
A lo expuesto, STUMPF comenta que tambin los contratos sobre inventos
para los cuales se ha solicitado la patente, pero que todava no han sido
revelados o publicados, tienen que considerarse contratos de Know How ; a
su vez agrega que mientras no se los haya revelado ni publicado, existe un
secreto que puede convertirse en objeto de un contrato de Know How y que
una vez revelado o publicado, el secreto es reemplazado por una proteccin
provisional que confiere el derecho de patente, entonces desde ese
momento el contrato de Know How queda transformado en un contrato de
licencia con un derecho de tutela provisional y luego posteriormente,
otorgada la patente se convierte en una licencia de patente.
Para nosotros, el Know How es un contrato atpico e innominado, mediante
el cual una persona jurdica o natural conviene con otra de similar
naturaleza, el otorgamiento de una frmula secreta de fabricacin o

elaboracin de algn artculo, a cambio de un precio y tiempo convenido.

Los conocimientos secretos que se transfieren son de orden industrial,
tecnolgico, entre otros.
Contenido del Know How
El Know How est compuesto por una serie de conocimientos tcnicos, stos
consistiran el lo siguiente:
Objetos: Piezas de prueba, modelos no registrados, instalaciones de
mecanizacin, inventos no patentados, aparatos, piezas singulares,
herramientas, etc.
Datos y antecedentes tcnicos: Dibujos, planos, frmulas, caculos, etc.
Instrucciones: Apuntes para la construccin, produccin o explotacin del
producto o de ser posible para la aplicacin del procedimiento de
fabricacin, a su vez experiencias de explotacin o recomendaciones de
ejecucin; frmulas tcnicas; explicaciones suplementarias concernientes a
una patente; indicaciones sobre la planificacin de trabajo; especificaciones
para construcciones, disposiciones para instalaciones de maquinas, ciclo de
una fabricacin; bancos de ensayos, dem condiciones que debe enmarcar
el personal, determinadas indicaciones referentes a la economa de
empresa. Cabe resaltar que el contrato de Know How comprende una
funcin econmica relevante, principalmente inmersa en la economicidad
de la explotacin.
4. Proteccin del Know How
La doctrina establece que el Know How no es una forma de derecho de
proteccin industrial, en razn a que no encierra las caractersticas de un
derecho exclusivo; sin embargo cabe resaltar que la Cmara Internacional
de Comercio incluye al Know How entre los derechos de proteccin
industrial, en virtud a que ha llegado a configurarse como un componente
importante de esos derechos.
NATURALEZA JURIDICA
En lo concerniente al Know How, existen diversas posisiones doctrniariasal
respecto; asi tenmos que para los alemanes KNOPPE y BOHME el contenido
de un contrato de Know How es tan diverso, que no se podran establecer
reglas fijas sobre cuales normas legales se enmarcan, por ende se tratara
de un contrato sui generis.
Para LUDECKE y FISCHER, el contrato de Know How es a fin en lneas
generales al de la compra - venta, por ende le seran aplicables las normas
concernientes a ste mas con algunas reservas.
GERICKE, citado por STUMPF, afirma que l contrato de Know How debe
aplicrsele la denominacin de contrato de licencia; al respecto cabe aclarar
que en lo referente a la naturaleza jurdica del contrato de licencia se

discute mucho, a su vez el contrato de licencia en la praxis ha adquirido un

significado determinado; mediante este contrato se adquiere el derecho de
poder utilizar una invencin que a su vez comprende un derecho protegido.
STUMPF afirma que los contratos de Know How fueron desarrollados por la
prctica. No han sido especialmente legislados. Su contenido puede asumir
formas diversas. Consecuentemente pueden ser tambin muy diversos los
elementos jurdicos que un contrato de esa especie contiene. Ocupan el
primer plano las cualidades correspondientes a los contrato de
compraventa, locacin de servicios, locacin de obra o sociedad, sin que sea
posible, de ordinario, encasillar el contrato dentro de un tipo determinado,
por ende habr que considerarlo, por lo comn como un contrato de sui
generis.
5. Elementos del Know How
Los elementos von que cuenta un contrato de Know How, pueden ser los
siguientes:
mbito Tcnico: Frmulas y recetas, clculos estticos, anotaciones sobre
trabajo de desarrollo realizados, tablas y resultados de validez general en su
aplicacin especial a un producto determinado, dibujos de construccin,
resultados ya actas de ensayo, listas de piezas, indicacin de a calidad del
material, dibujos parciales para subcontratistas, hojas de normas que
proporciones informacin sobre un trabajo de estandarizacin realizado,
adiestramiento de colaboradores de otra empresa, documentos
concerniente4s a trabajos de programacin, clculos de cantidades para
montaje a la intemperie, ndices alfabticos de aparatos, informes de
construccin, volmenes de lotes ptimos para piezas estandarizadas,
normas de recepcin y ensayos, documentos de fabricacin, dibujos, planes
de trabajo con indicacin de tiempo y tolerancias, comunicaciones de cabios
acontecidos en forma de mejoramientos continuos, hojas de normas que
proporcionan informacin sobre un trabajo de estandarizacin realizado,
indicacin de la calidad del material, etc.

mbito Mercantil: Adiestramiento de colaboradores, personal de otra

empresa, mtodos de publicidad, documentos concernientes a la
financiacin, documentos referentes a la venta y distribucin, documentos
concernientes a los trabajos de programacin en el mbito mercantil,
relativos referentes a la organizacin del establecimiento, fichero de
clientes, fichero de proveedores.
Diferencias y Similitudes del Know How con Otras Modalidades
Contractuales
El contrato de Know How enmarca una serie de diferencias y similitudes con
otras modalidades contractuales, a tal efecto expondremos las ms
relevantes.

Con el Contrato de Compraventa.- Tal cual STUMPF manifiesta, el

contrato de Know How mas se asemeja al contrato de compraventa que al
contrato de patente ello en razn a que en el ultimo trado a colacin, se
autoriza la utilizacin de un derecho protegido durante un determinado
lapso por lo general el de vigencia de derecho protegido, mientras que en el
contrato de Know How se transmite comnmente un secreteo que ha de
quedar a disposicin del beneficiario, sin que el otorgante tenga derecho a
reivindicacin alguna; esta modalidad es elegida asiduamente puesto que
es muy difcil prohibirle al beneficiario de Know How que lo contine
empleando una vez concluido el contrato. No existe suficiente control. El
licenciatario puede hacer copia de los modelos y documentos secretos que
el licenciante de Know How le haya otorgado, ello merced a la viabilidad
existente; puesto que no es fcil probar que el Know How transmitido una
vez expirado el contrato no se siga utilizando.
A lo expuesto cabe aclarar que el contrato de compraventa es dismil al del
Know How, ya que por medio del primero de los mencionados, tal cual se
halla estipulado en el art. 1529 de nuestro ordenamiento jurdico civil, el
vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y ste
a pagar su precio en dinero. En el Know How no se dan estos supuestos,
puesto que el otorgante de los conocimientos no los vende, sino mas bien
autoriza su empleo por un tiempo determinado y a cambio de un precio
convenido.
Con el contrato de Locacin de Servicios y de Locacin de Obra.- Si
bien existen en el contrato de Know How elementos del contrato de locacin
de obra, como por ejemplo cuando el licenciante del Know How se halla
obligado a enviar personal adiestrador e instructor a la empresa del
beneficiario, a fin los pueden capacitar, o asimismo si bien se establece que
sea el licenciatario quien envie personal suyo al establecimiento de
licenciante, a fin de que sean adiestrados, ello no significa que estas dos
modalidades equivalgan al Know How, a tal efecto cabe recordar que el
contrato de locacin de obra o contrato de obra, tal cual se halla
consagrado en el Cdigo Civil, articulo 1771, es aquel por el cual el
contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagar
una retribucin, a su vez en lo concerniente al contrato de locacin de
servicios el artculo 1764 de la norma en tratamiento establece que por esta
modalidad el locador se obliga sin estar subordinado al comitente, a
prestarles sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a
cambio de una retribucin. Sin embargo estos supuestos no se dan in strictu
sensu en el contrato de Know How, razn por la cual para nosotros existe
mucha diferencia entre ellos ms que similitud.
Con el contrato de Arrendamiento.- Cabe comentar que el contrato de
Know How es concertado a trmino, por ende se trata de un contrato de
tracto sucesivo; en tal sentido, una de las modalidades contractuales que
ms se asemeje al contrato de Know How es el de Arrendamiento, ello en
mrito a que el artculo 1666 del Cdigo Civil, establece que por el

arrendamiento, el
arrendador se obliga a ceder temporalmente al
arrendatario el uso de un bien por cierta venta convenida. Sin embargo
existe una diferencia sustancial entre estas dos modalidades contractuales,
ya que en el Know How el cedente o licenciante no pierde la posibilidad de
utilizar; salvo pacto en contrario, la tecnologa que transfiere en el contrato
y asimismo su obligacin no es poner a favor de licenciatario o cedido,
bienes muebles, servicios, etc. sino meramente es la transmisin de un
cumulo de conocimientos tcnicos de fabricacin o elaboracin de un tem.
Con el de Licencia de Patente.- Tanto en los contratos de Licencia de
Patente como en el de Know How existe transferencia de tecnologa, sin
embargo la diferencia singular radica en que en el primero de los citados el
objeto del contrato es una patente registrada y protegida por la ley, cuya
existencia no es un secreto, merced al rasgo distintivo de la publicidad que
enmarca el Registro de Marcas y Patentes, puesto que estos supuestos no
se dan cuando se trata de Know How ya que el conocimiento secreto de
fabricacin o elaboracin de algn artculo nos e halla registrado, por ende
es secreto.
Con el contrato de Asistencia Tcnica.- Algunos autores afirman que el
contrato de Know How es similar al contrato de asistencia tcnica, sin
embargo en la actualidad esta teora ha sido contradicha en su totalidad,
puesto que en principio el carcter secreto del Know How, no existe en el
contrato de asistencia tcnica; sin embargo ello no es bice para que en el
contrato de Know How exista como obligacin la asistencia tcnica por parte
del licenciante de Know How a favor del licenciatario.
Partes Contratantes.- El contrato de Know How es un contrato bilateral en
razn al nmero de partes contratantes, a su vez es sinalagmtico en
funcin a las prestaciones reciprocas existentes. Las partes son, por un lado
el titular de los conocimientos secretos de fabricacin o elaboracin de
algn producto, el cual se denominara transfiriente o licenciante de Know
How, esta parte puede estar encarnada bien sea en persona jurdica o
natural; la contraparte contratante se denomina usuario o licenciatario de
Know How, esta har uso de los conocimientos transferidos por el titular de
los mismos, a su vez cabe comentar que el usuario puede ser persona
natural o jurdica.
2.3 Derechos y Obligaciones de las Partes Contratantes
2.3.1 Derechos del Transferente o Licenciante de Know How
El principal derecho que tiene esta parte, es el de percibir una
contraprestacin pecuniaria por parte del licenciatario, ello en mrito al
cumulo de conocimientos transferidos en uso a ste. Otro derecho esencial
que enmarca el licenciante, es el de supervisar el fiel cumplimiento de las
clusulas del contrato suscrito.
Obligaciones de transfiriente o licenciatario de know how:

1. La principal obligaciones de otorgar el know how a tal efecto

licenciane de know, deber transferir conocimientos tcnicos, moldes
o avances que constituye en s el objeto e implica la entrega de
frmulas, objetos, herramientas, manuales, moldes, documento de
fabricacin informes de construccin o elaboracin de memorias,
proyectos, instrucciones complementarias.
2. otro de los posibles obligaciones que pueden estar enmarcadas en el
contrato aunque poco frecuente, es la garanta de resultados, ella
naturalmente se hallaran incursa en la clusula, en esta el
licenciatario garantiza el aumento de la produccin y de ventas por
parte del licenciatario a consecuencia de que adquiere.
3. otras obligaciones que podra estar enmarcada en el contrato know
how es el de asistencia tcnica de parte licenciante a favor del
licenciatario, ello en merito a lo complejo que resulte algunas veces la
transmisin de conocimientos secretos fabricacin o elaboracin de
algn tem ello naturalmente en razn a que una empresa
constelaciones ortodoxa e inadecuadas difcilmente podr ceirse a
unos medios de produccin innovadores de alta tecnologa, basados
en la experiencia de otra empresa generalmente extranjera; lo citado
importa a su vez envo de personal tcnico especializado con el fin de
efectuar las trasformaciones procuradas.
4. En el contrato de know how es posible insertar una clusula de
exclusividad, efecto de licenciatario podr exigir de parte de
licenciante, a no contratar a un tercero, con el animus de transmitirle
y autoriza el uso know how. Ello se denomina un aplauso de licencia
nica. Utilidad significa que ningn tercero podra explotar va dicho
knoww how dentro de una determinada circunscripcin territorial, sin
embargo cabe aclarar que la clusula de exclusividad no es un
elemento know how en tal sentido no se halla expresamente
establecida en el contrato, no se etendera implcita su existencia.
5. Asimismo se pueden poner como obligacin lo que en Norteamrica
se denomina tying arrangements ello constrie al licenciantes a
proporcionarle al licenciatario mterias primas, equipos o servicios
bien sean los suyos o de un tercero designado anticipadamente. Ello
no es elemento esencial del contrato know how as mismo debe
tenerse en cuenta que este tipo de acuerdo se halla prohibido para
aquellos negocios en los cuales el licenciante es extranjero, tal cual
se hall patentizado en la decisin 291 concerniente a la importacin
extranjera.
OBLIGACIONES DE LICENCIATARIO:
Las principales son las siguientes:
1. la principal obligacin que tiene el licenciatario radica en pagos que
deber efectuar a licenciante por los conocimientos cedidos, este
pago se puede resumir en diversos modos, las dos modalidades ms
comunes son: el pago total en un solo bloque conocido en ingls
como los forfeits o travs de regalas (royalties) generalmente

mensuales deducido de las utilidades que genere a favor del

beneficio (licenciante) dicha suma sern depositados la cuenta
bancaria del licenciante, la cual es fijada anteladamente. En cuanto al
porcentaje ello queda sujeto a la liberalidad de las partes.
2. otra de las obligaciones que tiene el licenciatario es la de guardar los
conocimientos transferidos, ello deber estar estipulado en el
contrato naturalmente si se divulgara esos estara desnaturalizando
el contrato know how; a su vez de comentar que los contratos son ley
para las partes y es obligatorio su cumplimiento (pacta sunt
servanda), obviamente siempre y cuando no se contravenga el orden
pblico ni las buenas costumbres (concordando con los artculos V del
ttulo preliminar del codigo civil, artculo 140, 219 y 1354 del
mismo texto legal).
3. Una de las relevantes obligaciones que enmarca el licenciatario
radica en la devolucin de los conocimientos cedidos por parte de
licenciante y a ello cabo de conclusin del contrato, asimismo durante
la vigencia del contrato encendido est en la obligacin de comunicar
al licenciante las ventajas o perfeccionamiento que el empleo del
know how le ha generado, a esta clusula anglosajones la denominan
grant back. Lo citado consiste en la comunicacin que efectuara el
usuario de todas las mejoras y modificaciones que requiera el know
how, cabe comentar con esta clusula debe estar expresada en el
contrato, ya no es elemento esencial del know how. Es menester
precisar que el contrato know how, cuando el licenciante es
extranjero, tal cual as Arias Schreiber nos expone, la decisin 291 del
acuerdo Cartagena (rgimen comn de tratamiento de los capitales
extranjeros y sobre marcas, patentes licencias y regalas). Prohbe en
esta clase de acuerdos. A tales efecto de artculo 14 de la decisin
291 prohbe las siguientes clausulas:
obligacin del licenciatario de transferir a licenciante los
inventos o mejoras obtenidos con el uso de la tecnologa del
know how.
obligacin a pagar regalas por patentes o marcas no utilizadas
o vencidas
cualquier limitacin a la exportacin de productos elaborados
en base a la tecnologa respectiva; cabe resaltar que en
concerniente a esta limitacin, cabe la posibilidad que pueda
dispensarse en casos excepcionales y anteladamente
calificados por el organismo nacional ad-hoc.
obligacin del licenciatario de adquirir bienes, tecnologas o
productos de una fuente determinada, o de utilizar
permanentemente personal indicado por el licenciado.
Establecimiento del derecho, por parte de licenciante fijar los
precios de la venta o reventa de los productos elaborados en
razn de tecnologa respectiva.
Restricciones al volumen y estructuracin de la produccin.

Prohben por emplear tecnologas competidoras.

4. el licenciatario est obligado a facilitarle las labores de la supervisin
que realiza el licenciante, a fin de verificar si estn cumpliendo con
las clusulas del contrato a su vez con la finalidad del cual el control
de la calidad del producto respectivo.
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO KNOW HOW:
Las caractersticas peculiares del contrato know how son las siguientes:
El know es contrato principal, en razn en su autonoma e independencia
ya que para existir no depende de otros contratos.
Es un contrato atpico puesto que no cuenta con una norma propia que
regule los derechos y las obligaciones de las partes contratantes; a tal
efecto cabe remitirse en principio la autonoma de la voluntad de las
partes, teniendo siempre en cuenta las limitaciones establecidas en
nuestro ordenamiento jurdico (artculo V del ttulo preliminar del cdigo
civil, a su vez las normas concordantes establecidos en los artculos 140
219 1354 del mismo texto legal) en segundo lugar acudiremos a las
normas supletorias, tratndose de nuestro pas a las establecidas en la
seccin primera del libro VII de nuestro ordenamiento sustantivo (artculo
1353 del Cdigo Civil) y, en tercer lugar, respetando la prelacin
descendente a los usos y costumbres de la contratacin en general. Es
innominado. Ello en virtud de no contar con un nomen iuris, es decir,
denominacin jurdica nica.
. Es un contrato exclusivo. Porque no es posible generar subcontrataciones.
Es un contrato moderno. Ello en razn a los pocos aos de aplicacin
que tiene en nuestro pas esta modalidad, sobre todo con dicha
denominacin.
Es un contrato bilateral. La razn es el nmero de partes contratantes.
Es una modalidad contractual sinalagmtica. Ello en funcin a la
existencia de prestaciones recprocas y porque el licenciatario se obliga
al uso y explotacin del know how; por su parte, el licenciante se obliga a
proporcionarle los conocimientos necesarios.
Es un contrato oneroso. Puesto que los derechos estn representados
por los conocidos royalties (regalas) y/o forfeits (pago en una sola
armada).
El know how enmarca conocimientos vinculados con frmulas o
procedimientos secretos industriales y/o comerciales.
Los conocimientos transferidos va know how estn constituidos por un
valor de orden econmico.

 Es un contrato consensual. Se perfecciona con el consentimiento de las

partes contratantes. Si bien por seguridad jurdica se celebra por escrito,
ello no desvirta la consensualidad del mismo, ya que ste no se
configura en un requisito sine qua non, puesto que estamos hablando de
un contrato ad probationem. Si el licenciante es extranjero debemos
remitirnos a la Decisin 291, la cual obliga la literalidad del contrato
establecindose que ste debe constar por escrito y deber a su vez
registrarse en el organismo competente del pas donde se celebra el
acuerdo. Tratndose de Per, dicho organismo es INDECOPI,
especficamente la Oficina de Signos Distintivos y Transferencia de
Tecnologa Extranjera.
Es un contrato constitutivo. Ello en razn a la constitucin de derechos
y obligaciones para las partes contratantes, lo cual significa que se trata
de un contrato primigenio.
Es un contrato de naturaleza eminentemente mercantil.
El contrato de know how puede ser de tracto sucesivo. Ello si las
prestaciones del licenciatario son peridicas (royalties) y/o sern de
ejecucin instantnea si se patentizan en un pago nico (forfaits).
El know how se configura en un contrato conmutativo. Puesto que
desde el momento de la celebracin del mismo las partes ya conocen los
beneficios y posibles sacrificios que pudieran importar.
Idioma del contrato. Los contratos celebrados entre partes de distinta
nacionalidad generalmente son redactados en dos idiomas. Teniendo en
cuenta la dificultad que representa la traduccin de esos documentos a
otros idiomas, existe el peligro de que el documento sea mal
interpretado; por tanto, es importante establecer cul de las dos
versiones ser la determinante. Las partes deben ser muy diligentes en
la correcta traduccin, debiendo encomendarse dicha labor a un
traductor id- neo puesto que en la praxis, de existir alguna controversia,
un juez extranjero considerar en primer lugar la versin que est
redactada en su propia lengua.
Duracin del contrato. El contrato de know how puede tener duracin
determinada o indeterminada, dependiendo al acuerdo al que hayan
arribado las partes interesadas en l. Conclusin del contrato. El
contrato de know how puede concluir por diversas causas:
Por haberse cumplido el trmino de duracin. Si ya se ha cumplido e l
plazo estipulado por las partes contratantes, el licenciatario debera dejar
aplicar los conocimientos transferidos por el licenciante, obligndose a
su devolucin por lo mismo que el know how tiene el objetivo de una
transferencia en uso, mas no en propiedad. En caso que no haberse
estipulado un plazo determinado y si se tratara de un contrato de tracto
sucesivo nos remitiremos a lo dispuesto por el artculo 1365 del Cdigo
Civil Peruano59, el cual ad pdem litterae establece que en los contratos

de ejecucin El artculo 1365 indica: En los contratos de ejecucin

continuada que no tengan plazo convencional o legal determinado,
cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo
remitido por la va notarial con una anticipacin no menor de treinta
das. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de
pleno derecho.
Por rescisin o resolucin. Estas modalidades de conclusin o
terminacin del contrato de know how nos llevan a recurrir al Cdigo
Civil, artculo 1370 que seala: La rescisin deja sin efecto un contrato
por causal existente al momento de celebrarlo y el artculo 1371 que
indica: La resolucin deja sin efecto un contrato vlido por causal
sobreviniente a su celebracin. El primer artculo expone que la
rescisin deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de
celebrarlo; el segundo numeral establece que la resolucin deja sin
efecto un contrato vlido por causal sobreviniente a su celebracin. Es
de comentar que a lo expuesto le es aplicable a su vez lo estipulado en
los numerales 1428 (resolucin del contrato por incumplimiento) y
siguientes de nuestro Cdigo Civil en lo que respecta al incumplimiento o
imposibilidad de la prestacin (resolucin); asimismo el artculo 1447 y
siguientes relacionados a la rescisin por lesin.
Nulidad o anulabilidad del contrato. El know how, a su vez, puede
terminar por nulidad o por anulabilidad del mismo; en ese sentido, nos
remitiremos al Cdigo Civil peruano a los artculo 219 que se refiere a la
nulidad del acto jurdico, y 221, que se refiere a las causales de
anulabilidad
1. cuando falta la manifestacin de voluntad de la gente
2. cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz salvo
lo dispuesto en el artculo 1358.
3. cuando su objeto sea fsica o jurdicamente imposible o cuando sea
indeterminablemente.
4. cuando su fin sea lcito
5. cuando adolezca una simulacin absoluta
6. cuando no revista la forma prescrita bajo sancin de nulidad
7. cuando la ley lo declara nulo
8. en el caso del articulo V de titulo preliminar, salvo que la ley
establesca la sancin diversa.
El art. 221, libro II del codigo civil, patentizada que el acto jurdico
(contrato) es anulable.
1. Por incapacidad relativa vigente
2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidacin.
3. por simulacin cuando el acto real que lo contiene perjudica el
derecho de tercero.

Recomendaciones:

1. por ahora no deba legislarse el franching, pues hacerlo limitara

idonea aplicacin. Ningn pas del mundo tienen una normatividad
especfica para ese contrato; slo algunos lo han tratado de regular
respecto de la competencia desleal y de los derechos de la propiedad
intelectual.
2. es recomendable dejar la autonoma de la voluntad de las partes
contratantes la regulacin del conjunto de derechos y oligaciones, as
como el acondicionamiento estructural del franchinsing, siempre y
cuando no se desborde el marco genrico contractual
3. diversificar las publicaciones referidas franchinsing en nuestro pas
puesto que no existe mucha bibliografa especfica al respecto.
4. todo ello es posible tomando con paradigma la bibliografa extranjera
que en su caso podra ser aplicable a nuestra realidad
socioeconmica.
5. en estas modalidades contractuales han tpicas en nominadas poco
difundida, como el franchising deben ser tratadas ms profusamente
en pregrado y posgrado de derecho ello permitir ampliar su
conocimiento y aplicacin.
6. en este sentido deber insertarse en la currcula de estudio
preferentemente en curso especfico lo que podra denominarse
contratos empresariales u otros trminos ad hoc.
7. finalmente recomendaremos tambin organizar en nuestro pas
exposiciones seminarios conferencias y otras actividades de orden
nacional e internacional sobre franchinsing ampliando en
conocimiento y difusin de este contrato.
8.